HvJ EU, 23 maart 2010, gevoegde zaken C-236/08, C-237/08, C-238/08, Google tegen resp. Louis Vuitton c.s., Viaticum c.s. & CNRRH c.s. (verzoek om een prejudiciële beslissing, cour de Cassation (Frankrijk).

Merkenrecht. Langverwacht adwords-arrest. Begrip „gebruik” van het merk. Adverteerders mogen niet aan de hand van Adwords door Google advertenties laten weergeven die het voor internetgebruikers onmogelijk maken om gemakkelijk te begrijpen van welke onderneming de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn. Google maakt geen inbreuk op het merkenrecht door adverteerders de mogelijkheid te bieden, te betalen voor trefwoorden die overeenkomen met merken van hun concurrenten.

1) Artikel 5, lid 1, sub a, van de [Merkenrichtlijn] en artikel 9, lid 1, sub a, van [de Merkenverordening] moeten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk gerechtigd is een adverteerder te verbieden om op basis van een trefwoord dat gelijk is aan dat merk en dat door die adverteerder zonder toestemming van deze houder is geselecteerd in het kader van een zoekmachineadvertentiedienst op internet, reclame te maken voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk ingeschreven is, wanneer die reclame het voor de gemiddelde internetgebruiker onmogelijk of moeilijk maakt om te weten of de waren of diensten waarop de advertentie betrekking heeft, afkomstig zijn van de merkhouder of een economisch met hem verbonden onderneming, dan wel, integendeel, van een derde.

2) De verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet die een teken dat gelijk is aan een merk, als trefwoord opslaat en op basis daarvan voor de weergave van advertenties zorgt, maakt geen gebruik van dat teken in de zin van artikel 5, leden 1 en 2, van richtlijn 89/104 of artikel 9, lid 1, van verordening nr. 40/94.

3) Artikel 14 van de [richtlijn inzake elektronische handel] moet aldus worden uitgelegd dat de daarin genoemde regel geldt voor de verlener van een zoekmachineadvertentiedienst op internet wanneer die dienstverlener geen actieve rol heeft gehad waardoor hij kennis heeft van of controle heeft over de opgeslagen gegevens. Indien dat het geval is, kan de dienstverlener niet aansprakelijk worden gesteld voor de gegevens die hij op verzoek van een adverteerder heeft opgeslagen, tenzij hij niet snel die gegevens verwijdert of de toegang daartoe onmogelijk maakt nadat hij kennis heeft gekregen van het onwettige karakter van die gegevens of van activiteiten van die adverteerder.

Lees het arrest hier. Persbericht HvJ hier.

Op andere blogs:
DomJur

Gerechtshof Arnhem, 8 december 2009, LJN: BL8302, Joop! GmbH, Jill Sander A.G. c.s. tegen Geïntimeerden

Merkenrecht. Hof vernietigt de vonnissen waarvan beroep (Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 1 oktober 2003 en 21 juli 2004) Parallelimport. Beoordeling uitputtingsverweer. Beoordeling toewijsbaarheid vorderingen na verwerping uitputtingsverweer. Eerst even heel kort.

3.5 Het hof acht hetgeen [geïntimeerden] hebben aangevoerd onvoldoende concreet om met hen te kunnen spreken van een reëel gevaar, en dus niet slechts van een theoretische mogelijkheid, dat de nationale markten worden afgeschermd. (...)

3.7 Het slagen van deze grieven brengt mee dat het door de rechtbank gehonoreerde uitputtingsverweer van [geïntimeerden] als onbewezen moet worden verworpen. Daarmee staat de door Lancaster c.s. gestelde en door Uijtwillegen c.s. verder niet, althans niet met terzake doende, voldoende onderbouwde argumenten, bestreden merkinbreuk ten aanzien van de op 27 oktober 2000 in conservatoir beslag genomen produkten vast. (...)

Lees het arrest hier. 

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 maart 2010, KG ZA 10-225, Room Seven B.V. tegen Blokker B.V.

Auteursrecht. Dessins. Room Seven stelt dat Blokker met een op o.a. poefen, fietstassen en zadelhoezen afgebeeld dessin van rozen met witte stippen inbreuk maakt op de aan Room Seven toekomende auteursrechten op het dessin Polka Red Rose (afbeelding links). Vorderingen toegewezen. Geen sprake van een stijlbescherming, ook 'binnen dezelfde stijl zijn er vele verschillende manieren waarop je een roosdessin kunt vormgeven en zijn op zeer veel punten creatieve keuzes mogelijk.' Dezelfde totaalindruk, ontlening aangenomen.

Auteursrechthebbende: 4.4. (…) Wat er ook zij van het mogelijke knip-en-plak-werk, niet gemotiveerd gesteld is dat dit zou zijn gebeurd uit werk van een ander dan Elsa Bakker-Godaert zelf in het kader van haar ontwerpwerkzaamheden. De voorzieningenrechter ziet voorshands geen aanleiding te twijfelen aan de juistheid van haar verklaring. Als onweersproken staat voorts vast dat Room Seven de print als van haar afkomstig, namelijk met de vermelding: ‘Copyright 2007 Room Seven B.V.’, voor het eerst openbaar gemaakt heeft in februari 2007 in de brochure van haar zomercollectie.

Stijl / creatieve keuzes: 4.7. De voorzieningenrechter oordeelt daarover als volgt. Aan Blokker kan worden nagegeven dat het gebruik van de afbeelding van een roos een ieder vrij staat, evenals het gebruik van de Polka dot (een effen achtergrond met witte stippen). De specifieke combinatie van de kenmerkende elementen, zoals in de Polka Red Rose print, kan echter wel als een oorspronkelijk werk worden aangemerkt dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. Uit de door Blokker overgelegde voorbeelden – waarvan overigens degene die in dezelfde stijl als de Polka Red Rose print zijn uitgevoerd vrijwel allemaal dateren van na februari 2007 – blijkt dat er vele verschillende manieren zijn waarop je een roosdessin – ook binnen dezelfde stijl – kunt vormgeven en dat op zeer veel punten creatieve keuzes mogelijk zijn en door de maker van de Polka Red Rose print ook zijn gemaakt. Daarbij merkt de voorzieningenrechter op dat Room Seven zich niet op het standpunt stelt dat de roosdessins in dezelfde stijl inbreuk zouden maken op haar auteursrecht, maar slechts bezwaar maakt tegen het overnemen van de combinatie van auteursrechtelijk beschermde trekken uit de Polka Red Rose print in de door Blokker gebruikte dessins. De stelling dat het oordeel dat de door Blokker toegepaste dessins inbreuk maken op de print van Room Seven zou neerkomen op stijlbescherming, zoals door Blokker is aangevoerd, wijst de voorzieningenrechter dan ook van de hand.

Totaalindruk: 4.9. In de dessins die Blokker heeft gebruikt voor haar poef, reistas en portemonnee zijn alle hiervoor genoemde auteursrechtelijk beschermde trekken terug te vinden. Opvallend is de identieke positionering van de bladeren en de flankerende rode bloemen, het gebruik van de niet natuurgetrouwe kleur blauw voor enkele van de buitenste bladeren rond het flankerende groepje rode bloemen, alsmede de bruin weergegeven nerven aan de basis van enkele bladeren. Ook de accenten en schaduwen in de roos zijn op dezelfde manier in de roos van Blokker te herkennen. Voorts is ook het niet aanstonds voor de hand liggende en pas bij nadere bestudering herkenbare patroon op exact dezelfde wijze terug te vinden in het door Blokker gebruikte dessin. Het resultaat is dat de totaalindruk die de dessins wekken naar het voorlopige oordeel van de voorzieningenrechter dezelfde is.

Ontlening: 4.12. Gelet op de mate van overeenstemming tussen de door Blokker gebruikte dessins en de Polka Red Rose print van Room Seven moet voorshands worden aangenomen dat de dessins van Blokker niet door haar of een derde zijn ontworpen, maar zijn ontleend aan de Polka Red Rose print. Blokker heeft daar nog tegenin gebracht dat Von Hebel de dessins zelf zou hebben ontworpen, maar dat standpunt wordt verworpen. Uit haar verklaring blijkt veeleer dat Von Hebel de dessins níet zelf heeft ontworpen, maar dat zij deze heeft uitgezocht bij een leverancier en op een polka dot achtergrond heeft laten plaatsen. Von Hebel heeft ter zitting benadrukt dat zij de Polka Red Rose print van Room Seven niet kende. Wat daarvan zij, ook als dat zo zou zijn staat dat niet in de weg aan het aannemen van ontlening (door de leverancier van Blokker) en het opkomen tegen de verhandeling van de producten waarvoor de ontleende dessins zijn gebruikt door Room Seven op grond van het haar toekomende auteursrecht op de Polka Red Rose print. Blokker heeft ook niet op andere wijze aannemelijk kunnen maken dat van ontlening door Blokker of haar leverancier geen sprake zou zijn, bijvoorbeeld door middel van stukken waaruit zou kunnen worden afgeleid dat de leverancier van Blokker de dessins zelf heeft ontworpen, voordat de Polka Red Rose print op de markt is gekomen. 

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 maart 2010, KG ZA 10-234, Burg Realisation c.s. tegen Vis (met dank aan Hemke de Weijs, Nysingh) 

Nog even heel kort voor het weekend. Modellenrecht (geldig ongeregistreerd Gemeenschapsmodel) Stukgelopen samenwerking m.b.t. De Burg Watchphone, een te customizen telefoonhorloge. Vorderingen toegewezen.  

4.15. Voor zover Vis c.s. heeft bedoeld te stellen dat het C.  door Van den B. c.s. is toegestaan nog een kleine partij zwarte en witte oorspronkelijke Burg Watchphones uit te verkopen, geldt dat dit haar, althans Vis c.s., niet het recht geeft de vormgeving van die producten aldus te wijzigen dat in plaats van het teken BURG op de wijzerplaat het logo van Dutch Q wordt geplaatst en bedoelde producten als Dutch Q horloges, ook in andere kleuren (vgl. r.o. 2.1 3. m 2.14), ter verkoop aan te bieden.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 19 maart 2010, LJN: BL8075, Eiseres c.s. tegen De Auteur en Uitgeverij Prometheus. 

Portretrecht. Mediarecht. Vorderingen van Nina B. tot rectificatie van de over haar verschenen biografie afgewezen. Nina Brink kan zich niet kan verzetten tegen het gebruik van haar portret op de cover. Nina Brink is een bekende persoon en op de cover van een biografie, ook wanneer die niet is geautoriseerd, staat nagenoeg altijd een portret van de hoofdpersoon. Hierbij is in aanmerking genomen dat de desbetreffende foto van Nina Brink eerder is gepubliceerd op de voorpagina van De Volkskrant, op de dag van de beursgang van World Online. 

Betreffende de inhoud heeft de auteur van de biografie, binnen de beperkingen van het kort geding, vooralsnog aannemelijk gemaakt over voldoende bronnenmateriaal te beschikken om de beschuldigingen te kunnen onderbouwen. Een en ander moet verder worden uitgezocht in de bodemprocedure. Een passage in het boek over de dochter van Nina Brink is wel als onrechtmatig aangemerkt.

4.17.  Eisers vorderen tot slot een verbod het desbetreffende portret van [eiseres] te gebruiken op de cover van het boek en ten behoeve van promotionele activiteiten rondom het boek. Ter zitting hebben zij hun vordering beperkt (zie 3.2) in die zin dat alleen de foto van [eiseres] die thans op de cover staat dient te worden verboden. Eisers hebben echter nagelaten te onderbouwen waarom nu juist deze foto dient te worden verboden, terwijl niet in debat is dat het gedaagden wel is toegestaan een ander portret van [eiseres] op de cover te plaatsen. Dit staat reeds aan toewijzing van deze vordering in de weg. Overigens kan niet worden gezegd dat [eiseres] een redelijk belang heeft als bedoeld in artikel 21 Auteurswet om zich te verzetten tegen openbaarmaking van het desbetreffende portret. [eiseres] kan als een ‘public figure’ worden aangemerkt. Op een biografie – ook wanneer die ongeautoriseerd is – is een portret van de hoofdpersoon gebruikelijk en functioneel. De desbetreffende foto heeft bovendien in het verleden op de voorpagina gestaan van De Volkskrant en niet weersproken is dat die krant in een oplage van 300.000 stuks is verspreid. Tot slot kan niet worden gezegd dat [eiseres] in dit geval beschikt over “verzilverbare populariteit” op grond waarvan zij zich tegen gebruikmaking van haar portret op het boek zou kunnen verzetten. Met het portret op de cover van het boek wordt in eerste instantie beoogd onmiddellijk aan te geven over wie het boek gaat.

Lees het vonnis hier op rechtspraak.nl (met gelijktijdige dank aan Matthijs Kaaks, Boekx en Arnout Groen, Klos Morel Vos & Schaap).

Gerecht EU, 19 maart 2010, zaak T-427/07, Mirto Corporación Empresarial, tegen OHIM / Maglificio Barbara Srl

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag beeldmerk Mirtillino op grond van ouder Gemeenschapswoordmerk en nationale beeldmerken MIRTO (kleding). Oppositie afgewezen, geen verwarringsgevaar.

80. Dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a examiné séparément la situation en Italie où les signes en conflit auraient une signification, en Espagne où la marque antérieure MIRTO aurait une signification et où elle serait notoirement connue, et dans le reste de la Communauté où ces signes n’auraient pas de signification et où ladite marque antérieure ne serait pas notoirement connue. En ce qui concerne chacune de ces trois situations, la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit et a ainsi rejeté l’opposition dans sa totalité.

81. Ces conclusions de la chambre de recours doivent être approuvées. En effet, il convient de considérer que les importantes différences entre les signes en conflit écartent tout risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, nonobstant l’identité ou la similitude des produits visés, et cela indépendamment du fait que le public pertinent a un niveau d’attention raisonnable pour certains produits et élevé pour d’autres (voir point 42 ci-dessus).

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 18 maart 2010, KG ZA 10-286 P/MB, Lava B.V. tegen Volcano Advertising  (met dank aan Anne Voerman, Boekx Advocaten)

Merkenrecht. Geschil tussen grafisch ontwerpbureau Lava en reclame adviesbureau Volcano.Lava is houdster van een woordmerk LAVA en een beeldmerk van een actieve vulkaan (vormgeving, advertentiebemiddeling en reclame). Volcano gebruikt een logo van een actieve vulkaan. Volcano heeft in de zomer 2009 een weblog gelanceerd met de naam Lavalab. Volcano geeft ook een magazine uit, genaamd ‘Eruptie’.

De verbodsvordering op het gebruik van het logo en de naam Lavalab wordt toegewezen, de verbodsvorderingen m.b.t. de naam Volcano en overige logo’s/afbeeldingen worden afgewezen De begripsmatige overeenstemming is volgens de Voorzieningenrechter onvoldoende om verwarringsgevaar aan te nemen en “monopolisering van ‘het vulkaan concept' gaat echter veel te ver”. Proceskosten gecompenseerd.

4.6. Met Lava c.s. is de voorzieningenrechter van oordeel dat het logo van Volcano (afbeelding 2) en de hantering van de aanduiding 'lavalab' inbreuk maken op (respectievelijk) het beeldmerk van Lava c.s. en het woordmerk Lava, op grond van artikel 2:20 lid 1 onder b BVIE, Voor wat betreft het beeldmerk heeft Lava c.s. terecht geweten op de grote mate van overeenstemming tussen beide afbeeldingen, met name op de volgende punten: - de grafische weergave van een vulkaan door één vloeiende lijn;
- het gebruik van een simplistisch grafisch element boven de vulkaan als verwijzing
dat het een actieve vulkaan betreft; - het gebruik van de oranje kleur;
- een ronde, althans ovale vorm, waarin de (actieve) vulkaan besloten ligt.
Ook de benaming Lavalab stemt overeen met het woordmerk Lava, De toevoeging
van het beschrijvende woord lab, dat over het algemeen zal worden opgevat als 'laboratorium' is daarbij van ondergeschikte betekenis. (…) Een veroordeling van Volcano om het gebruik van deze aanduidingen te staken en gestaakt te houden, ook op het briefpapier en de visitekaartjes, is dan ook geboden.

4.9: “Voorop staat dat ‘lava’ en ‘volcano’ (het engelse woord voor vulkaan) niet dezelfde betekenis hebben. De enkele omstandigheid dat een relatie bestaat tussen lava en een (actieve) vulkaan, is onvoldoende om begripsmatige overeenstemming aan te nemen. Voor zover sprake zou zijn van enige begripsmatige associatie, weegt deze niet op tegen de sterke auditieve (woordmerk) en visuele (beeldmerk) verschillen tussen de merken van Lava c.s. en de aanduidingen van Volcano, zoals Volcano terecht heeft aangevoerd.

(…) Het volgen van het standpunt van Lava c,s. zou er bovendien toe leiden dat Volcano geen enkele afbeelding van een actieve vulkaan meer zou mogen gebruiken en/of niet meer naar de vulkaan als metafoor voor 'creatieve uitbarstingen' zou mogen verwijzen. Een dergelijke monopolisering van ‘het vulkaan concept' gaat echter veel te ver en gaat de bescherming van de merken van Lava c.s. te buiten. Artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE. biedt dan ook in dit geval geen grond om Volcano het gebruik van deze naam en van afbeeldingen van actieve vulkanen te verbieden.

Lees het vonnis hier.

Gerecht EU, 18 maart 2010, zaak T-9/07, Grupo Promer Mon Graphic, SA tegen OHIM / PepsiCo, Inc

Modellenrecht. Eerste beroepszaak gemeenschapsmodellen. Nietigheidsprocedure tegen ingeschreven gemeenschapsmodel dat cirkelvormige reclamedrager weergeeft “reclamedrager voor spellen” o.g.v. ouder gemeenschapsmodel “metalen schijfje voor spellen”. Anders dan OHIM concludeert het Gerecht dat, ondanks de beperkte vrijheid van de ontwerper,  de modellen geen andere algemene indruk wekken bij de geïnformeerde gebruiker (kinderen van 5 à 10 jaar of een marketingdirecteur). Begrip ‚strijdigheid’. Geïnformeerde gebruiker. Mate van vrijheid van ontwerper.

Strijdigheid: 48. Aangezien het begrip „strijdig” in verordening nr. 6/2002 als zodanig niet is gedefinieerd, dient het te worden verduidelijkt. In de punten 14 en 15 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep – evenals de nietigheidsafdeling – geoordeeld dat sprake is van strijdigheid tussen twee modellen wanneer zij eenzelfde algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker wekken en dat dienaangaande rekening moet worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het betwiste model.

49. Met het oog op de uitlegging van artikel 25, lid 1, sub d, van verordening nr. 6/2002 moet eraan worden herinnerd dat overeenkomstig artikel 10 van verordening nr. 6/2002 – wanneer het om een gemeenschapsmodel gaat – en overeenkomstig artikel 9 van richtlijn 98/71 – wanneer het om een in een lidstaat ingeschreven model gaat – de door een model verleende bescherming elk model omvat dat bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt, en dat bij de beoordeling van de draagwijdte van deze bescherming rekening moet worden gehouden met de mate van vrijheid van de ontwerper bij de ontwikkeling van het model.

Geïnformeerde gebruiker: 64 . De kamer van beroep heeft in de punten 16 en 17 van de bestreden beslissing op goede gronden geoordeeld, dat de geïnformeerde gebruiker een kind van ongeveer vijf à tien jaar oud kan zijn of de marketingdirecteur van een onderneming die voortbrengselen vervaardigt waarvoor reclame wordt gemaakt door „pogs”, „rappers” of „tazos” aan te bieden. Uit de definitie van de geïnformeerde gebruiker, zoals die in punt 62 supra is gepreciseerd, vloeit immers voort dat, gelet op het feit dat de voortbrengselen waarop het betwiste model zal worden toegepast, „pogs”, „rappers” of „tazos” zijn, er in casu van moet worden uitgegaan dat de geïnformeerde gebruiker een bepaalde kennis van de stand van de techniek inzake deze voortbrengselen heeft. Aangezien het om stukken speelgoed gaat die meer bepaald voor kinderen bestemd zijn, kan deze gebruiker, zoals de kamer van beroep in de bestreden beslissing heeft aangegeven, dan ook een kind van ongeveer vijf à tien jaar oud zijn, hetgeen het BHIM noch interveniënte betwist. Aangezien het evenwel ook om een reclameartikel gaat, kan de geïnformeerde gebruiker in casu eveneens de marketingdirecteur zijn van een onderneming die dit soort voortbrengselen gebruikt om haar eigen producten te promoten.

Mate van vrijheid van ontwerper:  68.In punt 18 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep verklaard dat alle in casu onderzochte „rappers” of „tazos” platte of lichtelijk bolle kleine schijfjes waren, in plastic of in metaal. In punt 20 van deze beslissing heeft zij hieruit afgeleid dat de vrijheid waarover de met het ontwerp van een dergelijk voortbrengsel belaste ontwerper beschikte, „sterk beperkt” was, aangezien voor dit type voortbrengsel „het paradigma louter een platte of bijna platte kleine schijf zal zijn, waarop afbeeldingen in kleur kunnen worden gedrukt en die in het midden dikwijls bol is, waardoor een geluid wordt geproduceerd wanneer een kind met zijn vinger op het middelpunt van de schijf duwt”, waarbij moet worden aangetekend dat „een ‚rapper’ zonder deze kenmerken weinig kans heeft om op de markt te worden aanvaard”.

70. Derhalve moet worden geconcludeerd dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing terecht heeft geoordeeld dat, op de datum van de voorrang waarop voor het betwiste model aanspraak wordt gemaakt, de vrijheid van de ontwerper „sterk beperkt” was, aangezien deze de voormelde gemeenschappelijke kenmerken in zijn model voor het betrokken voortbrengsel diende te integreren. Zoals de kamer van beroep in punt 20 van de bestreden beslissing heeft onderstreept, werd de vrijheid van de ontwerper bovendien ook beperkt door het vereiste dat het om goedkope artikelen moet gaan die aan de veiligheidsnormen voor kinderen beantwoorden en die moeten kunnen worden toegevoegd aan de producten waarvan zij de promotie verzekeren.

Algemene indruk:  82. Bij gebreke van enige specifieke desbetreffende verplichting voor de ontwerper betreffen de in de punten 79 tot en met 81 supra genoemde gelijkenissen elementen waarvoor de ontwerper vrijheid genoot bij de ontwikkeling van het betwiste model. (Sic. Engelse tekst: In the absence of any specific constraint imposed on the designer, the similarities noted in paragraphs 79 to 81 above relate to elements in respect of which the designer was free to develop the contested design.) De geïnformeerde gebruiker zal daaraan dan ook aandacht besteden, te meer daar de bovenkanten voor deze gebruiker in casu het best zichtbaar zijn, zoals interveniënte zelf heeft verklaard.

83. Wat de verschillen tussen de betrokken modellen betreft, bevat het betwiste model, in bovenaanzicht, zoals de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing heeft aangegeven, twee concentrische cirkels méér dan het oudere model. In zijaanzicht verschillen de twee modellen doordat het betwiste model boller is. Geconstateerd moet evenwel worden dat aangezien de schijven niet heel erg bol zijn, gelet op de geringe dikte van de schijven, die welving door de geïnformeerde gebruiker met name in bovenaanzicht niet gemakkelijk zal worden opgemerkt, hetgeen door de daadwerkelijk verhandelde voortbrengselen zoals deze in het aan het Gerecht overgelegde dossier van het BHIM zijn opgenomen, wordt bevestigd.

84. Gelet op de in de punten 79 tot en met 81 supra genoemde gelijkenissen moet worden geoordeeld dat de door de kamer van beroep in punt 23 van de bestreden beslissing (zie punt 83 supra) vastgestelde verschillen niet volstaan om te concluderen dat het betwiste model bij de geïnformeerde gebruiker een algemene indruk wekt die verschilt van die van het oudere model.

85. Uit een en ander volgt dat de kamer van beroep in de bestreden beslissing ten onrechte heeft geconcludeerd dat de betrokken modellen bij de geïnformeerde gebruiker een verschillende algemene indruk wekken en dat zij niet strijdig zijn in de zin van artikel 25, lid 1, sub d, van verordening nr. 6/2002. Bijgevolg is de bestreden beslissing in strijd met deze bepaling en moet zij derhalve worden vernietigd, zonder dat het laatste door verzoekster aangevoerde middel tot vernietiging hoeft te worden onderzocht.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 16 maart 2010, KG ZA 07-1439, Aventis Inc. tegen Apothecon B.V. & Ratiopharm B.V. c.s. (met dank aan Mark van Gardingen, Brinkhof)

Octrooirecht. Geneesmiddelen. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 januari 2008, KG ZA 07-1439). De door Aventis in kort geding gevorderde inbreukvoorzieningen tegen Apothecon en Ratiopharm worden afgewezen. Om meerdere redenen bestaat een gerede kans dat het octrooi in een bodemprocedure wordt vernietigd.

In dit geschil heeft Aventis gevorderd Apothecon en Ratiopharm iedere directe of indirect inbreuk op EP ‘967 ('Use of terfenadine derivates as antihistaminics in a hepatically impaired patient'), met name door de verkoop en verhandeling van een geneesmiddel bevattende fexofenadine te verbieden. Apothecon en Ratiopharm voeren aan dat het octrooi nietig is, dan wel dat er een gerede kans bestaat dat het octrooi in een bodemprocedure wordt vernietigd. Het Hof oordeelt allereerst dat de antihistiministische werking van fexofenadine op de voorrangsdatum van EP ‘967 bekend was.

Inventiviteit: Aventis stelt zich op het standpunt dat de geoctrooieerde uitvinding een selectieuitvinding is, gebaseerd op de selectie van een bepaalde patientengroep, te weten patienten met een leverkwaal bij wie toediening van terfenadine ter verlichting van hooikoorts tot hartproblemen kan leiden. Het Hof is het daar niet mee eens en concludeert dat er geen vooroordeel bestond op grond van een verondersteld class-effect. Sterker, aldus het Hof, in Monahan en Mathews zijn aanwijzingen te vinden die direct leiden naar de oplossing, de rechtstreekse toepassing van fexofenadine aan hooikoortspatienten met leveraandoeningen, waarbij de werkingen van terfenadine uiteraard niet optreden.

Nieuwheid: Uit het octrooi blijkt volgens het Hof niet dat het gebruik van fexofenadine (zelf) voor het vervaardigen van een geneesmiddel om een anti-histaminische werking te verschaffen in een ‘hooikoorts patient’ met een leverkwaal een verrassend technisch effect met zich meebrengt ten opzichte van dat gebruik bij ‘hooikoortspatienten’ die geen leverkwaal hebben (en dit is ook anderszins niet aannemelijk geworden). Welliswaar blijkt uit het octrooi dat met bedoeld gebruik (toediening) van fexofenadine aan ‘hooikoortspatienten’ met een leverkwaal de hartaandoeningen die gepaard gaan met het toedienen van terfenadine aan die patienten worden vermeden, maar dit kan niet als een verrassend effect gelden omdat dergelijke hartaandoeningen zich ook niet voordoen bij toediening van fexofenadine aan ‘hooikoortspatienten’ zonder leverkwaal. De keuze is, aldus het Hof, aldus een willekeurige.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ‘s-Gravenhage, 17 maart 2010, HA ZA 08-2522 en HA ZA 08-2524, Koninklijke Philips Electronics N.V. tegen SK Kassetten GmbH & Co. KG

Octrooirecht. Niet geslaagd FRAND-verweer. De Rechtbank wijkt af van het oordeel van het Duitse Bundesgerichthof (BGH) in de Orange Book-zaak (BGH 6 mei 2009, KZR 39106, IEF 7936).

Philips heeft samen met een aantal andere bedrijven CD- en DVD-technologie ontwikkeld, waaronder technologie met betrekking tot CD-R en DVD+R disks. Om een uniforme toepassing van deze technologie mogelijk te maken is deze technologie gestandaardiseerd. Philips is houdster van EP 238 en EP 628. SK heeft zich in ieder geval tot december 2009 beziggehouden met het aanbieden en verkopen van CD-R en DVD+R disks.

Het verweer van SK dat de door haar verhandelde CD-R en DVD+R disks niet onder de beschermingsomvang van EP 238, resp. EP 628 zouden vallen, treft geen doel. In dit verband stelt de rechtbank voorop dat als onweersproken vast staat dat de door SK verhandelde disks voldoen aan de respectieve CD-R dan wel DVD+R standaard. Gelet daarop moet worden aangenomen dat de disks ook alle kenmerken van conclusie 14 in verbinding met conclusie 1 van EP 238, resp. conclusie 1 tot en met 8 van EP 628 vertonen. Philips heeft namelijk per kenmerk van die conclusies uiteengezet hoe de in EP 238/EP 628 belichaamde technologie is geïncorporeerd in de CD-R dan wel de DVD+R standaard.

Op grond van het voorgaande moet concludeert de Rechtbank dat SK inbreuk heeft gemaakt op EP 238/EP 628. Dat brengt mee dat de door Philips gevorderde verboden en nevenvorderingen in beginsel voor toewijzing in aanmerking komen.

FRAND-verweer: 6.19. Het betoog van SK dat zij aanspraak maakt op een licentie onder EP 238 [en op EP 628] op Fair Reasonable And Non-Discriminatory (hierna: FRAND) voorwaarden, kan niet leiden tot een andere conclusie. Anders dan SK meent, is de gestelde aanspraak op een FRAND-licentie geen vrijbrief om inbreuk te maken op de octrooirechten van Philips. Indien de gestelde aanspraak zou zijn omgezet in een licentie, zou het SK uiteraard vrij staan om de geoctrooieerde technologie te gebruiken. Zolang SK nog geen licentie heeft, bestaat echter in beginsel geen grond om SK het gebruik van die technologie toe te staan of om Philips handhaving van haar octrooirecht te ontzeggen.

6.24. In het licht van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat Philips haar octrooirecht kan handhaven jegens SK ook indien veronderstellenderwijs zou worden aangenomen dat SK aanspraak maakt op een licentie. Misbruik van een machtspositie in de zin van het mededingingsrecht of anderszins onrechtmatig of onredelijk handelen levert dat in beginsel niet op, gegeven het feit dat SK wist dat er octrooirechten van Philips op de door haar gebruikte technologie rustten, maar zij desondanks haar gestelde aanspraak op een licentie niet heeft omgezet in een licentie. Niet uit te sluiten is dat onder bijzondere omstandigheden anders moet worden geoordeeld, maar die bijzonderheden zijn in dit geval gesteld noch gebleken.

6.25. De rechtbank is zich ervan bewust dat zij met bovengenoemd oordeel afwijkt van de criteria die het Duitse Bundesgerichthof (hierna: BGH) in de Orange Book-zaak (BGH 6 mei 2009, KZR 39/06, IEF 7936) heeft ontwikkeld voor de beoordeling van zogeheten FRAND-verweren. Volgens het BGH slaagt in een inbreukzaak het verweer dat de gedaagde aanspraak maakt op een FRAND-licentie als – samengevat – de gedaagde de octrooihouder onvoorwaardelijk heeft aangeboden om een FRAND-licentie af te nemen en de gedaagde de voorwaarden van die licentie al uitvoert, voor wat betreft de betalingsverplichting desgewenst door het stellen van zekerheid. Uit het voorgaande blijkt dat de rechtbank vindt dat dit oordeel van het BGH toegepast op de Nederlandse situatie (i) op gespannen staat met het octrooirecht (zie r.o. 6.19 en 6.20) (ii) rechtsonzekerheid meebrengt (zie r.o. 6.21), en (iii) onnodig is ter bescherming van de legitieme belangen van de gedaagde (zie r.o. 6.22 en 6.23). Ten overvloede wijst de rechtbank er daarbij op dat het FRAND-verweer van SK ook niet zou slagen op basis van de door het BGH ontwikkelde criteria, reeds omdat SK erkent dat zij geen uitvoering heeft gegeven aan de voorwaarden van de licentie die Philips volgens haar dient te verstrekken. Zij heeft Philips namelijk niets betaald. Evenmin heeft ze zekerheid voor betaling gesteld.

6.26. Aangezien het FRAND-verweer van SK al op grond van het voorgaande strandt, kan in het midden blijven of SK daadwerkelijk aanspraak maakt op een FRAND-licentie en zo ja, op welke grond en op welke voorwaarden.

Kosten 1019h Rv: Ook de kosten van werkzaamheden met betrekking tot “mededingingsrechtelijke kwesties” moeten, anders dan SK meent, niet buiten beschouwing worden gelaten bij begroting van de kosten in de zin van artikel 1019h Rv. Die kwesties betreffen namelijk het door SK opgeworpen FRAND-verweer. De werkzaamheden die Philips heeft moeten verrichten ter bestrijding van dat verweer waren noodzakelijk in het kader van de handhaving van haar octrooirechten en komen dus in aanmerking voor vergoeding krachtens artikel

Lees het vonnis hier.