P.A.C.E. van der Kooij, Universiteit Leiden: De maatman in het merkenrecht. (Eerder gepubliceerd in A.G.Castermans e.a.(red.), De maatman in het burgerlijk recht, Kluwer 2008, p.283-296. Deze bundel verscheen  als BW Krant Jaarboek (BWKJ) nr.24, in de Leidse Meijers-reeks).

"Het fenomeen van de maatman speelt op vele terreinen van het recht een belangrijke rol, en het intellectuele eigendomsrecht vormt daarop geen uitzondering. Op tal van plaatsen in de wetgeving, en in allerlei varianten, figureert het publiek als voorname, en dikwijls onmisbare toetssteen voor de rechter die niet alleen ten aanzien van de geldigheid ván, maar ook in gevallen van vermeende inbreuk óp intellectuele eigendomsrechten knopen moet doorhakken.

In het onderstaande sta ik eerst kort stil bij de rol van het publiek op een aantal deelterreinen van de intellectuele eigendom, en in het bijzonder bij diens rol in het merkenrecht (par. 2). Vervolgens besteed ik enige aandacht aan de vraag of de opvattingen van de maatman op dit terrein door middel van marktonderzoek of deskundigenbericht op betrouwbare wijze kunnen worden vastgesteld (par. 3).

Het standpunt van de rechter met betrekking tot de toelaatbaarheid en het nut van met name marktonderzoek in merkenzaken komt daarna ter sprake, met vooral aandacht voor de opvattingen op dit punt van het Hof van Justitie van de EG."

Lees het gehele artikel hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 26 april 2008, LJN: BD5764, Eiser tegen Geïntimeerde

Handelsnaamrecht. Een handelsnaam behoeft geen onderscheidend vermogen te hebben om voor bescherming door de Handelsnaamwet in aanmerking te komen. Wanneer aan een handelsnaam een beperkt onderscheidend vermogen moet worden toegekend, kan dat wel van invloed zijn op de omvang van de bescherming ten opzichte van andere namen. Naast de gangbare term 'logistics' bevat de handelsnaam van [geïntimeerde] de naam [naam].

Het moge zo zijn dat [appellante] eerder dan [geïntimeerde] voor haar activiteiten op het gebied van transport, expeditie, vervoer en/of logistiek de naam [naam] als onderdeel van haar handelsnaam voerde, maar dat verleent [appellante] nog niet enig recht op de handelsnaam [naam]. Díe aanduiding is door haar niet eerder dan [geïntimeerde] gebruikt en om díe naam gaat het hier. 1019h proceskosten (onbetwist):  €11.387,48, dvocaatkosten in hoger beroep en - aanvullend - in eerste instantie.

“4.12 De handelsnaam [naam] bestaat uit twee onderdelen, een veelvoorkomende eigennaam en een beschrijvende aanduiding. Deze twee onderdelen dienen in dit verband niet los van elkaar te worden gezien aangezien zij als handelsnaam samen één geheel vormen. [geïntimeerde] beroept zich ook niet op enig recht met betrekking tot één van beide onderdelen, maar uitsluitend met betrekking tot de combinatie van beide. Met die combinatie wordt niet beoogd of (onbedoeld) bewerkstelligd dat een gangbaar woord of zuiver beschrijvend element als 'logistics' via het handelsnaamrecht wordt gemonopoliseerd. Deze term blijft vrij om in allerhande andere combinaties als handelsnaam te dienen, ook wanneer [geïntimeerde] zich met recht op haar handelsnaamrecht blijkt te kunnen beroepen.
 
4.13 Door [appellante] is uitvoerig betoogd dat [geïntimeerde] zich alleen bezighoudt met transport over de weg en dat zij zich niet met 'logistiek' in de juiste zin van het woord bezighoudt, dat wil zeggen met het beheersingsproces van goederenbewegingen waarvan de eigenlijke uitvoering van het transport op zich geen deel behoeft uit te maken. Het hof ziet geen aanleiding zich in deze terminologische discussie te mengen. Door [geïntimeerde] is voldoende aannemelijk gemaakt dat allerhande ondernemingen op het gebied van transport, expeditie, vervoer en logistiek zich heden ten dage met de kennelijk aansprekende aanduiding 'logistics' tooien en dat de branche daarbij geen taalkundig purisme aan de dag legt. Daarnaast heeft [geïntimeerde] voldoende aannemelijk gemaakt dat zij zich niet uitsluitend met transport (naar Zwitserland) bezighoudt. In ieder geval kan naar het voorlopig oordeel van het hof niet worden gezegd dat zich hier een situatie voordoet waarin artikel 5b Hnw van toepassing is. Voorshands gaat het hof er met de voorzieningenrechter van uit dat de handelsnaam [naam] in voldoende mate aansluit bij de bedrijfsvoering van [geïntimeerde].

4.14 Een handelsnaam behoeft geen onderscheidend vermogen te hebben om voor bescherming door de Handelsnaamwet in aanmerking te komen. Wanneer aan een handelsnaam een beperkt onderscheidend vermogen moet worden toegekend, kan dat wel van invloed zijn op de omvang van de bescherming ten opzichte van andere namen.

4.15 Naast de gangbare term 'logistics' bevat de handelsnaam van [geïntimeerde] de naam [naam]. Het moge zo zijn dat [appellante] eerder dan [geïntimeerde] voor haar activiteiten op het gebied van transport, expeditie, vervoer en/of logistiek de naam [naam] als onderdeel van haar handelsnaam voerde, maar dat verleent [appellante] nog niet enig recht op de handelsnaam [naam]. Díe aanduiding is door haar niet eerder dan [geïntimeerde] gebruikt en om díe naam gaat het hier.”

Lees het arrest hier. Verwant bericht op bedrijfsauto.com hier.

GvEA, 9 december 2008, zaak T/136/07, Colgate-Palmolive Co tegen OHIM / CMS Hasche Sigle (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerkenrecht. Succesvolle nietigheidsprocedure tegen Gemeenschapswoordmerk VISIBLE WHITE van Colgate-Palmolive.
 
“43. Thus, the words ‘visible’ and ‘white’ allow the public concerned to detect immediately and without further reflection the description of a fundamental characteristic of the goods concerned, namely that their use makes the white colour of teeth visible. (44) Since the word mark at issue is composed of a number of elements, however, it is necessary to ascertain whether the descriptive character which the components have been found to have is also established for the word element as a whole

45. In the present case, the Court finds, first, that the adjective ‘visible’ is placed before the word ‘white’, in keeping with English syntax, so that the association of the two words is not unusual in its structure and, on the contrary, makes up a familiar expression in English for designating the goods concerned or presenting one of their essential characteristics, namely the fact that they make the white colour of teeth visible.

46. The Board of Appeal was thus right in finding that the expression in question informs the relevant consumer, clearly and immediately, of the intended use and characteristics of the goods concerned (47) It follows that, viewed as a whole, the sign VISIBLE WHITE does have a sufficiently direct and specific relationship with the goods covered by the mark at issue.”

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 9 december 2008, zaak C-442/07, betreffende een verzoek om een prejudiciële beslissing in de Oostenrijkse procedure Verein Radetzky-Orden tegen Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky.

De Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky (BKFR), een vereniging zonder winstoogmerk, houdt zich bezig met ‘het in stand houden van  militaire tradities’ en liefdadigheidswerk. Zij is houdster van een aantal woord-  en beeldmerken die in wezen eretekens (medailles) weergeven. De BKFR reikt o.a. ordes en eretekens uit in de vorm van deze merken en een aantal leden dragen deze ordes en eretekens tijdens bijeenkomsten en bij het inzamelen en het uitdelen van giften. Ook worden de merken op uitnodigingen voor manifestaties en op het briefpapier en de briefwisseling van de vereniging afgedrukt.

De wederpartij in de onderliggende Oostenrijkse procedure, de Verein Radetzky-Orden stelt dat op deze wijze geen sprake is van normaal merkgebruik en vordert de vernietiging van de merken.
 
In antwoord op de door de Oostenrijkse rechter gestelde prejudiciële vragen stelt het Hof van Justitie nu dat het gegeven dat een charitatieve vereniging geen winstoogmerk heeft, niet uitsluit dat zij ernaar kan streven een afzetmarkt voor haar waren of diensten te vinden en, vervolgens, te behouden.

Het enkele gebruik van het merk door een vereniging zonder winstoogmerk tijdens loutere privé-evenementen, dan wel voor de aankondiging van of reclame voor deze evenementen, betreft echter alleen intern gebruik van de merken en laat zich niet kwalificeren als „normaal gebruik” in de zin van artikel 12, lid 1, van de merkenrichtlijn.

Van normaal gebruik is wel sprake wanneer een vereniging zonder winstoogmerk het merk in haar contacten met het publiek gebruikt in aankondigingen van manifestaties, op stukken voor zakelijk gebruik en op reclamemateriaal en dit merk bij het inzamelen en het uitdelen van giften aldus door de leden wordt gebruikt, dat zij sierspelden in de vorm van het merk dragen.

De nationale rechter dient te onderzoeken of een vereniging de door haar geregistreerde merken heeft gebruikt om haar waren of diensten te identificeren en aan te prijzen bij het grote publiek, dan wel of zij deze merken enkel intern heeft gebruikt.

Lees het arrest hier. 

Rechtbank Alkmaar, 3 december 2008, HA ZA 07-622, Odlewnia Zeliwa Spólka Akcynjna tegen Bus Holland Alkmaar B.V. (met dank aan Ubel van der Werff, JPR Advocaten)

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Uitputting. Depot te kwader trouw. Overdracht merk. “Wat partijen verdeeld houdt, is de vraag of de door Bus Holland verhandelde fittingen met daarop EE met Odlewnia's toestemming in het verkeer zijn gebracht, dan wel of Bus Holland daar onder de gegeven omstandigheden van uit mocht gaan, of dat het hier gaat om het zonder toestemming van Odlewnia gebruik maken van haar EE merk.”

Inbreuk wordt aangenomen, net als kwade trouw: “Ondanks de omstandigheid dat de nietigheid niet meer door Odlewnia ten aanzien van dit merk kan worden ingeroepen, is de rechtbank van oordeel dat de rechten verbonden aan dit merk niet aan Bus Holland als deposant te kwader trouw maar aan Odlewnia als voorgebruiker dienen toe te komen.”

Uitputting & inbreuk: “4.9. Tegenover de gemotiveerde betwisting door Odlewnia van Bus Hollands beroep op uitputting, ligt het op de weg van Bus Holland nader te onderbouwen op grond waarvan moet worden aangenomen dat zij EE fittingen afkomstig van Odlewnia verhandelt Bus Holland beperkt zich daarbij tot het betwisten van de conclusies die aan de twee onderzochte aankopen via wederverkopers van Odlewnia kunnen worden ontleend Bus Holland gaat er daarmee aan voorbij dat zij met die betwisting - wat daar ook van zij - nog geen onderbouwing van haar eigen stelling ter zake van uitputting heeft gegeven Bus Hollands beroep op uitputting zal dan ook, bij gebreke van een voldoende feitelijke onderbouwing, worden afgewezen

(…) 4.10. Het voorgaande leidt er toe dat de rechtbank van oordeel is dat Bus Holland door het verhandelen van fittingen voorzien van de aanduiding "EE" inbreuk maakt op de rechten die Odlewnia ontleent aan haar EE merk, die niet door of met toestemming van Odlewnia in het verkeer zijn gebracht.(…)”

Kwade trouw: “4.22 Ten aanzien van het hiervoor onder 2.8 sub a genoemde merk van Bus Holland komt de rechtbank voorts toe aan Odlewnia's subsidiaire vordering tot overdracht van dit merk aan haar. Dat Odlewnia niet meer de inschrijving van dit merk door Bus Holland kan aanvechten met een vordering tot nietigverklaring, brengt nog niet mee dat Odlewnia zich op geen enkele wijze kan verzetten tegen dit merk van Bus Holland. Zoals uit het voorgaande volgt, is de rechtbank van oordeel dat ook bij het hiervoor onder 28 sub a, genoemde merk van Bus Holland sprake is van een depot te kwader trouw zoals bedoeld in artikel 2.4 aanhef en sub f BVIE en artikel 6septies van het Unieverdrag van Parijs. Ondanks de omstandigheid dat de nietigheid niet meer door Odlewnia ten aanzien van dit merk kan worden ingeroepen, is de rechtbank van oordeel dat de rechten verbonden aan dit merk niet aan Bus Holland als deposant te kwader trouw maar aan Odlewnia als voorgebruiker dienen toe te komen.

4.23 De rechtbank zal Bus Holland op hierna te noemen wijze gebieden -conform Odlewnia's primaire vordering - de merken hiervoor bedoeld onder 2.8 sub c en d door te halen en -conform Odlewnia's subsidiaire vordering - het merk hiervoor bedoeld onder 2 8 sub a aan Odlewnia over te dragen. (…)”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 29 oktober 2008, HA ZA 08-335, […] De Gilde tegen Nedstede Leisure Holding B.V. & Speelpark “Oud Valkeveen” B.V.

Ongeschreven intellectuele eigendomsrechten. Overdracht rechten op artiestennaam en recht tot gebruik voor pretpark. “Een naam van een persoon met een verzilverbare populariteit wordt in de literatuur gekwalificeerd als een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht.” Naar huidig recht kan een dergelijke naam niet worden overgedragen, naar oud recht (vóór 1992) wel.

Wilhelm Marinus Antonius Akkerman, in leven beter bekend als Toni Boltini, de eigenaar van het bekende circus Toni Boltini, heeft  in 1986 de rechten op de naam Boltini overgedragen aan eiser i.c. De Gilde. De Gilde heeft in 1987 een, naar oordeel van de rechtbank niet-exclusieve, overeenkomst gesloten met, kort gezegd, een rechtsvoorganger van gedaagden voor het gebruik van de naam Boltini voor het pretpark “Oud Valkeveen” in Naarden, het pretpark waarvan de exploitatie door de dochters van  Akkkerman / Toni Boltini was verpacht aan de rechtsvoorganger van gedaagde. Akkerman overleed in 2003.

De tweemaandelijkse facturen voor het gebruik van de naam Boltini zijn sinds november 2005 onbetaald gebleven en eiser De Gilde vordert i.c. nakoming van de overeenkomst. De rechtbank oordeelt dat de overeenkomst rechtsgeldig zijn, maar buitengerechtelijke ontbonden mochten worden op grond van onvoorziene omstandigheden, zoals de wetswijziging van 1992, het niet meer noemenswaardig gebruiken van en de gerede twijfel over de verzilverbare populariteit van de naam.

“5.3. Naar de rechtbank begrijpt, stelt De Gilde zich op het standpunt dat Akkerman onder de artiestennaam Boltini een verzilverbare populariteit genoot, die hij te gelde kon maken. Dat wil zeggen dat hij zijn popularteit commercieel kon exploiteren en dat hij een geldelijke beloning kon bedingen voor het gebruik van zijn naam voor commerciële doeleinden. 

5.4. Een naam van een persoon met een verzilverbare populariteit wordt in de literatuur gekwalificeerd als een ongeschreven intellectueel eigendomsrecht. Naar huidig recht is een dergelijk recht op grond van artikel 3:83 lid 3 BW niet overdraagbaar, waardoor dit recht  onder het huidige recht (artikel 3:6 BW) evenmin gekwalificeerd kan worden als vermogensrecht. Voormelde artikelen zijn evenwel pas in 1992 in werking getreden. Voor 1992 gold de regel dat alle vermogensrechten overdraagbaar waren, tenzij de wet of de aard van het recht zich daartegen verzette. Akkerman heeft de rechten op de naam Boltini in 1986 overgedragen aan De Gilde. Deze overeenkomst is rechtsgeldig, tenzij de wet of de aard van het recht zich tegen de overdracht verzette. De verzilverbare populariteit van een naam is verbonden aan een bepaald persoon. Dit staat er echter niet aan in de weg dat de rechten op die naam konden worden overgedragen. De overeenkomst van 1986 is derhalve rechtsgeldig.

(…) 5.7. Volgens Nedstede c.s. is De Gilde overigens ook tekort geschoten in de nakoming van haar verplichtingen, omdat zij een exclusief recht tot gebruik van de naam heeft gegeven, zodat zij zelf niet meer gerechtigd was die naam te voeren, maar desondanks deze naam is blijven gebruiken. In de overeenkomst is handgeschreven de toevoeging "niet exclusief" opgenomen, hetgeen is geparafeerd. Nedstede c.s. betwist de echtheid van de handgeschreven aanvulling van de akte. Uitgaande van de overeenkomst zonder de handgeschreven aanvulling volgt daaruit evenwel niet dat sprake is van exclusiviteit, zodat wat er ook van de echtheid van de toevoeging zij, de betwisting daarvan Nedstede c.s. niet kan baten. De overeenkomst is dan ook niet buitengerechtelijk ontbonden op deze grond.

5.8. Het voorgaande brengt mee dat de betalingen die zijn verricht in het kader van de overeenkomst tussen De Gilde en Jasper B.V., niet onverschuldigd zijn gedaan, alsmede dat De Gilde in beginsel nakoming van de overeenkomst kan vorderen. Het overlijden van Ak-kerman heeft daar gezien de onderhandse aktes van 17 februari 1988 en december 1990 geen wijziging in gebracht. Nedstede c.s. betwist de echtheid van deze akten. Zij heeft hiervoor echter geen feiten en omstandigheden aangevoerd, zodat het ervoor gehouden moet worden dat de betreffende akten echt zijn.

(…) 5.12. Nedstede c.s. voert subsidiair aan dat de door de raadsman van Nedstede c.s. bij brief van 14 september 2007 aan de raadsvrouwe van De Gilde buitengerechtelijk is ontbonden op grond van artikel 6:258 BW. Dat een brief met een dergelijke inhoud is ontvangen, wordt niet betwist, zodat de rechtbank hier thans vanuit gaat. De rechtbank is met Nedstede c.s. van oordeel dat de overeenkomst in het licht van de wetswijziging in 1992, het feit dat Nedstede c.s. de naam Boltini niet (noemenswaardig) gebruikt en De Gilde heeft nagelaten te onderbouwen waarom de naam Boltini tegenwoordig nog een verzilverbare populariteit geniet, inderdaad buitengerechtelijk ontbonden mocht worden. De rechtbank kent aan deze ontbinding gezien de omstandigheden van het geval terugwerkende kracht toe tot het moment dat Nedstede c.s. betaling uit hoofde van de overeenkomst (gedeeltelijk) heeft gestaakt. Partijen hebben derhalve over en weer niets meer te vorderen uit hoofde van deze overeenkomst.”

Lees het vonnis hier (IEPT.nl, bewerkte versie).

Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 15 april 2008, LJN: BD1639, Yonex Kabushiki Kaisha tegen  Geintimeerde, h.o.d.n. Belgro Badminton World,

Domeinnamen. Eerst even de samenvatting van het hof zelf:”Doordat Belgro de domeinnaam yonexbadminton.nl heeft doen registreren, heeft Yonex niet meer de mogelijkheid om dat zelf te doen. Op zich is dat juist, maar dat wil nog niet zeggen dat Belgro daardoor jegens Yonex onrechtmatig handelt. Yonex beschikt over domeinnamen, zoals yonex.nl, die de indruk wekken te verwijzen naar de officiële website van Yonex.

Wanneer Yonex een groter aantal registraties had willen verwerven, had zij daartoe de gelegenheid tot het moment dat een ander een bepaalde domeinnaam registreert. Wat de domeinnaam yonexbadminton.nl betreft had Yonex dit kunnen doen voordat Belgro dit deed, daarna niet meer. Zo werkt dat nu eenmaal bij domeinnamen. Op zich is het doen registreren van de domeinnaam yonexbadminton.nl door Belgro tegenover Yonex niet als onrechtmatig aan te merken. Bijzondere omstandigheden die tot een ander oordeel nopen zijn voorshands niet aannemelijk gemaakt of geworden.”

Lees het arrest hier.

Zo, weer een jaar voorbij. Tijd voor de traditionele Shieldmark.Zacco Letterquiz. Test uw merkgeheugen hier.

“Vondst advocaten benoemt twee nieuwe partners. Het gaat om medewerkster Silvie Wertwijn en Lovells advocaat Polo van der Putt. Beide benoemingen gaan in op 1 januari 2009. Er treden per januari 2009 ook twee nieuwe stagiaires in dienst. Vondst advocaten is gespecialiseerd in Intellectuele eigendom, IT-recht en farmaceutisch recht.

Silvie Wertwijn (34) is advocaat sinds 2000. Eerder werkte zij bij NautaDutilh en Steinhauser Hoogenraad. Toen Steinhauser Hoogenraad eind 2007 uiteenviel en Tjeerd Overdijk en Otto Swens Vondst advocaten begonnen, ging zij mee. ‘Vondst heeft het vanaf het begin uitstekend gedaan. Wij werken in een enthousiast team. Onze cliënten waarderen dat. Als partner ga ik de merkenpraktijk en de farmapraktijk verder uitbreiden’, aldus Wertwijn. Tjeerd Overdijk van Vondst: ‘Onze praktijk groeit gestaag. Silvie Wertwijn’s eigen praktijk ook. Zij is toe aan de overstap naar het partnerschap.

Polo Van der Putt (36) is advocaat sinds 1996. Hij is gespecialiseerd in IT-recht en technologie. Van der Putt heeft specifieke expertise op het gebied van sourcing, IT-contracten en privacy. Daarnaast is hij een van de weinige Nederlandse advocaten die zijn ingevoerd in e-gaming. Hij heeft een gemengde transactie-, advies- en procespraktijk. Van der Putt over zijn overstap: ‘Ik ben nu 12 jaar bezig, wil doorgroeien en mijn IT-praktijk naar een hoger plan tillen. Daar was op korte termijn geen mogelijkheid voor bij Lovells. Bovendien was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Ik was counsel, een tussenstap naar de benoeming tot partner, maar bij Vondst word ik direct partner. Het prettige van Vondst is dat het zich als nichekantoor specifiek kan richten op de IT-praktijk en dat ik mij met een ervaren team kan richten op de verdere ontwikkeling van een hoogwaardige IT-praktijk.’”

Rechtbank Amsterdam, 4 december 2008, LJN: BG6134, Building Products Nederland B.V. tegen Artcrete Europe B.V.

Merkenrecht. Woordbestanddeel ‘-crete’ is geen gebruikelijke aanduiding voor beton. Geen normaal (voor)gebruik in de Benelux van het merk Artcrete. Geen depot te kwader trouw eiser. “De enkele omstandigheid dat Artcrete Inc. deze handelsnaam in de Verenigde Staten hanteerde en dat Building Products daar mogelijk van op de hoogte is geweest of had moeten zijn, omdat – daar zijn partijen het over eens – de markt voor betonprints een ‘zeer specialistische niche markt’ is, is daartoe onvoldoende.”

De vorderingen worden toch afgewezen: Er is geen spoedeisend belang, omdat gedaagde, na sommatie maar (ruim) voor het uitbrengen van de dagvaarding, voortvarend een eind aan de gestelde merkinbreuk heeft gemaakt. 1019h proceskostenveroordeling voor eiser: €5625,-.

Lees het vonnis hier.