Rechtbank ’s-Gravenhage,  29 oktober 2008, HA ZA 08-893, Atlas Transport GmbH tegen Atlas Air Inc.

Merkenrecht. Eiser Atlas Transport stelt dat gedaagde Atlas Air inbreuk maakt op haar Gemeenschapswoordmerk ATLAS en haar handelsnaam ATLAS en vordert o.a. nietigverklaring van het Beneluxbeeldmerk Atlas Air.

Vonnis betreft vooral de (aanhangige) nietigheidsprocedure tegen het gemeenschapsmerk ATLAS van eiser. De beslissing met betrekking tot de schorsing van de procedure wordt aangehouden. Omdat de nietigheidsprocedure tegen het gemeenschapsmerk van eiser  inmiddels  bij het GEA aanhangig is, is er geen aanleiding meer om op grond van artikel 100 GMVo deze procedure ambtshalve te schorsen. Bevel tot comparitie tevens pleidooi, waarbij de rechtbank “in het bijzonder wenst te worden geïnformeerd omtrent de precieze stand van nietigheidsprocedure bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) en thans bij het GEA.”.

De incidentele  vordering tot zekerheidsstelling wordt afgewezen: Krachtens artikel 224 Rv kan niet de eiser doch slechts de gedaagde zekerheid verlangen van de in het buitenland gevestigde of woonachtige eiser.

“4.1. De rolrechter heeft partijen in de gelegenheid gesteld zich bij akte uit te laten de ambtshalve schorsing van de zaak uit hoofde van het bepaalde in artikel 100 van de Verordening inzake het Gemeenschapsmerk (hierna: GMVo), zulks in verband met een door Atlas Air bij het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) aanhangig gemaakte nietigheidsprocedure ten aanzien van het Gemeenschapsmerk ATLAS van Atlas Transport, welk merk op 5 januari 2006 is ingeschreven onder nummer 002970788, onder meer voor waren en diensten in de klassen 9, 36 en 39.

4.2. Atlas Transport stelt dat de hiervoor bedoelde nietigheidsprocedure thans aanhangig is bij het Gerecht van Eerste Aanleg van de Europese Gemeenschappen (hierna: GEA) en dat zij recht en belang heeft bij voortzetting van de onderhavige procedure, omdat die, bij toewijzing van de vordering, haar een effectief verweer geeft in de procedure die bij het GEA aanhangig is.

4.3. Atlas Air betwist dat Atlas Transport aan de onderhavige procedure een effectief verweer zou kunnen ontlenen voor de bij het GEA aanhangige procedure ter zake van het Gemeenschapsmerk ATLAS. Atlas Air stelt dat indien het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen), het GEA of het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen zou bevestigen dat Atlas Air oudere rechten van plaatselijke betekenis heeft, Atlas Transport haar belang bij haar vorderingen in de onderhavige procedure zou verliezen. Atlas Air verzoekt derhalve deze procedure aan te houden in afwachting van de procedure terzake van het Gemeenschapsmerk ATLAS.

4.4. Aangezien de nietigheidsprocedure thans bij het GEA aanhangig is, is er geen aanleiding meer om op grond van artikel 100 GMVo deze procedure ambtshalve te schorsen. De rechtbank zal de beslissing op dit punt aanhouden.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage,  5 november 2008, HA ZA 08-2892, AD Nieuwsmedia B.V. tegen Uitgeversmaatschappij De Telegraaf B.V. c.s en tegen Knowledge Exchange B.V. .

Vonnis in voegingsincident. Knipseldienst HowardsHome heeft feitelijk belang bij voeging in geschil over gebruik nieuwsberichten. Bevel tot pleidooi tevens comparitie van partijen.

Het AD vordert in de hoofdzaak, kort gezegd, een verklaring voor recht dat De Telegraaf inbreuk maakt op haar auteurs- en databankrechten door het weergeven op haar website regioselect.nl en in haar elektronische nieuwsbrief van (een gedeelte van) regionale en lokale nieuwsberichten in de vorm van (rechtstreekse) deeplinks naar het betreffende nieuwsberichten op de website met domeinnaam ad.nl.

In dit incident vordert knipseldient HowardsHome voeging aan de zijde van de Telegraaf. Zij stelt belang te hebben bij afwijzing van de vorderingen van AD, omdat zij een bedrijf is dat in opdracht van derden, waaronder De Telegraaf, relevante nieuwsberichten die in online media zijn verschenen met een geavanceerde zoekmachine zoekt en opdrachtgevers verwijzingen naar deze berichten aanbiedt en omdat (gedeeltelijke) toewijzing van de vorderingen grote consequenties kan hebben voor haar aansprakelijkheid en bedrijfsvoering. De vordering wordt toegewezen.

“4.1. Een derde kan voeging in de zin van artikel 217 Rv vorderen, indien hij feitelijk belang heeft bij de voeging in verband met de juridische of feitelijke gevolgen die hij mogelijk van het vonnis in de procedure tussen partijen zal ondervinden. Gelet op haar werkzaamheden heeft HowardsHome belang om zich te voegen aan de zijde van De Telegraaf. De rechtbank merkt op dat wet geen aanknopingspunten biedt om aan de toewijzing van de vordering tot voeging nadere voorwaarden te verbinden, zoals een hoofdelijke veroordeling in de proceskosten die samenhangen met de voeging van HowardsHome. Evenzo biedt de wet geen aanknopingspunten voor een gedeeltelijke voeging des dat deze wordt toegestaan wat betreft de hoofdzaak en wordt geweigerd wat betreft de tevens gevorderde voorlopige voorziening. De incidentele vordering tot voeging zal onverkort en zonder nadere voorwaarden worden toegewezen.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank 's-Gravenhage, 29 oktober 2008, HA ZA 08-1437, Container Centralen A.m.b.A c.s. tegen L. Schalkoort Beheer B.V.

Vonnis in incident tot oproeping in vrijwaring. Vordering wordt afgewezen omdat onvoldoende inzichtelijk is gemaakt waarom derde de nadelige gevolgen dient te dragen.

Container Centralen vordert in de hoofdzaak een verklaring voor recht dat Schalkoort door het gebruik van het teken “CC” op de klemmen en de hangsloten, inbreuk maakt op de Beneluxwoord-/beeldmerken, op het Beneluxmodel en het octrooirecht van Container Centralen. 

In dit incident wil Schalkoort SNB-REACT, de voormalige Stichting Namaakbestrijding in vrijwaring oproepen, omdat SNB-REACT de gestelde inbreuk zou hebben uitgelokt. De rechtbank wijst de incidentele vordering af:

“4.1. Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar indien de gedaagde in de hoofdzaak voldoende gemotiveerd en concreet stelt op grond van zijn rechtsverhouding tot deze derde voldoende recht en belang te hebben de nadelige gevolgen van een voor hem ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen.

4.2. Schalkoort heeft weliswaar aangevoerd dat SNB-REACT door het doen van de proefbestelling onrechtmatig jegens haar heeft gehandeld, zij heeft onvoldoende inzichtelijk gemaakt waarom dat zou meebrengen dat SNB-REACT de nadelige gevolgen dient te dragen van eventuele inbreuken door Schalkoort op rechten van Container Centralen. De incidentele vordering strekkende tot vrijwaring zal derhalve worden afgewezen.”

Lees het vonnis hier.

GvEA, 12 november  2008, T-400/07, GretagMacbeth LLC tegen OHIM (nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Gemeenschapsmerken  Aanvraag (samengesteld) kleurmerk ‘kleuren in vierkantjes’ ( klassen 9, 16, 42, gebruikt voor de ColorChecker)) Weigering op absolute gronden. In casu gaat het uitdrukkelijk om een kleurmerk, niet om een beeldmerk (anders zou het Fortis-logo denkelijk ook in de problemen komen). Het (samengestelde) kleurmerk is niet onderscheidend en niet in staat de herkomst van de waren aan te duiden.

“41. Was die Bestandteile des angemeldeten Zeichen angeht, ist festzustellen, dass die in der angemeldeten Farbkombination enthaltenen 24 Farben keine für das betroffene Publikum wahrnehmbare Abweichung von den Farben aufweisen, die üblicherweise für die beanspruchten Waren und Dienstleistungen verwendet werden oder dafür in Betracht kommen, zumal der Durchschnittsverbraucher ein unvollkommenes Bild von ihnen im Gedächtnis behält (vgl. in diesem Sinne Urteil Kombination von Orange und Grau, Randnr. 33). Folglich besteht das angemeldete Zeichen aus einer Anordnung von 24 Farben, die für sich genommen keine Unterscheidungskraft haben.

(…) 44. Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass Art. 7 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 nicht zwischen verschiedenartigen Zeichen unterscheidet. (…) Auch wenn nämlich das Publikum gewohnt ist, Wort- oder Bildmarken unmittelbar als Zeichen aufzufassen, die auf eine bestimmte betriebliche Herkunft der Ware hinweisen, gilt doch nicht notwendig das Gleiche, wenn das Zeichen mit dem Erscheinungsbild der Ware verschmilzt.

45. Außerdem muss eine Farbkombination wie die in Rede stehende, um als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Waren fungieren zu können, Elemente enthalten, die geeignet sind, sie gegenüber anderen Farbkombinationen zu individualisieren und die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf sich zu ziehen.

46. Das angemeldete Zeichen enthält solche Elemente jedoch nicht. Es besteht nämlich allein aus der Kombination von 24 Farben, die ohne eine bestimmte Systematik in sechs Spalten und vier Reihen angeordnet sind, so dass das Zeichen wie ein farbiges Gitter aussieht. Es unterscheidet sich somit nicht von anderen ähnlichen Farbkombinationen, die ihrer Art nach den gleichen Gesamteindruck vermitteln werden wie das angemeldete Zeichen. Zur angeblichen klaren grafischen Struktur des angemeldeten Zeichens ist festzustellen, dass sie nur das einfache Ergebnis der Zusammenfügung der das Zeichen bildenden Elemente ist und durch jede ähnliche Kombination hergestellt werden könnte, so dass sie kein unterscheidungskräftiges Element darstellt.

(…) 49. Das Argument, das angemeldete Zeichen sei für die fraglichen Waren insbesondere wegen seiner besonderen Buntheit ungewöhnlich, vermag an dieser Beurteilung nichts zu ändern. Das Fehlen der Unterscheidungskraft des Zeichens ergibt sich nämlich aus seiner Beschaffenheit selbst und nicht aus der Existenz ähnlicher Zeichen auf dem Markt, die gewöhnlich in Verbindung mit den in Rede stehenden Waren und Dienstleistungen benutzt würden. Jedenfalls kann dieser Umstand dem angemeldeten Zeichen keine Unterscheidungskraft verleihen, wenn es eine solche nicht durch Benutzung im Sinne von Art. 7 Abs. 3 der Verordnung Nr. 40/94 erlangt hat, was die Klägerin nicht geltend gemacht hat.

(…) 53. Im vorliegenden Fall berechtigt kein Gesichtspunkt zu der Annahme, dass die maßgeblichen Verkehrskreise dem angemeldeten Zeichen im Zusammenhang mit den beanspruchten Dienstleistungen eine andere Funktion beimessen werden als die der Dekoration oder der Farbgebung oder dass es geeignet wäre, eindeutige Informationen insbesondere in Bezug auf die Herkunft dieser Dienstleistungen zu übermitteln. Das Argument, das Zeichen sei für die beanspruchten Dienstleistungen ungewöhnlich, ist aus denselben Gründen zurückzuweisen wie das Vorbringen, dass es für die beanspruchten Waren ungewöhnlich sei (vgl. oben, Randnr. 48). Hieraus folgt, dass das angemeldete Zeichen, da nicht dargetan wurde, dass es Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt habe, von den angesprochenen Verkehrskreisen nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der fraglichen Dienstleistungen verstanden werden wird.“

Lees het arrest hier. 

Rechtbank van Eerste Aanleg te Antwerpen, 31 oktober 2008, 04-6468-A, bvba Zet tegen bv Fatboy the Original (met dank aan Jeff Keustermans, De Bandt Keustermans & Van den Brande).

Auteursrecht. Belgische evenknie van het de recente en veelbesproken Bossche Fatboy kort-gedingvonnis (zie  IEF 6301), waarin de eiser in onderhavige zaak,  ZET,  gevoegde partij was.  Ook de Rechtbank Antwerpen oordeelt dat de FATBOY zitzak geen auteursrechtelijke bescherming toekomt. Ook geen sprake van onrechtmatig kopiëren met verwarringstichting en aanhaking of parasitaire mededinging.

Auteursrecht: “De rechtbank is van oordeel dat het samenbrengen en uitwerken van voormelde elementen geen blijk geeft van een voldoende intellectuele inspanning van de auteur. Het gaat hier niet om een eigen vormgeving die meer is dan alleen maar een idee, een stijl of genre. De vormgeving is bovendien in grote mate bepaald door functionele vereisten.

Het kan niet betwist worden dat het gebruik van een kussen als zetel een eeuwenoud gebruik is en dat de zitzak als zitelement sedert de jaren zestig gemeengoed is. De uiterlijke vormgeving van de "Fatboy the original" is een uitvergroting van het wereldwijd bekende hoofdkussen. De dubbele naad is gekend van het bekende "Oxfordkussen". De omvang van het kussen is ingegeven door functionele vereisten.

De "Fatboy the original" heeft immers niet alleen een zitfunctie maar ook een slaapfunctie (stuk 18 bundel verwerende partij). Het spreekt voor zich dat een zitzak een zekere afmeting moet hebben opdat een volwassene op een zitzak zou kunnen liggen en aldus zou kunnen voldoen aan de slaapfunctie. Het gebruik van nylon en van een groot rechthoekig label werd reeds eerder gebruikt zoals blijkt uit de door verwerende partij voorgebrachte foto's van de zitzak gekend onder de naam "Airbag" (hierna: de "Airbag"). (…) De "Airbag" is ontworpen in 1997 terwijl "Fathoy the original" ontworpen werd in 1998.

(…) De afzonderlijke kenmerkende elementen van de "Fatboy the original" zijn dus om voormelde redenen niet origineel. Is de combinatie van deze kenmerkende elementen dan wel origineel?

Het overheersende element bij de "Fatboy the original" is de uitvergroting van een bekend kussen met brede rand en dubbele stik. Een uitvergroting van een alom bekend element kan niet auteursrechtelijk worden beschermd omdat het geen uiting is van een creatieve inspanning op basis van een keuze die is ingegeven door louter subjectieve factoren.

De andere details zijn niet bepalend voor de vorm van de "Fatboy the original" en werden reeds samen gecombineerd bij een zitzak die ontworpen werd voor de "Fatboy the original". De rechtbank is van oordeel dat de ontwerper van de "Fatboy the original" door het samenbrengen van hogervermelde elementen niets fundamenteels persoonlijk heeft toegevoegd aan een bestaand basisidee.

Aangekochte rechten Airbag: “Verwerende partij heeft in januari 2008 de rechten op de "Airbag" aangekocht. Eisende partij vordert dat tevens voor recht zou worden gezegd dat ook de "Airbag" geen auteursrechtelijke bescherming geniet.

De rechtbank dient echter vast te stellen dat de discussie tussen partijen betreffende de "Airbag" gaat over de vraag of de ontwerper van de "Fatboy the original" de oudste tekening van deze zitzak al dan niet heeft overgetekend van de "Airbag" en over de gelijkenissen die er zouden bestaan tussen de "Airbag" en de "Fatboy the original".

De vraag of de "Airbag" in aanmerking komt voor auteursrechtelijke bescherming wordt niet behandeld in conclusies.Dit onderdeel van de zaak is bijgevolg niet in staat.”

Onrechtmatig kopiëren en aanhaking of parasitaire mededinging:  “De rechtbank is van oordeel dat niet wordt aangetoond dat het publiek een verband legt tussen het gebruik van een groot kussen als zitzak met de volgens verwerende partij kenmerkende elementen en de "Fatboy the original". De volgens verwerende partij kenmerkende elementen van de "Fatboy the original" hebben geen voldoende onderscheidend vermogen zodat de "sit on it" van eisende partij niet kan beschouwd worden als verwarringstichtend.

(…) De nagebootste prestatie dient het gevolg te zijn van een creatieve inspanning. De rechtbank is van oordeel dat de inspanningen van de ontwerper van de "Fatbot the original" niet voldoende creatief zijn.  Aan de hand van de voorgebrachte stukken wordt door verwerende partij niet aangetoond dat zij investeringen van een voldoende belangrijkheid heeft geleverd. De vorderingen op grond van parasitaire mededinging is tevens ongegrond.

(…) De rechtbank zegt voor recht dat de "Fatboy the original" geen auteursrechtelijke bescherming geniet en dat eisende partij geen onrechtmatige daad pleegt jegens verwerende partij. De rechtbank wijst het meer gevorderde af en verwijst de vordering betreffende de "Airbag" naar de bijzondere rol.”

Lees het vonnis hier. 

GvEA, 12 november 2008, zaak T 270/06, Lego Juris A/S tegen OHIM / Mega Brands, Inc.

Eerst even kort: Gemeenschapsmerk. Aanvraag voor driedimensionaal gemeenschapsmerk. Vormmerk Rood Legoblokje. Absolute weigeringsgrond. Het functionele karakter van een vorm moet worden beoordeeld los van het bestaan van andere vormen. De term „noodzakelijk” betekent dat de vorm de kenmerken moet omvatten die technisch voldoende zijn voor het verkrijgen van de betrokken uitkomst. De perceptie door de betrokken consument is niet relevant voor de analyse van het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van een vorm. Bewijsaanbiedingen.

“80. Uit het voorgaande volgt ook dat verzoeksters argument, dat het niet-functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van de betrokken vorm werd aangetoond door haar eigen deskundigenonderzoeken, moet worden afgewezen. De deskundigenadviezen en de arresten van nationale rechterlijke instanties die verzoekster heeft aangehaald tot staving van haar betoog dat alternatieve vormen relevant zijn om te tonen dat het teken niet functioneel is, leveren volgens haar het bewijs dat de vorm van het Legoblokje niet de enige vorm is waarmee de gewenste uitkomst kan worden verkregen en dat deze vorm dus niet technisch noodzakelijk is. In punt 42 supra werd evenwel vastgesteld dat het functionele karakter van een vorm moet worden beoordeeld los van het bestaan van andere vormen, en in punt 39 supra dat de term „noodzakelijk” betekent dat de vorm de kenmerken moet omvatten die technisch voldoende zijn voor het verkrijgen van de betrokken uitkomst.

(…) 83. De andere argumenten van verzoekster doen niet af aan de hierboven verrichte vaststellingen.

84. In de eerste plaats is het argument van de grote kamer van beroep, dat een monopolie op een technische oplossing zou kunnen worden verkregen door inschrijving van alle vormen die deze oplossing hanteren, volgens verzoekster onrealistisch gelet op de uit de rechtspraak voortvloeiende eisen inzake onderscheidend vermogen. Zelfs indien het Gerecht de inschrijving van dergelijke vormen onrealistisch zou moeten achten, doet dit niet af aan de vaststelling dat de betrokken vorm functioneel is. Bijgevolg faalt verzoeksters argument.

85. In de tweede plaats is het eveneens irrelevant of in het Amerikaanse recht een uit een octrooi afkomstig bewijs onweerlegbaar is of niet. Door in punt 40 van de bestreden beslissing de Amerikaanse rechtspraak aan te halen, heeft de grote kamer van beroep immers haar analyse van het functionele karakter van het Legoblokje niet gebaseerd op de onweerlegbare aard van dat bewijs. Zij heeft haar analyse in de punten 41-63 van de bestreden beslissing gebaseerd op het arrest Philips, en zij heeft in de punten 42-48 en 52 en 53 van de bestreden beslissing rekening gehouden met de oudere octrooien als een van de vele factoren, zonder te oordelen dat het een onweerlegbaar bewijs betrof.

86. In de derde plaats dient te worden opgemerkt dat het argument, dat octrooibescherming van een technische oplossing niet in de weg staat aan merkenrechtelijke bescherming van een vorm waarin deze oplossing aanwezig is, irrelevant is. Hetzelfde geldt voor het argument inzake de verschillende draagwijdte van deze twee onderscheiden vormen van bescherming. De grote kamer van beroep heeft immers in punt 39 van de bestreden beslissing deze feitelijke situatie erkend en zij heeft daarna enkel verwezen naar de oudere octrooien om te wijzen op het functionele karakter van de wezenlijke kenmerken van het Legoblokje.

87. In de vierde plaats voert verzoekster aan dat haar concurrenten de vorm van het Legoblokje niet hoeven na te bootsen om dezelfde technische oplossing te hanteren, en dat bij gebreke van gevaar voor het ontstaan van een monopolie artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94 niet van toepassing is. Dit argument is evenwel gebaseerd op de onjuiste opvatting dat de beschikbaarheid van andere vormen waarin dezelfde technische oplossing aanwezig is, het bewijs vormt dat de betrokken vorm niet functioneel is, terwijl in punt 42 supra met klem erop werd gewezen dat volgens het arrest Philips de functionele vorm zelf ter beschikking moet zijn van iedereen. Dit argument moet dus worden afgewezen.

88. Gelet op een en ander, dient te worden geoordeeld dat de grote kamer van beroep op goede gronden heeft geconcludeerd dat de betrokken vorm functioneel is.

(…) 94. Gelet op een en ander, moet het beroep worden verworpen.

Lees het arrest hier.

“Edwin Jacobs vierde partner van het niche-advocatenkantoor time.lex te Brussel. Jacobs vervoegt Jos Dumortier, Geert Somers en Hans Graux, de drie oprichters  van time.lex. Het kantoor staat nu al sterk in de markt als specialist informatie- en  technologierecht. Met de komst van Jacobs breidt die expertise verder uit naar service  level agreements, outsourcing en andere ICT-contracten, e-banking, elektronische  facturatie, software, databanken, e-business en internet, informatiebeveiliging, digitale  archivering, privacy, auteursrecht en merken.
 
Edwin Jacobs leidde eerder de juridische dienst van ISABEL, een vooraanstaande  dienstverlener in e-banking, e-business (o.a. elektronische facturatie) en e-government.  Die grondige ICT kennis uit het bedrijfsleven benutte hij later als verantwoordelijke voor  de ICT-praktijkgroep bij Monard-D’Hulst Brussel.
 
Jacobs was oprichter en voorzitter van de ‘practice group informaticarecht-intellectuele  rechten’ bij het Instituut voor Bedrijfsjuristen. Hij is ook vrij medewerker aan het  Interdisciplinair Centrum voor Recht en Informatica (ICRI) van de K.U. Leuven, en  erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.”

Zie ook Jacobs’ eigen ‘Law & Justice blog’.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 11 november 2008, KG ZA 08-880, Arla Foods Amba tegen Th. Vergeer en Zonen B.V. 

Merkenrecht. Kaasmerk Puck tegen kaasmerk Cheez’Puck. Element Cheez is beschrijvend voor kaas, "tekenelementenpucks of Pu(c)k zijn beschrijvend voor ijshockeypucks, maar niet voor stukken kaas”. Overeenstemmende tekens, gevaar voor (minstgenomen indirecte) verwarring is aannemelijk: (impliciet pan-Europees?) inbreukverbod en overdracht domeinnaam. Rechtbank benadrukt nog eens dat “voor de beoordeling van potentieel verwarringsgevaar "sub b" een min of meer abstracte benadering is vereist en geen concreet opgetreden verwarring (of het gevaar daarvoor) behoeft te worden aangetoond.” Onrechtmatige daad en inbreuk handelsnaamrecht kunnen niet tot meeromvattend inbreukverbod leiden en blijven derhalve buiten beschouwing.

Nevenvorderingen niet toewijsbaar afgewezen onder verwijzing naar HR in Bax/Weijers (spoedeisend belang nevenvorderingen). Poceskosten: “Arla's stelling dat de indicatietarieven "op niets" zouden zijn gebaseerd en "een slag in de lucht" zouden betreffen, wordt gepasseerd.” €15.339,44. Afbeeldingen in het vonnis. 

Eiser Arla hanteert haar PUCK-(gemeenschaps)merken “voor een vooral in de Arabische wereld en onder inwoners van Europa met wortels in de Arabische wereld populaire geitenkaas- en roomkaasvariant. Dergelijke kaas is (ook) in Nederland, Duitsland en Denemarken op de markt en er wordt op Arabischtalige satelliettelevisiezenders met bereik in Europa zoals Al Jazeera reclame voor gemaakt.” Gedaagde Vergeer brengt een kaasproduct op de markt bestemd voor kinderen in Nederland en ook in Duitsland en Hongarije. Zij hanteert daarvoor het teken Cheez'Pucks en hanteert in haar marketinguitingen rondom dit kaasproduct een character (of mascotte, zoals haar advocaten dit betitelen) Puk of Puck.

Merkenrecht: “4.4. PUCK en Cheez'pucks zijn naar voorlopig oordeel overeenstemmende tekens ten opzichte van het Gemeenschapswoordmerk PUCK, waardoor gevaar voor (indirecte) verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking te nemen publiek. (…)

4.5. Arla heeft genoegzaam aannemelijk gemaakt dat het teken Cheez' in het verkeer gehanteerd wordt in samenstellingen als een gebruikelijke en louter beschrijvende aanduiding voor kaassmaak of kaasproduct. Dat is zo in de door haar overgelegde afbeeldingen van verpakkingen van CheezWhiz (kaassaus of kaasspray voor topping), Cheez-it of Cheez - it van Frico (reepjes kaas in een pakje) en Cheez-doodles (maiszoutjes met kaassmaak). Het element Cheez' betreft een verbastering of fonetische weergave van het Engelse woord cheese.

4.6. Voor bedoelde globale beoordeling betekent dit dat het element "pucks" uit de samenstelling Cheez'pucks het dominerende en onderscheidende bestanddeel is (waaraan meer gewicht toekomt bij de overeenstemmingsvraag, nu die immers in het totaalbeeld meer opvallen) – en bij de tekens Puk en Puck, voor zover gebruikt ter onderscheiding van de betrokken waar, is dit sowieso het enige te vergelijken element. Bovendien geldt dat een hoge mate van overeenstemming van de betrokken waren (in dit geval: (geiten)kaas en (Goudse kinder)kaas, allebei kaas derhalve) volgens vaste rechtspraak een geringere mate van overeenstemming tussen merk en tekens – zo daar hier al sprake van zou zijn – kan compenseren. Dit alles bij elkaar genomen betekent naar voorlopig oordeel dat de verschillen Cheez', respectievelijk de toevoeging van een meervoudsletter 's' in het tekenelement pucks uit de samenstelling Cheez'pucks, respectievelijk weglating van de letter 'c' in het teken Puk, niet maken dat geen sprake is van in ieder geval auditieve en visuele overeenstemming. Wellicht is dat voor wat de samenstelling Cheez'pucks betreft in mindere mate het geval, maar merkenrechtelijk is dat is voorshands niet relevant te achten. Dat de klank van "pu(c)k" in het Arabisch als "boek" zou klinken, zoals Vergeer onweersproken heeft aangevoerd, maakt dit niet anders, omdat Arabisch in de Europese Unie geen doorgaans begrepen taal is. Evenmin valt in te zien wat dit aan overeenstemming zou afdoen. Mogelijk is tevens sprake van begripsmatige overeenstemming als puck opgevat zou kunnen worden als synoniem voor schijf – maar Arla bestrijdt juist dat dit teken(element) als zodanig kan worden opgevat, zoals Vergeer wel aanvoert. Enkel auditieve gelijkenis kan overigens al voldoende zijn voor verwarringsgevaar. Dat het teken Cheez'pucks louter beschrijvend zou worden gebruikt, zoals Vergeer aanvoert, wordt voorshands niet gevolgd. Tekenelementen pucks of Pu(c)k zijn beschrijvend voor ijshockeypucks, maar niet voor stukken kaas.”

Verwarringsgevaar: “4.7. Tevens wordt voorlopig geoordeeld dat sprake is van minstgenomen indirect verwarringsgevaar in de in 4.4. bedoelde zin. In de eerste plaats is daarbij relevant dat Arla zich in deze zaak beroept op Gemeenschapsmerken die korter dan 5 jaar geleden zijn ingeschreven, zodat deze überhaupt nog niet eens als merk gebruikt behoeven te worden (art. 15(1) GMVo), zoals Arla terecht naar voren heeft gebracht. Dat geen sprake zou zijn van verwarringsgevaar, omdat Arla haar merk zou gebruiken voor geitenkaas bestemd voor de Arabische markt en Vergeer zich met haar teken en character richt op de Nederlandse (kinder) kaasmarkt, wordt – wat daar verder gelet op art. 15(1) GMVo ook van zij – voorshands niet gevolgd. Nog daargelaten dat Arla onvoldoende steekhoudend weersproken ter zitting heeft gesteld dat zij haar van de Puck-merken voorziene kaas ook in Europa te koop aanbiedt, zodat voorshands niet aannemelijk is dat sprake is van een louter "exportmerk" (overigens een krachtens art. 15(2)(b) GMVo als normaal gebruik als merk aangemerkte handeling), miskent die stelling dat voor de beoordeling van potentieel verwarringsgevaar "sub b" een min of meer abstracte benadering is vereist en geen concreet opgetreden verwarring (of het gevaar daarvoor) behoeft te worden aangetoond.

4.8. Op grond van het vorenoverwogene is een merkinbreukverbod gebaseerd op het Gemeenschapswoordmerk versterkt met een voor matiging vatbare dwangsom toewijsbaar, evenwel als in het dictum verwoord. Beoordeling op grond van de gecombineerde Gemeenschapswoord/ beeldmerken kan bij die stand van zaken achterwege blijven.”

Domeinnaam: “4.9. Arla heeft onweersproken en onderbouwd gesteld dat Vergeer het teken cheezpucks in haar domeinnaam waarachter de website www.cheezpucks.nl wordt gedreven, gebruikt als merk, namelijk mede ter onderscheiding van de producten die op de door de domeinnaam verkregen website worden aangeboden, omdat er een direct verband is tussen die domeinnaam en de producten die worden aangeboden (bijvoorbeeld in de banner "cheez'pucks. hèt kaasje voor coole kids" op de openingspagina). Zodoende valt ook het hanteren van deze domeinnaam onder het toe te wijzen merkinbreukverbod en kan de gevorderde medewerking aan overdracht van bedoelde domeinnaam daarop worden gebaseerd. Ter voorkoming van executiegeschillen zal Vergeer bij wijze van nadere ordemaatregel enige tijd gegund worden om tot aanpassingen te komen, waaronder het "uit de lucht" halen en overdragen van haar website aan Arla.”

Nevenvorderingen: “4.12. De nevenvorderingen zullen worden afgewezen. Gegeven de betwisting van bedoeld spoedeisend belang bij elke afzonderlijke nevenvordering heeft Arla onvoldoende aannemelijk weten te maken dat zo'n belang aanwezig is. Haar stelling dat de proceseconomie ermee gebaat zou zijn thans al in het kader van deze voorlopige beoordeling inzicht te krijgen in afnemers of toeleveranciers om verdere inbreuk te stoppen en in staat te zijn zonder verdere procedure buiten rechte haar schade te kunnen begroten teneinde vervolgens eventueel in der minne tot een regeling daaromtrent te komen met Vergeer, wordt niet voldoende geacht.

4.13. Dat wordt niet anders in het licht van HR 15 juni 2007, NJ 2008/153 (Bax/Weijers), waarin een nevenvordering tot vergoeding van buitengerechtelijke kosten aan de orde was. Daarin heeft de Hoge Raad uitgemaakt dat indien een hoofdvordering voldoende spoedeisend is om in kort geding te kunnen worden beslist, de proceseconomie ermee gebaat is, dat in hetzelfde geding ook over een daarmee nauw verwante nevenvordering als die ter zake van buitengerechtelijke kosten kan worden beslist. Indien die vordering niet of onvoldoende wordt betwist en de hoofdvordering voldoende spoedeisend is, mag volgens dit arrest in beginsel worden aangenomen dat ook toewijzing van de nevenvordering uit hoofde van onverwijlde spoed geboden is. Allereerst is in de onderhavige zaak wel sprake van betwisting van het spoedeisend belang bij de nevenvorderingen. In de tweede plaats kan een dergelijke proceseconomische overweging naar voorlopig oordeel (zoals ook onlangs in Vzr Rb 's-Gravenhage 7 oktober 2008, IEPT 20081007 (BMW/Inter-Tyre Holland) is uitgemaakt, niet leiden tot toewijzing van zeer ingrijpende nevenvorderingen als in deze procedure door Arla gevorderd nu het gestelde spoedeisende belang daartoe onvoldoende aannemelijk wordt geacht. In dat licht zij erop gewezen dat dit type nevenvorderingen in de systematiek van de Handhavingsrichtlijn (die terug gaat op de systematiek van Deel III van TRIPs Verdrag) bedoeld lijkt te zijn als definitieve maatregelen nadat een inbreuk (in of tijdens een bodemprocedure) is vastgesteld (artt. 8 en 10) en naar voorlopig oordeel moeilijk is te begrijpen onder de voorlopige en conservatoire maatregelen uit art. 9 van deze richtlijn (dat teruggaat op art. 50 TRIPs).

Proceskosten: “4.15. Voor vonnissen gewezen na 1 augustus 2008 dient voor de hoogte van de proceskosten in het geval van betwisting aansluiting te worden gezocht bij de per die datum in werking getreden genoemde regeling Indicatietarieven in IE-zaken, te vinden op www.rechtspraak.nl. Het door Arla opgevoerde bedrag is beduidend hoger dan het daarin vermelde indicatietarief voor een eenvoudig kort geding, evenwel maar enigszins hoger dan het indicatietarief voor een niet-eenvoudig kort geding. Gelet tevens op de hoogte van de door Vergeer zelf verantwoorde kosten ter onderbouwing van haar aanspraak uit hoofde van art. 1019h Rv ter hoogte van € 10.117,- (ook belangrijk hoger dan het indicatietarief voor een eenvoudig kort geding), maakt dat termen bestaan om aan te nemen dat het hogere indicatietarief van € 15.000,- te dezen als uitgangspunt kan worden genomen. De door Arla in rekening gebrachte kosten die daarboven uitkomen zijn in deze omstandigheden, behoudens steekhoudende nadere motivering, die ontbreekt, in beginsel niet aan te merken als redelijk en evenredig in de zin van art. 1019h Rv. Arla's stelling dat de indicatietarieven "op niets" zouden zijn gebaseerd en "een slag in de lucht" zouden betreffen, wordt gepasseerd onder verwijzing naar de betreffende regeling die blijkens de tekst ervan is vastgesteld door het LOVC na voorbereiding in een werkgroep ingesteld door het LOVC en totstandkoming in samenspraak met de NOvA. Zodoende wordt de proceskostenveroordeling vastgesteld op € 15.000,-, vermeerderd met € 254,- aan vast recht en € 85,44 aan explootkosten, derhalve op € 15.339,44.”

Lees het vonnis hier.

Ferry van Looijengoed (De Vries & Metman): In re Bilski: de “machine-or-transformation” test.

“Binnen een week nadat de President van het Europees Octrooibureau (EOB) een aantal vragen over de octrooieerbaarheid van computerprogramma’s heeft neergelegd bij de Grote Kamer van Beroep van het EOB (IEF 7203), heeft het Court of Appeal of the Federal Circuit (CAFC) in Amerika zich op 30 oktober in de zaak In re Bilski en banc meer in het algemeen uitgesproken over octrooieerbare materie. De uitspraak heeft in het bijzonder betrekking op de vraag aan welke eisen een werkwijze moet voldoen om onderwerp van octrooi te kunnen zijn.

(…) In het voorliggende geval gaat het om de vraag wanneer een uitvinding een “process” betreft in de zin van § 101. Het CAFC analyseert daartoe de jurisprudentie van het Hooggerechtshof over deze vraag en komt tot de conclusie dat uit deze jurisprudentie duidelijk wordt dat bovengenoemde fundamentele beginselen niet octrooieerbaar worden geacht omdat anders alle toepassingen van een dergelijk fundamenteel beginsel door een octrooihouder zouden worden gemonopoliseerd.

Hoewel dit dus de essentie is voor het uitsluiten van bepaalde materie, erkent het CAFC dat het in de praktijk lastig is om te bepalen of in een octrooiaanvrage wordt gepoogd om een fundamenteel beginsel te beschermen waardoor alle mogelijke toepassingen dreigen te worden gemonopoliseerd. Uit de jurisprudentie van het Hooggerechtshof kan echter, aldus het CAFC, ook een praktisch toepasbare test worden herleid om te bepalen of een werkwijze waarvoor octrooi is aangevraagd zodanig is gedefinieerd dat er geen fundamenteel beginsel wordt geoctrooieerd.”

Lees het voleldige artikel hier.

Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten. Voorstel Van Wet.

 “Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is dat de Wet toezicht collectieve beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten wordt gewijzigd, om het toezicht op collectieve beheersorganisaties te versterken en uit te breiden en te voorzien in de instelling van een onafhankelijke geschillencommissie voor de beslechting van geschillen over de vergoeding voor het gebruik van beschermde werken en prestaties.”

“De belangrijkste elementen van de versterking en verbreding van het toezicht kunnen als volgt worden samengevat:

a) ook Buma komt onder het preventieve toezicht te vallen,
b) ook organisaties van vrijwillig collectief beheer gaan onder het toezicht vallen,
c) collectieve beheersorganisaties moeten voldoen aan concrete eisen ten aanzien van transparantie en beheerskosten,
d) er wordt in een informatieplicht voorzien, op grond waarvan in Nederland gevestigde derden waarmee de onder het toezicht vallende organisaties bij de inning of verdeling van gelden samenwerken het College van Toezicht de gevraagde inlichtingen moeten verschaffen,
e) het toezicht op de tariefontwikkeling krijgt gestalte via de vereiste instemming vooraf van het College bij eenzijdig voorgenomen verhogingen van de standaardtarieven en
f) het College van Toezicht krijgt de bevoegdheid om bestuurlijke boeten en een last onder dwangsom op te leggen.

Voorts wordt voorzien in een onafhankelijke geschillencommissie voor de beslechting van tariefgeschillen. individuele tarieftoetsing door de geschillencommissie en kwalitatief sectortoezicht door het College van Toezicht. Daarnaast wordt voorzien in de bevoegdheid van de Minister van Justitie om bij algemene maatregel van bestuur nadere regels over het toezicht uit te vaardigen. Op dezelfde wijze kan ook worden bepaald dat bepaalde incasso- en/of repartitieactiviteiten slechts gezamenlijk kunnen worden uitgeoefend. Daarmee wordt de grondslag gelegd voor een nieuwe ordening van de inrichting van het collectieve beheer.”

Lees meer in het het Voorstel van Wet, de Memorie van Toelichting, het advies van de Commissie Auteursrecht, het advies van de Raad van State,  het advies van de Raad voor de Rechtspraak en het advies van de Adviescommissie voor het Burgerlijk Procesrecht.