Rechtbank Rotterdam 28 juli 2009, KG ZA 09-463. Eiser tegen OKRA Landschapsarchitecten en Gemeente Rotterdam (Met dank aan Gert Jan van de Kamp, Park Legal en Renée Hanegraaf, Kneppelhout & Korthals)

Auteursrecht op aardrijkskundig kaartje. Geen spoedeisend belang meer nu kaartje reeds is verwijderd. Proceskosten worden gecompenseerd, nu inbreuk duidelijk is gebleken, maar eiser onvoldoende geprobeerd heeft het geschil in der minne op te lossen.

Eiser heeft een kaartje getekend getiteld "Rotterdam anno 2006". De gemeente heeft Okra de opdracht te geven tot het opstellen van een (concept)nota 'Groene Rotte, Programma van Eisen'. In deze nota heeft Okra een door eiser vervaardigd kaartje opgenomen dat identiek is aan het kaartje Rotterdam anno 2006. Eiser brengt Okra een bedrag van EUR 600,- in rekening. Okra verwijst eiser door naar de Gemeente.

Eiser vordert in kort geding onder meer een verbod op inbreuk op het auteursrecht en  tot betaling door beide van EUR 10.000,- als voorschot op de schadevergoeding.

Eiser heeft ter zitting erkend dat het kaartje nu niet meer op de website van de gemeente en niet meer in de nota's te zien is. Bovendien heeft Okra reeds verklaard zich te zullen onthouden van iedere verveelvoudiging en/of openbaarmaking van het kaartje. In dat licht acht de rechtbank het onvoldoende aannemelijk dat (verdere) inbreuk op het auteursrecht van eiser op het kaartje dreigt, zodat eiser vooralsnog geen belang heeft bij het treffen van een onverwijlde voorziening. De omstandigheid dat ten tijde van het uitbrengen van de dagvaarding en de aanvankelijk bepaalde mondelinge behandeling van dit kort geding het kaartje nog wel op internet te vinden was, doet daaraan niet af. De vraag of eiser in kort geding voldoende spoedeisend belang heeft bij de gevraagde voorziening dient immers te worden beoordeeld naar de toestand van de uitspraak (NJ 2003, 78), dus naar de toestand van heden.

Eiser heeft verder niet gesteld dat hij (specifiek) spoedeisend belang heeft bij toewijzing van de nevenvorderingen.

Hoewel de vorderingen van eiser worden afgewezen, ziet de voorzieningenrechter aanleiding de proceskosten te compenseren. Aan de ene kant is tussen partijen niet in geschil dat Okra en de gemeente inbreuk hebben gemaakt op het auteursrecht van eiser op het kaartje. Daar komt bij dat eerst na dagvaarding en na de aanvankelijke bepaalde mondelinge behandeling van dit kort geding voor eiser voldoende duidelijk is geworden dat de inbreuk is gestaakt door aanpassing van de website door de gemeente en door het ondertekenen van de onthoudingsverklaring door Okra. Aan de andere kant heeft eiser naar voorlopig oordeel onvoldoende geprobeerd het onderhavige geschil in der minne op te lossen. In plaats van, zoals door de gemeente verzocht, een factuur naar de gemeente te sturen, heeft eiser zich gewend tot zijn advocaat, als gevolg waarvan de proceskosten voor alle partijen uiteindelijk fors zijn opgelopen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 28 juli 2009, KG ZA 09-1290, Nycomed GmbH, Nycomed B.V. tegen Sandoz B.V. (Met dank aan Dirk Straathof, Brinkhof)

Merkenrecht. Kort geding. Merkinbreuk afgewezen. Geen overeenstemming van merken. Inburgering niet aangenomen nu de tekens niet als herkomstaanduiding zijn gebruikt.

Nycomed heeft sinds 1994 een octrooi op het geneesmiddel PANTAZOL, werkzaam tegen maagzuur en andere oprispingen van maagsap. Sinds 5 mei 2009 is het octrooirecht van Nycomed afgelopen. Op de tablet van Nycomed staat het teken P20 of P40. Voorts heeft de tablet een ovale vorm en is geel van kleur. De vorm en de opdruk zijn als vorm/kleurmerk vastgelegd en ook de aanduidingen P20 en P40 zijn als merk ingeschreven bij het Benelux Bureau.

Sandoz produceert en verhandelt een soortgelijk geneesmiddel met dezelfde werkzame stof pantoprazol. De tablet van Sandoz heeft een ovale vorm met geronde rechthoekige zijden en is geel van kleur. Op de pil staat onder meer in de kleur zwart 20 of 40 afgebeeld.

Nycomed vordert – zeer kort samengevat – een verbod op merkinbreuk voor Sandoz om haar geneesmiddel Pantoprazol Sandoz te verkopen op straffe van een dwangsom. Sandoz voert hiertegen verweer.

De Voorzieningenrechter gaat in dit kort geding voorshands van de geldigheid van de merkrechten van Nycomed uit. Bij de inschrijving in het Benelux register zijn de vier merken reeds getoetst op absolute gronden en tot op heden zijn de inschrijvingen niet nietig verklaard wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen. Ook heeft Sandoz geen nietigheidsprocedure opgestart.

Van merkinbreuk is volgens de Voorzieningenrechter geen sprake. De door Sandoz gebruikte tekens komen niet in voldoende mate overeen om van identieke dan wel vrijwel overeenstemmende tekens te spreken. Daarbij wordt in ogenschouw genomen dat de Voorzieningenrechter voorshands van mening is dat de individuele elementen waaruit de samengestelde merken van Nycomed bestaan an sich niet voldoende eigen vermogen bezitten, zodat deze merken alleen in hun totaliteit met de door Sandoz gebruikte tekens moeten worden vergeleken.

Ook van inburgering is volgens de Voorzieningenrechter geen sprake. Nycomed heeft op geen enkele wijze aangetoond dat zij de ovale vorm, gele kleur en de opdruk van haar tabletten heeft gebruikt om de consument in de gelegenheid te stellen om deze tabletten te onderscheiden van tabletten van andere ondernemingen.

Nycomed’s vorderingen worden afgewezen en zij wordt veroordeeld in de proceskosten ad EUR 72.000,84.

Lees het vonnis hier.

Reclame Code Commissie, 28 juli 2009, 2009.00379. Nederlandse Orde van Uitvinders tegen adverteerder (Met dank aan Catrien Noorda, Howrey)

Reclamerecht. Klacht tegen reclameuiting op de website van een 'octrooiexpert'. Octrooiexpert is geen octrooigemachtigde.

De NOvU voert aan dat de suggestie wordt gewekt in de advertentie dat, afgezien van een verschil in prijs en opleiding, een 'octrooi expert' op één lijn zou zijn te stellen met een octrooigemachtigde. Voorts wordt ten onrechte de infruk gewekt dat er na het door de adverteerder uitgevoerde nieuwheidsonderzoek en het indienen van een octrooiaanvraag onaantastbare bescherming kan worden verkregen. Adverteerder wijst er onder meer op dat de klacht zich richt tegen een besloten website, zodat geen sprake is van een openbare aanprijzing in de zin van artikel 1 NRC.

In de eerste plaats overweegt de Commissie dat de gewraakte website, die voor een ieder toegankelijk is, dient te worden aangemerkt als een openbare aanprijzing van adverteerders diensten en dus een reclame-uiting is in de zin van de NRC.

Ten aanzien van de uiting zelf: "adverteerder [vergelijkt] werkzaamheden die hij als Patentexperte (octrooiexpert) verricht met die van een octrooigemachtigde en stelt [..] dat de waarde en de bescherming van een door hem en een door een  octrooigemachtigde geschreven octrooiaanvrage even groot is. "Patentexperte" en "octrooiexpert' zijn door adverteerder zelf bedachte titels en - anders dan wordt gesuggereerd - geen in Nederland erkende titels. Adverteerder heeft niet aangetoond dan wel aannemelijk gemaakt dat hij een opleiding heeft voltooid, die vergelijkbaar is met die welke een octrooigemachtigde heeft voltooid. Naar eigen zeggen heeft hij in München een tweejarige schriftelijke opleiding gevolgd, maar daarmee heeft adverteerder niet aangetoond een opleiding te hebben voltooid, waardoor hij in staat moet worden geacht om een octrooiaanvrage in te dienen die een uitvinder de bescherming biedt, die in de uiting in het vooruitzicht wordt gesteld"

"Afgezien van het feit dat - anders dan in de uiting wordt gesteld -
wettelijke bescherming niet kan worden gegarandeerd, is ook ten aanzien van de hier bedoelde tekst van belang dat adverteerder niet heeft aangetoond dat de door hem aangeboden dienst in kwalitatief opzicht gelijkwaardig is aan die van een octrooigemachtigde. De omvang van de rechtsbescherming die men aan een octrooi kan ontlenen, hangt voor een groot deel af van de kwaliteit van de aanvrage. Met name nieuwheid, inventiviteit en nawerkbaarheid van de uitvinding dienen, goed onderzocht en omschreven te zijn. Niet gebleken is dat adverteerder in staat is om een aanvraag in te dienen die met name op deze punten kwalitatief gelijkwaardig is aan die van een octrooigemachtigde."

Lees de beslissing hier.

Rechtbank 's-Gravenhage 22 juli 2009, HA ZA 09-1232. ABB Asea Brown Boveri Limited tegen X en Sosazienda ABB International

Verstekvonnis. Merkenrecht. Proceskosten voor de helft toegewezen.

ABB heeft de vorderingen jegens SAI ingetrokken. De vorderingen ten aanzien van X worden toegewezen in de door de rechtbank begrepen vorm. Daarbij wordt opgemerkt dat onder het verbod ook het gebruik ten aanzien van andere tekens dan de specifiek genoemde tekens valt voor zover dat gebruik ten aanzien van de genoemde merken voldoent aan de voorwaarden van artikel 9 lid 1 sub a-c GMVo en/of artikel 2.20 lid 1 sub a-c BVIE.

X zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten overeenkomstig art. 1019h Rv worden veroordeeld. De total kosten zijn beraamd op EUR 7.696,50. Uit die specificatie wordt het de rechtbank niet duidelijk of, en zo ja, hoe, een verdeling van die kosten is te maken ten aanzien van de afzonderlijke gedaagden.  De rechtbank gaat ervan uit dat de helft van de kosten zijn gemaakt ten behoeve van de vorderingen jegens X en de andere helft ten behoeve van de vorderingen jegens SAI. Nu eiseres de vorderingen jegens laatstgenoemde partij heeft ingetrokken, zal de rechtbank X veroordelen tot betaling van EUR 3.848,25, te weten de helft van het totale door eiseres gevorderde bedrag.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank 's-Gravenhage 22 juli 2009, HA ZA 09-1300. Carodel N.V. tegen Zeeman Textielsupers B.V.

Vrijwaringsincident. Auteursrecht kledingstukken.

"Een vordering tot oproeping van een derde in vrijwaring is in beginsel toewijsbaar, indien voldoende gemotiveerd en concreet wordt gesteld dat men krachtens een rechtsverhouding met die derde recht en belang heeft om de nadelige gevolgen van een ongunstige afloop van de hoofdzaak geheel of gedeeltelijk op deze derde te verhalen. Gelet op het feit dat Zeeman zich beroept op haar rechtsverhouding met Shapes International en het feit dat het bestaan van die rechtsverhouding door Carodel niet wordt betwist, valt niet uit te sluiten dat Zeeman, indien de beslissing in de hoofdzaak voor haar nadelig zal uitvallen, verhaal heeft op Shapes International. De stellingen van Carodel doen hieraan niet af. De rechtbank zal de incidentele vordering Shapes International in vrijwaring te mogen oproepen derhalve toewijzen. Gelet op de in de hoofdzaak gevorderde proceskostenveroordeling overeenkomstig artikel 1019h Rv zal de rechtbank de beslissing omtrent de kosten in het incident aanhouden."

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Arnhem 27 juli 2009, KG ZA 09-411. Eurovite Nederland B.V. tegen Van Dijk c.s. (Met dank aan Bas Berghuis, Simmons & Simmons)

Bewijsbeslag. Misbruik van bedrijfsgegevens van oud-werknemer niet aangetoond. Geen belang tot afgifte of inzage ex 843a Rv. Geen 1019h Rv proceskosten.

Van Dijk is een voormalig werknemer van Eurovite, een bedrijf in tegellijm. Eurovite heeft conservatoir (bewijs)beslag laten leggen op 2 laptops, diverse USB-sticks, 1 pc en diverse papieren bescheiden en in gerechtelijke bewaring gegeven aangezien Eurovite vermoedt dat Van Dijk misbruik maakt van de bedrijfsgegevens van Eurovite, met name de recepten voor de 'Fobylijm'. Tevens vermoedt Eurovite dat Van Dijk het bij Eurovite opgebouwde klantenbestand heeft meegenomen op zijn laptop/pc, waarna hij klanten van Eurovite zou hebben benaderd voor Bruil, waar hij als adviseur werkzaamheden verricht.

Eurovite vordert onder meer verstrekking van afschriften en/of uittreksels van de (digitale) gegevens waarop beslag is gelegd, afgifte van de in beslag genomen zaken en de kosten van het geding inclusief de beslagkosten. Grondslag van de vordering is artikel 843 Rv.

De voorzieningenrechter oordeelt dat in dit kort geding niet aannemelijk is gemaakt door Eurovite dat Van Dijk op enige wijze onrechtmatig jegens Eurovite heeft gehandeld. Eurovite heeft dan ook vooralsnog geen rechtmatig belang bij de gevorderde afgifte. Ook is niet voldaan aan het vereiste dat het moet gaan om 'bepaalde bescheiden'. De gestelde schending van een geheimhoudingsplicht is niet gebleken. Het beslag wordt opgeheven.

Lees het vonnis hier.

Paul Geerts: Noot bij Vzr. Rb. Amsterdam 18 juni 2009, IEF 7977, Hans Anders/Specsavers

"Wat minder gelukkig daarentegen vind ik het oordeel over het misleidende karakter van de vergelijkende-reclame-uiting van Specsavers, omdat die in mijn ogen wel degelijk ten onrechte de suggestie wekt dat Hans Anders niet over gekwalificeerd personeel beschikt en dus in strijd is met (art. 6:194a lid 2 sub a BW). Nu weet ik heel goed dat de marge van eigen (rechterlijke) interpretatie en appreciatie in misleidingskwesties relatief groot is, maar toch kan kernoverweging 4.5 uit het onderhavige vonnis mij niet overtuigen."

"Hoe dat ook zij, over die merkenrechtelijke vordering het volgende. In r.o. 4.12 lijkt de Voorzieningenrechter te suggereren (dat uit het O2/Hutchison-arrest volgt) dat vergelijkende reclame alleen dan niet is toegestaan wanneer sprake is van verwarringsgevaar.
Dat dit niet zo is weten wij (zeker) sinds HvJ EG 18 juni 2009, IEF 7974 (L’Oreal/Bellure). Dit arrest is op dezelfde dag gewezen als het onderhavige vonnis, zodat partijen en de Voorzieningenrechter niet op de hoogte konden zijn van deze belangrijke uitspraak. Niettemin heeft de rechter een vooruitziende blik gehad door aan het slot van r.o. 4.5 te oordelen dat (zo lees ik de overweging) de merkhouder zich ook kan verzetten tegen denigrerend merkgebruik
in vergelijkende reclame. Dat de rechter oordeelt dat daarvan i.c. geen sprake is, is niet zo verwonderlijk nu hij al geoordeeld heeft dat de reclame-uiting van Specsavers niet misleidend is. Indien men daar zoals ondergetekende anders over denkt is het geen hele grote stap om de reclame-uiting van Specsavers ook in strijd met art. 6:194a lid 2 sub e BW te achten."

Lees de gehele noot hier.

Rechtbank Arnhem 23 juli 2009, KG ZA 09-357. Prent tegen Gemeente Westervoort (Met dank aan Hemke de Wijs, Nysingh)

Merkrecht en straatnaam. Gebruik als straatnaam geen gebruik in de zin van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE. Proceskosten EUR 6.262,-.

Prent handelt sinds 2004 onder de namen 'Beekenoord Hypotheekcentrum', 'Beekenoord Makelaardij' en 'Beekenoord Assurantiekantoor' vanuit zijn hoeve genaamd 'Beekenoord'. In 2000 heeft Prent de naam Beekenoord als woordmerk geregistreerd voor zakelijke diensten in de klassen 35 en 36.

Prent stelt een merkenrechtelijke vordering in tegen de Gemeente Westervoort in verband met een nieuwbouwwijk en een straat daarin die door de gemeente “Beekenoord” zijn genoemd, vernoemd naar de boerderij van waaruit Prent zijn diensten aanbiedt. Prent meent dat de Gemeente Westervoort daarmee inbreuk maakt op zijn woordmerk Beekenoord op grond van artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE.

"Hoewel de gemeente moet worden toegegeven dat Prent sinds zijn sommatiebrief in februari 2008 lang heeft gewacht met het instellen van zijn verbodsvordering in kort geding, heeft Prent naar het oordeel van de voorzieningenrechter toch een spoedeisend belang bij zijn vordering."

De voorzieningenrechter oordeelt verder dat artikel 2.20 lid 1 onder d BVIE niet van toepassing is op de onderhavige situatie, omdat het gebruik van een benaming als straatnaam niet onder de reikwijdte van het woord “gebruik” in de zin van dat artikellid valt. De gemeente heeft bij het geven van de naam aan de wijk en de straat gehandeld ter uitvoering van haar publiekrechtelijke taak. De gemeente heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij bij de keuze voor de geografische aanduiding Beekenoord heeft gehandeld conform haar beleid, dat inhoudt dat gezocht wordt naar de naam van een historisch gebouw in het plangebied.

Daarbij verwijst de rechter naar de wetswijziging als gevolg waarvan vanaf 1 januari 2004 de woorden “in het economisch verkeer” uit dit artikellid (uit de BMW) zijn geschrapt, maar welke wijziging i.c. niet relevant is. "Een inhoudelijke wijziging, in die zin dat bijvoorbeeld het gebruik van een benaming als straatnaam nu wel onder de reikwijdte van 'gebruik' in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d valt, kan daarmee naar het oordeel van de voorzieningenrechter niet zijn beoogd."

Bovendien oordeelt de voorzieningenrechter dat de gemeente een geldige reden zou hebben voor het gebruik van de benaming als straatnaam indien artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE wel van toepassing zou zijn.

De proceskosten worden begroot op EUR 6.262,00,-.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam 8 juli 2009, HA ZA 07-3241. Stichting Stemra en Intersong-Basart Publishing Group B.V. tegen Fan Interactive Media B.V. en Tonny Keijzers Auto's B.V. (Met dank aan Marcel Bunders, Hellingman Bunders Advocaten)

Auteursrecht. Onenigheid na het verzoek om een voor televisie en internet geschikte reclamefilm te maken. In geschil is de vraag of het in de commercial gebruikte muziekstuk inbreuk maakt op de rechten van Stemra ten aanzien van het Muziekwerk 'Congratulations', bekend in de vertolking van Cliff Richard.

"4.4 Alvorens de vraag beoordeeld wordt of met het gebruik van het lied in de commercial van Tonny Keijzers inbreuk wordt gepleegd op de auteursrechten op het Muziekwerk, is aan de orde het verweer van Tonny Keijzers dat zij niet aansprakelijk gehouden kan worden voor de inhoud van de commercial en het, voor dit geding van belang zijnde, in die commercial gebruikte lied, omdat niet zij, maar Fan opdracht zou hebben gegeven om dit lied te componeren en onder de commercial te monteren. Dit verweer faalt. De actie tot handhaving van het auteursrecht kan zich richten tegen degene die in strijd met het auteursrecht openbaar maakt of verveelvoudigt, waarbij de toerekenbaarheid niet van belang is. Nu vaststaat dat de commercial waarin het lied gebruikt wordt een commercial is voor de onderneming van Tonny Keijzers en Tonny Keijzers derhalve ook opdracht heeft gegeven voor het maken van deze commercial en voor het uitzenden ervan, kan jegens Tonny Keijzers een vordering op grond van het auteursrecht worden ingesteld. Dat Tonny Keijzers voor het maken van de commercial een derde, in casu Fan, heeft ingeschakeld die onder omstandigheden ook aansprakelijk zou kunnen zijn voor mogelijke inbreuken op het auteursrecht, doet aan haar eigen aansprakelijkheid niet af. De vraag of Tonny Keijzers zich al dan niet bewust was van een mogelijke inbreuk op het auteursrecht is daarbij evenmin van belang."

"Voor de beantwoording van de vraag of de in de commercial gebruikte muziek inbreuk maakt op het Muziekwerk is doorslaggevend of sprake is van overname van beschermde elementen van het Muziekwerk, waarbij gelet moet worden op de totaalindruk van het Muziekwerk en de door Tonny Keijzers gebruikte muziek. De rechtbank is na het beluisteren van het overgelegde geluidsmateriaal van oordeel dat het in de commercial van Tonny Keijzers gebruikte lied een in overwegende mate op het Muziekwerk gelijkend muziekstuk is en dat in dit muziekstuk zoveel beschermde elementen uit het Muziekwerk zijn gebruikt, dat sprake is van nabootsing in gewijzigde vorm van het Muziekwerk die niet als nieuw oorspronkelijk werk kan worden aangemerkt."

De aan Stemra toekomende schadevergoeding wordt vastgesteld op EUR 25.000,-. De proceskosten worden begroot op EUR 7.855,53.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof 's-Gravenhage 21 juli 2009, gevoegde zaken 200.028.826/01 en 200.029.041/01. TROS tegen Pretium Telecom B.V. en Pretium B.V. tegen TROS (Met dank aan Remco Klöters, Van Kaam Advocaten)

Zowel de Tros als Pretium komen in hoger beroep van het vonnis van de rechtbank 's-Gravenhage van 13 februari 2009 (IEF 7576) met betrekking tot uitzendingen van Tros Radar, waarin met een verborgen camera opgenomen beelden worden vertoond van een cursus bij een callcenter van CPM (dat telefonisch klanten werft voor Pretium).

"Gegeven de aanhoudende ruis rondom Pretium, het feit dat de voicelog alleen het laatste deel van het gesprek betreft, zodat onduidelijk is wat eerder in de gesprekken gebeurt, en de doelstelling van het programma Tros Radar is het hof voorshands van oordeel dat de gekozen onderzoeksmethode (participerende observatie en vastlegging door middel van een verborgen camera) in de omstandigheden van dit geval niet onrechtmatig is jegens Pretium."

"Het hof heeft de uitzending van 29 september 2008 herhaaldelijk bekeken en onderschrijft het oordeel van de voorzieningenrechter dat de beelden een cursus tonen waarin een snelle, agressieve belmethode wordt gepropageerd en waarin forse beloningen in het vooruitzicht worden gesteld bij een succesvolle toepassing van deze methode. Het hof is het ook eens met het oordeel van de voorzieningenrechter dat de uitlatingen en handelwijze van de cursusleider en de assistent-cursusleider tijdens de cursus, de zogeheten pauzegesprekken en de door hem gevoerde telemarketinggesprekken grenzen overschrijden."

"De cold calling methode is voor consumenten per definities tot op zekere hoogte overrompelend. Een speciaal opgeleide en op het gesprek voorbereide medewerker van een callcenter belt immers ongevraagd een willekeurig persoon op om hem/haar een product of dienst aan te bieden. Juist deze vorm van telemarketing vergt extra zorgvuldigheid."

"Alles afwegend leidt het voorgaande naar het voorlopig oordeel van het hof tot de slotsom dat de uitzending van 29 september 2008 niet onrechtmatig was jegens Pretium. De kern van de botsing tussen de vrijheid van meningsuiting voor Tros Radar en het recht van Pretium op een goede naam is door de voorzieningenrechter [...] juist weergegeven."

Lees het arrest hier.