Plicht tot ompakken vanwege onrechtmatig gebruik certificeringsnummer
Uitspraak ingezonden door Christel Jeunink, Van Iersel Luchtman Advocaten.
Onrechtmatige gebruik van certificeringsnummer/ keurmerk. Plicht tot ompakken. Eiseres houdt zich bezig met de vervaardiging van glasvezelbehang en glasvliesbehang. Zij heeft voor deze producten een Oeko-tex certificaat. Door gedaagde wordt het certificeringsnummer van de Tsjechische onderneming Saint-Gobain Adfors CZ s.r.o. op de verpakking van de glasvezelbehangproducten gebruikt. Deze producten zijn bij Gamma en Karwei terecht gekomen.
De gedaagde wordt veroordeeld tot het staken en gestaakt houden van het onrechtmatig gebruik van de Oeke-tex certificeringsnummers van eiseres. Tevens wordt ze bevolen om de producten om te (doen) pakken en het nummer te verwijderen, afnemers schriftelijk te verzoeken producten terug te zenden en tot rectificeren op de website.
Dat het gebruikte materiaal verschilt, doet hier niet aan af
Vzr. Rechtbank Amsterdam 15 november 2012, LJN BY5183 (Flos S.P.A. tegen gedaagde h.o.d.n. Superstoel)De auteursrechthebbende van de lamp ARCO is Flos. Het auteursrecht is bij overeenkomst van 1977 door de ontwerpers overgedragen aan Flos. Gedaagde stelt nu dat niet blijkt dat dit onderdeel door een beëdigd vertaler is vertaald. Bij eventuele twijfels over de juistheid van de vertaling had gedaagde een voorbeeld moeten noemen, zodat er op z’n minst een aanwijzing zou zijn geweest dat de tekst niet goed is vertaald. Vooralsnog wordt dan ook van de juistheid van de verklaring en de overdracht van het auteursrecht overgegaan, alsmede dat de auteursrechthebbende van de lamp ARCO Flos is.
Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maakt de lamp van gedaagde dezelfde totaalindruk als de lamp ARCO. Dat het gebruikte materiaal verschilt, doet hier niet aan af. Ook niet of de afmetingen verschillen. De lamp van Superstoel, danwel [gedaagde] wordt bovendien zelfs aangeboden als replica en booglamp Arco.
Vaststaat dat [gedaagde] - al dan niet via Superstoel - de betreffende lamp op diverse websites heeft aangeboden en in ieder geval twee exemplaren via Marktplaats heeft verkocht. Voorshands kan worden aangenomen dat gedaagde met het aanbieden en verkopen van haar lamp inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van eiseres met betrekking tot de lamp ARCO.
Dit brengt met zich mee dat de vordering van eiseres om iedere verdere inbreuk op haar auteursrecht te staken en gestaakt te houden toewijsbaar is. Gezien de betwisting door gedaagde van de hoogte van de door eiseres gevorderde volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv en met toepassing van het criterium dat deze kosten redelijk en evenredig dienen te zijn, zullen deze kosten in redelijkheid op een lager bedrag worden gesteld.
4.4. (...) Vooropgesteld wordt dat voor beantwoording van de vraag of op deze lamp auteursrecht rust gekeken dient te worden naar het samenstel van elementen die de totaalindruk van de lamp bepalen en niet zozeer naar elk element op zich. Voorshands is de voorzieningenrechter van oordeel dat de karakteristieke vormgeving, bestaande uit de samenstelling van de verschillende elementen, zoals hiervoor is weergegeven, maakt dat de lamp ARCO kan worden aangemerkt als een werk met een eigen en oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt. De wijze waarop de lamp ARCO is vormgegeven is het resultaat van scheppende menselijke arbeid en dus van creatieve keuzes. De uitvoering van de lamp ARCO is niet zo banaal of triviaal dat daarachter geen creatieve arbeid van welke aard dan ook valt aan te wijzen. Dat andere lampen dezelfde elementen kunnen hebben, doet aan het bovenstaande niet af. Er rust derhalve auteursrecht op de lamp ARCO.
4.5. [gedaagde] betwist voorts dat Flos auteursrechthebbende van de lamp ARCO is. Dat het auteursrecht bij overeenkomst van 1977 door de gebroeders Castiglioni is overgedragen aan Flos kan zij uit de door Flos overgelegde stukken niet afleiden, aldus [gedaagde]. Uit de letterlijk tekst van de door Flos overgelegde vertaling volgt dat het auteursrecht aan haar is overdragen. [gedaagde] stelt nu dat niet blijkt dat dit onderdeel door een beëdigd vertaler is vertaald. Deze eis wordt echter ook niet gesteld. Indien [gedaagde] wil betogen dat zij twijfels heeft over de wijze waarop een en ander is vertaald dan had zij daartoe een voorbeeld moeten noemen, zodat er op z’n minst een aanwijzing zou zijn geweest dat de tekst niet goed is vertaald. Ook haar verweer dat er wellicht voorwaarden en beperkingen aan het auteursrecht zijn gesteld, heeft zij niet nader onderbouwd met een voorbeeld. Vooralsnog wordt dan ook van de juistheid van de verklaring en de overdracht van het auteursrecht overgegaan, alsmede dat de auteursrechthebbende van de lamp ARCO Flos is.
4.7. Vaststaat dat [gedaagde] - al dan niet via Superstoel - de betreffende lamp op diverse websites heeft aangeboden en in ieder geval twee exemplaren via Marktplaats heeft verkocht (zie de e-mail van 26 oktober 2012 bij de feiten onder 2.6). [gedaagde] heeft aangevoerd dat zij de lampen heeft ingekocht, maar thans geen voorraad meer voorhanden heeft. Zij heeft te kennen gegeven dat zij na het schrijven van de advocaten van Flos van 13 augustus 2012 geen gelijkende lampen meer heeft ingekocht en dat zij dat in de toekomst ook niet meer zal doen. [gedaagde] heeft echter geen onthoudingsverklaring ondertekend en vooralsnog is onduidelijk hoe lang de lampen nog via websites te koop zijn aangeboden. Flos heeft vlak voor de zitting nog geconstateerd dat de door [gedaagde] aangeboden lamp nog is vermeld in een catalogus, die is te raadplegen via de website van Superstoel. Ter zitting heeft
[A] verklaard dat hij en [gedaagde] dit over het hoofd hebben gezien en dat hij er voor zorg zal dragen dat de lamp uit de catalogus wordt verwijderd en van de website wordt verwijderd. Verder is aan de zijde van [gedaagde] nog verklaard dat de lamp ook nog als decoratie is gebruikt.
Al met al kan voorshands worden aangenomen dat [gedaagde] inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van Flos met betrekking tot de lamp ARCO. Dit brengt met zich mee dat de vordering van Flos om iedere verdere inbreuk op haar auteursrecht te staken en gestaakt te houden toewijsbaar is als na te melden. Nu de primair gestelde inbreuk op het auteursrecht slaagt, behoeft het subsidiair gestelde onrechtmatig handelen in verband met slaafse nabootsing geen verdere bespreking meer.
4.8. Flos stelt dat zij materiële schade heeft geleden in verband met gederfde winst en kosten die zij heeft moeten maken. Aannemelijk is volgens Flos dat een deel van het publiek dat normaal gesproken voor de lamp ARCO zou kiezen nu voor de ongeoorloofde verveelvoudiging van Superstoel heeft gekozen. Daarnaast stelt zij dat zij immateriële schade heeft geleden, bestaande uit de waardevermindering van het auteursrecht op de lamp ARCO, afbreuk op de exclusiviteit van de lamp ARCO en de reputatie van Flos. Op grond van artikel 27a van de Auteurswet kan Flos schadevergoeding en/of winstafdracht vorderen. Zij heeft daarvoor een gespecificeerde opgave nodig van het aantal lampen dat is ingekocht en verkocht met bijbehorende prijzen en gemaakte winsten.
4.6. De vraag die vervolgens dient te worden beantwoord is of de lamp die [gedaagde]via Superstoel te koop aanbiedt via websites als een inbreuk op het auteursrecht op de lamp ARCO kan worden aangemerkt. Ook hier geldt dat naar de totaalindrukken van de beide lampen moet worden gekeken. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter maakt de lamp van [gedaagde] dezelfde totaalindruk als de lamp ARCO. Dat het gebruikte materiaal verschilt, doet hier niet aan af. Ook niet of de afmetingen verschillen. Uit de afbeeldingen van de lamp ARCO en de door Superstoel aangeboden lamp blijkt dat deze lampen nagenoeg identiek zijn. De lamp van Superstoel, danwel [gedaagde] wordt bovendien zelfs aangeboden als replica en booglamp Arco.
Over trouwfoto's, bodybuilding en misdadig-Dordrecht.com
Met samenvatting van Esther van Genuchten, VU Masterstudent Internet, intellectuele eigendom en ICT.
Als randvermelding. Domeinnaamrecht. Levering trouwfoto's Onrechtmatige publicatie. Belang van belastende berichtgeving, onvoldoende belang.
Vanwege het uitblijven van de levering van de trouwfoto’s door gedaagde, fotograaf bij X Photography & Design, heeft eiser een bericht over gedaagde geplaatst op het forum van bodybuilderssite: ‘DutchBody-building.com’. Gedaagde heeft als reactie hierop de website www.misdadig-dordrecht.nl in het leven geroepen. Aangezien gedaagde heeft verklaard dat hij de website www.misdadig-dordrecht.nl alleen in het leven heeft geroepen met het enkele doel hierop belastende berichtgeving over eisers te plaatsen en dat hij geen ander belang heeft bij deze domeinnaam heeft de voorzieningenrechter aanleiding gezien gedaagde te bevelen de domeinnaam ‘misdadig-dordrecht.com’ op te zeggen.
Voldoende aannemelijk is dat eisers in hun dagelijkse leven en in hun werk hinder ondervinden van de op internet geplaatste berichten. Spoedeisendheid van de door hen ingestelde vorderingen is hiermee gegeven. Ten aanzien van de afgifte van de foto’s wordt eveneens geoordeeld dat voldoende aannemelijk is dat sprake er is van een spoedeisend belang. De vordering tot het verwijderen en het verwijderd houden van deze website wordt dan ook toegewezen. Gedaagde wordt tevens verplicht binnen vierentwintig uur bij elk van de exploitanten van de zoekmachines Google, MSN, Bing en Yahoo een verzoek in te dienen tot het verwijderen en verwijderd houden van de inhoud van de berichten op www.misdadig-dordrecht.com uit het cachegeheugen. De voorzieningenrechter beveelt gedaagde om binnen vierentwintig uur na heden de trouwfoto’s van eisers aan hen af te geven, onder gelijktijdige betaling van het bedrag van € 940,-.
www.misdadig-dordrecht.com
4.2. [Gedaagde] heeft erkend dat hij deze site heeft gemaakt en dat hij berichten over bedreiging, mishandeling en huisvredebreuk door [Eisers] op deze site heeft geplaatst. [Gedaagde] heeft verklaard dat hij de website www.misdadig-dordrecht.nl in het leven heeft geroepen met het enkele doel hierop belastende bericht¬geving over [Eisers] te plaatsen in reactie op de berichten die [eiser 1] op het forum van DutchBody¬building.com had geplaatst. Zonder nadere onderbouwing, in de vorm van bijvoorbeeld politieverslagen, en gelet op het door [Gedaagde] ter zitting erkende doel van de website – namelijk om [eiser 1] met gelijke munt terug te betalen na zijn bericht op het forum van DutchBody¬building.com is waarschijnlijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat de door [Gedaagde] op deze website geplaatste berichten onrechtmatig zijn jegens [Eisers] De vordering tot het verwijderen en het verwijderd houden van deze website zal dan ook worden toegewezen. Tevens zal [Gedaagde] worden veroordeeld om de exploitanten van de in de eis genoemde zoekmachines te verzoeken de inhoud van deze website uit het cachegeheugen te verwijderen, zodat de naam van [Eisers] niet langer in verband kan worden gebracht met de berichtgeving die op deze website was geplaatst.Nu [Gedaagde] heeft verklaard dat hij de website www.misdadig-dordrecht.nl alleen in het leven heeft geroepen met het enkele doel hierop bericht¬geving over [Eisers] te plaatsen en dat hij geen ander belang heeft bij de domeinnaam is er tevens aanleiding [Gedaagde] te bevelen de domeinnaam misdadig-dordrecht.com op te zeggen. De door [Eisers] mede gevorderde dwangsom zal worden gematigd tot een bedrag van € 1.000,- per dag dat [Gedaagde] in gebreke blijft aan dit bevel te voldoen met een maximum van € 50.000,-.
Weblog
4.3. Zoals in rechtsoverweging 4.2 is geoordeeld, is niet onaannemelijk dat de uitlatingen die op het weblog over [Eiser 1] zijn gedaan, onrechtmatig zijn jegens [Eisers] [Eisers] hebben echter onvoldoende onderbouwd dat deze uitlatingen afkomstig zijn van [Gedaagde] zelf. Het vermoeden van [Eisers] dat de ondertekenaar van het bericht, Foto [Y], in feite [Gedaagde] zelf moet zijn is - gelet op de datum van het verschijnen van het bericht en gelet op de details van het bericht - niet geheel onbegrijpelijk maar gelet op de stellige betwisting door [Gedaagde] dat het bericht van hem is en de onweersproken stelling van [Gedaagde] dat hij op verschillende fora voor fotografen heeft gecommuniceerd over het incident waarna een voor hem onbekende collega het blog moet hebben geplaatst, hebben [Eisers] in dit kort geding onvoldoende aannemelijk gemaakt dat de berichtgeving van Foto [Y] door [Gedaagde] zelf op het weblog is geplaatst, zodat het deel van de vordering dat hierop betrekking heeft, wordt afgewezen. Trouwfoto’s
4.5. Tussen partijen staat vast dat [Gedaagde] beschikt over de trouwfoto’s die hij op 22 juni 2012 in opdracht en voor rekening van [Eisers] heeft gemaakt. [Gedaagde] heeft niet, althans onvoldoende, aangevoerd om waarom hij niet gehouden zou zijn deze foto’s aan [Eisers] te leveren. [Eisers] hebben aangeboden het hiervoor overeengekomen bedrag van € 940,- inclusief BTW aan [Gedaagde] te voldoen en de rechtbank begrijpt de vordering om te bepalen dat de foto’s aan hen worden geleverd dan ook aldus, dat die levering geschiedt onder de overeengekomen voorwaarde dat [Eisers] de daarvoor overeengekomen vergoeding bij levering zullen voldoen. Dat [Eisers] gehouden zouden zijn alle overige door [Gedaagde] aan hen in rekening gebrachte bedragen – door hem als gevolg beschouwd van door [Gedaagde] aan [eiser 1] verweten onrechtmatig handelen – aan hem te voldoen, is door [Gedaagde] in de onderhavige procedure onvoldoende onderbouwd. De stellingen van [Gedaagde] geven, zo zij al juist zijn, ook geen voldoende grond voor het oordeel dat [Gedaagde] het leveren van de foto’s mag opschorten totdat ook de andere door hem in rekening gebrachte bedragen zijn voldaan.Geoordeeld wordt dan ook dat [Gedaagde] de trouwfoto’s aan [Eisers] dient te leveren tegen betaling door [Eisers] van het bedrag van € 940,- . De door [Eisers] mede gevorderde dwangsom op de afgifte van de foto’s zal worden gematigd tot een bedrag van € 500,- per dag met een maximum van € 25.000,-.
Op andere blogs:
DomJur 2013-926 (Misdadig Dordrecht)
SOLV (Het gevaar van nieuwe media: een praktijkvoorbeeld)
Elementen die ook aangetroffen worden op websites van soortgelijke ondernemingen
Vzr. Rechtbank Roermond 5 december 2012, zaaknr. 119175 / KG ZA 12-211 (Social Deal B.V. tegen Wowdeal b.v.)Uitspraak ingezonden door Chantal Bakermans en Peter Kits, Holland Van Gijzen.
Auteursrecht website. Slaafse nabootsing. Partijen exploiteren een onderneming gericht op de online verkoop van kortingsbonnen. In overleg met ondernemers in gemeenten stelt Social Deal een aanbieding samen. Deze aanbieding wordt voor een periode van 24 of 48 uur op de site geplaatst. Consumenten kunnen deze kopen en verzilveren bij de ondernemer.
Zoals tijdens de mondelinge behandeling is gebleken dat Social Deal bij de lay-out van haar website elementen heeft gebruikt die ook aangetroffen worden op de website van vele andere soortgelijke ondernemingen. Reeds bestaand materiaal dat een auteur in zijn werk heeft verwerkt, de zogenaamde objectieve elementen in een werk, is auteursrechtelijk dan ook niet beschermd.
De voorzieningenrechter ontkent het eigen oorspronkelijk karakter, het is heel denkbaar dat twee of meer auteurs, onafhankelijk van elkaar, (nagenoeg) hetzelfde werk (kunnen) maken. De website van Social Deal komt geen auteursrechtelijke bescherming toe. Betreft de grondslag slaafse nabootsing: De websites vertonen meerdere in het oog springende verschillen, die zodanig zijn dat niet kan worden gezegd dat van een overeenstemmende totaalindruk sprake is. De vorderingen worden afgewezen.
4.2. Iedere auteur maakt bij het scheppen van een werk gebruik van reeds bestaande elementen. De website van Social Deal vormt daar geen uitzondering op. Zo is tijdens de mondelinge behandeling gebleken dat Social Deal bij de lay-out van haar website element heeft gebruikt die ook aangetroffen worden op de website van vele andere soortgelijke onderneming die - net zoals Social Deal - online kortingen aanbieden. Reeds bestaand materiaal dat een auteur in zijn werk heeft verwerkt, de zogenaamde objectieve elementen in een werk, is auteursrechtelijk dan ook niet beschermd.
4.8. Ten aanzien van de volgende elementen en de wijze waarop deze op de website worden gepresenteerd kan van nabootsing, die bij het publiek verwarring kan stichting, geen sprake zijn: het aankoopbedrag, de korting, de duur van de deal, het aantal verkochte deals, de afbeelding van de deal, achtergrondfoto's. Deze elementen zijn in de branche gangbaar en komen op de website van vrijwel alle aanbieders van deals voor.
Weliswaar oogt de techniek van de onderstellen exact hetzelfde
Uitspraak ingezonden door Camiel Beijer, Van Diepen Van der Kroef Advocaten.
Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Verklaring van niet-inbreuk gevorderd voor nieuwe - waarover geen oordeel voorzieningenrechter (LJN BD5628) of hof (IEF 8647) modellen, daarvoor leent zich een bodemprocedure. Kort geding Roessink richt zich op het ontwikkelen en verkopen van kantoormeubelen, projectmeubelen, magazijnartikelen e.d., Rodachair verhandelt bedrijfsstoelen. Score is ontwikkelaar, fabrikant en verkoper van zitmeubelen. Score verhandelt een voetensteun (basic 952) en een voetensteun die aan een stoel gemonteerd kan worden. De Voorzieningenrechter Zwolle-Lelystad oordeelt dat het auteursrecht niet aan Score toekomt, maar wel dat er sprake is van slaafse nabootsing. Bij arrest van het Hof Arnhem (nevenzittingsplaats Leeuwarden) wordt het vonnis bekrachtigd. MTM is een derde bedrijf dat een brochure heeft uitgebracht met een prijslijst waarop de VS 80 en VS 81 worden aangeboden. Roessink c.s. heeft niet geleverd, en is niet bereid te leveren totdat het haar weer is toegestaan.
Roessink heeft na het arrest een nieuw vormgegeven voetensteun ontwikkeld (nieuwe steun en nieuwe meedraaiende steun). Roessink c.s. vorderen Score te verbieden executiemaatregelen te treffen. Deze vordering is in kort geding afgewezen, mede omdat er nog geen executietraject was ingezet en het om een nieuw ontwikkeld product ging.
De rechtbank is met Vzr. en Hof van oordeel dat de 'oude voetensteunen' zijn aan te merken als een slaafse nabootsing. Roessink c.s. hebben bij het ontwerp van deze voetensteunen niet alles gedaan wat redelijkerwijs, zonder afbreuk te doen aan deugdelijkheid of bruikbaarheid, mogelijk en nodig is om verwarring te voorkomen. Immers, de vormgeving van de voetensteun is niet enkel technisch en functioneel bepaald, omdat persoonlijke keuzes van de ontwerper mogelijk zijn, bijvoorbeeld bij de vormgeving van de voetenplaat.
De nieuwe voetensteunen van Roessink c.s. zijn zodanig anders vormgegeven dat er voldoende onderscheidende kenmerken zijn om verwarring te voorkomen. Weliswaar oogt de 'techniek' van de onderstellen exact hetzelfde, maar door de afwijkende bovenplaat is er voldoende onderscheidend vermogen tussen de modellen.
In reconventie: de rechtbank is van oordeel dat Roessink c.s. via MTM de oude voetensteunen hebben doen verhandelen. Daarmee zijn Roessink c.s. in gebreke met het volledig nakomen van het vonnis.
Leessuggesties: 2.8, 2.12, 4.8, 4.11, 4.16, dictum.
Meubelrecht (Iinbreuksmoes bij slaafse nabootsing)
Belang om te weten waar haar medische producten zich bevinden
Vzr. Rechtbank Arnhem 9 november 2012, LJN BY5011 (CareFusion tegen Medical Technology Transfer B.V.)MTT heeft als distributeur van (rechtsvoorgangers van) CareFusion in Nederland de verkoop verzorgd van Infant Flow, een systeem dat de ademhaling van pasgeborenen ondersteunt. De opzegging van de distributieovereenkomst is conform overeenkomst na een looptijd van 3 jaar, met inachtneming van opzegtermijn van tenminste 3 maanden op juiste wijze gedaan.
Nu vordert CareFusion dat MTT niet langer gebruik maakt van de handelsmerken, logo´s en rechten gerelateerd aan het product en de distributieovereenkomst en overdracht van alle (in haar naam staande) handelsmerken, logo´s en rechten. Gezien de rechtsgeldige opzegging van de distributieovereenkomst heeft MTT geen recht op of belang bij de intellectuele eigendomsrechten betreffende de producten geleverd onder de distributieovereenkomst. Nu CareFusion in verband met het onweersproken doel en gebruik van haar medische producten en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s er recht en belang bij heeft te weten waar haar medische producten zich bevinden, dient MTT de namen en adressen van alle afnemers die van MTT Infant Flow producten hebben betrokken vanaf 1998 te verstrekken.
4.6. Daarmee ligt de vraag voor wat de gevolgen zijn van de beëindiging van de distributieovereenkomst. CareFusion doet in dit verband een beroep op het bepaalde in artikel 15 distributieovereenkomst. Ook ten aanzien daarvan heeft zij een op zichzelf door MTT niet-betwiste legal opinion in het geding gebracht (productie 17 bij dagvaarding).
In deze legal opinion wordt tot de slotsom gekomen: ‘clause a5 (bedoeld moet zijn: 15,vzr) of the Distribution Agreement is enforceable under English law and none of the limitations which may restrict the parties’ ability to contract freely apply in this case.’ Artikel 15 distributieovereenkomst is aldus maatgevend voor de handelingen die MTT heeft te verrichten of juist heeft na te laten in verband met de beëindiging van de distributie-overeenkomst. In het kader hiervan zal zij, naast het verrichten van andere handelingen, onder meer gegevens met betrekking tot haar klantenbestand moeten verstrekken aan CareFusion, en zal MTT geen gebruik meer mogen maken van de– onweersproken – intellectuele eigendommen van CareFusion, één en ander zoals hierna, mede ter voorkoming van executieperikelen, wordt bepaald. Daarbij zal de gevorderde dwangsom beperkt worden als volgt.
4.7. Nu CareFusion in verband met het onweersproken doel en gebruik van haar medische producten en de daaraan verbonden gezondheidsrisico’s er recht en belang bij heeft te weten waar haar medische producten zich bevinden, is in het verlengde daarvan haar spoedeisend belang bij de hierna te treffen voorzieningen voldoende gegeven.
De voorzieningenrechter
5.1. veroordeelt MTT haar medewerking te verlenen aan de afwikkeling van de distributieovereenkomst, in die zin dat zij,
a) binnen 14 dagen na betekening van dit vonnis de navolgende handelingen dient te verrichten:
- het verstrekken van de namen en adressen van alle afnemers die van MTT Infant Flow producten hebben betrokken vanaf 1998, met vermelding van serienummers, aantallen alsmede de locatie van deze producten indien deze zijn doorgeleverd
- het terugverkopen van de door CareFusion aan MTT geleverde producten conform artikel 15.2 distributieovereenkomst;
- het vernietigen van producten conform artikel 15.3 distributieovereenkomst;
- het afzeggen/intrekken van reeds geplaatste maar nog niet uitgevoerde orders betreffende de Infant Flow producten;
- het verwijderen van alle externe verwijzingen naar de distributierelatie tussen MTT en CareFusion;b) vanaf de betekening van dit vonnis niet langer gebruikmaakt van alle handelsmerken, logo’s en rechten gerelateerd aan de Infant Flow producten en de distributieovereenkomst;
Prejudiciële vragen: wetgeving die compensatie privékopie garandeert
Prejudiciële vragen aan HvJ EU, zaak C-463/12 (Copydan Båndkopi tegen Nokia Danmark A/S) - verwijzingbeschikking
Auteursrecht. Naburige rechten. Thuiskopieheffing, compensatie voor rechthebbenden.
De zaak speelt tussen verzoekster Copydan (de door het Deense Min Cultuur erkende collectieve beheersorganisatie) en Nokia. Het gaat om de vraag of Nokia verplicht is om een vergoeding voor blanco dragers aan Copydan te betalen, te weten de geheugenkaarten die Nokia invoert voor gebruik in de door haar verkochte mobiele telefoons. Verzoekster is van mening dat Nokia daartoe verplicht is en zij daagt Nokia (in 2010) tot betaling van een schadevergoeding van 14.826.828,99 Deense Kroon. Nokia concludeert tot afwijzing omdat de omvang van het kopiëren voor privé-gebruik zo onbeduidend is dat geen vergoeding kan worden geëist voor geheugenkaarten in mobiele telefoons.
Vraag 1: Is het verenigbaar met richtlijn 2001/29/EG dat een regeling van een lidstaat voorziet in compensatie voor de rechthebbenden voor reproducties die zijn gemaakt vanaf de volgende bronnen:
1) bestanden waarvan het gebruik is toegestaan door de rechthebbenden en waarvoor de klant betaalt (gelicentieerde inhoud van bijvoorbeeld internetwinkels);
2) bestanden waarvan het gebruik is toegestaan door de rechthebbenden en waarvoor de klant niet betaalt (gelicentieerde inhoud bijvoorbeeld in het kader van een marketingactie);
3) de eigen dvd's, cd's, mp3-speler, computer enz. van de gebruiker, waar geen doeltreffende technische voorzieningen worden aangewend;
4) de eigen dvd's, cd's, mp3-speler, computer enz. van de gebruiker, waar doeltreffende technische voorzieningen worden aangewend;
5) de dvd's, cd's, mp3-speler, computer enz. van een derde;
6) werken die onrechtmatig zijn gekopieerd van het internet of andere bronnen;
7) bestanden die op een andere wijze rechtmatig zijn gekopieerd van bijvoorbeeld het internet (uit rechtmatige bronnen, waarbij geen licentie is verleend)?Vraag 2: Hoe moet rekening worden gehouden met doeltreffende technische voorzieningen (zie artikel 6 van de richtlijn) in de regelgeving van de lidstaten inzake compensatie voor rechthebbenden (zie artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn)?
Vraag 3: Wanneer is bij de berekening van compensatie voor het kopiëren voor privé-gebruik (zie artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn) sprake van "situaties waar de schade voor de rechthebbende minimaal zou zijn" als bedoeld in punt 35 van de considerans van de richtlijn, waardoor het niet verenigbaar zou zijn met de richtlijn dat een regeling van een lidstaat voorziet in compensatie voor de rechthebbenden voor dergelijk kopiëren voor privé-gebruik (zie in dit verband het onderzoek waarnaar in punt 2 hierboven wordt verwezen)?
Vraag 4. a) Indien ervan wordt uitgegaan dat het kopiëren voor privé-gebruik niet de hoofdfunctie of belangrijkste functie is van geheugenkaarten in mobiele telefoons, is het dan verenigbaar met de richtlijn dat een regeling van een lidstaat voorziet in compensatie voor de rechthebbenden voor het kopiëren op geheugenkaarten van mobiele telefoons?Vraag 4. b) Indien ervan wordt uitgegaan dat het kopiëren voor privé-gebruik een van de verscheidende hoofdfuncties of wezenlijke functies van geheugenkaarten in mobiele telefoons is, is het dan verenigbaar met de richtlijn dat een regeling van een lidstaat voorziet in compensatie voor de rechthebbenden voor het kopiëren op geheugenkaarten van mobiele telefoons?
Vraag 5: Is het verenigbaar met het begrip "rechtvaardig evenwicht" als bedoeld in punt 31 van de considerans van de richtlijn en met de uniforme uitlegging van het begrip "billijke compensatie" (zie artikel 5, lid 2, sub b, van de richtlijn), waarbij moet worden uitgegaan van de "schade", dat op basis van een regeling van een lidstaat een vergoeding wordt geïnd voor geheugenkaarten, terwijl geen vergoeding wordt geïnd voor intern geheugen zoals mp3-spelers of iPods, die zijn ontworpen en hoofdzakelijk worden gebruikt voor het kopiëren voor privé-gebruik?
Vraag 6. a) Staat de richtlijn eraan in de weg dat op basis van een regeling van een lidstaat een vergoeding voor het kopiëren voor privé-gebruik wordt geïnd van een producent en/of importeur die geheugenkaarten verkoopt aan bedrijven, die de geheugenkaarten doorverkopen aan zowel particuliere als zakelijke klanten, zonder dat de producent en/of importeur weet of de geheugenkaarten worden verkocht aan particuliere dan wel zakelijke klanten?
Vraag 6. b) Is het voor het antwoord op vraag 6-a relevant of de regeling bepalingen bevat op grond waarvan producenten, importeurs en/of distributeurs geen vergoeding hoeven te betalen voor geheugenkaarten die voor professionele doeleinden worden gebruikt, producenten, importeurs en/of distributeurs, wanneer de vergoeding toch is betaald, terugbetaling van de vergoeding voor geheugenkaarten kunnen verkrijgen voor zover deze kaarten voor professionele doeleinden worden gebruikt, en producenten, importeurs en/of distributeurs zonder vergoeding te betalen geheugenkaarten kunnen verkopen aan andere ondernemingen die zijn geregistreerd bij de organisatie die het vergoedingsstelsel beheert?
Vraag 6. c) Is het voor het antwoord op de vragen 6-a en 6-b relevant
1) of de regeling bepalingen bevat op grond waarvan producenten, importeurs en/of distributeurs geen vergoeding hoeven te betalen voor geheugenkaarten die voor professionele doeleinden worden gebruikt, maar het begrip "professionele doeleinden" als een aftrekmogelijkheid wordt opgevat die enkel bestaat voor ondernemingen die zijn goedgekeurd door Copydan, terwijl een vergoeding moet worden betaald voor geheugenkaarten die professioneel worden gebruikt door andere zakelijke klanten die niet zijn goedgekeurd door Copydan;
2) of de regeling bepalingen bevat op grond waarvan producenten, importeurs en/of distributeurs, wanneer de vergoeding toch is betaald, (theoretisch) terugbetaling van de vergoeding voor geheugenkaarten kunnen verkrijgen voor zover deze kaarten voor professionele doeleinden worden gebruikt, maar (a) in de praktijk alleen de koper van de geheugenkaart de terugbetaling van de vergoeding kan verkrijgen, en (b) de koper van geheugenkaarten een aanvraag voor terugbetaling van de vergoeding moet indienen bij Copydan;
3) of de regeling bepalingen bevat op grond waarvan producenten, importeurs en/of distributeurs zonder vergoeding te betalen geheugenkaarten kunnen verkopen aan andere ondernemingen die zijn geregistreerd bij de organisatie die het vergoedingsstelsel beheert, maar (a) Copydan de organisatie is die het vergoedingsstelsel beheert, en (b) de geregistreerde ondernemingen niet weten of de geheugenkaarten zijn verkocht aan particuliere dan wel zakelijke klanten?
Directe opzegging distributieovereenkomst vanwege inbreuk IE-rechten
Rechtbank Rotterdam 17 oktober 2012, LJN BY4982 (Majestic Products tegen ATG Gloves Private Ltd)Bevoegdheid vordering gemeenschapsmerkenrecht in reconventie. Directe opzegging exclusieve distributieovereenkomst met als reden: verkoop buiten Benelux + inbreuk IE-recht. Slaafse nabootsing. Geen beroep op octrooirecht gedaan. Voortprocederen voor de rechtbank in 's-Gravenhage.
ATG is een bedrijf dat zich richt op het ontwerpen, ontwikkelen en fabriceren van onder meer werkhandschoenen. Majestic is een groothandel van bedrijfshandschoenen, -schoenen, -kleding en andere persoonlijke beschermingsmiddelen en exclusieve distributeur van ATG. De ‘MaxiFlex’-handschoen is in 2003 ontwikkeld en op het productieproces is octrooi aangevraagd en als Europees woordmerk ‘MaxiFlex’ geregistreerd.
In conventie vordert Majestic de nietigverklaring van het woordmerk. Het woord bestaat uitsluitend uit tekens of aanduidingen die in de handel kunnen dienen tot aanduiding van kenmerken van werkhandschoenen. In reconventie vordert ATG een verklaring voor recht dat het (tijdelijk) gebruik van de naam ‘Maxx Flex’ door Majestic een onrechtmatige inbreuk vormde op het (in licentie verkregen) merkrecht van ATG.
De Gemeenschapsmerkenrechtelijke vorderingen dienen bij uitsluiting door de Rechtbank 's-Gravenhage te worden beslecht. Wel wenst de rechtbank op te merken - zonder overigens vooruit te willen lopen op de beslissing van de rechtbank ’s-Gravenhage of al dan niet sprake is van een merkinbreuk - dat zij een merkinbreuk alléén onvoldoende acht voor opzegging van de distributieovereenkomst zonder enige opzegtermijn. Ook slaafse nabootsing is niet aannemelijk met kleurstelling, die mede wordt bepaald door functionaliteitseisen en dat deze kleurstelling ook bij andere werkhandschoenen in de branche gebruikelijk is, van de stof en coating.
De rechtbank concludeert op grond van hetgeen onder 4.10 en 4.23 is overwogen dat deze twee door ATG aangevoerde redenen (actieve verkoop in de Benelux en inbreuk IE-rechten) niet, althans onvoldoende steekhoudend zijn voor opzegging van de distributieovereenkomst zonder enige opzegtermijn.
Onder 4.2. (...)
Deze vordering van Majestic berust op de stelling dat het merk nietig is omdat het elk onderscheidend vermogen mist en is dus gegrond op artikel 52 lid 1 sub a juncto artikel 7 lid 1 sub b en c GMVo. In artikel 52 lid 1 GMVo staat dat het merk op die grond nietig wordt verklaard op vordering bij het OHIM of bij reconventionele vordering in een inbreukprocedure. Ten vervolge op dat laatste bepalen de artikelen 96, 97 en 100 – in onderlinge samenhang bezien – dat de rechtbanken voor het Gemeenschapsmerk bij uitsluiting bevoegd zijn te oordelen over een reconventionele vordering tot nietigverklaring. In Nederland is hiertoe aangewezen de rechtbank te ’s-Gravenhage. De GMVo zegt echter niets over de bevoegdheid van een rechterlijke instantie met betrekking tot een vordering in conventie tot nietigverklaring.
Nu Majestic de vordering tot nietigverklaring heeft ingesteld in reactie op de reconventionele vordering van ATG betreffende merkinbreuk, ligt het voor de hand dat de vordering tot nietigverklaring ook door de rechtbank ’s-Gravenhage wordt beoordeeld, gelet op de nauwe samenhang tussen de beide vorderingen.Geen opzegging distributieovereenkomst
4.10. Het vorenstaande leidt ertoe dat de rechtbank deze reden voor opzegging van de overeenkomst (te weten: de actieve verkoop door Majestic buiten de Benelux) door ATG als onvoldoende onderbouwd buiten beschouwing zal laten bij de beoordeling of sprake was van een dringende reden als bedoeld in r.o. 4.6. Evenmin kan deze reden een rol spelen bij een eventuele verdere beoordeling van de lengte van de opzegtermijn.geen beroep op Octrooibescherming
4.16. De stelling van ATG dat de onderscheidende elementen van de “MaxiFlex”-handschoen als waterdamp doorlatendheid, haar absorptievermogen en haar permeabiliteit (mate van doordringing van vloeistoffen) Europees geoctrooieerd zijn, zal bij de beoordeling buiten behandeling blijven, nu zij zich niet heeft beroepen op bescherming op grond van de Rijksoctrooiwet (ROW) of het Europees Octrooi Verdrag (EOV). Voor beoordeling van de stelling of sprake is van slaafse nabootsing zijn deze omstandigheden niet relevant.
Ten overvloede merkt de rechtbank op dat deze rechtbank onbevoegd zou zijn te oordelen over het bestaan van een octrooirecht of bescherming op grond van de ROW of het EOV, omdat die beoordeling is voorbehouden aan de rechtbank ’s-Gravenhage.
Slaafse nabootsing:
4.20. Ten aanzien van de keuze van Majestic voor de kleurstelling van de stof en coating van de “Maxx Flex”- en “M-Flex”-handschoen geldt dat deze kleurstelling mede wordt bepaald door functionaliteitseisen en dat deze kleurstelling ook bij andere werkhandschoenen in de branche gebruikelijk is. Daarbij staat als onweersproken vast dat op donkere kleuren minder snel vuil zichtbaar is, zodat de voor beide handschoenen gebruikte grijs/zwarte stof als functioneel moet worden aangemerkt.
4.24. De rechtbank concludeert op grond van hetgeen onder 4.10 en 4.23 is overwogen dat deze twee door ATG aangevoerde redenen (actieve verkoop in de Benelux en slaafse nabootsing) niet, althans onvoldoende steekhoudend zijn voor opzegging van de distributieovereenkomst zonder enige opzegtermijn.
Voorts is geoordeeld (onder 4.14) – zij het voorshands – dat een merkinbreuk alléén onvoldoende is voor opzegging van de distributieovereenkomst zonder enige opzegtermijn.
ATG heeft de distributieovereenkomst dus ten onrechte met onmiddellijke ingang opgezegd. Bij de verdere beoordeling dient derhalve aan de orde te komen welke omstandigheden van belang zijn voor het bepalen van de lengte van de door ATG in acht te nemen opzegtermijn.
Prejudiciële vragen: Openbaarmaking van een model in een folder buiten de EU
Prejudiciële vragen aan HvJ EU 25 oktober 2012, zaak C-479/12 (Gautzsch Großhandel tegen Münchener Boulevard Möbel Joseph Duna GmbH) - dossier
In navolging van de eerdere signalering in IEF 12012, nu uitgebreid. Niet-ingeschreven gemeenschapsmodel. Toepassing van welk nationaal recht bij verschillende vorderingen.
Verzoekster brengt tuinmeubelen op de Duitse markt waaronder een tuinpaviljoen ‘Schmiedeeisen/Elégance’, waarvan een afbeelding (baldakijn) in de verwijzingsbeschikking is opgenomen. Verweerster brengt sinds 2006 een in China vervaardigde baldakijn, genaamd ‘Athen’ op de markt. Verzoekster meent aanspraak te kunnen maken op bescherming als niet-ingeschreven gemeenschapsmodel omdat het model in 2004 door haar zaakvoerder is ontworpen en in april/mei 2005 in een branche catalogus is opgenomen. Zij stelt dat verweerster het paviljoen ‘Athen’ aan de hand van verzoeksters ontwerp heeft nagemaakt en dient vorderingen in om een eind te maken aan deze inbreuk. Verweerster stelt dat het ontwerp in China tot stand is gekomen zonder kennis van verzoeksters werk. In 2005 is het model al te zien geweest op een tentoonstelling van de fabrikant in China om aan Europese afnemers voor te stellen. Ook verzoekster zou langs die weg van het model op de hoogte zijn. Haar vordering is dan ook verjaard en er heeft rechtsverwerking plaatsgevonden. Nadat verweerster in eerste instantie en in beroep in het ongelijk is gesteld krijgt zij toestemming voor de herzieningsprocedure.
De verwijzende Duitse rechter (Bundesgerichtshof) heeft alvorens uitspraak te kunnen doen uitleg nodig over Vo. 6/2002 om verweersters claim te beoordelen, en stelt het HvJ EU zes vragen:
1. Moet artikel 11, lid 2, van verordening nr. 6/2002 aldus worden uitgelegd dat een model bij een normale gang van zaken redelijkerwijs ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Unie werkzaam zijn, wanneer afbeeldingen ervan aan handelaars zijn gedistribueerd?
2. Moet artikel 7, lid 1, eerste zin, van verordening nr. 6/2002 aldus worden uitgelegd dat een model, hoewel het zonder een uitdrukkelijke of stilzwijgende voorwaarde van geheimhouding aan derden is bekendgemaakt, bij een normale gang van zaken niet redelijkerwijs ter kennis kan zijn gekomen van ingewijden in de betrokken sector die in de Unie werkzaam zijn, wanneer
a) het enkel voor bepaalde ondernemingen van de betrokken sector beschikbaar is gesteld, of
b) het is tentoongesteld in een tentoonstellingsruimte van een onderneming in China die buiten het gebruikelijke waarnemingsveld van de analisten van de betrokken markt is gelegen?3. a) Moet artikel 19, lid 2, van verordening 6/2002 aldus worden uitgelegd dat de houder van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel het bewijs moet leveren dat het aangevochten gebruik voortvloeit uit het namaken van het beschermde model?
b) Indien de derde vraag, sub a, bevestigend wordt beantwoord:Wordt de bewijslast omgekeerd of kan de houder van een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel aanspraak maken op een lichtere bewijslast, wanneer het model en het aangevochten gebruik ervan in grote mate overeenstemmen?
4. a) Kan het recht om volgens artikel 19, lid 2, juncto artikel 89, lid 1, sub a, van verordening 6/2002 een verbodsvordering in te stellen op grond dat inbreuk op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is gemaakt, verjaren?
b) Indien de vierde vraag, sub a, bevestigend wordt beantwoord: Wordt deze verjaring geregeld door het Unierecht, en zo ja, door welke bepaling?5. a) Kan met betrekking tot het recht om volgens artikel 19, lid 2, juncto artikel 89, lid 1, sub a, van verordening 6/2002 een verbodsvordering in te stellen op grond dat inbreuk op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel is gemaakt, sprake zijn van rechtsverwerking?
b) Indien de vijfde vraag, sub a, bevestigend wordt beantwoord: Wordt deze rechtsverwerking geregeld door het Unierecht, en zo ja, door welke bepaling?6. Moet artikel 89, lid 1, sub d, van verordening 6/2002 aldus worden uitgelegd dat op vorderingen tot vernietiging [van nagemaakte goederen], informatieverstrekking en schadevergoeding die wegens inbreuk op een niet-ingeschreven gemeenschapsmodel voor de volledige Unie worden ingesteld, het recht dient te worden toegepast van de lidstaat waar de inbreukmakende handelingen zijn verricht?
Op andere blogs:
Class 99 (Gautzsch Großhandel reference for CJEU)
Class 99 (Gautzsch Grosshandel)
WIPO-selectie november 2012
Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over:
D2012-1359 Deels aanwezig zijn van merknaam in domeinnaam,
D2012-1894 Gebruik van "audicity" voor emailadressen al 10 jaar gaande
D2012-1781 Afwijzing vanwege contractuele geschil met voormalig dealer
D2012-1624 Beëindiging wederverkoopovereenkomst is contractueel geschil
D2012-1874 Nieuwe invulling Oki Data-wederverkoper; blog over producten merkhouder
D2012-1572 Dissenting opinion over generieke term 'priceshoes' (1 of 2 woorden)
D2012-1668 'Takeout' is beschrijvend voor afhaalmaaltijden
D2012-1893 Invullen aanvraagformulieren en facturen ontvangen, is nog geen merkenrecht
D2012-1701 Over een ongeldig verklaard merk en ongebruikte domein
en .NL-domeinnamen transfers: bmw-kopen.nl / mini-kopen.nl, sexhyve.nl en consumentembond.nl.
De vorige editie: WIPO-selectie oktober 2012 of via dossier domeinnaamrecht (linkerkolom). De selectie is (deels) samengevat door Sara Biersteker, Van Till advocaten.
WIPO 29 oktober 2012, D2012-1359hurenscout.com
seitensprungscout.com > Complaint denied
Domeinnaam stemt niet verwarringwekkend overeen met een merk/handelsnaam. Slechts een gedeelte van de merknaam “scout” is aanwezig in de domeinnaam. Dit is zelf ook een beschrijvend element dat vaker op internet voorkomt en dit bezit dan ook geen onderscheidend vermogen. Anders was het geweest wanneer “scout24” (de volledige merknaam) was opgenomen. Dat is wel onderscheidend.
One must therefore determine whether they are confusingly similar. The only part of the disputed domain names which is identical is the word “scout”. The word “scout” as shown by the various definitions contained in common dictionaries, is essentially descriptive. The question is whether this essentially generic and descriptive word has acquired, in the present circumstances, a distinctive force, by itself. The Panel finds that today the word “scout” is widely used in the Internet to signify specific search activities. It is however just as often used by trademark owners other than the Complainants, and the word, by itself, is not perceived as more than pointing to specific search activities. It is the Panel’s view that to become distinctive, the word must be combined with a pre- or a suffix enabling the combination to acquire distinctive force as a name. This distinctive effect could be also achieved by other circumstances, such as the identity or similarity of products and services or through a combination of word and image.
WIPO 7 november 2012, D2012-1894audicity.com > Complaint denied
Automerk audi. Verweerder gebruikt domeinnaam gedurende 10 jaar al vooral voor zijn e-mailadressen. Gebruik is om meerdere redenen niet te kwader trouw. Verweerder heeft de domeinnaam niet te kwader trouw geregistreerd. Het was niet te verwachten dat merkhouder die combinatie van woorden waardevol zou achten.
In this case the Respondent has provided a plausible reason for registering a Domain Name. It has maintained the registration for 11 years, and claims to have used the Domain Name extensively for personal purposes during that time. From 2001-2012 the term “Audi City” was not in common use and there was no reason for the Respondent to consider that the Complainant would find that combination of words valuable. The Respondent has never used the Domain Name for commercial purposes, nor has he attempted to sell the Domain Name.
WIPO 6 november 2012 D2012-1781arcticspassaskatoon.com > Complaint denied
Merkhouder Arctic Spas tegen verweerder. Verweerder heeft domeinnaam ooit voor Arctic Spas Saskatoon (toen nog dealer van Arctic Spas) geregistreerd. Arctic Spas Saskatoon is niet meer, wel contractueel afgesproken voor overdracht van domeinnaam zorg te dragen. Verweerder heeft hier echter niets mee te maken. Afwijzing nu het vooral een contractueel geschil is.
Prior UDRP panels have rejected complaints where the dispute is primarily contractual in nature. See, Clinomics Biosciences, Inc v. Simplicity Software, Inc., WIPO Case No. D2001-0823, where the panel found: “Prior decisions have rejected complaints where the dispute is primarily contractual and therefore outside the scope of the policy. See Adaptive Molecular Technologies, Inc. v. Pricilla Woodward and Charles R. Thornton, WIPO Case No. D2000-0006 (February 28, 2000). That appears to be the appropriate course here, where the dispute turns on the resolution of legal matters outside the scope of the Policy. In declining relief, I take no position on the merits of the fee or lien dispute that exists between the parties.
WIPO 17 oktober 2012, D2012-1624dexpaninternational.com > Complaint denied
Domeinnaam was van wederverkoper van Dexpan. Door beëindigen van de wederverkoopovereenkomst is voldoende duidelijk dat verweerder geen eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam heeft. Eiser heeft echter onvoldoende aangetoond dat tijdens registratie sprake was van kwader trouw. Geschillenprocedure niet geschikt voor het oplossen van contractuele geschillen.
The Policy is directed to resolving disputes concerning allegations of abusive domain name registration and use. See, Milwaukee Electric Tool Corporation v. Bay Verte Machinery , Inc. d/b/a The Power Tool Store, WIPO Case No. D2002-0774. As stated in Oki DataAmericas, Inc. v. ASD, Inc., WIPO Case No. D2001-0903, “It is important to keep in mind that the Policy was designed to prevent the extortionate behavior commonly known as Cybersquatting. It cannot be used to litigate all disputes involving domain names. The Thread.com, LLC v. Poploff, WIPO Case No. D2000-1470.” In the current case there is no evidence of any written agreement between Complainant and CPI t/a Dexpan International. Disputes about alleged breaches of oral agreements which may or may not have considered default, notice of default, remedies for default, termination for failure to remedy default, remedies after termination and the like are normally better suited for legal proceedings providing production of documents, discovery of documents and witnesses etc.”
WIPO 15 november 2012, D2012-1874lisecharmel.org > Complaint denied
Eigen recht of legitiem belang. Oki data principles (D2001-0903 - voor wederverkopers etc.) nieuwe invulling/nadere uitleg criteria onder C. Website betreft namelijk een blog over de producten van de merkhouder die doorlinkt naar (specifieke pagina’s van) website van verweerder waar ook andere producten worden verkocht. Er is geen sprake van profiteren van het merk van de merkhouder, de verweerder handelt ook uit belang van merkhouder.
Applying factor (c) is more difficult on the particular facts of this case. The website to which the disputed domain name resolves is as the Complainant portrays it effectively a “pseudo blog” and the Respondent admits that it is clearly for promotional purposes. This blog apparently only promotes genuine LISE CHARMEL products but also contains a link from each product displayed to the appropriate product page in the Respondent’s on-line retail store on which genuine LISE CHARMEL products are sold by the Respondent. The Complainant says that this amounts to the Respondent seeking to gain traffic or customers by using its mark and goodwill and then illegitimately switching them through to its website on which other products are sold. Although the Complainant may be correct that other products are sold from the Respondent’s on-line retail store, these other products are apparently not sold from the same pages (or, indeed, under the disputed domain name) on which the LISE CHARMEL products are sold. Does this amount to a sale of other sorts of trade marked products such as amounts to bait or switch selling for the purposes of factor (c)?”
In the Panel’s view this is rather a case of the Respondent seeking to promote and sell the complainant’s products in the interests of both parties. If the Complainant had really not wanted the Respondent to promote and distribute its products in this manner then it could have attempted earlier communication with the Respondent in this regard, or in the alternative it could have taken alternative legal action at any point over the last couple of years. This possibility may still be open to it, but if it wishes to do this then it is a matter for the courts and is beyond the scope of the Policy.
WIPO 30 oktober 2012, D2012-1572 priceshoes.com > Transfer with dissenting opinion
De geschillenbeslechters zijn andere meningen toegedaan over de term ‘priceshoes’. Het bestaat niet uit één generieke term, maar uit twee. Is de term in zijn geheel dan wel zo generiek te noemen? En wordt de domeinnaam wel alleen gebruikt in samenhang met die term? De meerderheid vindt van niet en wijst de eis toe. Dissenting opinion: term is wel generiek, verweerder gebruikt domeinnaam wel om alleen schoenen en prijzen te vergelijken, verweerder dus wel eigen recht of legitiem belang bij de domeinnaam en niet te kwader trouw.
Uit het oordeel van de meerderheid: via een time-limited historical Google search in 2005 had verweerder bekendheid met eiser opgeleverd, dus kwader trouw:
“Thus, the question remains, whether the Respondent would have discovered the Complainant and been put on notice of the Complainant’s trademark rights, had it conducted a minimal due diligence investigation through the use of a basic online search when it acquired the domain name in 2005. This question is made rather more difficult as the Complainant has elected to delay the filing of its Complaint for roughly seven years, and it is now harder to ascertain what a Google search might have returned within the relevant time frame.
That said, however, the Complainant has provided a time-limited historical Google search, showing hits which would have been returned on or around the date on which the domain name was originally registered (potentially by the Respondent’s predecessor-in-interest) in 2003. The Complainant’s website is the first hit in the search results, and thus (particularly absent any rebuttal or refutation of the Complainant’s evidence or arguments in this regard), it seems clear that a basic Internet search would have put the Respondent on notice of the Complainant’s rights in the PRICE SHOES term. The Complainant’s domain name had, at that time, been registered for roughly six years, and the Complainant had been conducting its business under the Price Shoes name for nearly ten years.
Accordingly, the Panel finds that the disputed domain name was registered in bad faith by the Respondent.”
WIPO 18 oktober 2012, D2012-1668takeout.com > Complaint denied
Domeinnaam uit 1999 en is sinds 2004 overgedragen aan verweerder. Eiser registreert “Takeout.com” in 2011 in ‘supplemental register’ als merk. Hiermee verkrijgt eiser niet automatisch merkrechten, dat moet worden bewezen. Daar is in het geval van eiser geen sprake van, geen bescherming op grond van UDRP. "Takeout" is beschrijvend en wordt veelvuldig gebruikt voor afhaaleten. Daarnaast sprake van reverse domain hijacking.
Finally, the Panel notes that there is substantial third party use of TAKEOUT.COM as well as the generic or commonly descriptive phrase “takeout.” “Takeout” is a term commonly used to describe food or a meal to be consumed away from its place of preparation. See, e.g., https://www.merriam-webster.com/dictionary/takeout. It is sufficiently commonly used in that sense that the term also functions as a standalone noun, as in “I will go pick up some takeout”. The Panel finds that Complainant has no rights in TAKEOUT.COM as a service mark that could serve as the basis for this Complaint under the Policy.
WIPO 19 november 2012, D2012-1893 kemosaberecords.com > Complaint denied
Eiser onderbouwt onvoldoende dat hij merkenrechten heeft, noch geregistreerd, noch op basis van common law. Invullen van aanvraagformulieren en ontvangen van facturen roepen geen merkenrecht in het leven.
“Complainant mentions the four ITU applications it has filed with the USPTO for various intended uses of KEMOSABE, but it has not asserted that the filing of those applications gives rise to trademark rights. “According to McCarthy on Trademarks, it is “fundamental to United States trademark registration practice that use must precede registration. Without use, there is no ‘trademark’ to be recorded on the Federal Register of marks. The ‘use’ necessary is use in the ‘ordinary course of trade, not just token use.’" PRGRS, Inc. v. BPB Prumerica Travel, WIPO Case No. D2002-0076. The most current USPTO records the Panel accessed online for Complainant’s ITU applications Serial Numbers 85568079 and 85568052 state as their status: “Notice of Allowance (NOA) sent (issued) to the applicant. Applicant must file a Statement of Use or Extension Request within six months of the NOA issuance date.” The most current USPTO record the Panel accessed online for Complainant’s ITU application Serial Number 77957028 states as its status: “A third request for extension of time to file a Statement of Use has been granted.” And the most current USPTO record the Panel accessed online for Complainant’s ITU application Serial Number 77957048 states as its status: “A fourth request for extension of time to file a Statement of Use has been granted.” Complainant has not really argued, let alone provided any evidence here to support a finding that the filing of, or notices of allowance for, its ITU applications give rise to trademark rights. See PRGRS, Inc. v. BPB Prumerica Travel, WIPO Case No. D2002-0076(denying complaint involving a pending ITU application and no evidence of use in commerce); see also True North Media, LLC and Good Universe Media, LLC v. 1soft Corporation, Greg Thorne, WIPO Case No. D2012-1457 (denying complaint involving a pending ITU application and no evidence of common law rights); Continental Casualty Company v. Andrew Krause / Domains by Proxy, Inc., WIPO Case No. D2008-0672 (denying complaint involving a pending ITU application and no evidence of use in commerce).
Furthermore, despite Complainant’s receipt of notices of allowance (“NOA”) for the four ITU applications, having failed to provide acceptable proof of use to the USPTO, these notices do not constitute trademark registrations. See the USPTO’s website at https://www.uspto.gov/trademarks/process/tm_sec1btimeline.jsp (“The NOA is not a registration, but indicates that the mark will be allowed to register after an acceptable Statement of Use (SOU) is filed.”); see also Donald J. Trump v. eStore of New York, WIPO Case No. D2007-0119 (“In other words, an applicant for such a mark [an ITU applicant] not only lacks a federal registration but also represents (until it has filed a statement of use or an amendment to allege use with the United States Patent and Trademark Office) that it has not used the mark that is the subject of the application. ‘[T]he application[] merely establish[es] that, on the date that [it was] filed,… applicant intended to use the mark as a trademark. The[] [application] do[es] not, standing alone, evidence use of a mark.’ Viva Group, Inc. v. Peter Best, Jr., WIPO Case No. D2006-1151. See also Friends of Kathleen Kennedy Townsend v. B. G. Birt, WIPO Case No. D2002-0451 (denying complaint where “[n]o document showing actual use of the alleged mark is in the record”); and PC Mall, Inc. v. Pygmy Computer Systems, Inc, WIPO Case No. D2004-0437 (“Complainant may not rely on the constructive use date of its [intent-to-use] application”).)”
WIPO 29 oktober 2012 , D2012-1701inventa.com > Complaint denied
Domeinnaam geregistreerd in 1995. Eigenaar had ook merkenrechten op ‘inventa’. Echter deze zijn sinds 2010 ongeldig verklaard. Website is ook niet beschikbaar. Panel kan hieruit echter niet opmaken dat de verweerder geen eigen recht of legitiem belang bij domeinnaam (meer) heeft.
Furthermore, in light of substantial and good faith use of the disputed domain name made by the Respondent to promote its business from 1996 to 2011, the Panel is unable to infer from the lapse of the trademark INVENTA of the Respondent and the current non use of the disputed domain name, that the Respondent has lost its rights to or legitimate interests in the disputed domain name.
.nl-domeinnamen
WIPO 2 november 2012, DNL2012-0030 bmw-kopen.nl
mini-kopen.nl > Transfer
Geen eigen recht op of legitiem belang bij de domeinnaam. Verweerder voldoet niet aan alle vereisten. Verweerder maakt onvoldoende duidelijk wat zijn relatie tot de merkhouder is. Het is onvoldoende om aan te geven dat de websites ‘een onderdeel zijn van "handelsprijzen.nl". Ook op DirkzwagerIE/IT, DomJur 2012-904.
The Panel, however, observes that the Respondent did not provide details on the websites under the disputed domain names that adequately inform potential purchasers about the fact that the Respondent is not an authorized reseller and has no authorized relationship with the Complainant. The mere fact that the home page of the websites under the disputed domain names mentions that “BMW kopen” and “MINI kopen”, respectively, are part of “Handelsprijzen.nl” is insufficient to be regarded as the required information with respect to the (absence of the) relation with the Complainant.
WIPO 7 november 2012, DNL2012-0058sexhyve.nl > Transfer
De geclaimde domeinnaam sekshyve.nl heeft Hyves natuurlijk nooit echt in het bezit gehad. Waarschijnlijker is het dat deze domeinnaam Hyves nogal in de weg zat. De domeinnaam linkte namelijk door naar de website www.seks-book.nl; een website met voor zich sprekende inhoud. Wie wil daar nu mee worden geassocieerd? Ook op de Van Till-blog.
WIPO 12 november 2012, DNL2012-0063consumentembond.nl > Transfer
Typosquatting. Bijzonder voor de hand liggend. Pay per click diensten op de website. Overeenstemming met merk, geen eigen recht of legitiem belang en gebruik/registratie te kwader trouw. Domeinnaam moet worden overgedragen.