USPTO 18 september 2012 Dossier Nr. 85019762 (Apple music icon)

Mp3-logo gelijkenis Apple-inschrijving met MySpace merkregistratie. Gebrek onderscheidend vermogen geconstateerd. Er is verwarring te duchten bij het publiek. Bevestiging van de beslissing afwijzing van de inschrijving van het logo. Verzoeker claimt inschrijving van een muzieknoot als het logo voor de mogelijkheid tot downloaden mp3-bestand, zoals links weergegeven.

Er wordt nader onderzoek ingesteld naar de onderscheidende kracht van het logo. Tussen beide afbeeldingen is gebrek aan onderscheidend vermogen geconstateerd doordat dezelfde muzikale noot wordt gebruikt als logo voor dezelfde soort diensten. Daardoor is er verwarring te duchten bij het publiek. De USPTO bevestigd de afwijzing van het logo registratie.

Onder A: In comparing the marks within the above-noted legal parameters, the marks at issue aresimilar because they comprise a double musical note in an orange rectangle. The designs are notidentical because applicant’s rectangle has rounded corners, the shades of orange are different,and applicant’s double musical note is ascending while note in the registered mark is descending.Nevertheless, we find that the basic similarities in the marks outweigh any specific differencesthat might be apparent upon a side-by-side comparison. The differences in the details of therespective depictions of the double musical notes and their background designs do not suffice todistinguish the marks in terms of their overall commercial impressions. Regardless of the differences which might be apparent in a side-by-side comparison, both marks depict a doublemusical note in an orange rectangle. Thus, when the marks are viewed at different times, therecollection of the first viewed mark will be a general impression that is devoid of the details thatapplicant argues sets its mark apart from the registered mark. What will be remembered is amusical note in an orange rectangle. The fact that the marks are not identical is less significantto our analysis than the basic similarities arising from the fact that both marks include thedepiction of a double musical note in an orange rectangle

B.The similarity or dissimilarity and nature of the products and services described in the application and registration. In view of the foregoing, we find that applicant’s software for processing audio content is related to registrant’s services of providing access to nondownloadable software for processing audio and video content.

F. Balancing the factors.In view of the facts that the marks are similar, the goods and services are related and areencountered by the same classes of consumers, we find that applicant’s double musical note anddesign for “computer software for use in reviewing, storing, organizing, and playing pre-recorded audio content, sold as a feature of handheld mobile digital electronic devices comprisedof digital audio and video players, handheld computers, personal digital assistants, and electronicpersonal organizers” is likely to cause confusion with the registered mark comprising a doublemusical note and design for “providing temporary use of nondownloadable software for adding
music and video profiles on the internet, for listening to MP3’s and for sharing MP3’s and musicplaylists with others.”

Decision: The refusal to register is affirmed

J.P. Poort & J. Leenheer, Filesharing 2©12: Downloaden in Nederland, IViR.nl, 16 oktober 2012.

Introductie IViR-site: Onderzoek op initiatief en onder verantwoordelijkheid van het IViR en CentERdata uitgevoerd, met financiële steun van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Ziggo, KPN, XS4ALL, DELTA, CAIW en de Koninklijke Vereniging van het Boekenvak (KVB).

Dit rapport doet verslag van een consumentenonderzoek naar het downloaden en streamen van muziek, films, tv-series en tv-programma’s, games en boeken. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen vier kanalen: het kopen van materiaal op fysieke dragers in een winkel of webwinkel, betaald downloaden of streamen uit legale bron, onbetaald downloaden of streamen uit legale bron en het downloaden of streamen uit illegale bron (filesharing).

Downloaden uit illegale bron blijkt op de derde plaats te komen, na fysieke dragers en gratis legaal aanbod. Verder blijkt dat het downloaden uit illegale bron op zijn retour is: 27,2% van de bevolking downloadde het afgelopen jaar uit illegale bron, in 2008 was dat nog 35%. Dit komt door een sterke afname bij muziek, terwijl er nog een toename was bij films en series. Het downloaden van games is gelijk gebleven, het downloaden van boeken uit illegale bron is in opkomst en wordt inmiddels door evenveel mensen gedaan als het downloaden van games. Downloaden en kopen gaan nog altijd hand in hand: mensen die wel eens downloaden uit illegale bron kopen vaker ook content via de legale kanalen, gaan vaker naar concerten en de bioscoop en kopen vaker merchandise. Ook blijkt uit het onderzoek dat het blokkeren van de toegang tot The Pirate Bay nauwelijks effect heeft gehad: driekwart van de respondenten downloadde al niet (meer) uit illegale bron en van degenen voor wie de blokkade bedoeld is, rapporteert driekwart geen verandering.

Zie ook: Downloaden neemt niet af ondanks bestrijding, www.nu.nl, 17 oktober 2012.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court 19 oktober 2012 [2012] EWHC 2840 (Pat) (Astrazeneca AB tegen Comptroller General of Patents, Designs and Trade Marks) - Nederlandse vertaling

Prejudiciële vragen gesteld door High Court of Justice, Chancery Division, Patents Court, Engeland & Wales, Verenigd Koninkrijk.

Octrooirecht. Aanvullende bescherming, ABC. Onder verwijzing naar HvJ EU C-127/00 (Hässle AB tegen Ratiopharm GmbH), C-207/03 en C-252/03 (Novartis tegen Comptroller), C-195/09, IEF 10019 (Synthon tegen Merz Pharma), C-130/11, IEF 11598 (Neurim tegen Comptroller) worden de volgende vragen gesteld.

Verzoekster heeft in 2004 van de Zwitserse autorieiten een voorwaardelijke (= het aantonen van de werking) vergunning voor het in de handel brengen van een werkzame stof voor behandeling van longkanker onder de merknaam ‘Iressa’. In 2005 wordt verhandeling van het middel geschorst.
In 2003 vraagt verzoekster bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) een vergunning voor het in de handel brengen voor Iressa op grond van Vo. 2309/93. Maar het daarvoor competente Comité wijst de aanvraag af wegens de nog onvoltooide studies naar de werking van het middel. Verzoekster trekt de aanvraag in en dient deze pas in 2008 opnieuw in. Het Europese vergunning voor het in de handel brengen wordt dan in juni 2009 verleend. Op basis daarvan vraagt en krijgt verzoekster opheffing van de schorsing van de Zwitserse vergunning voor het in de handel brengen.
Het voor het middel verkregen EUR octrooi zal in april 2016 vervallen. Verzoekster heeft een ABC aangevraagd maar partijen worden het niet eens over de vervaldatum daarvan. Verweerster (Comptroller-General of Patents, Designs and Trade Marks) gaat uit van de door het EMA verleende VHB van het medicijn in juni 2009, maar octrooibureaus in andere landen rekenen vanaf de Zwitserse vergunning voor het in de handel brengen.

De vraag die voor de verwijzende Engelse rechter moet worden beantwoord om deze zaak te kunnen oplossen is wat moet worden verstaan onder “eerste vergunning voor het in de handel brengen”. In deze zaak betreft het een automatisch door de Liechtensteinse aut verstrekte vergunning die dus niet voldoet aan de voorwaarden van Vo. 469/2009/EG.

1. Kan een Zwitserse vergunning voor het in de handel brengen, die niet werd verleend overeenkomstig de in richtlijn 2001/83/EG vastgestelde administratieve vergunningsprocedure maar door Liechtenstein automatisch wordt erkend, de „eerste vergunning voor het in de handel brengen” vormen voor de toepassing van artikel 13, lid 1, van verordening nr. 469/2009/EG?
2. Is het voor de beantwoording van de eerste vraag van belang of:
(a) de reeks klinische gegevens op grond waarvan de Zwitserse autoriteit de vergunning voor het in de handel brengen heeft verleend, volgens het Europees Geneesmiddelenbureau niet voldeed aan de voorwaarden voor de afgifte van een vergunning voor het in de handel brengen overeenkomstig verordening nr. 726/2004/EG; en/of
(b) de Zwitserse vergunning voor het in de handel brengen na afgifte werd geschorst en pas weer uitwerking kreeg nadat bijkomende gegevens waren overgelegd?
3. Indien artikel 13, lid 1, van verordening nr. 469/2009 enkel verwijst naar vergunningen voor het in de handel brengen die zijn verleend overeenkomstig de in richtlijn 2001/83/EG vastgestelde administratieve vergunningsprocedure, heeft het feit dat een geneesmiddel eerst binnen de EER in de handel werd gebracht overeenkomstig een door Liechtenstein automatisch erkende Zwitserse vergunning voor het in de handel brengen, die niet werd verleend overeenkomstig richtlijn 2001/83/EG, dan tot gevolg dat overeenkomstig artikel 2 van verordening nr. 469/2009 voor dit product geen aanvullend beschermingscertificaat kan worden afgegeven?

Op andere blogs:
The SPC Blog (SPCs and Directive 2001/83-compliant authorisations: a comment on AstraZeneca)
The SPC Blog (Breaking news: Swiss/Liechtenstein questions head for CJEU)

HvJ EU 18 oktober 2012, zaak C-37/11 (Commissie tegen Tsjechische Republiek) - persbericht

Als randvermelding, eerder als RB 1521 gepubliceerd. Een melkproduct genaamd: ‘pomazánkové máslo’ (smeerbare boter) kan niet worden geclassificeerd onder de naam 'boter' door de Tsjechische Republiek. Het product voldoet niet aan de criteria, neergelegd in een lijst opgemaakt door de Commissie. De Tsjechische Republiek had niet zelf mogen oordelen over de classificatie van het product, dit is aan voorafgaande toestemming van de Europese Commissie onderworpen. Het Hof oordeelt dat de Tsjechische Republiek inbreuk heeft gepleegd op het Europese recht door toe te staan dat het product ‘pomazánkové máslo' onder de naam boter op de markt kan worden gezet. Ook op IPKat.

Verklaard voor recht: Door de verkoop van pomazánkové máslo (smeerbare boter) onder de benaming „máslo” (boter) toe te staan, hoewel dit product een melkvetgehalte van minder dan 80 % heeft en een gehalte aan water respectievelijk aan droge en vetvrije, van melk afkomstige stof van meer dan 16 % respectievelijk meer dan 2 % heeft, is de Tsjechische Republiek de verplichtingen niet nagekomen die op haar rusten krachtens artikel 115 van verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad van 22 oktober 2007 houdende een gemeenschappelijke ordening van de landbouwmarkten en specifieke bepalingen voor een aantal landbouwproducten („Integrale-GMO-verordening”), gelezen in samenhang met punt I, lid 2, eerste en tweede alinea, van bijlage XV bij deze verordening en deel A, punten 1 en 4, van het aanhangsel bij deze bijlage.

Uit't persbericht: The Court examines the Czech Republic’s argument that products whose exact nature is clear from traditional usage and/or whose designation is clearly used to describe a characteristic quality of the product automatically benefit from that derogation without their inclusion in that list, and hence prior authorisation by the Commission, being necessary. The Court rejects this argument, pointing out that the regulation expressly empowers the Commission to draw up an exhaustive list of products to which the derogation may be applied, on the basis of the lists sent by the Member States, and holds that the application of the derogation therefore requires a prior decision by the Commission.
In those circumstances, the Court finds that the Czech Republic has failed to fulfil its obligations under the regulation, by allowing a milk product which cannot be classified as butter to be marketed under the sales designation ‘pomazánkové máslo’.

The Czech Republic has infringed EU law, by allowing that product to be marketed under that designation.

Luister hieronder naar de opnames van het Internationale Copyright Congres van 31 augustus 2012: A Century of Dutch Copyright Law. Zie onderaan voor het programma.

Eerder belicht op IE-Forum:
- Book launch 'A Century of Dutch Copyright Law', deLex 2012. (order here)
- Speech of Fred Teeven, Secretary of State of Security and Justice (speech)
- Fotoverslag en presentaties hier)

Programma:

09:30 – 10:00 Registration with Coffee/Tea
10.00 – 10.15 Welcome: Prof. P. Bernt Hugenholtz (University of Amsterdam; chair)
10.15 – 10.30 Opening: DG WIPO Francis Gurry (WIPO)
10:30 – 11:00 ‘Works of Literature, Science and Art’
Prof. Paul Goldstein (Stanford Law School)
11.00 – 11.15 Comment, Prof. Willem Grosheide (Utrecht University)

11:15 – 11:30 Coffee/Tea Break
11:30 – 12:00 ‘Authorship and Ownership’
Prof. Frank Gotzen (KU Leuven)
12:00 – 12:15 Comment, Prof. Jaap Spoor (emeritus, Free Un. of Amsterdam)
12.15 – 12.45 General discussion
12:45 – 14:00 Lunch

14.00 – 14.30 ‘Economic and Moral Rights’
Prof. Lionel Bently (CIPIL, Cambridge University)
14:30 – 14.45 Comment, Prof. Dirk Visser (Leiden University)

14.45 – 15.15 ‘Limitations and Exceptions’
Prof. Thomas Dreier (Karlsruhe Institute of Technology, KIT)
15.15 – 15.30 Comment, Prof. Martin Senftleben (Free Un. of Amsterdam)
15.30 – 16.00 Coffee/Tea Break

16.00 – 16.20 Synthesis, Prof. Antoon Quaedvlieg (Radboud Un. Nijmegen)
16.20 – 16.30 Book launch, Dr. Jacqueline Seignette (Chairperson, VVA)
16.30 – 16.45 Fred Teeven, Secretary of State of Security and Justice (speech)
16.45 – 17.00….. Closing and reception (fotoverslag en presentaties hier)

Platform Makers, Reactie Platform Makers Richtlijn Collectief Beheer, nr. 20120118.

Een bijdrage ingezonden door Erwin Angad-Gaur, Platform Makers.

Collectief beheer. Richtlijnvoorstel CBO. Concurrentiemodel of overheidstoezicht. Gefragmenteerde concurrentie.

Verbreding, versterking en harmonisatie van regelgeving terzake kan naar onze mening van groot belang zijn voor de maatschappelijke legitimatie van het, ook voor Nederlandse auteurs en artiesten zo belangrijke, collectief beheer.

Wij onderschrijven dan ook van harte de doelstellingen van het Richtlijnvoorstel. De uitwerking van deze doelstellingen roept echter vragen op; met name de keuze om niet, zoals in Nederland, voor overheidstoezicht te kiezen, maar te vertrouwen op marktwerking beschouwen wij als een ongelukkige. Daarnaast menen wij dat aan de belangrijke doelstelling het multiterritoriaal licentiëren te vergemakkelijken (H III van de Richtlijn) onvoldoende wordt tegemoet gekomen, nu de Commissie zich hierbij blijft beperken tot het muziekauteursrecht en ook daar blijft vasthouden aan een concurrentiemodel.

Werkingssfeer
Marktregulering door concurrentie in plaats van overheidstoezicht.
Onvoldoende onderscheid tussen verschillende soorten CBO’s
Onduidelijkheden in gehanteerde begrippen
Normering beloningsstructuren ontbreekt
Hoofdstuk III: Multiterritoriaal licentiëren

Werkingssfeer

Het Richtlijnvoorstel is louter gericht op “rechtenbeheerders” (hierna ‘CBO’s’) “met als enig doel of hoofddoel auteursrecht of naburige rechten in verband met auteursrecht te beheren en die eigendom is van of onder zeggenschap staat van haar leden” (art. 2 a). Hiermee vallen commerciële organisaties, agentschappen en uitgevers die collectief rechten beheren en licenties verlenen buiten de bepalingen van de Richtlijn. Het richtlijnvoorstel gaat daarmee voorbij aan het feit dat niet alleen CBO’s een rol spelen in collectief rechtenbeheer, maar dat ook steeds vaker commerciële organisaties (feitelijk nietofficiële CBO’s) en uitgevers diensten verlenen in het kader van rechtenbeheer.

Marktregulering door concurrentie in plaats van overheidstoezicht.

Platform Makers meent dat de Nederlandse aanpak om de navolgende redenen in Europa navolging verdient:
- Marktwerking zal (mogelijk met uitzondering van online muziekrechten –zie ons commentaar op Hoofdstuk III) CBO’s geen of onvoldoende prikkels geven om aan regelgeving te voldoen. CBO’s berekenen hun kostenpercentage in beginsel over de incasso en verdelen de geïncasseerde gelden direct door naar hun leden en indirect (via hun zuster-organisaties) aan leden van buitenlandse zuster-organisaties
- Het Richtlijnvoorstel beoogt makers grotere zeggenschap te verlenen over hun rechten en over het beheer daarvan door hun CBO’s.
- Een nationale onafhankelijk toezichthouder is beter in staat maatwerk te verrichten in de toepassing van regels betreffende governance en transparantie (zie onder).

Onvoldoende onderscheid tussen verschillende soorten CBO’s

Het Richtlijnvoorstel legt gelijke voorschriften op aan alle CBO’s. Hiermee gaat de Commissie voorbij aan fundamentele verschillen tussen verschillende (vormen van) collectief beheersorganisaties. Zo bestaan er essentiële verschillen tussen
- “eigen rechtenorganisaties” (zoals Stichting Leenrecht en Stichting de Thuiskopie) die de wettelijke taak hebben namens alle groepen rechthebbenden vergoedingen te incasseren;
- CBO’s die een grotendeels homogene groep rechthebbenden representeren (zoals LIRA voor schrijvers, NORMA voor uitvoerend kunstenaars en Pictoright voor beeldmakers);
- en CBO’s die zowel makers als producenten in een specifieke sector vertegenwoordigen (zoals SENA, die producenten en uitvoerend kunstenaars, of Buma, die uitgevers en muziekauteurs verenigen).

Onduidelijkheden in gehanteerde begrippen
Normering beloningsstructuren ontbreekt
Hoofdstuk III: Multiterritoriaal licentiëren
Betreffende het online muziekauteursrecht tenslotte betreuren wij (ook op dit gebied) de keuze voor een concurrentiemodel. Doordat de online concurrentie -in tegenstelling tot de eerder genoemde concurrentie offline- de mogelijkheid biedt rechten exclusief bij een CBO onder te brengen, fragmenteert deze concurrentie per definitie de muziekauteursrechten (en staat daarom haaks op het streven naar een “one stop shop” voor muziekauteursrechten).

VOI©E, 'Verschil in benadering Wetsvoorstel toezicht en richtlijnvoorstel collectief beheer: Nederlandse cbo's dreigen tussen wal en schip te vallen', voice-info.nl nr. 151545.

Bijdrage van VOI©E. Daar waar het Nederlandse wetsvoorstel meer beperkingen oplegt voor collectieve beheersorganisaties (cbo’s) dan het richtlijnvoorstel doet voor overige Europese cbo’s en andere marktpartijen, kan dit de concurrentiepositie van Nederlandse cbo’s negatief beïnvloeden. Dit staat te lezen in de reactie van VOI©E op het richtlijnvoorstel dat voorzitter Job Cohen aan parlement en betrokken ministeries heeft aangeboden.

Verschillende uitgangspunten
Het richtlijnvoorstel betreffende het collectieve beheer van auteursrechten en naburige rechten en de multiterritoriale licentieverlening van rechten inzake muziekwerken voor onlinegebruik op de interne markt (“het richtlijnvoorstel”) stuurt aan op zoveel mogelijk concurrentie tussen binnen- en buitenlandse cbo’s, met optimale vrijheid voor rechthebbenden hun rechten geheel of gedeeltelijk zelf of door andere partijen uit te (laten) oefenen. Met betrekking tot governance ligt de focus dan ook op versterkt intern toezicht door de rechthebbenden zelf. Voor het overige dient vooral de markt zijn werk te doen.

Nederland stuurt aan op het in stand houden en waar mogelijk versterken van de monopoliepositie van cbo’s ten behoeve van één loket voor de gebruiker, hetgeen de rechtvaardiging is voor verbreed en versterkt overheidstoezicht.

Het wetsvoorstel toezicht is in een aantal opzichten strenger dan het richtlijnvoorstel, en heeft daardoor een negatieve invloed op de concurrentiepositie van de Nederlandse cbo’s, zoals de beperking van de beleggingsmogelijkheden. Het Nederlandse wetsvoorstel grijpt ook in op de tariefvorming via ex ante toezicht van het College van Toezicht op tariefsverhogingen en door een geschillencommissie bij wet aan te wijzen die achteraf de billijkheid van tarieven kan toetsen. Voor vanuit het buitenland opererende cbo’s of voor andere marktpartijen die rechten exploiteren, gelden deze mogelijke beperkingen van de mededinging niet. Het richtlijnvoorstel is juist gebaseerd op vrije mededinging.

Tussen wal en schip
De doelstellingen van het richtlijnvoorstel vertonen veel overeenkomsten met het Nederlandse wetsvoorstel en worden ook door VOI©E onderschreven: het makkelijk maken voor gebruikers om repertoire te mogen gebruiken, eenduidige eisen ten aanzien van een aantal beheersaspecten en bevordering transparantie.

De Europese Commissie wil dat echter bereiken via het optimaliseren van de mededinging door de rechthebbenden zoveel mogelijk ruimte te bieden hun rechten op verschillende wijze, bijvoorbeeld door verschillende cbo’s en ook zelf, te (laten) beheren. Door minimumeisen te stellen aan de kwaliteit van dienstverlening van cbo’s zal de concurrentie tot de gewenste verbetering leiden. De Nederlandse wetgever stuurt juist op het handhaven van monopolies en samenwerking en waar nodig samenvoeging van cbo’s, waarbij verscherpt overheidstoezicht en inmenging in het beleid via het College van Toezicht eventuele nadelen van een dergelijk monopolie moeten voorkomen.

Wanneer Nederlandse cbo’s in Europa in het kader van de Europese richtlijn volop de concurrentie moeten aangaan – en daarbij vanwege het beperkte taal- en marktgebied al op achterstand zitten in vergelijking met bijvoorbeeld Engeland, Duitsland en Frankrijk – kunnen zij door de Nederlandse wetgeving, die nog steeds van een monopolie uitgaat, extra belemmerd worden in hun concurrentiepositie. De Nederlandse cbo’s dreigen dan tussen de spreekwoordelijke wal en schip te vallen.

Onvoldoende waarborg voor uniformering in Europa
Het belangrijkste aandachtspunt voor de concurrentiepositie van de Nederlandse cbo’s is dat een ‘level playing field’ ontstaat. Het richtlijnvoorstel gaat uit van minimumharmonisatie. Daardoor is er geen garantie dat de omzettingen in de lidstaten tot de beoogde uniformiteit leiden. Een minimumharmonisatie is wat VOI©E betreft onvoldoende.

Zorgpunten en vragen
Bij het Nederlandse voorgestelde systeem, met overheidsbemoeienis met de collectieve exploitatie van rechten, is de zorg van VOI©E gericht op de punten waar de overheid naar de mening van de rechthebbenden te veel op de stoel van de rechthebbenden gaat zitten.

Bij de benadering van het richtlijnvoorstel is de zorg of de keuzevrijheid in beheer voor rechthebbenden inderdaad wel makkelijker en efficiënter is. Die keuzevrijheid kan versplintering van repertoire tot gevolg hebben. Een versplintering van repertoire bevordert voor gebruikers de duidelijkheid niet en is contraproductief aan de doelstelling.

Het gevaar bestaat dat voor bepaald repertoire, bijvoorbeeld met een beperktere doelgroep, of bepaalde cbo’s met name in de kleinere landen de kosten relatief toenemen, waardoor zij op termijn uit de markt gedrukt worden. Dit is niet in het belang van de leden en aangeslotenen en kan uiteindelijk ten koste gaan van een veelzijdig cultuuraanbod.

Er zijn nog veel vragen te stellen en kanttekeningen te plaatsen bij het richtlijnvoorstel, waarop VOI©E uitvoerig uitgaat in zijn brief aan de Eerste Kamer, die dit voorstel op de agenda heeft geplaatst. Deze brief is tevens de reactie van VOI©E op de internetconsultatie. De reactie zal ook worden aangeboden aan de Tweede Kamer, die dit voorstel heeft geagendeerd voor een algemeen overleg over auteursrecht op 22 november.

M.H. Lous, ‘Beschrijvende afbeeldingen en het OHIM’, IE-Forum nr. 11900.

Een bijdrage van Maarten Lous, Merkenbureau Merk-Echt.

Een opvallende ontwikkeling in het beleid van het OHIM. Niet alleen beschrijvende woorden kunnen worden geweigerd als EU merk, maar ook ‘beschrijvende’ afbeeldingen. Het gewijzigde beleid komt voort uit de uitspraken T-385/08 (afbeelding van een hond) en T-386/08 (afbeelding van een paard) van het Gerecht EU. Naar aanleiding van deze uitspraken is recentelijk door het OHIM de Manual of Trade Mark Practice aangepast.

In bovenvermelde zaken ging het in beide gevallen om een afbeelding die als zeer generiek werd beschouwd met betrekking tot de waren waarvoor deze als merk was aangevraagd. De afbeeldingen waren voor de betreffende waren zo generiek dat geen onderscheidend vermogen werd toegekend.

De zaak T-385/08 betrof de weigering van een beeldmerkaanvraag voor onder andere lederwaren, waar ook hondenriemen en –accessoires onder vallen (klasse 18), kleding (klasse 25) en diervoeder (klasse 31). De afbeelding betrof een eenvoudig gestileerde hond (afbeelding 1). Het Gerecht oordeelde dat deze afbeelding door het relevante publiek onmiddellijk zal worden opgevat als een verwijzing naar het dier waarvoor de waren zijn bedoeld. De afbeelding verwijst dus naar de bestemming van de waren en is daarmee beschrijvend van aard. Uiteindelijk is het merk alleen ingeschreven voor kleding, omdat een afbeelding van een gestileerde hond niet gezien wordt als verwijzend naar (eigenschappen van) kleding.

(...Lees het gehele artikel...)

Merkenbureaus zullen hun klanten goed dienen te adviseren over het onderscheidend vermogen van beeldmerkaanvragen. Hoewel een geringe mate van onderscheidend vermogen voldoende blijft voor de acceptatie van een merkaanvraag door de overheid, doen ontwerpers er merkrechtelijk gezien goed aan een flinke dosis creativiteit los te laten op bij het maken van logo’s. Bij gebrek aan inspiratie biedt een kindertekening van een fantasiedier wellicht nog een uitkomst. Onderscheidend vermogen gegarandeerd!

Maarten Lous

Rechtbank 's-Gravenhage 17 oktober 2012, zaaknr. 413663 HA ZA 12-247 (Nokia Corporation tegen D5 Mobile / D5 Avenue Ltd.)

Merkenrecht. Onrechtmatig handelen bestaand uit het faciliteren van de verhandeling van counterfeit goederen. Opheffing beslag van rechtswege, weigering vrijgave en tweede beslag met eisvermeerdering tot afgifte. Misbruik van recht.

Nokia heeft conservatoir derdenbeslag tot afgifte gelegd op 9 zendingen inbreukmakende producten (mobiele telefoons en accessoires. Nadat beslag I van rechtswege was vervallen – heeft Nokia ten onrechte geweigerd mee te werken aan vrijgave van de telefoons. In de periode vanaf 1 februari 2012 tot aan beslag II, derhalve 24 mei 2012, lag er geen beslag op de telefoons.

De rechtbank is met D5 van oordeel dat Nokia, nadat beslag I was vervallen, ten onrechte heeft geweigerd de telefoons vrij te geven. Als gevolg van deze als onrechtmatig aan te merken weigering bevinden de telefoons zich nog altijd onder Skylink en was het voor Nokia mogelijk om opnieuw beslag te leggen onder Skylink. Aldus profiteert Nokia van haar onrechtmatig handelen bij de uitoefening van haar bevoegdheid om opnieuw beslag te leggen, hetgeen, zoals D5 terecht heeft aangevoerd, te kwalificeren is als misbruik van recht.

De rechtbank veroordeelt Nokia binnen één week na betekening van dit vonnis mee te werken aan het vrijgeven van de inbeslaggenomen telefoons, zich bevindende onder Skylink B.V.

1.5. Ter onderbouwing van haar vorderingen stelt Nokia dat op 5 december 2011 door de douane op Schiphol 9 zendingen inbreukmakende producten zijn aangetroffen, bestaande uit mobiele telefoons en daarbij behorende accessoires, op welke partij (...) onder Skylink B.V. te Schiphol conservatoir derdenbeslag tot afgifte heeft gelegd (nader te noemen: beslag I). De zendingen waren volgens Nokia geadresseerd aan D5 Mobile, terwijl door D5 Mobile is aangevoerd dat D5 Avenue eigenaar van de partij zou zijn. Volgens Nokia gaat het om counterfeit goederen die D5 heeft doen vervoeren vanuit China naar Nederland en maakt D5 aldus inbreuk op de merkrechten van Nokia in Europa.

3.3. De stelling van Nokia dat een vordering tot afgifte een nevenvordering is, die nog na het verstrijken van de relevante termijn kan worden ingesteld, wordt verworpen. Of sprake is van een hoofdvordering of een nevenvordering is in dit verband niet relevant. Noodzakelijk is dat de vordering ter verzekering waarvan het beslag is gelegd binnen de termijn in rechte wordt ingesteld. Een eisvermeerdering met een vordering tot afgifte tot vernietiging kan inderdaad, zoals Nokia heeft aangevoerd, worden aangemerkt als het instellen van de eis in de hoofdzaak, maar de eisvermeerdering moet dan wel binnen de gestelde termijn zijn gedaan. Ten aanzien van beslag I is dit niet het geval geweest, zodat beslag I van rechtswege is komen te vervallen en D5 geen belang heeft bij opheffing van dat beslag. Enkel de vordering tot veroordeling tot medewerking aan het vrijgeven van de telefoons die zich bevinden onder Skylink ligt derhalve ter beoordeling voor.

3.6. De rechtbank is daarentegen met D5 van oordeel dat Nokia, nadat beslag I was vervallen, ten onrechte heeft geweigerd de telefoons vrij te geven. Als gevolg van deze als onrechtmatig aan te merken weigering bevinden de telefoons zich nog altijd onder Skylink en was het voor Nokia mogelijk om opnieuw beslag te leggen onder Skylink. Aldus profiteert Nokia van haar onrechtmatig handelen bij de uitoefening van haar bevoegdheid om opnieuw beslag te leggen, hetgeen, zoals D5 terecht heeft aangevoerd, te kwalificeren is als misbruik van recht. Het tweede beslag kan Nokia dientengevolge niet handhaven. Een en ander leidt tot de conclusie dat de vordering tot medewerking aan de vrijgave van de telefoons toewijsbaar is. Maatregelen op grond van de Anti-piraterijverordening2 ten slotte staan, daargelaten de ontkenning van D5 dat op basis van die verordening nog enige belemmering tot afgifte zou bestaan, in ieder geval Nokia niet in de weg om de gevorderde medewerking te verlenen.

Hoge Raad 19 oktober 2012, LJN BX5797 (Diageo Brands BV tegen verweerder)

In navolging van IEF 11268. Merkenlandsverordening. Geen merkrechtinbreuk. Antilliaanse zaak. Parallelimport. Art. 23 lid 8 Merkenlandsverordening 1995 van de Nederlandse Antillen.

Diageo leggen zich toe op de productie en verkoop van de bekende merken Johnnie Walker, Crown Royal, Sheridan's, Smirnoff en Baileys. Zij hebben flessen aangetroffen waarvan het identificatienummer is verwijderd; in sommige gevallen zijn de etiketten (gedeeltelijk) verwijderd en teruggeplakt in gedreven winkels van de verweerder. Diageo stelt dat er sprake is van merkinbreuk door verwijdering van productcode. Concordantie met Nederlandse uitputtingsregels aangewezen? Gegronde reden voor verzet door merkhouder; parallelimport legitiem doel? Beoordeeld aan de hand van een belangenafweging. De HR verwerpt het beroep van Diageo.

3.2.2 Het gerecht heeft de vorderingen afgewezen, het hof heeft dat vonnis bevestigd. Het overwoog daartoe allereerst, met een beroep op HR 1 juni 2007, LJN BA3525, NJ 2007/309, dat voor de beantwoording van de zojuist bedoelde vraag dient te worden uitgegaan van de herkomstgarantie als wezenlijke functie van het merk (rov. 4.6). Voorts herinnerde het hof eraan dat blijkens de totstandkomingsgeschiedenis van (art. 23 lid 8 van) de Mlv in de Nederlandse Antillen uitdrukkelijk is gekozen voor een systeem van wereldwijde uitputting om een vrije parallelhandel mogelijk te maken. Voorts overwoog het dat identificatiecodes merkhouders in staat stellen lekken in de verkooporganisatie op te sporen en aldus een beletsel kunnen vormen voor parallelimport en dat de uitputtingsregel van art. 23 lid 8 Mlv niet gefrustreerd kan worden door het enkele verwijderen van codes als inbreukmakend te bestempelen (rov. 4.7-4.8).
Het hof oordeelde dat de veranderingen die de flessen en verpakkingen hebben ondergaan door het verwijderen van de codes zeer gering zijn en geen noemenswaardige afbreuk doen aan de goede faam van de merken, ook niet als wordt uitgegaan van het luxe imago van die merken, noch dat zij tot herkomstverwarring kunnen leiden (rov. 4.9).
Het achtte aannemelijk dat de codes (mede) zijn aangebracht om een "recall" te vergemakkelijken, om namaak te kunnen herkennen en opsporen en productaansprakelijkheid te beperken, waarbij het, aldus het hof, om legitieme doelen gaat, maar dat die doeleinden nog niet meebrengen dat Diageo c.s. zich tegen het verhandelen van flessen zonder code kunnen verzetten. Gelet op het belang voor Sint Maarten dat ook volgens de wetsgeschiedenis van de Mlv moet worden gehecht aan de vrije parallelhandel, aldus het hof, moet op dit punt de concordantie van rechtspraak wijken voor het door de wetgever beoogde systeem van vrije parallelimport (rov. 4.10-4.11). Afweging van de legitieme belangen van Diageo c.s. bij het ongemoeid laten van de identificatiecodes tegen het belang van een vrije parallelhandel in Sint Maarten leidt tot het oordeel dat geen sprake is van een gegronde reden voor Diageo c.s. voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv (rov. 4.12).

3.3.2 Bij de beoordeling van deze klacht moet worden vooropgesteld dat het in art. 39 van het Statuut van het Koninkrijk verankerde concordantiebeginsel niet zonder meer meebrengt dat ontwikkelingen die zich in de Nederlandse rechtspraak voordoen, in de Antilliaanse rechtspraak dienen door te werken, onder meer niet indien de eerstbedoelde ontwikkelingen worden bepaald of beïnvloed door Europese regelgeving of door rechtspraak van het HvJEU. Er bestaat met name dan aanleiding niet overeenkomstig dat beginsel te beslissen indien sprake is van een duidelijk verschil in maatschappelijke opvattingen of de wetgever van het betrokken land een welbewuste keuze heeft gemaakt voor een afwijkend regime. Nu van dit laatste sprake is bij de regeling van de uitputting van merkrechten, betogen Diageo c.s. ten onrechte dat het hof toepassing had dienen te geven aan het evengenoemde arrest l'Oréal/Bellure.

3.3.3 Daarmee is niet gezegd dat de in dat arrest genoemde functies van het merkrecht - naast de wezenlijke functie van het waarborgen van de herkomst van de waar, ook de overige functies, zoals met name het garanderen van de kwaliteit van de waar en de communicatie-, de investerings- en de reclamefunctie - geen rol kunnen spelen bij de beantwoording van de vraag of een merkhouder in een bepaald geval een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv.
Ook het arrest van de Hoge Raad van 1 juni 2007, LJN BA3525, NJ 2007/309, dient niet aldus te worden begrepen dat de herkomstgarantie de enige hier in aanmerking komende wezenlijke functie van het merk is.
De enkele omstandigheid evenwel dat aan een van die functies in enigerlei mate afbreuk wordt gedaan, noopt niet tot de gevolgtrekking dat de merkhouder een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv.

3.5 Klacht 2 strekt ten betoge dat de evenbedoelde, in rov. 4.11 en 4.12 neergelegde, afweging berust op een onjuiste uitleg van art. 23 lid 8 Mlv, aangezien op de door de Antilliaanse wetgever gemaakte keuze voor het algemeen belang van vrije parallelhandel een uitzondering geldt indien de merkhouder gegronde redenen heeft zich te verzetten tegen de verdere verhandeling van zijn merkproducten en dat daarvan sprake is, indien de merkhouder met zijn verzet legitieme belangen nastreeft, zonder dat de rechter nog een afweging mag maken tussen de in het geding zijnde belangen.
Deze klacht berust op een onjuiste rechtsopvatting en faalt dus. De enkele omstandigheid dat een merkhouder een legitiem doel nastreeft met - en aldus een legitiem belang heeft bij - een maatregel, zoals in dit geval het aanbrengen van de identificatiecodes, brengt niet mee dat hij een gegronde reden heeft voor verzet als bedoeld in art. 23 lid 8 Mlv, indien een handelaar die maatregel ongedaan maakt. Terecht heeft het hof zich begeven in een afweging van de ingeroepen belangen van Diageo c.s. tegen dat van de door de wetgever gewenst geachte vrije parallelimport. De uitkomst van die afweging is, in het licht van de vaststellingen van het hof in rov. 4.9, ook niet onbegrijpelijk, zodat de desbetreffende motiveringsklacht eveneens faalt.

3.6 De overige in het middel aangevoerde klachten kunnen evenmin tot cassatie leiden. Dit behoeft, gezien art. 81 lid 1 RO, geen nadere motivering nu de klachten niet nopen tot beantwoording van rechtsvragen in het belang van de rechtseenheid of de rechtsontwikkeling.

Op andere blogs:
Cassatieblog (Parallelimport en merkinbreuk op Sint Maarten)