Hoge Raad, 16 oktober 2009, C05/160HR, conclusie A-G Huydecoper inzake Adidas AG c.s. tegen Marca Mode c.s. (met dank aan Bastiaan van Ramshorst, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Adidas/Marca terug uit Luxemburg (zie Hof van Justitie, 10 april 2008, C-102/07). 2 à 3 strepenzaak. Vrijhoudingsbehoefte. Ex tunc / ex nunc. Arrest is bepaald voor 15 januari. Eerst even voor jezelf lezen.

26. Tenslotte: zelfs wanneer men, anders dan ik zojuist heb verdedigd, zou aannemen dat de Hoge Raad in het arrest van 16 februari 2007 nog geen oordeel heeft gegeven over de plaats die de "vrijhoudingsbehoefte" in de beslissing van het Bossche hof inneemt; én wanneer aangenomen zou moeten worden dat dat gegeven, zoals namens H&M c.s. en Marca C.S. wordt bepleit, door het Bossche hof niet als "dragend" is meegenomen in de beoordeling "ex tunc" die dat hof destijds heeft uitgevoerd - dan nóg heeft dit te gelden:
  wegens de gegrondbevinding van Middel I zal na vernietiging en verwijzing alsnog "ex nunc" beoordeeld moeten worden of de op merkinbreuk gerichte vorderingen van Adidas c.s. gegrond zijn. Voor die beoordeling is van belang of er wel of niet met de “vrijhoudingsbehoefte” rekening mag worden gehouden; en is dus ook van belang of wat het Bossche hof daarover heeft overwogen - of dat nu als "dragend" was bedoeld of niet - na de cassatie-instantie "overeind blijft". Ook in de hier veronderstelde - maar door mij als erg onaannemelijk beoordeelde - situatie, hebben Adidas c.s. er dus belang bij dat wordt vastgesteld of de desbetreffende overweging van het Bossche hof stand houdt.

Lees de conclusie hier of hieronder (Scribd).

Hoge Raad, 16 oktober 2009, LJN: BJ1253, Realchemie Nederland B.V. tegen Bayer Cropscience A.G.,

Octrooirecht. Eerst even kort. Zaak betreffende de vraag of onder de EEX-Verordening op een aantal door een Duitse rechter ex parte gegeven beslissingen verlof tot tenuitvoerlegging in Nederland kan worden gegeven. Daarnaast is de vraag aan de orde of in deze exequaturprocedure, nu de beslissingen waarvan verlof tot tenuitvoerlegging wordt gevraagd betrekking hebben op inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten, de proceskostenveroordeling moet worden gegrond op art. 1019h Rv. Prejudiciële vragen.

7. Vragen van uitleg 

1. Moet het begrip "burgerlijke en handelszaken" in art. 1 EEX-Verordening aldus worden uitgelegd dat deze verordening ook van toepassing is op de erkenning en tenuitvoerlegging van een beslissing die een veroordeling tot betaling van "Ordnungsgeld" op grond van § 890 ZPO inhoudt? 

2. Moet art. 14 van de Handhavingsrichtlijn aldus worden uitgelegd dat zij ook van toepassing is op een exequaturprocedure met betrekking tot

(i) een in een andere lidstaat gegeven beslissing over een inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht;
(ii) een in een andere lidstaat gegeven beslissing waarbij een dwangsom dan wel boete is opgelegd wegens overtreding van een verbod tot inbreuk op een intellectuele-eigendomsrecht;
(iii) in een andere lidstaat gegeven kostenbeslissingen die voortbouwen op de onder (i) en (ii) genoemde beslissingen?

Lees het arrest hier.

Website Voi©e: Verslag Rondetafeloverleg met Tweede Kamer over rapport Gerkens. “Onder grote belangstelling vond op 15 oktober jl.  in de Tweede Kamer het ‘rondetafeloverleg’ over het rapport auteursrechten van de werkgroep Gerkens plaats. Deze hoorzitting was georganiseerd door de Vaste Commissie voor Justitie ter voorbereiding op het algemeen overleg dat de Tweede Kamer voor het einde van dit jaar wil houden met de werkgroep Gerkens.

De werkgroep Gerkens (Arda Gerkens, Nicolien van Vroonhoven, Pauline Smeets en Fred Teeven) was als toehoorder aanwezig. De Kamerleden die deelnamen aan de hoorzitting, want dat was het in feite toch wel, waren Jan de Vries (CDA), Marianne  Besselink (PvdA), Farshad Bashir (SP), Naïma Azough (GroenLinks) en later op de ochtend Boris van der Ham (D66).Ton Elias (VVD) was ziek. Er werden 17 genodigde organisaties en een aantal deskundigen gehoord, onderverdeeld in vijf ‘blokken’ en dat zorgde ook voor een volle tribune belangstellenden vanuit de diverse achterbannen.”

Lees hier meer.

Rechtbank van Koophandel Brussel, 24 juni 2009, The Academy of Motion Picture Arts And Sciences tegen NV Dexia Insurance Belgium (met dank aan Christian Dekoninck, Lydian Lawyers)

Merkenrecht. Belgische pré-Bellure-zaak uit juni 2009 over de beschermingomvang van het bekende merk ‘Oscar’.
 
The Academy of Motion Picture Arts and Sciences stelt een vordering in op grond van haar CTM en Benelux merk “Oscar” (de bekende jaarlijkse filmprijs) tegen Dexia Insurance Belgium, die zelf het Beneluxmerk “DVV OsCar” had laten inschrijven. Dit merk wordt gebruikt door Dexia voor een spaarsysteem in het kader van haar (auto)verzekeringen: chauffeurs die gedurende een bepaalde tijd geen ongevallen hebben veroorzaakt, krijgen hierdoor bepaalde kortingen. 

De ondervoorzitter van de Rechtbank van Koophandel te Brussel, zetelend zoals in kortgeding, oordeelt allereerst dat het merk “Oscar” van The Academy wel degelijk geldig is en niet gebruikelijk is (geworden) voor het aanduiden van prijzen in het algemeen. Daarnaast stelde zij evenwel dat er geen sprake is van inbreuk op grond van artikel 2.20.1.c BVIE resp. 9.1.c EMVO omdat The Academy geen (potentiële) schade bewijst. Hoger beroep is aangetekend.

Lees het vonnis hier of hieronder (Scribd).

Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 14 oktober 2009, KG ZA 09-598, Techcomlight B.V. tegen Bik Bouwproducten B.V. & Vaculux B.V. (met dank aan Ernst-Jan Louwers, Louwers IP/Technology Advocaten).

Vergelijkende reclame. Buisvormige daglichtsystemen. “De kern van dit kort geding is de vraag of Bik c.s. door het openbaar (laten) maken van de gewraakte reclame-uitingen onrechtmatig handelen jegens Techcomlight. Deze reclame-uitingen behelzen een boodschap van commerciële en wervende aard van Bik C.S. aan haar klanten/afnemers, waarin de Solatube van Techcomlight wordt genoemd, zodat in ieder geval sprake is van een vorm van vergelijkende reclame in de zin van artikel 6:194a BW.”  In het kort:

5.5.4. Zonder aan te geven dat het daglichtsysteem van Techcomlight enerzijds en de daglichtsystemen van Bik C.S. anderzijds in de basis verschillend zijn in verband met het wél respectievelijk niet aanwezig zijn van een filtersysteem (de RayBender) met het oog op de verschillend beoogde functionaliteit - hetgeen Bik c.s. in de gewraakte reclames hebben nagelaten - is het vergelijken van deze daglichtsystemen qua hoeveelheid lichtopbrengst misleidend en onrechtmatig, omdat op zijn minst de indruk wordt gewekt dat sprake is van identieke producten en de gemiddelde afnemer van zo'n daglichtsysteem niet in staat is om na te gaan dat er - spreekwoordelijk gezegd - appels met peren worden vergeleken.

5.6. Tenslotte acht de voorzieningenrechter de reclame-uitingen van Bik C.S., inhoudende dat hun daglichtsystemen 15% gemakkelijker te installeren zijn dan de Solatube, onvoldoende onderbouwd en dus onvoldoende overtuigend. De vorderingen genoemd in r.o.3.1. onder sub l .a., l .b. en l .f. zullen reeds hierom worden toegewezen op de wijze zoals hierna geformuleerd, met dien verstande dat er bij dit vonnis geen gedragingen aan OliNo kunnen worden opgelegd. De andere grondslagen voor deze onderdelen van de vordering kunnen hierna verder buiten bespreking blijven. 

Lees het vonnis hier of hieronder.

Rechtbank Amsterdam, 14 oktober 2009, HA ZA 08-2094, Visionvale Ltd & Burut co. Tegen Playlogic International N.V. (met dank aan J.J. van der Goen, Van der Goen Advocaten).

Auteursrecht. Software. Eindvonnis bodemzaak (zie ook Vzr. Rechtbank Amsterdam, 11 oktober 2007, IEF 5275 & Gerechtshof Amsterdam, 14 juli 2009, IEF 8066). Geschil tussen ontwikkelaar (Visonvale) en uitgever (Playlogic) van computerspellen over het auteursrecht op de game Sparta Ancient Wars. Overeenkomst rechtsgeldig ontbonden, auteursrechten rechtsgeldig overgedragen aan Playlogic  en niet teruggevallen aan Visionvale na ontbinding. Eerst even voor jezelf lezen.

5.32. Nu playlogic de rechten overgedragen heeft gekregen , moet voor het terugvallen van die rechten aan Visionvale c.s. aan de in Artikel 2 Aw genoemde en onder 5.19 weergegeven vereisten voor overdracht worden voldaan. De rechtbank is van oordeel dat daarvan geen sprake is. Artikel 13.2.2 van de SDA kan niet worden aangemerkt als een tot overdracht bestemde akte. Dit artikel regelt de voorwaarden waaronder Playlogic gehouden zal zijn de rechten aan Visionvale c.s. (terug) over te dragen en daarmee de verbintenisrechtelijke gevolgen van een opzegging. Dat maakt dat de bepaling niet op een overdracht is gericht.

Lees het vonnis hier of hieronder (Scribd).

"The patent system... added the fuel of interest to the fire of genius, in the discovery and production of new and useful things." Abraham Lincoln, Second Lecture on Discoveries and Inventions (Feb. 11, 1859). Uitgebeiteld boven de ingang van het Federal Department of Commerce Building in Washington, een oude locatie van het U.S. Patent Office.

Eerdere berichten in de serie IE Gevelstenen hier, hier en hier.

HvJ EG, 15 oktober 2009, zaak C-324/08, Makro Zelfbedieningsgroothandel CV, Metro Cash & Carry BV en Remo Zaandam BV tegen Diesel SpA (prejudiciële vragen Hoge Raad).

Merkenrecht. Uitputting. Mag het begrip „impliciete toestemming” van de merkhouder in de zin van artikel 7, lid 1, van richtlijn 89/104 worden uitgelegd op basis van de in het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss vermelde criteria, wanneer de van dit merk voorziene waren voor het eerst direct binnen de EER in de handel werden gebracht, en niet eerder buiten die zone?:

"26. Daarbij dient te worden opgemerkt dat het Hof weliswaar in punt 46 van het arrest Zino Davidoff en Levi Strauss heeft verwezen naar waren die eerst buiten de EER in de handel zijn gebracht, maar dat een dergelijke verwijzing moet worden gezien tegen de achtergrond van het feit dat in de zaak die tot dat arrest heeft geleid, de betrokken waren eerder buiten de EER waren verhandeld en vervolgens in de EER waren ingevoerd en in de handel gebracht.

27. De bewoordingen van het reeds aangehaalde arrest Zino Davidoff en Levi Strauss wettigen evenwel geenszins de conclusie dat de preciseringen van het Hof in punt 46 van dat arrest met betrekking tot de elementen en omstandigheden op grond waarvan een impliciete toestemming van de merkhouder kan worden afgeleid, enkel gelden in het kader van een dergelijke feitelijke context en geen algemene strekking kunnen hebben.

28. Zo zijn de punten 53 tot en met 55 van dat arrest, waarin de toepasselijke vereisten inzake het bewijs van het bestaan van een impliciete toestemming worden gepreciseerd, in algemene bewoordingen geformuleerd en wordt daarbij geen enkel principieel onderscheid gemaakt naargelang de eerste verhandeling is gebeurd buiten of binnen de EER.

29. Bovendien zou een dergelijk onderscheid indruisen tegen de door richtlijn 89/104 ingevoerde regeling.

(...)

Het Hof van Justitie (Eerste kamer) verklaart voor recht:

Artikel 7, lid 1, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, zoals gewijzigd bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte van 2 mei 1992, moet aldus worden uitgelegd dat de toestemming van de merkhouder tot het verhandelen van waren onder zijn merk direct in de Europese Economische Ruimte door een derde die niet economisch verbonden is met deze merkhouder, impliciet kan zijn, voor zover een dergelijke toestemming voortvloeit uit elementen en omstandigheden vóór, tijdens of na het binnen deze zone in de handel brengen, waaruit naar het oordeel van de nationale rechter met zekerheid blijkt dat de merkhouder afstand doet van zijn uitsluitend recht."

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Maastricht, 12 oktober 2009, LJN: BK0020, Zanger tegen Platenmaatschappij.

Auteursrecht. Naburige rechten. Titelcontracten. Stukgelopen samenwerking tussen platenmaatschappij en zanger resulteert in geschil over orkestbanden. Platenmij. Kan op grnd van titelcontract en WNR orkestbanden opeisen en/of gebruik verbieden. Platenmij hoeft geen genoegen te nemen met een vergoeding, omdat orkestbanden niet zijn aan te merken als “een voor commerciële doeleinden uitgebracht fonogram” als bedoeld in art. 7 lid 1.

Titelcontract: 4.1.1 (…) De bedingen waar het in dit geding om gaat - art. 13 “Orkestbanden” en art. 5 “Titelcontract” - geven immers de kern van de prestaties aan en zijn duidelijk en begrijpelijk geformuleerd, zodat krachtens art. 6:231 onder a BW voornoemde afdeling verdere toepassing mist. Art. 13 bepaalt dat het de artiest (gedaagde) niet is toegestaan de orkestbanden te verveelvoudigen en dat ze te allen tijde eigendom blijven van de Maatschappij (eiser 1) en steeds door haar opeisbaar zijn. De stelling van gedaagde dat de productiekosten van de orkestbanden zijn afbetaald door de verkoop van cd’s doet - ook indien juist - niet af aan het eigendomsrecht en het recht toestemming voor verder gebruik te onthouden van eiser 1, want zodanige betalingen hebben geen overgang van eigendom of andere rechten bewerkstelligd. De vordering onder 1. is dus in elk geval voor de orkestbanden van de nummers op “Lachend door ’t Leve” en “Boerum” toewijsbaar. Dit geldt slechts voor het deel van de vordering na “in het bijzonder”. In het daaraan voorafgaande deel is de gedraging waarvan een verbod wordt gevorderd (“iedere verdere inbreuk”) zo algemeen geformuleerd dat er geen dwangsom aan kan worden verbonden zonder executieproblemen uit te lokken.

Dwangsom: 4.1.2 eiser 1 heeft er recht op en belang bij het verbod van verder gebruik van haar orkestbanden door gedaagde te versterken door een dwangsom, nu gedaagde reeds - in elk geval op 30 augustus 2009 - in strijd met het verbod van eiser 1 bepaalde banden of kopieën daarvan heeft gebruikt bij een optreden. Het feit dat gedaagde inmiddels 11 nieuwe orkestbanden heeft laten vervaardigen sluit niet uit dat hij er nog steeds behoefte aan heeft bepaalde banden van eiser 1 te gebruiken. Heeft hij die behoefte, zoals hij stelt, niet dan heeft gedaagde van de veroordeling geen last.

Naburige Rechten: 4.1.3 Voorshands is aannemelijk dat niet alleen de hiervoor onder 4.1.1. genoemde twee orkestbanden maar ook de overige orkestbanden, met uitzondering van “Spring wie ‘ne knien” en “Keutel” die door gedaagde met het Merretkoer in eigen beheer zijn opgenomen en waarvan zij als producent hebben te gelden, eigendom zijn van eiser 1, althans dat eiser 1 ook ten aanzien van die overige banden het recht heeft gedaagde verder gebruik te verbieden. Deze geluidsbanden zijn te beschouwen als fonogrammen en eiser 1 (gelet op het hiervoor onder 2.2. vastgestelde feit) als producent daarvan, beide als bedoeld in art. 6 lid 1 WNR. Het uitsluitend recht om toestemming tot openbaarmaking te geven, en dus ook om deze voor de toekomst te onthouden en openbaarmaking daardoor te verbieden, komt krachtens art. 6 lid 1 eerste zin en onder a aan deze producent toe. Eiser 1 heeft dit recht uitgeoefend zoals hiervoor onder 2.3 en 2.4 is vastgesteld en gedaagde heeft haar sommatie, ten minste gedeeltelijk en tijdelijk, naast zich neergelegd. eiser 1 behoeft niet genoegen te nemen met een vergoeding als bedoeld in art. 7 lid 1 WNR. Dat artikel beoogt kennelijk een praktische regeling te bieden voor de uitzending, doorgaans over de radio, van “nummers” waarop rechten van producent of artiest rusten. Orkestbanden zijn niet aan te merken als “een voor commerciële doeleinden uitgebracht fonogram” als bedoeld in art. 7 lid 1. Zij worden als zodanig - zonder eerste zangstem - immers in het algemeen niet verkocht. Voor de toewijsbaarheid van de vordering onder 1. wordt verder verwezen naar de overwegingen 4.1.1 (laatste twee zinnen) en 4.1.2 hierboven, die gelden ongeacht de grondslag van toewijzing.

Auteursrecht: 4.2 De vordering onder 2. is gebaseerd op schending door gedaagde van de auteursrechten van eiser 2. De arrangementen zoals opgenomen op de betreffende orkestbanden zijn scheppingen van diens geest zijn en worden beschermd door de Auteurswet, aldus eisers. In het midden kan blijven in hoeverre op de orkestbanden inderdaad (ook) auteursrechten van eiser 2 rusten die gedaagde heeft geschonden. Beoordeling van deze grondslag van de - aan de vordering onder 1. vrijwel gelijkluidende - vordering onder 2. is overbodig, gelet op hetgeen hiervoor reeds is overwogen en beslist.

Lees het vonnis hier. 

GvEA, 14 oktober 2009, zaak T-140/08, Ferrero SpA tegen OHIM/Tirol Milch

Gemeenschapsmerk. Onsuccesvolle nietigheidsprocedure  tegen beeldmerk TiMi KiNDERJOGHURT  o.g.v. ouder woordmerk KINDER. Geen overeenstemmende tekens. Geen seriemerk. Geen gebondenheid aan eerder beslissingen OHIM.

36. Daarentegen heeft de kamer van beroep in punt 30 van de bestreden beslissing ten onrechte geoordeeld dat de instanties van het BHIM in het kader van een nietigheidsprocedure gebonden zijn door de vaststellingen in een eindbeslissing die is gewezen in het kader van een oppositieprocedure, krachtens de regel nemo potest venire contra factum proprium, de bescherming van de verworven rechten en het beginsel van rechtszekerheid en van bescherming van het gewettigd vertrouwen. Aangezien de beslissing – ook al gaat het om een eindbeslissing – die in het kader van een oppositieprocedure is vastgesteld, geen enkel gezag van gewijsde heeft, kan deze beslissing immers geen verworven rechten doen ontstaan en evenmin een gewettigd vertrouwen creëren wat het resultaat van een latere nietigheidsprocedure betreft. Indien het betoog van de kamer van beroep op dit punt wordt gevolgd, zou voorts elke vordering tot nietigverklaring waarmee wordt opgekomen tegen de inschrijving van een gemeenschapsmerk dat het voorwerp is geweest van een oppositiebeslissing, ieder nuttig effect worden ontnomen wanneer de partijen, het voorwerp en de motivering dezelfde zijn, terwijl een dergelijke vordering volgens verordening nr. 40/94 mogelijk is, zoals blijkt uit de voorgaande overwegingen.

(…)

55. Niettegenstaande de aanwezigheid van het element „kinder” in beide tekens, zijn er in casu, zoals de kamer van beroep in punt 42 van de bestreden beslissing terecht heeft opgemerkt, een aantal visuele en fonetische kenmerken waardoor uitgesloten is dat de tekens worden opgevat als overeenstemmende tekens.

(…)

59. Uit het voorgaande volgt dat de kamer van beroep terecht heeft geconcludeerd dat de betrokken tekens niet overeenstemden.

(…)

65. In dit verband dient immers in het bijzonder te worden gewezen op de drie volgende punten. Ten eerste wordt het element „kinderjoghurt” van het litigieuze merk, in tegenstelling tot de in punt 5 van het verzoekschrift opgesomde tekens, in één woord geschreven, zonder een spatie tussen het element „kinder” en het element „joghurt”. Ten tweede wordt het litigieuze merk, anders dan de in punt 5 van het verzoekschrift opgesomde tekens, gekenmerkt door de gestileerde onregelmatigheid van het element „kinderjoghurt”, zoals vastgesteld in punt 56 supra. Ten derde bevat het litigieuze merk, in tegenstelling tot de in punt 5 van het verzoekschrift opgesomde tekens, het element „timi”, dat wegens de dominerende aard ervan het element „kinderjoghurt” en, a fortiori, het onderdeel „kinder”, overschaduwt.

66      Bijgevolg moet het argument inzake het bestaan van een familie of serie van merken worden afgewezen.

Lees het arrest hier.