HvJ EG, 16 juli 2009, zaak C-385/07 P,  Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH tegen de Europese Commissie (Nederlandse versie nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Mededingingsrecht. Systeem voor inzameling en verwerking van in Duitsland in handel gebrachte verpakkingen met het (verplichte) logo van Der Grüne Punkt, mededinging, misbruik van machtspositie, licentievergoeding die verschuldigd is krachtens overeenkomst.

De centrale vraag is of Der Grüne Punkt kan eisen dat producenten en verkopers een licentievergoeding moeten betalen voor alle verpakkingen waarop dit logo is aangebracht, ook al wordt een deel van deze verpakkingen niet via het systeem van Der Grüne Punkt, maar via een concurrerend systeem teruggenomen. De commissie oordeelde bij besluit van niet en het GvEA verwiep het beroep van DSD. Het Hof concludeert dat ook de hogere voorziening moet worden afgewezen. De merkenrechtelijke overwegingen:

Trdae Mark Agreement. 87. (…) the object of the Trade Mark Agreement is to allow DSD’s contractual partners to be relieved of their obligation to collect and recover packaging which they notify to DSD. The agreement provides that undertakings participating in the DSD system must affix the DGP logo to all packaging notified to DSD and intended for domestic consumption in Germany.

88. It follows that the Trade Mark Agreement which DSD’s customers entered into concerns the affixing of the DGP logo to all packaging notified to DSD and intended for domestic consumption in Germany.

89. As is apparent, in particular, from Article 1 of the decision at issue, the abuse of a dominant position established by the Commission arises from the fact that the Trade Mark Agreement requires DSD’s customers to pay a fee in respect of all packaging notified to DSD, even where it is proved that some of it has been taken back and recovered through competing exemption systems or self-management solutions.

90. It is clear that the Court of First Instance did not distort that part of the evidence on the file.

91. Thus, at paragraph 141 of the judgment under appeal, the Court of First Instance correctly stated that ‘only the provisions of the Trade Mark Agreement concerning the fee are regarded as abusive in [the decision at issue] [and], thus, [the decision at issue] does not criticise the fact that … the [Trade Mark Agreement] requires the manufacturer or distributor wishing to use the DSD system to affix the [DGP logo] to each piece of notified packaging which is intended for domestic consumption’.

(…)

Gestelde inbreuk gemeenschapsmerk: 124    It must be held, first of all, that Vfw’s argument that the DGP logo is not truly a trade mark cannot be accepted. It is not disputed that the logo has been registered as a trade mark by the German Patents and Trade Marks Office in relation to waste collection, sorting and recovery services.

125. As regards, next, the alleged failure by the Court of First Instance to have regard to Article 5 of Directive 89/104, it must be noted that, by virtue of Article 5(1)(a), a registered trade mark confers on the proprietor exclusive rights therein, entitling the proprietor to prevent all third parties not having his consent from using in the course of trade any sign which is identical with the trade mark in relation to goods or services which are identical with those for which the trade mark is registered.

126. It follows that, by claiming that at paragraph 161 of the judgment under appeal the Court of First Instance failed to have regard to the exclusive right to the use of the logo of which it is the proprietor and by invoking Article 5 of Directive 89/104 in that context, DSD is arguing that the Court of First Instance should have held that the decision at issue had unlawfully stopped it preventing third parties from using a sign which was identical with its logo. DSD placed considerable emphasis on this argument at the hearing and claimed that the result of the obligations laid down by the decision at issue and of their approval by the Court of First Instance is that the DGP logo has, in practice, become available to be used by all.

127. In order to respond to that line of argument, it is necessary to draw a distinction between the use of the DGP logo by DSD’s contractual partners and the possible use of that logo by other third parties.

128. As regards the use of the DGP logo by DSD’s contractual partners, it is apparent from the wording itself of Article 5 of Directive 89/104 that that provision does not cover circumstances in which a third party uses a trade mark with the consent of its proprietor. That is the case, in particular, where the proprietor has authorised its contractual partners to use its mark under the terms of a licence agreement.

129. It follows that DSD cannot validly rely on the exclusive right conferred on it by the DGP logo as regards the use of that logo by manufacturers and distributors who have entered into the Trade Mark Agreement with it. It is true that Article 8(2) of Directive 89/104 provides that a proprietor of a trade mark may invoke the rights conferred by that mark against a licensee who contravenes any of the terms in his licensing contract referred to in that provision. However, as the Advocate General stated at point 192 of his Opinion, in the present case, DSD itself set up a system which requires that the DGP logo be affixed to all packaging, even where some of the packaging is not taken back by the system. It is accordingly a matter of agreement between the parties that the use of the DGP logo on all packaging notified to DSD is required by the Trade Mark Agreement and is therefore compatible with it.

130. In so far as DSD argues that the measures imposed by the Commission have the effect that the use of the DGP logo by its licensees is, in part, to be free of charge, suffice it to note that the sole object and sole effect of the decision at issue is to prevent DSD from receiving payment for collection and recovery services where it is proved that they have not been provided by that company. Such measures are not incompatible with the rules laid down by Directive 89/104.

131. Furthermore, as the Court of First Instance correctly held at paragraph 194 of the judgment under appeal, the possibility cannot be ruled out that the affixing of the DGP logo to packaging, whether part of the DSD system or not, may have a price which, even if it cannot represent the actual price of the collection and recovery service, should be able to be paid to DSD in consideration for the use of the mark alone.

132. As regards the possible use of the DGP logo by third parties other than DSD’s contractual partners, neither the decision at issue nor the judgment under appeal state that such use would be permitted under trade mark law. In that regard, the Court of First Instance correctly found at paragraph 180 of the judgment under appeal that the obligations laid down by the decision at issue concerned only relations between DSD and ‘manufacturers and distributors of packaging which are either contractual partners of DSD in the context of the Trade Mark Agreement …, or holders of a licence to use the [DGP] mark in another Member State in the context of a take-back and recovery system using the logo corresponding to that mark …’.

133. Therefore, any use of the DGP logo by third parties other than DSD’s contractual partners is not a matter for which either the Commission or the Court of First Instance bear any responsibility. Moreover, there is nothing to prevent DSD from bringing proceedings against such third parties before the national courts having jurisdiction in that regard.

134. It follows from all of the above considerations that the fourth plea in law must also be rejected.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 16 juli 2009, gevoegde zaken C-202/08 P en C-208/08 P, American Clothing Associates N.V. tegen OHIM

Merkenrecht en 6ter Parijs. Fabrieks- of handelsmerken die gelijk zijn aan of overeenstemmen met een staatsembleem. Weigering van inschrijving beeldmerk bestaande uit de weergave van een esdoornblad en de letters RW (kleding) wegens gelijkenis met het esdoornblad-embleem van Canadese. Voor waren was die weigering volgens het GvEA (IEF 5728) terecht, voor diensten was de interpretatie van het OHIM van 6ter echter te ruim. Het beroep wordt afgewezen, maar de het Hof concludeert net als de AG dat de uitbreiding van de bescherming van nationale emblemen ten opzichte van dienstmerken weliswaar niet uit het Verdrag van Parijs volgt, maar uit de nationale of communautaire regelgeving.

Weergave staatsembleem: 50. Derhalve kan een merk dat een staatsembleem niet exact weergeeft, niettemin door artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs worden gedekt, wanneer het door het betrokken publiek, in casu de gemiddelde consument, als nabootsing van een dergelijk embleem wordt opgevat.

59. Zoals ten slotte in punt 47 van het onderhavige arrest in herinnering is gebracht, is artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs niet enkel van toepassing op merken, maar ook op bestanddelen van merken die staatsemblemen weergeven of nabootsen. Bijgevolg volstaat het voor weigering van inschrijving als gemeenschapsmerk dat één enkel bestanddeel van het aangevraagde merk een dergelijk embleem of een nabootsing daarvan weergeeft. Aangezien het Gerecht had geoordeeld dat het in het aangevraagde merk weergegeven esdoornblad een nabootsing uit heraldiek oogpunt van het Canadese embleem vormde, hoefde het dus niet meer de door dit merk opgeroepen totaalindruk te onderzoeken, daar artikel 6 ter, lid 1, sub a, van het Verdrag van Parijs niet verlangt dat het merk in zijn geheel in aanmerking wordt genomen.

Uitbreiding tot dienstmerken: 73. Derhalve laat voornoemd artikel 6 ter het aan de vrije beoordeling van de verdragsluitende staten over om de aan warenmerken gewaarborgde bescherming uit te breiden tot dienstmerken. Aldus legt het Verdrag van Parijs deze staten niet de verplichting op, een onderscheid tussen die beide types van merken te maken.

74. Bijgevolg moet worden onderzocht of de gemeenschapswetgever deze bevoegdheid heeft willen uitoefenen en de krachtens het Verdrag van Parijs aan warenmerken geboden bescherming tot dienstmerken heeft willen uitbreiden.

80. Artikel 7, lid 1, sub i, van verordening nr. 40/94 is immers zonder onderscheid van toepassing op warenmerken en op dienstmerken, zodat de weigering van inschrijving bijvoorbeeld betrekking kan hebben op een dienstmerk dat een badge bevat. Uit niets blijkt evenwel waarom een dergelijke weigering van inschrijving zou moeten worden tegengeworpen aan een dienstmerk dat een badge bevat, en niet aan een dienstmerk dat een staatsvlag bevat. Zo de gemeenschapswetgever een dergelijke bescherming aan badges en aan wapenschilden heeft willen verlenen, moet ervan worden uitgegaan dat hij a fortiori ook de bedoeling had om een minstens even grote bescherming toe te kennen aan wapens, vlaggen en andere emblemen van staten of van intergouvernementele internationale organisaties. Derhalve lijkt het weinig waarschijnlijk dat de gemeenschapswetgever de bedoeling heeft gehad om een dienstenleverancier een merk te laten gebruiken dat een nationale vlag bevat, terwijl hij dit gebruik tegelijkertijd zou hebben verboden voor badges zoals die van een sportvereniging.

81. Bijgevolg heeft het Gerecht ten onrechte geoordeeld dat de litigieuze beschikking, door inschrijving van het aangevraagde merk voor diensten van klasse 40 in de zin van de Overeenkomst van Nice te weigeren, artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.

84. In casu is het Hof van oordeel dat het over alle noodzakelijke gegevens beschikt om in de zaak ten gronde te beslissen.

85. Aangezien immers het onderscheid dat het Gerecht bij de toepassing van artikel 7, lid 1, sub h, van verordening nr. 40/94 tussen warenmerken en dienstmerken heeft gemaakt ongegrond is, moet om de in de punten 39 tot en met 61 van het onderhavige arrest uiteengezette redenen met betrekking tot de waren van de klassen 18 en 25 in de zin van de Overeenkomst van Nice worden geoordeeld dat de inschrijving van het merk eveneens op goede gronden kon worden geweigerd voor diensten van klasse 40 van deze Overeenkomst.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 16 juli 2009, zaak C-5/08, Infopaq International A/S tegen Danske Dagblades Forening  (prejudiciële vragen Højesteret, Denemarken)

Eerst even voor jezelf lezen . Auteursrechten. Knipselkranten (en analoog: zoekmachines?). Artikelen 2 en 5 Richtlijn 2001/29/EG (infosoc). De prejudiciële vragen betreffen met name de vraag of het opslaan en printen van fragmenten van krantenartikelen, waarbij het fragment bestaat uit een zoekterm met de vijf woorden ervóór en de vijf erna, in dezelfde volgorde als in het krantenartikel, reproductie vormen in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29/EG. En ja, dat kan (maar dat hoeft niet).

Het Hof van Justitie (Vierde kamer) verklaart voor recht:

1) Een handeling die onderdeel is van een data-captureprocedé waarbij een uit elf woorden bestaand fragment uit een beschermd werk in een computergeheugen wordt opgeslagen en wordt geprint, kan vallen onder het begrip gedeeltelijke reproductie in de zin van artikel 2 van richtlijn 2001/29/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei 2001 betreffende de harmonisatie van bepaalde aspecten van het auteursrecht en de naburige rechten in de informatiemaatschappij indien – hetgeen de verwijzende rechter dient na te gaan – de aldus weergegeven bestanddelen de uitdrukking zijn van de eigen intellectuele schepping van de auteur ervan.

2) Voor het printen van een uit elf woorden bestaand fragment tijdens een data-captureprocedé zoals in het hoofdgeding aan de orde is, is niet voldaan aan de in artikel 5, lid 1, van richtlijn 2001/29 gestelde voorwaarde dat de reproductiehandeling van voorbijgaande aard is, en dit procedé kan dus niet worden uitgevoerd zonder de toestemming van de betrokken auteursrechthebbenden.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Amsterdam, 16 juli 2009, KG ZA 09-1269 WT/MV, Thuisbezorgd.nl B.V. tegen Just Eat Benelux B.V. (met dank aan Annelies van Zoest, GoversVanZoest).
 
Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Eiser thuisbezorgd.nl maakt bezwaar tegen de registratie van gedaagde Just-Eat en een Deense zustermaatschappij van een aantal domeinnamen die eindigen op thuisbezorgd.nl, zoals bijvoorbeeld www.amsterdam-thuisbezorgd.nl en www.sushi-thuisbezorgd.nl. Deze domeinnamen linken door naar www.just-eat.nl.

De Amsterdamse voorzieningenrechter oordeelt dat dit doorlinken geen handelsnaamgebruik oplevert, maar dat de handelswijze van gedaagde wel onrechtmatig is, omdat het aannemelijk is dat het publiek in verwarring wordt gebracht omtrent de identiteit van de aanbieder van de online-dienst. “Met het op deze wijze binnenhalen van klanten wordt op onrechtmatige wijze geprofiteerd van de bekendheid en de reputatie van de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl.” Overdracht domeinnamen. Geen 1019h proceskostenveroordeling omdat de vorderingen worden toegewezen op grond van artikel 6:162 BW.

4.2. (…) Onder een handelsnaam moet worden verstaan de naam waaronder een onderneming wordt gedreven (artikel l Handelsnaamwet). dat wil zeggen de naam waaronder een onderneming (op commerciële wijze) aan het handelsverkeer deelneemt. Niet is gebleken dat Just-Eat aan het handelsverkeer deelneemt onder de gewraakte (domein)namen. De gewraakte domeinnamen worden door Just-Eat slechts gebruikt voor het doorlinken van geïnteresseerden naar haar eigen website www.just-eat.nl en hebben - zoals Just-Eat ter zitting heeft verklaard - enkel tot doel om de resultaten van internetzoekmachines op voor Just-Ear. positieve wijze te beïnvloeden. Dit doorlinken is voorshands onvoldoende om gebruik als handelsnaam aan te nemen. De vorderingen van Thuisbezorgd.nl kunnen dan ook niet op grond van haar handelsnaamrechten worden toegewezen.

4.3. Thuisbezorgd.nl heeft subsidiair gesteld dat de handelwijze van Just-Eat onrechtmatig is in de zin van artikel 6:162 BW. Uitgangspunt bij beantwoording van de vraag of dit het geval is, is dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. In dit geval is echter aannemelijk dat het publiek in verwarring wordt gebracht omtrent de identiteit van de aanbieder van de online dienst. De domeinnamen van Just-Eat en de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl wijken slechts in zeer geringe mate van elkaar af. De louter beschrijvende toevoegingen van Just-Eat, bestaande uit de naam van een stad of de naam van een menu, zijn voorshands onvoldoende om verwarring te voorkomen. Internetbezoekers die op zoek zijn naar Thuisbezorgd.nl of vaste klanten van Thuisbezorgd.nl zullen via een van deze domeinnamen van Just-Eat (ongemerkt) belanden op www.just-eat.nl. Deze verwarring is nodeloos omdat Just-Eat geen geldige reden heeft om de gehele domeinnaam van haar concurrent in haar eigen domeinnamen op te nemen. Zij doet dit - zoals zij ter zitting heeft verklaard - enkel met het doel de zoekresultaten op internet te beïnvloeden, Her staat Just-Eat in beginsel vrij om die zoekresultaten in voor haar gunstige zin te beïnvloeden, maar het wordt onrechtmatig geacht om dit met gebruikmaking van de gehele domeinnaam/handelsnaam van een concurrent te doen. Het verweer van Just-Eat dat het publiek toch immers naar de website van Just-Eat wordt doorgelinkt en dan kennisneemt van de handelsnaam van haar eigen onderneming gaat niet op.
Het gaat hier allereerst om een online dienst als bemiddelaar bij de thuisbezorging van maaltijden door restaurants. Eenmaal aanbeland op de website van Just-Eat zal de gemiddelde internetbezoeker focussen op de keuze van een restaurant of maaltijd en niet beseffen dat de online dienst wordt aangeboden op de website van een concurrent van Thuisbezorgd.nl. Als hij dit wel beseft, zal de (hongerige) internetbezoeker niet de moeite nemen de website van Just-Eat te verlaten om alsnog op zoek te gaan naar de website van Thuisbezorgd.nl, omdat zijn doel (het bestellen van een maaltijd) namelijk eveneens en net zo gemakkelijk met Just-Eat kan worden bereikt. Met het op deze wijze binnenhalen van klanten wordt op onrechtmatige wijze geprofiteerd van de bekendheid en de reputatie van de domeinnaam/handelsnaam van Thuisbezorgd.nl. Op deze grond liggen de vorderingen van Thuisbezorgd.nl voor toewijzing gereed.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 7 april 2009, LJN: BJ2844, X B.V. (voorheen handelend onder de naam Rockwool/X BV) tegen Y Holding B.V.,

Octrooirecht, althans rechten voortvloeiende uit een octrooi. Beroep op deels reeds vernietigd octrooi is onrechtmatig jegens derde. Schadeberekening.
 
X heeft een procedure aangespannen tegen Partek Paroc in verband met schending van haar octrooi m.b.t. een ‘plantpot ten behoeve van substraatteelt". Die procedure is beëindigd door het sluiten van een vaststellingsovereenkomst. X beroept zich later op de vaststellingsovereenkomst, terwijl zij wist dat er een serieuze kans bestond dat het octrooi geen stand zou houden. Een korte samenvatting in citaten:

 (…) 4.8. Naar het oordeel van het hof diende [X.] in de gegeven omstandigheden te beseffen dat er een dergelijke serieuze kans bestond dat het octrooi geen stand zou houden in de oppositieprocedure. In dit geval was immers niet alleen een oppositieprocedure aanhangig, maar was bovendien op het moment dat [X.] de brief aan Partek Paroc schreef waarin zij zich beriep op schending door RMR van haar octrooi, een nietigheidsprocedure ten aanzien van het Europese octrooi voor zover geldend in Nederland afgerond. Daarbij had de rechtbank in haar eindvonnis van 15 november 1995 geconstateerd dat [A.] geslaagd was in het bewijs van een viertal feitencomplexen, terwijl uit elk van die complexen volgde dat de techniek van plantpotjes met groeven vóór 13 september 1984 rechtens relevant openbaar is geworden, zoals de rechtbank in dat vonnis nader heeft uiteengezet. Daarmee was, aldus de rechtbank, de uitvinding voor de prioriteitsdatum openbaar in die zin dat een willekeurige deskundige, zonder schending van enige al dan niet stilzwijgend opgelegde of overeengekomen vertrouwelijkheid, er desgewenst kennis van kon nemen en dat daarbij de details van de uitvinding kenbaar waren.
[X.] heeft tegen dit vonnis geen hoger beroep ingesteld, hetgeen eraan bijdraagt dat [X.] moet hebben beseft dat er een serieuze kans was dat het Europese octrooi ook voor het overige geen stand zou houden in de toen ook reeds geruime tijd lopende oppositieprocedure. Bovendien heeft [X.] op 6 februari 1998 afstand gedaan van haar eventuele rechten op het Nederlandse octrooi 191.591. Ook daaruit kan worden afgeleid dat [X.] besefte dat het octrooi geen stand zou houden.

(…) 4.10. (…) In dit geval heeft [X.] met een beroep op de tussen haar en Partek Paroc gesloten vaststellingsovereenkomst aan Partek Paroc meegedeeld dat RMR haar octrooi schond, en onmiddellijke stopzetting van de leveranties verlangd onder dreiging met een procedure. Daarmee heeft [X.] - met een beroep op haar omstreden octrooi - stopzetting uitgelokt van die leveranties aan RMR, en dat is in de gegeven omstandigheden onrechtmatig jegens RMR.

(…) 4.14. Nu alle grieven in principaal appel tegen de vaststelling van de rechtbank dat sprake is van onrechtmatig handelen van [X.] niet tot vernietiging van de vonnissen van de rechtbank kunnen leiden, staat vast dat [X.] door de melding aan Partek Paroc onrechtmatig heeft gehandeld jegens RMR, zodat zij de daardoor ontstane schade dient te vergoeden.

Lees het arrest hier. 

Rechtbank Utrecht, 15 juli 2009, LJN: BJ2746, Rooms-Katholieke Parochie Licht Van Christus tegen Gedaagde.

Curieuze zaak over het gebruik van het Bacardi-merk op een grafsteen (eventueel geschikt voor wat afwijkende tentamenvragen over bijvoorbeeld merkgebruik en reputatieschade?). Parochie in De Meern eist dat een grafsteen met de Bacardi-vleermuis (klik op afbeelding voor vergroting) wordt verwijderd, vanwege de omvang en aanvankelijk ook omdat “de afbeelding van de vleermuis aanstootgevend is, gezien de katholieke geloofsovertuiging. Zij is absoluut in strijd met de geest, die heerst op ons kerkhof.”

De rechtbank oordeelt dat het grafteken vanwege de omvang inderdaad in strijd is met de vergunning (overeenkomst) en vanwege de aangebrachte afbeelding van een vleermuis zonder vergunning. De vordering tot verwijdering wordt toegewezen voor zover deze gebaseerd is op handelen in strijd met vergunning. Gerechtvaardigd vertrouwen dat eiseres de afbeelding van de vleermuis niet aan gedaagde zou tegenwerpen. Gevorderde dwangsom afgewezen. De vordering met betrekking tot merkinbreuk wordt afgewezen:

Woord- en beeldmerk van Bacardi

4.14.  Aan haar vorderingen legt de Parochie mede ten grondslag de stelling dat de vleermuis inbreuk maakt op het woord- en beeldmerk van Bacardi. Naar het oordeel van de rechtbank kan de door de Parochie gestelde inbreuk niet tot toewijzing van haar vorderingen leiden.

4.15.  De rechtbank stelt vast dat de vergunning geen bepalingen bevat over merk- en beeldrechten van derden, zodat niet valt in te zien dat [gedaagde] – ook als de gestelde inbreuk juist is – met het aanbrengen van de vleermuis de vergunningvoorwaarden heeft overtreden. Overigens is gesteld noch gebleken dat de Parochie bevoegd is namens Bacardi op te treden tegen inbreuken op Bacardi’s merkrechten.

Lees het vonnis hier. Mediaberichtgeving o.a. hier (AD). 

Gerechtshof Amsterdam, 14 juli 2009, znr. 200.002.363/01 KG, Visionvale Ltd & Burut Co. tegen Playlogic International N.V. (met dank aan  J.J. van der Goen, Van der Goen Advocaten).

Auteursrecht. Arrest van het Hof te Amsterdam inzake het hoger beroep tegen het vonnis van 11 oktober 2007 (Vzr. Rechtbank Amsterdam, 11 oktober 2007, IEF 5275). Geschil tussen ontwikkelaar en uitgever van computerspellen over het auteursrecht op de game Sparta Ancient Wars. Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep.

De president is het Hof oordeelt, kort gezegd, dat de overeenkomst rechtsgeldig door Visionvale c.s. is beëindigd op grond van wanprestatie door Playlogic, maar dat in kort geding niet kan worden vastgesteld of Visionvale c.s. zich al dan niet terecht als rechthebbenden afficheren. De vorderingen van Playlogic worden derhalve afgewezen. De proceskostenregeling van art. 1019h Rv is volgens het hof niet van toepassing, nu het geschil primair ziet op de vraag bij welke partij het auteursrecht berust en niet op een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht.

4.12 Bij de beoordeling van de grieven I en III stelt het hof voorop dat de Overeenkomst moet worden aangemerkt als een softwareontwikkelingscontract waarbij rechten op het spel door Visionvale cs met het voortschrijden van het werk worden overgedragen aan Playlogic. Kern van het geschil is wie de rechthebbende was op de auteursrechten van het spel op het moment van de beëindiging van de Overeenkomst en welke gevolgen vervolgens zijn ingetreden door de beëindiging daarvan.

4.13 Playlogic stelt zich op het standpunt dat de auteursrechten op het spel ten tijde van de beeindiging van de Overeenkomst volledig aan haar waren overgedragen en zij ondanks de beëindiging van de overeenkomst rechthebbende op de rechten op het spel bleef. Artikel 13.2.2 tweede alinea van de Overeenkomst bepaalt in haar visie slechts dat Playlogic de rechten op het spel dient terug te leveren zodra Visionvale CS een andere uitgever voor het spel hebben gevonden en volledige terugbetaling aan Playlogic heeft plaatsgevonden. Visionvale CS stellen dat niet beoogd is de auteursrechten op het spel volledig over te dragen aan Playlogic, althans dat op het moment van het geschil deze rechten nog niet volledig aan Playlogic waren overgedragen. Playlogic had op het moment van de beëindiging van de Overeenkomst een licentie. Deze licentie is door de beëindiging van de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geëindigd. Artikel 13.2.2 ziet in de visie van Visionvale CS slechts op de omvang van de over en weer te betalen vergoedingen. De tweede alinea van deze bepaling strekt er slechts toe dat Playlogic recht heeft op restitutie van de betaalde voorschotten indien Visionvale CS een nieuwe uitgever heeft kunnen vinden die de software gaat uitgeven.

4.14 De door Playlogic voorgestane uitleg leidt tot het ongerijmde resultaat dat de beëindiging van de overeenkomst wegens een tekortkoming van Playlogic meebrengt dat zij weliswaar een "kill fee" dient te voldoen, maar dat zij niettemin de auteursrechten op het spel onverkort behoudt en bovendien bevrijd wordt van haar verplichting royalty's af te dragen aan Visionvale cs. Visionvale cs kunnen na de beëindiging van de Overeenkomst de rechten op het spel en daarmee de mogelijkheid royalty's te ontvangen slechts terugkrijgen, als zij in staat zijn een andere uitgever te contracteren en terugbetaling aan Playlogic heeft plaatsgevonden.

De door Visionvale CS voorgestane uitleg roept daarentegen de vraag op wat op grond van artikel 13.2.2 tweede alinea de gevolgen zijn van de beëindiging van de overeenkomst. Met name is onduidelijk wat dient te worden verstaan onder de zinsnede " (...) PLAYLOGIC agrees the rights revert to DEVELOPER (…) “ terwijl Visionvale cs stelt dat zij altijd de rechthebbende op de auteursrechten is gebleven. Daarnaast geldt dat zelfs als ervan moet worden uitgegaan dat de auteursrechten op het spel bij Visionvale cs zijn gebleven dan wel automatisch naar hen zijn teruggekeerd na beëindiging van de Overeenkomst, mede gelet op de stellingen van Playlogic, onduidelijk is wat de betekenis en strekking is van de voorwaarde dat Visionvale cs een nieuwe uitgever moeten hebben gecontracteerd en dat terugbetaling aan Playlogic moet hebben plaatsgevonden.

4.15 De voorgaande vragen vergen een nader onderzoek en eventuele bewijslevering. Daarvoor leent het kort geding zich niet. Uit het hiervoor overwogene volgt dat met onvoldoende mate van zekerheid kan worden vastgesteld dat Visionvale cs zich jegens derden ten onrechte als rechthebbenden afficheren. Derhalve slagen de grieven I en III. De vorderingen van Playlogic zijn niet toewijsbaar. De overige grieven behoeven geen afzonderlijke behandeling meer.

4.16 Voor een vergoeding van de volledige proceskosten op grond van artikel 1019h Rv is geen plaats, nu het geschil primair niet ziet op een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht, maar op de vraag bij welke partij op welk moment het auteursrecht berust.

Lees het arrest hier.

Een bodemprocedure is aanhangig bij de rechtbank te Amsterdam.

Vzr. Rechtbank Arnhem, beschikking van 14 juli 2009, Koninklijke Philips Electronics N.V. tegen ALDI (met dank aan Claudia Zeri, Howrey).

Ex parte beschikking. Modellenrecht Auteursrecht. Eiser Philips maakt op grond van het aan haar toekomende model- en auteursrecht m.b.t. het Senseo koffiezetapparaat succesvol bezwaar tegen door de ALDI verhandelde electronische zeeppompjes (Zeepseo?).

Het verzoekschrift stelt o.a.: “12. De kenmerken die door Aldi zijn overgenomen in de vormgeving van haar product zijn bovendien geen van allen technisch bepaald. Het gaat hier om puur esthetische kenmerken, die opzettelijk zijn overgenomen teneinde aan te haken op de bekendheid van de Senseo. De ontwerper heeft, niettegenstaande een grote ontwerpvrijheid, geen onafhankelijke creatie op de markt gebracht, en in plaats daarvan gekozen om alles wat de Senseo qua vormgeving interessant maakte, over te nemen. Hiermee heeft Aldi geprofiteerd van de creativiteit van het ontwerp van de Senseo, en is dit dan ook het enige waar haar product (meer)waarde aan ontleent. “
 
De voorzieningenrecht wijst de vorderingen grotendeels toe: “Het gevorderde onder C wordt afgewezen omdat schending van art. 6:162 BW geen aanspraak op een voorziening ex art, 1019e Rv geeft. Het gevorderde onder A en B [ieder aanbod te staken, en te verbieden om op enigerlei wijze in Nederland en het overige gedeelte van de Benelux betrokken te zijn bij inbreuk – IEF] zal worden toegewezen, met dien verstande dat het gevorderde onder A en B    aldus wordt samengevoegd dat na het woord "Model" in onderdeel A de woorden "althans m.b.t. de auteursrechten van verzoekster" worden ingevoegd. Dit om te voorkomen dat één gebeurtenis, waarbij zowel sprake is van schending van een modelrecht als van een auteursrecht, zou leiden tot verbeurte van twee dwangsommen. De dwangsommen zullen worden beperkt tot een maximum van in totaal EUR 250.000,00.

Lees de beschikking hier. Oorspronkelijk verzoekschrift (met duidelijke afbeeldingen) hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 juli 2009, KG ZA 09-667, Handelsonderneming Kubus B.V. tegen MBrands B.V. c.s.

Kort geding. Octrooirecht. De vordering van octrooihouder is afgewezen wegens een gebrek aan nieuwheid. Voorshands wordt geoordeeld dat de octrooihouder van de gemiddelde vakman verlangd dat deze te veel elementen die niet in de conclusie, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, voorkomen, moet “meelezen” op grond van (blijkbaar) algemene vakkennis

Kubus is een groothandelaar in sportartikelen op het gebied van onder meer water- en wintersport.  Daarnaast houdt Kubus zich bezig met het ontwerpen van sportartikelen. Kubus is houdster van een Nederlandse octrooi voor een “trapezehaakinrichting”. ‘MBrands is actief op het gebied van watersportartikelen en zij importreet en verkoopt onder het merk Mystic het product Clicker Nar, een trapezehaakinrichting die wordt gebruikt door wind- en kitesurfers om aan hun vest te kunnen bevestigen.

Kubus vordert – zeer kort samengevat – uitvoerbaar bij voorraad, MBrands te verbieden inbreuk te maken op haar octrooi, de gebruikelijke nevenvordering en proceskostenveroordeling overeenkomstig art. 1019h Rv. MBrands verweert zich onder meer door te stellen dat conclusie 1 niet verleend had mogen worden, omdat niet is voldaan aan de eisen van nieuwheid. Volgens MBrands is conclusie 1 van het octrooi niet nieuw in het licht van een Duitse Gebrauchsmuster, aangezien de figuren 2 en 3 bij dit Gebrauchsmuster en de toelichting op deze figuren een trapezehaakinrichting openbaren die alle kenmerken van conclusie 1 heeft.

Partijen zijn verdeeld over de vraag of het Gebrauchsmuster een inrichting openbaart waarin het langsdeel in het spreidlichaam in uitlijning brengbaar is met een koppelingsuitsparing die in het spreidlichaam is voorzien, waarbij in uitgelijnde toestand een koppelingspen kan worden aangebracht in de koppelingsuitsparingen in het langsdeel en het spreidlichaam en in het bijzonder over de vraag of het element “een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam” in het Gebrauchmuster te vinden is.

De voorzieningenrechter stelt voorop dat het octrooi over deze koppelingsuitsparing in het spreidlichaam naar voorlopig oordeel onduidelijk is. Een dergelijke onduidelijkheid komt voor risico van de octrooihoudster, zoals Mbrands terecht naar voren heeft gebracht. Wel is in de hoofdconclusie aangegeven dat het om “een” koppelingsuitsparing in het spreidlichaam gaat.

Kubus heeft aangevoerd dat het Gebrauchsmuster een dergelijke koppelingsuitsparing in het spreidlichaam als bedoeld in het octrooi niet laat zien. Zij verwijst daartoe naar een passage uit de beschrijving van het Gebrauchsmuster, waarin enkel sprake zou zijn van een koppelingsuitsparing in het langsdeel (wel “36”, maar geen “16” derhalve). Kubus stelt dat, aangezien in de beschrijving geen sprake is van een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam, een dergelijk element niet wordt geopenbaard in het Gebrauchsmuster. MBrands wijst er evenwel op dat – gegeven de onduidelijkheid van wat precies bedoeld wordt met koppelingsuitsparing in het spreidlichaam in het octrooi – in figuur 3 van het Gebrauchsmuster wel degelijk een koppelingsuitsparing in het spreidlichaam is aan te wijzen. De voorzieningenrechter volgt hen daarin.

Het betoog van Kubus dat ruimte (F) in het Gebrauchsmuster geen koppelingsuitsparing zou zijn, omdat deze geen koppelingsfunctie zou hebben, wordt verworpen. Voorshands geoordeeld wordt hier
van de gemiddelde vakman verlangd dat deze te veel elementen die niet in de conclusie, gelezen in het licht van de beschrijving en de tekeningen, voorkomen, moet “meelezen” op grond van (blijkbaar) algemene vakkennis, die verder niet is onderbouwd (“uitlijnen” betekent dat twee lichamen tenminste over een gedeelte van hun contouren gelijkvormig zouden moeten zijn, “koppelen” met een koppelingspen veronderstelt dat lichamen krachten op elkaar kunnen uitoefenen via de koppelingspen).

Kubus betoogt nog dat de inrichting die het octrooi openbaart een wezenlijk andere oplossing biedt dan de inrichting volgens het Gebrauchsmuster en dat daarom het Gebrauchsmuster niet nieuwheidschadelijk kan zijn. Van belang is daarbij volgens Kubus het feit dat de vermeende verbetering van het octrooi, het voorkomen van slijtage, een wezenlijk andere inrichting zou verschaffen. Nergens wordt evenwel duidelijk gemaakt hoe de inrichting volgens het octrooi slijtage zou voorkomen, laat staan met behulp van welke elementen van conclusie 1 men tot de vermeende verbetering zou kunnen komen. Het octrooischrift biedt onvoldoende informatie om te kunnen spreken van een wezenlijk andere oplossing. Aan het betoog van Kubus wordt dan ook voorbijgegaan.

De voorzieningenrechter is op grond van het voorgaande voorshands van oordeel dat een serieuze, niet te verwaarlozen oftewel gerede kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat conclusie 1 het octrooi van Kubus nietig is wegens gebrek aan nieuwheid. De vorderingen van Kubus zullen dan ook worden afgewezen. De overige weren van MBrands kunnen onbesproken blijven.

Kubus heeft gesteld dat MBrands de onderhavige procedure had kunnen voorkomen door met Kubus tot een minnelijke regeling te komen. Bovendien is een deel van de kosten volgens Kubus gemaakt ter voorbereiding van een mogelijke nietigheidsactie en zou door de octrooigemachtigde te veel tijd aan de zaak besteed zijn. Gezien deze omstandigheden zou het onbillijk zijn Kubus te veroordelen in de proceskosten zoals door MBrands gespecificeerd.

Deze argumentatie wordt door de rechtbank niet gevolgd. “Het kan gedaagden niet zonder meer worden tegengeworpen dat een minnelijke regeling niet haalbaar is gebleken, te meer daar voorshands wordt geoordeeld dat een serieuze, niet te verwaarlozen oftewel gerede kans bestaat dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat het octrooi van Kubus nietig is. Daarnaast kan een octrooihouder die zijn octrooi jegens een concurrent inroept in redelijkheid verwachten dat deze onderzoek doet naar de geldigheid van dat octrooi en dit geldt te meer in geval van een registratieoctrooi.(…)

Kubus wordt als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten ad EUR 31.399,30 veroordeeld.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 juli 2009, HA ZA 08-3401, HTS Hans Torgensen & Sønn tegen Bébécar Utilidades Para Criança S.A.

Het Noorse HTS Hans Torgensen& Sønn, fabrikant van autokinderstoeltjes, heeft een nietigheidsprcedure ingesteld tegen het NL 1020910 octrooi van Bébécar Utilidades Para Criança S.A. voor een "Kinderzitting". Het octrooi ziet op kinderstoeltjes die ergonomisch instelbaar zijn en wel zo dat met een enkele verstellingshandeling de juiste ergonomische verhoudingen tussen hoofd- en rugsteun worden verkregen.

Op basis van de door HTS aangevoerde stand van de techniek heeft het OCNL een geldigheidsadvies afgegeven . Het OCNL concludeerde dat de conclusies 1 t/m 8 (van 13) nietig zijn op basis van gebrek aan inventiviteit. De Rechtbank komt tot hetzelfde oordeel maar via een alternatieve route. De Rechtbank maakt gebruik van haar partiële vernietigingsbevoegdheid door het octrooi in de door haar geldig geachte vorm in stand te laten. Conclusies 1 t/m 8 worden vernietigd en conclusies 9 t/m 13 worden in gewijzigde vorm in stand gelaten. Daarmee komt de brede bescherming voor het ergonomisch verstelmechanisme te vervallen en ziet het octrooi nu nog op de vergrendeling van het verstelmechanisme via een handgreep in de hoofdsteun.

4.13. Bébécar heeft voor het geval de rechtbank de conclusies zoals verleend niet geheel geldig zou achten aangegeven de conclusies van het octrooi te willen beperken. Zij heeft twee sets gewijzigde conclusies voorgesteld. Ten pleidooie heeft zij gesteld zich uitsluitend nog op het eerste hulpverzoek te beroepen, voor zover nodig met de door haar voorgestelde aanvullende beperking. Voorts heeft zij zich – naar de rechtbank begrijpt primair (vergelijk paragraaf 10 van de pleitnota mr. Herschdorfer) – op het standpunt gesteld dat de rechtbank zelfstandig bevoegd is het octrooi in stand te laten in de vorm waarin deze naar haar oordeel nog wel geldig zou zijn. De rechtbank acht dat standpunt juist. Nu de rechtbank in r.o. 4.12 heeft overwogen dat het octrooi op de daar vermelde vorm geldig is te achten, behoeft het hulpverzoek van Bébécar – dat beperkter is dan de vorm waarin het octrooi naar het oordeel van de rechtbank in stand kan blijven, geen behandeling.

De interessante vraag die is opgeworpen is of het voorzienbaarheidscriterium van Spiro/Flamco ook na invoering van EPC2000 nog onverkort geldt voor NL octrooien. Partijen zijn het erover eens dat dat het geval is en de Rechtbank neemt dat dan ook tot uitgangspunt. Overigens meent de Rechtbank vervolgens dat de de voorgestelde beperking van het octrooi voorzienbaar was voor de gemiddelde vakman.

 4.14. HTS heeft – kort gezegd – gesteld dat het voor de gemiddelde vakman op de prioriteitsdatum niet voorzienbaar was dat Bébécar zich zou terugtrekken op conclusie 9 van NL 910. In dit verband zij opgemerkt dat beide partijen ter zitting desgevraagd uitdrukkelijk hebben verklaard dat zij de uit HR 9 februari 1996, BIE 1996, 94 (Spiro/Flamco) kenbare leer, ook ná het arrest HR 6 maart 2009, LJN BG7412, IEPT 20090306, IEF 7641 (Boston Scientific / Medinol) onverkort van toepassing achten op Nederlandse octrooien, zodat, nu zulks tussen partijen niet in geschil is, ook de rechtbank daarvan zal uitgaan.

4.15. Het betoog van HTS faalt. Zoals deze rechtbank al eerder heeft beslist (vgl. Rb. Den Haag 17 januari 2007, Conor / Angiotech, IEPT 20070117, IEF 3274), zal het de gemiddelde vakman zonder meer duidelijk zijn dat bij ongeldigheid van de daaraan voorafgaande conclusies, instandhouding volgens een afhankelijke volgconclusie, hier conclusie 9, mits deze voldoet aan de wettelijke vereisten, aangewezen is. Hij zal gelet hierop ook zeer wel in staat zijn de nieuwe omvang van de door het octrooi geboden bescherming te bepalen zodat de andersluidende stelling van HTS als ongegrond wordt gepasseerd.

Aangezien beide partijen over en weer deels in het ongelijk zijn gesteld, ziet de Rechtbank aanleiding iedere partij de eigen kosten te laten dragen.

Lees het vonnis hier.