Gerecht EU 7 juni 2012, gevoegde zaken T-492/09 T-147/10 (Meda Pharma tegen OHIM/Nycomed)

Gemeenschapsmerkenrecht. Nycomed verzoekt om 'uitstrekking van de bescherming' van het woordmerk ALLERNIL voor de waren van klasse 5. In de oppositieprocedure komt zij de houdster van het Duitse woordmerk ALLERGODIL tegen (klasse 5). De oppositieafdeling wijst het verzoek af, het beroep wordt verworpen. Aangevoerde middelen: beginselen inzake verwarringsgevaar onjuist toegepast (art. 8), ontoereikende motivering (art. 75).

Het Gerecht EU wijst de klacht af. De kamer van beroep heeft het woordelement "Aller" als beschrijvend opgevat voor allergiegeneesmiddelen en niet kenmerkend, er is daarom geen verwarringsgevaar.

49      Die Beschwerdekammer befand, dass bei umfassender Beurteilung die Verwechslungsgefahr trotz Identität der betreffenden Waren ausgeschlossen sei, da das Wortelement „aller“ beschreibend und nicht kennzeichnungskräftig sei und sich die Übereinstimmungen zwischen der Widerspruchsmarke und der angemeldeten Marke auf die Endung „il“ beschränkten.

50      Die Klägerin trägt vor, bei Warenidentität sei, um jegliche Verwechslungsgefahr auszuschließen, ein größerer Unterschied zwischen den Zeichen erforderlich als bei einem großen Warenabstand. Unter den Umständen des vorliegenden Falles, in dem die Warenidentität unstreitig sei, hätte die Beschwerdekammer eine Verwechslungsgefahr bejahen müssen, wie dies auch in der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 14. September 2009 in der Sache R 734/2008‑1 (Alleris und Allernil) geschehen sei. Mehrere Entscheidungen des HABM zeigten, dass die angefochtenen Entscheidungen von der Entscheidungspraxis des HABM abwichen, was gegen den Gleichheitsgrundsatz und das Diskriminierungsverbot verstoße.

52      Die Beschwerdekammer hat aber in der vorliegenden Rechtssache die Umstände des Einzelfalls zutreffend berücksichtigt. Sie hat in diesem Zusammenhang zu Recht festgestellt, dass zwischen den im vorliegenden Fall betroffenen Waren Identität besteht, und hat ferner – wie oben aus den Randnrn. 40, 41 und 46 hervorgeht – festgestellt, dass sich die in Rede stehenden Zeichen in phonetischer und visueller Hinsicht ganz entfernt ähneln und dass ein Vergleich dieser Zeichen in begrifflicher Hinsicht unmöglich ist. Daher wird, wie das HABM zutreffend vorträgt, die Identität der gekennzeichneten Waren durch einen sehr geringen Ähnlichkeitsgrad der in Rede stehenden Zeichen ausgeglichen, so dass die Beschwerdekammer zu der Schlussfolgerung berechtigt war, dass keine Verwechslungsgefahr besteht, zumal der Aufmerksamkeitsgrad des Publikums erhöht ist und nicht dargetan wurde, dass die ältere Marke eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt.

 

 

Domeinnaamrecht. We beperken ons tot een doorlopende selectie van WIPO-geschillenbeslechtingsprocedures die wellicht interessant zijn. Hier een overzicht van de in de laatste weken gepubliceerde procedures. Ditmaal over: beschrijvende merken, dat de WIPO-procedure niet bedoeld is voor uitleg van een (ingewikkelde) overeenkomst tussen partijen te oordelen, een "tussen-n"-.nl-overdracht, prodedure ook niet om te oordelen over vermeende inbreuk en uitleg van het begrip 'registration in bad faith'. De vorige editie: WIPO-selectie april 2012.

D2012-0326 (...)

petmedsnmore.com > Complaint denied

Het merk PETMEDS van de complainant is beschrijvend en Respondent geeft aan dat zij, net als veel andere retailers, pet meds gebruikt als beschrijving van de producten en diensten. Dit is ook bewezen in een eerdere procedure namens Complainant.

Onder C: “Pet meds,” referring to pet medications, appears to be widely used as a descriptive term, and it is found in numerous domain names, including (...). This suggests that many retailers of pet medications find the term useful for its descriptive value rather than its trademark value.

 

Indeed, evidence of such generic use of “pet meds” factored largely in a ruling against the same Complainant in PetMed Express Inc. v. JLB a/k/a Joseph Brinton, WIPO Case No. D2009-0179.

D2012-0257 (te ingewikkeld, een beroep op een overeenkomst)
acegamez.biz & acegamez.com > Complaint denied

De UDRP is ontworpen voor simpele gevallen en cybersquatting, in dit geval vindt het panel de zaak te ingewikkeld omdat complainant een beroep doet op een overeenkomst tussen complainant en respondent.

Onder 6: The Panel notes that pure contractual disputes are beyond the scope of the Policy, see for example Summit Industries, Inc. v. Jardine Performance Exhaust Inc., WIPO Case No. D2001-1001 in which the panel stated:

“The UDRP is designed to deal with simple cases of cybersquatting. As it was stated in The Management of Internet Names and Addresses: Intellectual Property Issues, the Final Report of the WIPO Internet Domain Name Process, dated April 30, 1999, at paragraph 169, “It is recommended that the scope of the administrative procedure be limited to the abusive registration of domain names . . . .” This is not such a case. This case involves contractual interpretation issues, and really depends on a determination of precisely which rights were conveyed in a written stock transfer agreement, and which acts were prohibited under the written transfer agreement. It is not an appropriate situation for the application of the UDRP.”

DNL2011-0075 (Over de verwarring kan worden getwist )
verloskundigepraktijkreitdiep.nl & verloskundigepraktijkzuid.nl > Transfer

Onder A. Eiseres heeft aangevoerd dat zij haar onderneming voert onder de handelsnamen “Verloskundigenpraktijk Reitdiep” en “Verloskundigenpraktijk Zuid”, hetgeen door Verweerster niet is betwist. De Domeinnamen zijn nagenoeg identiek aan deze handelsnamen omdat zij slechts één letter missen, waardoor de meervoudsvorm in de handelsnamen van Eiseres teruggebracht wordt tot enkelvoudsvorm. De Geschillenbeslechter is daarom van mening dat de Domeinnamen verwarringwekkend overeenstemmen met de handelsnamen van Eiseres.

 

Onder C. Naar mening van de Geschillenbeslechter staat uit hetgeen partijen hebben aangevoerd vast dat Verweerster de Domeinnamen heeft gekozen in de wetenschap dat zij verwarringwekkend met de handelsnamen van Eiseres overeenstemmen. Verweerster heeft bovendien het risico genomen dat internetgebruikers in verwarring gebracht worden als zij de Domeinnamen intypen in de veronderstelling dat ze zo op de website van Eiseres uitkomen, terwijl zij in werkelijkheid bij een concurrent van Eiseres uitkomen. Dat maakt de registratie en het gebruik van de Domeinnamen door Verweerster te kwader trouw.

D2012-0232 en D2012-0234 (WIPO-procedure is niet bedoeld om over inbreuk te oordelen)
buylunexor.com > Complaint denied
lunexor.com > Complaint denied

Het panel oordeelt - ondanks dat een vergelijking plaatsvindt - dat WIPO-procedure niet bedoeld is om oordeel over product- of merkinbreuk te verkrijgen. Er zijn veel overeenstemmingen met de Forest Laboratories cases (D2011-1006) (D2004-0753). Er zijn echter drie verschillen. Ten eerste is er hier geen sprake van een producent-relatie (zoals in Forest Laboraties). Ten tweede wordt er geoordeeld dat er een directe concurrentie is, waar in Forest Laboraties die verwarring slechts veroorzaakt door eenzelfde verkooplocatie. Ten derde is er een sterkere gelijkenis tussen het merk en het product dan in Forest Laboratories (Flexapro vs Lexapro).

In Forest Laboratories the respondent was the manufacturer of the allegedly infringing product; here that is unclear. That is a difference without a distinction, however, as Complainant here asserts that Respondent is controlled by the manufacturer.

One difference in Complainant’s favor is that Respondent’s Luxenor product competes directly with Complainant’s product that bears its mark. In Forest Laboratories the complainant acknowledged that the respondent’s product was used for a different purposes, basing its claim of confusion on the fact that both products were sold at pharmacies.

Another difference in Complainant’s favor is that, to this Panel’s ears and eyes, there is greater similarity between Complainant’s mark and that of Respondent’s competing product, which comprises the dominant feature of the disputed domain name, as opposed to the mark and disputed domain name at issue in Forest Laboratories. The respondent in Forest Laboratories advanced a reasonably convincing argument that it’s “Flexapro” product emphasized “flex” rather than parroted the complainant’s LEXAPRO mark. In this case, in contrast, the aural and visual similarity is far less likely to be coincidental, and at the least Respondent has not put forward any reason to counter the charge of imitation.

These latter two differences make this a closer case than Forest Laboratories, but cannot overcome the principal bases upon which the panel denied the complaints in those cases. For reasons that should be obvious to those familiar with the UDRP process, this proceeding is not the place – and certainly should not be the first place – for a declaration that a particular product infringes (or not) another party’s trademark. A UDRP proceeding is decided on a single pleading from each party, with no discovery or cross-examination, and is narrowly focused upon the three discrete Policy elements. An action for infringement (or contesting a trademark application in the USPTO, as was the case in Forest Laboratories) involves different legal standards and calls for a broader record, with factual and expert evidence on many topics of marginal (if that) relevance to the Policy standards. All of this evidence is subject to challenge and confrontation by the opposing party and the tribunal. Further, as many UDRP panels have noted, infringement alone does not automatically make out a claim for cybersquatting, and vice versa.

D2011-2304 (Panel is erg streng 'registration in bad faith')
mineralcare.com > Complaint denied

Het panel laat zien hoe zij het criterium 'registration in bad faith' uitlegt in het licht van een redirection naar een website waar concurrerende producten worden aangeboden (normaliter een bad faith-situatie), maar ook de acceptatie en het jarenlange gebruik van de domeinnaam in kwestie. In dit geval wordt er 'good faith' aangenomen.

The redirection of the disputed domain name to a website selling products competitive with the Complainant’s MINERAL CARE brand is plainly use in bad faith (in the absence of rights or legitimate interests). That is a necessary finding, but not sufficient in itself to establish this requirement as there must also be registration in bad faith.

On the record in this case, it appears plain that the Respondent registered the disputed domain name in good faith. Certainly, the acceptance of that registration and its use over many years by the Complainant’s predecessors in title removes any possibility for objection on that score at this stage.

What must be tested, however, is the Respondent’s motivations at the time of registration. It must also be borne in mind that the dual requirement of both registration and use in bad faith was very sharply debated in the lead up to the adoption of the Policy and an alternative proposal that only registration or use in bad faith would suffice was rejected. Accordingly, the preponderant and preferable view is that it is impermissible to use subsequent conduct to override actual intentions at the relevant time rather than providing an inference for what those intentions were. See, e.g., The Proprietors of Strata Plan No. 36, A Turks and Caicos Corporation v. Gift2Gift Corp. WIPO Case No. D2010-2180 and SPECS Surface Nano Analysis GmbH v. Rickmer Kose / Domain Name Administrator, PrivacyProtect.org, WIPO Case No. D2010-1173.

Andere .nl-domeinnaamzaken:

DNL2012-0002
mywirecard.nl > transfer (zie verder DomJur)

DNL2012-0006
adipure.nl > Transfer

DNL2012-0003
showroomprive.nl > Transfer (zie verder op DomJur)

DNL2012-0004
electroluxlaundrysystems.nl > Transfer (zie verder op DomJur)

S.F. Musungu, R.A. Ghosh, C.A. Jasserand & P.B. Hugenholtz, Part I, II and III of a study commissioned by WIPO on Using Copyright to Promote Access to Information and Creative Content, WIPO.int 25 maart 2012. - in .doc-bestand.

The Annex to this document contains a Study on Using the Copyright Framework to Promote Access to Information and Creative Content prepared under the project on Intellectual Property, Information and Communication Technologies (ICTs), the Digital Divide and Access to Knowledge (CDIP/4/5/REV).  The part one of this Study addressing the Education and Research, has been prepared by Mr. Sisule F. Musungu, President, IQsensato, Geneva, the second part on Software Development Practices has been prepared by Mr. Rishab Aiyer Ghosh, Senior Researcher, Maastricht University, UNU-Merit, Maastricht, The Netherlands, and the third part on Public sector information has been prepared by Ms. Catherine Jasserand, LL.M, Researcher, and Professor Bernt Hugenholtz, Director, Institute for Information Law (IViR), University of Amsterdam, The Netherlands.

Part I: Using the Copyright Framework to Promote Access to Information and Creative Content for E&R Resources – Case Studies
Part II: IPR regimes for software:  Copyright, Open Source and Limitations and Exceptions
Part III: Public Sector Information

Recommendations Part I, p. 22 - 23:

(...) In addition to its role as a discussion/negotiations forum, WIPO invests significantly and is an important source of E&R resources on IP and related subjects.  The relevant E&R resources range from course and training materials through to studies, such as this one, through to a journal and other publications.  Taking into account the work that has already began under the Development Agenda Project on IP, ICTs, the Digital Divide and Access to Knowledge, WIPO could, within its mandate, play a more significant role with respect to OA for E&R resources.

To start with, as a significant provider of E&R resources on IP and related subjects, a first question that needs to be asked is what WIPO’s copyright management model for these E&R resources is.  To the extent that OA approaches can enhance access to E&R information and content WIPO could, as an institution adopt or, at least, pilot this approach to its E&R resources.  As noted in section 2.5 above, WIPO has already begun a process to consider the potential for OA with respect to its own materials and possible open licensing models for international organizations.  By adopting or piloting this approach at the institutional level, WIPO could achieve several objectives.  In addition to enhancing the availability of the said E&R information and content, the WIPO Secretariat could learn valuable lessons and gain experience that could be used in providing advice or assistance to those developing countries that are interested in using OA approaches.  Overtime, WIPO could also develop replicable best practices and generate useful information for assessing sustainability and effectiveness of these approaches.

There is also a clear role for awareness and education in this area.  While there is has been a significant rise in the uptake of OA as a copyright management model or practice for E&R resources, OA is still not well understood even by those who may associate with its principles.  Leveraging its mandate as a forum for discussion on copyright and related matters, WIPO should ideally continue to provide a space, in the CDIP or elsewhere, for raising awareness regarding this model and what it can and cannot do.  In the same context, WIPO provides an ideal forum and space to examine best practices in this area from different countries.

The greater interest and investment by governments and institutions in OA as a model for managing copyright in E&R resources is an important development.  As the uptake of this approach grows, it will be critical that better evidence is made available to policymakers, especially in developing countries, on the sustainability and effectiveness of this model. Taking advantage of WIPO’s increased investments in research and evidence gathering coupled with the broader interest in evidence-based IP policies and strategies, another role for WIPO in future could be evidence gathering and dissemination.  As this Study reveals, there remains limited data and evidence regarding sustainability and longer-term effectiveness of this model.  The body of evidence, particularly in developing countries, could be significantly enriched by WIPO.

 

Recommendations Part II, p. 64-65:

Recommendations are listed below with a primary focus on WIPO initiatives, and a secondary focus on member states activities:

1.    Avoid aggravating policy lag;  increase awareness of open source as a source of innovation in software.  WIPO, like many member states, has in the past not paid much positive attention to open source, although this has changed in the past few years.  The world's software industry is now, with few exceptions, run on open source software.  The global economy – the New York and London Stock Exchanges and NASDAQ – run on open source software (Linux) .  Mobile computing, the fastest growing way for ICT distribution in developing countries, is also dominated by open source software such as Linux and Google's Android .  It is important for policy makers at all levels to recognise that open source licensing is an innovation and licensing model that has been widely accepted by industry and provides a legitimate way for broadening ICT access.

2.    WIPO should include open source licensing and IPR issues in technical training.  Unlike many sectors of IPR, broadening access to software does not necessarily depend on exceptions and limitations;  open source software relies on copyright law within the boundaries set by TRIPS.  National PTOs and copyright offices often lack awareness of the IPR issues involved with open source software;  as it is an important policy option, WIPO should ensure the provision of technical training to increase knowledge and awareness among member states.  Several resources for this purpose have been created by member states themselves (especially within the EU's OSOR project)

3.    WIPO should specifically address open source in discussions on standards and IPR, specifically Standards Policy and Patent Policy, where open source software may be penalised.  Recent publications and policy statements in the EU (specifically, European Commission) are highly relevant for an appropriate approach

4.    Encourage the study of fiscal policies, such as equitable tax treatment for open source creators:  open source software contributions should be treated as charitable donations for tax purposes.  Where this is already possible, spread awareness among firms, contributors and authorities.  (Primarily an issue for member states, although perhaps also for WIPO – the ToR for this study specifically called for a discussion of fiscal issues)

5.    Avoid penalising open source in innovation and R&D incentives, public R&D funding and public software procurement that is currently often anti-competitive and favours specific proprietary brands to a far greater extent than most other sectors of procurement (member states)

6.    Avoid lifelong vendor lock-in in educational systems by teaching students skills, not specific applications;  encourage participation in open source-like communities (member states)

 

Recommendations Part III, p. 94:

1.    For any model of promoting access to and re-use of government information, having rigorous freedom of information laws in place is a sine qua non.  There are still numerous countries in the world that have yet to adopt such laws.   In those countries that already have such laws in place, public awareness thereof needs to be raised or increased.

2.    Governments should be encouraged to clear the copyright status of public sector information and other intellectual property rights that might prevent the public from accessing and re-using public sector information.  Governments might consider implementing one of three models:  (1) placing all public sector information in the public domain;  (2) excluding only official acts from copyright protection and allowing re-use of other types of public sector information under permissive (open) licenses, or (3) protecting all public sector information but allowing re-use through copyright waivers or permissive (open) licenses.  WIPO could play a dual role here by (a) drafting model laws, and (b) educating lawmakers in member states and/or providing technical assistance.  Alternatively, Governments might combine the different models to set up their own.  WIPO could also guide countries in finding the suitable model matching national copyright law and policy with public sector availability and funding options.

3.    Governments should be encouraged to set up their own national portals to facilitate the accessibility, dissemination and re-use of public sector information.  However, the decision to set up and maintain a governmental portal should be taken following an assessment of the financial sustainability of the model.

4.    In those countries where public sector information is (fully or partially) protected by copyright, this should be released under an open license, either by way of a (standard) license (such as Creative Commons) or a tailor-made license.  Here again, WIPO could possibly play a role, either by publishing best practices or by developing suitable standard license models.  Alternatively, countries might consider setting legal standards by regulatory means, such as laws or guidelines, permitting reutilization of public sector information under generous conditions.

Hof 's-Gravenhage 5 juni 2012, LJN BW 7457 (Staat der Nederlanden tegen FNV)

Als randvermelding. In navolging van LJN BU9921. 
Zie voor een verdere bespreking FNV-KIEM.nl.

De overgangsregeling voor de afgeschafte kunstenaarsregeling WWIK, zoals FNV KIEM en de Beroepsvereniging van Beeldende Kunstenaars (BBK) die in kort geding begin 2012 hebben weten af te dwingen, is inderdaad noodzakelijk.

Bij wet van 22 december 2011 (hierna: de Intrekkingswet), in werking getreden op 1 januari 2012, is de Wwik ingetrokken, zonder dat daarin was voorzien in een overgangsregeling voor uitkeringsgerechtigden die reeds vóór 1 januari 2012 een Wwik-beschikking hadden ontvangen en hun rechten op grond van die beschikking nog niet hadden verbruikt (hierna ook: 'bestaande gevallen').

FNV c.s. zijn van mening dat de intrekking van de Wwik zonder overgangsrecht voor bestaande gevallen inbreuk maakt op de eigendom van de bestaande gevallen en daarom jegens hen onrechtmatig is in de zin van art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM (EP). Zij vorderden in het kort geding, voor zover in hoger beroep nog van belang, dat het de Staat wordt geboden de Intrekkingswet (geclausuleerd) buiten werking te stellen. Het hof onderschrijft het oordeel van de voorzieningenrechter dat de Intrekkingswet in zoverre onmiskenbaar onverbindend is; er is geen 'fair balance' getroffen en er is onmiskenbaar sprake van een schending van art. 1 EP.

3.8  Hiertegenover staat het belang van de kunstenaars die op 31 december 2011 over een nog niet volledig gebruikte Wwik-uitkering konden beschikken. FNV c.s. hebben onvoldoende weersproken gesteld dat dergelijke kunstenaars veelal, afgaande op de aanspraken en voordelen die de Wwik-beschikking hun voor een aantal jaren bood, investeringen hebben gedaan met het oog op de uitoefening van hun beroep als kunstenaar. Het hof acht het aannemelijk dat deze kunstenaars in een groot aantal gevallen in financiële problemen zullen komen doordat zij deze investeringen niet zullen kunnen terugverdienen door invoering van de Intrekkingswet. Ook acht het hof aannemelijk dat kunstenaars die, afgaande op de Wwik-beschikking, hun beroepsmatige activiteiten op een bepaalde, door de Wwik gestimuleerde wijze hebben ingericht, enige tijd nodig zullen hebben om zich aan de gewijzigde situatie aan te passen. Het hof acht daarbij van belang dat de Wwik-uitkering, gezien de wijze waarop deze is opgezet, namelijk als een faciliteit waarvan de kunstenaar gedurende een aantal jaren gebruik kon maken, bij uitstek geschikt was om de kunstenaars te stimuleren hun beroepsuitoefening en overige activiteiten voor de wat langere termijn in te richten. Bij de totstandkoming van de Wwik is ook onderkend dat het tijd kost om zich te oriënteren op de (arbeids-)markt voor kunst en om zich daarop een positie te verwerven die het mogelijk maakt om een renderende - al dan niet gemengde - beroepspraktijk als kunstenaar te vestigen (Tweede Kamer, 2003-2004, 29 574, nr. 3 pag. 3 en nr. 7 pag. 2). Het hof constateert ten slotte dat enige hardheidsregeling voor individuele gevallen, die in bepaalde gevallen van onevenredige hardheid soelaas zou kunnen bieden, in de Intrekkingswet ontbreekt.

3.9  Het verweer van de Staat dat voor de kunstenaars reeds geruime tijd voor aanname van de Intrekkingswet voorzienbaar was dat de Wwik zou worden ingetrokken en dat daarbij geen overgangstermijn zou worden toegepast overtuigt het hof niet. FNV c.s. voeren terecht aan, dat tot op het eind van de parlementaire behandeling gediscussieerd werd over de vraag of een overgangsmaatregel diende te worden genomen (tijdens de behandeling in de Eerste Kamer op 20 december 2011 werd daartoe nog een motie ingediend) en dat het in de toenmalige politieke constellatie geenszins zeker was dat een wetsvoorstel (ongewijzigd) de eindstreep zou halen. Onder deze omstandigheden hoefden de kunstenaars niet reeds voordat het wetsvoorstel was aangenomen op de ongewijzigde totstandkoming daarvan te anticiperen.

3.10  Het voorgaande leidt het hof tot de conclusie dat door de invoering van de Intrekkingswet op de termijn die daarvoor is gehanteerd en zonder enige vorm van overgangsrecht voor bestaande gevallen, ook indien in aanmerking wordt genomen dat de Staat in dit opzicht een ruime 'margin of appreciation' heeft, geen 'fair balance' in voornoemde zin is getroffen en dat in zoverre onmiskenbaar sprake is van een schending van art. 1 EP. Het hof onderschrijft dan ook het oordeel van de voorzieningenrechter dat de Intrekkingswet in zoverre onmiskenbaar onverbindend is.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 juni 2012, KG ZA 12-445 HJ/MB (Han Lans Amsterdam B.V. tegen Monta Street GmbH c.s.)

Uitspraak ingezonden door Bjorn Schipper, Bousie Advocaten. In navolging van IEF 9828 (Rb Haarlem) Lans tegen Monta en gelijktijdig behandeld met  IEF 11402 (Wasi Malik tegen Monta Street)

Auteursrecht op foto die is verwerkt tot logo. Toestemming door betaling. Naamsvermelding op logo niet praktisch.

Wasi is een straatvoetballer die zich beroepsmatig met deze sport bezighoudt. Monta heeft met een Wasi een promotieovereenkomst gesloten. In dit kader heeft fotograaf Han Lans een fotoshoot gedaan. Er wordt  staking van gebruik van de auteursrechtelijk beschermde foto als silhouet in een logo gevorderd.

Het is zonder meer aannemelijk dat Lans aan toestemming voor het gebruik van zijn foto voor het vervaardigen van het logo de voorwaarden zou hebben verbonden dat daarvoor een vergoeding zou zijn betaald. Hetgeen Monta c.s. hebben aangevoerd is onvoldoende om tot een tegengestelde conclusie te komen. Dit betekent dat voorshands kan worden aangenomen dat het inbreukmakend, onrechtmatige karakter aan het gebruik zou komen te ontvallen, als aan Lans c.s. een passende vergoeding zou worden betaald.

Persoonlijkheidsrechten zijn niet geschonden, in citaat:

4.10. Dat de persoonlijkheidsrechten van Lans door de bewerking van de foto zijn geschonden is niet aannemelijk geworden. Lans c.s. heeft niet nader toegelicht en/of gemotiveerd dat het logo een verminking of andere aantasting van zijn werk betreft. Dat zou mogelijk anders kunnen zijn als de foto waarvan het silhouet is overgetrokken  bij het publiek bekend was. Dat is echter voorshands niet komen vast te staan. Monta heeft immers verklaard zich niet te herinneren dat zij deze specifieke foto eerder op de website heeft gepubliceerd, en Lans heeft het tegendeel niet aannemelijk gemaakt. Aannemelijk is dat de foto de laatste jaren niet op enige website van Monta c.s. te zien is geweest. Ook de omstandigheid dat de naam van Lans niet bij het logo is vermeld, kan Lans c.s. Monta c.s. niet tegenwerpen. Zoals in het vonnis van 25 mei 2011 is overwogen is gesteld noch gebleken dat Lans c.s.in een eerde stadium (voor het uitbrengen van de dagvaarding) aanspraak op vermelding van zijn nam heeft gemaakt bij de publicaties van foto's uit de fotoshoot op de website van Monta. Daar komt nog bij dat de naamsvermelding in het logo praktisch gezin niet haalbaar zou zijn, zoals  Monta c.s. terecht heeft aangevoerd, aangezien het logo op kleding is aangebracht en het daarbij in een aantal gevallen, met name als het logo gestikt is, gaat om een klein logo (van enkele centimeters), waarbij het silhouet grofmazig is aangebracht.

Op andere blogs:
Intellectueeleigendomsrecht.nl (Verveelvoudiging door een nieuw oorspronkelijk werk)
MediaReport (Van foto naar logo: Hoe zit het met portret- en auteursrecht)

Vzr. Rechtbank Amsterdam 5 juni 2012, KG ZA 12-446 HJ/MB (Wasi Malik tegen Monta Street GmbH c.s.)

Uitspraak ingezonden door Bjorn Schipper, Bousie Advocaten.
In navolging van IEF 9828 (Rb Haarlem) en gelijktijdig behandeld met  IEF 11403 (Han Lans tegen Monta)

Portretrecht. Herkenbaarheid van een silhouet overgetrokken van een foto en verwerkt tot logo.

Wasi is een straatvoetballer die zich beroepsmatig met deze sport bezighoudt. Hij figureert regelmatig als (foto)model. Monta heeft met een Wasi een promotieovereenkomst gesloten: Monta zal zich inspannen het imago van Wasi Malik te bevorderen en daartoe draagt Malik zijn imagorecht exclusief over aan Monta. Fotograaf Han Lans (zie de gelijktijdig behandelde zaak, IEF 11403) heeft een fotoshoot gedaan.

Na de beëeindiging van de samenwerking tussen Monta en Wasi is Wasi's silhouet gebruikt als label/artwork voor de kinderlijn.

Nu de gestalte van de silhouet als geheel en de lichaamshouding van de figuur op het logo niet zodanig specifiek voor Wasi zijn dat hij alleen daaraan herkenbaar zou zijn, wordt de vordering gebaseerd op het portretrecht afgewezen. Het zou anders kunnen zijn als de foto waarvan het silhouet is overgetrokken bij het publiek bekend was, dat is echter niet gesteld of gebleken. De resultaten van de in het geding gebrachte marktonderzoeken leiden niet tot een andere conclusie. De uitkomsten zijn dermate tegenstrijdig dat niet aan één van die onderzoeken in dit kort geding een doorslaggevende betekenis kan worden toegekend.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Beroep portretrechten straatvoetballer zonder succes)
Intellectueeleigendomsrecht.nl (Verveelvoudiging door een nieuw oorspronkelijk werk)
MediaReport (Van foto naar logo: Hoe zit het met portret- en auteursrecht)

Hof Leeuwarden 5 juni 2012, LJN BW7540 (Score tegen geïntimeerden)

Uitspraak mede ingezonden door Douglas Mensink, MICTA.

Hoger beroep na IEF 8976 (Rb Groningen) en IEF 8647 (Hof Arnhem), waarin is bepaald dat er geen auteursrecht op de voetsteun rust en waarbij (ten overvloede) wordt geconcludeerd dat er in vergelijking met andere producten geen sprake is van slaafse nabootsing.

Auteursrechtelijk werk?
De beschermde subjectieve elementen van de voetenplank: de afmeting, de afgeronde hoeken en de (daarmee verkregen) achthoekige vorm, de 17 lijnen in de vorm van een soort brede V, de materiaalkeuze en de kleur zijn in overwegende mate ingegeven door de aan een voetensteun te stellen functionele en technische eisen waardoor het idee samenvalt met de uitdrukking daarvan. De afmetingen van de voetenplank worden voorgeschreven door de gestandaardiseerde DIN 4556.

Het hof is van oordeel dat, in het licht van de daartegenover gestelde betwisting, onvoldoende is onderbouwd op welke wijze de voetensteun een eigen plaats in de markt heeft. Er is geen sprake van slaafse nabootsing.

12.  Het hof is met de rechtbank van oordeel dat alle door [appellanten] gestelde beschermende subjectieve elementen van de voetenplank, te weten (i) de afmeting (ii) de afgeronde hoeken en de (daarmee verkregen) achthoekige vorm, (iii) de 17 lijnen in de vorm van een soort brede V, (iv) de materiaalkeuze en (v) de kleur, in overwegende mate zijn ingegeven door de aan een voetensteun te stellen functionele en technische eisen waardoor het idee samenvalt met de uitdrukking daarvan. Daartoe is het volgende redengevend.

13.  Zoals hiervoor reeds is overwogen staat vast dat de afmetingen van de voetenplank worden voorgeschreven door de DIN 4556. Ook uit de hiervoor genoemde verkoopbrochure van [appellanten] kan worden opgemaakt dat de afmeting van de voetenplank is ingegeven door het gebruik dat er van wordt gemaakt. In de brochure wordt immers meegedeeld dat de compacte vorm, het lichte gewicht en de eenvoudige bediening van de voetensteun in grote mate bijdragen tot een gezonde zithouding van de mens op de werkplek. Het hof kan in de afmetingen van de plank dus geen eigen intellectuele schepping van de auteur ontdekken.

14.  In de achthoekige vorm van de plank kan het hof evenmin een eigen intellectuele schepping van de auteur ontdekken. Dit geldt temeer nu door [appellanten] niet is weersproken de stelling van [geïntimeerden] dat de afronding van de hoeken voorkomt dat men (bij het gebruik van de voetensteun) benen en voeten bezeert (vgl. sub 18 conclusie van dupliek). Voor zover [appellanten] ingang wensen te doen vinden dat hiermee nog niet vaststaat dat de achthoekige vorm technisch is bepaald, overweegt het hof dat [appellanten] met deze stelling miskennen dat niet alleen technische eisen maar ook functionele eisen, waaronder ergonomische eisen, de ontwerpvrijheid van de auteur op een wijze beperken als bedoeld in de hiervoor onder 8. geciteerde rechtspraak.

15.  Uit de door [appellanten] overgelegde brochure (zie productie 4 bij de inleidende dagvaarding) is voorts op te maken dat het profiel op de bovenkant van de plank er voor zorgt dat de voeten niet van de plank wegglijden. Door [appellanten] is niet weersproken dat de lijnen (in een V) omhooglopen teneinde te voorkomen dat de voeten bij het instellen van de juiste hellingshoek van de steun afglijden. In het licht van deze functionele vereisten, hebben [appellanten] naar het oordeel van het hof onvoldoende duidelijk gemaakt waaruit de subjectieve keuzes bestaan die de voetenplank een oorspronkelijk karakter verlenen.

16.  Ook de materiaalkeuze is, anders dan [appellanten] stellen, voornamelijk functioneel bepaald. Dit leidt het hof af uit de door [appellanten] overgelegde prijslijst (zie productie 8 bij de inleidende dagvaarding, blz. 9) waarin met zoveel woorden is opgenomen dat de bovenzijde (van de voetensteun) bestaat uit een slijtvaste plank van hoogwaardige kunststof. Met [geïntimeerden] is het hof van oordeel dat de kleur van de voetenplank, zwart, eveneens functioneel is bepaald. Donkere kleuren vallen onder een bureau minder op, terwijl vuil en strepen van schoenzolen minder zichtbaar zijn.

17.  Aan [appellanten] kan worden toegegeven dat het doorlopen van de verticale profielen in de zijkant van de plank getuigt van een subjectieve keuze. Binnen het gehele ontwerp is dit aspect echter van zodanig ondergeschikte aard dat het niet een eigen auteursrechtelijk relevante inbreng teweegbrengt. De omstandigheid dat branchegenoten de hier bedoelde voetensteun herkennen als een voetensteun afkomstig van Score, doet hieraan niet af. Het herkomstcriterium speelt bij de beoordeling of iets te beschouwen is als een werk in de zin van de Auteurswet immers geen rol.

18.  De conclusie van het hof is dat vorm van de voetenplank van [appellanten] te zeer het resultaat is van door bepaalde functionele en technische uitgangspunten beperkte keuzes en dus niet kan worden beschouwd als een auteursrechtelijk werk in de zin van artikel 10 van de Auteurswet. Nu [appellanten] hun vordering primair hebben gebaseerd op de overdracht van auteursrechten, is de vordering door de rechtbank op de primaire grondslag terecht afgewezen.

Slaafse nabootsing:

21.  [appellanten] stellen zich op het standpunt dat het bewezen succes van de voetensteun aannemelijk maakt dat sprake is van een product met een eigen plaats op de markt en een voldoende onderscheidend vermogen (vgl. sub 43 memorie van grieven). Zij motiveren of onderbouwen hun stelling verder niet. [geïntimeerden] betwisten dat de voetensteun onderscheidend vermogen bezit ten opzichte van de andere in de handel verkrijgbare soortgelijke producten omdat de voetenplank technisch/functioneel is bepaald (vgl. sub 13 conclusie van antwoord).

22.  Het hof is van oordeel dat [appellanten], in het licht van de daartegenover gestelde betwisting van [geïntimeerden], onvoldoende hebben onderbouwd op welke wijze hun voetensteun een eigen plaats in de markt heeft.

Rechtbank 's-Gravenhage 30 mei 2012, HA ZA 11-2522 (Samsung tegen Apple - bevoegdheidsincident)

Procesrecht. Bevoegdheid in het Gemeenschapsmodellenrecht. De rechtbank verklaart zich onbevoegd om kennis te nemen van de bij dagvaarding ingestelde vorderingen van Samsung zoals gewijzigd bij akte van 1 februari 2012. Doorlopen van de procedure in conventie een bijzondere reden om de behandeling in reconventie door te zetten ex 91 lid 1 GmodVo.

Apple heeft een legitiem belang om in dit stadium van de procedure al te weten of de rechtbank bevoegd is tot kennisneming van de door Samsung Ltd tegen haar ingestelde vorderingen. Daarnaast leidt een beslissing op het bevoegdheidsincident die voorafgaat aan de behandeling van de hoofdzaak in dit geval niet tot een onredelijke vertraging van het geding in de hoofdzaak. Samsung heeft alleen aangevoerd dat als Apple zou moeten worden geacht een vestiging in Duitsland te hebben, zoals Apple betoogt, Samsung Ltd zou moeten worden geacht een vestiging in Nederland te hebben. Samsung heeft echter zelf uitdrukkelijk verklaard dat zij dat niet stelt. De bevoegdheid van de Nederlandse rechter kan dus niet worden gebaseerd op artikel 82 lid 1 GModVo.

Samsung heeft terecht aangevoerd dat de omstandigheid dat er bij het BHIM een nietigheidsprocedure aanhangig is met betrekking tot het Gemeenschapsmodel waarop de vorderingen in conventie betrekking hebben, geen grond is voor schorsing van de procedure in conventie op grond van artikel 91 lid 1 GModVo. De schorsing wordt afgewezen.

4.7. Samsung heeft aangevoerd dat het feit dat de procedure in conventie doorloopt, kwalificeert als een “bijzondere reden” om de behandeling in reconventie in dit geval toch voort te zetten als bedoeld in artikel 91 lid 1 GModVo. Dat verweer treft doel aangezien het in reconventie uitsluitend gaat om dezelfde rechtsvraag als in conventie, te weten die betreffende de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel. De geldigheid van het Gemeenschapsmodel kan Samsung gelet op artikel 85 lid 1 GModVo immers ook in de procedure in reconventie niet ter discussie stellen, behoudens het vooralsnog niet gestelde geval dat Samsung zich in reconventie wil beroepen op de nietigheid van het Gemeenschapsmodel op grond van een eigen ouder nationaal modelrecht in de zin van artikel 25 lid 1 onder d GModVo.Om proceseconomische redenen ligt het daarom voor de hand de behandeling in conventie en reconventie gelijk te laten oplopen. Als de rechtbank in de hoofdzaak in reconventie tot het oordeel komt dat de producten van Samsung onder de beschermingsomvang van het Gemeenschapsmodel vallen en het BHIM dan nog niet heeft beslist over de geldigheid van het Gemeenschapsmodel, kan op dat moment de procedure alsnog worden geschorst, tenzij er op dat moment (andere) bijzondere redenen zijn om de procedure voort te zetten.

In citaten:

3.1. Apple vordert dat de rechtbank zich onbevoegd verklaart kennis te nemen van de vorderingen ingesteld door Samsung Ltd, nu Samsung Ltd niet statutair gevestigd is in Nederland, noch alhier een vestiging heeft. Aangezien Apple evenmin haar zetel heeft in Nederland dan wel een vestiging in Nederland heeft, bieden de leden 1 en 2 van artikel 82 GModVo, naar Apple betoogt, geen anknopingspunt voor de bevoegdheid van de aangezochte rechter.

3.2. Ten aanzien van de vorderingen die Samsung Benelux, Samsung Europe Logistics en Samsung Overseas hebben ingesteld vordert Apple dat de rechtbank de procedure zowel in conventie als in reconventie op grond van artikel 91 GModVo zal schorsen totdat het Bureau voor Harmonisatie in de Interne Markt (merken, tekeningen en modellen) (hierna: BHIM) over de geldigheid van het Gemeenschapsmodel met nummer 000181607-0001 heeft beslist.

4.2. De internationale bevoegdheid om kennis te nemen van de bij dagvaarding ingestelde vorderingen van Samsung Ltd, zoals gewijzigd bij de akte van 1 februari 2012, moet worden bepaald aan de hand van artikel 82, 81 en 80 GModVo jo. artikel 3 Uitvoeringswet. Uit artikel 82 lid 1 GModVo volgt dat de rechtbank van de woonplaats van gedaagde bevoegd is, of, wanneer deze woonplaats niet in een van de lidstaten ligt, in een lidstaat waar gedaagde een vestiging heeft. Niet in geschil is dat Apple geen woonplaats heeft in Nederland en Samsung heeft niet het standpunt ingenomen dat Apple wel een vestiging in Nederland heeft. Samsung heeft alleen aangevoerd dat als Apple zou moeten worden geacht een vestiging in Duitsland te hebben, zoals Apple betoogt, Samsung Ltd zou moeten worden geacht een vestiging in Nederland te hebben. Samsung heeft echter zelf uitdrukkelijk verklaard dat zij dat niet stelt (conclusie van antwoord in het incident, par. 3.5). De bevoegdheid van de Nederlandse rechter kan dus niet worden gebaseerd op artikel 82 lid 1 GModVo. (...)

4.3.Ten aanzien van die vorderingen van Samsung Ltd dient de rechtbank zich dus onbevoegd te verklaren.

Rechtbank Arnhem 16 mei 2012, LJN BW7444 (TenneT c.s. tegen Alstom c.s.)

Als randvermelding. Procesrecht. Bewijsrecht. Inzage van documenten. Incidentele vordering tot afgave van/inzage in documenten (artikel 843a Rv.).

Artikel 843a Rv voorziet niet in een onbeperkt recht op inzage van bescheiden en artikel 843b Rv bepaalt dat degene die een bewijsmiddel heeft verloren, afschrift of uittreksel kan vorderen waarbij het moet gaan om documenten waarvan de inhoud wel bekend is aan degene die daarom vraagt. Op grond van dit artikel kan geen inzage worden gevraagd van documenten waarvan een partij vermoedt dat die wel eens steun zouden kunnen bieden. Het is voldoende aannemelijk dat er niet méér stukken voorhanden zijn dan die stukken die al in het geding zijn gebracht. Nu een wettelijke bewaarplicht geldt van 7 jaar is dat ook niet vreemd. De gevraagde stukken dateren immers vrijwel allemaal van voor 2005. Het grootste deel dateert zelfs van voor 1998. Dat is inmiddels 7 respectievelijk 14 jaar geleden. De vordering wordt afgewezen.

In citaten:

3.1.  De rechtbank stelt bij de beoordeling voorop dat artikel 843a Rv. niet voorziet in een onbeperkt recht op inzage van bescheiden jegens degene die deze te zijner beschikking of onder zijn berusting heeft, maar dat deze bepaling het recht op inzage, afschrift of uittreksel van bepaalde bescheiden afhankelijk stelt van enkele cumulatieve vereisten.

3.3.  Artikel 843b Rv. bepaalt dat degene die een bewijsmiddel heeft verloren, van degene die de beschikking heeft over bescheiden die tot bewijs kunnen dienen van enig feit waarop dit verloren bewijsmiddel betrekking heeft, inzage, afschrift of uittreksel kan vorderen van die bescheiden. Daarbij heeft te gelden dat het moet gaan om documenten waarvan de inhoud wel bekend is aan degene die om inzage, uittreksel of afschrift daarvan vraagt. Op grond van dit artikel kan geen inzage worden gevraagd van documenten waarvan een partij vermoedt dat die wel eens steun zouden kunnen bieden aan zijn stellingen.

3.4.  TenneT c.s. heeft bij antwoordconclusie als productie 18 een groot aantal documenten in het geding gebracht. Zij voert aan dat dit alle stukken zijn, die zij in het kader van haar onderzoek naar mogelijk relevante stukken ten aanzien van de vordering jegens Alstom c.s. heeft gevonden.

3.6.  De rechtbank is van oordeel dat TenneT c.s. voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat meer stukken dan zij thans in het geding heeft gebracht niet meer voorhanden zijn. Nu een wettelijke bewaarplicht geldt van 7 jaar is dat ook niet vreemd. De gevraagde stukken dateren immers vrijwel allemaal van voor 2005. Het grootste deel dateert zelfs van voor 1998. Dat is inmiddels 7 respectievelijk 14 jaar geleden. Alstom c.s. heeft stukken uit die tijd, die zij deels zelf ook in haar bezit heeft gehad, inmiddels ook niet meer voorhanden. De onderbouwing die TenneT c.s. geeft voor het niet langer voorhanden zijn van de stukken heeft zij naar het oordeel van de rechtbank voldoende aannemelijk gemaakt door overlegging van de verklaring van de archiefbeheerder. Dat deze bescheiden zich bij een derde zouden bevinden en aldaar zouden moeten worden opgevraagd door TenneT c.s., zoals Alstom c.s. nog stelt, is door Alstom c.s. niet onderbouwd. Dit wordt gepasseerd.

3.12.  Nu TenneT c.s. - voor zover mogelijk - aan het gevorderde heeft voldaan en zich daarmee de facto met betrekking tot de kern van de vordering heeft gerefereerd aan het oordeel van de rechtbank, en de vordering van Alstom c.s. verder zal worden afgewezen, ziet de rechtbank aanleiding de proceskosten te compenseren, in die zin dat partijen de eigen kosten dragen.

Schriftelijke opmerkingen door de Europese Commissie in zaak C-2/12 (Trianon Productie B.V. tegen Revillon Chocolatier Spa) 2 april 2012, D2722.

Ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird LLP.

In navolging van IEF 10714 (HR prejudiciële vragen: Staafje chocola in wijnrankvorm). Merkenrecht. Vormmerk. Hoewel de zaak geschikt is (medegedeeld tijdens de MMA-lunch van 1 juni 2012), had de Europese Commissie al wel een standpunt ingenomen.

In het licht van het vorenstaande, heeft de Commissie de eer Uw Hof voor te stellen als volgt op de voorliggende prejudiciële vragen te antwoorden.

1. Artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje Richtlijn 89/104/EEG moet zo worden uitgelegd, dat de vermoedelijke motivatie of perceptie van het in aanmerking komende publiek niet beslissend is bij de beantwoording van de vraag of een vorm wezenlijk waarde aan de betrokken waar geeft, maar hooguit een nuttig beoordelingselement kan zijn in het kader van een beoordeling op objectieve grondslag.

2. Artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje Richtlijn 89/104/EEG moet zo worden uitgelegd, dat deze bepaling toepassing vindt waar de waarde van de vorm zelfstandig en inherent ten minste voor een aanzienlijk deel commerciële waarde geeft aan de betrokken waar, waarbij niet is uitgesloten dat in voorkomend geval andere kenmerken ook, en mogelijk een belangrijke, waarde geven aan deze waar.

Interessante overwegingen:

24. Met deze advocaten-generaal is de Commissie van mening dat deze bepaling aldus dient voor het maken van een onderscheid van rechten beschermd onder het merkenrecht en andersoortige bescherming van intellectuele eigendomsrechten, tegen de achtergrond van de doelstellingen de verlening van een eeuwigdurend exclusief recht te voorkomen waar dat niet geëigend is omdat dit de industriële ontwikkeling te veel zou belemmeren. Hieruit volgt dat deze nietigheidsgrond niet te restrictief moet worden uitgelegd. Bovendien vindt de Commissie hierin een bevestiging dat aan dit criterium primair toepassing moet worden gegeven op objectieve grondslag - en niet, of in elk geval niet hoofdzakelijk, op basis van de perceptie van het in aanmerking komende publiek. De functie van het maken van onderscheid op die wijze beter gewaarborgd.

 

31. De zienswijze dat de hier bedoelde ratio en hoofdregel uit Lego Juris in beginsel eveneens toepasbaar zijn op de nietigheidsgrond genoemd na het derde gedachtestreepje van punt e wordt eveneens gedeeld door het Gerecht. Dit blijkt uit het arrest in de zaak Bang & Olufsen, waar het Gerecht deze ratio en regel zonder voorbehoud overnam en toepaste op de ook in het onderhavige geval aan de orde zijnde weigeringsgrond inzake de vorm die een wezenlijke waarde geeft aan de waar.