Gerecht EU 25 mei 2012, zaak T-233/10 (Nike International tegen OHIM/Intermar Simanto Nahmias)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt de aanvrager van het woordmerk JUMPMAN de houdster van Spaanse en gemeenschapswoordmerken JUMP tegen (allen klasse 25 - kleding, schoenen). De oppositieafdeling wijst de oppositie toe en wijst de aanvraag af, het beroep wordt verworpen. Middel: er is geen verwarringsgevaar ex 8(1)(b).

Het Gerecht EU wijst de klacht af. Er is wel verwarringsgevaar aanwezig vanwege het overeenstemmende element met een onderscheidend vermogen. Het woord 'jump' is geen onderdeel van de Spaanse vocabulaire en zal door het Spaanse publiek worden gezien als `fanciful term´ voor kleding en schoeisel. Het heeft aldus onderscheidend vermogen.

30 That argument is not convincing. On the contrary, it must be held, as the Board of Appeal did, that the word ‘jump’, which is not part of the basic vocabulary of the general public in Spain and which will not be understood as being the English word meaning ‘jump’ or ‘to jump’, will be perceived as a fanciful term. It follows, therefore, that the earlier mark for goods in Class 25 has average distinctive character.

50 It must be held that the Board of Appeal correctly found that there is a likelihood of confusion, on account of the distinctive character of the word ‘jump’, the identity of the goods concerned and the visual and phonetic similarities between the signs at issue.

51 As held in paragraph 30 above, the English word ‘jump’ has average distinctive character for goods in Class 25 for the relevant public, that is to say the general public in Spain who have an average level of attention for those goods.

Op andere blogs:
Dirkzwagerieit (Nike verliest zaak over Jump merk)

Robert van den Broek terug als advocaat bij Van Kaam advocaten.

In 2001 maakte hij de overstap naar het bedrijfsleven en werkte lange tijd als bedrijfsjurist voor SBS Broadcasting. In 2005 stond hij aan de wieg van Talpa TV en was hij juridisch eindverantwoordelijk voor deze organisatie. De afgelopen drie jaar werkte hij voor de sportkoepel NOC*NSF en begeleide hij meer dan 20 sportbonden bij het zelfstandig laten produceren van televisie- en internetprogramma’s en het gebruik van social media. Begin dit jaar keerde Robert terug in de advocatuur.

Hieronder een selectie van hoofdartikelen en jurisprudentie uit de bladen van mei 2012:

Berichten IE: website.
AMI: website.

Rechtbank Utrecht 16 mei 2012, IEF 11359 (geanonimiseerd). - LJN BW7088

Uitspraak ingezonden door Theo Bosboom en Mark Jansen, Dirkzwager advocaten & notarissen.

Uit het dictum: De gedaagde wordt veroordeeld om de inbreuk op de aan (ex-werkgever) toebehorende auteursrechten en databankenrechten te staken en gestaakt te houden. Gedaagde wordt bevolen tot afgifte van alle opgevraagde gegevens uit de databanken. Voorts wordt onrechtmatig handelen vastgesteld voor het in bezit hebben van vertrouwelijke informatie en toespelen van deze informatie aan derden. Het bezit, verspreiden en gebruik van software en gegevens uit de bedrijfsinformatie van eiser dient te worden gestaakt.

Vanwege de bijzondere veelheid aan onderwerpen een leesschema van de beoordeling:

Door de inzendende advocaat getipt:
 - in het kader van inzage ex. artikel 843a Rv is het denkbaar dat in verband met de omvang het gelegde beslag (3 terrabyte) de bewaarder informatie krijgt van de eiser (r.o. 4.3);
 - het is denkbaar dat op grond van een inzage ex. 843a Rv meer feiten boven tafel komen dan voorheen bekend en dat die nieuwe feiten in de procedure worden betrokken (r.o. 4.5);
 - ook werkaantekeningen ("krabbels") komen voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking (r.o. 4.18);
 - in het kader van artikel 7 Auteurswet komen de auteursrechten toe aan de materiële en niet aan de formele werkgever (r.o. 4.28);
 - kosten voor invoer van gegevens zijn andere kosten dan kosten voor het creëren van die gegevens, dit in het kader van de substantiële investering in het databankenrecht (r.o. 4.43);
 - softwareontwikkelingskosten kunnen meetellen voor de substantiële investering in het databankenrecht (r/o 4.46);
 - om te onderzoeken wie als producent van een databank is aan te merken is relevant welke partij uiteindelijk, eventueel na interne verrekening, het risico draagt (r.o. 4.50);
 - het geheimhoudingsbeding strekt zich uit over het hele concern (r.o. 4.65);
 - door het verstrekken van vertrouwelijke gegevens aan derden die bezig waren een concurrerende onderneming op te richten is onrechtmatig gehandeld (r.o. 4.87);

Rechtspraak.nl: Schending intellectuele eigendomsrechten en geheimhoudingsplicht door voormalig medewerker Gedaagde in deze bodemprocedure is een voormalig werknemer van de failliete onderneming van de eisende partij. De rechtbank Utrecht heeft in haar vonnis van 16 mei 2012 bepaald dat gedaagde inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten en databankrechten van eiseres en heeft gehandeld in strijd met zijn geheimhoudingsplicht.

Auteursrecht
De rechtbank stelt vast dat gedaagde – in de periode dat hij werkzaamheden voor eiseres heeft verricht – een aanzienlijke hoeveelheid digitale bestanden (die offertes, ontwerptekeningen, presentaties, gespreksverslagen, werkaantekeningen, gebruikshandleidingen en software van het concern bevatten) heeft overgebracht naar zijn privé harde schijven. Daarmee heeft gedaagde in strijd gehandeld met de auteursrechten van eiseres met betrekking tot die bestanden. Eiseres moet als ‘maker’ van die bestanden in de zin van artikel 7 Auteurswet worden aangemerkt. Deze wettelijke bepaling moet in die zin worden uitgelegd, dat indien de materiële werkgever (eiseres) en de formele werkgever (KIA) niet samenvallen, zoals bij een detacheringsrelatie als de onderhavige, de auteursrechten op werken die ten behoeve van de materiële werkgever zijn gemaakt, op grond van die bepaling (behoudens andersluidende afspraak) bij de materiële werkgever (eiseres) komen te rusten, en niet bij de formele werkgever (zie overweging 4.28). Gedaagde had voor het overbrengen van de bestanden naar privé harde schijven geen (stilzwijgende) toestemming van eiseres. In het kader van diens werkzaamheden bestond geen noodzaak tot het overbrengen van die informatie, omdat gedaagde van afstand toegang kon verkrijgen tot het systeem van eiseres. Gelet op de door eiseres gehanteerde beveiligingsmiddelen mocht gedaagde er ook niet op vertrouwen dat het hem was toegestaan om buiten de beveiligde laptop die hem door eiseres was verstrekt, auteursrechtelijke beschermde werken van het concern op te slaan.

Databankrecht
Door het overbrengen van de bedrijfsinformatie naar zijn privé harde schijven heeft gedaagde voorts in strijd gehandeld met de databankrechten van eiseres met betrekking tot haar bedrijfsinformatie. Naar het oordeel van de rechtbank kan ook aanspraak bestaan op een databankrecht in het geval dat de totstandkoming van de databank een gevolg is van de hoofdactiviteit van de producent van de databank, mits de producent de investeringen voor het creëren van de betreffende gegevens niet meetelt bij de onderbouwing van het bestaan van een substantiële investering in de zin van de Databankenrichtlijn en de Databankenwet. De in de jurisprudentie gehanteerde spin-off theorie is dan ook een te absoluut uitgangspunt. Eiseres heeft een substantiële investering (ruim 1,1 miljoen euro) gedaan in het invoeren, controleren en presenteren van gegevens in haar databank, zodat haar een beroep toekomt op het databankenrecht. Gedaagde heeft niet, althans onvoldoende gemotiveerd, betwist dat (het overgrote deel van) de aanzienlijke hoeveelheid bij hem aangetroffen informatie (111 gigabyte) afkomstig is uit de databank van eiseres. Daarmee is de conclusie gerechtvaardigd dat eiseres een substantieel deel van de databank heeft “opgevraagd” in de zin van artikel 1 sub c van de Databankenwet.

Geheimhouding
Door het verstrekken van vertrouwelijke bedrijfsgegevens van het concern aan derden die bezig waren om een concurrerende onderneming op te zetten, heeft gedaagde gehandeld in strijd met het geheimhoudingsbeding dat is opgenomen in de arbeidsovereenkomst tussen KIA en gedaagde. Dat beding geldt in het onderhavige geval als een derdenbeding waaraan ook de andere vennootschappen van het -concern (waaronder eiseres zelf) recht op geheimhouding kunnen ontlenen.

Concurrentie
Eiseres komt geen beroep toe op het in de arbeidsovereenkomst opgenomen non-concurrentiebeding. Dat beding leent zich – vanwege haar bijzondere aard (het beperkt de werknemer in de wijze waarop hij na het einde van het dienstverband in zijn levensonderhoud voorziet) – niet voor extensieve interpretatie (als derdenbeding). Zie overweging 4.76. Wel heeft gedaagde door vertrouwelijke gegevens van het concern aan derden te verstrekken in het kader van de oprichting van een concurrent onrechtmatig jegens eiseres gehandeld.

Beslissing
De rechtbank veroordeelt gedaagde om het maken van inbreuk op de auteursrechten en databankrechten van eiseres te staken en de gekopieerde bedrijfsinformatie aan eiseres terug te geven. Als gedaagde daaraan niet voldoet, verbeurt hij een dwangsom die kan oplopen tot 1 miljoen euro. Daarnaast moet gedaagde de schade vergoeden die eiseres door diens handelwijze heeft geleden. De omvang van die vergoeding zal in een aparte procedure worden vastgesteld. Gedaagde wordt ten slotte ook veroordeeld in de proceskosten (een bedrag van ruim 24.000 euro). Uit de zinsnede “in afwijking van artikel 843a, eerste lid,” en de parlementaire geschiedenis met betrekking tot artikel 1019a Rv leidt de rechtbank af dat de in het ongelijk gestelde partij in intellectuele eigendomszaken ook kan worden veroordeeld in de kosten die worden gemaakt voor het verkrijgen van inzage in of afschrift van bescheiden ingevolge artikel 843a Rv, zodat de daarmee verband houdende kosten worden toegewezen.

Op andere blogs:
SOLV (Werkdocumenten (digitaal) meenemen naar huis is inbreuk?)
Van Benthem & Keulen (Bedrijfsdocumenten door auteursrecht beschermd)

Uitnodiging BourgondIEz (IE-diner voor Zuid-Nederland) 20 juni 2012, Eindhoven.

Op de rustdag van het EK voetbal zetten we de traditie voort die vorig jaar is ingeluid; het IE-diner voor Zuid-Nederland. Laat uw Bavariajurkje, V-Dress of Leeuwenhosen thuis en schuif aan bij BourgondIEz voor een ontmoeting met uw vakgenoten, verrijking van uw kennis en bovenal een gezellige avond. Mr E. Loesberg, rechter te Den Bosch en de heer J. ter Haar, managing partner van Zigilia (naamcreatie) zullen voorafgaand aan het diner een lezing houden.

Wanneer? 20 juni 2012 (aanvang 17.00 uur, aanvang presentaties 17:30 uur)
Waar? Piet Hein Eek, Halvemaanstraat 30, Eindhoven
Kosten? € 80,- (inclusief 5 gangen walking dinner en drank). Na aanmelding zijn de kosten verschuldigd, ook wanneer u niet komt. Restitutie is niet mogelijk.
Betaling? Bij aanmelding op bankrekeningnummer 1084.75.786 van Deterink NV te Eindhoven o.v.v. IE diner 2012 + naam deelnemer.
Inschrijven? Mail uw aanmelding naar info@bourgondiez.nl o.v.v. uw naam, kantoor-/bedrijfsnaam, professie, adresgegevens en aantal personen. Indien u dieetwensen heeft, vermeldt u dat dan ook in uw e-mail.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 8 mei 2012, LJN BW6551 (eiser tegen gedaagden)

Op de website hebben gedaagden een artikel geplaatst 'Pas op voor Marc vd S!! [Noemt zich inmiddelx Marco vd S]' en deze voorzien van een foto van eiser.

Eiser heeft geen spoedeisend belang bij de verwijdering van het artikel, immers is het artikel uit 2008 (inmiddels vier jaar geleden). Het is niet aannemelijk dat het artikel thans als één van de eerste zoekresultaten wordt weergegeven als men via Google zoekt op de naam van eiser.

De bij het artikel geplaatste foto betreft een zonder opdracht vervaardigd portret in de zin van artikel 21 Auteurswet. Binnen dit kort geding is voldoende aannemelijk geworden dat een redelijk belang van [eiser] zich tegen de publicatie van de Foto bij het Artikel verzet, nu eiser zeer herkenbaar op de foto staat in de context van een artikel waarin zijn persoonlijke levenssfeer wordt aangetast; er worden immers gedetailleerde en niet vleiende mededelingen omtrent zijn wijze van zakendoen gedaan. Nu eiser een redelijk belang heeft bij verwijdering van de foto zal dit gedeelte van de vordering worden toegewezen.

Onder I gevorderde:
[eiser] heeft hiermee naar het oordeel van de voorzieningenrechter onvoldoende gesteld en aannemelijk gemaakt om een spoedeisend belang bij het onder I gevorderde, dat door [gedaagden]. wordt betwist, aan te kunnen nemen. Daarbij is in de eerste plaats van belang dat het Artikel al bijna vier jaar geleden op het internet is geplaatst. Voorts betwisten [gedaagden]. en is ook niet aannemelijk dat dit Artikel thans als één van de eerste zoekresultaten wordt weergegeven als men - via Google - zoekt op de naam [eiser], dan wel [eiser]. Ook op de website van [W] springt het Artikel niet snel in het oog. Dat het Artikel te vinden is bij enig nader zoeken is wel aannemelijk, maar dat is, tegen de achtergrond van de omstandigheid dat dit al jaren het geval is, van onvoldoende gewicht, zelfs als in aanmerking wordt genomen dat de verwijzing naar "[eiser]" van december 2011 dateert.

(...)

Onder deze omstandigheden valt niet in te zien dat sprake is van een spoedeisend belang van [eiser] bij de in dit kort geding onder I gevorderde voorziening tot verwijdering van het Artikel van de website van [W]. Dit leidt tot de conclusie, dat het onder I gevorderde reeds bij gebrek aan spoedeisend belang dient te worden afgewezen.

Onder III gevorderde (portretrecht)

 Tussen partijen is niet in geschil dat de bij het Artikel geplaatste Foto een zonder opdracht vervaardigd portret in de zin van artikel 21 Auteurswet (Aw) betreft en dat [eiser] geen toestemming heeft verleend aan [gedaagden]. om de Foto bij het Artikel of elders op de website van [W] te plaatsen. [eiser] komt mitsdien in beginsel het recht toe om deze publicatie van deze Foto - op grond van het hem toekomend portretrecht in de zin van artikel 21 Aw - te (doen) verbieden, reeds op grond van het enkele feit dat de Foto zonder zijn toestemming bij het Artikel is geplaatst.

Dit recht kan [eiser] alleen ontzegd worden indien geoordeeld moet worden dat hij geen redelijk belang heeft bij een verzet tegen openbaarmaking. Binnen dit kort geding is voldoende aannemelijk geworden dat een redelijk belang van [eiser] zich tegen de publicatie van de Foto bij het Artikel verzet, nu [eiser] zeer herkenbaar op de foto staat in de context van een artikel waarin zijn persoonlijke levenssfeer wordt aangetast; er worden immers gedetailleerde en niet vleiende mededelingen omtrent zijn wijze van zakendoen gedaan. Uit het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer vloeit voort dat indien de openbaarmaking van een portret inbreuk maakt op dit recht, in beginsel sprake is van een redelijk belang van de geportretteerde als bedoeld in artikel 21 van de Auteurswet dat zich tegen die openbaarmaking verzet (HR 1 juli 1988, NJ 1988, 1000). Dat de belangen van [gedaagden]. bij plaatsing en handhaving in deze zwaarder wegen dan het belang van [eiser] bij verwijdering van de Foto bij het Artikel is niet aannemelijk geworden. Weliswaar is sprake van een zeker belang van [gedaagden]. (zie hierna onder 5.9) bij het verstrekken van informatie, maar niet aannemelijk is geworden dat daartoe de Foto noodzakelijk zou zijn; daarbij is in aanmerking genomen dat de aard van de waarschuwing niet meebrengt dat voor het algemene publiek, dat [eiser] van de Foto zonder meer zal herkennen, zodanige herkenning zinvol, laat staan nodig is. [gedaagden]. hebben op dat punt ook niets concreets gesteld.

Dictum

 veroordeelt [gedaagden]. hoofdelijk om binnen 3 dagen na betekening van dit vonnis, de het bij het Artikel (zie 2.5) geplaatste Foto van [eiser] van de website [W] te verwijderen, zulks op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 50,00 per dag voor elke dag dat daaraan niet is voldaan met een maximum van € 2.500,00 aan te verbeuren dwangsommen;

Op andere blogs:
SOLV (Geslaagd beroep op portretrecht, vier jaar na dato)

J.G. Reus, Handhaving en inperking van de auteursrechtelijke thuiskopie-exceptie: balans verstoord of logische vervolgstap in de strijd tegen file sharing en het handhaven van auteursrecht op internet? Universiteit Utrecht 2012.

Bijdrage ingezonden door Jurre Reus.

Auteursrecht. Thuiskopieheffing. Filesharing. Downloadverbod. Illegale file sharing ondermijnt al jaren de legitimiteit van het auteursrecht op internet. Reeds in 2009 werd voorgesteld het thans nog op grond van de thuiskopie-exceptie toegestane downloaden uit evident illegale bron onrechtmatig te verklaren. Het maken van kopieën van ongeautoriseerd openbaargemaakte werken zou hiermee tot een einde moeten komen, terwijl handhaving bij gebruikers onwenselijk wordt geacht. De huidige (inmiddels demissionaire) regering hecht vooral waarde aan een downloadverbod om de file-sharing-faciliterende tussenpersonen beter te kunnen aanpakken.

De realiteit is echter dat dit reeds in het huidig wettelijk kader goed mogelijk is, omdat het belangrijkste aspect van file sharing (het openbaar maken/verspreiden) van auteursrechtelijk materiaal al onrechtmatig is. Ook het ‘uploaden’ met bijvoorbeeld BitTorrent is om die reden niet toegestaan, maar dit heeft gebruikers allerminst doen terugschrikken. De vraag roept zich op in hoeverre repressieve maatregelen de legitimiteit van het auteursrecht op internet kunnen herstellen.

Het afschaffen van de aan de thuiskopie-exceptie gerelateerde thuiskopieheffing (zoals vorig jaar voorgesteld) lijkt daarom op dit moment evenmin verstandig. De heffing is zeker niet ideaal, maar zorgt voor enige inkomsten.

De discussie rondom file sharing zou zich bij voorkeur niet in de eerste plaats moeten richten op het aanpakken van individuele gebruikers, maar meer gericht moeten zijn op het compenseren van auteurs/makers, het ontwikkelen van serieuze, laagdrempelige digitale alternatieven en het effectief bestrijden van illegaal aanbod. Dat dit laatste van belang is, is evident.

Lees de masterscriptie van J.G. Reus (Universiteit Utrecht), hier.

CBB 24 mei 2012, LJN BW6327 (Stichting Commerciële Omroep Exploitatie Zuid-Holland tegen NMa en Vereniging BUMA)

In navolging van IEF 8144. Het betreft een klacht van eiseres tegen de tarieven die Buma in rekening brengt bij radio-omroepen. Eiseres meent dat Buma, door prijsdiscriminatie en excessieve tarieven,  misbruik maakt van haar economische machtspositie en daarmee art. 24 Mw overtreedt. Voorts klaagt eiseres dat de door Buma met buitenlandse collectieve beheersorganisaties gesloten wederkerigheidsovereenkomsten in strijd zijn met art. 6 Mw. Deze klacht is afgewezen, het bezwaar en beroep worden ongegrond verklaard.

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven concludeert dat door de NMa voldoende toereikend onderzoek is gedaan waaruit is voortgekomen dat de Vereniging BUMA geen misbruik maakt van een economische machtspositie. Er is terecht geen aanleiding geweest om nader onderzoek in te stellen.

5.3  Naar aanleiding van het gestelde in de klacht en van de gegevens en bescheiden die door appellante als klaagster bij deze klacht en nadien zijn overgelegd, alsmede naar aanleiding van andere klachten, tips en signalen, heeft NMa onderzoek verricht. NMa heeft bij Buma, wier gedragingen voorwerp vormen van deze klacht, informatie ingewonnen over de door haar gehanteerde tariefsystemen.

NMa heeft op grond van de verkregen informatie geconcludeerd dat een vorm van uitsluiting als gevolg van prijsdiscriminatie door Buma niet aannemelijk is geworden. Hij heeft hierbij overwogen dat in de klacht niet is vermeld welke uitsluitende effecten optreden als gevolg van de manier waarop Buma prijsdiscriminatie zou toepassen. NMa heeft voorts onderzocht of prijsdiscriminatie door Buma tot uitbuiting van appellante zou kunnen leiden doordat het tarief dat zij aan appellante in rekening brengt als excessief zou kunnen worden aangemerkt. Een veel gebruikte methode om te achterhalen of sprake is van excessieve tarieven, op basis van kostenoriëntatie, was naar de opvatting van NMa niet mogelijk omdat het tarief niet of nauwelijks kan worden gerelateerd aan kosten. Een alternatieve methode, internationale kostenvergelijking, leverde een sterk wisselend beeld op. Niet kon worden gesteld dat het tarief dat Buma voor 2006 voor appellante hanteerde, over de hele linie aanzienlijk hoger was dan dat in de vergelijkingslanden, laat staan enkele malen hoger, zoals het geval was in het hiervoor genoemde arrest van het Hof van Justitie van 13 juli 1989. De tweede alternatieve methode die het achterhalen van de welvaartseffecten behelst, bleek niet praktisch uitvoerbaar.

5.4  Appellante heeft in hoger beroep niet beargumenteerd waarom de tariefdifferentiatie zoals die door NMa is vastgesteld zou kunnen leiden tot uitsluiting van de markt noch heeft appellante enig argument aangevoerd tegen de motivering van NMa waarom een uitsluitingseffect van tariefdifferentiatie door Buma niet waarschijnlijk is. Onder deze omstandigheden is niet gebleken dat NMa tekort is geschoten in het onderzoek van de klacht dat tariefdifferentiatie van Buma leidt tot uitsluiting van marktdeelnemers en om die reden in strijd zou zijn met artikel 24 Mw.

5.5  Met betrekking tot het beroep van appellante op het arrest van het Hof van Justitie van 11 december 2008 volstaat op te merken dat dit arrest bevestigt dat tariefdifferentiatie op zich niet voldoende is om als misbruik te kunnen worden gekwalificeerd. Andere omstandigheden dan die door NMa in het besluit in aanmerking zijn genomen en die zouden kunnen meebrengen dat het tariefsysteem dat door Buma in de periode 1 januari 2007 tot 1 januari 2010 werd gehanteerd wel als misbruik zou kunnen worden aangemerkt en die daarom aanleiding tot nader onderzoek door NMa zouden moeten vormen, zijn door appellante niet gesteld.

5.8  Het vorenoverwogene leidt het College tot de slotsom dat NMa, aangezien hij op basis van het reeds uitgevoerde onderzoek geen misbruik van een economische machtspositie heeft kunnen vaststellen en appellante vervolgens onvoldoende indicaties voor bedoeld misbruik heeft aangedragen, terecht geen aanleiding heeft gezien een nader onderzoek in te stellen. Het College onderschrijft de conclusie van de rechtbank dat geen grond bestaat voor het oordeel dat het onderzoek van NMa ontoereikend is geweest. De aangevallen uitspraak dient derhalve te worden bevestigd.

Gerecht EU 24 mei 2012, zaak T-152/11 (TMS Trademark-Schutzrechtsverwertungsgesellschaft tegen OHIM/Comercial Jacinto Parera)
Gemeenschapsmerkenrecht. De vervallenverklaring van het door Comercial Jacinto Parera gevoerde beeldmerk MAD (klasse 25) is gevorderd. De nietigheidsafdeling wijst de vordering deels toe, het beroep wordt verworpen. Middel: Er is sprake van schending van de artt. 15 en 51, want op basis van de bewijsstukken had de Kamer van Beroep niet mogen concluderen dat het beeldmerk voor kledingsstukken normaal is gebruikt.

Het Gerecht EU wijst het middel af. Er is geen fout gemaakt door de Kamer van Beroep in de vaststelling dat het beeldmerk voor kledingstukken wel normaal is gebruikt (zie meer foto's van gebruik in de uitspraak).

77 Il résulte de l’ensemble de ces éléments de preuve soumis à l’appréciation de la chambre de recours que c’est sans commettre d’erreur que cette dernière a établi sur la base de certains éléments qui lui étaient soumis que le titulaire de la marque communautaire avait démontré l’usage sérieux de la marque antérieure. En effet, les catalogues, les brochures et les revues sont étayés par des factures, des déclarations d’acheteurs et de clients, des factures de l’imprimerie où les documents publicitaires ont été imprimés, des exemples d’étiquettes et d’emballages revêtus de la marque antérieure ainsi que d’une déclaration de l’administrateur du titulaire de ladite marque. Par ailleurs, les factures et les déclarations de clients ont été déposées à titre exemplatif.

78 Il s’ensuit que, sans préjudice de l’erreur commise par la chambre de recours concernant l’absence de prise en considération des annexes II‑8 à II‑11 et II‑13, le moyen unique doit être rejeté ainsi que le recours dans son ensemble.

Gerecht EU 24 mei 2012, zaak T-169/10 (Grupo Osborne tegen OHIM/Industria Licorera Quezalteca)

Gemeenschapsmerkenrecht. In de oppositieprocedure komt aanvrager van het woordmerk TORO XL de houdster van het beeldmerk met woordelement XL. De oppositieafdeling wijst de oppositie af, in beroep wordt deze toegewezen. Middel: artikel 8(1)(b).

Het Gerecht EU vernietigt de beslissing van de Kamer van Beroep. Toro is het meest onderscheidende element van het woordmerk, de letters XL laten het publiek niet direct denken aan bepaalde producten.

56      Or, compte tenu des différences entre les marques en cause sur les plans visuel, phonétique et conceptuel, à tout le moins à l’égard des consommateurs espagnols, italiens, français et portugais, ainsi que du faible caractère distinctif de l’élément verbal « xl », commun aux marques en cause, il est peu probable que le public pertinent attribue au titulaire de la marque antérieure l’origine des produits couverts par la marque demandée. En effet, l’impression d’ensemble de la marque demandée, au sein de laquelle l’élément verbal « toro » est l’élément le plus distinctif, et sans que la combinaison de lettres « xl » ne détienne au sein de cette marque une position distinctive autonome, ne saurait être telle que le public pertinent soit conduit à croire que les produits en cause proviennent d’une même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

57      Dès lors, il convient de constater que l’identité des produits concernés ne peut compenser les différences existant entre les marques en cause. Il s’ensuit que la chambre de recours a erronément conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.