Een bijdrage van Joran Spauwen, Kennedy Van der Laan.

Het rommelt bij de BUMA’s en SENA’s van Europa, omdat het Hof van Justitie van de Europese Unie een opmerkelijke uitspraak heeft gedaan over de verplichte vergoeding voor wachtkamermuziek [red. IEF 11045]. Het aanzetten van een radio in je bedrijf kan ertoe leiden dat je als ondernemer verplicht bent een vergoeding te betalen aan de componist, muzikant en platenmaatschappij. Dit bedrag betaal je niet aan hen direct, maar aan de zogenaamde collectieve beheersorganisaties die verantwoordelijk zijn voor de inning. Het auteursrecht en het naburig recht bepalen dat toestemming van de rechthebbende nodig is voor openbaarmaking van een werk. De beheersorganisaties in kwestie (BUMA en SENA) hanteren de volgende nogal ruime regel om te bepalen wat een openbaarmaking op het werk is: “Maakt u in uw onderneming gebruik van muziek, tv-beelden of kopieën uit boeken, tijdschriften, kranten of andere publicaties? Dan heeft u een licentie nodig (..)”. Deze ruime interpretatie van de wet staat op losse schroeven nu het Hof van Justitie heeft bepaald dat een tandarts voor zijn wachtkamermuziek geen vergoeding hoeft te betalen.

Dat betekent niet dat bedrijven vanaf nu verlost zijn van periodieke muziekaanslagen. De uitspraak van het Hof is vrij specifiek en kan niet zomaar één op één worden toegepast op andere BUMA/SENA-situaties. Ten eerste bestaat er een verschil tussen de vergoeding voor de componist (op basis van het auteursrecht) en de vergoeding voor de muzikant en platenmaatschappij (op basis van het ‘naburig recht’). In deze uitspraak werd alleen uitleg gevraagd over het naburig recht van de muzikant en platenmaatschappij. Ten tweede hebben nationale rechters een zekere mate van vrijheid bij hun interpretatie van een uitspraak van het Hof van Justitie. Het is dus niet duidelijk wat voor gevolgen deze ontwikkeling precies heeft voor de Nederlandse situatie. Wel is duidelijk dat de uitspraak voor flink wat beroering heeft gezorgd.

Conclusie van het Hof

De kwestie betrof de Italiaanse tandarts Del Corso die weigerde te betalen voor de radiomuziek die hij in zijn wachtkamer afspeelde. SCF, de Italiaanse SENA, was het hier niet mee eens en spande een zaak aan. Dit leidde uiteindelijk tot de vraag of het aanzetten van de radio in de wachtkamer van Del Corso moest worden gezien als een zogenaamde “mededeling aan het publiek”. Dit begrip komt uit de Europese verhuurrichtlijn, maar is ook te vinden in andere richtlijnen die auteurs- en naburig rechten regelen. Binnen die context heeft het Hof van Justitie dit begrip eerder uitgelegd. Zo is bijvoorbeeld bepaald dat het aanbieden van televisie in een hotelkamer en het uitzenden van voetbalwedstrijden in een kroeg een “mededeling aan het publiek” zijn.

Volgens het Hof ligt dit bij wachtkamermuziek anders. Ook al maakt de tandarts het horen van de radiomuziek doelbewust mogelijk, zijn klantenkring en het aantal gelijktijdige luisteraars zijn te beperkt om te spreken van een publiek in de zin van Europese regelgeving. Bovendien, zo redeneert het Hof, heeft de tandarts de radio niet aangezet met een winstoogmerk. Het Hof stelt dus eigenlijk drie criteria vast: 1. De aard en omvang van de klantenkring; 2. Het aantal gelijktijge luisteraars; en 3. het winstoogmerk met betrekking tot de uitzending. BUMA en SENA’s positie dat alle ondernemers die muziek laten horen een vergoeding moeten betalen wringt hier uiteraard. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de collectieve beheerorganisaties snel een persbericht de deur uit hebben gedaan om hun beleid in het licht van deze uitspraak te rechtvaardigen.

Reactie BUMA en SENA

BUMA houdt het simpel en stelt dat de uitspraak alleen ziet op het naburige recht, waarvoor zusje SENA verantwoordelijk is. Dat lijkt iets te kort door de bocht. Het klopt dat het Hof in deze uitspraak zegt dat de Europese regeling voor naburig recht “geïndividualiseerd”, dus op zichzelf, moet worden beoordeeld. Echter, het Hof koppelt een aantal criteria uit deze regeling aan gelijkluidende criteria binnen het auteursrecht, zoals het begrip ‘publiek’ dat al eerder is uitgewerkt in uitspraken over uitzend- en mededelingsrechten in auteursrechtelijke zin. De conclusie van het Hof dat het wachtkamerpubliek niet aan dit gezamelijke criterium voldoet is dus tot op zekere hoogte ook van belang voor BUMA. Daarnaast verwijst BUMA naar het onderscheid dat het Hof maakt tussen het auteursrecht als verbodsrecht en het naburige recht als vergoedingsrecht. BUMA veronderstelt daarom dat het winstoogmerk enkel een rol speelt bij naburige rechten. Wat we precies met het winstoogmerkcriterium aan moeten is nog tamelijk onduidelijk. Het is op zijn minst vernieuwend binnen deze context. De wet vereist voor een inbreuk niet dat het ongeautoriseerde gebruik ook een winstoogmerk heeft. Het is echter onjuist dat het criterium enkel binnen het naburig recht een rol speelt. Het Hof heeft in een eerdere auteursrechtelijke uitspraak (Premier League) het winstoogmerk bij haar beoordeling betrokken en verwijst ook in deze uitspraak naar die overweging. Het criterium is dus wel degelijk van invloed op BUMA’s beleid.

SENA stelt zich op het standpunt dat de Nederlandse rechter uiteindelijk moet beoordelen of de specifieke feiten van een geval voldoen aan de toets die het Hof van Justitie heeft neergelegd. Zij gaat ervan uit dat steeds opnieuw moet worden gekeken of een ondernemer met de muziek in zijn wachtkamer een winstoogmerk heeft. SENA lijkt van mening dat dit altijd het geval is. Daargelaten of deze analyse juist is, heeft het Hof naast het winstoogmerk ook andere criteria betrokken die SENA onbesproken laat. Zo kan ik mij voorstellen dat het Hof’s conclusie dat een wachtkamer te besloten is om van een publiek te spreken voor SENA’s beleid van belang kan zijn.

Samengevat kan uit deze uitspraak een soort minimumgrens worden afgeleid voor de omvang van het publiek waarvoor een vergoeding verschuldigd is indien hem een ‘mededeling’ wordt gedaan. Voor een gering aantal toehoorders hoeft daarom niet te worden betaald. Daarnaast lijkt het winstoogmerk steeds meer een rol te gaan spelen bij het al dan niet vergoedingsplichtig gebruik van auteurs- en nabuurrechtelijk beschermd materiaal. Het is overigens opmerkelijk dat zowel SENA als BUMA in hun reactie de nadruk leggen op dit winstoogmerkcriterium. Het Hof hecht op zijn minst evenveel belang aan de geringe omvang van het wachtkamerpubliek. Dit criterium is begrijpelijker en heeft mogelijk meer impact op het beleid van beide organisaties. Over de precieze betekenis tasten we echter nog in het duister. De uitspraak is gedaan in het kader van het naburige recht en de uiteindelijke toepassing hangt af van de uitleg van de Nederlandse rechter. Het wachten is op de eerste Nederlandse tandarts die tegen een aanslag van SENA in het verweer komt.

Lees ook:
Overzicht auteursrechtpraktijk (IEF 10559)
IE-Forum 11090 (prof. Visser, Een tandarts zonder winstoogmerk)
IEF 11045 (Wachtkamergelden (arrest))
IEF 11056 (Het is lente in de ogen van de Turijnse tandartsassistente)
IEF 11091 (De ene mededeling aan het publiek is de andere niet)
IPKat (From Curia to Caries: music to the public in the dentist's chair, incl. tandartsmuzieksuggesties)
KluwerCopyrightBlog (Music broadcasting at the dentist’s and in hotel rooms: any right to an equitable remuneration for the phonogram producers? The CJEU clarifies the notion of “communication to the public”Music broadcasting at the dentist’s and in hotel rooms: any right to an equitable remuneration for the phonogram producers? The CJEU clarifies the notion of “communication to the public”)
Wieringa Advocaten (HvJEU: beschikbaar stellen van CD + afspeelapparatuur = openbaarmaking (en tandartsbezoekers zijn geen publiek) - I) + deel II)

Hieronder een selectie van hoofdartikelen en jurisprudentie uit de bladen van maart 2012:

Berichten IE: website.
AMI: website.
BMM Bulletin: website.

Hof 's-Gravenhage 10 april 20112, LJN BW1078 (NORMA tegen NLKabel c.s.)

Uitspraak ingezonden door Christiaan Alberdingk Thijm, SOLV.

In navolging van IEF 7522. In't kort: Geschil tussen Norma en de kabelexploitanten over de vraag of sprake is van 'heruitzenden' door de kabelexploitanten in de zin van artikel 14a WNR. Het hof oordeelt dat dit artikel ziet op secundaire openbaarmaking, maar dat in de huidige situatie het handelen van de kabelexploitanten niet als zodanig is aan te merken omdat de omroepen bij het aanleveren van de programmasignalen aan de kabelexploitanten geen (primaire) openbaarmaking (meer) verrichten. De omschrijving in de door Norma met de rechthebbenden gesloten overeenkomsten, dat alle rechten op het gehele repertoire aan Norma worden overgedragen, voldoet niet aan de bepaaldheidseis van artikel 3:84 lid 2 BW.

Is 'heruitzenden' secundaire openbaarmaking of ook primaire openbaarmaking?

4.13 Het voorgaande voert tot de conclusie dat van 'doorgifte via de kabel' in de zin van de artikelen 1 lid 3 en 9 SatKabRichtlijn eerst sprake kan zijn wanneer daaraan een openbaarmaking is voorafgegaan, zodat met dat begrip op 'secundaire openbaarmaking' wordt gedoeld. Het begrip 'heruitzenden' in artikel 14a WNR moet in dezelfde zin worden uitgelegd, dus overeenkomstig de bedoeling die de Nederlandse wetgever met de definities van artikel 1.g en h WNR heeft gehad, ook al stammen deze definities van een aantal jaren voor de invoering van artikel 14a WNR en werden met die definities andere doelen nagestreefd dan met dit artikel. De argumenten a)(1) en (2) van Norma treffen derhalve geen doel. Ook Norma's verwijzing (MvG onder 321-324) naar de kabelovereenkomsten die andere collectieve belangenorganisaties dan Norma met de kabelexploitanten hebben gesloten, is niet steekhoudend. Daaraan kan geen enkel argument worden ontleend voor de uitleg van artikel 14a WNR, en al helemaal niet voor de uitleg van artikel 9 SatKabRichtlijn. Het in rov. 4.7 genoemde standpunt van Norma gaat bijgevolg evenmin op.

Vormt het handelen van de kabelexploitanten 'heruitzenden'?

4.14 Omdat de omroepen in de huidige situatie niet openbaar maken (zie de rovv. 4.1-4.6) kan het handelen van de kabelexploitanten niet als secundaire openbaarmaking worden betiteld, maar moet dit als een primaire openbaarmaking worden gezien. Gezien het onder 4.13 overwogene moet derhalve worden geoordeeld dat de kabelexploitanten niet 'heruitzenden' in de zin van artikel 14a WNR, zodat Norma zich thans niet met vrucht op dit artikel kan beroepen.

4.15 Ten overvloede overweegt het hof nog dat deze uitkomst bevestiging vindt in het navolgende. Indien, zoals Norma bepleit, een organisatie ter collectieve belangenbehartiging op de voet van artikel 14a WNR/artikel 9 SatKabRichtlijn exclusief bevoegd zou zijn om, ook tegen de wil van een individuele rechthebbende, toestemming te verlenen voor primaire openbaarmaking door de kabelexploitanten, dan zou dat tot gevolg hebben dat die individuele rechthebbende - die in een constellatie als hier aan de orde, aan zijn naburig recht geen verbodsrecht ten aanzien van handelingen vóór de eerste openbaarmaking kan ontlenen - op geen enkel moment kan verhinderen dat zijn uitvoering aan het publiek ter beschikking wordt gesteld. De toekenning van een exclusief recht op een uitvoering impliceert evenwel dat een uitvoerend kunstenaar dat wel moet kunnen (vergelijk HvJEU 9 februari 2012 inzake 'Luksan/Van der Let', zaak C-277/10, punten 66 t/m 72). De door Norma voorgestane uitleg van artikel 9 SatKabRichtlijn komt in strijd met dit uitgangspunt en kan daarom niet worden gevolgd. Bij de onder 4.13 als juist aanvaarde uitleg doet het zo-even gesignaleerde bezwaar zich niet voor. Daarbij kan een individuele naburig rechthebbende zich immers wel zelf verzetten tegen de primaire openbaarmaking, waarover een organisatie ter behartiging van collectieve belangen geen zeggenschap heeft. Wanneer de rechthebbende zijn verzetsrecht gebruikt tegen de primaire openbaarmaking kan ook geen secundaire openbaarmaking volgen. Dit betekent dat hij bij de in rov. 4.13 gegeven uitleg effectief kan verhinderen dat zijn uitvoering aan het publiek ter beschikking komt. Aan dit een en ander doet overigens niet af dat als regel uitvoerend kunstenaars zich toch niet tegen openbaarmaking zullen kunnen verzetten hetzij omdat zij daarvoor (impliciet) toestemming hebben gegeven hetzij omdat hun rechten (aan de producent) zijn overgedragen.

Voldoende bepaaldheid?

5.3 Tegenover het verweer van de kabelaars dat in de exploitatie-overeenkomsten niet is voldaan aan bepaaldheidseis van artikel 3:84 lid 2 BW heeft Norma aangevoerd dat juist bij een algehele overdracht als hier aan de orde, waarbij het voorwerp 'alle rechten' is en niets bij de vervreemder blijft (CvR onder 46), is voldaan aan de eis dat het voorwerp naar onderwerp en karakter voldoende is bepaald. Het is, aldus Norma (punt 73 pleitnota in de eerste aanleg), duidelijk wat wordt overgedragen, namelijk alle rechten die nog ontstaan, zodat het naar objectieve maatstaven 'kinderlijk eenvoudig' is om vast te stellen om welk repertoire het gaat: het gehele toekomstige repertoire.

5.10 De slotsom luidt dat het onbepaaldheidsverweer van de kabelaars doel treft, en dat geen rechtsgeldige overdracht van naburige rechten en/of daaraan verbonden bevoegdheden aan Norma heeft plaatsgevonden. Grief X faalt derhalve.

Lees het arrest hier (LJN BW1078, grosse zaaknr. 200.036.425/01).

Op andere blogs:
FNV/Kiem (NORMA verliest zaak tegen staat)
Villamedia (NORMA verliest zaak kabelaars)

Wrakingskamer rechtbank 's-Gravenhage 6 april 2012, HA RK  12-125 (T-Mobile/Tele2/KPN/Telfort tegen Stichting BREIN strekkende tot wraking mr. Blok)

Wrakingsverzoek wordt afgewezen. Verzoekster hebben aangevoerd dat de vrees dat de voorzieningenrechter vooringenomen is objectief gerechtvaardigd is, aangezien hij - als voorzitter nog wel -  deel uitmaakte van de meervoudige kamer die vonnis heeft gewezen in de bodemzaak van Stichting BREIN tegen Ziggo en XS4ALL.

De voorzieningenrechter heeft zich op het standpunt gesteld dat het enkele feit dat een rechter betrokken is geweest bij een eerdere beslissing niet impliceert dat die rechter vooringenomen is, terwijl die omstandigheid evenmin de vrees rechtvaardigt ten aanzien van diens vooringenomenheid.

Dictum: Bij de beoordeling van een beroep op het ontbreken van onpartijdigheid ex artikel 6 EVRM dient uitgangspunt te zijn dat een rechter uit  hoofde van zijn aanstelling moet worden vermoed onpartijdig te zijn, tenzij zich een uitzonderlijke omstandigheid voordoet die een zwaarwegende aanwijzing oplevert voor het oordeel dat een rechter jegens een rechtzoekende een vooringenomenheid koestert, althans dat de bij een rechtzoekende dienaangaande bestaande vrees objectief gerechtvaardigd is.

Van een dergelijke uitzonderlijk omstandigheid is geen sprake. Vooropgesteld dient te worden dat verzoeksters geen partij waren in de bodemzaak waarnaar zij verwijzen, zodat reeds daarom niet valt in te zien dat de vrees voor vooringenomenhei jegens hen objectief gerechtvaardigd is. Dat de partijen i n de bodemzaak en het kort geding vergelijkbaar zijn, en dat de vorderingen in kort ggeding inhoudelijk overeenkomen met die waarop in de hoofdzaak is beslist, zoals verzoeksters stellen, maakt dat oordeel niet anders: uitgangspunt is dat de voorzieningenrechter het kort geding op de eigen merites zal beoordelen.

WIPO/M. Senftleben, Study on misappropriation of signs, CDIP/9/INF/5 ANNEX.

Deze studie verkent het begrip "publiek domein" in het merkenrecht. Hierin worden de huidige juridische constructies om bepaald merkgebruik toe te staan gepresenteerd. Er is een zes pagina's tellende executive summary. Waarin onder andere staat:

Trademark law offers different legal instruments to keep signs and certain forms of use free. 

Firstly, signs may be kept free by generally excluding them from registration and protection as trademarks, for instance, on the grounds that the sign is contrary to morality or public order, that it is not visually perceptible or incapable of graphical representation, or that the grant of trademark protection would amount to awarding exclusive rights to the product itself rather than protecting a source identifier attached to the product.  Exclusions of this kind have an absolute effect in the sense that the acquisition of trademark rights is generally impossible, even if the sign concerned is inherently distinctive or has acquired distinctive character as a result of use in trade.

Secondly, signs incapable of satisfying the basic protection requirement of distinctiveness remain free of trademark rights.  This second legal instrument has a less absolute effect, because the required distinctiveness may be obtained through use of the sign in the course of trade.  The obstacle to trademark registration and protection resulting from the requirement of distinctiveness can thus be overcome by marketing efforts presenting the sign concerned as a reference to one particular commercial origin to the consuming public.

Thirdly, it is to be considered that the grant of trademark protection does not give the trademark owner general control over the use of the protected sign.  Exclusive trademark rights are limited in several respects, particularly to use in the course of trade, use as a trademark and use that is likely to confuse consumers, dilute the distinctiveness or reputation of the trademark, or take unfair advantage of the trademark.  Even in the case of protection as a trademark, forms of use falling outside these protected areas remain free.  These inherent limits of trademark rights may become particularly relevant with regard to use for private, religious, cultural, educational or political purposes.

Fourthly, specific exceptions to trademark rights may be adopted at the national level to exempt certain forms of use that are deemed particularly important to satisfy domestic social, cultural or economic needs.  These exceptions must remain limited, and must take account of the legitimate interests of the trademark owner and third parties, such as consumers.

Lees de volledige 295 pagina's tellende ANNEX hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam 6 april 2012, LJN BW1132 (Stichting Nederlands Philharmonisch Orkest tegen Stichting Nederlands Symfonieorkest)

Uitspraak mede ingezonden door Marc de Boer, Boekx.

Rechtspraak.nl: Gedaagde (Nederlands Symfonieorkest) wordt veroordeeld om haar inbreuk op de merkrechten van eiseres (Nederlands Philharmonisch Orkest) met betrekking tot het gebruik van het teken NedSo te staken en gestaakt te houden. Voor het overige worden de vorderingen van eiseres afgewezen. De voorzieningenrechter is van oordeel dat gedaagde met de volledige naam Nederlands Symfonieorkest geen inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrechten van eiseres. Gedaagde kan het gebruik van de volledige naam evenmin worden verboden op grond van tussen partijen in 1996 gemaakte afspraken. Wel is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagde met de afkorting NedSo op grond van artikel 20.2 lid 1 sub b BVIE inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres. Met betrekking tot de afkorting geldt dat deze zodanig met het merk Nedpho van eiseres overeenstemt dat verwarring te duchten is. De vordering tegen het gebruik van de afkorting NedSo ligt derhalve voor toewijzing gereed.

Voor de vraag of uit de in dit verband overgelegde correspondentie kan worden begrepen dat tussen partijen was afgesproken dat gedaagde nimmer de naam Nederlands Symfonieorkest zou gaan gebruiken is een nader onderzoek naar de feiten nodig waarvoor een kort geding zich niet leent. Afbeelding: geneco.nl

2.2.  Eiseres is houdster van de volgende Benelux merkregistraties:

•  het woordmerk ‘NedPho’, met inschrijfnummer 0776698, van 17 augustus 2005, voor waren en diensten in de klassen 9, 35 en 41 voor onder meer ‘Magnetische gegevensdragers, reclame en het uitvoeren van muziek door een orkest’;

•  het woordmerk ‘NEDERLANDS PHILHARMONISCH ORKEST’, met inschrijfnummer 0157478, van 29 december 1987, voor waren en diensten in klasse 41 voor ‘het uitvoeren van muziek’.

3.1.  Eiseres vordert, samengevat, op straffe van dwangsommen gedaagde te gebieden:

Primair: om onmiddellijk na betekening van dit vonnis haar onrechtmatig handelen jegens eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen ieder gebruik van ‘NedSo’ en/of ‘Nederlands Symfonieorkest’ en ieder daarmee overeenstemmende uiting, en haar verplichtingen onder de met eiseres gemaakte afspraken na te komen.

Subsidiair: om onmiddellijk na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de merkrechten en handelsnaamrechten van eiseres te staken en gestaakt te houden, waaronder begrepen het gebruik van de domeinnaam www.nedso.nl, alsmede ieder ander gebruik van het teken ‘NedSo’ en/of ‘Nederlands Symfonie Orkest’ dan wel daarmee overeenstemmende tekens.

Eiseres heeft ten slotte gevorderd om gedaagde te veroordelen in de volledige proceskosten en om de termijn waarbinnen zij een bodemprocedure aanhangig zal dienen te maken te bepalen op zes maanden.

4.2.  Met betrekking tot het bevoegdheidsverweer overweegt de voorzieningenrechter als volgt. Vaststaat dat, hoewel gedaagde is gevestigd in Enschede, zij in geheel Nederland en dus ook in Amsterdam, gebruik maakt van haar naam en afkorting. Het gestelde onrechtmatig handelen (vanwege het schenden van de gemaakte afspraken) en de gestelde inbreuk op de merk- en handelsnaamrechten vindt dan ook onder meer in het arrondissement Amsterdam plaats. De voorzieningenrechter te Amsterdam is derhalve bevoegd om van de vorderingen kennis te nemen.

4.4.  Gedaagde heeft met betrekking tot de door eiseres gestelde inbreuk op haar merkrecht allereerst aangevoerd dat de merken NedPho en Nederlands Philharmonisch Orkest als gevolg van hun beschrijvende karakter onderscheidend vermogen missen en daarom nietig zijn. Eiseres heeft dit bestreden en zich op het standpunt gesteld dat haar merknamen door inburgering alsnog onderscheidend vermogen hebben verkregen. Zij heeft ter onderbouwing van haar standpunt als productie 17 en verder stukken in het geding gebracht waaronder drukwerken, concertagenda’s en promotiemateriaal waaruit volgens haar blijkt dat haar merken bekende merken zijn (geworden) in de Benelux. Volgens eiseres heeft haar prominente rol binnen de Nederlandse muziekwereld, als hoofdbespeler van het internationaal beroemde Concertgebouw en als vast begeleidingsorkest van De Nederlandse Opera, haar bekendheid bezorgd die over de landsgrenzen heengaat. Gelet op dit gemotiveerde standpunt van eiseres kan voorshands niet worden uitgesloten dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat de merken van eiseres in de Benelux zijn ingeburgerd en een beroep op nietigheid van de merken niet zal slagen. In dit stadium wordt er dan ook vanuit gegaan dat er sprake is van twee geldige merken.

4.6. (..) Daarnaast is de voorzieningenrechter met gedaagde van oordeel dat de gemiddeld geïnformeerde consument van klassieke concerten ervan op de hoogte is dat een Philharmonisch- en Symfonieorkest vaak naast elkaar bestaan, hetgeen over de gehele wereld ook het geval is zoals blijkt uit de opsomming die gedaagde ter zitting heeft gegeven (waaronder Berliner Philharmoniker-Berliner Symphoniker, London Philharmonic Orchestra-London Symphony Orchestra en New York Philharmonic Orchestra-New York Symphony Orchestra). Ten slotte is in dit kader van belang dat gedaagde waar mogelijk als ondertitel van Nederlands Symfonieorkest ‘het orkest van het oosten’ gebruikt.

Van inbreuk op grond van artikel 2.20, lid 1 sub b BVIE is derhalve geen sprake.

4.7. (...) Zoals hiervoor onder 4.4 reeds is overwogen kan voorshands niet worden uitgesloten dat het merk Nederlands Philharmonisch Orkest bekendheid geniet in de Benelux, maar gedaagde heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat zij een geldige reden voor het gebruik van de naam Nederlands Symfonieorkest heeft omdat zij de Engelse benaming reeds jaren in het buitenland gebruikt en onder deze naam ook cd’s op de Nederlands markt brengt. Daarnaast heeft gedaagde aannemelijk gemaakt dat de naam beter dan ‘het Orkest van het Oosten’ aansluit bij de ontwikkeling die zij thans doormaakt waaronder een uitbreiding van haar werkgebied. Verder heeft eiseres niet, althans onvoldoende, aannemelijk gemaakt dat met het gebruik van het teken Nederlands Symfonieorkest door gedaagde ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van eiseres.

Ook een inbreuk op grond van artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE wordt derhalve niet aangenomen.

4.10.  Wel is de voorzieningenrechter van oordeel dat gedaagde met de afkorting NedSo op grond van artikel 20.2 lid 1 sub b BVIE inbreuk maakt op het merkrecht van eiseres.

Met betrekking tot deze afkorting geldt dat deze zodanig met het merk Nedpho van eiseres overeenstemt dat verwarring te duchten is. De vordering tegen het gebruik van de afkorting NedSo ligt derhalve voor toewijzing gereed.

Vzr. Rechtbank Breda 4 april 2012, LJN BW1041 (Pontifix BV tegen Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie)

Uitspraak mede ingezonden door Jan Smolders, Dohmen advocaten.

Algemeen dwangsommenrecht. Na IEF 10718 (Hof 's-Hertogenbosch): Hof is vooralsnog van oordeel dat de beroepspraktijk op commerciële wijze aan het rechtsverkeer heeft deelgenomen en dus in het kader van handelsnaamwet als onderneming kan worden aangemerkt. (Nader commentaar over het 'ondernemingsbegrip van de Hnw, IEF 10854).

In geschil: Tussen partijen is in geschil de executie van dwangsommen door gedaagden ten laste van Pontifix c.s.. Het verwijt houdt in dat inbreuk is gemaakt op het algemeen geformuleerde verbod. Dat daarvoor mogelijkheid bestaat volgt uit de woorden “met name” die voorafgaan aan de concretiseringen. Op grond van vaste rechtspraak betekent dit dat buiten twijfel dient te staan dat sprake is van een handelen als bedoeld in het verbod. Het vonnis verbiedt de "voortzetting".

Stellen / bewijzen: Gedaagden dragen de stelplicht en de bewijslast van de overtredingen; zij hebben niet gesteld dat eiser zelf informatie heeft verstrekt aan zoek-uw-bedrijf.nl en hierom voldoet zij niet aan de stelplicht. Het is niet aannemelijk gemaakt dat eiser is begonnen met informatieverstrekking met betrekking tot de bewuste namen en daarmee ook niets heeft voortgezet in de zin van het vonnis. De door gedaagden gelegde beslagen worden daarmee dus niet gerechtvaardigd en dat betekent dat deze worden opgeheven.

Proceskosten: het onderhavige executiegeschil over de tenuitvoerlegging van een verbod tot merkinbreuk valt onder het toepassingsgebied van de rechterlijke aanbeveling “Indicatietarieven in IE-zaken,”.

3.13. [gedaagden] dragen de stelplicht en bewijslast van overtredingen in een bodem executiegeschil. [gedaagden] hebben niet gesteld dat [eiser 2] zelf informatie heeft verstrekt of doen verstrekken aan “zoek-uw-bedrijf.nl”. Reeds hierom voldoen [gedaagden] niet aan hun stelplicht. Nu zij evenmin de stelling van Pontifix c.s. - dat zij in ieder geval geen informatie aan “zoek-uw-bedrijf.nl” hebben verstrekt - gemotiveerd hebben weer-sproken, dient het uitgangspunt in dit kort geding te zijn dat [eiser 2] dat ook niet heeft gedaan. Dat betekent dat niet aannemelijk is gemaakt dat [eiser 2] is begonnen met informatieverstrekking met betrekking tot de bewuste namen en daarmee dus ook niets heeft voortgezet in de zin van het vonnis. Uit het voorgaande volgt dat [gedaagden] onvoldoende feiten hebben gesteld die de nu gelegde beslagen rechtvaardigen. Dit betekent dat de vorderingen van Pontifix c.s. op de na te melden wijze zullen worden toegewezen.

3.14. De primaire vorderingen sub 1 en 2 zullen worden toegewezen. De vordering sub 3 is zonder belang en wordt afgewezen. De vordering sub 4 en de daaraan verbonden dwangsomveroordeling worden afgewezen. Een verbod om het vonnis te executeren is immers pas gerechtvaardigd als vast staat dat er geen overtreding meer zal kunnen worden vastgesteld. Dat is hier niet het geval. Op dit moment is slechts onbekend hoe “zoek-uw-bedrijf.nl” aan informatie kwam. Niet uitgesloten kan worden dat later alsnog zal blijken dat Pontifix c.s. daartoe hebben bijgedragen op een wijze die overtreding van het vonnis oplevert. De overige geschilpunten tussen partijen behoeven geen (nadere) bespreking en beslissing meer.

3.15. [gedaagden] zullen hoofdelijk, aldus dat bij betaling door de één de ander in zoverre, zal zijn bevrijd, als de in het ongelijk te stellen partij worden veroordeeld in de proces-kosten. Pontifix c.s. hebben een kostenveroordeling gevraagd op basis van artikel 1019h Rv en daartoe een proceskostenoverzicht van hun advocaat in het geding gebracht. Nu het onderhavige geding - een executiegeschil over tenuitvoerlegging van een verbod tot merkinbreuk - valt onder het toepassingsgebied van de rechterlijke aanbeveling “Indicatietarieven in IE-zaken,”, zoals gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, zullen de gevorderde proceskosten conform het overgelegde proceskostenoverzicht tot een bedrag van EURO 9.406,75 worden toegewezen. Voorts zullen [gedaagden] worden veroordeeld in het door Pontifix c.s. verschuldigde griffierecht en de exploitkosten van de dagvaarding.

Update on ACTA's referral to the European Court of Justice, IP/12/354.

Uit't persbericht: The legal submission agreed by the College of Commissioners today is a broad legal question which will allow the European Court of Justice a detailed examination of whether ACTA is in line with European Fundamental Rights such as the freedom of expression and information or data protection and the right to property including that of intellectual property. The question which has been agreed upon unanimously is: "Is the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) compatible with the European Treaties, in particular with the Charter of Fundamental Rights of the European Union?"

Rechtbank 's-Gravenhage 4 april 2012, HA ZA 11-1371 (JMQ Trading tegen Beckers Benelux B.V.)

Uitspraak mede ingezonden door Tim Smits, Koch & Van den Heuvel advocaten.

Octrooirecht. Tussenvonnis. In het kader van de overeenkomst heeft Kosta Development in opdracht van en voor Beckers B.V. een procedé ontwikkeld voor de productie van diepgevroren gepaneerde snacks en de verpakking daarvan zodat deze snacks geschikt zijn om in de magnetron te worden bereid (hierna: het procedé). Beckers B.V. is met gebruikmaking van het procedé in 2004 magnetrongeschikte kroketten en goulashkroketten gaan produceren en verkopen. Beckers B.V. heeft sindsdien aan Kosta Development opgave gedaan van door haar geproduceerde volumes en daarover de door Kosta Development periodiek gefactureerde royalty’s voldaan.

JMQ beroept zich in de onderhavige procedure tevens op het Europees octrooi met nummer EP 1 639 863 B1 voor een ‘microwave cooking process’.

Ook stelt zij dat de conclusies van het octrooi zien op een werkwijze die uitsluitend door de gebruiker van een magnetron wordt toegepast terwijl vaststaat dat Beckers zelf alleen de producten levert die door de eindgebruiker met gebruikmaking van een magnetron worden bereid zodat van directe octrooi-inbreuk nimmer sprake kan zijn. Tot slot betoogt Beckers dat JMQ geen feiten en omstandigheden heeft gesteld op grond waarvan kan worden aangenomen dat er wellicht sprake is van indirecte inbreuk.

Uiteindelijk wijst de rechtbank de vordering tot staking van octrooi-inbreuk af, ontbindt zij de overeenkomst en stelt de rechtbank JMQ in de gelegenheid opgave te doen van de op grond daarvan aan haar verschuldigde royalty's en wettelijke rente.

4.43. De rechtbank beschikt evenwel over onvoldoende informatie om te kunnen beoordelen of Beckers in de periode 1 augustus 2007 tot en met 31 juli 2008 tenminste € 25.000,-- aan royalty’s heeft betaald of dat JMQ over die periode nog royalty’s verschuldigd is. De rechtbank zal JMQ in de gelegenheid stellen om bij akte de royaltyfacturen over de betreffende periode over te leggen alsmede een opgave te doen van de op grond daarvan nog aan haar verschuldigde royalty’s en wettelijke rente.

4.45. De rechtbank zal JMQ in de gelegenheid stellen om bij akte de door Beckers aan haar verstrekte volume opgave als hiervoor in 4.44 vermeld over te leggen alsmede een opgave te doen van de op grond daarvan aan haar verschuldigde royalty’s en wettelijke rente.

5.1. ontbindt de overeenkomst tussen JMQ en Beckers;

5.2. veroordeelt Beckers om binnen 4 weken na betekening van het vonnis aan JMQ schriftelijk een door een externe registeraccountant goedgekeurde opgave te doen van de maandelijks omgezette hoeveelheid magnetrongeschikte kroketten en goulashkroketten over de periode van augustus 2008 tot en met de datum van het vonnis, zulks op straffe van een dwangsom van € 500,-- per dag of dagdeel dat Beckers in gebreke blijft hieraan te voldoen met een maximum aan te verbeuren dwangsommen van € 100.000,--;

5.3. verklaart de veroordeling onder 5.2 uitvoerbaar bij voorraad;

5.4. stelt JMQ in de gelegenheid ter rolle van 30 mei 2012 een akte te nemen waarin zij de hiervoor in 4.43 en 4.45 genoemde informatie kan overleggen en zich hierover kan uitlaten, waarna Beckers de gelegenheid krijgt tot het nemen van een antwoordakte ter rolle van 13 juni 2012;

Lees het vonnis hier (grosse, schone pdf).

Rechtbank 's-Gravenhage 4 april 2012, HA ZA 11-1637 (Converse Inc. tegen Alpi international forwarders)

Incidentele vordering tot schorsen wordt afgewezen. Hiertegen zal geen tussentijds hoger beroep openstaan zoals door Converse is verzocht, dit volgt echter al uit 337 lid 2 Rv.

2.2. Alpi vordert dat de rechtbank de onderhavige procedure zal schorsen totdat in hoogste instantie is beslist omtrent het vonnis in kort geding, met aanhouding van de proceskostenveroordeling tot het eindvonnis in deze procedure.

3.2. In dit stadium van de procedure bestaat geen reden om aan te nemen dat dit het geval zal zijn.

In het kort geding volgt een beslissing over vraag of aan Converse bij wijze van voorlopige voorziening had moeten worden toegestaan inzage te hebben in het in beslag genomen materiaal. Of en in hoeverre Converse, in geval de door Converse gevorderde voorziening definitief wordt afgewezen, de verkregen informatie in deze bodemprocedure niettemin mag gebruiken, is geen onderwerp van het kort geding en een oordeel daarover in kort geding zou de bodemrechter bovendien niet binden. Die vraag zal in voorkomend geval in deze procedure worden beantwoord wanneer dat punt relevant zal blijken te zijn voor de beslissing in de bodemzaak. Het door Alpi geschetste gevaar dat zij zal worden veroordeeld op basis van informatie die, naar achteraf blijkt, in de bodemprocedure niet mag worden gebruikt, kan zich dus niet voordoen.

3.4. Door Converse is verzocht te bepalen dat van dit vonnis geen tussentijds hoger beroep zal openstaan. Dit volgt echter al uit artikel 337 lid 2 Rv.