Gerecht EU 2 februari 2012, zaak T-596/10 (Almunia Textil tegen OHIM/FIBA Europe) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager voor het woordmerk EuroBasket komt in de oppositieprocedure houdster van nationaal en gemeenschapsbeeldmerk met het woordelement Basket (beiden sportkleding/activiteiten) tegen. De oppositie wordt er gedeeltelijk toegewezen, afwijzing van de aanvrage voor de klasse 9, 25, 28 en 41. Het beroep wordt toegewezen en de oppositie wordt afgewezen. Het middel: er is geen verwarringsgevaar.

Volgens het Gerecht EU verwijst Basket naar een bekende sport / een populaire spel. Maar er is geen sprake van verwarringsgevaar ondanks de prefix Euro en dat het oudere beeldmerk het woordelement Basket bevat. Beroep wordt afgewezen.

50. Unter diesen Umständen ist im Rahmen einer Gesamtbeurteilung der Verwechslungsgefahr angesichts des beschreibenden Charakters und der schwachen Kennzeichnungskraft des gemeinsamen Bestandteils „Basket“ sowie des Umstands, dass das maßgebliche Publikum aus den normal informierten und angemessen aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbrauchern besteht, davon auszugehen, dass die Unterschiede zwischen diesen Zeichen, die sich insbesondere aus der Präsenz des Wortes „Euro“ in der angemeldeten Marke, aus der Präsenz eines bildlichen Bestandteils in der älteren Marke und daraus ergeben, dass der gemeinsame Bestandteil „Basket“ der dominierende Bestandteil der älteren Marke, nicht aber der angemeldeten Marke ist, dafür ausreichen, dass die Ähnlichkeiten, die sich aus der Präsenz dieses gemeinsamen Bestandteils ergeben, trotz der Identität oder Ähnlichkeit der fraglichen Waren und Dienstleistungen keine Verwechslungsgefahr für die genannten Verbraucher mit sich bringen.

Op andere blogs:
Marques (Another slam-dunk delivered in General Court)

Gerecht EU 2 februari 2012, zaak T-321/09 (Skytron energy tegen OHIM) - dossier

Ville Hyvönen, CC BY SA

Gemeenschapsmerkaanvrage voor het woordmerk ARRAYBOX (voor een rij luidsprekerboxen) wordt afgewezen op absolute gronden vanwege het beschrijvende karakter en het ontbreken van onderscheidend vermogen. Het Gerecht  komt tot dezelfde conclusie.

37. Das Vorbringen der Klägerin, dass ein „array“ nur einen einzelnen Bestandteil bestimmter Waren der Klasse 9 darstelle, ist zurückzuweisen, da die Klägerin die Waren der Klasse 9 nicht bezeichnet, für die er nicht beschreibend sei.

38. Es ist daher der Schluss zu ziehen, dass das Wort „arraybox“ für die Merkmale der Waren und Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wurde, beschreibend ist.

Hof Amsterdam, nevenzittingsplaats Arnhem 13 december 2011, LJN BV2559 (appellant tegen Kranendonk Production Systems B.V.)

Procesrecht. Art. 843a jo 1019a Rv.  Tussentijds hoger beroep tegen het in het incident ex art. 843 a Rv gewezen tussenvonnis staat niet open.

In het vonnis heeft de rechtbank de incidentele vordering van Kranendonk als bedoeld in art. 843a jo 1019a Rv toegewezen en in de hoofdzaak de zaak naar de rol verwezen. De rechtsvordering ziet toe op auteursrecht, databankenrecht en onrechtmatige daad gebaseerde vorderingen in de hoofdzaak en niet de op art. 843a Rv gebaseerde vorderingen in het incident.

3.2 Het hof overweegt hiertoe als volgt. De regel dat tussentijds hoger beroep tegen tussenuitspraken is uitgesloten behoudens rechterlijk verlof daartoe, strekt ertoe fragmentatie van de instructie van de zaak, vertraging en processuele complicaties tegen te gaan en daarmee de doelmatigheid en snelheid van de procedure te bevorderen.

Bij een vonnis in een incident ex artikel 843a Rv gaat het niet om een vonnis waarbij een voorlopige voorziening wordt getroffen of geweigerd, ten aanzien waarvan wel hoger beroep kan worden ingesteld voordat het eindvonnis is gewezen. Het gaat immers niet om een voorschot op de inzet van het geding. Naar het oordeel van het hof is evenmin sprake van een (deel)vonnis, nu niet door een uitdrukkelijk dictum een eind wordt gemaakt aan het geding omtrent enig deel van de rechtsvordering die inzet is van het geding. Als rechtsvordering die inzet is van het geding tussen Kranendonk en [appellant] moet worden verstaan de (op auteursrecht, databankenrecht en onrechtmatige daad gebaseerde) vorderingen in de hoofdzaak en niet de op art. 843a Rv gebaseerde vorderingen in het incident (vgl. HR 22 januari 2010, LJN BK1639). Tussentijds hoger beroep tegen de toewijzing van die vordering in het vonnis van 18 augustus 2010 staat derhalve– behoudens verlof van de rechter – in beginsel niet open.

M. Buijnsters, 'Het ´ondernemingsbegrip´ van de Handelsnaamwet', IEF 10853.

Met commentaar van Mark Buijnsters, BRight advocaten.

Wanneer is er sprake van een “onderneming” in de zin van de Handelsnaamwet? Het antwoord op deze vraag is van groot belang bij het inroepen van enig handelsnaamrecht. Enkel een “onderneming” als zodanig kan namelijk een handelsnaam voeren en het gebruik van andere verwarringwekkende handelsnamen verbieden. Betreft het geen “onderneming” dan kan op grond van de handelsnaamwet niet opgetreden worden. Over hoe ver het ‘ondernemingsbegrip’ reikt, heeft het Hof ’s-Hertogenbosch zich recentelijk uitgesproken (IEF 10718)[1].

In het kort ging het in deze uitspraak om het gebruik van de namen ‘Tilburgs Ambulatorium Neuropsychologie’ en ‘TAN’. Deze namen werden eerst geruime tijd gebruikt door een onderzoekscentrum van de Universiteit van Tilburg en vervolgens is een maatschap onder deze namen gaan handelen. Na beëindiging van deze maatschap ontstond er een geschil over wie het recht heeft op het gebruik van deze namen. Om deze vraag te beantwoorden, diende het Hof allereerst te beoordelen in hoeverre een dergelijk onderzoekscentrum en een maatschap als “onderneming” in de zin van de Handelsnaamwet aangemerkt kunnen worden.

In de jurisprudentie (waaronder in het bekende Tandum-arrest [2]) is de volgende hoofdregel ontwikkeld. Een entiteit is een “onderneming” indien: “in een naar buiten optredend georganiseerd verband op commerciële wijze wordt deelgenomen aan het economisch verkeer, waarbij het oogmerk om materieel voordeel te behalen bestaat, dan wel dat men in concurrentie treedt met derden, die op commerciële wijze aan het economisch verkeer deelnemen. Wordt door een entiteit aan deze criteria voldaan, dan is zij een onderneming in de zin van de Handelsnaamwet en geniet de door haar gebruikte naam handelsnaamrechtelijke bescherming.

Zoals het Hof in casu ook aangeeft, vallen vrije beroepsbeoefenaren als zodanig in beginsel niet onder dit ondernemingsbegrip, ook niet indien zij in een maatschap georganiseerd zijn. Het zonder meer eenvoudig tezamen uitoefenen van een beroep, zonder bedrijfsmatig karakter, kan niet als onderneming beschouwd worden. Zo is in het (verre) verleden bijvoorbeeld geoordeeld dat een tandheelkundig instituut[3] en een mannenkoor[4] niet als “onderneming” zijn aan te merken. Het is slechts anders indien de vrije beroepsbeoefenaren als georganiseerd verband het oogmerk hebben om materieel voordeel te behalen.

Dit toepassend op de voor haar liggende kwestie komt het Hof tot de conclusie dat het onderzoekscentrum geen “onderneming” in de zin van de Handelsnaamwet is en de maatschap wel. Het onderzoekscentrum nam namelijk niet op commerciële wijze deel aan het economisch verkeer omdat het meer gericht was op wetenschappelijk onderzoek en niet op het nastreven van materieel voordeel. De maatschap presenteerde zich daarentegen als georganiseerd verband aan het handelsverkeer en verrichtte in die hoedanigheid testen tegen een commerciële vergoeding (en had derhalve het oogmerk materieel voordeel te behalen!). De handelsnaamrechten zijn derhalve pas gecreëerd in de periode nadat de maatschap was opgericht en niet al ten tijde van het onderzoekscentrum. De handelsnaamrechten behoren dan ook tot het vermogen van de maatschap.

De ruime opvatting van het ondernemingsbegrip die het Hof hier hanteert is niet nieuw. Immers, dit sluit nog steeds aan op het Tandem-arrest en de vele daaropvolgende uitspraken waarin is bepaald dat voor het antwoord op de vraag of aan vrije beroepsbeoefenaren handelsnaamrechten toekomen, beslissend is of het georganiseerd verband commercieel gewin beoogd heeft. Zo zijn reeds eerder als onderneming aangeduid: een maatschap van architecten, een maatschap van samenwerkende muzikanten, alsmede een verpleegkundige maatschap en een VOF van samenwerkende creatieve specialisten [5].

[1] Gerechtshof ’s-Hertogenbosch 20 december 2011, LJN BU8950.
[2] Hetgeen onder meer is bepaald in: HR 24 december 1976, NJ 1978, 431 (Tandem/Tendum).
[3] Rb. Amsterdam 8 oktober 1938, NJ 1939, 643.
[4] Rb. Zwolle 20 februari 1969, BIE 1971, 92.
[5] Respectievelijk Vzr. Rb. Breda 16 juli 2003, IER 2003, 75 (Parklaan Landschapsarchitecten); Pres. Rb. Utrecht 6 februari 1974, NJ 1974, 381 (Ekseption); Rb. Rotterdam 2 augustus 2007, VZ VERZ 04-3665 (Duozorg); HR 24 december 1976, NJ 1978, 431 (Tandem/Tendum).

Rechtbank 's-Gravenhage 1 februari 2012, HA ZA 10-4199 (Tissue Processing International c.s. tegen Biobank)

Met dank aan Fleur Tuinzing-Westerhuis, Houthoff Buruma.

Bevoegdheidsincident. Biobank is houdster van twee Europese octrooien, EP 0 603 920 en EP 0 748 632 die zien op een werkwijze voor het behandelen van botweefsel en overeenkomstige implanteerbare biomaterialen. TPI c.s. zijn actief als producent van medische en farmaceutische producten, waaronder medische implantaten. TPI c.s. vorderen in hoofdzaak vernietiging van het Nederlandse deel van de Europese octrooien. Tevens vorderen zij een verklaring voor recht dat de tussen partijen gesloten (maar door Biobank opgezegde) Framework Agreement nog van kracht is en dat Biobank wordt veroordeeld een licentieovereenkomst aan te gaan met TPI c.s.

De rechtbank verklaart zich onbevoegd ten aanzien van het contractuele geschil. Artikel 28 lid 3 EEX-Vo (verknochtheid vorderingen) schept geen bevoegdheid. Met de in artikel 5 lid 1 onder a EEX-Vo bedoelde verbintenis wordt in beginsel bedoeld de contractuele verbintenis die aan het gevorderde ten grondslag ligt. De bevoegdheid van de rechtbank ten aanzien van de verklaring voor recht, kan daar niet op worden gebaseerd omdat aan de door TPI gevorderde verklaring voor recht geen uit die overeenkomst voortvloeiende verplichting ten grondslag ligt, maar het bestaan van die overeenkomst zelf. De rechtbank acht zich wel bevoegd ten aanzien van het gevorderde wapperverbod, maar alleen voor zover dit ziet op klanten in Nederland.

Gerecht EU 1 februari 2012, zaak T-353/09 (mtronix tegen OHIM/Growth Finance)

Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvrager van het woordmerk MTRONIX (klasse 9 en 10) komt in de oppositieprocedure houder van woordmerk MONTRONIX (o.a. klasse 9) tegen. De oppositieafdeling wijst de oppositie gedeeltelijk toe, in beroep wordt dat herhaald. Middel: schending van 8 lid 1 sub b geen verwarringsgevaar. Er is geen fout gemaakt door de eerdere instanties en het Gerecht EU wijst het beroep af.

46      Die umfassende Beurteilung impliziert eine Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere zwischen der Ähnlichkeit der Zeichen und der Ähnlichkeit der mit den Zeichen gekennzeichneten Waren und Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (Urteil des Gerichtshofs vom 29. September 1998, Canon, C‑39/97, Slg. 1998, I‑5507, Randnr. 17, und Urteil des Gerichts vom 14. Dezember 2006, Mast-Jägermeister/HABM – Licorera Zacapaneca [VENADO mit Rahmen u. a.], T‑81/03, T‑82/03 und T‑103/03, Slg. 2006, II‑5409, Randnr. 74).

47      Die Beschwerdekammer hat die Ansicht vertreten, dass die ältere Marke eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft aufweise und dass angesichts der hohen visuellen und der zumindest durchschnittlichen klanglichen Ähnlichkeit für identische und ähnliche Waren eine Verwechslungsgefahr bestehe. Keine Verwechslungsgefahr bestehe dagegen für unähnliche Waren wie „Feuerlöschgeräte“, wie von der Widerspruchsabteilung festgestellt und von der Klägerin nicht in Abrede gestellt, sowie für „Verkaufsautomaten und Mechaniken für geldbetätigte Apparate“ (Randnrn. 32 bis 34 der angefochtenen Entscheidung).

48      Die Klägerin bestreitet das Vorliegen von Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen ohne weitere Präzisierung, während das HABM die Bewertung der Beschwerdekammer bezüglich der in der angefochtenen Entscheidung für identische und ähnliche Waren festgestellten Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen teilt.

49      Zunächst ist festzustellen, dass sich den Akten kein Grund entnehmen lässt, die von der Beschwerdekammer getroffene Feststellung einer durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke in Frage zu stellen. Diese Feststellung ist von der Klägerin zudem nicht bestritten worden. Folglich ist sie zu bestätigen.

Gerecht EU 1 februari 2012, zaak T-291/09 (Carrols tegen OHIM/Gambettola Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL) - dossier

Gemeenschapsmerkenrecht. In een nietigheidsprocedure vordert de verzoekende partij, op basis van oudere Spaanse beeld- en woordmerken, de nietigheid van een beeldmerk met woordelement Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL. De nietigheidsafdeling wijst de vordering af, het beroep wordt afgewezen. Het middel: onjuiste uitleg van artikel 52 lid 2 sub b en 53 lid 1 sub a GMVo.

Complexe feiten, zeer casuïstisch. Het BHIM geeft aan: het moet worden betwijfeld dat een kleine pizzeria in een dorp op de Canarische Eilanden door haar nationale merk de expansie van verzoekster in de rest van de Unie lam kan leggen. 'Kwader trouw' wordt beoordeeld echter wordt niet vastgesteld bij gebreke van ieder (ander) relevant bewijs. Gerecht wijst de vordering af.

Citatenselectie:

1. Verzoekster heeft dus geen begin van bewijs geleverd op grond waarvan zou kunnen worden verondersteld dat interveniënt moest weten dat bedoeld merk bestond. r.o. 62
2. Ook al is die [red. licentie]overeenkomst, volgens de verklaringen van interveniënt ter terechtzitting, niet uitgevoerd, kan worden geconstateerd dat die overeenkomst uiting geeft aan de wil van interveniënt om zijn commerciële activiteit te ontwikkelen. r.o. 67
3. Geconcludeerd moet dus worden dat de gegevens die verzoekster aan het BHIM heeft verstrekt ontoereikend zijn ten bewijze van de bekendheid van het Amerikaanse merk, zowel op het moment van de gemeenschapsmerkaanvraag als op het moment van de inschrijvingsaanvraag voor het Spaanse merk.  r.o. 78
4. Ofschoon verzoekster het niet-gebruiken van haar merken in het Verenigd Koninkrijk in verband brengt met het feit dat interveniënt dat merk in Spanje gebruikte en zij haar geschil met interveniënt wenste op te lossen alvorens haar merken in gebruik te nemen, moet immers worden geconstateerd dat verzoekster pas op 22 januari 2007 de nietigheid van het gemeenschapsmerk van interveniënt heeft gevorderd, hoewel dit laatste merk op 29 september 2003 bekend is gemaakt. r.o. 83
5. Enigerlei contractuele betrekking van interveniënt met verzoekster vóór de inschrijvingsaanvraag voor het Spaanse merk is echter niet aangetoond en niet eens aangevoerd. r.o. 87
6. Tot slot: het door interveniënt aan verzoekster gedane voorstel van een geldelijke vergoeding van vijf miljoen USD voor de overgang van het gemeenschapsmerk, hoe hoog dat bedrag ook is, op zich nog niet aantonen dat interveniënt in casu te kwader trouw was op het moment waarop hij het bestreden merk aanmeldde. r.o. 88.

84. Voor het overige kan verzoekster niet het niet-gebruiken van haar merken in het Verenigd Koninkrijk in verband brengen met het feit dat interveniënt door zijn nationale merk haar expansie, inzonderheid in het Verenigd Koninkrijk, zou tegenhouden. Zoals het BHIM in zijn schrifturen heeft aangegeven moet worden betwijfeld dat een kleine pizzeria in een dorp op de Canarische Eilanden door haar nationale merk de expansie van verzoekster in de rest van de Unie lam kan leggen, tenminste tot de aanmelding van het oudere Spaanse merk. Het niet-gebruiken van de merken in het Verenigd Koninkrijk kan niet aan het bestaan van het Spaanse merk worden geweten.

OHIM Invalidity Division 13 december 2011, ICD 8322 (A.C.V. Manufacturing NV tegen AIC S.A.)

Gemeenschapsmodellenrecht. Na IEF 10848 (de onderkant van...), de overige modellen besproken. In de nietigheidsprocedure komt aanvrager van het Gemeenschapsmodellenrecht AIC tegen die deels succesvol aanvoerd dat de modellen nietig zijn. De modellen voor een warmtewisselaar zijn onderdeel van een complex product.

Gemeenschapsmodellenrecht 001137152-001 voor een binnenkant van warmtewisselaar. Het eerste model is slechts deels zichtbaar voor de eindgebruiker. Vanwege het ontbreken van dat zichtbaarheidsvereiste is er geen bescherming ex art. 4(2) CDR mogelijk. De nietigheidsafdeling citeert de Board of Appeal in ALBRIGHT France/Schaltbau: "[the design] is not sufficiently visible during normal use, apart from one side, and therefore does not meet the conditions of protection within the meaning of Article 4(2) CDR." Het model wordt nietig verklaard.

OHIM Invalidity Division 15 december 2011, ICD 8325 (A.C.V. Manufacturing NV tegen AIC S.A.)

Gemeenschapsmodelrecht  001618703-0001 voor een tweede binnenkant van warmtewisselaar. Nietigheidsprocedure. Model is geldig gedeponeerd. Onder soortgelijke motivering dat het model niet (voldoende) zichtbaar is bij toepassing door de eindgebruiker en wordt het model nietig verklaard.

OHIM Invalidity Division 13 december 2011, ICD 8335 (A.C.V. Manufacturing NV tegen AIC S.A.)

Gemeenschapsmodelrecht 001203004-0001 voor een (buitenkant van) warmtewisselaar. Nietigheidsprocedure. Er is een prior art bewijs overlegd, echter daaruit volgt niet dat een van die bewijzen is onthuld vóór de registratiedatum. De essentiële kenmerken zijn niet enkel toe te schrijven aan de technische functie, dus bescherming ex art. 8(1) Community Design Regulation (=CDR). Model is geldig gedeponeerd.

Citaten uit ICD 8322 (binnenkant I)

(13) Considering the Community design nº 001203004-0001, registered on 19/03/2010 in OHIM and depicting heat exchangers it is demonstrated that the sieve bottom of the RCD is visible in the bottom part of the heat exchanger. Thus, the end user is in position to have a partial view of an element of the RCD while the heat exchanger insert and the heat exchanger are in motion without the necessity of opening a cover door, screwing up the boiler or disassembling the heat exchanger.

(14) The incorporation of the RCD into a heat exchanger may serve as basis for determining the visibility of the RCD during normal use of the complex product, by the end user. As far as the invisibility is concerned, the Board of Appeal has already stated that “only one side or part of a single side (of the contactor) would be visible while the other sides disappear in the complex product, which is not sufficient to meet the criterion of visibility”.

(15) In that frame, given the fact that only the bottom part of the heat exchanger insert, is visible during normal use, it is estimated that the contested RCD, incorporated into a complex product, lacks novelty and individual character within the meaning of Article 4 CDR. The RCD is not sufficiently visible during normal use, apart from one side, and therefore does not meet the conditions of protection within the meaning of Article 4(2) CDR.

Citaat uit ICD 8325:

(14) Considering the documents provided, depicting heat exchangers, it is demonstrated that the objects registered under the RCD are not visible during normal use. These heat exchangers in particular are integrated in a boiler and the end user is not in position to have view of any of the elements of the RCD while the heat exchanger and the boiler are in motion. The end user, defined as a person using the boiler into which the heat exchanger is incorporated, has to open a cover door, screw up the boiler or disassemble it in order to make the heat exchanger visible.

(15) In conclusion, it is estimated that the contested RCD, incorporated into a complex product, lacks novelty and individual character within the meaning of Article 4 CDR. The RCD is not visible during normal use, and therefore does not meet the conditions of protection within the meaning of Article 4(2) CDR.

Met dank aan Diter Wuytens, BBIE.

Vanaf vandaag is het Benelux-Modellenblad online beschikbaar. Het blad is de officiële publicatieplaats voor Beneluxmodellen. Het blad bevat de gegevens en afbeeldingen van ingeschreven tekeningen of modellen, vernieuwingen van de inschrijvingen en wijzigingen van de inschrijvingen. Het modellenblad is een maandelijkse publicatie.

OHIM Invalidity Division 3 januari 2012, ICD 8368 (A.C.V. Manufacturing NV tegen AIC S.A.)

Vergelijk ook IEF 10850. Gemeenschapsmodellenrecht 000916317-0001 voor een zeefbodem van een warmtewisselaar. Nietigheidsprocedure. De zeef is onderdeel van een complex product, dat wel zichtbaar blijft bij normaal gebruik van het model. Er is geen bewijs overlegd dat er prior art is onthuld voor de registratiedatum. De essentiële kenmerken zijn niet enkel toe te schrijven aan de technische functie, dus bescherming ex art. 8(1) Community Design Regulation (=CDR). Tot slot: "none of the features of the contested design are dictated by a “must-fit” condition in relation to its integration in a heat exchanger or a boiler. As far as the interconnection is concerned, only the geometrical parameter of the diameter and the perimeter of the component sieve bottom serve the technical function of the complex mechanical engine."

(16) In conclusion, it is estimated that none of the documents provided prove the disclosure of the prior designs before the date of filing of the contested RCD and, thus, the disclosure of prior designs within the meaning of Article 7 CDR has not been established.

(23) Given the fact, that all the essential features of the appearance of the RCD are not solely dictated by its technical function, the RCD is not deprived of protection within the meaning of Article 8(1) CDR.

(24) Moreover, as accepted above (B.1), the sieve bottom, represented in the RCD, is a necessary component, existing as the bottom part of a heat exchanger. However, none of the features of the contested design are dictated by a “must-fit” condition in relation to its integration in a heat exchanger or a boiler. As far as the interconnection is concerned, only the geometrical parameter of the diameter and the perimeter of the component sieve bottom serve the technical function of the complex mechanical engine. As it has already been demonstrated, all the characteristic elements of the RCD were chosen on the basis of creative liberty and not on the criterion of functionality and efficient or improved mechanical interconnection.

(26) The RCD being found to fulfil the requirements of protection within the meaning of Articles 4(2) and 8 CDR and in the absence of evidence proving that a prior design has been made available before the date of filing of the contested RCD, the Application for a declaration of invalidity must be rejected as unfounded.