Een liggend, naakt vrouwenlichaam

met gelijktijdige dank aan Rutger van Rompaey, QuestIE

Auteursrecht. Inbreuk door technisch bepaalde ontlening. Chassé Theater hangt een door een medewerker gemaakte foto op die sterk overeenkomt met de eerder door het theater aangekochte foto (‘maanlicht’) van eiseres (afbeelding boven). Eiseres stelt dat het theater hiermee inbreuk maakt op haar auteursrecht en de voorzieningenrechter volgt haar in deze stelling.

Een liggende naakte vrouw is weliswaar een veelvoorkomend thema in de kunst (vele afbeeldingen zijn als prior art overgelegd) en de inbreukmakende afbeelding had ook heel goed een nieuw en oorspronkelijk werk kunnen zijn, als uit de omstandigheden van het geval niet zou zijn gebleken was dat in dit geval feitelijk sprake is van, kort gezegd, een technisch bepaalde ontlening.

De directeur van het theater formuleerde het zelf in een eerdere email als volgt:  “Als uw foto geschikt zou zijn voor het bespreekbureau waren we vervolgens zeker met u in contact gekomen. Maar hoe mooi uw foto ook is, wij hadden deze niet kunnen gebruiken voor het bespreekbureau.”  In de woorden van de rechter is de foto  “niet het gevolg van een creatieve keuze van de maker, maar het gevolg van de louter functionele eisen, die Chassé heeft gesteld aan de opdracht die zij aan [medewerker Chassé] heeft verstrekt. Dat het model in de Afbeelding niet in het midden maar boven het midden van de Afbeelding is geplaatst is niet een creatieve keuze, maar het gevolg van een technische noodzaak omdat het noodzakelijk was dat onderin de Afbeelding een deur kon worden gemonteerd. Ook de verschillen in formaat en belichting zijn niet zozeer het resultaat van een creatieve keuze, maar het gevolg van het voldoen aan de eisen die door Chassé zijn gesteld (…)

De voorzieningenrechter concludeert dat het hoogst waarschijnlijk is dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat sprake is van inbreuk ex artikel 13 Auteurswet en dat eiseres zich daartegen op grond van artikel 1 Auteurswet kan verzetten. Het Chassé Theater dient de foto derhalve te verwijderen.

1.1. Op verzoek van Chassé en met instemming van [eiseres] heeft de voorzieningenrechter in aanwezigheid van partijen zowel de foto van [eiseres] “Maanlicht” als de foto die is afgebeeld op de wand van het bespreekbureau van het Chassé theater ter plaatse bezichtigd. In aansluiting daarop heeft -eveneens met instemming van beide partijen- in een ruimte van het Chassé theater de mondelinge behandeling plaats gevonden.

 (…)

7.3. Vooraf verdient opmerking dat in kunstuitingen het concept van een liggend, naakt vrouwenlichaam een veel voorkomend basisgegeven is. De vele door beide partijen overgelegde afbeeldingen van voornamelijk tekeningen, schilderwerken en beelden met een naakte liggende vrouw als onderwerp, illustreren dit. Een essentieel gemeenschappelijk kenmerk in veel van deze kunstuitingen wordt gevormd door het horizontale, golvende verloop van de contouren van een op de zij liggend vrouwenlichaam.
Als basisgegeven is dat element om die reden als zodanig niet geschikt om te kunnen worden aangemerkt als een element dat auteursrechtelijk is beschermd en daarom niet zou mogen worden overgenomen. Navolging van dit basisgegeven staat om die reden in beginsel vrij zolang in het nieuwe werk, andere elementen zodanig domineren dat het nieuwe werk een eigen, oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt. In zoverre volgt de voorzieningenrechter het verweer van Chassé.

7.4. Dit wordt anders bij vergelijking van de totaalindrukken van het Werk en de Afbeelding. Daar dringt zich de conclusie op dat de Afbeelding in zodanige mate de auteursrechtelijk beschermde elementen van het Werk vertoont dat de totaalindrukken die de beide werken maken, te weinig verschillen voor het oordeel dat de Afbeelding als een zelfstandig werk met een eigen oorspronkelijk karakter dat het persoonlijk stempel van de maker draagt, kan worden aangemerkt. (…)

7.5. De verschillen die kunnen worden aangewezen tussen het Werk en de Afbeelding zijn ofwel van ondergeschikt belang, ofwel niet het gevolg van een creatieve keuze van de maker, maar het gevolg van de louter functionele eisen, die Chassé heeft gesteld aan de opdracht die zij aan [medewerker Chassé] heeft verstrekt. Dat het model in de Afbeelding niet in het midden maar boven het midden van de Afbeelding is geplaatst is niet een creatieve keuze, maar het gevolg van een technische noodzaak omdat het noodzakelijk was dat onderin de Afbeelding een deur kon worden gemonteerd. Ook de verschillen in formaat en belichting zijn niet zozeer het resultaat van een creatieve keuze, maar het gevolg van het voldoen aan de eisen die door Chassé zijn gesteld, namelijk dat de belichting minder donker moest en de Afbeelding moest passen op de achterwand van het bespreekbureau.
Als eigen creatieve inbreng door de maker kan worden toegegeven dat het gebruik van kolengruis voor de achtergrond als oorspronkelijk kan worden aangemerkt.
De verschillen in de achtergrond, te weten korrelig gruis bij de Afbeelding ten opzichte van een slecht zichtbare divan bij het Werk hebben echter nauwelijks effect op de totaalindruk van het Werk en van de Afbeelding. Dat de achtergrond van ondergeschikte betekenis is voor de totaalindrukken van zowel het Werk als van de Afbeelding is een gevolg van het aansluiten door [medewerker Chassé] bij de donkere ondergrond die [eiseres] heeft gebruikt in het Werk waardoor de aandacht wordt getrokken naar het onderwerp van zowel het Werk als van de Afbeelding, namelijk de liggende naakte vrouw.

7.6. Aldus komt de voorzieningenrechter tot het voorlopig oordeel dat bij het maken van De Afbeelding niet slechts sprake is geweest van inspiratie door het Werk, doch van het overnemen van auteursrechtelijk beschermde elementen van het werk in een zodanige mate dat een vermoeden van ontlening moet worden aangenomen.
Dat vermoeden wordt versterkt door de mededelingen in het emailbericht van de algemeen directeur van Chassé aan [eiseres] van 27 januari 2011, zoals hiervoor weergegeven (…).

7.7. Uit al het voorgaande volgt dat de voorzieningenrechter het hoogst waarschijnlijk oordeelt, dat de bodemrechter tot het oordeel zal komen dat sprake is van inbreuk ex artikel 13 Auteurswet en dat [eiseres] zich daartegen op grond van artikel 1 Auteurswet kan verzetten. De gevraagde voorzieningen zijn dan ook in beginsel toewijsbaar.

Lees het vonnis hier. PDF grosse hier.

Bumperkleven

Auteursrecht. Merkenrecht. Na merkenrechtelijk kielzogvaren nu ook auteursrechtelijk bumperkleven. Geschil m.b.t. Sportschoenen, althans sneakers, die ‘met name bedoeld zijn als “modieuze en hippe schoenen voor dagelijks gebruik.” Gedaagde i.c. Rucanor en eiseres Pantofola sloten eerder een vaststellingsovereenkomst m.b.t. Ruconors ‘twee-strepen-drie-sterren-logo’ en het gebruik door Pantofalo van sterren en strepen. In casu stelt Pantofola dat het nu Rucanor is die inbreuk maakt op Pantofalo’s sterren-en-strepen-merken en auteursrechten op schoenmodellen.

De merkenrechtelijke vorderingen worden afgewezen, nu er een serieuze kans bestaat dat haar (Benelux) sterren-en-strepen-merk als ongeldig zal worden doorgehaald, aangezien “de sterren elk onderscheidend vermogen missen voor de waren waarvoor het merk is ingeschreven.”

Nu niet komen vast te staan dat de Pantofola sneakers worden ‘geanticipeerd’ door het vormgevingserfgoed, neemt de voorzieningenrechter voorshands wel aan dat de Pantofalo sneakers in aanmerking komen voor auteursrechtelijke bescherming. Bij vergelijking van de., zoals Pantofolo het noemt, ‘inbreukpaartjes’ concludeert de voorzieningenrechter vervolgens dat bij vier van de zeven paren inderdaad sprake is van ontlening en inbreuk op het auteursrecht van Pantofolo. “Het lijkt er naar voorlopig oordeel inderdaad op dat Rucanor c.s., zoals Pantofola dat heeft verwoord, nadat het toenmalige geschil in der minne was geregeld, is gaan ‘bumperkleven’.”

Lees het vonnis hier.

De bevoegdheid van de Haagse rechter

Octrooirecht. bevoegdheidsincident. Stukgelopen samenwerking tussen de uitvinder (lankhorst) van een polypropyleen composiet genaamd PURE en Samsonite. Partijen zouden samen een kofferdeksel ontwikkelen, maar Samsonite kiest uiteindelijk voor een ander materiaal. Lankhorst stelt dat er sprake is van wanprestatie en eist o.a. enkele octrooiaanvragen van Samsonite op, omdat die ontleend zouden zijn aan de kennis en informatie van Lankhorst. 

In onderhavige vonnis in incident verklaart de Haagse rechter zich onbevoegd m.b.t. de vorderingen tegen gedaagde Samsonite IP en bevoegd m.b.t. de (samenhangende) vorderingen tegen Samsonite Europe en Samsonite Corporation

Lees het vonnis hier.

Dat zij desondanks te goeder trouw is

Auteursrecht. Modellenrecht. Eiseres BD Trade stelt dat gedaagde Edco inbreuk maakt op haar auteurs- en gemeenschapsmodelrechten m.b.t. een houder voor navigatiesystemen (GPS Car Cushion). De beide houders wekken naar mening van de rechtbank dezelfde algemene indruk, maar Edco stelt dat van  namaak, althans ontlening, geen sprake is en beroept zich op voorgebruik. De rechtbank stelt Edco in de gelegenheid om dit voorgebruik te bewijzen en houdt de zaak aan. “Nu (…) vast is komen te staan dat de GPS Car Cushion al op de markt was vóór die datum, dient Edco te bewijzen dat zij, desondanks te goeder trouw is en de All Ride houder geen namaak is, of te wel niet is ontleend aan de GPS Car Cushion.”

4.6. (…) De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat de All Ride houder bij de geïnformeerde gebruiker dezelfde algemene indruk wekt als het Gemeenschapsmodel en als zodanig binnen de draagwijdte van de bescherming van het Gemeenschapsmodel valt als bepaald in artikel 10 GModVo.

4.8. Of sprake is van een recht van voorgebruik dient te worden getoetst aan de hand van artikel 22 lid 1 GModVo. Hierin is bepaald dat iedere derde die kan aantonen dat hij vóór de datum van de aanvrage, te goeder trouw een aanvang heeft gemaakt met, of serieuze en daadwerkelijke voorbereidingen heeft getroffen tot het gebruik, in de Gemeenschap, van een model dat onder de aan het ingeschreven Gemeenschapsmodel verleende bescherming valt en geen namaak is van dat Gemeenschapsmodel, zich kan beroepen op een recht van voorgebruik. (…)

4.12. Uit artikel 22 lid 1 GModVo vloeit voort dat op Edco de bewijslast rust dat zij te goeder trouw is en dat de All Ride houder geen namaak is van het Gemeenschapsmodel. Edco heeft haar stellingen dienaangaande, nader gemotiveerd naar aanleiding van de hiervoor onder 4.9 vermelde gemotiveerde betwisting door GB-Trade. Gelet hierop rust op Edco de last tot het leveren van bewijs van haar stelling dat zij te goeder trouw is en dat de All Ride houder geen namaak is van het Gemeenschapsmodel. Overeenkomstig haar aanbod zal Edco daartoe in de gelegenheid worden gesteld. Nu door GB-Trade niet is betwist dat het ontwerp van de All Ride houder van Edco dateert van 18 oktober 2007 en vast is komen te staan dat de GPS Car Cushion al op de markt was vóór die datum, dient Edco te bewijzen dat zij, desondanks te goeder trouw is en de All Ride houder geen namaak is, of te wel niet is ontleend aan de GPS Car Cushion.

4.14. Indien Edco niet slaagt in het hiervoor genoemde bewijs, dan is de conclusie dat Edco geen recht van voorgebruik heeft en is er sprake van inbreuk op het recht van GBTrade op het Gemeenschapsmodel. De (meer) subsidiaire grondslagen van de vorderingen van GB-Trade behoeven in dat geval geen nadere bespreking.

Lees het vonnis hier.

Verbonden waren

met dank aan Hendrik C.S. Tilma, Advocatenkantoor mr. drs. H.C.S. Tilma

Merkenrecht. Cafema tegen Coffema. Koffie  tegen koffiemachines. Merk- en handelsnaaminbreuk. Soortgelijke, ‘verbonden’ waren (“Die verbondenheid gaat dan ook veel verder dan het complementaire karakter van glaswerk en wijn.”). Verwarringsgevaar is aannemelijk.

4.3. Dat alles neemt echter niet weg dat de waren van partijen wel zodanig met elkaar verbonden zijn. dat deze naar het oordeel van de rechter kunnen worden aangemerkt als soortgelijk. Om de koffie van Deac te bereiden is immers een koffiemachine nodig zoals Coffema die levert. Die machine is specifiek bedoeld voor het bereiden van koffie (en eventuele andere warme dranken). Ter zitting is gebleken dat in de praktijk zeer wel zal voorkomen dat CAFEMA koffie in Coffema-machines wordt bereid. Die verbondenheid gaat dan ook veel verder dan het complementaire karakter van glaswerk en wijn, zoals aan de orde was in het door Coffema aangehaalde Waterford-arrest (HvJ EG; 7 mei 2009, C- 389/07), waarin geen soortgelijkheid werd aangenomen. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter is voldoende aannemelijk dat er in dit geval sprake is van gebruik in het economisch verkeer voor soortgelijke waren in de zin van artikel 2.20, lid 1 onder b. BVIE.

4.4. Het merk CAFEMA en het teken COFFEMA vertonen naar het oordeel van de rechter dermate veel gelijkenis dat voldoende aannemelijk is dat daardoor bij liet publiek verwarring kan ontstaan ten aanzien van de associatie van het merk. (…)

Lees het vonnis hier.

Chronologische aantekenboeken

met gelijktijdige dank aan Frederick Leentfaar, Deterink en Anne Voerman & Marc de Boer, Boekx

Handelsnaamrecht. Domeinen. Vervolg op eerder kort geding over de handels- en domeinnamen agenda.nl en theagenda.nl, waarin het hof het oordeel van de rechtbank dat agenda.nl inbreuk maak op theagenda.nl bevestigde (zie Gerechtshof Amsterdam, 13 juli 2010, IEF 9016).  P., de houder van theagenda.nl heeft echter na het arrest nagelaten om binnen zes maanden een eis in hoofdzaak in te stellen, waardoor het kort gedingvonnis haar kracht heeft verloren.

In het onderhavige geschil vordert eiser NL Unlimited een verklaring voor recht dat zij met agenda.nl en/of nlagenda.nl niet in strijd handelt met de handelsnaamrechten van gedaagde P. De rechtbank wijst de vorderingen toe waar het www.nlagenda.nl betreft, maar wijst de overige vorderingen af.

Agenda.nl wordt gebruikt als handelsnaam, maar gebruik als handelsnaam door eerdere houder wordt niet aangetoond, waardoor geen oudere handelsnaamrechten kunnen worden geclaimd. Theagenda.nl en agenda.nl zijn niet beschrijvend voor uitgaansagenda’s, ‘juist’ door de toevoeging .nl en doordat het woord uitgaan daarin niet wordt gebruikt. Verwarringsgevaar is aannemelijk en inbreuk door agenda.nl op theagenda wordt aangenomen.

Lees het vonnis hier (pdf).
Update:  hier (link) en hier (opgemaakte pdf)

Onder de werkingssfeer

Octrooirecht. Verordening nr. 1768/92, ABC farmaceutische producten. Voorwaarden voor verkrijging en begrip eerste vergunning voor in handel brengen. "In de hierboven genoemde conclusie die ik vandaag in de zaak Synthon heb genomen (IEF 9525), geef ik het Hof in overweging op de derde en de vierde prejudiciële vraag van de High Court te antwoorden dat producten als galantamine, die als geneesmiddelen op het grondgebied van de Gemeenschap in de handel zijn gebracht voordat zij een VHB overeenkomstig richtlijn 65/65 hadden verkregen, krachtens artikel 2 van de verordening niet onder de werkingssfeer ervan vallen. 

Hoewel de verwijzende rechter niet heeft gevraagd of deze producten onder de werkingssfeer van de verordening vallen, is dit logisch gezien een voorvraag in het geschil tussen Generics en Synaptech, omdat het antwoord van invloed is op de geldigheid van het aan Synaptech verleende ABC. Mocht het Hof mijn conclusie inzake de derde en vierde vraag in de zaak Synthon onderschrijven, dan zijn de vragen van de Court of Appeal in het onderhavige geding niet meer relevant voor de beslechting van het geschil in het hoofdgeding, en hoeft het Hof die niet meer te beantwoorden. Ik bespreek deze vragen dus enkel voor het geval het Hof mijn opvatting over deze vragen in de zaak Synthon niet aanvaardt of niettemin wil antwoorden op de vragen van de verwijzende rechter in deze zaak."

49. Gelet op al deze overwegingen en onverminderd de opmerkingen in de punten 33‑35 hierboven geef ik het Hof in overweging de vragen van de Court of Appeal als volgt te beantwoorden:

„1) Een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel die is afgegeven door de bevoegde autoriteiten van een lidstaat uit hoofde van het overgangsregime van artikel 24 van richtlijn 65/65/EEG van de Raad van 26 januari 1965 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten, juncto artikel 39 van richtlijn 75/319/EEG van de Raad van 20 mei 1975 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake farmaceutische specialiteiten, zoals gewijzigd door artikel 37 daarvan, op basis van een vergunning voor het in de handel brengen die vóór de omzetting van richtlijn 65/65 in de rechtsorde van deze lidstaat is verleend, kan een eerste vergunning voor het in de handel brengen in de zin van artikel 13 van verordening (EEG) nr. 1768/92 van de Raad van 18 juni 1992 betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen vormen.

Voor de toepassing van artikel 13 van verordening nr. 1768/92 kan ook een vergunning die is afgegeven voor een andere toepassing van het product als geneesmiddel dan beschermd wordt door het basisoctrooi in de zin van artikel 1, sub c, van deze verordening, een eerste vergunning voor het in de handel brengen van het product in de Gemeenschap vormen.

2) Een vergunning voor het in de handel brengen van een geneesmiddel die door de bevoegde Oostenrijkse autoriteiten krachtens de nationale regeling is afgegeven en na de toetreding van Oostenrijk tot de Europese Economische Ruimte en vervolgens tot de Gemeenschap van kracht is gebleven, moet voor de toepassing van artikel 13 van verordening 1768/92 worden behandeld als een vergunning die is afgegeven overeenkomstig richtlijn 65/65.”

Lees de conclusie hier.

Modaliteiten van indiening

Merkenrecht. Elektronische indiening van aanvraag. “Met zijn verzoek om een prejudiciële beslissing stelt het Tribunal Supremo (Spanje) het Hof een vraag over de uitlegging van het begrip „datum van indiening” van de gemeenschapsmerkaanvraag. Aan de orde is of voor de toepassing van artikel 27 van verordening (EG) nr. 40/94(2) behalve met de datum van indiening van de aanvraag, ook met het uur en de minuut van indiening rekening kan worden gehouden wanneer de voorrang van het gemeenschapsmerk wordt ingeroepen.”

V-Conclusie. Gelet op het voorgaande geef ik het Hof in overweging de prejudiciële vraag van het Tribunal Supremo als volgt te beantwoorden:

„Bij de huidige stand van het Unierecht staat artikel 27 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, eraan in de weg dat behalve met de dag van indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, ook met het uur en de minuut van die indiening rekening wordt gehouden.”

Lees de conclusie hier.

The scope of the regulation

Octrooirecht. ABC farmaceutische producten (verordening 1768/92). Zie ook: IEF 9526. Nederlandse versie nog niet beschikbaar:  In this case, four questions for a preliminary ruling have been raised concerning the interpretation of Articles 13 and 19 of the regulation. Those questions arose in the context of a dispute between Synthon BV (‘Synthon’) and Merz Pharma GmbH & Co KGaA (‘Merz’) concerning the validity and term of an SPC granted to Merz by the United Kingdom Trade Mark Office for an active ingredient which had already been present on the market for several years, although as an ingredient in a medicinal product used for different therapeutic purposes from those described in the basic patent.

In essence, the national court asks the Court of Justice to clarify whether the authorisations to place that medicinal product on the market, which were accorded to Merz in two Member States without the product’s being subjected to the tests of efficacy and safety required under Community harmonising legislation, must, in any event, be taken into account in determining the validity and term of the SPC granted to Merz.

95. On the basis of all of the foregoing considerations, I propose that the Court should give the following answers to the questions submitted by the High Court of Justice (Chancery Division):

‘Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products, must be interpreted, pursuant to Article 2 thereof, as meaning that products placed on the market as medicinal products in Community territory before obtaining a marketing authorisation in accordance with Council Directive 65/65/EEC on the approximation of the provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to proprietary medicinal products or with Council Directive 81/851/EEC of 28 September 1981 on the approximation of the laws of the Member States relating to veterinary medicinal products do not fall within the scope of the regulation.

Supplementary protection certificates granted for such products must be deemed to be invalid.’

96.      Should the Court not adopt that solution, I propose that it should give the following answers to the first and second questions submitted by the High Court of Justice (Chancery Division):

‘A marketing authorisation granted by the authorities of a Member State in accordance with the national provisions transposing Directive 65/65 may constitute the first marketing authorisation in the Community for the purpose of Articles 13 and 19 of Regulation No 1768/92, even when the administrative procedure for which the directive provides has not been implemented or has not been properly implemented, particularly as regards the carrying out of the toxicological and pharmacological tests and the clinical trials required by the directive.

A marketing authorisation granted by the competent authorities of a Member State, under the transitional arrangements provided for by Article 24 of Directive 65/65, in conjunction with Article 39 of Second Council Directive 75/319/EEC of 20 May 1975 on the approximation of provisions laid down by law, regulation or administrative action relating to proprietary medicinal products, and as amended by Article 37 of that directive, may also constitute the first marketing authorisation of the product in the Community, on the basis of a marketing authorisation granted before the transposition of Directive 65/65 into the legal order of that Member State.

For the purposes of the application of Articles 13 and 19 of Regulation No 1768/92, a marketing authorisation granted for a use of the product as a medicinal product different from the use or uses protected by the patent constituting the basic patent under Article 1(c) of that regulation may also be regarded as the first marketing authorisation in the Community’.

Lees de conclusie hier.

Verba volant, scripta manent: woorden vervliegen, maar het geschrevene blijft

(schrift grift, gepraat vergaat).

Van discussies op congressen en symposia blijft anders dan een indruk bij de toehoorders meestal maar weinig bewaard. In onderstaande bijdrage van Tobias Cohen Jehoram, geaccordeerd door het BBIE, zijn de standpunten in een recente discussie over de Onel-uitspraak nu wel eens vastgelegd. Een initiatief  dat hopelijk nagevolgd zal worden.  

“Vrijdag 25 maart jl. vond weer het jaarlijkse Kluwer Benelux Merkencongres plaats. Tijdens mijn inleiding over de fricties tussen het Gemeenschapsmerkenrecht en het Benelux-merkenrecht ontstond een discussie met de zaal over de Onel-uitspraak. Camille Janssen, daar ook aanwezig (met Diter Wuytens het Bureau vertegenwoordigend), gaf aan dat de Onel-beslissing tot misverstanden aanleiding heeft gegeven. Hij gaf aan dat het standpunt van het Bureau inhoudt dat:

•  het Bureau NIET beslist heeft dat gebruik in één Lid-Staat per definitie geen normaal gebruik van een Gemeenschapsmerk oplevert (maar wel dat dit niet per definitie genoeg is)
• in de Onel zaak, gezien de concrete omstandigheden (m.n. de betrokken diensten), gebruik van het Gemeenschapsmerk alleen in Nederland inderdaad onvoldoende is geacht
• landsgrenzen geen rol spelen als criterium; het Bureau meent dus niet dat een internationale component een vereiste op zich is. Echter indien het gebruik zich heeft beperkt tot een klein gedeelte van de EU (dat een land zoals Nederland in de ogen van het Bureau nu eenmaal is) er feitelijk sprake is van een klein gebruiksterritoir. In geval van de beoordeling of er normaal is gebruikt, speelt de omvang van de markt waarvoor een recht wordt verkregen uiteraard wel een rol.
• dit niet betekent dat gebruik van een Gemeenschapsmerk in alleen Nederland nooit normaal gebruik van dat merk kan opleveren; het territoir van gebruik is slechts één van de factoren die een rol spelen bij de beantwoording van die vraag.
• een en ander, conform de Europese rechtspraak, afhankelijk is van de betrokken markt (soort waren en diensten, betrokken publiek, marktaandelen, geografische spreiding, etc.). In zeer specifieke gevallen (het door hem genoemde voorbeeld was dat van een vliegtuigbouwer die alleen in Nederland gebruikt heeft) waar het gaat om een markt voor een bijzonder product, waarvan er naar zijn aard weinig zullen worden verkocht en waar aanbieders en afnemers in hoge mate gespecialiseerd zijn, kan gebruik in een zeer klein deel van het totale EU territoir volstaan.

Ik heb daar aan toegevoegd dat ik aanneem dat de diensten van een merkenagent ook een dergelijk internationaal karakter hebben, nu het gebruikelijk is dat buitenlandse ondernemingen/merkenagenten een merkenagent in Nederland aanzoeken voor een Beneluxdepot of  -merk (dat ligt anders in de feiten die het Bureau voorgeschoteld heeft gekregen in de Onel-zaak, en waarvan het niet mag afwijken). Ook ben ik van mening dat (gezien de zeer lage normaal gebruik-drempel zoals door het HvJ gehanteerd in de La Mer en Ansul/Ajax-zaken) een eis van een internationale component niet gesteld kan worden, getuige o.a. het oordeel van het HvJ in de Pago-zaak. Daaruit weten we dat Oostenrijk (minder dan 2% van de Gemeenschap en met de helft van het aantal inwoners van Nederland) een 'aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap' vormt, zodat normaal gebruik in heel Nederland ook al snel gezien zal moeten worden als normaal gebruik in een aanmerkelijk gedeelte van de Gemeenschap (en niet als gebruik in een (te) klein gebruiksterritoir). Daar teken ik bij aan dat de geografische omvang van het gebruik maar één van de in aanmerking te nemen componenten is (HvJ inz Vitafruit), en dat een economische beoordeling voorop staat. Overigens vind ik op dat laatste punt ook het Bureau aan mijn zijde.”

Prof. dr. Tobias Cohen Jehoram, De Brauw Blackstone Westbroek.
(tekst geaccordeerd door het BBIE)