Aan alle goede dingen komt een einde. Of beleven een nieuw begin, een bevrijding, een wederopstanding, het is maar hoe je het bekijkt. Kortom, de IE- nieuwjaarsdagtraditie: Kunst, omdat het mag.

Voor veel uitgevers, (muziek)producenten, drukkers van ansichtkaarten en andere verveelvoudigers is de 1ste januari een vrolijke dag, voor veel erven en nabestaanden niet. Werk van kunstenaars en andere makers die in 1940 zijn overleden, is in Nederland en andere '70-jaren landen' sinds vandaag niet langer auteursrechtelijk beschermd.

Ook dit jaar valt er dankzij artikel 37 Auteurswet, weer een enorme hoeveelheid werken in het publieke domein: een enorme bibliotheek, een enorm museum en een enorm archief worden in een keer rechtenvrij. Een stortvloed aan generieke werken, om eens een term uit het octrooirecht te gebruiken.

De 70-jaarsgrens heeft de Tweede Wereldoorlog bereikt: 1940. Helaas - het publiek domein mag dan voordelen hebben de aanleiding is altijd zeer triest-  een zeer vruchtbaar sterfjaar. Rechtenvrij per heden zijn Menno ter Braak (1902, schrijver, o.a. Dr. Dumay Verliest), E. du Perron (1899, schrijver, o.a. Het land van herkomst), Hendrik Marsman (1899, dichter, o.a. Herinnering aan Holland), Isaak Babel (schrijver, 1894, o.a. De Odessa Vertellingen), Michail Boelgakov (1891, schrijver, o.a. De Meester en Margherita), Selma Lagerlöf (1858, schrijfster, o.a. Nils Holgerssons wonderbare reis), Paul Klee (1897, schilder,), Leon Trotski (1879, Sovjet politicus,), Neville Chamberlain (1869, Brits politicus, ‘Peace for our time’), Eric Gill (1882, graficus, typograaf, o.a. de Perpetua en de Gills Sans) en F. Scott Fitzgerald (1896, schrijver, o.a. The Great Gatsby). En vele andere, kan daar aan worden toegevoegd, meer dan genoeg om, aangevuld met inleiding en commentaren, een prachtige bloemlezing uit samen te stellen. Genoeg doden om tot leven te wekken.

Rechtbank Utrecht, 29 december 2010, X. h.o.d.n. Kwaliteit in praktijk tegen Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (met dank aan Anne Voerman, Boekx).

Merkenrecht. Collectieve merken. Keurmerken. Gedaagde, Stichting HKZ,  stelt normen op om kwaliteit in de zorg te meten, de HKZ-normen. Zorginstellingen die HKZ-gecertificeerd zijn (aan de HKZ-normen voldoen), mogen het HKZ-keurmerk voeren waarvan Stichting HKZ houdster is. Eiser X. is een consultant die onder de naam Kwaliteit in Praktijk onder meer zorginstellingen adviseert over de HKZ-normen. X. is niet (langer) aangesloten bij Stichting HKZ en heeft een Benelux merkaanvrage verricht voor een beeldmerk met het woordbestanddeel HKZ SPECIALIST.

Tegen deze aanvrage is Stichting HKZ een oppositie procedure begonnen, waarop X. de onderhavige bodemprocedure is gestart, stellende dat de collectieve merken nietig dienen te worden verklaard op grond van artikel 2.34 lid 2 BVIE. De vorderingen van X. worden afgewezen en in reconventie wordt X. veroordeeld het gebruik te staken van de tekens HKZ-SPECIALIST en HKZ-PARTNER en vergelijkbare benamingen die 'een bijzondere band met de stichting suggereren'. Het gebruik van de tekens HKZ-IMPLEMENTATIEPAKKET en HKZ-PAKKET wordt als niet inbreukmakend beoordeeld. X. dient zijn merkaanvrage HKZ SPECIALIST binnen 14 dagen in te trekken en wordt  veroordeeld in de proceskosten in conventie.

4.7. Ingevolge artikel 2.34 lid 2 BVIE is het de houder van een collectief merk  verboden om gebruikte maken van het collectieve merk voor waren die afkomstig zijn uit of voor diensten verleend door haar eigen onderneming of voor een onderneming aan welk bestuur of toezicht zij onmiddellijk of middelljk deelneemt. Ratio van deze bepaling is dat de houder van een collectief merk onpartijdig toezicht dient uit te oefenen over de gebruikers. van het collectieve merk, hetgeen niet goed kan plaatsvinden, indien zijzelf ook waren en diensten onder het betreffende merk aanbiedt   In het onderhavige geval is van een dergelijke situatie geen sprake.

De Stichting biedt geen  zorgdiensten aan waarvoor een keurmerk zou kunnen worden verleend. Zij verstrekt slechts  informatie over de normen en de certificering. en oefent toezicht uit op degene die het keurmerk gebruiken, alsmede over degenen die anderen. begeleiden bij de certificering daarvoor (de zogenaamde ‘HKZ-partners’). Dergelijke diensten vormende kern van de  taken van een houder van een collectief merk. Voor zover de Stichting bij de  gegevensverstrekking het collectief merk zelf aanhaalt, kan dat gebruik niet worden  aangemerkt als gebruik voor de eigen diensten, aangezien daarmee niet een eigen dienst.  onder dat merk wordt aangeboden, maar enkel informatie wordt verstrekt over het merk. Het voorgaande geldt’ tevens voor zover het het keurmerk voor ‘HKZ-partner’ betreft.

4.8. Dit ligt niet anders voor het collectief woordmerk HKZ. De houder van een collectief merk mag het merk zelf wel gebruiken, indien de door haar aangeboden diensten zien op ondersteuning en bevordering van de waarborgfunctie van het collectieve merk. Niet gesteld of gebleken is dat de diensten die de Stichting in dit kader verleent, die taakvervulling te boven gaan.
 
4.9. De vordering tot vervallenverklaring van de collectieve merken zal derhalve worden afgewezen

(…)

4.32. Geconstateerd dient te worden dat het eerste deel van deze door X. gebruikte tekens auditief visueel en begripsmatig volledig overeenstemt met de woordmerken van de Stichting. Het tweede deel van de tekens maakt geen onderdeel uit van de woordmerken van de Stichting, zodat de tekens in die zin volledig afwijken van deze merken Voor het  inschatten van het verwarringsgevaar is dit onderscheid van belang. ‘HKZ’ is weliswaar het dominante bestanddeel van de merk en de tekens, maar door de geringe soortgelijkheid tussen de door partijen aangeboden diensten acht de rechtbank aannemelijk dat het relevante publiek de door X. gehanteerde tekens niet zal betrekken op de woordmerken van de Stichting of op de diensten van de Stichting.

Immers, het publiek is ermee bekend dat de Stichting een keurmerk in het leven heeft geroepen, alsmede dat zij de normen voor dit keurmerk heeft vastgesteld. Mede gelet op de bekendheid met het bestaan van 'HKZ- partners', zal het pubhek weten dat de Stichting zelf geen certificatietrajecten begeleidt. De door B. gebruikte tekens HKZ-implementatiepakket en HKZ-pakket impliceren dat onder die tekens een dienst wordt aangeboden die tot certificatie kan leiden.

Daarmee staan deze tekens in een zo ver verwijderd verband van de diensten van de Stichting, dat niet aannemelijk is dat het publiek deze tekens met de woordmerken van de Stichting zal associëren. Daarbij is van belang dat mag worden verwacht dat het, deels gespecialiseerde publiek, weet dat de letters HKZ zowel kunnen verwijzen naar het instituut dat de normen voor certificatie heeft opgesteld, als naar de normen zelf. Daarmee zal bij dit publiek een zekere voorzichtigheid zijn om de letters HKZ te snel alleen toe te schrijven aan een dienst van de Stichting, en zal zij er veelal op bedacht zijn om uit de context van het gebruik af te leiden of de gebruikte term HKZ doelt op het keurnerk of op de diensten van de Stichting. Uit de context waarin de tekens HKZ-implementatiepakket en HKZ-pakket in onderhavige geval zijn gebruikt, blijkt duidelijk dat op het keurmerk, de HKZ-normen, wordt gedoeld. In zoverre faalt derhalve het beroep van de Stichting op artikel 2.20.lid 1 sub b BVIE.

(...)

4.36. Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de vordering strekkende tot het staken en gestaakt houden van iedere inbreuk op de merkrechten van de Stichting slechts toewijsbaar is voor zover het het gebruik van de tekens ‘HKZ Specialist’ en ‘HKZ-partner’ betreft, dan wel vergelijkbare combinaties die een bijzondere band met de onderneming van de Stichting suggereren. De vordering zal in die zin worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zutphen, 22 december 2010, LJN BP0053, HA ZA 10-1325 (Dredging International N.V, tegen Dredging International Gendringen B.V.)

Met dank aan Evert van Gelderen en Elise Menkhorst , De Gier | Stam.

Handelsnaamrecht. Belgische baggeraar Dredging International tegen baggermaterieelleverancier Dredging International Gendringen. Vorderingen afgwezen, geen gevaar voor verwarring. De handelsnaam ‘Dredging International’ bestaat uit een vervoeging van to dredge en International: omdat de betreffende onderneming zich bezighoudt met baggeractiviteiten in een internationale context, is de rechtbank van mening dat de handelsnaam Dredging International beschrijvend is. De combinatie is bovendien tamelijk gangbaar in de (specialistische) branche en de toevoeging ‘Gendringen’ vermindert daarnaast nog eens de kans op verwarring.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof Amsterdam, 28 december 2010, zaaknr. 200.043.249/01, Cruise Travel Nederland B.V. tegen Cruise Factory B.V c.s. (met dank aan Daniël Corbeek, IJsseldijk Corbeek advocaten).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Adwords. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep ( Rechtbank Amsterdam, 10 juni 2009, IEF 8395). Gedaagde Cruise Factory adverteerde bij Google op de Adwords  'cruise' en 'travel'. Eiseres Cruise Travel maakte op grond van haar (beeld)merk en handelsnaam bezwaar.

In eerste instantie werden de vorderingen afgewezen, omdat de rechtbank artikel 2.23 lid 1 aanhef en sub b BVIE (gebruik van aanduidingen inzake soort of andere kenmerken van de dienst) van toepassing achtte. In hoger beroep oordeelt het Hof dat aan dit argument niet wordt toegekomen, nu de tekstelementen "cruise travel" uit het beeldmerk eenvoudigweg beschrijvend zijn voor de diensten (cruisereizen).  In de reisbranche is het Engels immers een “veel gebruikte taal, ook in de Benelux”. De vorderingen gebaseerd op de Handelsnaamwet sneuvelen eveneens, nu niet gebleken is dat Cruise Factory de aanduiding 'cruise travel' als handelsnaam voert.

Merkenrecht: 4.3.1. Cruise Factory heeft aangevoerd dat het gebruik van het tekstuele elementen van het (beeld)merk van Cruise Travel geen merkinbreuk oplevert omdat de woorden 'cruise' en 'travel' (ook in combinatie) beschrijvend zijn voor de diensten waarop het merk betrekking heeft en in de reiswereld ook veel gebruikt worden. Dit verweer slaagt. Evenals de losse woorden 'cruise' en 'travel' moet ook de (aaneengeschreven) combinatie daarvan als beschrijvend worden aangemerkt voor de diensten die door Cruise Travel onder het reeds genoemde beeldmerk worden aangeboden (Reizen met cruiseschepen, of, zoals Cruise Travel het zelf omschrijvt - vgl. inleidende dagvaarding onder 1 en 11 - "cruise reizen"). Dit brengt mee dat het woordelement 'cruisetravel' op zichzelf - dit wil zeggen zonder een daaraan toegevoegd beeldelement - niet geschikt is om de desbetreffende diensten te onderscheiden en dat het gebruik van dat woordelement door een derde geen inbreuk maakt op het beeldmerk waarin het is verwerkt. Dat het een combinatie van twee Engelse woorden betreft maakt dit niet anders; in de doorgaans internationaal georiënteerde reisbranche is immers het Engels een veel gebruikte taal, ook in de Benelux.

Handelsnaamrecht: 4.4. (…) Dat als gevolg van het intype van het woord 'cruise' gevolgd door 'travel' op de desbetreffende internetpagina(s) een advertentie verschijnt van Cruise Factory is niet reeds aan te merken als handelsnaamgebruik: voldoende duidelijk is immers dat de zoekwoorden  niet aan een onderneming doch aan de aard van de door Cruise Factory aangeboden diensten refereren.
In hoeverre met betrekking tot het gebruik van de handelsnaam anders geoordeeld moet worden waar het de aanvankelijk door Cruise Factory geplaatste advertentie betreft (die in beeld verscheen met erboven, als vetgedrukte hyperlink, de zoekwoorden ‘cruise’ en ‘travel’ [na sommatie meteen verwijderd –IEF]) kan in het midden blijven. Cruise Travel heeft onvoldoende feitelijk toegelicht dat door deze specifieke vermelding van de zoekwoorden de consument in verwarring is gebracht ten aanzien van de onderneming die de desbetreffende diensten aanbood.(…)

Cruise Travel wordt veroordeeld in de proceskosten van appèl (E 6506,34, 1019h Rv) maar niet die van de eerste aanleg, omdat Cruise Factory tegen hun afwijzing van de desbetreffende vordering geen incidenteel appel zou hebben ingesteld.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 december 2010, KG ZA 10-1387, Reef-One Ltd. tegen Aquadistri B.V.

Auteursrecht. Modellenrecht. Aquaria. Kort geding als onderdeel van breder, internationaal, geschil. Reef-One is houdster van twee Gemeenschapsmodellen m.b.t. aquaria en verhandelt wereldwijd de zogenoemde biOrb-Life aquaria. Gedaagde Aquadistri heeft op de Dibevo-vakbeurs gesteld inbreukmakende aquaria tentoongesteld die afkomstig zijn van de Chinese firma Himat en worden aangeboden onder de naam visiOn.

Inbreuk auteursrecht aangenomen, inbreuk op modelrecht afwezen: “de modelbeschermwaardige trekken – die zij in dit kort geding heeft geadstrueerd met een verwijzing naar de door haar naar voren gebrachte auteursrechtelijk beschermde trekken – blijken onvoldoende uit deze Gemeenschapsmodelregistraties”

Auteursrecht:  4.2. (…) het auteursrecht op de biOrb-Life aquaria is gebaseerd op creatieve keuzes met betrekking tot de combinatie voor ieder van de biOrb-Life aquaria van de opake kunststof zij- en bovenkant (het meest kenmerkende element van de ontwerpen), de afgeronde hoeken, de hoogte/breedteverhouding, het kleurgebruik en de vormgeving van het deksel en de voet van het aquarium, zoals Reef-One voorshands geoordeeld terecht naar voren brengt. Naar voorlopig oordeel heeft, mede gelet op de in het geding gebrachte niet steekhoudend bestreden afbeeldingen van aquaria waarmee is beoogd een indruk te geven van het vormgevingsserfgoed, in ieder geval bedoelde combinatie van kenmerken een oorspronkelijk karakter die het persoonlijk stempel van de maker draagt en zijn de biOrb-Life aquaria te beschouwen als auteursrechtelijk beschermde werken. Het verweer van Aquadistri aan de hand van haar ter zitting getoonde beweerdelijke eigen ontwerpen voor aquaria met afgeronde hoeken in dit verband faalt, omdat deze voorshands geoordeeld in de verste verte niet in de buurt komen van het ontwerp van Reef-One, zodat hieraan geen betekenis wordt toegekend.

4.3. Aquadistri heeft voorts bestreden dat de totaalindruk van de visiOn aquaria te weinig afwijkt van de biOrb-Life aquaria, zoals Reef-One aanvoert. Voor de visiOn aquaria die onderwerp zijn van dit kort geding geldt evenwel dat zij zodanig met de biOrb-Life aquaria overeenkomen dat voorshands sprake is van ontlening. Voor de visiOn aquaria zijn naar voorlopig oordeel met name de in 4.2. genoemde auteursrechtelijk beschermde kenmerken (opake kunststof zij- en bovenkant, afgeronde hoeken, hoogte/breedte-verhouding, kleurgebruik, vormgeving van deksel en voet) van de rechthoekige biOrb-Life aquaria in belangrijke mate overgenomen, althans is onvoldoende afstand bewaard van deze auteursrechtelijk bechermde trekken van de biOrb-Life aquaria. De nog in enige mate van de totaalindruk van de ontwerpen van Reef-One afwijkende licht uitbollende opake zijvlakken zijn doorvoor naar voorlopig oordeel onvoldoende – mede gegeven de niet inhoudelijk steekhoudend bestreden stelling van Reef-One dat haar ontwerp gelet op het aquariavormgevingserfgoed uniek en bijzonder is.

4.5. De vraag of Aquadistri de visiOn aquaria reeds te koop heeft aangeboden (of zulks dreigt te gaan doen) is voor toewijzing van een auteursrechtinbreukverbod niet bepalend, zoals Aquadistri lijkt te menen. Onder de voorbehouden handelingen valt immers ook het zonder toestemming op een vakbeurs tentoonstellen of in een (product)catalogus opnemen van een met een werk overeenstemmend product. (…)

Modelrecht en onrechtmatig handelen: 4.7. Naar voorlopig oordeel heeft Aquadistri terecht aangevoerd dat onvoldoende uit de tekeningen van de Gemeenschapsmodellen blijkt dat sprake is van inbreuk daarop door de visiOn modellen. Anders gezegd: De door Reef-One ingeroepen modelbeschermwaardige trekken – die zij in dit kort geding heeft geadstrueerd met een verwijzing naar de door haar naar voren gebrachte auteursrechtelijk beschermde trekken – blijken onvoldoende uit deze Gemeenschapsmodelregistraties. Met name worden in de geregistreerde tekeningen geen openingen aan de bovenzijde getoond en is geen sprake van naadloze kunststof zijkanten. Dat alleen al volstaat voor afwijzing van het gevorderde Gemeenschapsmodelinbreukverbod in dit kort geding.

4.8. Reef-One heeft niet gesteld welk belang zij naast een auteursrechtinbreukverbod heeft bij een afzonderlijk verbod op grond van het gestelde onrechtmatig handelen – een vordering die zij ter zitting (uit de dagvaarding blijkt dat niet) als subsidiair heeft geken schetst. De daarop gebaseerde vorderingen zullen mitsdien al op deze grond worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 december 2010, HA ZA 09-4290, MBRands B.V. tegen Handelsonderneming Kubus B.V,

Octrooirecht. Gedaagde i.c. Kubus is houdster van het Nederlandse octrooi dat betrekking heeft op een ‘Trapezehaakinrichting’. Bodem na kort geding (Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 juli 2009, IEF 8063). Bij dat vonnis heeft de voorzieningenrechter geoordeeld dat er een serieuze, niet te verwaarlozen kans bestaat dat in een bodemprocedure wordt geoordeeld dat conclusie 1 van het octrooi nietig is wegens gebrek aan nieuwheid, zodat de inbreukvorderingen zijn afgewezen. Op 23 oktober 2009 heeft het OCNL op verzoek van MBrands een advies omtrent de toepasselijkheid van nietigheidsgronden ex artikel 76 ROW 1995 uitgebracht. Het advies luidt dat de aangevoerde nietigheidsgronden niet van toepassing zijn op het octrooi (zie:  IEF 8382).

MBrands vordert i.c. dat de rechtbank het octrooi toch zal vernietigen, maar ziet haar vordering afgewezen. “(…) bij de beoordeling van de inventiviteit dient te worden uitgegaan van de objectieve probleemstelling, zoals die volgt uit de aanvrage in het licht van de stand van de techniek, en niet zonder meer van de subjectieve probleemstelling, zoals verwoord in de aanvrage.”

De reconventionele vordering m.b.t. de gesteld misleidende mededelingen op het product van MBrands (‘Patent Pending’) worden eveneens afgewezen.

3.2. Aan haar vordering legt MBrands ten grondslag – kort gezegd – dat het octrooi nietig is wegens toegevoegde materie, niet-nieuwheid, gebrek aan uitvindingshoogte en niet-nawerkbaarheid.

(…) 4.1. De pijlers waarop MBrands haar vordering strekkende tot vernietiging van NL 484 heeft gefundeerd, houden niet. Daartoe wordt het volgende overwogen.

Toegevoegde materie: 4.3. De rechtbank overweegt als volgt. De oorspronkelijke aanvrage welke heeft geleid tot het onderhavige octrooi, is voor verlening gewijzigd om af te bakenen van nieuwe – meer nabijgelegen – stand van de techniek, te weten DE 757 (vgl. r.o. 2.6.). De gewijzigde probleembeschrijving en technische effecten hebben betrekking op een meer slijtvaste koppeling. (…)

4.6. (…)  Zij acht aannemelijk dat de vakman minst genomen zonder meer zou inzien dat door de in de oorspronkelijke aanvraag beschreven maatregelen het risico op slijtage ten opzichte van de koppeling volgens DE 757 wordt verkleind. Dit betekent dat de gewijzigde probleemstelling voor de gemiddelde vakman uit de oorspronkelijke aanvrage in het licht van DE 757 is af te leiden en deze tezamen met de beschreven nieuwe technische effecten van het octrooi toelaatbaar zijn.

Nieuwheid en inventiviteit:  4.9. (…) Omdat DE 757 een wezenlijk andere constructie betreft met een ‘skischoen-koppeling’ in plaats van een penkoppeling zoals in het octrooi, wordt in DE 757 niet een uitsparing geopenbaard die meewerkt aan de totstandkoming van de koppeling, anders gezegd zij vervult daarbij geen functie, hetgeen ter zitting door de octrooigemachtigde van MBrands ook is erkend.

4.10. De materie van conclusies 1, 2, 4, 5 en 6 is dus als nieuw aan te merken. Hetzelfde moet worden aangenomen voor de door MBrands niet bestreden conclusies 3, 7 en 8. Er aldus van uit gaande dat de materie van conclusies 1 tot en met 8 nieuw is, moet hetzelfde gelden voor conclusie 9.

(…) 4.12. De hoofdconclusie is inventief. Vooropgesteld zij dat de inventiviteitsaanval van MBrands niet op een deugdelijke – hindsight vermijdende – wijze, te weten bij voorkeur aan de hand van de problem-solution-approach, is onderbouwd. Indien deze benadering wel wordt toegepast, geldt dat het verschil tussen de uitvinding en DE 757 bestaat in het koppelingsmechanisme. Het objectieve technische probleem waarvoor de vakman gesteld is, valt dan te omschrijven als hoe de koppeling volgens DE 757 slijtvaster en zekerder kan worden gemaakt. Er bestaat geen enkele aanwijzing dat de gemiddelde vakman, uitgaande van DE 757 als meest nabije stand van de techniek, tot de koppeling volgens het octrooi zou komen. De rechtbank sluit in dit opzicht aan bij het oordeel van het OCNL (…).

4.13. (…) Hoewel juist is dat de Technische Kamer van Beroep in de Agrevo-zaak heeft beslist dat indien er geen technisch effect wordt bereikt, er geen sprake kan zijn van een uitvinding, ziet het betoog van MBrands eraan voorbij dat bij de beoordeling van de inventiviteit dient te worden uitgegaan van de objectieve probleemstelling, zoals die volgt uit de aanvrage in het licht van de stand van de techniek, en niet zonder meer van de subjectieve probleemstelling, zoals verwoord in de aanvrage. Nu hiervoor is gebleken dat een objectieve probleemstelling kan worden vastgesteld, waarvoor het octrooi een oplossing verschaft, treft het aangevoerde bezwaar, zoals ook het OCNL oordeelde, geen doel. Dat van een technisch effect (zekerder en slijtvaster maken van de koppeling) wel degelijk sprake is, is in het hiervoorgaande reeds aan de orde geweest.

Nawerkbaarheid: 4.16. Dit betoog strandt. Niet is in te zien waarom de gemiddelde vakman niet in staat zou zijn de inrichting volgens conclusie 1 na te werken, ook al zou dat leiden tot een koppeling waarbij het gevaar bestaat dat de koppelingspen uit de uitsparingen zou schieten. Bovendien dient de vakman bij het nawerken zonodig beroep te doen op de algemene vakkennis. Aannemelijk is dat de vakman op basis van zijn vakkennis zeer wel in staat zal zijn de pen te borgen (…).

(…) 4.18. Gelet op het vorenstaande is het octrooi geldig te achten.

Misleidende mededelingen 4.20. De vorderingen in reconventie worden afgewezen. De stelling van Kubus dat MBrands nog steeds Clicker Bars zou leveren met daarop aangebracht de gewraakte mededeling “Patent Pend. Nr. 1035314” is door MBrands gemotiveerd betwist. Zij heeft in dit verband aangevoerd dat de mededeling al sinds 13 januari 2009 niet meer op de Clicker Bars wordt gebruikt.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 december 2010, HA ZA 09-2275, Solvay S.A.tegen Honeywell Fluorine Products Europe B.V. c.s.

Octrooirecht. Procesrecht. EP m.b.t. (kort gezegd) drijfgas voor polyuretaan schuim ter vervanging van CFK’s. Vonnis in incident na tussenvonnis (Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 september 2010, IEF 9089), waarin de  rechtbank een comparitie gelastte, teneinde partijen in de gelegenheid te stellen zich uit te laten omtrent (de formulering van) de aan het Hof van Justitie van de Europese Unie te stellen prejudiciële vragen over o.a. grensoverschrijdend inbreukverboden als voorlopige voorziening en het begrip ‘onverenigbare beslissingen.’ Na comparitie formuleert de rechtbank haar prejudiciële vragen als volgt:

Ten aanzien van artikel 6 (1) EEX-Vo: Is in een situatie, waarin twee of meer vennootschappen uit verschillende lidstaten in een procedure aanhangig voor een gerecht van een van die lidstaten, ieder afzonderlijk worden beticht van het plegen van inbreuk op hetzelfde nationale deel van een Europees octrooi zoals dat van kracht is in weer een andere lidstaat, wegens het verrichten van voorbehouden handelingen met betrekking tot hetzelfde product, sprake van de mogelijkheid van ‘onverenigbare beslissingen’ bij afzonderlijke berechting, zoals bedoeld in artikel 6 (1) EEX-Vo?

Ten aanzien van artikel 22 (4) EEX-Vo: 1. Is artikel 22 (4) EEX-Vo van toepassing in een procedure tot het verkrijgen van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een voorlopig grensoverschrijdend inbreukverbod), indien gedaagde bij wege van verweer aanvoert dat het ingeroepen octrooi nietig is, in aanmerking genomen dat de rechter in dat geval geen definitieve beslissing neemt over de geldigheid van het ingeroepen octrooi, maar een inschatting maakt hoe de ingevolge artikel 22 (4) EEX-Vo bevoegde rechter daarover zou oordelen en de gevorderde voorlopige voorziening in de vorm van een inbreukverbod zal worden afgewezen indien naar het oordeel van de rechter een redelijke, niet te verwaarlozen kans bestaat dat het ingeroepen octrooi door de bevoegde rechter vernietigd zou worden?

2. Worden voor de toepasselijkheid van artikel 22 (4) EEX-Vo in een procedure als in voorgaande vraag bedoeld, vormvereisten gesteld aan het nietigheidsverweer in die zin dat artikel 22 (4) EEX-Vo alleen van toepassing is indien reeds een nietigheidsvordering bij de ingevolge artikel 22 (4) EEX-Vo bevoegde rechter aanhangig is of binnen een – door de rechter te stellen termijn – wordt gemaakt, althans dat terzake een dagvaarding aan de octrooihouder is of wordt uitgebracht, of volstaat het enkele opwerpen van een nietigheidsverweer en, zo ja, worden dan eisen gesteld aan de inhoud van het gevoerde verweer, in die zin dat het voldoende moet zijn onderbouwd en/of dat het voeren van het verweer niet moet worden aangemerkt als misbruik van procesrecht?

3. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, behoudt de rechter, nadat in een procedure als in de eerste vraag bedoeld een nietigheidsverweer is aangevoerd, bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering met als gevolg dat (indien de eisende partij dat wenst) de inbreukprocedure moet worden aangehouden totdat de ingevolge artikel 22 (4) EEX-Vo bevoegde rechter over de geldigheid van het ingeroepen nationale deel van het octrooi heeft beslist, dan wel dat de vordering moet worden afgewezen omdat over een voor de beslissing essentieel verweer niet mag worden geoordeeld of verliest de rechter nadat een nietigheidsverweer is aangevoerd ook zijn bevoegdheid ten aanzien van de inbreukvordering?

4. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord, kan de nationale rechter zijn bevoegdheid om te oordelen over een vordering tot verkrijging van een voorlopige voorziening gebaseerd op een buitenlands octrooi (zoals een grensoverschrijdend inbreukverbod) en waartegen bij wege van verweer wordt aangevoerd dat het ingeroepen octrooi nietig is, dan wel (in het geval geoordeeld zou worden dat toepasselijkheid van artikel 22 (4) EEX-Vo de bevoegdheid van de rechtbank om over de inbreukvraag te oordelen onverlet laat) zijn bevoegdheid om te oordelen over een verweer inhoudende dat het ingeroepen buitenlandse octrooi nietig is, ontlenen aan artikel 31 EEX-Vo?

5. Indien vraag 4 bevestigend wordt beantwoord, welke feiten of omstandigheden zijn dan nodig om de in r.o. 40 van het Van Uden / Deco-Line arrest bedoelde reële band tussen het voorwerp van de gevraagde maatregelen en de op territoriale criteria gebaseerde bevoegdheid van de verdragsluitende staat van de aangezochte rechter, te kunnen aannemen?

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 december 2010, HA ZA 09-2871, Janssen Pharmaceutica N.V. tegen Pharmachemie B.V. c.s.

Octrooirecht. Geëxpireerd EP Janssen m.b.t. middelen voor het verlagen van de bloeddruk en (zeer recentelijk geëxpireerd) ABC. Gestelde inbreuk door “een geneesmiddel met de generieke naam nebivolol” van Pharmachemie. De inbreuk als zodanig niet betwist, Pharmachemie voert een drieledig nietigheidsverweer. Aanhouding opdat Pharmachemie zich zal uitlaten over de vraag of zij bewijs wil leveren (en op welk wijze zij dat wil doen) dat Woestenborghs bij zijn presentatie op het Guildford Forum de structuur van nebivolol heeft geopenbaard, inclusief de stereochemie daarvan.

2.10. Dit octrooigeschil, is – met Actavis als eisende partij - ook aan de orde geweest in Engeland. Het High Court (Floyd J) heeft bij beslissing van 30 juni 2008 Janssen hoofdzakelijk in het ongelijk gesteld, kort gezegd op de grond dat er sprake was van een nieuwheidsschadelijke openbaarmaking van de conclusies 1, 4, 6 en 7. Het octrooi is eveneens deels nietig verklaard in Duitsland en in Hongarije.

6.1. In deze zaak wordt de inbreuk als zodanig niet betwist. Pharmachemie voert een nietigheidsverweer gebaseerd op navolgende drie argumenten.

A. De verbinding met nr 84 zoals geopenbaard in US 4 654 362 (verder: US 362) omvat zowel l- als d- nebivolol in een farmaceutische samenstelling zoals geclaimd in de huidige conclusies 4, 6 en 7. Dit leidt tot gebrek aan nieuwheid van die conclusies zoals verleend. Indien gelezen volgens het hulpverzoek zijn zij niet inventief.

B. De chemische structuur en stereochemische eigenschappen van nebivolol zijn bovendien openbaar gemaakt op het Guildford Forum 1997 in een presentatie met de titel: ‘HPLC-fluorescence method for the determination of the new β-adrenoreceptor blocking agent nebivolol in human plasma’. Ook dit voert tot niet nieuwheid.

C. Het in EP 429 geclaimde potentierende effect treedt niet op in het racemisch mengsel nebivolol. Dit dient te leiden tot de conclusie dat conclusies 4, 6 en 7 nietig zijn bij gebrek aan inventiviteit, subsidiair nawerkbaarheid.

6.2. Hierna zal de rechtbank beslissen, kort gezegd, dat de nietigheidsargumenten onder A niet slagen indien wordt uitgegaan van het hulpverzoek. Wat betreft de grondslag B zal de rechtbank oordelen dat Pharmachemie voorshands onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat op het Guildford Forum de stereochemische eigenschappen van nebivolol zijn geopenbaard. Pharmachemie zal daarom in de gelegenheid worden gesteld om, zoals zij heeft aangeboden, bewijs daarvan te leveren. De beoordeling van de grondslag sub C wordt eerst relevant indien Pharmachemie afziet van bewijslevering of daarin niet slaagt. De gronden voor de in dit (tussen)vonnis te nemen beslissingen worden hieronder toegelicht.

6.70. Overeenkomstig haar bewijsaanbod zal Pharmachemie evenwel in de gelegenheid worden gesteld alsnog het bewijs te leveren dat Woestenborghs bij zijn presentatie op het Guildford Forum de structuur van nebivolol heeft geopenbaard inclusief de stereochemie daarvan.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 27 oktober 2010, HA ZA 08-3150, Vetus N.V tegen Inno Nautic Holding B.V.

Met dank aan Ruby Nefkens, Van der Steenhoven advocaten.

Octrooirecht. Verstekzaak. Aanhouding na eiswijziging met betrekking tot de proceskostenveroordeling. “De eiswijziging met betrekking tot de proceskostenveroordeling dient, nu die ziet op een verhoging van de aanvankelijk gevorderde kosten, beschouwd te worden als vermeerdering van eis, die met betrekking tot de wijziging van de grondslag van eis als een eisverandering, en zijn in het onderhavige geval, waar de gedaagde niet in het geding is verschenen, uitgesloten, tenzij de verandering of vermeerdering op de voorgeschreven wijze, met inachtneming van artikel 130 lid 3 Rv, aan gedaagde kenbaar is gemaakt. Nu daarvan niet is gebleken, zal de zaak andermaal naar de rol worden verwezen zodat Vetus zich kan uitlaten of zij de verandering en vermeerdering van eis alsnog aan Inno Nautic wenst te doen betekenen en, zo dit het geval is, het terzake uitgebrachte exploot in het geding te brengen.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, vonnis van 18 augustus 2010, HA ZA 08-3150 Vetus N.V tegen Inno Nautic Holding B.V.

Met dank aan Ruby Nefkens, Van der Steenhoven advocaten.

Octrooirecht. Verstekvonnis. Aanhouding. “Aanvankelijk was ook de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Entre Deux B.V. als medegedaagde gedagvaard in deze procedure. Tussen Vetus en Entre Deux is evenwel een regeling in der minne bereikt, waarna de zaak tussen deze partijen desverzocht is doorgehaald. Thans zijn derhalve uitsluitend nog de vorderingen jegens Inno Nautic aan de orde.

Gelet op de aard van het door Vetus gevorderde – vernietiging van het octrooi NL 1013030 dat op naam van zowel Inno Nautic als Entre Deux is gesteld – ziet de rechtbank zich geconfronteerd met de vraag of deze vordering, gegeven het feit dat na doorhaling van de procedure tussen Vetus en Entre Deux niet langer alle rechthebbenden op het octrooi in kwestie in de onderhavige procedure zijn betrokken, wel toewijsbaar is. Vetus zal in de gelegenheid worden gesteld zich daaromtrent bij akte uit te laten. Hiertoe zal de zaak worden verwezen naar de rolzitting van woensdag 15 september 2010.” 

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 22 december 2010, LJN: BO8239 (Strafzaak BREIN/e-donkey indexeringsites)
 
Auteursrecht. Strafrecht. ‘Het gerechtshof verklaart het openbaar ministerie niet-ontvankelijk in de vervolging van een zevental verdachten in een strafzaak rond twee websites. Bezoekers van de betreffende websites gebruikten deze voor het uitwisselen van auteursrechtelijk beschermde werken. Aanleiding voor de strafvervolging door het openbaar ministerie vormde een dossier dat de FIOD-ECD in november 2004 van de stichting Brein had ontvangen. Door de verdediging was in hoger beroep aangevoerd dat het openbaar ministerie niet tot strafrechtelijke handhaving had mogen overgaan, maar civielrechtelijk had moeten optreden.

Bij de beoordeling daarvan heeft het hof acht geslagen op een zogenaamde Aanwijzing van het College van Procureurs-Generaal uit 2002. Daarin worden criteria genoemd voor strafrechtelijke handhaving door het openbaar ministerie in zaken waarin de verdenking bestaat van auteursrechtinbreuk. Volgens het hof blijkt uit het dossier niet dat er op het moment waarop de officier van justitie besloot tot de toepassing van dwangmiddelen jegens de verdachten sprake was van een redelijk vermoeden van schuld overeenkomstig de criteria als opgenomen in die Aanwijzing. Daarnaast heeft het hof vastgesteld dat niet is gebleken dat na ontvangst van de dossiers van stichting Brein door of op last van het openbaar ministerie nader onderzoek heeft plaatsgevonden voordat het openbaar ministerie besloot tot strafrechtelijke handhaving over te gaan.

Al met al is het hof van oordeel dat het openbaar ministerie in redelijkheid niet tot zijn vervolgingsbeslissing heeft kunnen komen en door dat toch te doen de beginselen van een behoorlijke procesorde heeft geschonden. '

Lees het arrest hier (m.d.a. MvA).