Gerechtshof Amsterdam, 23 november 2010, zaaknr. 200.076.300/01, Urban Lifestyle Nederland B.V. c.s. (De Zwaluwhoeve) tegen D. h.od.n. City Spa (met dank aan Maartje Hülsenbeck, Blenheim).

Handelsnaamrecht. Domeinnamen. Hoger beroep in de zaak City Spa tegen CitySpa. Op vordering van D. heeft de voorzieningenrechter de Zwaluwhoeve  appelanten (in hoger beroep) verboden de handelsnaam en domeinnamen City Spa Amsterdam te gebruiken (Vzr. Rechtbank Amsterdam, 12 oktober 2010, IEF 9150). Het hof volgt i.c. grotendeels het oordeel van de rechtbank. City Spa is (nog) niet beschrijvend en bezit (nog) voldoende onderscheidend vermogen: “De Zwaluwhoeve is “als gevolg van de ontwikkeling van het Nederlandse taaleigen weliswaar gerechtigd is een handelsnaam te voeren waarvan city spa een onderdeel is, maar dient deze handelsnaam zo te formuleren dat voldoende afstand wordt genomen van de oudere handelsnaam van D. (…)

Ook als een domeinnaam niet als handelsnaam wordt gebruikt kan dat gebruik onrechtmatig zijn: “Dat neemt niet weg dat indien een domeinnaam identiek is aan een handelsnaam, en -zoals tegenwoordig niet ongebruikelijk is- het gebruik daarvan vrijwel gelijk opgaat met het gebruik van de handelsnaam, het gebruik van een domeinnaam die gelijk is aan een in verband met verwarringsgevaar verboden handelsnaam in strijd is met de maatschappelijke zorgvuldigheid, aangezien ook door dat gebruik van de domeinnaam verwarring kan optreden.”

3.5 (…) Het hof acht niet uitgesloten dat de voortgaande ontwikkeling van de Nederlandse taal tot gevolg heeft dat city spa de betekenis krijgt van een in een (binnen)stad gevestigde onderneming die zich toelegt op wellness waarbij (bad)water een rol speelt. Ondanks de voorbeelden uit de gespecialiseerde media die de Zwaluwhoeve heeft overgelegd, waarin de term min of meer als zodanig wordt gebruikt, en het vrij grote aantal ondernemingen dat onder de zoekterm "city spa" kan worden gevonden op het internet, acht het hof vooralsnog onvoldoende aannemelijk dat de term city spa zodanig is ingeburgerd in de Nederlandse taal dat deze reeds thans als een generieke term kan worden beschouwd die (alleen maar) de aard van een onderneming weergeeft, zoals bijvoorbeeld het woord sauna dat doet. Uit niets blijkt dat de term city spa in 2001 al enigermate in de Nederlandse taal was ingevoerd, zodat het De Rond vrij stond deze als handelsnaam te gebruiken. Wel brengt het kennelijk toenemende algemene gebruik ervan mee dat D. deze term niet volledig kan (blijven) monopoliseren.

3.6 (…) De Handelsnaamwet vereist niet dat een handelsnaam onderscheidend vermogen heeft, maar aangenomen moet worden dat, wanneer een handelsnaam als gevolg van het Nederlandse taaleigen een steeds meer algemeen beschrijvend karakter heeft gekregen, de kans op verwarring bij het publiek omtrent de identiteit van de onderneming steeds minder is geworden hetgeen op zijn beurt tot gevolg moet hebben dat de beschermingsomvang van de handelsnaam op de voet van artikel

(…) Het hof acht aannemelijk dat city spa nog geen algemeen beschrijvend karakter had toen D. haar handelsnaam in 2001 voor haar onderneming liet inschrijven in het handelsregister en dat dit ook nu nog niet (volledig) het geval is. Door de (verdere) ontwikkeling van het Nederlandse taaleigen wordt dat wellicht op den duur anders, maar dat neemt niet weg dat de Zwaluwhoeve ook heden ten dage bij het kiezen van een handelsnaam er voor dient te zorgen dat er geen verwarring ontstaat Het hof neemt daarbij in aanmerking dat de aard van de ondernemingen van De Rond en de Zwaluwhoeve weliswaar niet geheel identiek is, maar dat er toch zodanige overlappingen zijn - beide bieden huid- en haarverzorging en ontspannende massages aan voor zowel vrouwen als mannen - dat verwarring mogelijk is. Bovendien zijn hun ondernemingen op betrekkelijk korte afstand van elkaar in Amsterdam gevestigd. Verder is van belang dat tot de komst van de Zwaluwhoeve es in Amsterdam slechts één onderneming gevestigd was die de handelsnaam City Spa voerde. Door alleen de geografische aanduiding Amsterdam aan haar handelsnaam toe te voegen neemt de Zwaluwhoeve te weinig afstand van de oudere handelsnaam van De Rond, zo moet worden aangenomen, om directe en/of indirecte verwarring bij het relevante publiek te voorkomen. Uit het vorenstaande vloeit voort dat de Zwaluwhoeve als gevolg van de ontwikkeling van het Nederlandse taaleigen weliswaar gerechtigd is een handelsnaam te voeren waarvan city spa een onderdeel is, maar dat zij deze handelsnaam zo dient te formuleren dat voldoende afstand wordt genomen van de oudere handelsnaam van D. (…)

3.7 Door het anders dan als handelsnaam gebruiken van een domeinnaam die gelijk is aan of slechts in geringe mate afwijkt van de oudere handelsnaam van een ander, wordt in beginsel geen inbreuk op die handelsnaam gemaakt op de wijze als bedoeld in artikel 5 Hnw. Die verbodsbepaling is alleen toepasselijk indien de domeinnaam tevens als handelsnaam wordt gebruikt. Dat neemt niet weg dat indien een domeinnaam identiek is aan een handelsnaam, en -zoals tegenwoordig niet ongebruikelijk is- het gebruik daarvan vrijwel gelijk opgaat met het gebruik van de handelsnaam, het gebruik van een domeinnaam die gelijk is aan een in verband met verwarringsgevaar verboden handelsnaam in strijd is met de maatschappelijke zorgvuldigheid, aangezien ook door dat gebruik van de domeinnaam verwarring kan optreden. Ook hier geldt dat de Zwaluwhoeve bij het kiezen van een domeinnaam wel gebruik mag maken van de term city spa mits zij daarbij voldoende afstand houdt van de handels- en domeinnaam van D.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 november 2010, KG ZA 10-1193, Middenweg B.V. tegen Multispike B.V.

Octrooirecht. NL octrooi m.b.t. een ‘verbeterde werkwijze voor het telen van orchideeën.’ Eiser Middenweg zegt de licentieovereenkomst op, maar de octrooihouder stelt dat eiser de methode ook nadien is blijven toepassen en legt o.a. beslag op de planten van eiser. Eiser vordert i.c. de opheffing van de beslagen èn de intrekking van het eerder uitgesproken octrooi-inbreukverbod (Rechtbank ‘s-Gravenhage, 21 oktober 2010, IEF 9181). Vorderingen afgewezen. Weliswaar is “thans, anders dan in het eerste kort geding, voldoende aannemelijk dat in ieder geval conclusies 1 en 2 van NL 581 niet in stand kunnen blijven”, maar daarmee is nog niet gegeven dat het vonnis berust op een juridische of feitelijke misslag.

4.2. Het gevorderde is slechts toewijsbaar indien de bevoegdheid dat vonnis te executeren wordt misbruikt. Daarvan zal sprake zijn onder meer indien het vonnis klaarblijkelijk op een juridische of feitelijke misslag berust (HR 22 april 1983. LJN AG4575), in geval van door de executant gepleegd bedrog in de procedure die tot het vonnis heeft geleid (HR 5 november 1993, LJN ZC1125) en indien met het vonnis betaling van een koopsom wordt afgedwongen, waarvan vaststaat dat die reeds betaald is (HR 22 december 2006, LJN AY9224). In het executiegeschil is geen ruimte om het reeds gevoerde debat tussen partijen te heropenen omdat dit in strijd zou komen met het gesloten stelsel van rechtsmiddelen.

4.4. Thans is, anders dan in het eerste kort geding, voldoende aannemelijk dat in ieder geval conclusies 1 en 2 van NL 581 niet in stand kunnen blijven. Uit het artikel van Kim blijkt immers een werkwijze voor de vergroting van het aantal bloeiwijzen bij Doritaenopsis orcideeën door toepassing van een koudeperiode in combinatie met besproeiing met benzyl adenine. Niet in geschil is dat benzyl adenine dezelfde stof is als 6-BAP en evenmin dat Phalaenopsis en Doritaenopsis zodanig verwant zijn dat dezelfde groei-eigenschappen verwacht kunnen worden. Voorshands moet worden geoordeeld dat Kim daarmee schadelijk is voor de inventiviteit van de genoemde conclusies. Multispike heeft ter zitting ook desgevraagd verklaard geen argumenten te kunnen aanvoeren tegen het standpunt van Middenweg, zij het dat naar zij meent de conclusies 3, 4 en 11 en daarvan afhankelijke conclusies in stand zouden kunnen blijven.

4.5. Daarmee is echter niet gegeven, zoals Middenweg ter zitting heeft aangevoerd, dat het vonnis van 21 oktober 2010 berust op een juridische misslag. De nu aangevoerde nietigheidsargumenten zijn in het eerdere kort geding immers niet gesteld. Hetgeen hiervoor onder a is weergegeven komt er op neer dat Middenweg haar verweer heeft uitgebreid. Het executiegeschil is echter geen hoger beroep. Middenweg kan deze nieuwe verweren uitsluitend in hoger beroep naar voren brengen. Voor het onder b gestelde geldt hetzelfde. Ook dit zijn nieuwe verweren van Multispike die zij in het eerdere kort geding niet heeft aangevoerd.

4.6. Van een feitelijke misslag in het eerdere vonnis is, anders dan Middenweg ter zitting heeft aangevoerd, evenmin sprake. In het vonnis is niet uitgegaan van het feit dat Orchid Gardens Patents octrooihouder is. Voor zover het beslagverlof zou zijn gegeven op basis van onjuiste, door Multispike aangevoerde gegevens en dit tot opheffing van het beslag zou moeten leiden, had Middenweg ook dat in het eerdere kort geding moeten en kunnen aanvoeren.
(…)

4.10. Gelet op hetgeen hiervoor is overwogen, zullen de vorderingen van Middenweg worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 november 2010, KG ZA 10-1193, G. van Steekeleburg en Zn B.V. tegen Multispike B.V.

Octrooirecht. Eiser  is niet tevreden over resultaten en zegt licentie op m.b.t. een NL octrooi voor een ‘verbeterde werkwijze voor het telen van orchideeën.’ De octrooihouder stelt echter dat eiser i.c. de methode ook nadien is blijven toepassen en legt o.a. beslag op de planten van eiser. Eiser vordert de opheffing van het beslag en ziet die vordering toegewezen. Summierlijke ondeugdelijkheid en ernstige gevolgen. “Gelet op wat X Van Steekelenburg had meegedeeld, had Van Steekelenburg geen aanleiding aan te nemen dat het octrooi betrekking zou hebben op een ander middel dan Multispike.”

4.4. De e-mail van 5 december 2008 geeft nauwelijks inzicht in wat de Multispikemethode inhoudt. Of de methode waarop de overeenkomst van december 2008 ziet meer omvat dan slechts het gebruik van het Multispike-middel kan echter in het midden blijven. Niet bestreden is dat [X] aan Van Steekelenburg heeft uitgelegd dat de behandeling met het door Orchid Gardens Patents verstrekte middel ‘Multispike’ een belangrijk onderdeel van de methode was. Daarvan uitgaande wordt voorshands geoordeeld dat [X] er niet vanuit mocht gaan dat Van Steekelenburg door de enkele verwijzing in de overeenkomst naar NL 581 begreep dat hij zonder toestemming van Multispike niet alleen het Multispike-middel niet zou mogen toepassen, maar evenmin cytokinine. In dit verband is mede van belang dat tussen partijen niet is geschil is dat cytokininen veelvuldig worden gebruikt bij de kweek van orchideeën. Gelet op wat [X] Van Steekelenburg had meegedeeld, had Van Steekelenburg geen aanleiding aan te nemen dat het octrooi betrekking zou hebben op een ander middel dan Multispike.

4.5. De stelling van Multispike dat alleen al het bespuiten van orchideeën met 6-BAP en toepassing van een koudeperiode gelijk staat aan het toepassen van de Multispikemethode volgens de overeenkomst kan daarom voorshands niet worden aanvaard. Daarbij komt dat Van Steekelenburg stellig ontkent na december 2008 zijn planten met 6-BAP of een andere cytokinine te hebben bespoten en betwist dat de door Prisna onderzochte planten uit zijn bedrijf afkomstig zijn. Zoals [X] ter zitting heeft verklaard zouden de planten van Van Steekelenburg zijn gekocht en zou hij deze zelf bij Prisna hebben afgeleverd, maar ieder bewijs of onderbouwing van deze stelling ontbreekt.

4.6. Gezien het voorgaande blijkt summierlijk van de ondeugdelijkheid van de vordering waarvoor het beslag is gelegd. Het beslag heeft bovendien ernstige gevolgen voor de bedrijfsvoering van Van Steekelenburg omdat hij niet meer in staat is met de kweek van de planten inkomsten te verwerven. Onder deze omstandigheden dient het beslag te worden opgeheven. De overige door Van Steekelenburg aangevoerde gronden voor opheffing behoeven geen bespreking.

Lees het vonnis hier.

HvJ EU, 24 november 2010, conclusie A-G Trstenjak in zaak C-316/09, MSD Sharp & Dohme GmbH tegen Merckle GmbH (prejudiciële vragen Bundesgerichtshof,  Duitsland).

Reclamerecht. Conclusie A-G. Begrip reclame. Verbod van publieksreclame voor alleen op recept verkrijgbare geneesmiddelen. Criteria ter vaststelling of publicatie over geneesmiddelen op internet oogmerk van reclame heeft.

Merckle vordert een gerechtelijk verbod voor MSD om op internet informatie voor reclamedoeleinden te verstrekken over door haar vervaardigde geneesmiddelen die alleen op recept verkrijgbaar zijn. Prejudiciële vraag: „Omvat artikel 88, lid 1, sub a, [verbod publieksreclame receptgeneesmiddelen – IEF] van richtlijn 2001/83 tot vaststelling van een communautair wetboek betreffende geneesmiddelen voor menselijk gebruik, ook een publieksreclame voor alleen op recept verkrijgbare geneesmiddelen, wanneer deze alleen informatie bevat die aan de voor de toelating bevoegde autoriteiten in het kader van de toelatingsprocedure is meegedeeld en sowieso toegankelijk wordt voor eenieder die het middel koopt, en wanneer de informatie de betrokkene niet ongevraagd wordt aangeboden, maar op internet alleen toegankelijk is voor degene die zelf deze informatie probeert te verkrijgen?”

123. Gelet op bovenstaande overwegingen kom ik tot de conclusie dat het begrip geneesmiddelenreclame conform de grondrechten moet worden uitgelegd teneinde de bescherming van de volksgezondheid en de grondrechten van consumenten en fabrikanten met elkaar in overeenstemming te brengen. Wat wederom het onderscheid tussen reclame en gewone voorlichting aangaat, is het beslissende criterium het doel dat met de betrokken boodschap wordt nagestreefd. Of er dienovereenkomstig sprake is van een oogmerk van reclame, moet in beginsel door de nationale rechter aan de hand van de concrete omstandigheden van het betrokken hoofdgeding worden vastgesteld. Als aanknopingspunten voor de beoordeling van de vraag of informatie voor reclamedoeleinden wordt gepubliceerd, dienen onder meer het auteurschap, het voorwerp en de inhoud van de litigieuze informatie, de kring van adressaten en de vormgeving van het medium waarmee deze informatie voor het publiek toegankelijk wordt gemaakt. Aangezien het Hof over de essentiële aspecten van de situatie van het hoofdgeding toereikend is geïnformeerd, is het hem bij de uitoefening van zijn bevoegdheden toegestaan om over de hem concreet voorgelegde vraag zelf een oordeel te vellen.(99)

124. Gelet op bovenstaande grondbeginselen moet op de prejudiciële vraag worden geantwoord dat artikel 88, lid 1, sub a, van richtlijn 2001/83 aldus moet worden uitgelegd dat deze bepaling geen publieksreclame voor alleen op recept verkrijgbare geneesmiddelen, zoals die in het hoofdgeding, omvat, vooropgesteld dat deze alleen informatie bevat die aan de voor toelating bevoegde autoriteiten in het kader van de toelatingsprocedure is medegedeeld en sowieso toegankelijk wordt voor eenieder die het betrokken geneesmiddel koopt, en vooropgesteld dat de informatie de betrokkene niet ongevraagd wordt aangeboden, maar op internet alleen toegankelijk is voor degene die zelf deze informatie probeert te verkrijgen.

Lees de conclusie hier.

HvJ EU, 18 november 2010, zaak C-159/09, Lidl SNC tegen Vierzon Distribution SA (LeClerq) (prejudiciële vragen Tribunal de commerce de Bourges, Frankrijk)

Even over het hoofd gezien (bedankt, TC): Reclamerecht. Vergelijking met door concurrerende supermarktketen toegepaste prijzen: LeClerc (Vierzon) heeft in een plaatselijke krant een advertentie geplaatst waarin de kassabonnen van boodschappen in vier verschillende supermarkten werden vergeleken. Vraag i.c. is of ook levensmiddelen met elkaar vergeleken mogen worden. En dat mag, volgens het hof, onder voorwaarden. Het Hof (Vierde kamer) verklaart voor recht:

 Artikel 3 bis, lid 1, sub b, van richtlijn 84/450/EEG van de Raad van 10 september 1984 inzake misleidende reclame en vergelijkende reclame, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 oktober 1997, moet aldus worden uitgelegd dat de loutere omstandigheid dat levensmiddelen van elkaar verschillen inzake hun eetbaarheid en het genoegen dat zij de consument verschaffen, op basis van de wijze en plaats van bereiding ervan, de ingrediënten, en de identiteit van de fabrikant, er niet toe leidt dat een vergelijking tussen dergelijke producten niet kan voldoen aan het in voornoemde bepaling neergelegde vereiste, inhoudende dat deze producten in dezelfde behoeften moeten voorzien of voor hetzelfde doel moeten zijn bestemd, met andere woorden in voldoende mate onderling verwisselbaar moeten zijn.

Artikel 3 bis, lid 1, sub a, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, moet aldus worden uitgelegd dat een advertentie zoals aan de orde in het hoofdgeding met name misleidend kan zijn:

 – indien, rekening houdend met alle relevante omstandigheden van het betrokken geschil en in het bijzonder met de vermeldingen of weglatingen in deze advertentie, vaststaat dat een aanzienlijk aantal consumenten tot wie de advertentie zich richt, tot aankoop zou kunnen besluiten in de onjuiste overtuiging dat de door de adverteerder samengestelde productenkorf representatief is voor diens algemene prijsniveau ten opzichte van zijn concurrent, zodat zij, wanneer zij regelmatig hun gangbare consumptiegoederen zouden aankopen bij de adverteerder en niet bij de betrokken concurrent, besparingen zouden kunnen realiseren van de door de betwiste advertentie vermelde omvang, of dat zij in de onjuiste overtuiging verkeren dat alle producten van de adverteerder goedkoper zijn dan deze van zijn concurrent, of

– indien blijkt dat, voor de vergelijking van de prijzen alleen, levensmiddelen zijn uitgekozen die nochtans verschillen vertonen die de keuze van de gemiddelde consument aanzienlijk kunnen beïnvloeden, zonder dat deze verschillen duidelijk blijken uit de betwiste advertentie.

Artikel 3 bis, lid 1, sub c, van richtlijn 84/450, zoals gewijzigd bij richtlijn 97/55, moet aldus worden uitgelegd dat de door deze bepaling gestelde voorwaarde van controleerbaarheid, wat een advertentie zoals aan de orde in het hoofdgeding betreft die de prijzen van twee goederenassortimenten vergelijkt, inhoudt dat de betrokken goederen nauwkeurig kunnen worden geïdentificeerd op basis van de informatie in de betrokken advertentie.

Lees het arrest hier.

"Op 1-1- '11 zullen Simon Dack (octrooirecht) en Marlou van de Braak (merken, auteursrecht en nieuwe-media) zich aansluiten bij het nieuwe Europese IP kantoor Hoyng Monegier LLP (IEF 9145). Beiden zijn afkomstig van De Brauw Blackstone Westbroek, en zullen als partner deel uitmaken van de Nederlandse vestiging van het nieuwe kantoor.  

Het Amsterdamse team zal verder worden versterkt door de komst van medewerker Laura Fresco (De Brauw en Van Eps Kunneman en Van Doorne, Curacao) en medewerker Peter van Schijndel (De Brauw). Hoyng Monegier LLP zal per 1 januari 2011 vestigingen openen in Amsterdam, Brussel, Madrid en Parijs. Het nieuwe kantoor is op zoek naar nieuw talent (zie rechterkolom)."

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 19 november 2010, KG ZA 10-1319, Cepia LLC c.s. tegen Raadgevend Ingenieursbureau Sigma B.V.

Merkenrecht. Modellenrecht. Auteursrecht. Aangenomen inbreuk door groothandelaar middels de verhandeling van Counterfeit Zhu Zhu Pet Hamsters. Verstekvonnis inclusief dagvaarding; gedaagde Sigma is ‘behoorlijk opgeroepen’, maar niet verschenen. (Neven)vorderingen grotendeels toegewezen, inclusief de 1019h proceskostenveroordeling, nu gedaagde ‘door betekening van een staat van kosten tijdig is geïnformeerd.’

3.1. Nu de vordering de voorzieningenrechter noch onrechtmatig noch ongegrond voorkomt, zal de vordering –op de wijze als hierna vermeld– worden toegewezen.

3.4. Sigma zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de proceskosten. In deze zaak, welke tot inzet heeft de handhaving van IE rechten in de zin van artikel 1019 Rv, zijn deze te bepalen aan de hand van de maatstaf van artikel 1019h Rv. Door betekening van een staat van kosten is Sigma tijdig geïnformeerd omtrent het door Cepia als proceskosten gevorderde bedrag en de specificatie daarvan. Het gevorderde bedrag van € 13.392,08 excl BTW zal worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 november 2010, KG ZA 10-1162, Duinbergen B.V. tegen Nike Retail B.V. c.s.

Merkenrecht. Kleding met woorden die geen merken zijn. Eiseres, houdster van het merk MEES voor kleding, maakt bezwaar tegen het gebruik van het MÉS op Nike kleding. Nike gebruikt Més in het kader van een project met de VN en FC Barcelona: Més que un club (Catalaans voor: 'meer dan een club'). Een eerdere oppositie tegen het Gemeenschapsmerk van Nike werd in het voordeel van eiseres beslist (beroep loopt nog), maar de rechtbank oordeelt voorshands dat van verwarring in dit geval eigenlijk geen sprake is. De omstandigheden waaronder het MÉS-teken door Nike wordt gebruikt, maken dat het voor het publiek namelijk wèl duidelijk dat de kleding afkomstig is van Nike.

4.5. Nike heeft niet bestreden dat de waren waarvoor zij het MÉS-teken gebruikt dezelfde zijn als de waren waarvoor het Gemeenschapsmerk MEES is ingeschreven en dat dit Gemeenschapsmerk inherent onderscheidend vermogen heeft. Hoewel merk en teken niet in hoge mate overeenstemmen en gesteld noch gebleken is dat het onderscheidend vermogen van het MEES-merk is versterkt door het gebruik ervan (integendeel, niet in geschil is dat het MEES-merk maar zeer beperkt is gebruikt), zou een combinatie van deze omstandigheden in het algemeen voldoende zijn om verwarringsgevaar aan te nemen. Het is dan ook begrijpelijk dat het BHIM, dat in de oppositieprocedure tegen de inschrijving van het MÉS-teken als merk zijn oordeel alleen op deze omstandigheden heeft kunnen baseren, tot de conclusie is gekomen dat er sprake is van verwarringsgevaar.

4.6. Bij de beoordeling van verwarringsgevaar in deze inbreukzaak dient echter met meer omstandigheden rekening te worden gehouden, te weten ook met de omstandigheden waaronder het MÉS-teken door Nike wordt gebruikt. In deze zaak is in dat verband met name van belang dat Nike het MÉS-teken gebruikt in combinatie met haar zeer bekende swoosh-merk en met informatie over het Project. In het licht daarvan, en mede gelet op de onbekendheid van het MEES-merk en het ontbreken van een hoge mate van overeenstemming, moet voorshands worden aangenomen dat het de gemiddelde consument duidelijk zal zijn dat de kleding afkomstig is van Nike en dat het MÉS-teken niet verwijst naar Duinbergen, maar naar het Project. Dit zal hierna nader worden toegelicht.  

4.7. Voorshands moet worden aangenomen dat de gemiddelde consument zal begrijpen dat de kleding met het MÉS-teken afkomstig is van Nike. Vast staat namelijk dat op die producten labels zijn aangebracht waarop het swoosh-beeldmerk van Nike staat. Duinbergen heeft niet bestreden dat dit beeldmerk van Nike zeer bekend is. Het betoog van Duinbergen dat het label met het merk van Nike niet zal worden opgemerkt door het publiek, is naar voorlopig oordeel ongegrond. Het label is immers aangebracht op de voorzijde van de kleding en in de nek van de kleding. Bovendien staat als onweersproken vast dat de kleding uitsluitend verkrijgbaar is in speciale Nike winkels, waarin enkel producten van Nike worden verkocht.

4.9. Ook na verkoop blijft duidelijk dat de kleding afkomstig is van Nike. De labels met daarop het bekende swoosh-beeldmerk van Nike, blijven immers bevestigd op de kleding. MÉS-teken verwijst naar Project

4.10. Vast staat dat Nike het MÉS-teken op de kleding heeft aangebracht als verwijzing naar het Project. Voorshands is voldoende aannemelijk dat de gemiddelde consument het teken ook zo zal opvatten. Nike heeft namelijk – als zodanig onweersproken – aangevoerd dat zij het MÉS-teken altijd gebruikt in combinatie met de volledige naam van het Project, te weten MÉS QUE UN CLUB. (…)

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 17 november 2010, KG ZA 10-1074, Tédé Automatisering B.V. c.s. tegen Tetra Laval Holdings & Finance S.A.

Octrooirecht. EP m.b.t. ‘inrichtig voor het snijden en roeren van wrongel. Executie kort geding na octrooirechtelijk ex partebevel van de Rechtbank Almelo tot bewijsbeslag, inzage en de proceskosten (!) van verzoekschriftprocedure. Verbod tot verder ten uitvoer leggen van het verleende verlof. Reconventioneel inbreukverbod. Beroep op onderzoeksexceptie  afgewezen. In citaten:

Ex parte: 4.3. Partijen zijn het eens dat geen van de maatregelen waartoe verlof is verleend doel heeft getroffen. Wat betreft het gegeven bevel (de voorwaardelijke veroordeling tot betaling van de kosten) heeft de voorzieningenrechter partijen, met hun toestemming, als voorlopig oordeel voorgehouden dat titel 15 Rv geen deugdelijke grondslag biedt voor de voorwaardelijke veroordeling tot betaling van de kosten van het beslag en de beschrijving. Tetra heeft daarop aangegeven dat zij zich niet verder verzet tegen de opheffing van de verloven en de vernietiging van de voorwaardelijke veroordeling. De mondelinge behandeling heeft zich vervolgens beperkt tot de vorderingen in reconventie.

4.4. Dat de beslagen noch het verlof tot het maken van een beschrijving doel hebben getroffen, is op zich geen aanleiding deze maatregelen op te heffen, zoals gevorderd onder i. van het petitum. De voorzieningenrechter begrijpt dat Eisers in het kader van dit executie kort geding bedoelen een verbod tot (verdere) executie van de maatregelen. Dit verbod zal hierna worden gegeven, met name omdat het verlof niet had mogen worden geven onder de voorwaarden zoals verwoord onder 35-37 van het verzoekschrift en ook omdat uit haar verklaring ter zitting volgt dat Tetra geen belang meer heeft bij (verdere) tenuitvoerlegging van de verloven.

4.5. De voorzieningenrechter begrijpt voorts dat Eisers met de tevens gevorderde herziening van het verlof bedoelen de vernietiging daarvan voorzover de beschikking een bevel tot betaling van de proceskosten omvat. Ook hier geldt dat de voorzieningenrechter in het kader van een executie kort geding de aangevallen beslissing niet kan vernietigen maar wel de executie daarvan kan verbieden. Nu de beschikking in elk geval wat betreft deze veroordeling geen stand kan houden zal de rechtbank zulks doen.

4.6. De veroordeling kan geen stand houden omdat de maatregelen is verzocht in een ex parte procedure. In deze procedures is alleen een grondslag voor een veroordeling indien deze ziet op het in artikel 1019e Rv voorziene inbreukverbod, zo nodig verstrekt met een dwangsom. Voor een veroordeling tot betaling van een geldsom, ook niet indien deze ziet op de proceskosten of indien deze gebonden is aan de voorwaarde van het aanspannen van een opheffings kort geding is in titel 15 Rv noch elders in de wet een grondslag te vinden. In het algemeen kan pas achteraf over de kosten van beslag en beschrijving worden geoordeeld, nadat duidelijk is geworden dat het door verzoeker gestelde recht op en belang bij de maatregelen gegrond is gebleken.

4.7. De onder ii gevorderde veroordeling tot vernietiging zal worden afgewezen nu er geen documenten in beslag zijn genomen, geen kopieën zijn gemaakt en er geen gedetailleerde beschrijving is gemaakt. Voor vernietiging van het proces-verbaal – de voorzieningenrechter begrijpt het proces-verbaal van constatering opgemaakt naar aanleiding van de tweede poging tot tenuitvoerlegging op 26 augustus 2010 – is geen deugdelijke grondslag aangevoerd.

4.8. Eisers hebben niet aannemelijk gemaakt dat door de (mislukte) beslaglegging informatie over TéDé en haar bedrijfsvoering is verkregen welke strikt vertrouwelijk zou moeten blijven. Het gevorderde onder iii dient te worden afgewezen.

Onderzoeksexceptie: 4.19. Met betrekking tot de in september 2009 aangetroffen inrichtingen hebben eisers gen ander verweer tegen de gestelde inbreuk gevoerd dat het de hierboven besproken onderzoeksexceptie. Dit beroep slaagt niet. Het navolgende is daarvoor redengevend.

4.20. Het beroep op de exceptie dient te worden beoordeeld naar het moment waarop de inbreukmakende wrongelbereider is aangetroffen. Op dat moment beschikte Kaamps over twee door TéDé – met als voorbeeld een de inrichting van Tetra – geproduceerde en geleverde inrichtingen. Die twee inrichtingen voldeden aan alle kenmerken van het Octrooi. Door dat te doen heeft TéDé niet het geoctrooieerde (de machine welke door Tetra was geleverd) onderzocht, maar zij heeft het geoctrooieerde nagebouwd met overname van alle kenmerken van conclusie 1 van het Octrooi. Dat is niet te duiden als een innoverend onderzoek naar een verbetering. Dan had zij de machine moeten nabouwen met die verbetering. Dat in september 2009 op enigerlei wijze sprake was van innoverend onderzoek, anders dan het testen van twee nieuwe machines is door Eisers niet gesteld of gebleken. Voornoemde samenwerkingsovereenkomst, welke op zich voor dit soort overeenkomsten al zeer summier is, is eerst gesloten op 28 december 2009, nadat Tetra TéDé in het najaar van 2009 en vervolgens bij brief van 18 december had aangeschreven. Evenzo dateert de octrooiaanvrage van ruim na september 2009.

4.21. Dat er in september 2009 sprake was van enig onderzoek in de zin van artikel 53 lid 3 Row aan het geoctrooieerde hebben Eisers dan ook geenszins aannemelijk gemaakt. Het had op de weg van Eisers gelegen dit te onderbouwen, bijvoorbeeld door overlegging van afspraken tussen partijen uit die periode, of door overlegging van de resultaten van het onderzoek. Nu kennelijk als vrucht van het beweerdelijk onderzoek een octrooiaanvrage is gedaan, is er voor Eisers geen noodzaak meer zich in volle omvang op de vertrouwelijkheid van het onderzoek te beroepen.

4.22. Ten slotte verdraagt ook het eigen relaas van Eisers zich niet met hun beroep op een onderzoeksreceptie. Kaamps voert immers een onderneming welke zich toelegt op het maken van kaas. Daartoe heeft Kaamps wrongelbereiders nodig. Zij heeft daartoe één gebruikte inrichting aangekocht bij Tetra. Omdat op de markt niet meer gebruikte inrichtingen beschikbaar waren, heeft zij TéDé aangezocht nog twee gelijke inrichtingen na te bouwen, om aldus in haar productiecapaciteit te kunnen voorzien. Ter zitting hebben Eisers verklaard, anders dan in de pleitnotitie was opgenomen, dat met de twee TéDé inrichtingen wel wrongel is gesneden dan wel geroerd en dat deze wrongel zonodig tot kaas is verwerkt.

4.23. Naar voorlopig oordeel slaagt wat betreft de periode september 2009 het beroep op de onderzoeksexceptie niet. Nu Eisers tegen de toen geconstateerde inbreuk geen ander verweer hebben ingeroepen, dient er van uit te worden gegaan dat deze inbreuk zich heeft voorgedaan. Het onder A gevorderde zal worden toegewezen.

Lees het vonnis hier.

Rechtbak ’s-Gravenhage, 17 november 2010, HA ZA 08-3285, Vander Schoot Engenering B.V. tegen Tummers Machinebouw B.V.

Octrooirecht, althans octrooilicentierecht. NL Octrooi Van der Schoot m.b.t. ‘een inrichting voor het behandelen van bolvormige of knolvormige producten in verband met het verwijderen van de buitenste laag daarvan.’ Stukgelopen samenwerking. “Van der Schoot en Tummers vorderen respectievelijk in conventie primair sub 1 en in reconventie de verklaring voor recht dat tussen partijen een licentieovereenkomst is gesloten. Het werkelijke geschil tussen partijen ziet dan ook niet op de vraag of een licentieovereenkomst is gesloten maar op de vraag wat de inhoud van die overeenkomst is.” Vorderingen afgewezen. Hoe-nu-verder slotoverweging.

4.10. (…) Met medeweten en met toestemming van Van der Schoot zijn de machines op de markt gezet. Zij zijn met medeweten en toestemming van Van der Schoot geproduceerd en afgeleverd. Over 2006, 2007 en 2008 heeft Tummers een licentievergoeding betaald aan Van der Schoot. Onder al die omstandigheden tezamen genomen kan niet worden gesteld dat Tummers de Zic-Zac borstelmachines zonder toestemming van Van der Schoot op de markt brengt en heeft gebracht.

4.11. Gegeven die toestemming kan er geen sprake zijn van inbreuk. Dat de toestemming voorwaardelijk is gegeven, bijvoorbeeld onder de voorwaarde van de totstandkoming en aanvaarding over en weer van een alles omvattende licentieovereenkomst is door Van der Schoot niet gesteld. De rechtbank gaat er dan ook van uit dat de toestemming is gegeven in het vertrouwen dat het algehele akkoord ook wel zou komen.

4.12. Toestemming impliceert een (licentie)overeenkomst tussen partijen. Dit brengt mee dat de subsidiair sub 1 gevorderde verklaring voor recht dat er geen overeenkomst tussen partijen is gesloten zal worden afgewezen.

(...)

 4.14. De vorderingen in conventie subsidiair sub 5 en 6 veronderstellen het bestaan van een gave overeenkomst met afspraken over de licentievergoeding en de bijdrage in de ontwikkelingskosten en regelingen om de omvang van die posten te bepalen met een controlemogelijkheid
daarop.

4.15. Een dergelijke overeenkomst tussen partijen is er (nog) niet. Dit brengt mee dat ook deze subsidiaire vorderingen in conventie dienen te worden.

4.16. Dit voert tot de slotsom dat alle vorderingen over een weer zullen worden afgewezen. In conventie is Van der Schoot aan te merken als de in het ongelijk gestelde partij, in reconventie is Tummers in het ongelijk gesteld. (…)

(…)

4.18. Als overweging onder de streep merkt de rechtbank op dat de uitkomst van deze procedure voor beide partijen bepaald teleurstellend moet zijn. Er zijn tussen partijen afspraken gemaakt en er geldt dan ook tussen hen een overeenkomst. Deze overeenkomst vertoont evenwel, ook nadat deze procedure is gevoerd, nog gaten, ten minste twee. Partijen zijn hier op elkaar aangewezen; een weg terug is er voor partijen niet. Zij hadden de mogelijkheid een nieuwe weg in te slaan door te onderzoeken of het geschil definitief zou kunnen worden beëindigd door betaling door Tummers van een bedrag ineens met overname van het Octrooi of de aandelen Van der Schoot als houdster van het octrooi. Na de mondelinge behandeling hebben partijen dat geprobeerd, maar dit leidde niet tot een positieve uitkomst Het had meer voor de hand gelegen dat partijen vervolgens verder waren gegaan op de weg die zou moeten leiden naar een gave Licentieovereenkomst en hadden dooronderhandeld om de resterende gaten te dichten. Bij verder procederen hadden zij hun vorderingen daarop kunnen aanpassen. Het komt de rechtbank voor dat partijen thans in een stadium zijn aanbeland waarin zij zelf moeten zoeken naar een deskundige bindend adviseur die naar objectieve maatstaven kan doen wat zij zelf hadden behoren te doen, dat wil zeggen een invulling geven aan de resterende leemten in hun overeenkomst.

Lees het vonnis hier.