Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 28 september 2010, KG ZA 10-761, Swatch AG c.s. tegen V.O.F. X c.s.

Merkenrecht. Swatch-horloges. Bekend merk, inbreuk “sub c” aangenomen  Naast ‘Meeliften’ en Ín het kielzog proberen te varen’ nu ook ‘op de koop toe nemen’. Verweer dat, bijvorobeeld m.b.t. domeinnamen, de overeenstemming te danken is aan een de anderszins bedoelde combinatie tussen het hoofdmerk SignS en de aanduiding swatches (signSwatches) wordt verworpen. “Als al juist is, zoals zij stelt, dat dit niet haar intentie is, dan neemt zij door deze wijze van gebruik minstgenomen op de koop toe dat de voor de hand liggende audio/visuele overeenstemming met de Swatch-merken zich (direct) manifesteert. Zij profiteert zodoende wel degelijk.”

4.4. Swatch beroept zich primair op deze bekendheid als grondslag voor een "sub c" merkinbreukverbod. Deze primaire grondslag slaagt. Daartoe wordt als volgt overwogen.
 
4.6. Naar voorlopig oordeel is voldoende aannemelijk gemaakt dat sprake is van "meeliften" door X en zodoende van ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de bekende merken van Swatch. X bestrijdt dat tevergeefs. In HvJEG l'Oréal/Bellure, NJ 2009/576 is uitgemaakt dat noch verwarringsgevaar, noch (dreigende) schade voor de merkhouder (in het algemeen, maar in het bijzonder ook door afbreuk aan onderscheidend vermogen of reputatie) nodig is voor ongerechtvaardigd voordeel trekken. X profiteert in de hier bedoelde zin, doordat zij met overeenstemmende tekens voor de verkoop van merkhorloges in het kielzog probeert te varen van de bekende merken van Swatch. Zij neemt in haar tekens onvoldoende afstand door geen duidelijke caesuur tussen haar beweerdelijke "hoofdmerk" "SignS" en het beschrijvende (Engelse) "watches" in acht te nemen. Als al juist is, zoals zij stelt, dat dit niet haar intentie is, dan neemt zij door deze wijze van gebruik minstgenomen op de koop toe dat de voor de hand liggende audio/visuele overeenstemming met de Swatch-merken zich (direct) manifesteert. Daartegen worden bekende merken evenwel beschermd "sub c". Zij profiteert zodoende (in weerwil van haar eigen stellingen) naar voorlopig oordeel wel degelijk van de aantrekkingskracht, reputatie en prestige (korter gezegd: de goodwill) van de Swatch-merken. Zij behaalt zonder vergoeding profijt uit de commerciële inspanning die Swatch als merkhouder heeft geleverd en nog steeds levert om het imago van de Swatchmerken te creëren en in stand te houden. Wellicht als "neveneffect", maar dat is niet het springende punt.

4.8. Zij stelt dat haar sinds jaren in het kader van haar handelsactiviteiten gehanteerde hoofdmerk "SignS" betreft – welk teken zij overigens niet als merk heeft doen inschrijven. Zij gebruikt dit bijvoorbeeld ook in haar handelsnamen Signsinternational B.V. en Signswellness B.V. Nu zij, zoals zij stelt, via haar webshop merkhorloges verhandelt en zij internationaal opereert, zou zij niet ontkomen aan de Engelse aanduiding voor horloges "watches". In samenstelling ontstaat dan "SignSwatches" – meestal in deze vorm gebruikt. Auditief ontstaat er volgens haar een caesuur tussen "SignS" en "Watches", zodat haar teken niet met het overeenstemmende element "swatch" wordt uitgesproken of gelezen, terwijl er ook begripsmatig geen sprake kan zijn van verwarring (haar teken SignS staat voor: "signs of Zodiac", oftewel "de astrologische dierenriem", aldus X bij pleidooi). Zij stelt dat er aldus van verwarring of schade geen sprake is en dat samenstellingen met "watches" en een "s" ervoor door derden ook veelvuldig worden gehanteerd – internetgebruik incluis. Het door haar gebruikte teken "swatch" is volgens haar een toevallige samentrekking van het woord "watch" met een "s" ervoor.

4.9. Dat alles overtuigt geenszins. Haar als productie 2 overgelegde lijst met voorbeelden van domeinnamen van – in welke samenstelling dan ook – daarin voorkomende samentrekkingen "…swatch…" is niet concludent, alleen al niet omdat dit veelal geen gebruik als merk voor horloges betreft, zoals Swatch terecht naar voren heeft gebracht (bijvoorbeeld: "humanrightswatch"). X dient voor zijn horlogehandel te vermijden dat de Engelstalige soortaanduiding "watches" (waartoe in ieder geval in de Benelux geen noodzaak bestaat) wordt gehanteerd op een zodanige wijze dat de in het oog "en oor" springende samenstelling "swatch(es)" ontstaat. Ook haar Benelux merkendepot – waarin de samenstelling "signswatches" aan elkaar geschreven als merk is gedeponeerd, lijkt dit te logenstraffen, zoals Swatch terecht naar voren brengt. Evenmin is haar betoog dat het teken "twswatch" zou staan voor TW Steel- horloges, genoegzaam voor een geldige reden, zeker niet nu Swatch de blote stelling van X bestrijdt dat TWS een merkafkorting zou zijn voor het horlogemerk TW Steel.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 28 september 2010,  zaaknrs. 105.000.110/01 & .111/01, Mol tegen Technip Benelux  B.V. (met dank aan Olaf Trojan & Inge Bremmer, Bird & Bird).

Auteursrecht. Technip. Eerst even voor jezelf lezen: 43 pagina’s eindarrest van het Hof Den Haag in de al roemruchte zaak over het auteursrecht op een zogenoemd kinetisch schema (zie eerdere berichten vanaf IEF 4755). Over o.a. (wereldwijd) auteursrecht, ontlening en grensoverschrijdende verboden. De zaak loopt inmiddels ruim zestien jaar en de inzendende advocaat ziet graag benadrukt dat “mr Severin de Wit belangrijke fundamenten voor dit arrest heeft gelegd voordat hij de zaak in 2001 aan mij overdroeg”. Alvast enkele citaten:

(…) 3.4 Voormelde beslissing van het hof moet dan ook worden gepreciseerd in dier voege dat in de periode van eind jaren '70 tot heden in alle huidige EU-landen in ieder geval een 'gewoon' auteursrecht op een kinetisch schema als het onderhavige rustte, dat thans in alle EUlanden een 'software'-auteursrecht op Spyro bestaat, en dit in een aantal van die landen voorheen ook al vanaf enig moment na 1 980 het geval was.

(…) 3.31 De conclusie van het voorgaande is dat de bezwaren die Mol tegen het rapport van Moulijn heeft ingebracht, geen doel treffen. Het hof acht op grond van het rapport van Moulijn bewezen dat de rov. 3.8 onder a) t/m m) genoemde overeenkomsten bestaan tussen Spyro 7902 en Phenics 8008. Gelet op de aard en omvang van die overeenkomsten, en gelet op het zojuist onder 3.28 overwogene, is er geen reden om te twijfelen aan de juistheid van de conclusies die Moulijn aan die overeenkomsten heeft verbonden, namelijk dat (zie ook rov. 3.8):
- de know-how (kinetische modellen, koolvormingsmodel, lumping procedures, integratieprocedures) die in Spyro is verwerkt, vrijwel geheel is terug te vinden in Phenics;
- aanzienlijke delen van de manuals van Spyro en Phenics nagenoeg identiek zijn geformuleerd;
- voor minstens een gedeelte van de source code geldt dat er gedetailleerde overeenstemmingen zijn die niet verklaard kunnen worden uit wat bij programmeren de gewoonte is.
Het hof neemt deze conclusies van Moulijn over.

3.32 Met onder meer woorden/zinsneden als 'opmerkelijk' (bij punt a)), 'niet te verwachten' (bij punt c)), 'het kan op vele manieren gebeuren' (bij punt f)), 'persoonlijke voorkeur' en 'het valt op' (bij punt j)) en het meermalen benadrukken van de identiciteit van formuleringen en procedures heeft Moulijn tot uitdrukking gebracht dat zijns inziens:
a) Spyro ook/juist op de punten van overeenstemming een eigen oorspronkelijk karakter heeft en het persoonlijk stempel van de maker draagt;
b) het haast niet anders kan dan dat Phenics 8008 aan Spyro is ontleend. (…)

(…) 7.9 Zojuist is vastgesteld dat op dit moment in alle 52 landen en de EU auteursrecht rust op het Spyro-kinetisch schema en/of de Spyro-programmatuur. Voor volledige toewijzing van de auteursrechtelijke vorderingen van Technip vanaf 1 januari 1990 is, zo volgt uit het onder 5.5 overwogene, nodig dat dit vanaf 1 januari 1990 het geval is geweest. Voorzover in een of meer van de 52 landen Spyro pas later auteursrechtelijke bescherming is gaan genieten, zijn de vorderingen voor die landen over de daaraan voorafgaande periode niet toewijsbaar.

7.10 In hoger beroep doet zich verder de complicatie voor dat niet alleen moet worden gekeken naar de situatie op dit moment (waarop eindarrest wordt gewezen), maar ook naar die ten tijde van het eindvonnis, zoals Mol onder 27 van zijn antwoordakte na het 5' tussenarrest, zij het onder vermelding van een andere 'peildatum', tot uitdrukking heeft gebracht. Wanneer ten tijde van het eindvonnis, houdende verboden tot auteursrechtinbreuk en betrokkenheid daarbij en geboden terzake auteursrechtelijke nevenvoorzieningen, in een bepaald land nog geen auteursrecht op Spyro zou rusten, dan kan dat vonnis voor dat land niet in stand blijven. Indien daarna zo'n auteursrecht in dat land is ingevoerd, dan kunnen in hoger beroep alsnog die verboden en geboden voor dat land worden gegeven, de verboden alleen voor de toekomst, de geboden met ingang van de datum van invoering. Het belang hiervan is onder meer dat wanneer het vonnis in hoger beroep wordt vernietigd en de appelrechter vervolgens zelf een verbod en geboden oplegt, voor het verleden geen dwangsommen kunnen zijn verbeurd, hetgeen wel het geval zou zijn indien dat vonnis wordt bekrachtigd.

(…) 7.1 2 Hieronder zal het hof - op basis van de opinies en aan de hand van de zojuist geformuleerde maatstaven - vaststellen vanaf wanneer in de 52 landen auteursrecht op een kinetisch schema en/of computerprogrammatuur als het onderhavige geacht kan worden te hebben bestaan. De desbetreffende datum wordt onderstreept. Data die voor 1 januari 1990 vallen worden vanwege het in rov. 2.10 overwogene omgezet in ' l januari 1990'.

(…) 8.6 Uit het voorgaande vloeit voort dat het eindvonnis, wat punt a. van het dictum in Zaak 2 daarvan betreft, zal worden vernietigd voorzover het betrekking heeft op andere landen dan de EU-lidstaten en de 52 landen en voorzover het betrekking heeft op de A-landen. Wat de A-landen betreft is daarbij van belang dat het door de rechtbank daarvoor uitgesproken verbod niet kan worden opgevat als te zijn gegeven onder de voorwaarde dat in het desbetreffende land later alsnog auteursrecht op computerprogrammatuur en/of een kinetisch schema zal worden ingevoerd. Voor de A-landen zal in hoger beroep alsnog uitsluitend voor de toekomst een inbreukverbod worden uitgesproken.

(…) 9.3 Mol heeft er verder terecht op gewezen dat er niet zonder meer van uit kan worden gegaan dat iedere betrokkenheid van hem bij het openbaarmaken van willekeurig welk computer-simulatieprogramma op het gebied van het stoomkraken strijdig is met het auteursrecht van Technip op Spyro of anderszins onrechtmatig jegens Technip is.

9.4 Een en ander leidt tot de conclusie dat het door de rechtbank opgelegde 'betrokkenheidsverbod’ geen althans onvoldoende steun vindt in het recht. De desbetreffende beslissing van de rechtbank kan daarom niet in stand blijven. Hierbij wordt nog aangetekend dat het belang van Technip bij zo'n verbod minder groot is nu mogelijke ongeoorloofde handelingen van Mol die niet als directe auteursinbreuk zijn aan te merken, maar die daarmee wel verband houden, al snel onder het hem opgelegde/op te leggen verbod tot indirecte auteursrechtinbreuk zullen vallen.

15.1 Zeker wanneer in aanmerking wordt genomen dat Mol over een lange periode ernstige auteursinbreuk heeft gepleegd is er geen aanleiding om de gevorderde en door de rechtbank dienovereenkomstig opgelegde dwangsommen te limiteren en/of te maximeren. Onderdeel (9) van Mols grief 7 in Zaak 2, waarin limitering/maximering wordt bepleit, wordt dan ook verworpen.

19.1 Het eindvonnis in Zaak 1 zal worden bekrachtigd. Derhalve is er geen grond om het in Zaak 1 gewezen tussenvonnis te vernietigen. Het eindvonnis in Zaak 2 zal gedeeltelijk worden vernietigd en gedeeltelijk worden bekrachtigd. Het in Zaak 2 gewezen tussenvonnis zal alleen worden vernietigd voorzover de vernietigde onderdelen van het eindvonnis in die zaak daarop voortbouwen.

Lees het arrest hier of hier (rechtspraak.nl)

Vzr. Rechtbank Groningen, 24 september 2010, KG ZA 10-321, Esschert Design B.V. tegen S&S Import en Export B.V. (met dank aan Patrick Koerts, Trip).

Auteursrecht. Vuurkorf. Geen inbreuk, aangezien de vuurkorf van eiser niet voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking komt: “de kenmerkende vormingselementen van de vuurkorven vloeien in overwegende mate dwingend voort uit de technische vereisten die aan vuurkorven worden gesteld.” Geen slaafse nabootsing: “(…) niet zonder meer kan worden aangenomen dat de gelijkenis berust op ontlening, dat wil zeggen overname van juist het product van Esschert.” Voor een goede beoordeling van eventuele de slaafse nabootsing is een kort geding bovendien geen geschikte procedure: “Een bodemprocedure leent zich bij uitstek voor een gedegen marktonderzoek.”

Auteursrecht: 6.3. Esschert stelt dat haar vuurkorven en de verpakking oorspronkelijke elementen bevatten. De vijf losse onderdelen van de korf zijn plat op elkaar liggend verpakt in een houten krat. De platte krat is draagbaar door middel van een hengsel van dik touw. De verpakking kan als eerste 'brandhout' in de vuurkorf worden verbruikt. De voorzieningenrechter overweegt daaromtrent als volgt. Waar voor auteursrechtelijke bescherming als belangrijkste vereiste heeft te gelden dat het werk een eigen oorspronkelijk karakter bezit en een persoonlijk stempel van de maker draagt, valt het door genoemde technische objectieve inventiviteit ingegeven model van Esschert niet onder die bescherming, nu - naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter - haar product en de verpakking ervan in onvoldoende mate onderscheidende elementen bevatten. Esscher en S&S hebben een product met vier rechte wanden en een bodemplaat op de markt gebracht. Inherent aan het gebruik van het product is dat de wanden zwart van kleur zijn en dat in de wanden ventilerende openingen worden aangebracht. Met het oog op het drukken van de transportkosten en de gebruikte constructie van plaatmateriaal is het vanzelfsprekend om door de klant te monteren onderdelen plat te verpakken. In het enkele gegeven dat het product in een (brandbaar) houten skelet is geplaatst en het geheel is voorzien met een hengsel van touw ziet de voorzieningenrechter voorshands niet een zodanige oorspronkelijkheid dat het geheel auteursrechtelijke bescherming hoort te genieten. Anders dan Esschert heeft betoogd vloeien de kenmerkende vormingselementen van de vuurkorven in overwegende mate dwingend voort uit de technische vereisten die aan vuurkorven worden gesteld. Op grond van voorgaande dient het ter zake gevorderde te worden afgewezen.

Slaafse nabootsing: 6.4. De voorzieningenrechter stelt voorop dat de ter zitting tentoongestelde en door partijen op de markt gebrachte producten naar zijn oordeel grote gelijkenis vertonen. (…)

6.5. De voorzieningenrechter overweegt voorts dat bij de toepassing van dezelfde combinatie van elementen in andere vuurkorven, gegeven het Umfeld met korven in dezelfde stijl, niet zonder meer kan worden aangenomen dat de gelijkenis berust op ontlening, dat wil zeggen overname van juist het product van Esschert. Om in kort geding zó ver te kunnen gaan en bovendien vast te kunnen stellen dat het gebruik van dezelfde combinatie van elementen een onrechtmatig handelen jegens S&S oplevert, zal binnen de totaalindruk van de op de markt aanwezige vuurkorven sprake moeten zijn van een substantiële gelijkenis met zoveel punten van overeenstemming en zo weinig punten van verschil, dat de korven niet meer kunnen worden aangemerkt als nieuwe, zelfstandige en oorspronkelijke werken, maar als een enkele bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm van de korven van Esschert.

6.6. Esschert heeft haar bezwaren (mede) gericht op slaafse nabootsing van de hierboven genoemde combinatie van elementen. De voorzieningenrechter overweegt dat bij toepassing van deze combinatie van elementen in een andere vuurkorf, gegeven het Umfeld met meerdere vuurkorven in dezelfde stijl, niet zonder meer kan worden aangenomen dat de gelijkenis berust op ontlening. Met S&S stelt de voorzieningenrechter - op grond van de door haar in het geding gebrachte producties - vast dat de gebezigde strakke, rechthoekige (ofwel vierkante) onopgesmukte vormgeving in de huidige markt meer voorkomt. S&S heeft een aantal afbeeldingen in het geding gebracht op grond waarvan dit (voorshands) aannemelijk is gemaakt. Daarnaast is voor het aannemen van verwarringsgevaar vereist dat de vuurkorven zich uiterlijk aanmerkelijk onderscheiden van de andere in de handel zijnde modellen, zodat deze een eigen plaats in de markt innemen. Bij de beoordeling of dat het geval is, speelt het Umfeld weer een belangrijke rol. Op dit punt acht de voorzieningenrechter zich onvoldoende voorgelicht.

6.7. Hoewel in zaken met betrekking tot het beweerdelijk slaafs nabootsen van producten de eisende partij vaak een spoedeisend belang heeft om daar door middel van een kort gedingprocedure een einde te maken en daar ook dikwijls een voorziening bij voorraad nodig is, zal de voorzieningenrechter in het onderhavige geval de gevorderde voorzieningen afwijzen omdat een zorgvuldig oordeel over de gestelde slaafse nabootsing naar het oordeel van de voorzieningenrechter een grondiger onderzoek vergt naar de rest van de markt, waarvoor in dit kort geding mede ook door de beperkte substantiëring in de dagvaarding onvoldoende mogelijkheid heeft gehad. Een bodemprocedure leent zich bij uitstek voor een gedegen marktonderzoek. De gevorderde voorzieningen zullen dus ook worden afgewezen, voor zover deze zijn gebaseerd op onrechtmatig handelen, te weten slaafse nabootsing.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 27 september 2010, KG ZA 10-930, Fritz Hansen A/S tegen Jetset Living c.s.

Auteursrecht. Niet weersproken inbreuk op auteursrecht meubels Arne Jacobsen en Poul Kjærholm door het aanbieden van de meubels op de website van gedaagde. Inbreukverbod, maar geen aansprakelijkheid voor blijven aanbieden namens gedaagde door aangeschreven eerdere gevolmachtigde derden. De mate van verwijtbaarheid van een inbreuk is als regel niet relevant is voor de toepassing van artikel 1019h Rv. In citaten:

4.1. Jetset [zonder advocaat – IEF] heeft niet weersproken dat zij inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Jacobsen en Kjærholm door het aanbieden op haar website van de onder 2.6 getoonde meubels aangeduid als “Swan Sofa”, “Swan Lounge Chair”, “Egg Chair”, “PK 20 Lounge Chair” en “PK 22 Lounge Chair”. Evenmin heeft zijn weersproken dat Hansen gemachtigd is om op te treden tegen die inbreuken. Daarnaast staat als onweersproken vast dat Jetset door het aanbod van de stoel aangeduid als “Egg Chair” inbreuk heeft gemaakt op het Gemeenschapsvormmerk van Hansen. Een en ander brengt mee dat de vorderingen van Hansen in hoofdzaak toewijsbaar zijn.

(…) 4.4. Om executiegeschillen te voorkomen zal in dit verband worden bepaald dat onder het bevel om het doen verveelvoudigen en openbaar maken van de meubels te staken en gestaakt te houden niet valt het namens Jetset aanbieden van de meubels door derden op basis van een volmacht die Jetset heeft gegeven, mits Jetset kan aantonen dat die volmacht voor de datum van dit vonnis is verleend en dat zij die derden heeft aangeschreven met het verzoek om het aanbieden te staken. Voor zover de derden de meubels onder die omstandigheden blijven aanbieden zou het, zoals Jetset terecht heeft aangevoerd, onredelijk zijn dat Jetset daarvoor dwangsommen verbeurt.

(…) 4.12. Het betoog van Jetset dat zij de juridische consequenties van tekening van die verklaring niet kon overzien omdat zij geen juridische kennis bezit, moet worden gepasseerd. Voor zover de nodige kennis haar daadwerkelijk ontbrak, had het op haar weg gelegen een adviseur in te schakelen om haar voor te lichten over de juridische consequenties. In ieder geval kan zij onder die omstandigheden Hansen niet verwijten dat Hansen extra kosten heeft moet maken om een en ander nader toe te lichten aan Jetset.

(…) 4.14. Ten derde betoogt Jetset dat een kostenveroordeling niet redelijk is omdat zij niet wist dat zij inbreuk maakte. Dit betoog gaat niet op omdat de mate van verwijtbaarheid van een inbreuk als regel niet relevant is voor de toepassing van artikel 1019h Rv. Daar komt bij dat Hansen terecht heeft aangevoerd dat de door Jetset gestelde onwetendheid voor rekening van Jetset dient te komen. Van een professionele partij als Jetset mag worden verwacht dat zij zich voorafgaand aan de verhandeling van een product vergewist of de verhandeling daarvan is toegestaan.

Lees het vonnis hier.

Auteursrechtelijke zin en onzin. Kroniek van het auteursrecht in Nederland 2006-2010. (Eerder gepubliceerd in Auteurs & Media 2010/3, pp 246-251).

Prof. mr. H. Cohen Jehoram, emeritus hoogleraar recht van de intellectuele eigendom aan de Universiteit van Amsterdam

“In de onderhavige kroniek komen aan de orde: Toezicht op de beheersorganisaties auteurs- en naburige rechten, de Werkgroep Auteursrecht van de Tweede Kamer, Fair use, de zomerzotheidsarresten van de Hoge Raad over parfumgeur en verwatering van auteursrecht, auteursrecht op gesprekken en een botsing tussen auteursrecht en informatievrijheid, een unieke Nederlandse vrijgevigheid tegenover  op geluidsdragers vastgelegde Amerikaanse musici en de oplossing van het probleem van peer-to-peer uitwisseling van computerbestanden.” 

Enkele citaten: (…) “Ik zou hierbij willen opmerken dat moeilijk begrip opgebracht kan worden voor de gestelde voorwaarde dat marktpartijen - lees producenten - eerst nieuwe business modellen moeten hebben ontwikkeld voor licentiëring. De producenten zijn al vele jaren in gebreke gebleven om dergelijke modellen te ontwikkelen en niets duidt erop dat dit zal veranderen in de eerstvolgende jaren. Ook de Duitse regeling geldt zonder dat daar illusoire voorwaarden aan zijn gesteld.”

(…) “Onlangs heeft echter de minister van Justitie de Tweede Kamer laten weten dat de Commissie nu een consultatie is gestart met excepties in het auteursrecht in het licht van nieuwe technologische ontwikkelingen, en dat Nederland zich zal inspannen om de fair use exceptie bij de nieuwe Europese Commissie op de agenda te krijgen. De Commissie en de overige lidstaten kunnen zich de borst vast nat maken.

(…) “In zijn conclusie in de Scientology-zaak in 2005 schreef hij nog: ‘Waar het onderdeel stelt dat het auteursrecht slechts in exceptionele of zeer bijzondere gevallen zal moeten wijken voor de informatievrijheid van artikel 10 EVRM, gaat het uit van een onjuiste rechtsopvatting.’ Het gaat integendeel om een juiste rechtsopvatting. De Endstra-casus geeft het eerste Nederlandse voorbeeld van strijdigheid tussen auteursrecht en informatievrijheid.

(…) “De Nederlandse wetgever heeft in slaperigheid een kostbare fout gemaakt bij de vaststelling van de Wet Naburige Rechten uit 1993, zoals is gebleken uit het arrest van de Hoge Raad van 13 november 2009 (Thuiskopie/Norma-Irda).  (…) De Raad voelde zich daartoe gedwongen door de letterlijke tekst van de wet. Het resultaat is dat vele miljoenen dollars in de schatkist van de Nederlandse rechtenorganisatie Thuiskopie wachten op claims van Amerikaanse op geluidsdragers vastgelegde musici, niet alleen voor het lopende jaar, maar ook voor de laatste vijf jaren. Het blijft wel de vraag of zij ooit van de vreemde Nederlandse situatie zullen horen.”

Lees het gehele artikel hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 september 2010, HD 200.055.526, Techcomlight B.V tegen Bik Bouwproducten B.V. c.s. (met dank aan Ernst-Jan Louwers en Annemarie Bolscher, Louwers IP/Technology Advocaten)

Vergelijkende reclame. Merkenrecht. Executiegeschil, zie bericht hieronder: hoofdzaak Hof Den Bosch, eveneens 21 september 2010, Bik tegen Techcomlight, IEF 9116 . Verbod executiemaatregelen: “Met de vernietiging van het vonnis in de hoofdzaak is ook de veroordeling tot betaling van een dwangsom vernietigd.”

4.5. Als gezegd is in de hoofdzaak uitspraak gedaan. Daarbij heeft het hof zowel op het principaal als op het incidenteel appel het vonnis vernietigd. De vorderingen van Techcomlight zijn daarbij voor het grootste deel toegewezen. doch de formulering van de veroordeling is op belangrijke delen gewijzigd in vergelijking met de oorspronkelijke veroordeling. Met de vernietiging van het vonnis in de hoofdzaak is ook de veroordeling tot betaling van een dwangsom vernietigd. Het hof verwijst naar onder meer HR 4 mei 2007, LJN AZ8748, en HR 3 1 mei 2002, LJN AE3437. Het hof heeft in het heden uitgesproken arrest in de hoofdzaak een nieuwe dwangsomveroordeling uitgesproken.

4.6. Nu aldus aan de dwangsommen waarop Techcomlight aanspraak maakt de grondslag is komen te ontvallen, is de vordering van Bik in dit executiegeschil toewijsbaar op de wijze als hierna te melden, wat er ook zij van de vraag of en in hoeverre Bik de eerdere -thans vernietigde - uitspraak had nageleefd.

Lees het arrest hier.

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 21 sepember 2010, HD 200.049.224, Bik Bouwproducten B.V. c.s. tegen Techcomlight B.V. (met dank aan Ernst-Jan Louwers en Annemarie Bolscher (Louwers IP/Technology Advocaten).

Vergelijkende reclame. Merkenrecht. Buisvormige daglichtsystemen (buissystemen waarmee daglicht een vertrek kan worden binnengeleid).  Het hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 14 oktober 2009, IEF 8273). De juistheid van zijn superioriteitsclaims van Bik is onvoldoende aangetoond. Merkinbreuk: geen gerechtvaardigde grond voor vermelding concurrerend merk op website. ‘Nawerking’ uitlatingen: “Uitlatingen welke dus gewoonlijk beschouwd zullen worden als de aan reclame eigen overdrijving, worden aldus mogelijk nog steeds door afnemers tot zich genomen op een wijze dat hun latente, door het verleden bepaalde indruk (…).” Geen 1019h proceskosten wegens geringe aandeel merkenrecht.  

Vergelijkbare systemen: 4.5. (…) Partijen hebben noch in eerste aanleg, noch in hoger beroep hun stellingen specifiek op de aanwezigheid of afwezigheid van zo'n kap gebaseerd en daaraan ook geen consequenties verbonden. Niettemin speelt die kap in de overwegingen van de voorzieningenrechter een belangrijke rol. (…)  4.6. In zoverre slagen de genoemde grieven. De voorzieningenrechter heeft door te beslissen als hij deed beslist op feiten welke partijen niet aan hun vorderingen of venveren ten grondslag hadden gelegd.(…) Bovendien geldt dat, ook al zou de aanwezigheid van een Raybender van wezenlijke invloed zijn op de toetreding van licht dan wel op de verdeling van lichtopbrengst over de dag, dat niet wegneemt dat het bij de in dit geding aan de orde zijnde kwestie - namelijk of Bik al dan niet onrechtmatige vergelijkende reclame heeft gemaakt - gaat om vergelijkbare systemen. 

Superioriteitsclaims: 4.7. Het hof concentreert zich eerst op de eisen welke in het kader van art. 6: 195 BW worden gesteld aan het door Bik bij te brengen bewijs aangaande de juistheid van zijn superioriteitsclaim. Bik stelt - grief 1 in het principaal appel - dat in het kader van genoemd artikel hij slechts "aannemelijk hoeft te maken" dat zijn superioriteitsclaim terecht is. (…)

4.8. Bik verdedigt het standpunt dat de bewijslast welke krachtens art. 6:195 BW op haar wordt gelegd een lichtere is dan die welke krachtens het gewone bewijsrecht zou gelden, namelijk "aannemelijk maken" in plaats van "aantonen". In zijn algemeenheid is dit niet juist. De door Bik aangehaalde jurisprudentie en wetstoelichting hanteren die term "aannemelijk maken" vrijwel in alle gevallen in combinatie met het geval dat een dergelijke zaak in kort geding aanhangig is. In een kort geding gelden de normale regels van bewijsrecht niet onverkort en wordt veelal volstaan met een lichtere mate van bewijs, bijvoorbeeld in de vorm van een "aannemelijk maken". Een en ander hangt dus samen met de aard van het kort geding en niet met de aard van vorderingen als de onderhavige. Art. 6:195 BW behelst, aldus bezien, niet meer dan een omkering van de bewijslast: niet de klager (in dit geval: Techcomlight) moet aantonen (dan wel in een kort geding: aannemelijk maken) dat de reclame onrechtmatig is, doch de adverteerder (Bik) moet aantonen (dan wel in een kort geding: aannemelijk maken) dat de gewraakte reclame juist is.

(…) 4.35. Het hof komt tot de slotsom dat geen van de in de gewraakte reclame-uitingen gedane beweringen aannemelijk is gemaakt, zodat aangenomen moet worden dat er sprake is geweest van ontoelaatbare en/of onzorgvuldige vergelijkende reclame.

Onrechtmatige uitlatingen: 4.40. Grief 11 correspondeert met de vordering zoals Techcomlight die bij haar memorie van antwoordgrieven in het petitum sub (b) heeft geformuleerd. Techcomlight vordert dat Bik zich zal onthouden van onjuiste, misleidende, onvolledige of anderszins onrechtmatige uitlatingen. De voorzieningenrechter heeft deze vordering toegewezen. Naar 's hofs oordeel is deze vordering te ruim omschreven om voor toewijzing in aanmerking te komen. De grief slaagt.

Merkenrecht: 4.41. Grief 12 heeft betrekking op het gebod om elke verwijzing naar Techcomlight of Solatube van de website van Bik te verwijderen en verwijderd te houden. in beginsel is de verwijzing naar Solatube op de website van Bik in strijd met art. 2.20 lid 1 sub a BVIE (HvJ EG 12 juni 2008, C-533/06, 02/Hutchison). Voor dat merkgebruik kan een gerechtvaardigde grond voor zijn, bijvoorbeeld in het kader van toelaatbare vergelijkende reclame. Daarvan is geen sprake, zodat dit verbod toewijsbaar was, en dus faalt de grief.

Proceskosten: 4.50. Grief 16 heeft betrekking op de proceskosten. Met betrekking tot de proceskosten overweegt het hof reeds thans dat het aspect van merkinbreuk (door gebruikmaking van de naam Solatube) in het geheel van het geschil van zo ondergeschikte aard is geweest en dat het specifiek daarop gerichte debat zo beperkt van omvang is geweest, dat voor kostenveroordeling op de voet van art. 1019h Rv. geen plaats is; in zoverre faalt grief 16.

‘Nawerking’: 4.56. Met betrekking tot de diverse uitlatingen zoals die in vordering sub (a) worden genoemd geldt dat deze in hun algemeenheid mogelijk niet ontoelaatbaar zouden zijn geweest, voor zover zij varianten bevatten op het thema dat wasmiddel X "witter dan wit" wast; zie bijv. de uitlatingen als bedoeld onder (iv), (v), (vi), (xi), en (xv). In het onderhavige geval echter is onvermijdelijk dat dergelijke uitlatingen door de potentiële lezers van de reclame-uitingen - waaronder ook veel professionele bedrijven - bezien worden tegen de achtergrond van de reeds aan hen uit het verleden bekende oudere reclames waarin de claims betreffende "65 % meer lichtopbrengst", en "15 % gemakkelijker te installeren" en dergelijke. Uitlatingen welke dus gewoonlijk beschouwd zullen worden als de aan reclame eigen overdrijving, worden aldus mogelijk nog steeds door afnemers tot zich genomen op een wijze dat hun latente, door het verleden bepaalde indruk dat de Solatube 65 % meer lichtopbrengst zou bieden dan de Solatube, wordt bevestigd. Daarom zijn in dit concrete geval ook die uitlatingen niet toelaatbaar.

Lees het arrest hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 september 2010, HA ZA 09-3931 en High Point SARL tegen KPN B.V. en HA ZA 09-2048, KPN B.V. tegen High Point SARL

Wel gemeld, nog niet samengevat: Octrooirecht. EP m.b.t. ‘Wireless access telephone-to-telephone network interface architecture. KPN stelt dat met de aanpassing van de conclusies een ongeoorloofde uitbreiding van materie heeft plaatsgevonden. De rechtbank volgt deze stelling en  vernietigt het Nederlandse deel van het EP van octrooihoudster High Point.

De rechtbank (stelt met een verwijzing naar Board of Appeal beslissing T 540/02) voorop dat uitbreiding van materie alleen niet in strijd komt met art. 123(2) EOV, voor zover de uitbreiding expliciet of impliciet maar wel rechtstreeks en ondubbelzinnig uit de oorspronkelijk ingediende aanvrage valt af te leiden. Bij de beoordeling is, aldus de rechtbank, een strenge norm in acht te nemen; er moet een rechtstreekse en ondubbelzinnige basis zijn in de octrooiaanvrage voor de wijziging of aanvulling in de conclusies.

De rechtbank concludeert dat met betrekking tot maatregel F de aanvrager heeft nagelaten een  essentieel kenmerk van het systeem – de samenwerking tussen serviceknooppunt en schakelsysteem – in de oorspronkelijke conclusies op te nemen.

Een beroep op Rule 43 lid 2 van de Implementing Regulations door High Point mocht niet baten. Op basis van deze regel is er ruimte om afzonderlijke onafhankelijke conclusies te formuleren voor de verschillende onderdelen van een systeem. Tussen die onderdelen moet wel een samenhang zijn. In dit geval is er, aldus de rechtbank, echter geen sprake van dat de aanvrager de onderdelen van het communicatiesysteem afzonderlijk heeft geclaimd. Rule 43 lid 2 is dan ook niet van toepassing. Conclusie 1 is immers één conclusie gericht op het complete systeem, dat omvat de serviceknooppunten en het schakelsysteem en de onderlinge verbindingen. Het beroep op Rule 43 lid 2 kan dan ook in de visie van de rechtbank niet afdoen aan de conclusie dat maatregel F een algemene oplossing claimt die geen grondslag heeft in de beschrijving.

Verder volgt de rechtbank KPN in het oordeel dat er geen basis is voor overdracht vanaf het schakelsysteem, neergelegd in maatregel G. Gelet op de duidelijke bewoordingen van maatregel G is er geen interpretatievraag, aldus de rechtbank. Bij juiste lezing van maatregel G is er voor deze maatregel geen grondslag in de aanvrage.

De rechtbank volgt KPN tevens in het oordeel dat er geen basis is voor de algemene regel van overdracht zoals neergelegd in maatregelen F en G. In de oorspronkelijke aanvrage wordt alleen in het uitvoeringsvoorbeeld, dat volgens de aanvrager een illustrative arrangement is, een specifieke oplossing voor het regelen van de tijdstippen van overdracht beschreven. Het generaliseren van dit specifieke regelmechanisme in de huidige conclusies is volgens KPN ontoelaatbaar. Daarnaast wijst KPN erop dat het regelen van tijdstippen van overdracht alleen is beschreven ten aanzien van spraak. Het uitvoeringsvoorbeeld betreft een speech processing unit (264) (onderstreping rechtbank). De oorspronkelijke aanvrage geeft geen basis voor een bredere, meer algemene toepassing anders dan spraak (bijvoorbeeld data), die onder de omvang van de verleende conclusies zou vallen.

Naar het oordeel van de rechtbank heeft High Point niet inzichtelijk gemaakt hoe de door High Point aangewezen delen van de beschrijving wel een adequate grondslag kunnen bieden voor de maatregelen F en G tezamen genomen. Waar het om gaat is dat de toegevoegde maatregelen F en G een algemene regeling van timing in een communicatiesysteem met draadloze toegang beschrijven, dat bijvoorbeeld naast te zijn ingericht voor spraakverkeer ook  is ingericht voor dataverkeer. Dat dit voorbeeld is ingericht voor bijvoorbeeld dataverkeer blijkt volgens de rechtbank echter in het geheel niet (ook niet impliciet, dat wil zeggen rechtstreeks en ondubbelzinnig uit hetgeen in het illustrative arrangement wel wordt geopenbaard).

De rechtbank concludeert dat conclusie 1 breder is verleend dan hetgeen aan de vakman in de oorspronkelijke aanvrage rechtstreeks en ondubbelzinnig is geopenbaard. Conclusie 1 is daarmee ongeldig. Ditzelfde geldt voor het daarmee corresponderen werkwijze conclusie 14. Ook voor de afhankelijke conclusies 2 tot en met 13 respectievelijk 15 tot en met 25 valt mitsdien het doek.

Matiging proceskosten.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle, 14 juli 2010, LJN: BN7264, A tegen B (Documentaire kinderarbeid)

Auteursrecht. Geschil over de rechten op ‘¿Soy Niño?’, een documentaire over kinderarbeid in Peru. Toepassing art. 6 en 45a lid 3 Auteurswet. Co-producentschap, gezamenlijk auteursrecht. Proceskosten: “De raadsman van B heeft ter zitting gesteld ook een volledige proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv te vragen, maar heeft als verweer tegen de door A volledig gevorderde kosten aangevoerd dat de zaak ‘niet veel’ voorstelt en dat hij er zelf laat bij betrokken is geraakt.”

5.5.  [A] stelt dat zij naast maker, ook als producent van het werk moet worden aangemerkt en dat zij, bij gebreke van andersluidende afspraken, in die hoedanigheid het exclusieve recht heeft gekregen het werk openbaar te maken en te verveelvoudigen.

5.6.  De voorzieningenrechter is op grond van het navolgende van oordeel dat ook op grond van het door [A] gepretendeerde uitsluitend haar toekomend producentschap van het (film)werk de vorderingen niet in kort geding voor toewijzing in aanmerking komen. 

5.7.  Over het tot stand brengen van het werk met het oog op de exploitatie daarvan, heeft [B] gesteld dat ook hier ieder zijn bijdrage geleverd heeft. Volgens [B] heeft [A] diverse rekeningen betaald, terwijl hij zijn apparatuur, kennis, vakmanschap en arbeid zonder financiële tegenprestatie heeft ingebracht. [B] heeft voorts nog gemotiveerd aangegeven dat partijen afspraken hebben gemaakt over een beoogde samenwerking binnen het gezamenlijke bedrijf H&B Productions. Uit de onder overweging 2.6 beschreven e-mail blijkt dat H&B Productions zich onder andere presenteert als een productiemaatschappij van programma’s en films en dat er gewerkt wordt aan een aantal nieuwe documentaires. Onder deze omstandigheid kan er niet van uit worden gegaan dat [A] alleen verantwoordelijk is voor de totstandbrenging van het werk met het oog op de exploitatie daarvan. Vooralsnog moet het er dan ook voor gehouden worden, zoals door [B] ook is betoogd, dat beide partijen als producent (co-producentschap) van het werk moeten worden aangemerkt.

5.8.  De omstandigheid dat na montage van het werk alleen [A] vermeld staat als producer, leidt niet tot een ander oordeel. [B] heeft gemotiveerd aangegeven dat [A] tijdens het editen duidelijk maakte uitsluitend op deze wijze op de titelrol vermeld te willen worden, terwijl het hem als fotograaf en filmer er primair om ging om als de verantwoordelijke voor de beelden te worden vermeld. Gelet op dit verweer van [B] kan zonder nadere bewijsvoering, waar zoals hiervoor al is aangegeven in kort geding geen plaats voor is, niet worden aangenomen dat [B] geen co-producent is, dan wel zijn rechten van het co-producentschap heeft prijsgegeven.

(…)

5.14.  Zoals hiervoor is aangegeven, kan niet van de juistheid van het standpunt van [A] worden uitgegaan dat zij de enige maker en de enige producer van het werk is. Voorts kan niet van het door [A] gepretendeerde onrechtmatig handelen van [B], dan wel van toekomstig onrechtmatig handelen van [B] worden uitgegaan. De vorderingen komen dan ook niet voor toewijzing in aanmerking.

5.15.  [A] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De raadsman van [B] heeft ter zitting gesteld ook een volledige proceskostenveroordeling ex art. 1019h Rv te vragen, maar heeft als verweer tegen de door [A] volledig gevorderde kosten aangevoerd dat de zaak ‘niet veel’ voorstelt en dat hij er zelf laat bij betrokken is geraakt (pas na de sommatie). Nu voorts een deugdelijke kostenspecificatie ontbreekt, bestaat er geen aanleiding andere kosten toe te kennen dan de in kort geding gebruikelijke kostenveroordeling.

De kosten aan de zijde van [B] worden mitsdien begroot op:
- vast recht  EUR   263,00
- salaris advocaat    904,00
Totaal  EUR   1.167,00

Lees het vonnis hier. Mediaberichtgeving hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 29 juni 2010, LJN: BN8145, Appellant tegen Texcom Systems B.V.

Auteursrecht. Software. Inbreuk op auteursrechten met betrekking tot computerprogramma. Bewijswaardering  Het hof bekrachtigt de vonnissen waarvan beroep (Rechtbank Rotterdam, niet gepubliceerd). In citaten:

4. In zijn tussenarrest van 21 oktober 2008 heeft het hof overwogen dat sprake is van inbreuk op de auteursrechten van Texcom met betrekking tot de hulpprogramma’s Backgnd en Macros als, voor zover thans nog van belang, de door Texcom aan de deskundige ter beschikking gestelde (en door de deskundige bij haar onderzoek gebruikte) diskette een kopie van (de broncode van) de Syntha programmatuur (inclusief de daarbij behorende modules) uit 1986, althans een daarvan afgeleide nauwelijks veranderde programmatuur bevatte.

5. In zijn tussenarrest van 21 oktober 2008 is het hof voorts tot het vermoeden gekomen dat de door Texcom aan de deskundige ter hand gestelde programmatuur een kopie is van Syntha, althans een daarvan afgeleide, maar nauwelijks veranderde programmatuur. [Appellant] heeft in dit verband gesteld dat de door Texcom aan de deskundige ter hand gestelde programmatuur een bewerking moet zijn geweest van de Nethercomm programmatuur die [B] (van Texcom) zich in 1987 wederrechtelijk zou hebben toegeëigend.
In het tussenarrest van 30 maart 2010 heeft het hof overwogen dat de door [appellant] bij zijn akte van 3 februari 2010 in het geding gebrachte stukken onvoldoende zijn om het vermoeden te ontzenuwen. Bij dat arrest is [appellant] in de gelegenheid gesteld het door hem aangeboden tegenbewijs tegen voormeld vermoeden te leveren.

(…)

10. Het hof is derhalve van oordeel dat [appellant] er niet in geslaagd is voormeld vermoeden te ontzenuwen en dat [appellant] inbreuk heeft gemaakt op de auteursrechten van Texcom met betrekking tot de programma’s Backgrnd en Macros. In zoverre falen de grieven 4 tot en met 7 derhalve.

11. Het bovenstaande brengt mee dat de bestreden vonnissen zullen worden bekrachtigd, met veroordeling van [appellant] in de kosten van het hoger beroep. Dat geen inbreuk is gemaakt op Syntha sec en Texcom Telex sec doet hier niet aan af, nu vaststaat dat bedoelde hulpprogramma’s noodzakelijk zijn voor de werking van (het toepassingsprogramma) Nethercomm en daarvan bij het op de markt brengen van Nethercomm ook steeds gebruik is gemaakt. Het deels slagen van de grieven kan dan ook niet tot vernietiging leiden.

Lees het arrest hier.