'Deze NTD-code is een onderdeel van een initiatief van partijen die zich inzetten tegen de aanwezigheid van onrechtmatige en strafbare informatie (“inhoud”) op (het Nederlandse deel van) Internet. Het initiatief is voortgekomen vanuit de wens van overheid en marktpartijen om te komen tot afspraken rondom Noticeand- Take-down (NTD). In deze code staat beschreven op welke wijze deze partijen hier vorm en inhoud aan geven. Bij het opstellen van de NTD-code is gebruik gemaakt van expertise uit het veld en van goede voorbeelden.

Het voldoen aan de code is vrijwillig, het niet voldoen aan de code kan formeel niet worden afgedwongen. De NTD-code richt zich op de afhandeling van meldingen ten aanzien van (vermeende) onrechtmatige en/of strafbare inhoud op Internet. Daarnaast kan de code ook aangewend worden voor inhoud die door tussenpersonen als ongewenst of schadelijk wordt gezien. De code draagt er aan bij dat private partijen dit soort meldingen zoveel mogelijk zelf afhandelen. Overigens blijft voor partijen altijd de mogelijkheid open staan om naar de rechter te stappen of aangifte te doen.'

Lees de gedragscode hier.

Staatsblad 2009, Nr. 500. Besluit van 24 november 2009 tot aanpassing van diverse besluiten ter implementatie van richtlijn nr. 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 12 december 2006 betreffende diensten op de interne markt (PbEU L 376) (Aanpassingsbesluit dienstenrichtlijn).

O.a: “Artikel 6 van het Besluit bemiddeling muziekauteursrecht bevat een naar nationaliteit discriminerende bepaling. Bij voorkeur aan een rechtspersoon die door organisaties van Nederlandse componisten en muziekuitgevers is gesticht, kan ministeriële toestemming worden verleend. Door «Nederlandse» te schrappen, vervalt het discriminatoire element.”

Lees het volledige document hier.

College van Beroep voor het bedrijfsleven, 28 mei 2009, LJN: BK4860, X tegen uitspraak Rb. Rotterdam in het geding tussen X en  de Minister van VWS

Reclamerecht. Tabakswet. Het College vernietigt de uitspraak van de rechtbank, nu de opgelegde boete in dit concrete geval niet in redelijke verhouding staat tot de ernst en verwijtbaarheid van de geconstateerde overtreding van de Tabakswet.

5.20  Hoewel X met de gewraakte advertentie ontegenzeglijk het in artikel 5, eerste lid, Tabakswet neergelegde reclameverbod heeft overtreden, is het College van oordeel dat de overtreding niet van dien aard is geweest dat daarmee in vergaande mate is getreden buiten de grenzen van hetgeen is toegestaan. Daartoe heeft het College mede in aanmerking genomen dat het bereik van het medium waarvan X zich bij het maken van reclame heeft bediend - het vakblad Misset Horeca - zowel in kwalitatieve als kwantitatieve zin beperkt is. Bedoeld blad is niet op consumenten gericht, maar op een selectief lezerspubliek, met name horecaondernemers en anderen die om professionele redenen belangstelling hebben voor de ontwikkelingen in de horecabranche. Voorts heeft Misset Horeca slechts een relatief bescheiden oplage van om en nabij 18.500 exemplaren. Het College heeft niet kunnen vaststellen dat deze in belangrijke mate voor de evenredigheid van belang zijnde omstandigheden zijn verdisconteerd in de hoogte van het boetebedrag.

5.21  Gelet op het vorenstaande is het College van oordeel dat de aan X opgelegde boete ter hoogte van
€ 45.000,- in dit concrete geval niet in redelijke verhouding staat tot de ernst en verwijtbaarheid van de geconstateerde overtreding van de Tabakswet. Anders dan de rechtbank, is het College van oordeel dat de minister aanleiding had moeten zien toepassing te geven aan de in artikel 11b, derde lid, Tabakswet neergelegde matigingsbevoegdheid. Nu dit achterwege is gebleven om reden dat de minister de omstandigheden van het geval niet zodanig achtte dat toepassing van dit artikellid mogelijk was, heeft de rechtbank het bestreden besluit van 8 september 2006, waarbij het boetebesluit van 29 april 2005 is gehandhaafd, in zoverre ten onrechte in stand gelaten.

Lees de uitspraak hier.

Rechtbank Zutphen, 28 oktober 2009,  LJN: BK4464, Van Laatum tegen gedaagde (Tulpenvaas)

Auteursrecht. Eiseres is ontwerpster van de Tulipa vaas (afbeelding) en maakt bezwaar tegen  dor gedaagde geproduceerde en verhandelde raamsticker met een afbeelding van de vaas. Inbreuk wordt aangenomen, maar geen toewijzing inbreukverbod, omdat er geen concrete dreiging meer is.  Geen vermogensschade (geen gederfde licentievergoedingen, omdat eiseres nooit een licentie zou hebben willen afgeven aan gedaagde), wel ideële schade, omdat inbreuk is gemaakt op “haar persoonlijkheidsrecht en tenminste  risico op reputatieschade heeft bestaan.” Vergoeding ex aequo et bono: €1000,-

De billijkheid verzet zich tegen 1019h proceskostenveroordeling: “In het onderhavige geval komt grote betekenis toe aan de vaststelling dat [gedaagde] geen moedwillige inbreuk heeft gemaakt, bereid is geweest de inbreukmakende werken terug te halen en daar ook uitvoering aan heeft gegeven, gestopt is met de verkoop en een schadevergoeding heeft aangeboden en uitgekeerd.”

Inbreuk: 4.1.  Door [eiseres] is voldoende onderbouwd dat zij de ontwerpster is van de Tulipa vaas die op de sticker van [gedaagde] is afgebeeld. De vaas is ook voldoende oorspronkelijk om auteursrechtelijke bescherming te dragen. Anders dan [gedaagde] stelt bezit de vaas, geïnspireerd op de 17e eeuwse Nederlandse tulpenvazen en voorzien van patronen van Turkse kaftans, een eigen oorspronkelijk karakter en draagt deze het persoonlijk stempel van haar maakster. [eiseres] heeft keuzes gemaakt die op haar persoonlijke smaak berusten. De vormgeving van de vaas wordt niet bepaald door vereisten van technische of praktische aard. De vaas verbindt de Turkse en Nederandse cultuur en traditie op originele wijze. [gedaagde] heeft niet betwist dat de naam van [eiseres] ook op de onderzijde van de vaas is vermeld, zoals [eiseres] ter comparitie heeft verklaard en getoond. De rechtbank gaat dan ook uit van het auteursrecht van [eiseres] op (de afbeelding van) de Tulipa vaas.

4.2.  Uit de door [eiseres] overgelegde stukken en afbeeldingen en de vaas en sticker zoals ter comparitie getoond, is eveneens door [eiseres] voldoende onderbouwd dat de sticker een afbeelding bevat van de door [eiseres] ontworpen vaas. [gedaagde] heeft dit ter comparitie ook niet (meer) betwist. Hiermee staat de inbreuk op het auteursrecht van [eiseres] vast. (…) Het gebruik van bloemen en de opstelling daarvan in de Tulipa vaas is niet oorspronkelijk en betreft slechts het praktisch gebruik waarvoor een vaas in essentie bedoeld is.

Geen verbod: 4.3.  [eiseres] vordert allereerst een verbod om inbreuk te plegen en een gebod tot het terughalen van de inbreukmakende werken. Een concrete dreiging van (verdere) inbreuk is echter door [eiseres] niet gesteld noch anderszins gebleken. Immers, [gedaagde] heeft - ook volgens [eiseres] - al in de contacten tussen partijen voorafgaand aan deze procedure toegezegd de verkoop van de stickers te stoppen, deze terug te halen bij de haar bekende afnemers en de teruggehaalde en nog in voorraad aanwezige stickers te vernietigen en geen ontwerpen van [eiseres] meer te zullen afbeelden en/of verkopen. Ook in de conclusie van antwoord en ter comparitie heeft [gedaagde] deze toezegging herhaald. [gedaagde] heeft onbetwist gesteld dat zij ook daadwerkelijk alle door haar aan winkeliers geleverde stickers heeft teruggehaald. Bij het verbod, zoals door [eiseres] gevorderd, heeft zij dan ook geen belang, zodat dit niet toegewezen wordt. Dit geldt evenzeer voor het gevorderde gebod, nu [eiseres] ook ter comparitie heeft verklaard te willen aannemen dat alle stickers zijn teruggehaald en vernietigd zullen worden.

Geen vermogensschade: 4.5.  [eiseres] vordert een vergoeding voor vermogensschade en voor reputatieschade. Dat zij vermogensschade geleden heeft, is echter op geen enkele wijze door haar onderbouwd. De schade bestaat, aldus [eiseres], uit een bedrag vanwege de inbreuk, welk bedrag kan worden gebaseerd op een licentievergoeding die zij zou hebben bedongen indien zij toestemming had willen verlenen voor het gebruik van haar ontwerp als raamsticker. Echter, zij stelt eveneens dat zij beslist niet zou zijn overgegaan tot het afgeven van een licentie voor het produceren van een raamsticker met een afbeelding van de Tulipa vaas, nu dit product van beduidend minder allure is dan de vaas zelf en niet past bij het segment van de markt waarop zij zich wil richten. Dat zij desondanks vermogensschade geleden heeft is dan ook zonder nadere toelichting niet begrijpelijk. Zodanige toelichting en argumenten ontbreken echter.

Reputatieschade: 4.6.  Ten aanzien van de reputatieschade heeft [eiseres] evenmin aannemelijk gemaakt dat haar reputatie daadwerkelijk schade geleden heeft. Wel heeft zij voldoende onderbouwd gesteld dat zij ideële schade lijdt doordat zij heeft moeten ondervinden dat inbreuk gemaakt is op haar persoonlijkheidsrecht en tenminste het risico op reputatieschade heeft bestaan, doordat zij geassocieerd kan worden met een product, de raamsticker, waarmee zij niet geassocieerd wil worden. De hoogte van deze schade is niet concreet te bepalen en zal ex aequo et bono worden gesteld op € 1.000,-.

1019h proceskosten: 4.11.  In het onderhavige geval komt grote betekenis toe aan de vaststelling dat [gedaagde] geen moedwillige inbreuk heeft gemaakt, bereid is geweest de inbreukmakende werken terug te halen en daar ook uitvoering aan heeft gegeven, gestopt is met de verkoop en een schadevergoeding heeft aangeboden en uitgekeerd. De procedure is gevoerd, terwijl al ruim voor het uitbrengen van de dagvaarding het grootste deel van het verschuldigde bedrag door [gedaagde] aan [eiseres] is betaald. Onder deze omstandigheden verzet de billijkheid zich tegen een afwijking van de ‘normale’ regels betreffende de proceskostenvergoeding, waarbij de verliezende partij wordt veroordeeld in de proceskosten van de wederpartij en de proceskosten kunnen worden gecompenseerd indien partijen over en weer op onderdelenin het (on)gelijk worden gesteld.
Gezien het geringe verschil tussen de door [gedaagde] voorafgaand aan de procedure aangeboden en uitgekeerde vergoeding en de thans vastgestelde schadevergoeding, bestaat aanleiding de proceskosten te compenseren, zodanig dat iedere partij de eigen kosten draagt.

Lees het vonnis hier.

GvEA, 30 November 2009, zaak T-353/07, Esber, SA tegen OHIM / Coloris Global Coloring Concept

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk COLORIS o.g.v. ouder Frans nationaal woordmerk COLORIS (verf e.a.). Oppositie toegewezen. Normaal gebruik ouder merk, ondanks vele toevoegingen.

16. The applicant claims, first, that, in the evidence submitted by the intervener, the mark COLORIS never appears on its own, but exclusively in complex forms (…) The signs used in the evidence are therefore substantially different from the earlier mark.

31. In the present case, the words ‘global coloring concept’ constitute one long word element, and are always juxtaposed with the term ‘coloris’ and positioned below it. In the evidence submitted, the size of the letters in those words is never greater than that in the term ‘coloris’. In contrast, in a number of items of evidence those words are appreciably smaller than the term ‘coloris’, and their position is thus clearly secondary. In addition, they are words with a general meaning. Furthermore, the word ‘coloring’ refers to the goods concerned and, consequently, has a certain descriptive character.

32. Similar considerations apply to the word element ‘gcc’. (…)

33. In the light of those considerations, it must be concluded that the word elements which accompany the earlier word mark COLORIS do not affect its distinctive character.

34. As for the figurative element representing the globe, it does not alter the distinctive character of the earlier word mark either. It is a generic representation which is not reproduced in a particularly creative or unusual way. (…)

36. In conclusion, it follows from the foregoing that the complex forms, including the earlier word mark, used in certain items of evidence do not have any differences which alter the distinctive character of the earlier mark, within the meaning of Article 15(2)(a) of Regulation No 40/94. Consequently, the Board of Appeal did not err when it took those signs into consideration for the purpose of assessing the evidence of genuine use of the earlier mark.

50. It must therefore be concluded that, considered as a whole, the evidence submitted by the intervener to OHIM supports the finding of the Board of Appeal that genuine use of the earlier mark in the course of the relevant period in France had been established.

Lees het arrest hier. 

Rechtbank Haarlem, 25 november 2009, LJN: BK4750, Imam tegen Sanoma Uitgevers B.V. ,

Auteursrecht. Portretrecht. Eiser is imam van een islamitische moskee en heeft landelijke bekendheid gekregen door uitspraken te doen in religieuze en maatschappelijke kwesties. In een publicatie van weekblad Panorama wordt eiser op één lijn gesteld met personen die vanwege ernstige terroristische misdrijven strafrechtelijk veroordeeld zijn. Aldus wordt de suggestie gewekt dat eiser zich eveneens schuldig heeft gemaakt aan terroristische misdrijven. Eiser is nooit strafrechtelijk veroordeeld zodat sprake is van een onterechte suggestie. Aangezien eiser een geestelijk leider is, heeft een dergelijke associatie invloed op zijn aanzien en positie.

4.3.  De rechtbank overweegt als volgt. Nu vaststaat dat de foto van [eiser] is geplaatst zonder zijn toestemming, is op grond van artikel 21 Auteurswet (hierna: Aw) openbaarmaking daarvan niet geoorloofd voor zover een redelijk belang van [eiser] zich tegen openbaarmaking verzet.
In dit geval moet het belang van [eiser] bij zijn recht op eerbiediging van zijn persoonlijke levenssfeer en zijn recht op bescherming van zijn eer en goede naam worden afgewogen tegen het belang van Sanoma bij haar recht op persvrijheid en vrijheid van meningsuiting. Bij deze belangenafweging dienen alle bijzondere omstandigheden van het onderhavige geval te worden betrokken.

4.4.  [eiser] is, zoals hij zelf ook erkent, door zijn controversiële uitspraken over religieuze kwesties een publiek figuur. Als publiek figuur heeft [eiser] dan ook enige aandacht van de media te dulden. In de onderhavige publicatie wordt hij echter op één lijn gesteld met personen die vanwege ernstige terroristische misdrijven strafrechtelijk veroordeeld zijn. Aldus wordt de suggestie gewekt dat [eiser] zich eveneens schuldig heeft gemaakt aan terroristische misdrijven. [eiser] is nooit strafrechtelijk veroordeeld zodat sprake is van een onterechte suggestie. De context waarin de foto is afgebeeld, namelijk de rubriek Crimeweek, en de naast de foto geplaatste tekst verhogen deze suggestie. Aangezien [eiser] een geestelijk leider is, heeft een dergelijke associatie invloed op zijn aanzien en positie. De oorspronkelijke film is bovendien niet van zodanige bekendheid dat bij de gemiddelde Panorama-lezer bekend zal zijn dat [eiser] staat afgebeeld op de plek van de “good guy” zoals Sanoma nog heeft aangevoerd. Daar komt bij dat de publicatie geen nieuws- of informatiewaarde heeft. Gesteld noch gebleken is voorts dat Sanoma met de publicatie bepaalde misstanden aan de kaak wilde stellen, zodat evenmin sprake is van een bijdrage aan het publieke debat. Van een geoorloofde parodie is, voor zover artikel 18b Aw al analoog van toepassing kan worden geacht op een portret, naar het oordeel van de rechtbank geen sprake. Ook in het kader van een kennelijk humoristisch bedoelde publicatie is het niet geoorloofd [eiser] op één lijn te stellen met personen die vanwege terroristische misdrijven zijn veroordeeld. Gelet op de grote oplage van Panorama is evenmin sprake van een bagatel. Onder de hiervoor geschetste omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat het belang van [eiser] zwaarder dient te wegen dan het belang van Sanoma. Sanoma heeft derhalve onrechtmatig gehandeld en is aansprakelijk voor de dientengevolge door [eiser] geleden schade.

4.5.  Ten aanzien van de door [eiser] gevorderde immateriële schadevergoeding overweegt de rechtbank als volgt. [eiser] heeft gesteld dat de schade is gelegen in aantasting van de eer en goede naam, te weten afbreuk aan zijn aanzien, en angst voor represailles. Sanoma heeft betwist dat [eiser] door de publicatie gevaar zal lopen en heeft voorts aangevoerd dat het gevorderde bedrag disproportioneel is in relatie tot de (in haar ogen) qua omvang bescheiden publicatie van het portret. Tegenover de betwisting door Sanoma heeft [eiser] niet nader onderbouwd waaruit het (als gevolg van de publicatie) concrete gevaar voor [eiser] heeft of zal bestaan. Aan dit aspect zal daarom voorbij worden gegaan. Sanoma heeft echter niet weersproken dat de publicatie afbreuk heeft gedaan aan het aanzien van [eiser] als geestelijk leider. Tegenover dit nadeel acht de rechtbank, gelet op art. 6:106 lid 1 sub b BW en rekening houdend met alle omstandigheden, een vergoeding van EUR 3.500,- evenredig en billijk.

Lees het vonnis hier.

 Persbericht BREIN: Vandaag heeft stichting BREIN via een gerechtelijk ex-parte verlof de servers in beslag genomen van een zogenaamde ‘ranked topsite’. Een topsite is een besloten website die door ‘release groepen’ gebruikt wordt om illegale bestanden op te slaan van de allernieuwste content, met name films, muziek en games. Een ‘ranked’ topsite behoort tot een relatief kleine selecte toplaag. Dergelijke topsites staan aan de bron van piraterij op internet en zelfs daarbuiten. De topsite werd in Amsterdam gehost door een Nederlandse hosting provider. Het ging om twee servers met 28 harde schijven, de geschatte capaciteit van de site is ongeveer 40 Terabyte, dat staat gelijk aan rond de 8.500 dvd’s of 57.000 cd’s.

Om te voorkomen dat de content van de servers verhuisd zou worden en bewijs zou verdwijnen, heeft BREIN aan de rechter ex-parte verlof gevraagd tot inbeslagname van de server. Dat wil zeggen dat het verlof beoordeeld is op basis van bewijs van BREIN en zonder de tegenpartij te horen. Die partij kan wel een opheffingsgeding instellen als hij meent dat het verlof ten onrechte is verleend.

Tevens is verbod verleend tegen de hosting provider diensten te verlenen aan deze site of zelf inbreuk te maken. Na betekening van het verlof door de deurwaarder heeft de hosting provider medewerking verleend door de servers aan te wijzen in het datacentrum te Amsterdam. BREIN eist ook afgifte van alle identificerende gegevens betreffende de klant (onder andere naam, adres en bankgegevens) voor wie de servers gehost worden. Die behoren volgens wet en jurisprudentie afgegeven worden als de inbreuk aannemelijk is en er een gerechtvaardigd belang voor de benadeelde partij is. In dit geval is de grootschalige inbreuk alsmede het belang schade te vorderen en herhaling te voorkomen zonneklaar.

Release groepen en ranked topsites staan aan de bron van de beschikbaarheid van illegale content bestanden op Internet en daarbuiten, met name waar het films en games betreft. Vanaf deze plaatsen worden niet alleen het breed toegankelijke internet zoals p2p-sites en usenet (nieuwsgroepen) bediend, maar ook de handel in illegale dvd’s.
Stichting BREIN beschermt auteurs, uitvoerende kunstenaars, uitgevers, producenten, distributeurs en (online) detailhandel van films, TV series, muziek, games en interactieve software tegen inbreuk en misbruik van auteursrecht en naburige rechten."

Rechtbank ’s-Gravenhage, 25 november 2009, HA ZA 09-414, G-Star International B.V. & G-Star Raw Denim KFT tegen Pepsico Inc.

Merkenrecht. Bodemprocedure in de Raw-zaak (zie ook Vzr Rechtbank ’s-Gravenhage, 15 december 2008, IEF 7405). G-Star maakt i.c. op grond van haar Gemeenschapswoordmerk RAW en Benelux-woordmerk RW DENIM  bezwaar tegen gebruik PEPSI RAW, stellende dat Pepsico inbreuk maakt in Engeland en dat inbreuk dreigt in ander EU-landen. In reconventie vordert Pepsico nietigverklaring van de merken van G-Star.

Vonnis met aantal aardige elementen: nietigheid, beschrijving, bekendheid, Pago, Intel, marktonderzoeken. Bewijsopdracht G-Star "4.41. Indien de bekendheid van het merk ‘RAW’ en het vereiste verband komt vast te staan, dan ligt de conclusie voor de hand dat, zoals G-Star heeft aangevoerd, het gebruik van de tekens door PepsiCo in ieder geval afbreuk zal doen aan het onderscheidend vermogen van het merk ‘RAW’. Eerst even voor jezelf lezen:  

(Niet) beschrijvend: 4.3. PepsiCo stelt dat de merken beschrijvend zijn in relatie tot alle waren en diensten waarvoor de merken zijn geregistreerd. PepsiCo gaat er daarbij van uit dat het begrip ‘raw’ de betekenis heeft van ofwel ‘cool’, ’gers’, ’wous’, ’vet’ en ’wreed’ (de populaire betekenis) ofwel de betekenis rauw of onbewerkt.

(…) 4.5. (…) Uit een en ander kan worden afgeleid dat de populaire betekenis wellicht enige ingang heeft gevonden, en dan vooral in Nederland, maar het is onvoldoende om aan te nemen dat de betekenis gangbaar is. Daarom moet worden uitgegaan van alleen de betekenis rauw of onbewerkt.

4.6. G-Star heeft niet bestreden dat het Gemeenschapsmerk in deze betekenis beschrijvend kan zijn voor de waren in klasse 3 waarvoor het merk is ingeschreven. Het beroep van G-Star op inburgering is met betrekking tot deze waren op geen enkele wijze onderbouwd.

4.7. Voor wat de waren in klasse 25 betreft acht de rechtbank het Gemeenschapsmerk onderscheidend en niet beschrijvend omdat kledingstukken, schoeisel, hoofddeksels en ceintuurs naar hun aard altijd afgewerkt zijn en niet is in te zien naar welk kenmerk van deze waren het begrip ‘raw’ dan zou moeten verwijzen. (…)

4.9. Voor wat het Beneluxmerk betreft is de rechtbank met PepsiCo van oordeel dat het merk beschrijvend kan zijn voor de kenmerken van de waren waarvoor het merk is ingeschreven. De aanduiding ‘raw denim’ kan namelijk, zoals PepsiCo terecht stelt, worden gebruikt om aan te geven dat in de waar ruwe, onbewerkte, spijkerstof is verwerkt of dat de waar ruwe spijkerstof betreft. Dit geldt al heel duidelijk voor de waren in klasse 24 maar ook voor die in klasse 25.

4.10. De juistheid van de stelling van G-Star dat sprake is van inburgering van, ook, het Beneluxmerk is gezien de producties waar zij naar verwijst (de reclame-uitingen van producties 1 tot en met 7) en het rapport van het in Nederland uitgevoerde marktonderzoek (productie 23) niet in te zien. (…)

Beneluxmerk nietig: 4.11. Gelet op het voorgaande dient het Beneluxmerk te worden nietigverklaard en zo ook het Gemeenschapsmerk voor zover registratie heeft plaatsgevonden voor de genoemde waren in klasse 3. Deze beslissing zal worden aangehouden totdat ook op de vorderingen in conventie kan worden beslist.

Bekendheid: (Pago): 4.15. Zoals het HvJEG in het recent gewezen Pago-arrest van 6 oktober 2009, zaak C- 301/07 (gewezen nadat partijen in deze zaak vonnis hadden gevraagd) uiteen heeft gezet, is voor die bekendheid nodig dat het merk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek en in een aanmerkelijk deel van het grondgebied van de Gemeenschap. Het relevante publiek is het publiek waarop het merk is gericht. De rechter dient alle relevante omstandigheden in aanmerking te nemen, met name het marktaandeel van het merk, de intensiteit, de geografische omvang en de duur van het gebruik van het merk en de omvang van de door de onderneming verrichte investeringen om het bekendheid te geven. Bekendheid in één lidstaat (althans de lidstaat Oostenrijk) volstaat om te voldoen aan de territoriale voorwaarde van artikel 9 lid 1 onder c.

4.18. Het door G-Star overlegde bewijsmateriaal overtuigt de rechtbank niet.

(…)

Bekendheid onderdeel merk: 4.20. De omstandigheid dat het relevante publiek ‘RAW’ herkent als deel van het bekende merk G-STAR RAW en op die manier de waren beschouwt als zijnde afkomstig van G-Star of haar rechtsvoorgangster (althans van dezelfde bron) doet niet af aan de mogelijke bekendheid van het merk. Uit HvJEG 7 juli 2005, zaak C-353/03 (Have a break; LJN BF9997) volgt immers dat een merk onderscheidend vermogen kan verkrijgen door het gebruik als deel van een ander merk. Voldoende is dat het relevante publiek in staat is de waren of diensten als afkomstig van een bepaalde onderneming te identificeren op basis van het gebruik van het merk. Hiervan uitgaande is niet in te zien waarom het gebruik van het merk als deel van een ander merk er niet toe zou kunnen leiden dat dit deel niet alleen onderscheidend vermogen verkrijgt, maar zelfs een bekend merk wordt.

(…)

Bewijsaanbod bekendheid: 4.26. De bekendheid van het Gemeenschapsmerk staat dus op grond van het overgelegde bewijsmateriaal niet vast. G-Star heeft echter op dit punt uitdrukkelijk aanvullend bewijs aangeboden, waartoe de rechtbank haar zal toelaten. De rechtbank acht in ieder geval zinvol dat allereerst nogmaals een marktonderzoek wordt verricht door een door de rechtbank te benoemen deskundige en na overleg met partijen over de vraagstelling. Voor dit overleg wordt een comparitie van partijen gelast. Bij die gelegenheid kan G-Star tevens aangeven op welke (andere) wijze zij de stelling eventueel wenst te bewijzen en kunnen partijen zich desgewenst uitlaten over de consequenties van het Pago-arrest voor de onderhavige zaak. Gelet op de bewijslast dienen de kosten van het onderzoek voorshands te worden gedragen door G-Star.

Verband en inbreuk: 4.27. Voor inbreuk onder artikel 9 lid 1 onder c GMVo is vereist dat het publiek een verband legt tussen het Gemeenschapsmerk en de gebruikte tekens. Volgens het Intel-arrest (HvJEG 27 november 2008, zaak C-252/07, LJN BG7353) is daaraan gelijk te stellen dat het jongere merk (het arrest betreft een geval van conflicterende merkinschrijvingen) het bekende merk bij het relevante publiek in gedachten roept. Het Hof houdt voor, deels met verwijzing naar de eerdere arresten Adidas-Salomon en Adidas Benelux, dat het bestaan van een dergelijk verband globaal dient te worden beoordeeld met inachtneming van alle relevante omstandigheden van het concrete geval, waartoe behoren de mate van overeenstemming van de conflicterende merken, de aard van de waren waarvoor de conflicterende merken zijn ingeschreven, daaronder begrepen de mate waarin deze waren of diensten gerelateerd zijn dan wel onderling verschillen, alsmede het relevante publiek, de mate van bekendheid van het oudere merk, de mate van intrinsiek dan wel door gebruik verkregen onderscheidend vermogen van het oudere merk en het bestaan van verwarringsgevaar bij het publiek. Deze omstandigheden moeten volgens het arrest eveneens bij de beoordeling van de gestelde inbreuk in acht genomen worden (vergelijk overweging 68).

4.28. G-Star meent dat het verband niet bewezen hoeft te worden, maar kan worden afgeleid uit de omstandigheden. (…)

Intel: 4.32. Wel maakt het Intel-arrest in overweging 38 duidelijk dat de merkhouder niet noodzakelijk bewijs moet leveren van daadwerkelijk inbreuk, maar kan volstaan elementen te bewijzen op basis waarvan kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een ernstig gevaar (in het arrest van 12 december 2008, zaak C-197/07 inzake TDK spreekt het Hof van Justitie in overweging 22 van een ‘risk, which is not hypothetical’) dat een inbreuk zich in de toekomst voordoet. Verder moet de uitleg in aanmerking worden genomen die door het Hof aan de verschillende vormen van inbreuk is gegeven (het meest recent in HvJEG 18 juni 2009, zaak C-487/07 inzake L’Oréal, LJN BJ1503, met name overwegingen 39 – 41).

4.33. Bij de beoordeling van het te leveren bewijs is van belang dat de wijze van bewijslevering volgens artikel 101 lid 3 GMVo wordt bepaald door nationaal procesrecht, tenzij anders is bepaald. Naar Nederlands procesrecht behoeft (uiteraard) niet bewezen te worden wat niet is betwist of wat, in het licht van het door de wederpartij gestelde, onvoldoende gemotiveerd is betwist. Verder kan het bewijs van daadwerkelijke inbreuk door de rechter worden afgeleid uit – erkende of na bewijslevering – vaststaande feiten. In sommige gevallen, zoals in het geval van het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, is dat zelfs noodzaak. Direct bewijs van de inbreuk is in een dergelijk geval niet mogelijk omdat daarin een rechterlijk oordeel (het ongerechtvaardigde van het genoten voordeel) besloten ligt.

4.34. Het door G-Star overlegde bewijsmateriaal overtuigt de rechtbank niet dat het gestelde verband door het relevante publiek wordt gelegd, zodat alleen al daarom niet kan worden aangenomen dat zich een van de gestelde inbreuken voordoet of dat een ernstig gevaar bestaat dat een inbreuk zich in de toekomst zal voordoen.

(…)

4.38. Uit deze onderzoeken volgt dus geenszins het vereiste verband. (…)

4.39. Voor de beoordeling van de gestelde inbreuk, meer in bijzonder het verband, is verder van belang dat in deze procedure niet, althans niet in dit stadium, kan worden uitgegaan van de bekendheid van het merk ‘RAW’.

Bewijsopdracht inbreuk: 4.40. Ook voor de gestelde inbreuk heeft G-Star uitdrukkelijk (aanvullend) bewijs aangeboden, in het bijzonder van de verwarring die ontstaat door de door PepsiCo gebruikte tekens. De rechtbank zal haar tot dat bewijs toelaten op dezelfde wijze als hiervoor onder 4.26 is overwogen.

4.41. Indien de bekendheid van het merk ‘RAW’ en het vereiste verband komt vast te staan, dan ligt de conclusie voor de hand dat, zoals G-Star heeft aangevoerd, het gebruik van de tekens door PepsiCo in ieder geval afbreuk zal doen aan het onderscheidend vermogen van het merk ‘RAW’ omdat PepsiCo, naar zij zelf stelt, het teken steeds, of vrijwel steeds, gebruikt in combinatie met haar algemeen bekende merk ‘PEPSI’ en te verwachten is dat door dit gebruik het relevante publiek in meer of mindere mate het merk ‘RAW’ zal gaan associëren met het hem zeer bekende ‘PEPSI’ in plaats van met de waren van G-Star. Dit punt kan echter pas na bewijslevering en eventueel tegenbewijs bindend worden beoordeeld.

Niet geregistreerd merk: 4.42. De rechtbank verwerpt het onder 3.4.4. weergegeven verweer dat PepsiCo door gebruik van een algemene term als ‘raw’ in de populaire betekenis nooit inbreuk kan maken. PepsiCo verwijst in dit verband naar paragraaf 9.7.5 van Cohen Jehoram / Van Nispen / Huydecoper, Industriële Eigendom 2, waarin de auteurs ingaan op een buitenwettelijke beperking van het merkrecht in gevallen waarin het merk niet is geregistreerd om normale merkfuncties te vervullen. Dat hiervan sprake is heeft PepsiCo echter op geen enkele manier gemotiveerd.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 24 november 2009, zaaknr. 105.000.174/01, Rockwool c.s. tegen Isover Saint Gobain c.s. (met dank aan Willem Hoyng, Howrey).

Octrooirecht. Handhaving van nietige octrooien.  Eerst even kort: In HR 15 februari 2008 (IEF 5611) werd een 25 jaar durend octrooigeschil beslecht tussen Rockwool en Isover waarbij Rockwool's octrooi nietig werd verklaard en er ook van inbreuk geen sprake was. In de onderhavige zaak gaat het om een "recenter" octrooi van Rockwool aangevraagd op 11 september 1985 en nietig verklaard op 15 november 1995. Isover wil schadevergoeding wegens handhaving van nietige octrooien. Tussenarrest van het Hof Den Haag m.b.t. de aansprakelijkheidsvraag. Hof raadt partijen aan de zaak  (die 12 jaar loopt) te schikken.

12. Op grond van het vorenstaande neemt het hof - behoudens tegenbewijs - voorshands aan dat er met betrekking tot de substraat plantpot met gegroefde bodem in de periode juni-oktober 1984 geen geheimhoudingsplicht was bedongen en dat Rockwool/Grodan ervan op de hoogte waren althans moesten beseffen dat het octrooi / de octrooien wegens openbaar voorgebruik aan nietigverklaring/venietiging bloot stond(en). Tegen dit vermoeden zullen Rockwool c.s. tegenbewijs (LI) mogen leveren.

13. Mochten Van Gorkom en De Ruijter / Rockwool c.s. in hun tegenbewijslevering sub I en / of sub I1 niet slagen, dan zijn zij (althans een of meer van hen) in beginsel aansprakelijk voor de schade die Isover c.s. hebben geleden als gevolg van de handhaving van de octrooien/ het octrooi door middel van de exploten (en brief) als hierboven genoemd na 1 december 1987.
Het hof overweegt reeds nu dat de bewijslast betreffende de schade en het causaal verband op Isover c.s. rust, nu zij zich op het rechtsgevolg van de onrechtmatige daad (namelijk de schade) beroepen. Niet weersproken is verder dat de genoemde exploten zijn gericht aan (potentiële) afnemers van Isover c.s en aan Isover zelf

14. Op andere geschilpunten zal het hof, zo nodig, in een later stadium ingaan. Het hof geeft partijen in overweging op basis van het vorenstaande te trachten tot een minnelijke regeling te komen.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Haarlem, 26 november 2009, KG ZA 09-586, Van Thuijl tegen Albert Heijn B.V. (met dank aan Frits Gerritzen, Brinkhof).

Ideeën, concepten, formats. Onrechtmatige daad. Eiser stelt dat Albert Heijn onrechtmatig heeft gehandeld door in de Allerhande en op de website de rubriek “bord op schoot” op te nemen, omdat Albert Heijn hiermee gebruik zou hebben egmaakt van onderdeel uit een cocnept dat door eiser is bedacht en aan Albert Heijn heeft gepresenteerd. De vorderingen worden afgewezen. Albert Heijn beschikte al eerder over het gehele concept, Albert Heijn heeft niet geprofiteerd van de prestatie van eiser en had eiser ook niet hoeven informeren over andere presentaties die aan haar zijn gegeven.

4.1. (…) Van Thuijl stelt dat de onrechtmatigheid van het handelen van Albert Heijn is gelegen in de omstandigheid dat hij niet is betrokken in de exploitatie van het door hem bedachte concept, terwijl hij in vertrouwen dat concept aan Albert Heijn heeft gepresenteerd, welke presentatie is afgesloten met de mededeling dat in augustus met hem contact zou worden opgenomen, waarna hij vervolgens in augustus te horen heeft gekregen dat Albert Heijn geen samenwerking wilde. Voorts betoogt Van Thuijl dat indien juist is dat Albert Heijn reeds in onderhandeling was met Eredivisie, Albert Heijn Van Thuijl erop had dienen te wijzen dat zij met een dergelijk onderdeel uit het concept reeds bekend was. Derhalve had Albert Heijn hem moeten meedelen dat tij van verdere samenwerking met Van Thuijl afziet. Door dit na te laten en ook overigens heeft Albert Heijn verwachtingen gewekt ter zake van mogelijke samenwerking, aldus nog steeds Van Thuijl.

4.2. Blijkens de overgelegde stukken van Van Thuijl ziet zijn presentatie op sales promotie producten, te weten kookboeken, laptrays en borden. Van Thuijl beroept zich ter onderbouwing van zijn vordering echter op de stelling dat tijdens de presentatie op 8 juli 2008 door Van Thuijl met Simon is gesproken over de mogelijkheid om het idee in AllerHande toe te passen omdat Simon liet weten dat een kookboekenserie redactioneel teveel werk met zich bracht. Albert Heijn betwist dat Simon tijdens de presentatie van Van Thuijl de suggestie heeft gedaan om de recepten in AllerHande op te nemen, zodat dit niet is komen vast te staan.

4.3. Alben Heijn voert voorts ten verwere aan dat Simon op geen enkele wijze heeft aangegeven of de indruk heeft gewekt dat Albert Heijn met Van Thuijl zou gaan samenwerken, Albert Heijn stelt dat zij op geen enkele wijze heeft geprofiteerd van de presentatie van Van Thuijl en heeft ter onderbouwing van haar stelling onder meer producties overgelegd.

4.4. Van Thuijl betwist de authenticiteit en de inhoud van de onder 2.3 en 2.4 genoemde producties, omdat deze stukken chronologisch niet zouden kloppen. Die stelling van Van Thuijl is op geen enkele wijze aannemelijk geworden. Onbetwist staat immers vast dat Albert Heijn al voorafgaand aan de presentatie van Van Thuijl in gesprek was met Eredivisie en Albert Heijn bovendien de rubriek "bord op schoot" al eerder had gepresenteerd in AllerHande.

4.5. Het voorgaande in aanmerking genomen en gezien het feit dat Albert Heijn al in mei 2008 over het gehele concept beschikte dat zij uiteindelijk voor publicatie in AllerHande van januari 2009 heeft gebruikt, valt niet in te zien dat de uitvoering van die publicaties tegenover Van Thuijl onrechtmatig is. Voorts valt niet in te zien dat Albert Heijn gehouden is om Van Thuijl op de hoogte te houden van andere presentaties die aan haar zijn gegeven. De stelling van Van Thuijl dat Simon op de hoogte had moeten zijn van de presentatie van Eredivisie al dan ook worden gepasseerd. Ook overigens valt niet in te zien waarom de door Van Thuijl genoemde gedragingen en handelwijze van Albert Heijn onrechtmatig is. zodat de gevraagde voorziening zal worden geweigerd.

Lees het vonnis hier. Inmiddels ook hier op rechtspraak.nl.