1- GvEA, 16 september 2009, zaak T-130/08, Gres La Sagra, SL tegen OHIM / Ceramicalcora, SA

Oppositieprocedure. Aanvraag beeldmerk VENATTO MARBLE STONE, oppositie o.g.v. oudere nationale beeldmerken VENETO CERÁMICAS. Oppositie toegewezen.

51. (…) c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un tel risque entre les marques en conflit. En effet, les différences entre les produits concernés ne sont pas suffisantes pour écarter l’existence du risque que le public pertinent puisse croire que les carrelages, pavés et revêtements de grès, de dalles et de sols, commercialisés sous les marques antérieures VENETO CERÁMICAS, d’une part, et les porcelaines et produits en céramique et en marbre à usage domestique et les services de traitement de matériaux, commercialisés sous la marque demandée VENATTO MARBLE STONE, d’autre part, proviennent de la même entreprise ou d’entreprises économiquement liées.

Lees het arrest hier. 

2- GvEA, 16 september 2009, zaak T-221/06, Hipp & Co. KG tegen OHIM/Laboratoris Ordesa, SL.

Oppositieprocedure. Aanvraag woordmerk Bebimil, oppositie o.g.v. oudere gemeenschaps & nationale beeldmerken BLEMIL. Oppositie toegewezen.

65 As regards goods covered by the trade mark application other than those referred to in the preceding paragraph [milk], the suffix ‘mil’ has no meaning and no power of suggestion, so that the trade mark applied for is, as a whole, ultimately deprived of any particular conceptual content, notwithstanding the fact that its prefix ‘bebi’ has a certain evocative force. As OHIM pointed out at the hearing, the evocative force of the prefix ‘bebi’ may also be further weakened in certain countries such as Spain, since that word may be perceived there as referring to the Spanish verb ‘beber’, meaning ‘to drink’.

66 Moreover, some consumers may not understand the component ‘mil’ as an allusion to milk or the component ‘bebi’ as an allusion to babies, especially if they do not understand basic English or German, or as a result of the fact, as pointed out by OHIM, that the prefix ‘bebi’ is visually and phonetically different from the word ‘baby’ and that in Spain, for example, the word for milk is ‘leche’ and the word ‘mil’ means ‘thousand’ (paragraph 28 of the contested decision). For that category of consumers, the two marks at issue are fanciful and do not have any conceptual content. No conceptual similarity or difference can therefore be established between the two marks (see, to that effect, ZIPCAR, paragraph 45).

71 In view of the fact that some of the goods protected by the earlier mark are identical with and others similar to those in respect of which the trade mark application was rejected and taking account of the visual and phonetic similarities between the marks, which, contrary to the applicant’s assertion, are not counteracted by conceptual differences, given that the marks at issue, taken as a whole, do not have any specific meaning, the Court considers that the Board of Appeal was correct in concluding in the contested decision that there was a likelihood of confusion within the meaning of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 between the marks at issue, at the very least among general public.

Lees het arrest hier. 

3- GvEA, 16 september 2009, zaken T-305/07 en T-306/07, Offshore Legends tegen OHIM/Acteon.

Oppositieprocedure. Aanvraag beeldmerken OFFSHORE LEGENDS, oppositie o.g.v. ouder nationaal beeldmerk OFFSHORE 1. Kleding. Oppositie toegewezen.

96 Il convient, dès lors, de conclure que la chambre de recours n’a pas commis une erreur en constatant, au point 43 des décisions attaquées, que, pour le groupe du public pertinent comprenant le mot « offshore » comme désignant un « sport nautique », les marques en cause étaient similaires sur les plans phonétique et conceptuel, alors que, sur le plan visuel, leur similitude était plus faible. De même, il y a lieu de conclure que, s’agissant du groupe des consommateurs ne comprenant pas le terme « offshore » en ce sens, la chambre de recours a, à juste titre, constaté au point 45 des décisions attaquées que l’importance de ce mot serait encore accrue dans l’impression d’ensemble des marques en cause, ce qui accentuerait les similitudes visuelle et phonétique des marques en cause. Cependant, sur le plan conceptuel, il convient de considérer que, pour ces derniers consommateurs, contrairement à ce que la chambre de recours a considéré, la similitude des marques en cause ne serait pas augmentée (voir points 89 et 90 ci-dessus).

(…) 98 En l’espèce, il y a lieu de considérer que, eu égard au degré de similitude entre les marques en cause constaté au point 96 ci-dessus et eu égard au fait que les produits en cause sont, pour certains, identiques et, pour d’autres, hautement similaires, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un tel risque entre elles.

Lees het arrest hier.

4- GvEA, 16 september 2009, zaak T-458/07, Dominio de la Vega, SL tegen OHIM / Ambrosio Velasco SA

Oppositieprocedure. Aanvraag beeldmerk DOMINIO DE LA VEGA, oppositie o.g.v. ouderw CTM  PALACIO DE LA VEGA. Wijn. Oppositie toegewezen.

51 En revanche, ainsi qu’il a été jugé au point 43 ci-dessus, l’élément verbal « de la vega » sera perçu par le public espagnol comme un patronyme, venant spécifier l’origine des produits en cause. En effet, il est fréquent de conférer aux vins et aux autres boissons alcooliques des dénominations composées d’un terme faisant allusion à un type de parcelle ainsi qu’à son propriétaire, qui indiquent, en général, la provenance du produit concerné [arrêt du Tribunal du 16 décembre 2008, Torres/OHMI – Navisa Industrial Vinícola Española (MANSO DE VELASCO), T-259/06, non publié au Recueil, point 64]. L’expression « de la vega » fait en ce sens référence au propriétaire du domaine duquel sont originaires respectivement, les produits couverts par la marque antérieure, et ceux couverts par la marque demandée. Or, il est constant que les consommateurs de boissons alcoolisées accordent une importance particulière à l’origine des produits, laquelle permet généralement d’apprécier les qualités du produit considéré. Il en résulte que l’élément verbal « de la vega » attirera davantage l’attention des consommateurs espagnols que les termes « palacio » et « dominio ».

(…) 54 Dès lors que le risque de confusion existe dans un État membre, en l’occurrence l’Espagne, cela suffit pour refuser l’enregistrement de la marque demandée, ainsi qu’il a été rappelé au point 24 ci-dessus.

Lees het arrest hier.

5- GvEA, 16 september 2009, zaak T-400/06 tegen Zero Ondustry Srl tegen OHIM/ zero Germany GmbH

Oppositieprocedure. Aanvraag beeldmerk ZEROHR+, oppositie o.g.v. oudere nationale woord- en beeldmerken ZERO. Kleding. Oppositie toegewezen.

75 In addition, granting excessive importance to the fact that the earlier mark has only a weak distinctive character would have the effect that the factor of the similarity of the marks would be disregarded in favour of the factor based on the distinctive character of the earlier mark, which would then be given undue importance. The result would be that where the earlier mark is only of weak distinctive character a likelihood of confusion would exist only where there was a complete reproduction of that mark by the mark applied for, whatever the degree of similarity between the signs at issue. Such a result would not, however, be consistent with the very nature of the global assessment which the competent authorities are required to undertake by virtue of Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94 (see Limoncello di Capri, cited in paragraph 74 above, paragraph 52 and the case‑law cited).

80 Having regard, first, to the similarity of the goods concerned and the close similarity between the signs at issue and, second, to the interdependence of those two factors in the context of an overall assessment of the likelihood of confusion, the Board of Appeal was correct to find there to be such a likelihood between the conflicting marks.

Lees het arrest hier.

6- GvEA, 15 september 2009, T-308/08, Parfums Christian Dior tegen OHIM / Consolidated Artists B.V.

Oppositieprocedure. Aanvraag beeldmerk MANGO adorably, oppositie o.g.v. oudere (inter)nationale woordmerken J’ADORE en ADIOABLE. Kleding. Oppositie afgewezen.

54 Ainsi, il résulte de cette jurisprudence que le caractère distinctif de la marque antérieure ou sa renommée doit être pris en compte au niveau de l’appréciation du risque de confusion, une fois la similitude entre les marques établie, et non, comme le soutient la requérante, pour établir cette similitude.

55 Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a conclu à bon droit qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

(…) 62 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les marques MANGO adorably et J’ADORE étaient si différentes que le degré de similitude n’était pas suffisant pour que le public pertinent établisse un lien entre ces deux marques et que, par conséquent, une des trois conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’était pas remplie.

63 À cet égard, il suffit de rappeler qu’il ressort de l’examen du premier moyen que les marques en conflit ne sont pas similaires.

64 Dès lors, la première des trois conditions cumulatives d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 40/94 n’étant pas remplie, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu au rejet de l’opposition formée par la requérante sur le fondement de cette disposition.

Lees het arrest hier.

7- GvEA, 15 september 2009, zaak T-446/07, Royal Appliance International GmbH tegen OHIM / BSHBosch und Siemens Hausgeräte GmbH

Oppositieprocedure. Aanvraag woordmerk CENTRIXX, oppositie o.g.v. oudere nationale woordmerken SENSIXX. Huishoudelijke apparatuur. Oppositie toegewezen.

63 In Anbetracht der Identität der fraglichen Waren, der großen klanglichen Ähnlichkeit der einander gegenüberstehenden Marken, ihrer durchschnittlichen schriftbildlichen Ähnlichkeit, des Umstands, dass sie in begrifflicher Hinsicht nicht vergleichbar sind und dass das maßgebliche Publikum beim Erwerb der fraglichen Waren keine besondere Aufmerksamkeit aufbringt, und unter Berücksichtigung der Wechselbeziehung zwischen den für die Beurteilung der Verwechslungsgefahr maßgebenden Faktoren durfte die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall davon ausgehen, dass eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden kann, obwohl die Marke sensixx eine geringe – und nicht, wie von der Beschwerdekammer angenommen, durchschnittliche – Kennzeichnungskraft aufweist. Das Vorbringen der Klägerin zur geringen Kennzeichnungskraft der Marke sensixx ist daher jedenfalls als ins Leere gehend zurückzuweisen.

64 Nach alledem ist festzustellen, dass die Beschwerdekammer rechtsfehlerfrei zu dem Schluss gelangt ist, dass eine Verwechslungsgefahr nicht ausgeschlossen werden könne. Daher ist der einzige Klagegrund eines Verstoßes gegen Art. 8 Abs. 1 Buchst. b der Verordnung Nr. 40/94 als unbegründet zurückzuweisen und die Klage insgesamt abzuweisen.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, beschikking van 17 september 2009, Canon Kabushiki Kaisha, zaak C-181/09m Canon Kabushiki Kaisha tegen IPN Bulgaria OOD (prejudiciële vragen Sofiyski gradski sad (Bulgarije). (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar).

Merkenrecht. Prejudiciële vragen over artikel 5 Merkenrichtlijn en de  im- en export van naaamkartikelen. Kort arrest waarbij het prejudiciële verzoek als kennelijk niet-ontvankelijk afgewezen. De Bulgaarse rechter wordt te verstaan gegeven dat enige uitleg bij het stellen van vragen gewenst is.

12. En l’espèce, il y a lieu de relever que le Sofiyski gradski sad n’a transmis à la Cour que le dossier de l’affaire au principal et le libellé de la question préjudicielle, sans décrire le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’inscrit celle-ci ni donner les raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit communautaire. En outre, ladite juridiction ne donne aucune explication sur les raisons du choix de la disposition communautaire dont il demande l’interprétation ni sur le lien qu’elle établit entre cette disposition et la législation nationale applicable au litige au principal. Partant, il y a lieu de constater que la demande de décision préjudicielle ne répond pas aux exigences rappelées aux points 8 à 11 de la présente ordonnance.

Lees het arrest hier.

Naar het voorkomt zijn de diverse stellingen in de discussie over parallelle werkelijkheden en onderbuikgevoelens inmiddels afdoende in kaart gebracht. Het verzoek is dan ook om geen korte, opiniërende stukken meer in te zenden over dit onderwerp.
 
De zaak is afdoende geagendeerd, om even te vervallen in politiek jargon. De discussie leeft, maar om de discussie verder te helpen dient het uitwerken en uitdiepen van de standpunten grondig te geschieden. Een gedegen studie (denk in dit verband bijvoorbeeld aan de NJB-publicaties van Dirk Visser) of een uitstekend beargumenteerd betoog blijft altijd welkom, meer dan welkom zelfs. Een enkele mening of stellingname wordt over dit onderwerp nu echter niet meer ingewacht.

IEForum.nl

Gerechtshof Arnhem, 15 september 2009, LJN: BJ7861, Vipsnet B.V.,Marter B.V. c.s. tegen  Loyalty.eu B.V. & MyKey Company B.V.

Octrooilicentie. Hof vernietigt het vonnis waarvan beroep (Rechtbank Zwolle, 23 juni 2009, IEF 8153). Licentie- en participatieovereenkomst zijn wèl duurovereenkomsten en zijn wèl geldig opgezegd. De activiteiten van licentiegever, de zelfstandige exploitatie van het ‘octrooi’,  zijn derhalve níet in strijd met een overeenkomst en de brief van licentienemer over deze activiteiten is derhalve wèl onrechtmatig. Octrooi zelf speelt een wat ondergeschikte rol: “Ten pleidooie kon geen van partijen desgevraagd een (deugdelijk onderbouwd) antwoord geven op de vraag of er op dit moment sprake is van enig (geldig) octrooi.”

7. De voorzieningenrechter heeft het door Vipsnet c.s. gevorderde afgewezen, in essentie met de volgende overwegingen. De participatie- noch de licentieovereenkomst kan worden aangemerkt als een duurovereenkomst. Deze overeenkomsten moeten worden gekwalificeerd als overeenkomsten waarbij twee (of meer) éénmalige prestaties tegenover elkaar staan, terwijl de overeenkomsten geen (op de huidige situatie toepasselijke) opzeggingsregeling bevatten en evenmin naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid moet worden geoordeeld dat (verdere) nakoming door Vipsnet c.s. onaanvaardbaar moet worden geacht. De conclusie daaruit is dat de opzeggingen door Vipsnet c.s. geen doel hebben getroffen en dat beide overeenkomsten tussen partijen nog onverkort gelden. Nu naar het oordeel van de voorzieningenrechter het handelen van Vipsnet c.s. een schending oplevert van de bepalingen van deze overeenkomsten, kan niet worden geoordeeld dat Loyalty c.s. met het zenden van de brieven onrechtmatig jegens Vipsnet c.s. heeft gehandeld aangezien de in die brieven vervatte mededelingen noch als onjuist noch als onvolledig kunnen worden gekwalificeerd.

(…) 9. Zowel de licentie- als de participatieovereenkomst geven naar het voorlopig oordeel van het hof aanleiding om deze te kwalificeren als duurovereenkomsten. Immers strekt de licentieovereenkomst, gezien de hieronder - voor zover thans relevant - zakelijk weergegeven gedeelten van haar inhoud, onder meer tot het opzetten en ontwikkelen van een profijtelijke exploitatie van de "vinding" van Vipsnet c.s. door Loyalty c.s., waartegenover staat dat Loyalty c.s. aan Vipsnet c.s. een "lumpsum" ad € 75.000,-- is verschuldigd en voorts de plicht op zich neemt tot instandhouding en bescherming van de vinding en zo nodig de uitbreiding van die bescherming tot andere landen. In vergelijkbare zin spreekt de participatieovereenkomst onder meer van een samenwerking om het in Loyalty c.s. te exploiteren "octrooi" van Vipsnet c.s. tot een succes te maken, waartoe alle partijen zich verplichten tot het zich onthouden van zelfstandige activiteiten die "gelijk zijn aan of in het verlengde liggen" van de activiteiten van Loyalty c.s..

(…) 11. Ook de vraag of de onderhavige duurovereenkomsten door Vipsnet c.s. op geldige wijze zijn opgezegd, wordt door het hof voorshands bevestigend beantwoord. Immers blijkt uit de onweersproken gebleven inhoud van de desbetreffende opzeggingsbrieven dat Vipsnet c.s. daarbij steeds een termijn van drie maanden in acht heeft genomen, terwijl van de zijde van Loyalty c.s. niet gemotiveerd is aangevoerd dat - en op welke grond(en) - een dergelijke termijn in de gegeven omstandigheden te kort zou zijn dan wel dat de aard van de duurovereenkomsten om enigerlei reden, die niet is gegeven, zich zou verzetten tegen de opzegging. Met inachtneming van de relatief korte duur van het bestaan van de betreffende overeenkomsten op het tijdstip van de opzegging daarvan, kan het hof - gelet op de omstandigheden van het geval zoals deze ten processe zijn gebleken en mede gezien de belangen van partijen over en weer - niet tot het voorlopig oordeel komen dat een andere (langere) opzeggingstermijn en/of enigerlei compensatie voor het door Loyalty c.s. als gevolg van de opzegging te lijden nadeel, passend zou zijn geweest. Voor een nader onderzoek omtrent een en ander biedt de procedure in kort geding geen gelegenheid.

12. De conclusie uit het voorgaande is voorshands dat de inhoud van de door Loyalty c.s. aan relaties van Vipsnet c.s. gezonden brieven waarin tot uiting wordt gebracht - in essentie weergegeven - dat Vipsnet c.s. in strijd handelt met de exclusieve rechten van Loyalty c.s. uit de licentieovereenkomst door het zelfstandig exploiteren van het "octrooi", op onjuiste grond berust en als onrechtmatig jegens Vipsnet c.s. heeft te gelden. Loyalty c.s. had derhalve de onderhavige brieven niet aan de relaties van Vipsnet c.s. mogen verzenden.

Lees het arrest hier.

Hugo van Heemstra (Van Heemstra Bakker): Merkenfilosofie.

Het is goed te zien dat de discussie, aangezwengeld door de column van Jesse Hofhuis, een inhoudelijke discussie lijkt te zijn geworden. En het is een belangrijke discussie. Het gaat namelijk over recht en werkelijkheid en dergelijke rechtsfilosofische beschouwingen zijn zeldzaam omdat ze in de praktijk van alle dag niet direct nut hebben.

Toch is het nuttig om zo nu en den pas op de plaats te maken en de juridische ontwikkelingen, zoals die zich in de afgelopen jaren hebben voorgedaan, weer eens met een wat afstandelijker, academischer oog te bekijken en je de vraag te stellen: klopt dit allemaal nog wel? Sluit de juridische werkelijkheid nog aan bij de ontologische werkelijkheid?

Critici op de voornoemde column hebben gelijk als zij zeggen dat de vaststelling van de commerciële werkelijkheid niet op onderbuikgevoelens gegrond kan worden. De columnist gaat hier wellicht wat kort door de bocht. Het is nu eenmaal een column. De kritiek van de columnist kan echter niet worden weggevaagd met een beroep op de deskundigheid van de rechters en advocaten in kwestie. Die deskundigheid is immers een juridische deskundigheid en het is nu juist de vraag of die deskundigheid aansluit bij de (commerciële) werkelijkheid.

Bijvoorbeeld. De “regels van de kunst” vertellen ons: des te groter het onderscheidend vermogen van het oudere merk, des te groter kan het verwarringsgevaar zijn. De rechter in de Red Bull weegt het onderscheidend vermogen van de Red Bull stier ook mee bij de vaststelling van het verwarringsgevaar.

Het Europese Hof van Justitie heeft gesproken en wij kunnen volstaan met daarnaar te verwijzen. Dat is trouwens ook niet erg. Het draagt bij aan de rechtszekerheid. Wij hoeven ons in de praktijk niet bezig te houden met de vraag of hetgeen het Hof van Justitie heeft verkondigd ook waar is. Waarom heeft het Hof dat gezegd? Heeft het Hof dat gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek of is dat ambtshalve bekend? En zo dat ambtshalve bekend is, is dat gebaseerd op ervaring of een onderbuikgevoel?

Ik zou overigens niet het onderbuikgevoel categorisch willen uitsluiten als een nuttige bron van recht. In dit verband is het boek Het slimme onderbewuste van de hoogleraar psychologie, Ap Dijksterhuis, zeer interessant. Onze onderbuik weet meer dan we weten. Bovendien is ons recht in veel opzichten systematisch gecodificeerd onderbuikgevoel.
Maar het kan natuurlijk niet ophouden bij onderbuikgevoelens. Die gevoelens dienen – evenals onze assumpties, vermeende kennis en het recht zelf – kritisch onderzocht, rationeel geanalyseerd en empirisch getoetst te worden.

(literatuurnoot:ik kan eenieder die dit onderwerp interessant vindt aanraden om eens een kijkje te nemen in het boek van P.J. Koppen (Het recht van binnen, Kluwer 2001) en met name de bijdrage daarin van Verkade en Wagenaar over onderscheidend vermogen en verwarring van merken. Ook de rede van Jan Kabel bij zijn aanvaarding van het hoogleraarschap informatierecht bij de UvA van 17 juni 2005 is interessant: Rechter en publieksopvattingen: feit, fictie of ervaring?)

HvH

Prof. mr. D.J.G. Visser (Universiteit Leiden, Klos Morel Vos & Schaap): De rechterlijke beslissing (in IE-zaken).

“‘Hoe beslist de rechter in IE-zaken?’ was het onderwerp van een vorig jaar in het NJB gepubliceerd (IEF 7065) ‘veldonderzoek’.  Bij dat onderzoek hoorde een inleiding met een op bestudering van enige rechtspraak en rechtsgeleerde literatuur gebaseerd meer theoretisch kader dat in de gepubliceerde versie van het veldonderzoek niet is opgenomen. Recent hield de Haarlemse vice-president mr A.J. van der Meer een voordracht, waarin hij onder andere aandacht schonk aan het belang van intuïtie en het (rechts)gevoel bij de rechterijke beslissing. Ook overigens lijkt er sprake van een toenemende belangstelling voor dat onderwerp te zijn. Daarom wordt thans onderstaande inleiding gepubliceerd als achtergrond en aanzet voor verdere discussie.

Hoe vindt de rechter het (naar zijn oordeel) juiste antwoord op de aan hem voorgelegde (intellectuele eigendoms)rechtsvraag? Zo geformuleerd is dit een vraag op het gebied van de ‘leer van het vinden’, de heuristiek.  De heuristiek is niet primair een onderdeel van de juridische wetenschap en bevindt zich eerder op het vlak van de psychologie en de filosofie.

Maar het is ontegenzeggelijk waar dat als we meer weten over hoe de rechter tot zijn beslissing komt, dat voor de rechtspraktijk erg belangrijk is. Daarmee kunnen mogelijk de uitkomsten van rechtszaken beter voorspeld worden en zal geprobeerd kunnen worden de beslissing van de rechter effectiever te beïnvloeden. En misschien zitten we dan zelfs wel bij de kern van het recht: “The prophecies of what the courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law”.  Als definitie van wat recht eigenlijk is, vormt deze omschrijving niet bepaald (meer) de heersende leer, maar het blijft natuurlijk een gezichtspunt van grote betekenis.

Paragraaf 28 van Scholtens Algemeen deel, getiteld ‘De beslissing’, blijft een belangrijke bron van inspiratie voor de gedachtevorming over de rechterlijke beslissing en wordt hieronder uitgebreid geciteerd.”

Lees het volledige artikel hier.

Marten Bouma (Merkenbureau Bouma): Naschrift Artikel 6 ter Verdrag van Parijs. Een beschouwing bij HvJ EG, 16 juli 2009, C-202/08 & C-208/08 P, IEF 8071, American Clothing Associates N.V. tegen OHIM (Esdoornblad).

"Als schrijver van het artikel in het BMM Bulletin over art. 6 ter VvP waarvoor op 26 maart jl. de Wim Mak Award 2008 werd uitgereikt, meld ik mij graag met een kort naschrift bij het onlangs verschenen arrest van het Hof van Justitie. Kort gezegd, ging dit over het niet als merk mogen deponeren van een woord/beeldmerk met daarin beweerdelijk een onderdeel van de Canadese vlag.

De uitkomst van het oordeel van het Hof over de twistpunten in deze procedure, is vrij voorspelbaar. Immers, het esdoornblad van de Canadese vlag als deel van een kledingmerk resulteert in een door het OHIM geweigerd merkendepot. En dat dit verbod uiteindelijk niet alleen voor warenmerken geldt, maar ook voor dienstmerken, dat mag naar mijn smaak ook geen echt grote verrassing heten. Toch bevat het arrest van het Hof naar mijn mening twee rechtsregels inzake de correcte toepassing van art. 6 ter VvP, waar een rechter, advocaat of merkengemachtigde kennis van moet hebben."

Lees het volledige artikel hier. 

Gerechtshof Amsterdam, 8 september 2009, zaaknr. 200.037.050/01, Unilever Nederland B.V. tegen Reckitt Benckiser Healthcare B.V. (met dank aan Marlou van de Braak, De Brauw Blackstone Westbroek).

Reclamerecht. Arrest in incident. Hoger beroep vzr. Rechtbank Amsterdam, 22 mei 2009, IEF 7925 (toiletreinigers). Hof verklaart het vonnis van de voorzieningenrechter uitvoerbaar bij voorraad.

2.6 Het hof stelt voorop dat Unilever in eerste aanleg uitvoerbaarheid bij voorraad heeft gevorderd. De voorzieningenrechter heeft geen overweging aan deze vordering gewijd. Op grond van inhoud en dictum van het bestreden vonnis moet worden aangenomen dat het feit dat dit vonnis niet uitvoerbaar bij voorraad is verklaard berust op een vergissing (omissie). Reeds uit de aard van de door Unilever ingestelde vorderingen moet - zeker nu die vorderingen in kort geding zijn gedaan - worden afgeleid dat Unilever de verkregen voorzieningen onmiddellijk wenst te benutten, ook ingeval een rechtsmiddel wordt ingesteld.

Daarbij dient mede in ogenschouw te worden genomen dat het dictum onder 5.2. van het vonnis ook ziet op toekomstige televisiereclames, waarin het product van Reckitt wordt vergeleken met een bleekproduct. Unilever heeft dan ook onmiskenbaar belang bij uitvoerbaarverklaring bij voorraad van het bestreden vonnis. Hieraan doet niet af dat de gewraakte reclame inmiddels is vervangen door een andere. Denkbaar is immers dat Reckitt wederom, hangende het hoger beroep, een nieuwe televisiereclame zal (willen) uitbrengen. Het hof komt dan ook tot het oordeel dat de incidentele vordering van Unilever moet worden toegewezen.

Lees het arrest hier.

Jesse Hofhuis (Jesse Hofhuis): Het gevaar van verwarring. Reactie op het commentaar van Sven Klos (IEF 8179).

Afgelopen maandag publiceerde Sven Klos een aangepaste versie van zijn commentaar op mijn eerste column. Er blijkt verwarring alom. Ik had zijn eerste versie begrepen als een furieuze en persoonlijke aanval – maar daarover bleek ik in verwarring. Sven Klos blijkt namelijk alleen maar “enkele olijke en flink gepeperde noten” gekraakt te hebben. En nu zijn tekst daarvan is ontdaan, wordt duidelijk dat hij op zijn beurt in verwarring is over de inhoud van mijn column.

Mijn column is wat losser van stijl dan in het juridische debat gebruikelijk is. Iets minder “uitgaande van”-s, “in beginsel”-s en “mits”-en dus. Dat kan natuurlijk even wennen zijn. Een scherper geformuleerde stelling zet de lezer echter eerder aan tot het vormen van een mening. “Hiervan raakt niemand in verwarring” laat de lezer sneller standpunt bepalen dan “Bij bestudering van het vonnis komt bij mij de vraag op of verwarringsgevaar zich in – een op basis van de gestelde feiten geconstrueerde perceptie van de – werkelijkheid niet minder sterk laat voelen dan de rechtbank oordeelt onder toepassing van het hier gelding hebbende toetsingskader”. Ik vind het een veilige inschatting dat geen consument door het blikje Toro XL in verwarring zal raken – de lezer vormt zijn eigen mening wel.

Tot zover de vorm, het gaat om de inhoud.

Het merkenrecht is economisch ordeningsrecht en zou naar mijn idee dan ook ten dienste moeten staan aan de commerciële werkelijkheid. Er gaat dan iets mis wanneer de rechter oordeelt over een situatie die zich in werkelijkheid niet voordoet en daardoor bijvoorbeeld een probleem gaat oplossen dat zich in werkelijkheid niet voordoet.

De meeste “regels van de kunst” helpen de rechter tot een inschatting te komen van de commerciële werkelijkheid; denk bijvoorbeeld aan de regel dat de rechter rekening moet houden met “alle relevante omstandigheden van het geval”. Het kan echter voorkomen dat een toe te passen regel de rechter wegvoert bij de commerciële werkelijkheid. Mijn column gaat over de vraag wat de rechter in een dergelijk geval moet doen.

Sven Klos heeft mijn column niet zo goed gelezen en denkt dat ik betoog dat rechters “gewoon alle regels en al hun deskundigheid naast zich neer [zouden] moeten leggen”. Dat is niet zo. Wie goed leest, ziet dat ik zelfs geen standpunt inneem over wat de rechter precies zou moeten doen, laat staan een standpunt dat hier op lijkt. Maar de strekking van mijn column is duidelijk: Ik ben kritisch over het voetstoots toepassen van de regels van de kunst.

Wat de rechter zou moeten doen wanneer een regel hem wegvoert bij de werkelijkheid, hangt van de omstandigheden af. Een regel die afkomstig is uit de doctrine kan de rechter gewoon passeren. Bij wetgeving en hoogste rechtspraak moet wel iets ernstigs aan de hand zijn wil een rechter een regel integraal passeren. In de praktijk heeft de rechter echter veel ruimte regels nader uit te leggen of te preciseren (bijvoorbeeld door een uitzondering te formuleren). Behalve dat daarmee recht kan worden gedaan aan de concrete situatie, levert de feitenrechter zo ook een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de regels van de kunst.

Sven Klos is het daar kennelijk niet mee eens: “Het moet toch niet gekker worden” dan dat een oordeel van de rechter “dat in overeenstemming is met de geldende regels tóch fout [zou] zijn”. En wie zich hier anders over uitlaat moet oppassen – dan kan Sven Klos namelijk vreselijk olijk worden.

Jesse Hofhuis

16 september 2009

Kamiel Koelman (Van Diepen Vander Kroef): Noot bij Rb. Den Haag 28 januari 2009, IEF 7522 (Norma/NL Kabel). Eerder verschenen in AMI 2009, p. 163-169.

 "(…) In het bovenafgedrukte vonnis staat artikel 14a WNR centraal. Norma en Irda stellen dat kabelexploitanten krachtens deze bepaling wettelijk aan hen moeten afdragen, omdat zij volgens hun statuten de doelstelling hebben om de belangen van uitvoerende kunstenaars te behartigen. Ze hebben echter de pech dat de rechter artikel 14a WNR zéér letterlijk neemt: er moet sprake zijn van ‘heruitzenden’ wil de bepaling van toepassing zijn. Dat impliceert dat hetzelfde, al uitgezonden signaal nog eens naar een publiek wordt doorgepompt. De techniek is echter voortgeschreden. Kabelboeren halen niet meer het door de omroep naar het grote publiek uitgezonden signaal uit de ether, maar krijgen het per satelliet of kabel speciaal aangevoerd langs een weg waartoe het grote publiek géén toegang heeft. De tendens is om het op deze wijze aanleveren van signalen aan kabelboeren niet als ‘openbaar maken’ te beschouwen. Verschillende Nederlandse rechters oordeelden al in deze zin, en ook het HvJEG deed dat.

Precedenten over de vraag of een partij die het signaal aanlevert aan een kabelexploitant openbaar maakt, zijn echter op het eerste gezicht niet relevant voor deze zaak. Zij betreffen immers strikt genomen een andere kwestie. Hier gaat het over de vraag of op de grondslag van artikel 14a WNR moet worden gecontracteerd en afgerekend. De rechter in de bovenafgedrukte uitspraak betrekt deze precedenten echter, daartoe wellicht gebracht door een publicatie van Visser in dit blad, bij dit geval. Kort gezegd is de redenering van de rechtbank als volgt: als de partij die het signaal aan de kabelexploitant levert niet openbaar maakt in auteursrechtelijke zin, maakt die exploitant niet ‘heropenbaar’, en is hij daarom niet aan het ‘heruitzenden’ in de zin van artikel 14a WNR. Deze bepaling kan daarom niet van toepassing zijn. Norma en Irda hebben derhalve geen wettelijke vordering op de kabelexploitanten."

Lees de volledige noot hier.