Rechtbank Amsterdam, 1 juli 2009, HA ZA 08-2394, MacRepair & Project tegen Kamgar (MacJunky) (met dank aan Wendela Bierman, Versteeg Wigman Sprey advocaten).

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. MacRepair (reparateur van Apple-producten)stelt dat Kamgar (h.o.d.n. MacJunky) met de domeinnamen macrepairamsterdam.nl en macrepairs.nl inbreuk maakt op de merk- en handelsnaamrecht m.b.t. MacRepair. Ook  het gebruik van deze woordcombinatie en het gebruik van straatnamen in de buurt van de Amsterdamse Lindengracht (de locatie van MacRepair) als metadata op websites zou inbreukmakend zijn. Kamgar beroept zich in reconventie op de nietigheid van het merk.

De rechtbank oordeelt echter dat MacRepair een beschrijvende woordcombinatie is en geen onderscheidend vermogen heeft. Het gebruik van de domeinnamen levert geen handelsnaamgebruik op. De wijze van gebruik van de metadata door gedaagde is daarnaast niet onrechtmatig.

Merkenrecht: 4.3. De rechtbank oordeelt als volgt. Kamgar beroept zich allereerst op de nietigheid van het merk MacRepair. Hij heeft geen aparte nietigheidsvordering ingesteld, hetgeen niet nodig is ten einde succesvol verweer te kunnen voeren tegen een inbreukvordering.  
Het merk MacRepair bestaat uit een woord met twee bestanddelen, waarvan elk bestanddeel, Mac en Repair, beschrijvend is voor de kenmerken van de diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd. De som der bestanddelen is in beginsel ook beschrijvend voor de kenmerken van deze waren of diensten, tenzij de woordcombinatie merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen. Dit veronderstelt dat het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekt die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel is gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis heeft gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. Hiervan is geen sprake. De combinatie van de beschrijvende delen mac en repair wekt geen indruk die ver genoeg verwijderd is van de som der delen. Ook is onvoldoende gesteld waaruit moet worden afgeleid dat de woordcombinatie MacRepair is gaan behoren tot het normale spraakgebruik en daar een eigen betekenis heeft gekregen. 
De conclusie is dan ook dat het merk MacRepair onvoldoende onderscheidend vermogen heeft voor onderhoud en reparatie van computers en dat het nietigheidsverweer van Kamgar in zoverre slaagt. Dit betekent dat MR&P zich niet met succes jegens Kamgar op haar merkrecht kan beroepen en het gevorderde ten aanzien van merkinbreuk zal worden afgewezen. 
De rechtbank zal niet ambtshalve de doorhaling van het merk MacRepair bevelen voor diensten in klasse 37, nu dit niet uitdrukkelijk is gevorderd.

Domeinnamen: 4.5. Zoals reeds hiervoor is overwogen is een domeinnaam een unieke aanduiding voor een adres of vindplaats op internet. Of het gebruik van een domeinnaam daarnaast als handelsnaam moet worden aangemerkt, is afhankelijk van de opvatting van het publiek daaromtrent, welke opvatting door de wijze van gebruik door de domeinnaamhouder, in dit geval Kamgar, kan worden beïnvloed. 
Naar het oordeel van de rechtbank heelt MR&P onvoldoende feiten en omstandigheden gesteld waaruit moet worden afgeleid dat sprake is van handelsnaamgebruik door Kamgar. Het enkele gebruik van een domeinnaam wil nog niet zeggen dat een onderneming ook onder de gelijkluidende naam naar buiten treedt, en levert nog geen handelsnaamgebruik op. Nu met het gebruiken door Kamgar van genoemde domeinnamen geen handelsnaamgebruik kan worden aangenomen, faalt reeds daarom het beroep op artikel 5 en 5a Hnw.

Onrechtmatige daad: 4.7. De rechtbank overweegt dat, aangezien MR&P in deze geen beroep toekomt op haar merkrecht en/ of op haar handelsnaamrecht, terughoudendheid past bij de bevestigende beantwoording van de vraag of het gedrag van Kamgar desalniettemin onrechtmatig is. (…) Van dergelijke bijzondere omstandigheden is hier echter niet gebleken. De wijze van gebruik van de metadata, in combinatie met het telkens naar elkaar verwijzen van de websites van Kamgar, is niet als zodanig aan te merken. Het staat Kamgar in beginsel vrij om bij het concurreren gebruik te maken van de mogelijkheden en de ruimte die het internet biedt om de zoekresultaten op internet in positieve zin te beïnvloeden. Daarbij wordt relevant geacht dat Kamgar de metadata in beschrijvende zin voor de door hem aangeboden diensten gebruikt. Voorts is het niet zo dat MR&P door toedoen van Kamgar op internet onvindbaar is geworden. Bij het intypen van de zoektermen 'apple repair Amsterdam' en 'mac repair Amsterdam' verschijnt MR&P bijvoorbeeld bovenaan, althans hoog in de lijst van zoekresultaten. Dat dit anders is bij een andere combinatie van zoektermen, zoals bij het intypen van de zoekt- 'mac repair Nederland', maakt nog niet dat de wijze van gebruik van de metadata door Kamgar onrechtmatig is jegens MR&P.
Dat verder door het gebruik van metadata als Lindengracht, Lindenstraat, Westerstraat en Jordaan, al dan niet in combinatie met 'mac repair' verwarringsgevaar bij het publiek is te duchten, zoals MR&P voorts stelt, wordt onvoldoende aannemelijk gemaakt. Een internetgebruiker, die er in beginsel aan gewend is na het intypen van zoekwoorden een ruim zoekresultaat te ontvangen, zal niet snel in de onjuiste veronderstelling verkerm met MR&P in plaats van met Macjunky van doen te hebben, dan wel ten onrechte een commerciële band tussen Macjunky en MR&P aamemen. Hiertoe heeft MR&P onvoldoende gesteld. Daarnaast heeft Kamgar ontbetwist gesteld dat uit de door hem gebruikte websites, die allemaal doorlinken naar www.macjunkv.nl, duidelijk blijkt dat de internetbezoeker te maken heeft met de onderneming Macjunky en niet met MR&P.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 30 juni 2009, HA ZA 04-3563, Stokke AS c.s. tegen Fikszo B.V. c.s. (met dank aan Arnout Groen, De Brauw Blackstone Westbroek).

Auteursrecht. Tripp Trapp-zaak. Boeiend tussenarrest waarin Het Hof Den Haag het eerdere vonnis van de rechtbank vernietigt, het fameuze en veelvuldig becommentarieerde L-vorm & Scandinavische stijl vonnis (Rb ’s-Gravenhage 7 februari 2007, IEF 3423) Kort, in citaten, waarbij overweging 16 bijzondere aandacht verdient:

"16. Het door de Hoge Raad aanvaarde 'totaalindrukken'-criterium geldt, naar wordt aangenomen, alleen voor voorwerpen van toegepaste kunst. Bij werken van literatuur en (zuivere) kunst levert overname van één auteursrechtelijk beschermd element reeds inbreuk op, ook als de totaalindrukken geheel verschillend zijn. Het 'totaalindrukken'-criterium dient om vast te stellen in hoeverre de auteursrechtelijk beschermde trekken van het werk van toegepaste kunst in het beweerdelijk inbreukmakende voorwerp zijn overgenomen en tevens of sprake is van ontlening. Bedacht moet daarbij worden dat de overeenkomst van totaalindrukken iets anders is dan verwarringsgevaar; bij auteursrechtinbreuk is verwarringsgevaar immers geen vereiste.

Verder geldt ook bij toegepaste kunst dat de beantwoording van de vraag of sprake is van auteursrechtinbreuk in hoge mate afhankelijk is van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder de aard van het werk. Het gaat in dit geval om een ontwerp dat bekroond is met verschillende prijzen en is opgenomen in de collectie van het Vitra Design Museum. Naar het oordeel van het hof, en anders dan de rechtbank, is dan ook sprake van revolutionair ontwerp met een hoge mate van oorspronkelijkheid en een nieuwe visie op het tot dan toe bestaande concept van een kinderstoel. Daarbij past een ruime beschermingsomvang. In een geval als het onderhavige, waarin in een werk twee auteursrechtelijk beschermde trekken kunnen worden onderscheiden, terwijl voorts moeten worden uitgegaan van een ruime beschermingsomvang, kan niet worden aanvaard dat het overnemen van slechts één van die trekken zou meebrengen dat van auteursrechtinbreuk geen sprake kan zijn."

Lees het arrest hier.

GvEA, 2 juli 2009, zaak T-414/07, Européenne de traitement de l’information (Euro-Information) tegen OHIM.

Gemeenschapsmerk. Weigering registratie Gemeenschapsbeeldmerk in vorm van een hand die kaart met drie driehoeken vasthoudt. Niet onderscheidend. Geen inburgering

40. Bovendien heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat haar conclusie dat het aangevraagde merk onderscheidend vermogen mist, geldt – zoals zij in detail heeft uiteengezet in de punten 19 tot en met 22 van de bestreden beslissing – voor alle betrokken waren en diensten die verband houden met het gebruik van elektronische betaalkaarten en de verrichting van transacties waarvoor dergelijke kaarten noodzakelijk zijn, zoals elektronische betalingen door middel van een magneetkaart (klasse 9), het administratief beheer van verkoopautomaten (klasse 35), de systemen voor elektronisch betalen via computernetwerk (klasse 42), de verkoop van magnetische betaalkaarten en de transacties door middel van deze kaarten (klasse 36), of de telecommunicatieprocedés en de transmissie van elektronische informatie die een soort van boodschap zijn dat deze diensten verkrijgbaar zijn mits een magneetkaart wordt gebruikt (klasse 38).

41. In dit verband zij met name vastgesteld dat verzoekster heeft nagelaten aan te tonen dat de kamer van beroep in de punten 19 tot en met 22 van de bestreden beslissing ten onrechte heeft geoordeeld dat het aangevraagde merk, gelet op de betrokken waren en diensten, door het relevante publiek wordt waargenomen als een rechtstreekse en noodzakelijke verwijzing naar de uitvoering van elektronische betalingen door middel van een magneetkaart.

42. Gelet op het voorgaande heeft de kamer van beroep terecht geoordeeld dat, gelet op de totaalindruk die wordt opgeroepen door de combinatie van de verschillende bestanddelen van het aangevraagde teken, dit teken het relevante publiek niet in staat stelt, de commerciële herkomst van de betrokken waren en diensten te identificeren wanneer het bij een aankoop een keuze moet maken.

(…)

48. In casu dient in de eerste plaats te worden opgemerkt dat het logo waarnaar verzoekster verwijst, niet samenvalt met het aangevraagde merk, maar een van de bestanddelen ervan is. Zoals de kamer van beroep in punt 27 van de bestreden beslissing terecht heeft geoordeeld, kan het onderscheidend vermogen dat dit logo eventueel heeft verkregen door het gebruik ervan, niet ten goede komen van het aangevraagde teken, dat bestaat uit andere bestanddelen die binnen de erdoor opgeroepen totaalindruk de doorslag geven.

Lees het arrest hier.

Kamerstuk 31876, nr. 26, 2e Kamer.Flitsenregeling. (Gepubliceerd na de stemming: amendement aangenomen).

Wijziging van de Mediawet 2008 en de Tabakswet ter implementatie van de richtlijn Audiovisuele mediadiensten, 2009-06-29. Amendement Tweede Kamerlid, Martijn van Dam (PvdA) ter vervanging van nr. 21 over het bij uitzondering uitzenden van 180 seconden van wedstrijdbepalende sportelementen

“Aan artikel I, onderdeel DD, artikel 5.4, tweede lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Als de wedstrijdbepalende sportmomenten van het evenement samen langer duren dan 90 seconden en de weergave zich beperkt tot die sportmomenten, mogen korte fragmenten bij uitzondering maximaal 180 seconden duren. 

Toelichting: In een enkel geval zijn 90 seconden wellicht te kort om alle wedstrijdbepalende momenten uit een sportevenement weer te geven. Dit amendement maakt het mogelijk dat een algemeen nieuwsprogramma in staat is alle wedstrijdbepalende sportmomenten in beeld te brengen. Men mag in bedoelde bijzondere gevallen de 90 seconden overschrijden met 90 seconden, waardoor een maximum van 180 seconden uitzendtijd ontstaat.
  
De uitzondering op de 90 seconden-regel kan alleen gebruikt worden voor dergelijke wedstrijdbepalende sportmomenten, dus niet om een verkorte samenvatting te geven van een evenement. Vandaar dat de bewijslast voor de noodzaak tot overschrijding van de 90 seconden-regel bij de verzoekende aanbieder ligt. Bovendien geeft de zinsnede 'bij uitzondering' aan dat overschrijding van de 90 seconden slechts kan plaatsvinden in enkele gevallen en dus niet met vaste regelmaat zoals dagelijks of wekelijks. Met dit amendement wordt de vrije nieuwsgaring gewaarborgd, zonder afbreuk te doen aan de bijzondere waarde van eigenaren of exploitanten van uitzendrechten.”

Lees het amendement hier. Eerder bericht hier: IEF 8014.

Amsterdams schiderslogo. In ludieke aansluiting op GVEA T-435/05, IEF 8026. .

GvEA, 30 juni 2009, zaak T-435/05,  Danjaq, LLC tegen OHIM / Mission Productions.

Merkenrecht. Titelbescherming. Oppositieprocedure door houder van niet-ingeschreven woordmerken en van tekens Dr. No en Dr. NO (James Bond) tegen gemeenschapsmerk-aanvraag woordmerk Dr. No. Oppositie afgewezen.

'De commerciële herkomst van de film blijkt uit andere tekens.' 'Een filmtitel komt niet automatisch in aanmerking voor de bescherming die aan aanduidingen van de commerciële herkomst wordt geboden.' 'Een beschrijvende verwijzing naar de waren.' Geen onderscheidend teken dat in economisch verkeer wordt gebruikt. Niet is aangetoond dat de tekens Dr. No en Dr. NO als aanduidingen van commerciële herkomst zijn gebruikt vóór de indiening van de  gemeenschapsmerkaanvraag.

Herkomstaanduiding: 24. Voorts zij opgemerkt dat Dr. No niet alleen de titel van de eerste film van de reeks „James Bond” is, maar ook de naam van een van de hoofdpersonages uit de film. In beginsel kunnen deze gegevens geen beletsel vormen voor het gebruik van de tekens Dr. No en Dr. NO als merk om de commerciële herkomst van de films of dvd’s aan te duiden.

25. In casu blijkt uit onderzoek van de door verzoekster overgelegde documenten evenwel duidelijk dat de tekens Dr. No en Dr. NO niet de commerciële herkomst, doch de artistieke herkomst van de films aanduiden. Voor de gemiddelde consument dienen de betrokken tekens, die zijn aangebracht op de hoezen van de videobanden of op de dvd’s, immers om deze film te onderscheiden van andere films van de reeks „James Bond”. De commerciële herkomst van de film blijkt uit andere tekens, zoals „007” of „James Bond”, die zijn aangebracht op de hoezen van de videobanden of op de dvd’s en die aangeven dat de commerciële herkomst van de film moet worden gezocht bij de producent van de films van de reeks „James Bond”. Gesteld dat de winst die met de film Dr. No op het communautaire grondgebied is geboekt, kan getuigen van het commerciële succes van deze film op dat grondgebied, toch kan deze winst niet dienen tot bewijs van het gebruik van de betrokken tekens als aanduiding van de commerciële herkomst.

26. Bovendien is het onderscheid tussen de titel en het merk, anders dan verzoekster stelt, niet „irreëel en kunstmatig”. Eenzelfde teken kan immers worden beschermd als een originele creatie door het auteursrecht en als aanduiding van commerciële herkomst door het merkrecht. Het gaat dus om verschillende exclusieve rechten die op verschillende eigenschappen zijn gebaseerd, te weten de originaliteit van een creatie en de geschiktheid van een teken om de commerciële herkomst van waren en diensten te onderscheiden. Ook al kan een filmtitel in een aantal nationale rechtsstelsels worden beschermd als artistieke creatie die losstaat van de film zelf, een filmtitel komt dus niet automatisch in aanmerking voor de bescherming die aan aanduidingen van de commerciële herkomst wordt geboden, aangezien uitsluitend tekens die de kenmerkende functies van merken vervullen, voor deze bescherming in aanmerking kunnen komen.

27. Voor stripverhalen, muziekopnamen, boeken en posters worden de tekens Dr. No en Dr. NO evenmin gebruikt als merk, doch als een beschrijvende verwijzing naar de waren, waarbij aan de consumenten wordt aangegeven dat het gaat hetzij om de muziek van de film Dr. No, hetzij om een boek of stripverhaal over het personage „Dr. No”, hetzij om een poster van deze film of van dit personage. Zoals het onderzoek van de door verzoekster overgelegde documenten aantoont, worden een aantal van de genoemde waren aan het publiek voorgesteld met andere herkomstaanduidingen, te weten „007” en „James Bond”, die aan de consumenten aangeven dat de commerciële herkomst van voornoemde waren die betrekking hebben op de film of op het personage „Dr. No”, dezelfde is als de commerciële herkomst van de films van de reeks „James Bond” dezelfde is.

28. Voor wagens en uurwerken die worden vervaardigd door ondernemingen die houder zijn van een licentie voor het gebruik van de tekens Dr. No en Dr. NO op deze waren, ligt dit niet anders. In beide gevallen is het gebruik van deze tekens zonder meer beschrijvend, waarbij aan de consumenten wordt aangegeven dat de betrokken wagen die is welke in de film Dr. No werd gebruikt, of dat het uurwerk overeenstemt met het uurwerk in de film Dr. No uit een collectie uurwerken die wordt vervaardigd als aandenken aan de veertigste verjaardag van de films van de reeks „James Bond”. Uit het onderzoek van de documenten betreffende de wagens blijkt bovendien dat de aanduidingen van commerciële herkomst die verzoekster daarvoor gebruikt, „James Bond”, „007” en het „Gun Symbol” zijn. Zoals in de gevallen die in punt 27 supra zijn onderzocht, geven deze aanduidingen aan dat de waren dezelfde commerciële herkomst hebben als de andere „Bond”-producten.

29. Gesteld dat de tekens Dr. No en Dr. NO als aanduidingen van commerciële herkomst worden gebruikt op figuurtjes van de filmpersonages die worden gemaakt door een onderneming die houder is van een licentie voor deze merken, met name door het gebruik van de betrokken tekens samen met het symbool „TM”, verzoekster is er niet in geslaagd aan te tonen dat de tekens Dr. No en Dr. NO als merk zijn gebruikt vóór de datum van de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk. Onderzoek van de overgelegde documenten maakt immers duidelijk dat de figuurtjes van „Dr. No” pas vanaf augustus of september 2002 op de markt zijn gebracht, dat wil zeggen na de indiening van de aanvraag tot inschrijving van het gemeenschapsmerk op 13 juni 2001.

30. Ten slotte zijn de arresten van het Hof van 23 februari 1999, BMW (C-63/97, Jurispr. blz. I-905, punt 38), en 12 november 2002, Arsenal Football Club (C-206/01, Jurispr. blz. I-10273, punt 53), waarop verzoekster zich beroept in verband met het gebruik van de tekens als merk, in casu niet van toepassing. Hier is immers niet aan de orde het gebruik van een ingeschreven merk in het economisch verkeer voor zuiver beschrijvende doeleinden of voor andere doeleinden dan de betrokken waren of diensten te onderscheiden op de markt. Het gaat daarentegen om het bewijs dat de betrokken tekens, die een filmtitel zijn, als merk werden gebruikt vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, hetgeen verzoekster niet heeft aangetoond.

31. Aangezien niet is aangetoond dat de tekens Dr. No en Dr. NO als aanduidingen van commerciële herkomst zijn gebruikt vóór de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag, kunnen zij niet worden beschouwd als algemeen bekende merken in de zin van artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 en van artikel 6bis van het Verdrag van Parijs, zonder dat hoeft te worden onderzocht of de betrokken tekens algemeen bekend zijn in een lidstaat in de zin van laatstgenoemde bepaling. Daar voornoemde tekens geen oudere merken in de zin van artikel 8, lid 2, sub c, van verordening nr. 40/94 vormen, behoeft dus niet te worden onderzocht of er gevaar voor verwarring van de betrokken tekens bestaat. Derhalve dient het eerste middel te worden afgewezen.

Niet-ingeschreven ouder merk of een ander teken dan een merk:  35. Ingevolge artikel 8, lid 4, van verordening nr. 40/94 kan op basis van het bestaan van een niet-ingeschreven ouder merk of een ander teken dan een merk op goede grond oppositie worden ingesteld indien aan de volgende voorwaarden is voldaan: het betrokken merk of teken wordt gebruikt in het economisch verkeer; het heeft meer dan alleen plaatselijke betekenis; het merk verleent aan de houder ervan het recht om het gebruik van een later merk te verbieden; het recht op de betrokken tekens moet krachtens het recht van de lidstaat waar de tekens zijn gebruikt, zijn verworven vóór de datum van de indiening van de gemeenschapsmerkaanvraag. Deze voorwaarden zijn cumulatief, zodat wanneer voor een teken niet aan een van deze voorwaarden is voldaan, de oppositie op grond van het bestaan van een niet-ingeschreven merk of een ander teken dat in het economisch verkeer wordt gebruikt in de zin van artikel 8, lid 1, van verordening nr. 40/94 niet kan slagen.

36. In casu blijkt uit de argumenten die de kamer van beroep in de punten 29 en 30 van de bestreden beslissing heeft aangevoerd, duidelijk dat verzoekster niet had aangetoond dat zij de tekens Dr. No en Dr. NO in het economisch verkeer had gebruikt, hetgeen voldoende grond voor afwijzing van dit middel is.

 Geen auteursrecht in oppositieprocedure /titelbescherming: 41. Bovendien volgt uit artikel 8, lid 4, en artikel 52, lid 2, van verordening nr. 40/94 (thans artikel 53, lid 2, vanverordening nr. 207/2009), in hun onderlinge samenhang gelezen, dat geen beroep op de auteursrechtelijke bescherming kan worden gedaan in het kader van een oppositieprocedure, doch uitsluitend in het kader van een procedure tot nietigverklaring van het betrokken gemeenschapsmerk.

(...) 4.6. Aangezien verzoekster er niet in geslaagd is, het bewijs te leveren van het gebruik van de titel van de film Dr. No in de lidstaten waarin deze titel wordt beschermd tegen het gebruik van een later merk, behoeft niet te worden onderzocht of voor deze titel is voldaan aan de overige voorwaarden om de bescherming te krijgen die aan deze tekens wordt geboden door de nationale rechtsregels. Bijgevolg moet het derde middel worden afgewezen en dient het beroep dus in zijn geheel te worden verworpen.

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 2 juli 2009, zaak C 302/08, Zino Davidoff SA tegen Bundesfinanzdirektion Südost. (Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Finanzgericht München (Duitsland))

Merkenrecht. Eerst even kort. Geding tussen Davidoff  en de Bundesfinanzdirektion Südost over een verzoek van Davidoff om aan de grens beslag te leggen op goederen die worden vermoed inbreuk te maken op internationaal ingeschreven merken waarvan zij houdster is.  Internationale inschrijving en gemeenschapsmerk gelijke gevolgen in Gemeenschap. Goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op merk. Recht op verkrijgen van optreden ook in andere lidstaten dan die waar verzoek om optreden is ingediend.

"Dient artikel 5, lid 4, van verordening [nr. 1383/2003] aldus te worden uitgelegd, gelet op de toetreding van de Europese Gemeenschap tot het [Protocol], dat ondanks het gebruik van het begrip ‚gemeenschapsmerk’, ook internationale inschrijvingen van merken in de zin van artikel 146 en volgende van verordening [nr. 40/94] onder deze bepaling vallen?”

Het Hof van Justitie (Zesde kamer) verklaart voor recht:

Artikel 5, lid 4, van verordening (EG) nr. 1383/2003 van de Raad van 22 juli 2003 inzake het optreden van de douaneautoriteiten ten aanzien van goederen waarvan wordt vermoed dat zij inbreuk maken op bepaalde intellectuele-eigendomsrechten en inzake de maatregelen ten aanzien van goederen waarvan is vastgesteld dat zij inbreuk maken op dergelijke rechten, gelezen in het licht van artikel 146 van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, zoals gewijzigd bij verordening (EG) nr. 1992/2003 van de Raad van 27 oktober 2003, moet aldus worden uitgelegd dat de houder van een internationaal ingeschreven merk op basis van dit artikel het optreden kan verkrijgen van de douaneautoriteiten van een of meer andere lidstaten dan die waar hij zijn verzoek indient, zoals dit ook voor de houder van een gemeenschapsmerk het geval is.

Lees het arrest hier. 

HvJ EG, 2 juli 2009, C-343/07, Bavaria NV & Bavaria Italia Srl tegen Bayerischer Brauerbund eV .Verzoek om een prejudiciële beslissing door de Corte d'Appello di Torino (Italië). (Beschikbaar in alle talen behalve het Nederlands!).

Merkenrecht. Eerst even kort. Kunnen het oudere Nederlandse biermerk ‘Bavaria’ en de geografische aanduiding ‚Bayerisches Bier’ vreedzaam naast elkaar co-ëxisteren? Ja, dat kan:

"On those grounds, the Court (Fourth Chamber) hereby rules:

1. Consideration of the first question asked by the referring court has not disclosed any factor liable to affect the validity of Council Regulation (EC) No 1347/2001 of 28 June 2001 supplementing the Annex to Commission Regulation (EC) No 1107/96 on the registration of geographical indications and designations of origin under the procedure laid down in Article 17 of Council Regulation (EEC) No 2081/92.

2. Regulation No 1347/2001 must be interpreted as having no adverse effects on the validity and the possibility of using, in one of the situations referred to in Article 13 of Council Regulation (EEC) No 2081/92 of 14 July 1992 on the protection of geographical indications and designations of origin for agricultural products and foodstuffs, pre-existing trade marks of third parties in which the word ‘Bavaria’ appears and which were registered in good faith before the date on which the application for registration of the protected geographical indication ‘Bayerisches Bier’ was lodged, provided that those marks are not affected by the grounds for invalidity or revocation as provided for by Article 3(1)(c) and (g) and Article 12(2)(b) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks."

Lees het arrest hier.

NRC Handelsblad, weblog Folkert Jensma: Wanneer is een concurrent een parasiet en wanneer niet? [ HvJ EG L’Oréal/Bellure, IEF 7974]. Met commentaar van NJB-medewerkers Dirk Visser en Tobias Cohen Jehoram.

Mag een fabrikant zijn producten aanprijzen als goedkopere imitaties van met name genoemde duurdere merken? Wanneer is er sprake van ‘parasiterende concurrentie’? Zijn sommige huismerken kielzogvaarders?

"Feitelijk gaat het over de vrijheid om vergelijkende reclame te maken en daarmee dus ook om de vrijheid van concurrentie. Hoeveel respect moet je hebben voor de marketinginvesteringen van een ander. Wanneer gaat dat oorspronkelijke merk verwateren, vervagen of afbrokkelen? En mag je daaraan actief bijdragen door expliciet je imitatieproduct ernaast af te beelden en aan te prijzen. Is het onderscheidende vermogen, de reputatie van een beroemd merk dus ook beschermd? Of mag iedereen zijn pindakaas naast die van Calvé zetten met de mededeling: voor een fractie van de prijs en smaakt net als Calvé?"

Lees hier meer.

Rechtbank Zwolle-Lelystad 1 juli 2009, HA ZA 08-49, Sports Direct International tegen Sport Direct c.s. (Met dank aan Remco van Leeuwen, Van Doorne)

Handelsnaam- en merkenrecht. Vonnis in bodemprocedure. Voeren van handelsnamen SPORTS DIRECT en SPORTSDIRECT.com verboden. SPORT DIRECT is een geldige handelsnaam. Belang bij nietig verklaring en doorhaling woordmerk SPORT DIRECT onvoldoende gebleken. 1019h Rv. proceskosten: €25.251,00.

"4.3 Sport Direct c.s. heeft naar het oordeel van de rechtbank terecht aangevoerd dat het Sports Direct International B.V. op grond van artikel 5 Handelsnaamwet verboden is om de handelsnaam SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.COM te voeren. Door het voeren van deze - naar tussen partijen niet ter discussie staat - jongere handelsnamen, onder meer door het gebruik van de domeinnaam www.sportsdirect.com en het voeren van de naam SPORTSDIRECT.com op winkelgevels, valt verwarring te duchten bij het publiek met de onderneming SPORTSDIRECT van Sport Direct B.V."

"4.5 De stellingen van Sports Direct International B.V. dat de handelsnaam SPORTDIRECT uit een samenvoeging bestaat van twee beschrijvende woorden en dat deze woorden niet gemonopoliseerd mogen worden zijn weliswaar juist, maar doen aan het vorenstaande neit af. Een handelsnaam mag uit een samenvoeging bestaan van twee beschrijvende woorden. Voor de geldigheid van een handelsnaam is voorts niet vereist dat de naam een zekere mate van originaliteit of onderscheidend vermogen heeft. De handelsnaam SPORTDIRECT is, naar Sports Direct International B.V. welbeschouwd niet (voldoende) bestrijdt, een geldige handelsnaam. [...]"

"4.6 Voorts doe daaraan niet af de stelling van Sport Direct International B.V. dat via haar webwinkel www.SPORTSDIRECT.com geen artikel kan worden verkregen met een SPORTDIRECT label. Uitgaande van de juistheid van die stelling, maakt dat nog niet dat het Sports Direct International B.V. vrij zou staan om een concurrerende (web) winkel te exploiteren onder een handelsnaam die slechts in geringe mate afwijkt van de handelsnaam van Sport Direct B.V. Zij mag evenmin draagtassen aan het publiek verspreiden met daarop de aanduiding SPORTSDIRECT en/of SPORTSDIRECT.com, nu deze aanduidingen [...] slechts in geringe mate afwijken van de handelsnaam SPORTDIRECT en het virtuele uithangbord van deze onderneming onder de domeinnaam www.SPORTSDIRECT.com. Verspreiding van  tassen met voornoemde aanduidingen valt daarom te kwalificeren als onrechtmatig handelsnaamgebruik."

Lees het vonnis hier. Zie voor het arrest van het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch, 20 januari 2009, IEF 7499 en vonnis van vzr. Rechtbank Breda, 18 december 2007, IEF 5342.