Antwoorden op de schriftelijke kamervragen van het lid F. Teeven, kenmerk 2009Z04606, Ingezonden 13 maart 2009, naar aanleiding van het’iPod op het werk vonnis’, Vzr. Rechtbank Zwolle, 10 december 2008, IEF 7655 (Buma/Suplacon).

“Echter, het gegeven dat de rechter bij het aanwezig achten van een bedrijfsbelang rekening houdt met het feit dat de werkgever het luisteren naar  muziek dusdanig belangrijk acht voor zijn werknemers dat het zelfs is toegestaan dat zij naar iPods of muziekspelers luisteren, brengt geenszins de conclusie met zich dat het luisteren naar de iPods of mobiele telefoons via een koptelefoon als zodanig als een openbaarmaking moet worden beschouwd. Indien anderen niet kunnen meeluisteren, bijvoorbeeld wanneer met gebruikmaking van een koptelefoon via een privé mp3-speler of mobiele telefoon naar muziek wordt geluisterd, is er in het geheel geen sprake van openbaarmaking en zal er dus ook geen sprake kunnen zijn van een vergoedingsplicht.

Dit zou anders kunnen zijn indien de mp3-speler via luidsprekers muziek ten gehore brengt die ook door anderen kan worden beluisterd. In dat geval zal, in lijn met het eerder genoemde arrest van de HR, voorts moeten worden bezien of er sprake is van een beroeps-, bedrijfs- of andersoortig belang, alvorens kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een openbaarmaking waarvoor een vergoeding is verschuldigd. Er is geen aanleiding te veronderstellen dat de rechter, gelet op het feit dat hij verwijst naar het eerder genoemde arrest van de HR, een oprekking van het begrip ‘openbaarmaking’ heeft beoogd. Buma heeft in reactie op de uitspraak zelf al aangegeven geen vergoedingen te vragen voor het op individuele basis luisteren naar iPods of mobiele telefoons.

Lees alle vragen en antwoorden hier.

Octrooicentrum Nederland, 26 maart 2009, beschikking op verzoek- en bezwaarschrift (artikel 6:4 Algemene wet bestuursrecht) van Synthon B.V. met betrekking tot aanvullend beschermingscertificaat 300107 van Merz & Co GmbH & Co.

Aanvullend beschermingscertificaat. Verordening 1768/92/EEG betreffende de invoering van een aanvullend beschermingscertificaat voor geneesmiddelen. Verzoek – en bezwaarschrift van Synthon. Synthon stelt dat Octrooicentrum Nederland (“OCN”) 1) dient vast te stellen dat aanvullend beschermingscertificaat 300107 (het “ABC”) van Merz ten onrechte is verleend, 2) dat het OCN het ABC als vervallen dient te beschouwen dan wel dient in te trekken, 3) dient te bepalen dat het ABC een looptijd heeft van nihil en 4) Merz dient te veroordelen in de kosten van de procedure. OCN verklaart zich niet-ontvankelijkheid OCN in het bezwaar van Synthon en niet bevoegd om vast te stellen dat het ABC ten onrechte is verleend. Het OCN acht zich evenmin bevoegd om vast te stellen dat het ABC als vervallen dient te worden beschouwd, dan wel dient te worden ingetrokken. Op grond van een algemeen beginsel van bestuursrecht heeft het OCN i.c. wel een algemene bevoegdheid om de duur van het certificaat te corrigeren.

Het verzoek- en bezwaarschrift van Synthon richt zich tegen ABC 3001070 dat op 12 december 2002 aan Merz is verleend voor het product “Memantine, desgewenst in de vorm van een farmaceutisch aanvaardbaar zuuradditiezout, in het bijzonder hydrochloride” op basis van het Europese octrooi 0 392 059.

Ontvankelijkheid in het bezwaar

Het OCN is van oordeel dat het bezwaar van Synthon tegen de verlening van het ABC niet ontvankelijk moet worden verklaard. Op grond van artikel 17 van Verordening 1768/92/EEG staan tegen het besluiten van de nationale octrooiverlenende instantie tot verlening van aanvullende beschermingscertificaten dezelfde rechtsmiddelen open als die waarin de nationale wetgeving tegen soortgelijke besluiten op het gebied van het nationale octrooien voorziet. Aangezien het ABC is verleend onder de Rijksoctrooiwet 1995 was volgens het OCN bezwaar onder de Algemene wet bestuurswet tegen de beslissing tot verlening van het ABC (op 12 december 2002) slechts mogelijk binnen 6 weken daarna (artikel 6:7 Awb). Het bezwaarschrift is echter pas op 8 augustus 2008 en heeft de bezwaartermijn van 6 weken derhalve ruimschoots overtreden.

Bevoegdheid OCN

Volgens het ONC ontbreekt iedere wettelijke grondslag voor OCN om te beslissen op het verzoek van Synthon tot vaststelling dat het ABC ten onrechte is verleend. Het OCN wijst op artikel 18 van Verordening 1768/92 dat bepaalt dat “[N]iettegenstaande de procedurebepalingen die uit hoofde van nationale wetgeving op het desbetreffende basisoctrooi van toepassing zijn kan tegen een afgegeven certificaat geen oppositieprocedure ingesteld worden”. Het OCN merkt op dat het Synthon krachtens artikel 15 van de Verordening vrijstaat een verzoek tot nietigverklaring van het ABC in te dienen bij de Rechtbank ’s-Gravenhage en daarmee nog steeds en rechtsmiddel tot haar beschikking heeft.

Het OCN acht zich evenmin bevoegd te beslissen over het verval van het ABC. Artikel 14 van Verordening bevat een viertal gronden voor het verval van een aanvullend beschermingscertificaat. In tegenstelling tot hetgeen Synthon meent, acht het OCN zich niet bevoegd om op andere gronden dan die genoemd in artikel 14 van de Verordening te beslissen over het verval van het certificaat. Aangezien het verzoek Synthon is gebaseerd op onjuiste gegevensverschaffing bij de aanvraag tot verlening van het ABC, en deze grond in artikel 14 niet wordt genoemd als grond voor verval, verklaart het OCN zich niet bevoegd om te beslissen over het verzoek tot vervallenverklaring van het ABC.

Het OCN acht zich ook niet bevoegd om te beslissen over het verzoek van Synthon om Merz in de kosten van de procedure te veroordelen “nu er geen wettelijke basis voor het toekennen van het gevraagde bestaat”.

Het OCN acht zich wél bevoegd te beslissen op het verzoek van Synthon om de duur van het ABC te corrigeren. Ofschoon deze bevoegdheid zijn basis niet vindt in artikel 17 lid 2 van Verordening 1610/96/EEG, zoals Synthon heeft gesteld, verwijst OCN naar haar eerdere beslissing  (B.I.E. 2003-36, 28 oktober 2002) waarin is beslist “dat een bestuursorgaan op grond van een algemeen beginsel van bestuursrecht wel een algemene bevoegdheid heeft om de duur van een certificaat te corrigeren, indien het bestuursorgaan bij het toekennen van die duur afhankelijk was van door de aanvraagster verstrekte gegevens en die gegevens later onjuist blijken te zijn geweest.”

Het OCN wijst vervolgens het verzoek van Synthon tot het corrigeren van de duur van het ABC áf. Op grond van het verzoek van Synthon zou de beschermingsduur van het ABC tot nihil beperkt moeten worden, omdat de berekening van de duur van het ABC op grond van artikel 13 van Verordening 1768/92 ten onrechte gebaseerd zou zijn op Europese vergunningen met nrs. EU/1/02/219/001 van 15 mei 2002 als de eerste vergunningen voor het in de handel brengen van het geneesmiddel in de Gemeenschap. Volgens Synthon had het OCN uit moeten gaan van de datum van toelating van een geneesmiddel met de handelsnaam Akatinol of Akatinol Memantine in Duitsland zoals dat vóór 1976 krachtens het Arzneimittelgezets 1961 in de handel mocht worden gebracht, c.q. de aansluitende Duitse vergunning uit 1978 krachtens artikel 105 van het Arzneimittelgezets 1976, dan wel de Luxemburgse vergunning voor het geneesmiddel Akatinol uit 1983. Volgens Synthon is voor de berekening van de duur van het certificaat op grond van artikel 13 van de Verordening niet vereist dat de eerste vergunning voor het in handel brengen van het geneesmiddel in de Gemeenschap (i.e. de basis van de duurberekening van een aanvullend beschermingscertificaat) een vergunning overeenkomst Richtlijn 65/65/EEG moet zijn.

Na uitgebreide overwegingen over de uitleg van artikel 13 van Verordening 1768/92 in het licht van strekking en doel van de Verordening concludeert het OCN: “Uit deze overwegingen uit de considerans blijkt dat de wetgever van de Verordening met de Verordening heeft willen voorzien in een systeem van uniforme compensatie voor de periode die verloren gaat door het verplichte onderzoek naar de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel. In deze context zou bij de berekening van de duur volgens artikel 13 dan ook moeten worden uitgegaan van een eerste vergunning afgegeven na controle naar de kwaliteit, werkzaamheid en veiligheid van het geneesmiddel. En dus zijn naar de mening van het Octrooicentrum Nederland in het onderhavige geval de Duitse en Luxemburgse vergunningen niet relevant omdat deze niet na een dergelijk onderzoek zijn afgegeven.”

Na het lezen van de beschikking blijft de prangende vraag aan (de advocaten van) Synthon waarom  de geldigheid van het basisoctrooi van Merz niet is aangevochten als vóór de aanvraagdatum van EP 0 392 059 in Duitsland en Luxemburg al handelsvergunningen zijn verleend voor het op de markt brengen van geneesmiddelen die door het basisoctrooi zijn beschermd.

Lees de beschikking hier.

Rechtbank Zwolle, 6 april 2009, LJN: BH9376, “in de zaak van [A] tegen [B] (partijen zullen hierna [C] en [D] genoemd worden)”

1019h Proceskostenveroordeling. Veroordeling in de werkelijke advocaatkosten in plaats van op basis van het liquidatietarief, in verband met onredelijk procesgedrag.

Zaak over het achterhouden van spuitgietmatrijs, bestemd om plastic schijfjes te maken voor het (dwars)fluitkopsysteem. Inhoudelijke komen de begrippen IE en octrooi pas in de overweging m.b.t. de proceskostenveroordeling ter sprake “Er bestaat om deze reden en mede gelet op het feit dat de onderhavige vordering van C. een reactie is op de civielrechtelijke handhaving van D. jegens C. van haar rechten van intellectuele eigendom (octrooirechten), naar billijkheid aanleiding om C. te veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten”

4.6.  [C] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. [D] heeft in dat verband verzocht om een vergoeding van de werkelijk door haar gemaakte advocaatkosten in verband met deze procedure.
In het licht van de voornoemde vonnissen en beschikkingen, valt niet in te zien waarom [C] de onderhavige op voorhand voorzienbaar kansloze procedure is begonnen.
Nu bovendien door of namens hem voorafgaand aan de uitgebrachte dagvaarding niet is geprobeerd om in overleg met (de advocaat van) [D] de aanschafkosten van de spuitgietmatrijs te verrekenen met de door hem aan [D] te betalen schade wegens het achterhouden van de spuitgietmatrijs, dient het er voor te worden gehouden dat hij [D] met deze procedure inderdaad bewust op advocaatkosten heeft willen jagen, hetgeen aan te merken valt als onredelijk procesgedrag. Er bestaat om deze reden en mede gelet op het feit dat de onderhavige vordering van [C] een reactie is op de civielrechtelijke handhaving van [D] jegens [C] van haar rechten van intellectuele eigendom (octrooirechten), naar billijkheid aanleiding om [C] te veroordelen in de redelijke en evenredige gerechtskosten en andere kosten die [D] in verband met deze procedure heeft gemaakt.

4.7  [D] zal in de gelegenheid worden gesteld om bij akte een gespecificeerde opgave te doen van de advocaatkosten die zij in verband met de onderhavige procedure heeft gemaakt. [C] zal tenslotte in de gelegenheid worden gesteld om zich bij antwoordakte over de kostenspecificatie van [D] uit te laten.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 april 2009, KG ZA 09-315, Restaurant Passie B.V. & Restaurant Hartstocht B.V. tegen Stevinos

Eerst even voor jezelf lezen. Handelsnaamrecht. Passie  tegen La Pasión. Contractsoverneming. Voorgebruik

4.10. Naar voorlopig oordeel maakt Stevinos met het voeren van de handelsnaam La Pasión inbreuk op het handelsnaamrecht van Passie. Vast staat namelijk dat Passie de handelsnaam Passie al voerde voordat Stevinos daarmee begon. Daarnaast moet voorshands worden aangenomen dat op grond van dat handelsnaamgebruik verwarring bij het publiek is te duchten als bedoeld in artikel 5 van de Handelsnaamwet. De handelsnaam La Pasión wijkt immers in slechts geringe mate af van de handelsnaam Passie en wordt gebruikt voor eenzelfde soort onderneming (een restaurant) in dezelfde plaats (Zoetermeer). Daar komt bij dat restaurant La Pasión gevestigd is het pand waarin voorheen een restaurant werd geëxploiteerd door de eigenaars van Passie, de heer en mevrouw Van Leeuwen. Dat gegeven kan de indruk van het publiek dat La Pasión wordt gedreven door een aan Passie gelieerde partij versterken. Het enkele feit dat Passie en La Pasión woorden uit verschillende talen zijn en een andere klank hebben, doet naar voorlopig oordeel onvoldoende af aan een en ander.

4.12. Het verbod zal daarom worden toegewezen op de wijze zoals hierna vermeld. Het verbod strekt zich mede uit over het gebruik van die naam in de domeinnaam lapasion.nl aangezien Stevinos onder die domeinnaam een website beheert waarop reclame wordt gemaakt voor het restaurant La Pasión. Onder die omstandigheden moet ook het gebruik van de betreffende domeinnaam worden gekwalificeerd als handelsnaamgebruik.

(…) 4.14. Voor zover Hartstocht heeft bedoeld te betogen dat Stevinos door het gebruik van de naam La Pasión ook inbreuk maakt op haar rechten met betrekking tot de handelsnaam Hartstocht, moet dat reeds worden afgewezen omdat gesteld nog gebleken is dat zij die naam thans (nog) voert. Integendeel, vast staat dat zij het restaurant met de betreffende naam heeft overgedragen aan Stevinos.

4.15. Voor een proceskostenveroordeling op grond van artikel 1019h Rv is geen grond, reeds omdat partijen die niet hebben gevorderd.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle, 20 februari 2009, LJN: BH9291, Wellnomics Limited tegen Ergodirect B.V.

Eerst even voor jezelf lezen. Distributieovereenkomst en IE-rechten ergonomische software. Ontbinding, opschorting. Mededinging Overdracht domeinnamen, verbod verder gebruik software, documentatie en materialen, verbod suggestie wederverkoper te zijn. 

5.21.  In de artikelen 12.2 en 13.2 van de Overeenkomst is, kort gezegd, bepaald dat Ergodirect na het einde van de Overeenkomst de software van Wellnomics Ltd niet zal verkopen en geen vertrouwelijke informatie of intellectueel eigendomsrecht van Wellnomics Ltd zal gebruiken om computer software te ontwikkelen. Deze bepalingen kunnen niet gezien worden als een afspraak tussen Wellnomics Ltd en Ergodirect die de mededinging verhindert. Het enkele feit dat na het einde van de Overeenkomst de software van Wellnomics Ltd niet meer door Ergodirect mag worden gedistribueerd maar door Wellnomics Ltd zelf, althans door Wellnomics B.V., zal worden gedistribueerd, maakt niet dat de mededinging met betrekking tot ergonomische software op de Nederlandse markt wordt belemmerd, verhinderd of vervalst. Integendeel, van ‘Reseller’ van Wellnomics Ltd is Ergodirect potentiële concurrent van Wellnomics Ltd geworden. Het staat Ergodirect, en elke andere onderneming, immers in beginsel en binnen de rechtmatigheidsgrenzen die voortvloeien uit de omstandigheid dat Ergodirect Reseller is (geweest) van Wellnomics Ltd, vrij om zelf (andere) ergonomische software op de markt te brengen. Dat Wellnomics Ltd het intellectuele eigendomsrecht op de door haar ontwikkelde software middels deze bepalingen beschermt, betekent niet dat daaruit een beperking van de mededinging voortvloeit.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Zwolle – Lelystad, 19 maart 2009, LJN: BI0039, BI0046 en BI0049, Strafzaken Viagra / Kamagra

Strafrecht. ‘Merkfraude’. Viagra. Artikel 337 wetboek van Strafrecht, het medeplegen van het opzettelijk binnen Nederland verkopen van wederrechtelijk  vervaardigde merken en nagebootste waren, alsmede waren die valselijk hetzelfde  uiterlijk vertonen als een model waarop een ander recht heeft, terwijl hij daar zijn beroep en/of bedrijf van heeft gemaakt.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt, samen met medeverdachten, aan het handelen in Kamagra-pillen. Door op deze wijze te handelen heeft verdachte niet alleen een wederrechtelijk vervaardigd merk in omloop gebracht maar tevens inbreuk gemaakt op de rechten van [aangever] nu de Kamagra-pillen een sterke gelijkenis vertoonden met Viagra-pillen. Kamagra is een farmaceutische spécialité die in Nederland geen geregistreerd geneesmiddel is. Verdachte heeft dusdoende een ongeregistreerd middel in het verkeer gebracht waartoe hij niet bevoegd was..Verdachte heeft voornoemde activiteiten gedurende een bepaalde periode ontplooid met behulp van het bedrijf [naam eenmanszaak] de eenmanszaak van de [medeverdachte 2]. Mede gezien de verklaring van verdachte dat het handelen in Kamagra zijn voornaamste bron van inkomsten was, is de rechtbank van oordeel dat verdachte beroeps- en bedrijfsmatig heeft gehandeld door de Kamagra-pillen en -sachets in te voeren en te verkopen aan de medeverdachten.

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte is ten laste gelegd met dien verstande dat:

1. Hij op een of meer tijdstippen in de periode van 1 november 2006 tot en met 25 juni 2007 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, meermalen, telkens opzettelijk
a.  wederrechtelijk vervaardigde merken, en
d.  waren, waarop of op de verpakking waarvan een handelsnaam van een ander of een merk waarop een ander recht had, zij het dan ook met een geringe afwijking, was nagebootst, en
e.  waren of onderdelen daarvan die valselijk hetzelfde uiterlijk vertoonden als een model waarop een ander recht had, dan wel daarmee slechts ondergeschikte verschillen vertoonden, te weten pillen en tabletten bevattende de werkzame stof Sildenafil voorzien van het beschermde model- en beeldmerk VGR50 en/of VGR100, dan wel een daarmee slechts ondergeschikt verschillend (woord)merk, in elk geval voorzien van een beschermd woord- en model of beeldmerk heeft ingevoerd, doorgevoerd, uitgevoerd, verkocht, te koop heeft aangeboden en heeft afgeleverd, uitgedeeld en in voorraad heeft gehad, terwijl hij, verdachte en zijn mededaders van het plegen van dit misdrijf hun beroep hebben gemaakt en/of vorenbedoelde handelingen als bedrijf hebben uitgeoefend door voornoemde goederen namens de eenmanszaak [naam eenmanszaak] en/of via internet te koop aan te bieden en (vervolgens) die (bestelde) goederen met de post en in persoon te verkopen en af te leveren.

Lees de vonnissen hier, hier en hier.

Kinderrechter Rechtbank Amsterdam, 2 april 2009, LJN: BH9789 en BH9791, Strafzaken computervredebreuk.

Eerst even voor jezelf lezen. Computervredebreuk en diefstal van virtuele goederen binnen een online computerspel. Beide feiten gepleegd door middel van het gebruik van een 'fake-site', Artikel 138a lid 2 van het Wetboek van Strafrecht geen lex specialis van artikel 310/311 WvSr. 
 
“Verdachte heeft zich op slinkse wijze samen met zijn mededaders schuldig gemaakt aan het binnendringen in internet- en e-mailaccounts van derden, met als doel zelfverrijking van de virtuele items van anderen. Verdachte en zijn mededaders hebben daarmee een inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van anderen. Zij hebben daartoe zelfs een speciaal programma gedownload waarmee zij op professionele wijze aan de inloggegevens van anderen konden komen om vervolgens onder valse hoedanigheid andermans eigendommen weg te nemen, waardoor anderen schade hebben opgelopen.

Met het alsmaar groeien van het belang en de afhankelijkheid van het internet in de samenleving, is het van belang dat gebruikers daarvan veilig gebruik kunnen maken en dat zij erop moeten en kunnen vertrouwen dat dit mogelijk is. Het internet dient daarom gevrijwaard te blijven van het zogenaamde ‘hacken’. Hoewel verdachte en zijn mededaders destijds jong van leeftijd waren en het spel volgens hun visie inhield om zoveel mogelijk meubels te verzamelen op Habbohotel, doet dit geen recht aan de disproportionele manier waarop zij de eigendommen van anderen hebben ontvreemd. Verdachte en zijn mededaders hebben zodanig buiten de context van het spel gehandeld dat dit niets meer te maken heeft met de spelregels van het Habbohotel. Dat ook door anderen op Habbohotel werd gehackt, doet hieraan niets af.

Anderzijds heeft de kinderrechter rekening gehouden met Uittreksel Justitieel Documentatieregister betreffende verdachte van 29 oktober 2008, waaruit blijkt dat verdachte niet eerder met justitie in aanraking is gekomen. Voorts is rekening gehouden met het feit dat inmiddels sinds het plegen van de strafbare feiten veel tijd is verstreken en dat de verdachte ten tijde van het bewezenverklaarde handelen pas 14 jaren oud was.”

Lees het vonnis hier en hier. 

“A City trader is being investigated by police in connection with a bogus website that appealed for cash to help to find Claudia Lawrence, the chef who went missing two weeks ago in York. The Observer can reveal that Maichel Los, a 39-year-old Dutchman, is also behind a complex web of internet companies and domain names asking the public to contribute to worthy causes.

Los, who lives in west London, has used a foreign company to create websites bearing the names of famous pop stars and registered scores of internet domain names, many relating to leading figures in the worlds of art and religion.

(…) Attention has now switched to Los's alleged role in constructing the site and his registration of scores of other websites. Internet domain name searches reveal that he uses a number of pseudonyms, including "Dries Coms" and "Norbert Van Vaalsen". He reportedly calls himself "Los Bol" on social networking sites such as Myspace. "Los Bol" is Dutch for someone with no moral scruples.

Lees hier meer (The Guardian).

Rechtbank Zwolle, sector kanton, 26 maart 2009, LJN: BI0001, Apotheek tegen Internetapotheek

Handelsnaamrecht. Beschikking op een verzoek ex artikel 6 Handelsnaamwet. Geanonimiseerd geschil tussen apothekers over handelsnaam en internetdomeinnaam. In Zwolle moeten handelsnamen wel een onderscheidend karakter hebben. De feitelijke verwarring komt het voor risico van de partij die zich bedient van een handelsnaam met een beperkt onderscheidend vermogen. Afwijzing verzoek tot gebod tot wijziging aangezien verzoekende partij selectief is in wat volgens haar verwarrend is.

Onderscheidend karakter: 5.2 Bij de mate van bescherming die in dit kader aan de (oudere) handelsnaam van [verzoekende partij] toegekend moet worden komt mede belang toe aan het al dan niet onderscheidende karakter van die handelsnaam; hoe minder onderscheidend de handelsnaam hoe beperkter de bescherming. Daaraan ligt ten grondslag dat “monopolisering” van weinig onderscheidende handelsnamen een vrije marktwerking kan belemmeren en dat bij weinig onderscheidende handelsnamen ook minder snel voor verwarring valt te duchten.”

5.3 De handelsnaam van [verzoekende partij] wordt gevormd door de samentrekking van de beschrijving van een activiteit “apotheek” en de plaatsnaam waarin die activiteit wordt uitgeoefend, [vestigingsplaats]. Nu het hier gaat om een algemene activiteit –iedere plaats van enige omvang kent toch wel verschillende apotheken- en de naam van een grote plaats –[vestigingsplaats] heeft meer dan 150.000 inwoners- heeft de handelsnaam van [verzoekende partij] een zwak onderscheidend vermogen en komt aan die naam dus een beperkte bescherming toe.

Verwarring en risico verwarring: 5.4 Dit tot uitgangspunt nemend is de kantonrechter van oordeel dat de gewraakte handelsnaam ([verwerende partij]) niet valt onder het verbod van artikel 5 Handelsnaamwet. Daarbij wordt overwogen dat die handelsnaam weliswaar volledig de handelsnaam van [verzoekende partij] omvat, maar dat aan die naam een kenmerkend (zij het op zichzelf ook weer zwak onderscheidend) bestanddeel is toegevoegd; te weten het woord “internet”. Daarmee is naar het oordeel van de kantonrechter sprake van een zodanig onderscheid tussen de beide handelsnamen dat in het algemeen niet veel gevaar voor verwarring valt te duchten. Naar het inzicht van de kantonrechter mag worden verwacht dat het publiek zal aannemen dat Apotheek [vestigingsplaats] een ander(soortig) bedrijf is dan [verwerende partij].
Voorzover niettemin in de praktijk toch nog (enige) verwarring mocht blijken te ontstaan –[verzoekende partij] heeft verschillende brieven overgelegd waaruit zou moeten blijken dat die verwarring zich bij verschillende personen heeft voorgedaan- geldt dan dat die verwarring niet valt onder de reikwijdte van de bescherming die moet worden verleend aan de handelsnaam van [verzoekende partij], maar komt het voor risico van [verzoekende partij] dat zij zich bedient van een handelsnaam met een beperkt onderscheidend vermogen.

Terzijde wordt bij het vorenoverwogene nog het volgende opgemerkt.

Domeinnaam als handelsnaam: 8.1 (…) lijkt het geschil in hoofdzaak nog beperkt tot de vraag of [verwerende partij] die naam nog wel mag blijven gebruiken als domeinnaam –een vraag die in deze beschikking dus bevestigend wordt beantwoord-.
De door [verzoekende partij] gevreesde naamsverwarring zal zich eigenlijk ook alleen kunnen (blijven) voordoen bij het bestellen door het publiek van medicijnen via het internet. Aannemende dat de activiteiten van [verzoekende partij] zich in hoofdzaak beperken tot haar vaste klantenkring zou [verzoekende partij], naar het de kantonrechter voorkomt, het risico van verwarring toch ook op relatief eenvoudige wijze moeten kunnen minimaliseren (bijvoorbeeld door haar klantenbestand te informeren over haar domeinnaam).
Dat zij er om voor haar moverende redenen niet voor kiest om dat te doen, moet worden gerespecteerd, maar dient in dit geval dan voor haar risico te blijven.

Belang bij gebruik domeinnaam: 8.2 Hierbij wordt opgemerkt dat [verwerende partij] ter zitting heeft toegelicht dat zij een zakelijk belang heeft bij het handhaven van het gebruik van die domeinnaam, omdat dat onderdeel vormt van haar bedrijfsconcept, waarin zij plaatsnamen gebruikt in domeinnamen (naar de kantonrechter aanneemt om zo gemakkelijker het publiek in die plaatsen te kunnen bereiken als die op het internet op zoek gaan naar een apotheek). [verwerende partij] heeft daarmee naar het oordeel van de kantonrechter inzichtelijk gemaakt waarom zij ondanks de (aangekondigde) wijziging van haar handelsnaam wel hecht aan het blijven gebruiken van de betwiste handelsnaam in haar domeinnaam. Van enig misbruik van recht is uitgaande van die toelichting geen sprake.

Geen actie tegen anderen: 8.3 [verzoekende partij] heeft niet betwist dat een andere apotheek in [vestigingsplaats] (apotheek “[naam]”) zich bedient van de domeinnaam www.apotheekin[vestigingsplaats].nl. Naar het de kantonrechter voorkomt valt van deze naam nog eerder verwarring te duchten dan van de onderhavige betwiste handelsnaam, terwijl tegen het gebruik van de domeinnaam www.apotheekin[vestigingsplaats].nl door [verzoekende partij] geen actie is ondernomen. Dat geeft steun aan de stelling van [verwerende partij] dat [verzoekende partij] het beroep op artikel 5 Handelsnaamwet alleen selectief heeft ingezet inzet tegen een haar onwelgevallige concurrent. Hoewel dat op zichzelf niet ongeoorloofd is, doet dat wel afbreuk aan de stelling van [verzoekende partij] dat haar actie is ingegeven door vrees voor verwarring.

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 3 april 2009, LJN: BH1225, Benetton Group Spa, G-Star International B.V.

Inhoudsindicatie: Merkenrecht..Arrest na beantwoording prejudiciële vragen door het HVJ EG (IEF 4745). De vorm van de waar die wezenlijke waarde geeft, is niet alsnog door inburgering als merk toelaatbaar op grond van art. 3 lid 3 Merkenrichtlijn. 

3.3 Uit de door het Hof gegeven verklaring voor recht volgt dat onderdelen (i) en (ii) van middel V terecht klagen dat het hof bij zijn verwerping van het verweer van Benetton dat beide vormmerken van G-Star nietig zijn wegens strijd met art. 1 lid 2 BMW heeft blijk gegeven van een onjuiste opvatting omtrent dat wetsvoorschrift - thans: art. 2.1 lid 1 BVIE - in verbinding met art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, en lid 3 van de Merkenrichtlijn, door in rov. 4.21 en 4.22 te oordelen dat (i) de met de bekendheid van het merk samenhangende wervingskracht daarbij niet buiten beschouwing gelaten moest worden en (ii) de uitsluiting alleen van toepassing is indien de aard van de waar zodanig is dat haar uiterlijk en vormgeving door hun fraaiheid of oorspronkelijk karakter in belangrijke mate haar marktwaarde bepalen en zich dit hier niet voordoet omdat de populariteit van de Elwood-broek voor een groot deel is terug te voeren op de wervingskracht die samenhangt met de bekendheid van het merk.

Blijkens het antwoord van het Hof biedt art. 3 lid 3 immers geen ruimte voor de mogelijkheid dat een vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft en die dus ingevolge art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, van de Merkenrichtlijn niet als merk ingeschreven wordt, dan wel blootstaat aan nietigverklaring, toch als merk toelaatbaar is indien die vorm vóór de inschrijving aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.

3.4 Het vorenoverwogene brengt mee dat de onderdelen (i) en (ii) van middel V gegrond zijn, zodat het bestreden arrest niet in stand kan blijven en verwijzing moet volgen.
Na verwijzing zal de toewijsbaarheid van de reconventionele vordering van Benetton tot nietigverklaring van de - in rov. 3.1 onder (v)-(vii) van het tussenarrest vermelde - merkdepots van G-Star opnieuw moeten worden onderzocht. Het verwijzingshof zal daarbij niet meer kunnen toekomen aan een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 van het tussenarrest bedoeld, aangezien blijkens de uitspraak van het Hof voor geldigheid van beide vormmerken van G-Star ingevolge art. 3 lid 1 onder e, derde streepje, van de Merkenrichtlijn het niet relevant is of het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk vindt om zijn uiterlijke kenmerken als zodanig, dan wel omdat het publiek waarde hecht aan die vorm omdat die een merk is. Daarom is voor de beoordeling na verwijzing ook niet meer relevant naar welk tijdstip wordt beoordeeld of aan de uitsluiting van art. 1 lid 2 BMW (oud) is voldaan. De in rov. 3.7.2 van het tussenarrest gegrond bevonden rechtsklacht van onderdeel (iii) van middel V kan bij gebrek aan belang derhalve niet tot cassatie leiden.

4. Beslissing

De Hoge Raad: vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 25 november 2004;
verwijst het geding naar het gerechtshof 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt G-Star in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen, tot op deze uitspraak aan de zijde van Benetton begroot op € 457,78 aan verschotten en € 5.200,-- voor salaris.

Lees het arrest hier.