“8. Het hof acht aannemelijk dat door het gebruik van het teken CANNALYSE door Glas inbreuk in de zin van artikel 2.20, lid l, sub a, BVIE (artikel 13A, lid 1, sub a, BMW) wordt gemaakt op de rechten van Canna met betrekking tot haar merk CANNALYSE. Het door Gias gebruikte teken CANNALYSE is immers gelijk aan het merk en wordt gebruikt voor een testkit waarmee de werkzame stoffen in cannabis kunnen worden geanalyseerd, derhalve waren waarvoor het merk is gedeponeerd. Glas heeft dat op zichzelf ook niet gemotiveerd betwist. Niet gesteld of aannemelijk is geworden is dat het merk CANNALYSE ieder onderscheidend vermogen mist. Het op die merkrechten van Canna gebaseerde inbreukverbod is derhalve toewijsbaar. Dat geldt in zoverre ook voor de vordering tot veroordeling tot het betalen van dwangsommen. Nu het hier gaat om een Benelux-merk zal het inbreukverbod slechts gelden voor de Benelux.”

De .com domeinnaam van gedaagde hoeft echter niet te worden overgedragen, nu deze ook op niet-inbreukmakende wijze kan worden gebruikt:

“Wat betreft het onder 8 gevorderde bevel tot overdracht van de domeinnaam www.cannalyse.com door Glas aan Canna merkt het hof op dat Glas door toewijzing van het inbreukverbod het teken Cannalyse en dus ook de domeinnaam, niet kan gebruiken in de Benelux. Het hof is voorshands van oordeel dat sprake is van gebruik in de Benelux indien het gebruik daarvan in het bijzonder (mede) op het publiek in de Benelux is gericht, respectievelijk op het Benelux-publiek de indruk moet maken in het bijzonder daarvoor (mede) bestemd te zijn. Deze domeinnaam kan ook gebruikt worden op een manier dat daardoor geen inbreuk in de Benelux wordt gemaakt, zodat Glas bij het behoud daarvan belang kan hebben. In het licht daarvan is het hof voorshands van oordeel dat een afweging van de wederzijdse belangen leidt tot afwijzing van deze vordering.”

Lees het arrest hier.

EC Planet betwist dat zij het teken Compo 1 gebruikt ter aanduiding van haar waren.  De voorzieningenrechter sluit niet uit dat EC Planet met haar benaming mede beoogt het publiek te informeren over het gebruik van haar waar, maar EC Planet heeft echter niet inzichtelijk gemaakt waarom zij dit niet kan doen zonder aan te haken bij het merk van Compo. De voorzieningenrechter overweegt dat EC Planet stelt dat compo een verkorting is van component, maar dat het eveneens een verkorting is voor compost. De verwijzing naar het gebruik zou bovendien duidelijker zijn geweest door het cijfer 1 voorop te stellen en niet als achtervoegsel waardoor de gebruiker eerder zal vermoeden dat er ook nog een component 2 of 3 beschikbaar is. De aanduiding 1 component of één component kan weliswaar als een zuiver beschrijvende teken worden aangemerkt — waardoor het gebruik daarvan ook EC Planet vrij zou staan — maar die aanduiding wordt nu juist niet gebruikt door EC Planet. Een in het teken verborgen verwijzing naar soort of kenmerk sluit overigens ook niet uit dat het teken tevens als merk wordt gebruikt.

De Voorzieningenrechter overweegt dan dat de merken Compo en Compo 1 overeenstemmen en dat de tekens worden gebruikt voor soortgelijke producten. Zo de gemiddelde consument het merk COMPO al niet met het teken Compo 1 zal verwarren, wordt de indruk gewekt dat enig verband bestaat tussen de rechthebbenden op merk en teken. De omstandigheid dat de producten van EC-Planet niet verkrijgbaar zijn in dezelfde winkels als waar de producten van Compo zijn te verkrijgen, maakt niet dat van verwarring geen sprake zal zijn. Juist vanwege de overeenstemming en de gelijksoortigheid van de waar is het gevaar aanwezig dat het publiek meent dat de waren van Compo en EC-Planet dezelfde herkomst hebben. De omstandigheid dat het merk Ecolizer eveneens op de labels zichtbaar is, neemt dit gevaar niet weg. Het publiek zou bijvoorbeeld kunnen menen dat onder het merk Ecolizer door Compo de hennepmarkt wordt bediend.

De voorzieningenrechter verbiedt, op straffe van een dwangsom, ieder gebruik van het teken Compo 1. Hij beperkt de territoriale omvang van het verbod tot Nederland, omdat niet expliciet om een pan-Europees verbod is gevraagd.

De vorderingen worden grotendeels toegewezen. Gedaagde wordt veroordeeld in de proceskosten (€9.578,24).

Lees het vonnis hier. Dorozoekbare versie Rechtbank Den Haag hier.

Met betrekking tot het octrooi van Senz stelt de voorzieningenrechter, kort gezegd, dat “het debat van partijen in dit kort geding omtrent de geldigheid van NL 225 moet worden gekwalificeerd als rudimentair en onvolledig” en dat daarover in dit kort geding eigenlijk weinig kan worden gezegd. Wel wordt voorshands geoordeeld dat het ter zitting getoonde prototype van de Impliva asymmetrische paraplu geen inbreuk maakt op het octrooi: Impliva's voorgenomen asymmetrische paraplu lijkt een niet-inventieve variant op de stand der techniek.

Dat wil echter niet zeggen dat er zodoende sprake is van onrechtmatig "wapperen" met NL 225 door Senz richting Impliva. In tegenstelling tot wat de eiser stelt is het namelijk onvoldoende duidelijk dat dat dit prototype al eerder bij Senz bekend was, waarbij bovendien bedacht moet worden dat het niet Senz was “die zonder kennis te nemen van het voorgenomen prototype van Impliva's asymmetrische paraplu jegens Impliva is gaan schermen met haar rechten uit NL 225. Het is daarentegen juist Impliva geweest, die, kennelijk zonder voldoende eenduidig bewijsbaar Senz in kennis te hebben gesteld van haar exacte voorgenomen product, vervolgens van Senz is gaan verlangen dat deze, slechts op grond van dit zodoende niet eenduidig aangegeven voornemen om met een asymmetrische paraplu op de markt te zullen komen, zou toezeggen dat zij haar intellectuele eigendomsrechten niet langer jegens Impliva in stelling zou brengen. (4.6)” Grond voor een wapperverbod ontbreekt derhalve.

Met betrekking tot het Gemeenschapsmodel van gedaagde Senz gaat de rechtbank uit van de geldigheid het ingeschreven model. “De enige mogelijkheid om die geldigheid aan te tasten bij de civiele rechter is een reconventionele vordering tot nietigverklaring, die in kort geding niet mogelijk is. De exceptie van ongeldigheid anders dan bij wege van reconventionele vordering is alleen ontvankelijk, indien beroep wordt gedaan op een ouder door gedaagde gehouden nationaal modelrecht. Daarvan is geen sprake. Gelet op deze strikte vereisten en nu niet is gesteld of gebleken dat Impliva een nietigheidsprocedure van de Gemeenschapsmodelrechten van Senz is gestart bij het BHIM in Alicante of daartoe het serieus te nemen voornemen heeft geuit, moet in dit kort geding uit worden gegaan van de geldigheid van de Gemeenschapsmodelrechten waar Senz zich op beroept.” (4.7)

Bovendien is er volgens de voorzieningenrechter geen sprake van dat de Gemeenschapsmodelrechten van Senz in een nietigheidsgeding ten gronde nietig zouden moeten worden verklaard. Van technische bepaaldheid is geen sprake, zo blijkt uit het omveld. Ook kunnen de modellen van Senz als nieuw en oorspronkelijk worden beschouwd. Er weliswaar al eerder asymmetrische paraplu's op de markt – althans in ieder geval één – , maar die zijn duidelijk anders vormgegeven dan de varianten van het Gemeenschapsmodel van Senz.

Ook van het tegen beter weten in of anderszins onrechtmatig inroepen van modelrechten door Senz is derhalve geen sprake. Sterker nog, volgens de voorzieningenrechter maakt het getoonde prototype van Impliva zelfs inbreuk op in ieder geval variant 2 van het Gemeenschapsmodel van Senz.

Mutatis mutandis geldt dezelfde redenering voor het auteursrecht. Er is sprake van een werk met een eigen, oorspronkelijk karakter, dat het persoonlijk stempel van de maker draagt en het ontwerp voor het prototype van Impliva maakt daar inbreuk op, omdat geen sprake is van een voldoende afwijkende totaalindruk. Ook van slaafse nabootsing is geen sprake.

De vorderingen van Impliva worden afgewezen. Geen van beide partijen heeft aanspraak gemaakt op een werkelijke proceskostenveroordeling, zodat de kostenveroordeling wordt begroot volgens het liquidatietarief.

Lees het vonnis hier.

De rechtbank stelt vast dat eiser de maker en producent is van de Levende Boeken 'sec'. Voldoende aannemelijk is geworden dat Coenraads ook aan de in de animatiefilms verwerkte taalspellen een bijdrage van scheppend karakter dus een auteursrechtelijk relevante bijdrage heeft geleverd. Dat Coenraads afstand zou hebben gedaan van zijn exploitatierechten, hetgeen overigens bij akte dient te geschieden, is onvoldoende aannemelijk geworden. Ook is in het geheel niet gebleken van een impliciete dan wel expliciete licentie tot het exploiteren van de Levende Boeken ruim. De rechtbank wijst de vorderingen toe.

De rechtbank acht deze zaak juridisch niet heel complex. Coenraads heeft zich laten bijstaan door twee advocaten. De daardoor gemaakte extra kosten kunnen in dit geval niet worden verhaald op de wederpartij. Bovendien is een groot deel van de kosten gemaakt door onderhandelingen waarbij niet of nauwelijks voortgang werd geboekt. De gevorderde proceskosten worden aldus gematigd.

Lees het vonnis hier.

De kern uit de uitspraak van het Hof is als volgt:

"Artikel 6, punt 1, van het [EEX-]Verdrag (….) moet aldus worden uitgelegd dat het niet van toepassing is in het kader van een geschil ter zake van inbreuk op een Europees octrooi waarbij onderscheiden, in verschillende verdragsluitende staten gevestigde vennootschappen zijn gedagvaard voor feiten die zij zouden hebben begaan op het grondgebied van een of meer van deze staten, zelfs niet wanneer deze vennootschappen tot eenzelfde concern behoren en op dezelfde of nagenoeg dezelfde wijze hebben gehandeld overeenkomstig een gemeenschappelijk beleidsplan dat is uitgegaan van slechts een van hen."

Uit dit antwoord blijkt dat het onderdeel terecht is voorgesteld ten aanzien van de medegedaagden van Roche Nederland in eerste aanleg die zijn gevestigd in een bij het EEX-Verdrag of EVEX aangesloten land. Nu Primus c.s. hun in 4.2.4 van het tussenarrest bedoelde beroep op art. 18 EEX-Verdrag in hun nadere schriftelijke toelichting hebben ingetrokken, kan de bevoegdheid van de Nederlandse rechter tot kennisneming van de vorderingen tegen de Roche-vennootschappen 3 tot en met 9 niet uit het EEX-Verdrag of het EVEX volgen. Teneinde verdere vertraging te voorkomen van de mogelijkheid voor Primus c.s. elders in Europa inbreukvorderingen tegen de bedoelde Roche-vennootschappen aanhangig te maken, zal de Hoge Raad die onbevoegdheid uitspreken.

Ten aanzien van een beweerde octrooi-inbreuk door de in de Verenigde Staten gevestigde Roche Diagnostic Systems wordt het volgende overwogen. De door het Hof van Justitie voor de in art. 6 lid 1 EEX-Verdrag en art. 6 lid 1 EVEX geformuleerde eis van samenhang geldt niet voor het in deze zaak nog van toepassing zijnde art. 126 lid 7 (oud) Rv., ongeacht of Roche Diagnostic Systems inbreuk op het Nederlandse deel of op een buitenlands deel van het Europese octrooi wordt verweten.

Voor zover het hof Roche Diagnostic Systems heeft verboden inbreuk te maken op een buitenlands deel van het Europese octrooi, dient evenwel rekening te worden gehouden met hetgeen het Hof van Justitie heeft beslist in zijn GAT/Luk-arrest. In dat arrest heeft het Hof beslist dat, indien in een octrooi-inbreukprocedure de geldigheid wordt betwist van het ingeroepen octrooi art. 16.4 van het EEX-Verdrag toepassing dient te vinden. Dit betekent dat bij uitsluiting de gerechten van de verdragsluitende staat op het grondgebied waarvan het octrooi is geregistreerd, bevoegd zijn omtrent die geldigheid te beslissen.

De Hoge Raad dient voor gevallen als hier bedoeld terug te komen van zijn oordeel, neergelegd in 4.11.5 van het tussenarrest. De Nederlandse rechter is jegens de andere verdragsluitende staten van het EEX-Verdrag aan die bevoegdheidsbeperking gebonden en dient dan ook in iedere te zijnen overstaan gevoerde procedure, ongeacht de vraag waar de partijen woonplaats hebben, art. 16.4 van dat verdrag toe te passen, indien de geldigheid van het octrooi wordt aangevochten.

In het arrest GAT/LuK heeft het Hof van Justitie geen uitsluitsel gegeven over de vraag welke de gevolgen zijn voor de inbreukvordering ingeval de verweerder in een inbreukprocedure de geldigheid van een ingeroepen, in een der andere lidstaten geldend octrooi, respectievelijk van een buitenlands gedeelte van een Europees octrooi aanvecht. Nu het Hof niet heeft beslist dat de bevoegdheidsbepaling van art. 16.4 ook de inbreukvraag als zodanig treft, moet worden aangenomen dat een rechter, tot oordelen geroepen over een octrooi-inbreukvordering die met een nietigheidsverweer of -vordering wordt begroet, door die enkele omstandigheid zijn bevoegdheid ter zake van de inbreukvordering niet verliest. Hij mag echter eerst tot een oordeel omtrent de inbreuk komen, indien de ingevolge art. 16.4 bevoegde rechter omtrent de geldigheid van het octrooi heeft beslist. Het staat de rechter daarom vrij de inbreukprocedure aan te houden in afwachting van het door een partij uit te lokken oordeel van de bevoegde buitenlandse rechter, doch slechts indien de eisende partij dat wenst, nu die immers, hangende de procedure, gelet op art. 21 EEX-Verdrag (thans art. 27 EEX-Verordening) de mogelijkheid mist in het land van de ingevolge art. 16.4 (onderscheidenlijk 22.4) bevoegde rechter de inbreuk te bestrijden. Indien eiser geen aanhouding wenst, dient de rechter de vordering af te wijzen, nu hij de bevoegdheid mist te oordelen over een voor toewijzing van de inbreukvordering noodzakelijk geschilpunt.

Of de rechter, niettegenstaande een nietigheidsverweer of -vordering, de inbreukprocedure mag voortzetten indien hij van oordeel is dat de verweerder te kwader trouw handelt en aldus misbruik van procesrecht maakt, zoals door de Advocaat-Generaal Geelhoed bepleit, kan thans in het midden blijven, nu Primus c.s. een degelijke stelling in dit geding niet hebben betrokken.

De Hoge Raad vernietigt de arresten van het gerechtshof te 's-Gravenhage van 15 februari 2001 en 27 juni 2002; vernietigt het vonnis van de rechtbank te 's-Gravenhage van 1 oktober 1997, voor zover gewezen in de zaak tegen eiseressen tot cassatie 3 tot en met 9, verklaart de rechtbank onbevoegd kennis te nemen van de vorderingen tegen deze Roche-vennootschappen; en verwijst het geding wat de zaak tegen eiseressen tot cassatie 1 en 2 betreft naar het gerechtshof te 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing. De kostenveroordeling is volgens de oude methode, omdat de zaak 1 mei 2007 aanhangig is gemaakt.

Lees het arrest hier.

Uit een searchresult van web.archive.org blijkt dat sinds 22 september 2004 de website van Nefertete met de domeinnaam beautycenterbogaard.nl in de lucht is. Daaruit leidt de Voorzieningenrechter af dat vanaf die datum de ingeschreven handelsnaam Beauty Center Bogaard wordt gebruikt.  Nefertete heeft erkent dat op haar bedrijfspand de gewraakte aanduiding is aangebracht. Dit wordt aangemerkt als handelsnaamgebruik, waarbij de Voorzieningenrechter er vanuit gaat dat het plaatsen op de gevel van deze handelsnaam na het gebruik van de domeinnaam heeft plaatsgevonden.

De Voorzieningenrechter gaat voorts uit van de oudere handelsnaam Beauty Center Bogaard en beoordeelt vervolgens of in hetzelfde winkelcentrum In de Bogaard te Rijswijk Beauty Center Bogár mag worden gebruikt door Bogár. Nefertete heeft desgevraagd bevestigd geen bezwaar te hebben tegen het gebruik van de handelsnaam Bogár door Bogár, dus de discussie ziet op de beschrijvendheid van de in beide handelsnamen voorkomende aanduiding Beauty Center.

“ 4.13. Naar voorlopig oordeel is beauty center een passende beschrijving van de door Bogár gevoerde onderneming. Uit haar website blijkt dat dit meer is dan een klassieke schoonheidssalon, doordat Bogár ook bruiningsfaciliteiten biedt en piercings en tattoo’s plaatst. Hoewel een dergelijke onderneming ook met andere aanduidingen zou kunnen worden beschreven, heeft Bogár voldoende inzichtelijk gemaakt dat de aanduiding beauty center zeer algemeen wordt gebruikt om een onderneming als de hare te beschrijven. Dat recht kan Bogár dan ook niet worden ontzegd.

4.14. Nefertete heeft aangevoerd dat de handelsnamen leiden tot verwarring bij het publiek en dat dat ook daadwerkelijk is gebleken. Bogár heeft dat niet althans onvoldoende betwist. De Voorzieningenrechter zal dan ook uitgaan van het bestaan van verwarring.

4.15. Dit verwarringsgevaar ligt naar voorlopig oordeel echter al besloten in de overeenkomst tussen de delen Bogár en Bogaard. Beide woorden worden op ongeveer dezelfde wijze uitgesproken, zij worden gebruikt voor gelijksoortige ondernemingen die nog eens zijn gevestigd in hetzelfde winkelcentrum met de naam In de Bogaard. Nefertete heeft evenwel de mogelijkheid van coëxistentie van de benamingen Bogár en Bogaard niet ter discussie willen stellen, mogelijk omdat Bogaard als de jonger benaming moet worden aangemerkt.

4.16. Wat daar ook van zij, partijen hebben hun handelsnaam gevormd door aan de (vermeend onderscheidende) delen Bogár en Bogaard, het niet onderscheidende Beauty Center toe te voegen. Het onderscheidend vermogen gaat daardoor (nog verder) verloren zodat er (nog meer) gevaar voor verwarring ontstaat. Onder de omstandigheid dat de verwarring in de basis door partijen in stand is gelaten kan Nefertete zich niet meer op verwarringsgevaar beroepen.”

Lees de uitspraak hier.

Hoger beroep:  IEF 7970. Het Gerechtshof ’s-Gravenhage vernietigt het vonnis waarvan beroep.