Voortent met een andere algemene indruk
Voorzieningenrechter ‘s-Gravenhage 20 februari 2007, rolnr. 279867 Joesphus Johannus Martinus Bax tegen Fortex Caravanvoortenten c.s.
Gemeenschapsmodellen voor een tent en een tent die een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker achterlaat dan de modeldepots.
Bax is rechthebbende op twee Gemeenschapsmodellen voor tenten en hij roept deze in tegen Fortex c.s. die een voortent op de Nederlandse markt brengen onder de naam Aronde.
Bax vordert – samengevat – Fortex c.s. te bevelen iedere inbreuk op de modelrechten van Bax dan wel slaafse nabootsing van zijn modellen te staken en gestaakt te houden, met diverse nevenvorderingen, een en ander op straffe van een dwangsom, alsmede een voorschot op de schadevergoeding of winstafdracht van EUR 5.000,-, met kosten.
De Voorzieningenrechter laat het nietigheidsverweer van Fortex in het midden omdat naar zijn voorlopig oordeel van inbreuk geen sprake is. De Aronde wekt volgens de voorzieningenrechter een andere algemene indruk bij de geïnformeerde gebruiker dan het modeldepot van Bax. De voorzieningenrechter somt daartoe in zijn de vonnis de verschillen tussen de modeldepots en de Aronde op en neemt in aanmerking dat op zich een voortent met ellipsvormige voorboog reeds bekend was zodat de bescherming van het model zich niet tot toepassing van een dergelijke boog als zodanig kan uitstrekken.
De vorderingen gebaseerd op de modelrechten van Bax worden dan ook afgewezen. Hetzelfde geldt voor de vorderingen voor zover gebaseerd op slaafse nabootsing. Van een verwarringwekkende kopie is volgens de Voorzieningenrechter geen sprake.
Bax wordt veroordeeld in de proceskosten. Bax heeft de hoogte van de door de advocaat van Fortex c.s. ingediende declaratie met specificatie betwist. “Bij gebreke echter aan een werkelijk gemotiveerde betwisting en gelet op de omstandigheid dat het hier niet om een feitelijk of juridisch zeer ingewikkelde zaak gaat, in welk kader eerder reeds een bedrag van EUR 15.000,- als redelijke en evenredige advocaatkosten werden toegekend conform de Handhavingsrichtlijn (vgl. Vzr Den Haag 17 oktober 2006, Howe/Casala), zal het door Fortex c.s. opgevoerde bedrag van EUR 11.783,74 worden toegekend.” Lees het vonnis hier.
Land van Maas en Waal
Voorzieningenrechter rechtbank Zutphen, 13 februari 2007, LJN: AZ8847, De Winter Uden B.V. tegen Wegener Huis-aan-huiskranten B.V.
Handelsnaamrecht, onrechtmatige daad. Het gebruiken van een (kranten-)titel op het kantoorpand, op briefpapier, visitekaartjes en op een website, betekent niet zomaar dat de (kranten-)titel ook als handelsnaam gebruikt wordt. In casu levert dergelijk gebruik geen handelsnaamgebruik op.
Deze zaak betreft een geschil tussen Wegener, die sinds 28 september 2003 een krant uitgegeeft met de titel "dé Zondagskrant Maas en Waal" en De Winter, die sinds 29 september 2003 een krant uitegegeeft onder de titel "Tussen Maas & Waal". Recent heeft Wegener de naam van de door haar uitegeven krant gewijzigd in "dé Weekend Krant Maas & Waal". De Winter vordert dat het Wegener zal worden verboden om de combinatie "Maas & Waal"en/of "Maas en Waal" te gebruiken voor haar krant wegens inbreuk op haar handelsnaamrecht, voorts doet de Winter een beroep op 6:162 BW.
De Voorzieningenrechter is echter van mening dat De Winter geen beroep kan doen op het handelsnaamrecht omdat De Winter niet aan heeft kunnen tonen dat de naam "Tussen Maas & Waal" gebruikt wordt als beschrijving van haar onderneming.
"Dat De Winter voor de uitgave van de krant "Tussen Maas^& Waal" gebruik maakt van een eigen kantoorpand met daarop de naam "Tussen Maas & Waal", dat de naam wordt gebruikt op briefpapier, visitekaartjes en op de website, alsmede dat "Tussen Maas & Waal" staat vermeld in het telefoonboek en medewerkers van bedoelde krant onder deze naam naar buiten treden, is voorhands ongenoegzaam om aannemelijkte achten dat het publiek "Tussen Maas & Waal zal opvatten als de naam van een onderneming, laat staan als een onderneming van De Winter. Hierbij wordt nog opgemerkt dat De Winter in haar dagvaarding niet aangeeft dat zij mede onder de naam "Tussen Maas & Waal" handelt."
Aangezien Wegener de titel van haar krant in ieder geval niet als handelsnaam gebruikt komt De Winter sowieso geen beroep toe op artikel 5 HNW. De Winter kan ook het onrechtmatig handelen niet aantonen omdat Wegener eerder was begonnen met het voeren van de woorden "Maas en Waal" in de titel van een huis-aan-huiskrant. OOk kan De Winter niet aantonen dat de recente wijzigingen in de krant van Wegener onrechtmatig jegens hem zijn. Er is volgens de Voorzieningenrechter geen sprake van verwarringwekkende gelijkenis tussen de opmaak van de kranten dan wel tussen de opmaak van de titels. Alle vorderingen van De Winter worden afgewezen.
Lees de uitspraak hier.
Globaal vonnis (2)
Gerechtshof 's-Gravenhage 15 februari 2007, KG 05/434, TPG Post tegen NMBS Holding c.s. (Met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird)
In tegenstelling tot de voorzieningenrechter is het Hof van oordeel dat het merk WORLD PACK onderscheidend vermogen mist.
Het debat in hoger beroep spitst zich toen op de vraag of het merk WORLD PACK onderscheidend vermogen heeft. Het Hof oordeelt hierover in negatieve zin: “Het moge duidelijk zijn dat “world” een zelfstandig naamwoord is en dat een correctie Engelse aanduiding zou zijn “international” of “global”, maar naar het voorlopig oordeel van het hof moet aangenomen worden dat het relevante publiek in de Benelux de aanduiding “world” in casu zal opvatten als “internationaal” of “wereldwijd”.
Het Hof meent verder dat ook de aanduiding PACK onderscheidend vermogen mist. Uit door beide partijen overlegde pagina’s uit woordenboeken blijkt dat “package” (en de verkorting daarvan: “pack”) ook voor een (post)pakket gebruikt kunnen worden. Het Hof meent dat het relevante publiek in de Benelux het ook als zodanig zal opvatten.
NMBS doet nog een beroep op inburgering, vanwege veelvuldig gebruik in België. Dit wordt echter met een verwijzing naar het Europolis-arrest van de hand gewezen. Echter, nu dit arrest van het Hof van Justitie is gewezen nadat partijen de stukken hebben gefourneerd voor arrest, krijgt NMBS nog de gelegenheid om op 29 maart met betrekking tot de inburgering een akte te nemen.
Lees het arrest hier.
Eerdere berichten hier en hier.
Dood of de gladi(d)olen
Examenvraag. Betoog gemotiveerd waarom de initiatiefnemer van tuinidols.nl gebruik mag maken van het inmiddels bekend veronderstelde Idols-logo. Betrek hierin alle relevante aspecten van het merkenrecht en kwekersrecht. Lees hier meer.
Een geheel andere cadans
Rechtbank Groningen, 14 februari 2007, LJN: AZ8277. De Hypothekers Associatie B.V. tegen Van der Laan Assuradeuren B.V. en Van der Laan Verzekeringen B.V.
'De Hypotheker' is ingeburgerd en voldoende onderscheidend. Vermelding in Van Dale betekent i.c.. nog niet dat het een gewoon woord is in de Nederlandse taal. Gebruik Hypothekerije levert geen gevaar voor verwarring op. Voorzetsel ‘de’ is ook van belang bij de vergelijking.
DHA, franchisegever van “De Hypotheker” is rechthebbende op diverse Benelux-registraties met betrekking tot de woorden “hypotheker”, “de hypotheker”, “de hypothekers associatie” en “jazeker. de hypotheker”. Door (de franchisenemers van) DHA wordt de handelsnaam “(De) Hypotheker” gevoerd.
Sinds maart 1999 is Van der Laan haar hypotheekbedrijf in Winschoten onder een aparte naam, “Hypothekerije” gaan uitoefenen en heeft het woord “hypothekerije” als woordmerk en als beeldmerk gedeponeerd. DHA maakt hiertegen bezwaar. Zonder succes.
De rechtbank is van oordeel dat het merk (DE) HYPOTHEKER onderscheidend vermogen heeft. Het is niet uitsluitend een beschrijvende aanduiding maar kan dienen ter onderscheiding van de herkomst van de aangeboden diensten op het gebied van het hypotheekadvies. In dit verband heeft DHA haar standpunt dat haar onderhavige merken door de reeds jaren gevoerde reclamecampagnes als merk zijn ingeburgerd en niet aan de hypotheekbranche maar aan een specifieke onderneming zijn verbonden, voldoende aannemelijk gemaakt.
“Wat betreft de vermelding van het woord “hypotheker” in Van Dale Groot Woordenboek der Nederlandse Taal is de rechtbank, daargelaten de vraag of door de enkele vermelding van “hypotheker” in dat woordenboek daarmee het merk (DE) HYPOTHEKER een soortnaam is geworden, van oordeel dat het woord “hypotheker” in relatie tot de wijze waarin dat door DHA is gedeponeerd (HYPOTHEKER, De Hypotheker en JAZEKER. DE HYPOTHEKER) en wordt gebruikt geen gewoon woord is in de Nederlandse taal.
In dit verband is de schrijfwijze van de gedeponeerde tekens niet zonder belang. Blijkens de betreffende stukken is het woord “hypotheker” als merk in hoofdletters en de woorden “de hypotheker” als woordmerk en als onderschrift bij het beeldmerk met een tweetal hoofdletters (te weten de “d” van het woord “de” en de eerste “h” van het woord “hypotheek”) geregistreerd en wordt alleen de schrijfwijze van het gedeponeerde merk De Hypotheker als woordmerk en als onderschrift in die vorm bij het beeldmerk gebruikt. “
Toch is de rechtbank van oordeel dat Van der Laan door het gebruik van het teken HYPOTHEKERIJE geen inbreuk maakt op de rechten van DHA als houder van het merk (DE) HYPOTHEKER. Niet wordt voldaan aan de in artikel 2.20 lid 1 onder b BVIE opgenomen vereisten. Er is geen verwarringsgevaar.
De rechtbank concludeert dat het in de onderhavige sector kennelijk niet ongebruikelijk is, dat in de merken van ondernemingen het woord “hypotheek” (of een daarvan afgeleid woord) wordt opgenomen. Naar het oordeel van de rechtbank komt aan de begripsmatige gelijkenis tussen het merk (DE) HYPOTHEKER en het teken HYPOTHEKERIJE geen doorslaggevende betekenis toe.
In het woord “hypothekerije” treden “de letters “ije” in relatie tot het woord “hypotheker” niet alleen visueel, maar ook auditief zodanig op de voorgrond dat het daardoor een zelfstandige, los van het enkele woord “hypotheker” bestaande betekenis en uitstraling heeft verkregen.”
“Door de toevoeging van genoemde letters aan het woord “hypotheker” ligt de aandacht in dat woord niet zozeer op het onderdeel “hypotheker”, maar gaat die veeleer uit naar het totale beeld en de totale klank van het woord “hypothekerije”. Ook bij een vluchtige waarneming van de woorden “hypotheker” en “hypothekerije” valt naar het oordeel van de rechtbank eerder het verschil dan de overeenstemming tussen die woorden op. Hetzelfde geldt bij het horen van die woorden. Deze hebben dan een geheel andere cadans.”
“DHA gebruikt het woord “hypotheker” met daaraan voorafgaand het lidwoord ‘de’. Hiermee wordt het verschil tussen het door Van der Laan gebruikte teken HYPOTHEKERIJE en het merk De Hypotheker auditief (zeker wanneer de klemtoon wordt gelegd op het lidwoord de) en visueel nog extra geaccentueerd.”
De rechtbank is op grond van het voorgaande van oordeel dat het door Van der Laan gebruikte teken niet gelijk is aan en geen overeenstemming vertoont met het door DHA gebruikte merk.
Hetgeen door de rechtbank hiervoor is overwogen met betrekking tot de gestelde inbreuk door Van der Laan op het merkenrecht van DHA heeft eveneens te gelden voor hetgeen door DHA is gevorderd terzake het door Van der Laan gebruiken van de handelsnaam “Hypothekerije” en de domeinnaam “hypothekerije.nl”.
DHA zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. De rechtbank ziet in de wijze waarop Van der Laan haar vordering tot veroordeling van DHA in de proceskosten heeft ingericht, te weten zonder enige specificatie daarvan en zonder verwijzing naar de “Richtlijn nr 2004/48 betreffende de handhaving van intellectuele eigendomsrechten”, aanleiding om uit te gaan van het zogeheten Liquidatietarief.
Lees het vonnis hier.
Hoeft niet meer Nederlands
NRC handelsblad: “Octrooi hoeft niet meer Nederlands. Dat voorstel is gisteren door de ministerraad aangenomen en zal binnenkort naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Daarmee is Nederland het eerste land in Europa dat de eigen taal als verplichte taal voor octrooien loslaat. Het belangrijkste deel van het patent – de claims – moet nog wel in het Nederlands worden opgesteld. “
Lees het artikel hier. Besproken wetsvoorstel is nog niet gepubliceerd (maar wie het heeft mag het vanzelfsprekend mailen).
Strepen in het algemeen belang
Hoge Raad, 16 februari 2007, zaak Nr. C05/160HR. Adidas AG, tegen Marca Moda.(Met dank aan Bastiaan van Ramshorst, Klos Morel Vos & Schaap)
Vragen van uitleg :
1. Dient bij de bepaling van de beschermingsomvang van een merk dat wordt gevormd door een teken dat van huis uit geen onderscheidend vermogen bezit of door een aanduiding die beantwoordt aan de omschrijving in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn, doch dat als merk is ingeburgerd en ingeschreven, rekening te worden gehouden met het algemene belang dat de beschikbaarheid van bepaalde tekens niet ongerechtvaardigd wordt beperkt voor de andere marktdeelnemers die de desbetreffende waren of diensten aanbieden (het Freihaltebedürfnis)?
2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij verschil of de daar bedoelde, beschikbaar te houden tekens door het in aanmerking komende publiek worden gezien als tekens ter onderscheiding van waren, dan wel als louter versiering van de waar?
3. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: maakt het daarbij nog verschil of het door de merkhouder aangevallen teken onderscheidend vermogen mist als bedoeld in art. 3 lid 1 onder b van de Richtlijn, dan wel een aanduiding behelst als bedoeld in art. 3 lid 1 onder c van de Richtlijn?
Lees het arrest hier.
Daarop voortbordurende maar wel daarvan afwijkende (2)
Rechtbank Middelburg 24 januari 2007, HA ZA 06-410, LJN: AZ8608, Eiser tegen Art Bizniz
Auteursrecht op wandreliëfs. Schadeberekening.
Naar aanleiding van dit vonnis is een vennoot van Art Bizniz een kort geding-procedure gestart teneinde te bewerkstelligen dat de executie zou worden geschorst. In reconventie heeft eiser overlegging van een verklaring van een registeraccountant gevorderd.
In het onderhavige geschil vordert eiser wederom onder meer een door een registeraccountant gecertificeerde verklaring. Het primaire verweer dat eiser niet-ontvankelijk is wordt verworpen. Het feit dat eiser niet in hoger beroep is gegaan tegen het kort geding-vonnis brengt niet met zich mee dat hij zijn rechten om een bodemprocedure aan te spannen heeft verspeeld.
Kern van het geschil is de vraag of Art Bizniz inbreuk heeft gemaakt op het auteursrecht van eiser. De rechtbank oordeelt dat eiser, maker van wandreliëfs waarvoor hij afbeeldingen heeft gebruikt die hij uit klei heeft geboetseerd, auteursrechthebbende is op de werken. Nu Art Bizniz heeft erkend de vormen te hebben gebruikt om dezelfde wandreliëfs zonder toestemming op de markt te brengen, gemaakt door een andere gipsengieterij staat daarmee de inbreuk op het auteursrecht van eiser vast.
Art Bizniz stelt vervolgens te goeder trouw te hebben gehandeld, nu zij niet is gewezen op het bestaan van eventuele rechten, geen enkele registratie aanwezig is en zij genoodzaakt was met een andere beeldengieterij in zee te gaan teneinde te kunnen voldoen aan haar leveringsverplichting. De rechter volgt Art Bizniz hierin niet.
Het in opdracht van Art Bizniz opgestelde rapport is aldus het oordeel van de rechtbank te beschouwen als een gecertificeerde verklaring van een registeraccountant. De vordering van eiser tot het laten verrichten van een accountantsverklaring is dan ook niet toewijsbaar en dit rapport zal als uitgangspunt van de verdere schadeberekening worden gehanteerd. De door Art Bizniz genoten winst over de 12 verkochte nabootsingen ad EUR 44,-- is inmiddels aan eiser uitgekeerd. De misgelopen provisie stelt de rechtbank vast op 15% en de vordering tot schadevergoeding wordt daarmee toegewezen.
Lees het vonnis hier.
Een hoog academisch gehalte
Rechtbank Den Haag, 14 februari 2007 ZA 06-277. Otter Ultralow Drag Limited en Hampidjan H.F., tegen Van Beelen Industrie en Handel B.V.
Octrooihouder van een octrooi op componenten voor een trawlnetsysteem kan niet bewijzen dat een leverancier van touw indirecte inbreuk pleegt.
De rechtbank is van mening dat het betreffende touw niet als middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding kan worden gezien, omdat er zonder nadere maatregelen geen hydrofoil-effect mee kan worden bewerkstelligd. Bovendien wordt het onvoldoende bewezen geacht dat het touw in Nederland wordt aangeboden voor toepassing in trawlnetten door derden in Nederland in of voor de desbetreffende bedrijven, waarbij tegengesteld getordeerde mazen worden vervaardigd.
Otter Ultralow Drag Limited (hierna: Otter), is houdster van een Europees octrooi voor: Trawl system cell design and methods. Het octrooi ziet op componenten voor een trawlnetsysteem dat wordt gebruikt in de zeevisserij.
Hampidjan is licentieneemster onder het octrooi. Uit de stukken en het gezamenlijke dagvaarden is genoegzaam op te maken dat Hampidjan HF krachtens de licentieverhouding gerechtigd is tot het mede instellen van de vorderingen in conventie jegens Van Beelen. Door de inmiddels geëffectueerde overname van Otter door Hampidjan heeft deze kwestie ook een hoog academisch gehalte gekregen.
In deze zaak is alleen de eerste hoofdinrichtingsconclusie van belang, die (in vertaling) als volgt luidt:
“Sleepnetsysteemcomponent gekozen uit een groep bestaande uit een sleepnet (13), sleepnetpaneelvleugels (25), toomlijnen (377, 378), sleeplijnen (18), fronttouwen (271), riblijnen en maascellen (30) ingericht voor gebruik in een sleepnetsysteem voor het verbeteren van de prestatie van het sleepnetsysteem, met het kenmerk, dat de sleepnetsysteemcomponent althans één maascel (30) heeft met een maasstaaf geconstrueerd om vanaf een knoop of koppelaar (34) te waaieren en welke maasstaaf geconstrueerd is voor het bepalen van een draagvleugelachtig orgaan ingericht om hydrodynamisch draagkracht te genereren wanneer de sleepnetsysteemcomponent door het water bewogen wordt als onderdeel van het sleepnetsysteem, waarbij de hydrodynamische draagkracht een prestatie van het sleepnetsysteem verbetert.”
Van Beelen brengt onder meer gevlochten, niet geslagen kernloos touw op de markt onder de aanduiding Stealth Rope. Met als uitsluitende grondslag dat Van Beelen door het voeren van haar Stealth Rope indirecte octrooiinbreuk zou plegen, vordert Hampidjan in conventie een verbod voor Van Beelen om haar Stealth Rope aan te bieden of af te leveren in Nederland, met de gebruikelijke nevenvorderingen. Van Beelen vordert in reconventie vernietiging van het octrooi voor zover voor Nederland verleend met een richtlijnconforme proceskostenveroordeling.
De achter de bewoordingen van de hoofdinrichtingsconclusie liggende uitvindingsgedachte is dat een touw met een schroefvorm aan de buitenzijde – bijvoorbeeld een geslagen touw of een plat, gevlochten touw dat is gedraaid (getordeerd) – zijdelings uitwaaiert bij het schuin door het water bewegen van dit touw. Door een dergelijk touw in tegenovergelegen zijden van een maas in een sleepnet in tegenovergestelde richting toe te passen, is het idee dat een soort "zelf-openend-effect" van het sleepnet ontstaat. Een dergelijk effect kan volgens de beschrijving ook optreden bij niet gevlochten touw, maar dan moet het "bij voorkeur" getordeerd, gedraaid zijn. Men vindt deze uitvindingsgedachte, die ziet op het verkrijgen van een draagvleugelachtig of hydrofoil-effect, terug in de beschrijving.
Wil een geslagen, niet gevlochten touw als de Stealth Rope als middel betreffende een wezenlijk bestanddeel van de uitvinding kunnen worden gezien, dan dient in ieder geval daarmee het hydrofoil-effect te worden bewerkstelligd. Een plat touw als door Van Beelen gevoerd kan een dergelijk effect normaal gesproken pas krijgen als dat getordeerd wordt toegepast in een net. Dit is weliswaar als voorkeursuitvoering beschreven, maar zonder nader bewijs – dat ontbreekt – valt niet in te zien hoe het hydrofoil-effect met een plat touw anders dan door draaiing (in tegengestelde richtingen van tegenover elkaar liggen mazen) kan worden verkregen. Het octrooi noemt als alternatief dat the long sides can be shaped relative to each other to provide a pressure differential therebetween resulting in hydrofoil-like effects. Dit effect heeft een flat braided kernloos touw als dat van Van Beelen alleen met nadere hulpmiddelen, zoals de klemmetjes uit figuur 46 uit het octrooi, waarmee een soort vliegtuigvleugelvorm wordt vervaardigd, vgl. figuren 47 en 48). Althans is in deze procedure – gelet op de gemotiveerde betwisting door Van Beelen – door Hampidjan op geen enkele wijze bewezen dat zonder tordering bedoeld voor het octrooi wezenlijk hydrofoil-effect optreedt.
Door Hampidjan is aangegeven dat zij inderdaad geen concreet nader bewijs heeft aangedragen dat het door Van Beelen gevoerde touw in Nederland wordt aangeboden voor toepassing in trawlnetten door derden in Nederland in of voor de desbetreffende bedrijven, waarbij tegengesteld getordeerde mazen worden vervaardigd. Zij heeft slechts gesteld dat de Nederlandse nettenbouwers Maritiem en Van Duijn dit zouden doen. Deze stelling wordt slechts onderbouwd met een artikel in een vaktijdschrift, dat is weersproken door Van Beelen, en door een aantal verklaringen en uitingen zijdens Maritiem en Van Duijn. Uit deze verklaringen volgen geenszins de stellingen van Hampidjan, maar eerder het tegendeel. Gelet op de betwisting door Van Beelen volstaan de aangedragen bewijsstukken bepaald niet. Zodoende ontbreekt ieder bewijs dat het door Van Beelen gevoerde touw – dat, zoals door Van Beelen desgevraagd en onvoldoende steekhoudend weersproken is gesteld, voor tal van andere toepassingen buiten de sleepnetvisserij wordt gebruikt – een middel betreffende een wezenlijk bestanddeel is van de uitvinding. Indirecte octrooiinbreuk kan daarmee niet worden vastgesteld in deze procedure.
De proceskostenveroordeling wordt gebaseerd op het oude regime. De ter zitting van 15 december 2006 de zijdens Van Beelen verzochte aanhouding van de onderhavige uitspraak tot na die op het appel van het incidenteel vonnis van 14 juni 2006 in deze zaak is verworpen, aangezien volgens bestendige rechtspraak geen aanspraak op een richtlijnconforme proceskostenveroordeling wordt gehonoreerd in procedures die zijn aangevangen voor het verstrijken van de implementatietermijn van die richtlijn, zoals ook het geval is met de onderhavige procedure.
Recept voor beoordeling
HvJ EG 15 februari 2007, in zaak C-239/05. BVBA Management, Training en Consultancy tegen het Benelux-Merkenbureau.
Prejudiciële vragen van het Hof van Beroep te Brussel in verband met een gehele weigering van inschrijving van een merk door een merkenautoriteit en de toetsing van die beslissing door de bevoegde rechterlijke instantie.
Het Benelux-Merkenbureau weigerde het merk "The Kitchen Company" in te schrijven op grond dat het louter beschrijvend zou zijn voor de soort, hoedanigheid, herkomst of bestemming van de in de klassen 11, 20, 21, 37 en 43 genoemde waren en diensten van, voor of met betrekking tot een bedrijf in keukens en het derhalve ieder onderscheidend vermogen zou missen. Tegen deze beslissing is door BVBA hoger beroep ingesteld bij het Hof van Beroep te Brussel. De verwijzende rechter stelt vast dat het merk niet voor alle in klasse 21 genoemde waren beschrijvend is, maar slechts voor keukengerei.
Het Benelux-Merkenbureau oordeelde in algemene bewoordingen dat het aangevraagde teken elk onderscheidend vermogen miste. Volgens de verwijzende rechter kan een dergelijke algemene beslissing voor de rechterlijke instantie die deze beslissing dient te toetsen tot gevolg hebben dat deze instantie volgens de nationale wettelijke regeling niet alle relevante feiten en omstandigheden in aanmerking kan nemen, zoals door het arrest Postkantoor wordt geëist. Indien de beslissing niet ingaat op elke waar of dienst afzonderlijk, kan de beroepsinstantie zijn bevoegdheid niet uitoefenen, wanneer nationale regelgeving voorschrijft dat deze rechterlijke instantie alleen kan oordelen over hetgeen aan de merkenautoriteit is voorgelegd en binnen de beslissing van deze laatste valt, en in de inschrijvingsaanvraag noch in de beslissing aan de individuele waren en diensten wordt gerefereerd.
De eerste prejudiciële vraag betreft de motiveringsplicht. Moet het BMB, nu dus het BBIE, na haar onderzoek naar de aanwezigheid van een absolute weigeringsgrond in haar voorlopige en haar eindbeslissing over het depot haar conclusie geven voor elk van de waren en diensten afzonderlijk?
A-G Sharpston breekt in haar conclusie een lans voor het Benelux-Merkenbureau en geeft aan dat het in de praktijk niet altijd doenlijk is om voor elke individuele waar of dienst een individuele motivering te verstrekken. De enige werkbare onderzoeksmethode voor een merkenautoriteit bestaat erin de waren en diensten allereerst te hergroeperen rond hetgeen als kernwaren en –diensten voorkomt. Het zou moeten volstaan dat uit de beslissing blijkt waarom de inschrijving is geweigerd voor de specifieke categorieën van waren en diensten waartoe de individuele waren en diensten behoren.
Het HvJ EG formuleert het echter anders en oordeelt dat een merkenautoriteit die weigert een merk in te schrijven, in haar beslissing voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten haar conclusie dient te vermelden, ongeacht de wijze waarop deze aanvraag is geformuleerd. Het HvJ EG voegt hier wel aan toe: “Wanneer evenwel dezelfde weigeringsgrond wordt ingebracht voor een categorie of een groep van waren of diensten, kan de bevoegde autoriteit volstaan met een globale motivering voor alle betrokken waren of diensten.” (38) Met dit laatste komt het HvJ EG de merkenautoriteiten alsnog tegemoet.
Op de tweede vraag van het Hof van Beroep te Brussel antwoordt het HvJ EG dat een nationale rechtsorde een rechterlijke instantie waarbij beroep is ingesteld tegen een beslissing van de merkenautoriteit, kan opleggen alleen te oordelen over hetgeen aan de bevoegde autoriteit is voorgelegd en binnen de beslissing van deze laatste valt, of, in andere woorden, te beletten om zich over het onderscheidend vermogen van het merk voor elk van de in de aanvraag om inschrijving opgegeven waren en diensten afzonderlijk uit te spreken, wanneer noch deze beslissing noch deze aanvraag betrekking had op categorieën van waren of diensten of waren of diensten afzonderlijk (dit in het kader van het doeltreffendheidsbeginsel, om de uitoefening van de door het gemeenschapsrecht verleende rechten in de praktijk niet onmogelijk of uiterst moeilijk maken. De belanghebbende kan onder meer, nadat geheel of ten dele in zijn nadeel vonnis is gewezen, een nieuwe aanvraag om inschrijving van het merk indienen.); en
Op de derde vraag antwoord het Hof tenslotte een nationale rechtsorde een rechterlijke instantie waarbij beroep is ingesteld ook kan beletten om feiten en omstandigheden die zich na het geven van deze beslissing hebben voorgedaan, bij de beoordeling van de rechtmatigheid van deze beslissing in aanmerking te nemen.
Lees het arrest hier.