Prejudiciële vraag HvJ EU 14 juni 2016, IEF 16136; IEFbe 1878; C-341/16 (Hanssen Beleggingen)
Merkenrecht. Via Minbuza: Verweerster is sinds 7 september 1979 ingeschreven als houdster van een beeldmerk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Oorspronkelijk stond het merk op naam van de onderneming van haar vader, van wie zij (blijkens verklaring van erfrecht, bij het BBIE overgelegd op 14 november 2003) enige erfgenaam is. Het merk is toen op haar verzoek overgezet op verweersters naam. Verzoekster (een NL beleggingsbureau) stelt dat zij ingevolge een reeks van overgangen van het litigieuze merk de werkelijke houdster van de rechten is geworden en eist dat verweerster bij het BBIE verklaart geen rechten meer op het merk te hebben en af te zien van inschrijving als merkhoudster. Er zou duidelijk sprake zijn van verjaring. De Rb Düsseldorf wijst verzoeksters vordering af: er is geen sprake van ongerechtvaardigde verrijking en verweerster is niet ten onrechte in het BBIE ingeschreven aangezien het merk onderdeel uitmaakt van het vermogen van haar (overleden) vader en aan verweerster krachtens rechtsopvolging onder algemene titel is overgedragen. Verzoekster gaat tegen dat besluit in hoger beroep bij de verwijzende rechter.

Volgens de verwijzende DUI rechter ( Oberlandesgericht Düsseldorf) hangt de uitspraak in deze zaak af van de uitleg van artikel 22, punt 4, van Vo. 44/2001, aan de hand waarvan (ambtshalve) moet worden bepaald welke rechter bevoegd is. Verweerster heeft woonplaats in DUI zodat op grond van artikel 2, lid 1 de DUI rechter internationaal bevoegd is. Maar de NL rechter zou bevoegdheid aan artikel 22.4 kunnen ontlenen omdat het BBIE in NL gevestigd is. Het gaat dan om het begrip ‘geschillen’ inzake de registratie of geldigheid van octrooien. Volgens jurisprudentie van het HvJEU moet dit begrip autonoom worden uitgelegd. Volgens het Duijnstee-arrest (1983) en ook in de DUI rechtsleer inzake internationaal privaatrecht wordt ervan uitgegaan dat geschillen inzake de hoedanigheid van houder van een IE-recht niet vallen onder de bepalingen van het EEX-verdrag. Hij wijst ook op de recente conclusie van de AG in C-230/15. In de ontwikkelingen in het IE-recht sinds 1983 en de nieuwe versie van artikel 18 van Vo. 2015/2424 (tot wijziging van de gemeenschapsmerkVo. 207/2009) ziet hij een pleidooi voor een sterkere band tussen de houder van de rechten en de plaats van registratie.

De verwijzende rechter besluit een vraag aan het HvJEU voor te leggen omdat, wanneer hij de internationale bevoegdheid van de DUI rechterlijke instanties ten onrechte aanvaardt, het gevaar bestaat dat de partij die in de onderhavige procedure in het ongelijk wordt gesteld, een procedure in NL aanhangig kan maken met hetzelfde voorwerp en daarbij kan aanvoeren dat die uitspraak niet rechtens bindend is wegens het ontbreken van internationale bevoegdheid van de DUI rechter. Zijn vraag luidt als volgt:

“Omvat het begrip geschillen inzake “de registratie of de geldigheid van [...] merken” als bedoeld in artikel 22, punt 4, van verordening (EG) nr. 44/2001 van de Raad van 22 december 2000 betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken ook een vordering die ertoe strekt dat de in het Benelux-merkenregister formeel ingeschreven houdster van een Benelux-merk bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom verklaart dat zij geen rechten heeft op het betrokken merk en afziet van de inschrijving als merkhoudster?”

Over het geven van een bevel dat gedaagde aan het BBIE verklaart geen rechten te hebben of afstand doet van een merkrecht. Via Gov.uk:

Does the notion of proceedings which are ‘concerned with the registration or validity of … trade marks’, within the meaning of Article 22.4 of Council Regulation (EC) No 44/2001 of 22 December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters, also cover a claim, brought against the formal proprietor of a Benelux trade mark registered in the Benelux trade mark register, which seeks an order requiring that defendant to make a declaration to the Benelux trade mark office that she has no entitlement to the contested mark and that she waives registration as the proprietor of that mark?

Ktr. Rechtbank Midden-Nederland 20 juli 2016, IEF 16135; ECLI:NL:RBMNE:2016:3986(Scriptie schijnwerkelijkheid reisfoto's)
Auteursrecht op scriptie. Eiseres heeft studie Digitale Fotografie aan de Willem de Kooning Academie afgerond over 'reisfotografie'. Gedaagde studeerde af aan Hogeschool voor de Kunsten in Utrecht, met als onderzoeksvraag: "Laten reisfoto's een schijnwerkelijkheid zien?'. Het concept van de projecten wat hetzelfde, een fictieve reis, achterblijvers informeren en in de waan brengen middels foto;s en social media bericht, en vervolgens reacties polsen nadat het bleek om een fictieve reis te gaan. Het totaalindrukkencriterium leent zich ook niet voor toepassing op een complex werk als een scriptie, dat is opgebouwd uit onderdelen die ook los van het samengestelde werk zelf voor auteursrechtelijke bescherming in aanmerking kunnen komen. De overgenomen 5 zinnen vormen een beperkt deel, maar zijn kwalitatief niet als ondergeschikt aan te merken en dus geen incidentiële verwerking ex 18a Aw. Dat het overnemen onbewust heeft plaatsgevonden, gelet op de verschillende plaatsen in de scriptie, is niet aannemelijk. De vorderingen gebaseerd op het PROJECT worden afgewezen. Er wordt staking auteursrechtinbreuk bevolen met verwijdering uit de bibliotheek en online databank van de HKU met een rectificerende mededeling. Het ontkennen van de door gedaagde gepleegde inbreuk als onrechtmatig wordt aangemerkt, er volgt een verbod op het publiekelijk (online en offline) ontkennen van de inbreuk.De gevorderde proceskosten worden van ruim €25.000 naar €10.000 terug gebracht.

Rechtbank Amsterdam 20 juli 2016, IEF 16133; IEFbe 1877 (Halfords 2.0 tegen SRM)
Merkenrecht. Vrijheid van meningsuiting. In het FD is een advertentie geplaatst door SRM. Halfords 2.0 doet een beroep op merkinbreuk en onrechtmatige daad door SRM. De rechtbank Amsterdam komt tot het oordeel dat door SRM met de advertentie, waarin de online marketing van bedrijven onder de aandacht wordt gebracht met onder andere een verdeling in ‘hot’ or ‘not’, geen merkinbreuk wordt gemaakt en niet onrechtmatig wordt gehandeld jegens Halfords 2.0. Er is geen sprake van merkinbreuk. In het kader van onrechtmatige daad overweegt de rechtbank dat bij een belangenafweging tussen de vrijheid van meningsuiting en de bescherming van eer of goede naam in dit geval, de vrijheid van meningsuiting voor SRM zwaarder moet wegen.

Vzr. Rechtbank Gelderland 19 juli 2016, IEF 16132; ECLI:NL:RBGEL:2016:4864 (Slaapspecialist Tiel tegen Slaapspecialist VdS)
Handelsnaamrecht.  gebruikt de domeinnaam slaapspecialisttiel.nl slechts om potentiële klanten naar zijn eigen website te leiden en de website onder deze domeinnaam dus geen inhoud heeft, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat de betreffende domeinnaam wel degelijk als handelsnaam kan worden aangemerkt. Doordat V op de homepage www.slaapspecialistvanderschuit.nl herhaaldelijk de naam Slaapspecialist Tiel in grote, vetgedrukte letters gebruikt en dat deze naam ook onderaan iedere subpagina van deze website vermeld staat, treedt V tevens onder de naam Slaapspecialist Tiel naar buiten, in feite wordt daarmee de domeinnaam gekleurd tot handelsnaam. Aangezien de handelsnaam een beschrijvende term samen met een geografische aanduiding is, is er geen beroep op 5 Hnw. Echter het is wel onrechtmatig vanwege bijkomstige omstandigheden, V heeft kennelijk om hoger in Google-ranking te komen de term gaan gebruiken om zodoende kosten uit te sparen, terwijl hij niet eens in Tiel gevestigd is.

HvJ EU 21 juli 2016, IEF 16128; IEFbe 1347; LS&R 1874; C‑4/15;  ECLI:EU:C:2016:580 (Staatssecretaris van Financiën tegen Argos)
Douanerecht. Veredelingsproducten (brandstof). De Hoge Raad wenst met name verduidelijking van het begrip „communautaire veredelaars” aangezien die economische voorwaarden betrekking hebben op het ontbreken van een ernstige schade voor de wezenlijke belangen van deze veredelaars.  HvJ EU:

Artikel 148, onder c), van [Douaneverordening], moet aldus worden uitgelegd dat, om in het kader van een verzoek om een vergunning voor gebruikmaking van de regeling passieve veredeling te beoordelen of is voldaan aan de economische voorwaarden voor gebruikmaking van die regeling, niet alleen rekening moet worden gehouden met de wezenlijke belangen van communautaire producenten van soortgelijke producten als het eindproduct dat uit de voorgenomen veredelingshandelingen zou ontstaan, maar ook met die van communautaire producenten van soortgelijke producten als de niet-communautaire grondstoffen of halffabricaten die bestemd zijn om tijdens deze handelingen te worden vermengd met tijdelijk uitgevoerde communautaire goederen.

Rechtbank Den Haag 20 juli 2016, IEF 16131; ECLI:NL:RBDHA:2016:8161 (Flooring tegen Innovations4Flooring)
Octrooirecht. I4F heeft het TripleLock-systeem voor het koppelen van vloerpanelen ontwikkeld en is houdster van EP2440724. Flooring vordert vernieting van het Nederlandse deel van het octrooi, het zou nietig zijn vanwege toegevoegde materie, niet nieuw of inventief zijn. De raaklijn aan de kromming van de bovenzijde en tong verloopt weliswaar omlaag, maar een hellend omlaag verlopende bovenzijde van de opwaartse tong is daarin niet aan te wijzen zoals in het nieuwe octrooi. Flooring maakt niet duidelijk waarom de verschilmaatregelen tussen de octrooien triviaal zouden zijn en dat de vakman die routinematig zou implementeren. De gevorderde nietigheid wordt afgewezen.

Rechtbank Den Haag 20 juli 2016, IEF 16129; ECLI:NL:RBDHA:2016:8116 (Tata Steel tegen Arcelormittal) 
Octrooirecht. Arcelormittal is houder van het EP 0 971 044 B1 voor een 'beklede warm- en koudgewalste staalplaat die een zeer hoge sterkte heeft na thermische behandeling'. Tata Steel vordert een verklaring voor recht dat staalproduct dat minder dan 0,00045% boor bevat niet onder de beschermingsomvang valt. Op grond van artikel 7 lid 2 EEX II-Vo is de rechtbank internationaal bevoegd, omdat ook negatieve verklaringen voor recht onder het bereik vallen, behalve voor overige nationale delen. Tata Steel heeft belang ten aanzien van voorgenomen verhandeling van een nog niet concreet ontwikkeld product; maar overigens aan alle kenmerken van het octrooi voldoet. De vakman zou conclusie 1 uitleggen dat een staalproduct met een boorgehalte van minder dan 4,5 ppm onder de beschermingsomvang valt en de verklaring voor recht wordt afgewezen.

Hof Arnhem-Leeuwarden 19 juli 2016, IEF 16129; IEFbe 1876; ECLI:NL:GHARL:2016:5859 (Privider tegen Previder)
Merkenrecht. Previder is een landelijk opererend datacenter en houderster van Benelux en Gemeenschapswoordmerk. Privider is een internetprovider die anoniem bellen, mailen, chatten en betalen aanbiedt en tot april 2014 onder de naam 'secret alter ego' opereert. In kort geding is Privider een merk/handelsnaaminbreukverbod opgelegd. Het merk heeft een gering onderscheidend vermogen; er is overeenstemming, de diensten zijn soortgelijk. Privider biedt geen internettoegang aan, maar maakt het mogelijk om anoniem gebruik hiervan te maken als complementaire dienst. Het verbod op merkinbreuk en inbreuk op handelsnaamrecht blijft in stand.

Vzr. Rechtbank Gelderland 10 juni 2016, IEF 16127; ECLI:NL:RBGEL:2016:3897 (Ro-ad tegen Doosan)
Verhouding kort geding-bodemrechter. Opzegging distributieovereenkomst voor graaf- en grondverzetmachines met onmiddellijke ingang, terwijl de bodemrechter heeft overwogen dat een opzegtermijn van zes maanden in acht moet worden genomen. Dit betekent dat de distributieovereenkomst tussen partijen nog steeds van kracht is voor alle drie de rayons. Vordering tot nakoming, het versturen van een rectificatiebrief en betaling van schadevergoeding vanwege niet inachtneming opzegtermijn. In reconventie toewijzing van gebod tot aanpassing website en van gebod tot staken verkoop producten door Ro-ad.

Hof Amsterdam 28 juni 2016, IEF 16126; ECLI:NL:GHAMS:2016:2496 (Automobielbedrijf tegen Primagaz)
Afvuljurisprudentie. Merkenrecht. In kort geding [IEF 12493] werd de vordering merkenrechtinbreuk wegens navullen toegewezen. Een vaste tank met het merk ‘Primagaz’ is op de exclusieve basis verhuurd. Een andere leverancier heeft het risico genomen door slechts af te gaan op mededelingen van de klant, die nog rekeningen had openstaan bij Primagaz. Er volgt een gebod tot staken leveranties.