Domeinnaamrecht  

Zowel in eerste aanleg als in hoger beroep heeft Sky Holding ten verwere aangevoerd dat niet zij maar Sky Tours de naam “Zinin” en het internetadres zinin.nl voert, zodat Sinin niet-ontvankelijk moet worden verklaard in haar vordering.

Uit een door Sky Holding zelf overgelegd uittreksel uit het handelsregister blijkt niet alleen dat zij enig aandeelhouder is van Sky Tours maar ook dat zij de bestuurder van die vennootschap is, en voorts dat beide vennootschappen een vrijwel gelijke handelsnaam bezigen. Nu deze vennootschappen dermate zijn verweven, en Sky Holding het als bestuurder van Sky Tours in haar macht heeft deze een eventueel veroordelend arrest te doen naleven, kan Sinin –gelijk de voorzieningenrechter heeft geoordeeld- in haar vordering worden ontvangen.

In het licht van de stellingen van partijen dient het hof te onderzoeken of de naam “Zinin” door Sky Holding en/of Sky Tours als handelsnaam wordt gebruikt.

Op de pagina zinin.nl worden diverse vakantiereizen aangeboden. De wijze waarop deze pagina is opgebouwd en de reizen worden aangeboden wekken, volgens het hof, de indruk dat een bedrijf Zinin deze reizen aanbiedt. Pas wanneer, zo heeft Sinin ook onbestreden aangevoerd, de contactgegevens worden aangeklikt blijkt uit een volgend scherm dat het hier gaat om het bedrijf Sky Tours. Door deze wijze van presenteren is het voorlopig oordeel gerechtvaardigd dat Sky Tours “Zinin” gebruikt als handelsnaam en niet enkel als internetadres.

Onbestreden is dat “Zinin” een jongere handelsnaam is dan de door Sinin gevoerde handelsnaam “Sinin”, en evenmin is bestreden dat Sinin –afgezien van de vormgeving van haar website, die thans echter niet aan de orde is- haar handelsnaam rechtmatig voert.

Voorts kan niet anders worden geoordeeld dan dat de handelsnaam “Zinin” niet alleen door de letters waaruit het woord bestaat en de lettervolgorde, maar ook door de uitspraak van het woord, slechts in zeer geringe mate afwijkt van de handelsnaam “Sinin”. Nu voorts de ondernemingen die onder de respectieve handelsnamen worden gedreven beide zijn gericht op het verkopen van (vakantie)reizen aan met name Nederlandstalig publiek via het internet -waardoor zij een gelijk verkoopgebied bestrijken- komt het hof tot de voorlopige conclusie dat bij het relevante publiek gevaar voor verwarring tussen beide ondernemingen bestaat.

Lees het vonnis hier.

’Van belang is dat Deere niet zelf de aanbieder is van de op de site aangeboden machines en dat Deere ook geen directe invloed heeft op hetgeen door de dealers op de site wordt aangeboden Voorts is Deere niet betrokken bij de eventuele totstandkoming van een koopovereenkomst tussen een  aanbieder en een bezoeker van de site. Aldus biedt Deere zijn dealers met de site niet meer dan een medium om hun aanbod aan een — wereldwijd — publiek kenbaar te maken. Het ter beschikking stellen van dit medium is niet als een positief uitgedrukte toestemming te kwalificeren.

(…) Anders dan Struijk meent bieden de omstandigheden dat het aanbod geen regionale beperkingen kent en dat op de site geen merkenrechtelijke beperkingen zijn vermeld, evenmin ondersteuning voor het oordeel dat Deere Struijk wel degelijk (impliciet) toestemming heeft gegeven de machines voor het eerst in de EER in de handel te brengen.

(…) Uit een dergelijke passieve opstelling van Deere volgt ten aanzien van de merkenrechtelijke implicaties van eventuele tussen aanbieders en bezoekers van de site tot stand gekomen overeenkomsten, niet dat sprake is van een positief uitgedrukte toestemming voor de invoer in de EER van alle door Struijk met behulp van de site gekochte machines. Uit het voorgaande en het daaromtrent nog door Struijk aangevoerde, vloeit tevens voort dat er geen sprake is van het door Struijk gestelde misbruik van merkenrecht door Deere.’

Lees het vonnis hier.

Ondanks alles is het Scheidsgerecht toch van oordeel dat eiseres niet aannemelijk heeft gemaakt dat Xiro de domeinnaam gebruikt of dreigt te gebruiken op een wijze waartegen eiseres op grond van artikel 13A lid 1 sub b BMW kan optreden. Wel is het Scheidsgerecht van oordeel dat in strijd wordt gehandeld met sub d. Verweerster heeft geen geldige reden voor de registratie of het gebruik van de domeinnaam, evenmin beschikt verweerster over een eigen recht dat een geldige reden zou kunnen vormen. Tevens doet verweerster op ongerechtvaardigde wijze afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het LoadIT-merk. De rechtbank acht aannemelijk dat verweerster de domeinnaam uitsluitend heeft geregistreerd om Loadit dwars te zitten. "Het feit dat Verweerster tot op heden geen enkele activiteit met de domeinnaam heeft ontplooid, onderstreept deze intentie."

De vordering tot overdracht slaagt aldus. Tevens wordt het verbod toegewezen om domeinnamen te registreren die inbreukmakend overeenstemmen met het Benelux merk LoadIT van eiseres.

Lees hier het vonnis.

De Vries stelt in conventie dat "Z" geen belang heeft bij de door hem gevorderde verklaring, nu hij heeft nagelaten tevens de vernietiging van het arbitraal vonnis ex artikel 1064 en 1065 te vragen. "Deze stelling is kennelijk gebaseerd op de opvatting dat de beslissing van het WIPO Arbitration and Mediation Center van 7 juni 2004 is aan te merken als een arbitraal vonnis.

Deze zienswijze is evenwel onjuist. (...) Het bestaan en het gebruik van deze adminstratieve procedure depriveren domeinnaamhouder en derde evenwel niet van het recht zich tot de gewone rechter te wenden ter beoordeling van hun geschil in volle omvang. (...) De eerdere beoordeling door het Panel bindt de rechtbank dan ook niet, als feitelijk omstandigheid kan zij evenwel van belang zijn."

Dan de beoordeling van de vorderingen in conventie en reconventie (deze worden gezamenlijk besproken). "Z" heeft aangevoerd dat het teken The Bulldog beschrijvend is en niet onderscheidend kan zijn. De rechtbank ontkracht dit. Ten tweede voert "Z" aan dat het teken niet overeenkomt, omdat het zonder het lidwoord 'the'  wordt gebruikt en slechts met één 'l' wordt geschreven. Dit verweer slaagt ook niet.

De rechtbank stelt vast dat de tekens voor waren of diensten worden gebruikt die niet soortgelijk zijn (doorverwijzen naar porno versus horecadiensten, fietsverhuur en energiedrankjes). De bezwaren zijn dus gegrond voorzover zij steunen op artikel 13-A1 sub c of sub d. De rechtbank gaat er veronderstellenderwijs van uit van de bekendheid van de merken van De Vries. Zeer groot is deze volgens de rechtbank echter niet.

Blijft over de vraag of Van "Z" een geldige reden had voor het gebruik. Dit dient primair te worden beoordeeld naar het moment van de eerste registratie van de domeinnaam. "Z" stelt dat hij de aanduiding bulldog heeft gekozen omdat het een normaal zelfstandig naamwoord is, dat gemakkelijk te onthouden is en dat ook niet direct verwijst naar adult-websites. Bij de registratie van de domeinnaam in 1997 was hij niet bekend met de bulldog-merken van De Vries. In beginsel is het door "Z" aangevoerde motief voldoende om een geldige reden op te leveren voor zijn keuze het teken bulldog te gebruiken als kenmerkende deel van zijn domeinnaam."

"Of "Z" bekend was met het merk van De Vries is in beginsel niet relevant. Uitgangspunt is dat men het merk van een ander, als daar een geldige reden toe is, mag gebruiken als kenmerkend onderdeel van een domeinnaam. Enkel bij een zeer bekend merk is hierop een uitzondering denkbaar.  Het is ook niet zo dat een merkrecht zonder meer een soort voorrang op de overeenkomende domeinnaam met zich meebrengt. Die vooronderstelling zou immers afbreuk doen aan het in domeinland geldende beginsel “wie het eerst komt, het eerst maalt”.

In beginsel zou "Z" – binnen de grenzen van artikel 14B sub 1 juncto artikel 3 lid 2 sub c BMW – het teken bulldog zelfs als merk mogen gebruiken. Hierboven is immers reeds overwogen dat "Z" zijn (overeenstemmende) teken voor waren of diensten gebruikte die niet soortgelijk zijn aan de door De Vries aangeboden waren of diensten." Nu De Vries pas voor het eerst in 2003 actie ondernam tegen de domeinnaam van De Vries, heeft De Vries in feite zes jaar lang de geldige reden van "Z" gerespecteerd.

De rechtbank is dan ook van oordeel dat "Z" met geldige reden het teken bulldog in zijn .com domeinnamen is gaan gebruiken en is blijven gebruiken. Dat hij met de exploitatie van zijn websites onder die namen voordelen heeft behaald is dan ook niet ongerechtvaardigd. “

Dat door het gebruik afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk The Bulldog voor de onder dat merk aangeboden diensten en waren heeft De Vries geheel niet aannemelijk gemaakt en is volgens de rechtbank eigenlijk sowieso niet aannemelijk.

“Dat het gebruik van het teken voor pornosites afbreuk doet aan een merk dat is opgebouwd vanuit en rond een coffeeshop is niet aannemelijk. De Vries miskent dat zijn onderneming zijn fundament vindt in uitsluitend hier te lande gedoogde handel, terwijl de handel van "Z" hier te lande maar ook elders is aan te merken als geoorloofde handel. Dat een der genoemde omstandigheden zich zou voordoen en dat daardoor schade zou zijn ervaren is overigens ook niet te rijmen met het stilzitten van De Vries gedurende circa zes jaar.

De vordering van De Vries wordt afgewezen. "Z" heeft een geldige reden voor het gebruik van zijn merk waar thans nog bij komt dat hij een merk heeft gedeponeerd dat overeenkomt met het kenmerkende deel van de domeinnaam waarmee hij zich een marktpositie heeft verworven.

De slotsom is enigzins curieus. De rechtbank verklaart dat de domeinnamen die inmiddels, na de WIPO-procedure, in bezit zijn van De Vries "geen inbreuk maken op enig recht van De Vries, met betrekking tot het teken 'The Bulldog.'"

Lees het vonnis hier.