Woord- en of beeldmerk  

BBIE 6 juni 2011, oppositienr. 2003371 (Stichting Protestans Christelijk Ziekenhuis Ikazia tegen Rachid El Kodady)

Merkenrecht. Woord/beeldmerk Ikazia ziekenhuis tegen woord/beeldmerk Multi Maatzorg. Oppositiebeslissing. verzoek tot overlegging gebruiksbewijzen is gegrond. Beoordeling van bewijs, jaarrekening, jaarverslagen en facturen op normaal gebruik. Geen normaal gebruik voor de aanduide diensten. Oppositie afgewezen, merk wordt ingeschreven

29. Aangezien het ingeroepen recht meer dan vijf jaar voorafgaand aan de datum van publicatie van de aanvraag werd ingeschreven, is het verzoek tot overlegging van gebruiksbewijzen gegrond.

37. Uit de ingediende stukken blijkt niet dat het ingeroepen recht in de relevante periode normaal is gebruikt in de Benelux voor de aangeduide diensten. Om die reden komt het Bureau niet meer toe aan de beoordeling van het verwarringsgevaar.

41. Aangezien het normaal gebruik van het ingeroepen recht niet is aangetoond, dient het verwarringsgevaar niet nader te worden onderzocht.

Lees beslissing hier (link naar pdf)

Gerecht EU 30 juni 2011, zaak T-463/08 (Imagion AG tegen OHIM)

Merkenrecht. Aanvrage gemeenschapswoordmerk DYNAMIC HD (film, telecommunicatie, datadragers). Absolute weigeringsgrond: ontbreken van onderscheidend vermogen, omdat het een technische (industrie)standaard betreft. Ook niet verkregen door het gebruik van het teken. Art. 7(1)(b) en 7(3) GMVo 207/2009. Bevestiging afwijzing door OHIM, afwijzing van klacht.

OHIM 22      Zwar sind die Dienstleistungen in den Klassen 35 und 38 für den allgemeinen Verbrauch bestimmt. Jedoch richten sich die Dienstleistungen in Klasse 41 sowohl an den Endverbraucher als auch an Fachkreise des elektronischen und des audiovisuellen Bereichs, und die Dienstleistungen in Klasse 42 wenden sich an ein Fachpublikum im Bereich der audiovisuellen Techniken (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 2. Juli 2002, SAT.1/HABM [SAT.2], T‑323/00, Slg. 2002, II‑2839, Randnr. 38). Daher ist in Übereinstimmung mit der Beschwerdekammer (Randnr. 16 der angefochtenen Entscheidung) festzustellen, dass sich die angesprochenen Verkehrskreise sowohl aus dem Endverbraucher, der als durchschnittlich informiert und angemessen aufmerksam und verständig anzusehen ist, als auch aus Fachkreisen des elektronischen und audiovisuellen Sektors zusammensetzen. Die Unterscheidungskraft der angemeldeten Marke ist daher unter Berücksichtigung der mutmaßlichen Wahrnehmung dieser Verkehrskreise zu beurteilen.

23      Nach Ansicht der Beschwerdekammer wird der Verbraucher das Zeichen „ebenso wie die Begriffe VHS, CD, DVD, HD-DVD und Blu-Ray in generischer Weise als Hinweis auf eine bestimmte Technologie verstehen“.

Gerecht EU 30      Deshalb kann es das Zeichen DYNAMIC HD, das als eine neue Norm des audiovisuellen Bereichs gedacht ist, nicht ermöglichen, die Dienstleistungen der Klägerin in den Klassen 35, 38, 41 und 42 zu unterscheiden, die gerade dem Bereich der audiovisuellen Techniken und der Elektronik angehören.

32      In jedem Fall sind die Bestandteile „DYNAMIC“ und „HD“ als solche ohne Unterscheidungscharakter. Die Buchstabenkombination HD weist nämlich auf eine Norm hin, während im elektronischen Bereich der dynamische Charakter der von den Trägern gebotenen Funktionen häufig gefragt ist.

33      Ferner sind die Bestandteile „DYNAMIC“ und „HD“ nach den Regeln der englischen Grammatik aneinandergereiht. Daher weist die angemeldete Marke keinerlei zusätzliches Merkmal auf, das das Zeichen in seiner Gesamtheit geeignet erscheinen ließe, die Dienstleistungen der Klägerin von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (vgl. in diesem Sinne Urteil des Gerichts vom 26. Oktober 2000, Harbinger/HABM [TRUSTEDLINK], T‑345/99, Slg. 2000, II‑3525, Randnr. 37).

Gerecht EU 28 juni 2011, Zaken T-475/09 tot en met T-483/09 (ATB Norte tegen OHIM - Bricocenter Italia)

Merkenrecht. Negen oppositieprocedures gebaseerd op oudere Gemeenschapsbeeldmerken ATB CENTROS DE BRICOLAGE BRICO CENTRO en CENTROS DE BRICOLAGE (voor bouwmarkten) tegen aantal Gemeenschapsmerkaanvragen met bestandeel BRICO CENTER (klik plaatje voor vergroting van aangevraagde/ingeroepen). Afgewezen door OHIM, deels toegewezen door Gerecht EU. De term ‘brico’ (doe-het-zelf) beschrijvend, maar zelfs dan kan het (zwak) onderscheidend vermogen bezitten waardoor bij identieke waren verwarringsgevaar kan ontstaan.

63      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de l’OHMI et de l’intervenante. D’une part, concernant l’argumentation de l’OHMI relative au prétendu caractère distinctif très faible de la marque antérieure, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de l’OHMI, tout en qualifiant l’élément « brico » et l’expression « brico center », ou des variations de celle-ci, de faiblement distinctifs, voire non distinctifs, la chambre de recours n’a pas expressément qualifié les marques antérieures de faiblement distinctives. Lors de l’appréciation globale du risque de confusion, elle n’a insisté que sur le degré de caractère distinctif des éléments des signes en cause. Or, il convient de souligner qu’il y a lieu de distinguer entre le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à la protection accordée à une telle marque, et le caractère distinctif que possède l’élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C‑235/05 P, non publiée au Recueil, point 43). S’il est vrai qu’il convient d’examiner le caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe dès le stade de l’appréciation de la similitude des signes, afin de déterminer les éventuels éléments dominants du signe, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des éléments à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

64      De surcroît, il convient de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec. p. II‑5213, point 70, et la jurisprudence citée]. Or, à supposer même que le terme « brico » puisse être considéré comme descriptif pour les services concernés et que, par conséquent, la marque antérieure soit elle-même considérée comme faiblement distinctive, le degré de similitude entre les services désignés par les marques en conflit mentionnés au point 16 de la décision attaquée, en l’espèce, ainsi que le degré de similitude entre celles-ci, considérés cumulativement, s’avèrent suffisamment élevés pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion.

65      D’autre part, les arguments de l’OHMI et de l’intervenante relatifs aux conditions de commercialisation des services concernés et, en particulier concernant l’intervenante, à l’importance de l’aspect visuel des marques en conflit doivent également être rejetés. En effet, dans la description des services en cause visés par les marques antérieures et la marque demandée, il ne figure aucune limitation quant aux lieux de vente des services en cause. En outre, rien ne permet d’exclure que les services en cause ne fassent pas l’objet d’une communication orale, notamment lors d’opérations de démarchage téléphonique ou de publicité par voie radiophonique. Dès lors, il n’y a pas lieu d’attacher une importance particulière à la similitude visuelle entre les signes en conflit. En outre, même à considérer qu’il convienne de lui accorder davantage d’importance, il y a lieu de rappeler que les marques en conflit présentent une similitude visuelle élevée.

66      Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, en ce qui concerne les services de « publicité », de « gestion des affaires commerciales » et d’« administration commerciale », visés par la marque demandée.

Lees de arresten hier (link).

Vzr. Rechtbank Rotterdam 28 juni 2011, KG ZA 11-373 (Stichting Nationale Autopas tegen Jet Cars B.V.)

met dank aan Roma Witczak, Houthoff Buruma.

Sluit nauw aan bij LJN AV0673. Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Stichting Nationale Autopas (NAP) bestrijdt kilometertellerfraudering. Deelnemende autobedrijven krijgen toegang tot de databank van NAP. De afgifte van een Autopas garandeert een 'logisch verklaarbare' kilometerstand. De opzegging van de overeenkomst met Jet Cars door NAP, echter Jet Cars blijft het NAP-merk voeren (BNL inschrijving 728547).

Of de overeenkomst is rechtmatig beëindigd, moet in arbitrageprocedure worden bepaald. NAP heeft (onweersproken) gesteld een bekend merk te zijn. Artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE biedt bescherming tegen het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen van het merk en tegen het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het merk (of beide).

4.2 (…) De vraag of NAP de overeenkomst met Jet Cars op juiste gronden heeft beëindigd, zal derhalve in een eventueel nog aanhangig te maken arbitrageprocedure moeten worden beantwoord en maakt zodoende geen deel uit van de onderhavige procedure. Nu NAP de overeenkomst heeft beëindigd en thans (nog) niet in een daarvoor bedoelde arbitrageprocedure is komen vast te staan dat deze beëindiging in de gegeven omstandigheden niet geoorloofd was, wordt in het hiernavolgende uitgegaan van het gegeven dat de overeenkomst tussen NAP en Jet Cars per 29 september 2010 is beëindigd.

BVIE 2.20 (1) sub a en b 4.5. Tussen partijen staat niet ter discussie dat NAP merkhouder is van het beeldmerk (...) en het woordmerk (...), zodat in dit kort geding wordt aangenomen dat NAP in beginsel het inbreukmakend gebruik van haar logo door derde(n) kan verbieden. Het logo dat op de website van Jet Cars staat afgebeeld, betreft het logo van NAP en is dus gelijk aan het logo van NAP. Daarover bestaat tussen partijen ook geen verschil van mening. Voldoende gebleken is dat het logo door Jet Cars gebruikt wordt ter onderscheiding van haar eigen waren en diensten. De waren en diensten van NAP en waarvoor het logo door NAP wordt gebruikt, komen naar het zich thans laat aanzien niet overeen met de waren en diensten van Jet Cars. NAP houdt zich immers hoofdzakelijk bezig met het beheren van databases met betrekking tot historische gegevens van motorvoertuigen en het aan de hand van deze gegevens certificeren van deze motorvoertuigen, terwijl Jet Cars zich voornamelijk bezighoudt met de in- en verkoop van tweedehands motorvoertuigen. Weliswaar maakt Jet Cars daarbij gebruik van de diensten van NAP, maar zulks leidt vooralsnog niet tot het oordeel dat de waren en diensten van NAP en Jet Cars (grotendeels) gelijk zijn. Van een geval als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub a en b BVIE is naar voorlopig oordeel reeds om die reden dan ook geen sprake. Het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub a en b BVIE slaagt daarom niet.

4.6. Voor een beroep op artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE is, naast de voorwaarden dat het teken gelijk is aan of overeenstemt met het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor waren of diensten, die niet soortglijk zijn aan die waarvoor merk is ingeschreven, vereist dat 1) het merk bekend is binnen het Benelux-gebied en 2) dat door het gebruik, zonder geldige reden, van het teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

BVIE 2.20 (1) sub c 4.8 Artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE biedt bescherming tegen het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit het onderscheidend vermogen van het merk en tegen het ongerechtvaardigd voordeel trekken uit de reputatie van het merk (of beide). NAP stelt zich op het standpunt dat Jet Cars ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de reputatie van het NAP-logo, omdat zij geheel ten onrechte meelift op en profiteert van de reputatie van NAP als betrouwbare en solide organisatie die het terugdraaien van kilometertellers actief tegengaat. Jet Cars heeft niet weersproken dat zij ongerechtvaardigd voordeel trekt uit of afbreuk doet aan de reputatie van NAP door het NAP-logo op haar website te tonen. Daar komt bij dat Jet Cars door het opnemen van het NAP-logo op haar website bij haar (potentiële) klanten een bepaalde kwaliteit met betrekking tot de betrouwbaarheid van de kilometertellers suggereert, terwijl juist twijfels bij deze kwaliteit voor NAP reden was om de overeenkomst met Jet Cars te beëindigen. Voldoende aannemelijk is dat het bestaansrecht van NAP met name afhangt van een goede en betrouwbare reputatie. Naar voorlopig oordeel heeft NAP er dan ook belang bij dat gebruik van haar logo op de website van Jet Cars wordt gestaakt.

4.9. Omdat er na 29 september 2010 niet langer een overeenkomst tussen NAP en Jet Cars bestaat, maakt Jet Cars sindsdien zonder recht of titel gebruik van het logo van NAP. Gesteld, noch gebleken is dat sprake is van een geldige reden die gebruik van dat logo door Jet Cars evenwel zou kunnen rechtvaardigen.

Lees het vonnis hier (pdf).

Gerecht EU 28 juni 2011, Zaak T-487/09 (ReValue Immobilienberatung GmbH tegen OHIM)

Gemeenschapsmerkenrecht. Aanvraag woordmerk ReValue (voor klasse 35, 36 en 42). Deels afwijzing aanmelding, Absolute weigeringsgrond. Beschrijvend karakter voor de klasse 42 vastgoed, Motiveringsplicht art. 75 GMVo 207/2009. Afgewezen; er is geen voorgeschreven volgorde om te toetsen om over het beschrijvende karakter te oordelen. Zonder verder overleg van stukken kan ReValue beschrijvend voorkomen voor de aangevraagde diensten.

42. Was erstens das Vorbringen anbelangt, dass die Prüfung der grafischen Aspekte der Anmeldemarke „nachgeschoben“ sei, ist festzustellen, dass es keine Verpflichtung gibt, die Merkmale einer Marke in einer bestimmten Reihenfolge zu prüfen. Somit war die Beschwerdekammer berechtigt, zunächst eine Beurteilung des beschreibenden Charakters des Wortes „revalue“ vorzunehmen, da dieses in der Anmeldemarke leicht zu erkennen war, und danach den Einfluss der grafischen Elemente auf dieses Wort zu untersuchen, da diese Untersuchung nicht nur formalen Charakter hatte (vgl. oben, Randnrn. 36 und 38). [red. geaccentueerde betekent volgorde]

43. Zweitens kann, was die sich nach Ansicht der Klägerin aus der Gestaltung der Anmeldemarke ergebende „optische Zäsur“ betrifft, selbst wenn man annimmt, dass diese tatsächlich bei einigen Verbrauchern bewirkt, dass sie das Wort „revalue“ in zwei Schritten lesen, eine Beeinflussung dieser Verbraucher durch die Bedeutung dieses Wortes in seiner Gesamtheit nicht ausgeschlossen werden, da es in dem die Anmeldemarke bildenden Zeichen leicht lesbar bleibt.

Lees het arrest hier (link)

Gerecht EU 28 juni 2011, Zaak T-471/09 (Dr. August Oeker Nahrungsmittel KG tegen OHIM-Bonfait BV)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerken. Oppositieprocedure. Gemeenschapsaanvrage BUONFATTI (kant-en-klaar maaltijden) tegen OHIM en obv ouder Benelux woordmerk BONFAIT (divers voedsel). Geen verwarringsgevaar art. 8 (1)(b) 207/2009.

Beroepskamer zegt dat Nederlandse consument begrippen 'bon' en 'buon' en 'fait' en 'fatti' als dezelfde begrijpen. Dit is onjuist. De diepere betekenis van de merken en het verschil daartussen zullen Nederlandstalige consumenten in de supermarkt niet doorgronden (als Franstalige dat al doen) en met elkaar in verband zou brengen, dat acht het Gerecht onwaarschijnlijk. Geen verwisselingsgevaar, zeer geringe overeenstemming neutraliseert eventuele begripsmatige overeenstemming niet. Beslissing Kamer van Beroep wordt vernietigd.

79      Erstens steht dieses Vorbringen im Widerspruch zu der vom HABM vertretenen Ansicht, dass die Verbraucher der erworbenen Ware nur geringe Aufmerksamkeit schenkten, wenn es sich um ein Lebensmittel des Massenkonsums handele. Verbraucher, die beim Kauf nur eine geringe Aufmerksamkeit an den Tag legen, untersuchen nämlich nicht die Struktur und den tiefer liegenden Sinn der beiden Zeichen.

80      Zweitens erscheint es wenig wahrscheinlich, dass die niederländischsprachigen Verbraucher bei einem durchschnittlichen Grad an Aufmerksamkeit – ohne dass die Frage zu prüfen wäre, in welchem Umfang sie Kenntnisse der französischen oder italienischen Sprache haben – bei der Auswahl der Ware im Supermarkt ein offenbar der französischen Sprache zuzurechnendes Zeichen und ein anderes, offenbar der italienischen Sprache zuzurechnendes ins Niederländische übersetzen, um den identischen verborgenen Sinn der beiden Zeichen zu entdecken.

81      Drittens erbringt das HABM in Bezug auf die französischsprachigen Verbraucher keinen Beweis für seine Behauptungen, dass diese Verbraucher u. a. aufgrund dessen, dass Italienisch und Französisch beides romanische Sprache seien, über ein Mindestverständnis des Italienischen verfügten, das es ihnen ermögliche, den tiefer liegenden Sinn der Marke Buonfatti zu erfassen und ihn in die Nähe des Sinns der Marke Bonfait zu rücken.

82      Außerdem müssten – selbst unterstellt, die französischsprachigen Verbraucher verfügten über solche Kenntnisse – auch diese als Verbraucher mit einem durchschnittlichen Grad an Aufmerksamkeit, die Lebensmittel des gängigen Verbrauchs kaufen, das offenbar der italienischen Sprache zugehörige Zeichen zunächst einmal übersetzen, um es in die Nähe des tiefer liegenden Sinns der Marke Bonfait zu rücken. Abgesehen davon, dass eine solche Untersuchung beim einfachen Kauf von Lebensmitteln des gängigen Verbrauchs unwahrscheinlich ist, erscheint es noch weniger wahrscheinlich, dass dem Durchschnittsverbraucher das Ergebnis einer solchen Untersuchung spontan in den Sinn kommt.

86      Da die fraglichen Zeichen eine geringe klangliche Ähnlichkeit, allenfalls eine geringe bildliche Ähnlichkeit sowie eine für die französischsprachigen Verbraucher geringe und für die niederländischsprachigen Verbraucher sehr geringe begriffliche Ähnlichkeit aufweisen, ist festzustellen, dass keine Verwechslungsgefahr besteht, denn der geringe – ja sogar sehr geringe – Grad der Ähnlichkeit der Zeichen reicht aus, um die starke Ähnlichkeit der in Rede stehenden Waren zu neutralisieren.

Lees de uitspraak hier (link).
GMVo 207/2009

BBIE 6 juni 2011, oppositienr 2005017 (Sock Shop Ltd. tegen Sokshop B.V.)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woordmerk SOCK SHOP en woord-/beeldmerk SOCKSHOP tegen woord-/beelmerk SOKSHOP. Oppositiebeslissing. Totaalindruk woordmerk stemt niet (voldoende) overeen. Totaalindruk met woord-/beeldmerk ook (onvoldoende) overeenstemmend. Geen vergelijking van de waren nodig, ondanks dat beiden klasse 25 en 35. Afgewezen, merk wordt ingeschreven.

33. Volgens vaste rechtspraak zal het publiek over het algemeen een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwen als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (GEU, NLSport, NLJeans, NLActive en NLCollection, T-117/03–T-119/03 en T-171/03, 6 oktober 2004). Zoals reeds aangegeven, geldt dit voor het beschrijvende element “Sokshop” in het betwiste teken, maar ook voor de ondertekst, die louter verwijst naar het internetadres van de website van verweerder, en waarin dezelfde beschrijvende aanduiding eveneens voorkomt. In dergelijke omstandigheden spelen de figuratieve elementen van het teken een belangrijke rol: de sierlijke vormgeving van de letter S en de antieke kast op de achtergrond neemt haast evenveel ruimte in beslag als de woordelementen.

34. Het verwarringsgevaar is des te groter naarmate de onderscheidingskracht van het oudere merk sterker is. Merken die hetzij van huis uit, hetzij wegens hun bekendheid op de markt, een sterke onderscheidingskracht hebben, genieten dus een ruimere bescherming dan merken met een geringe onderscheidingskracht (HvJEU, Canon, Sabel en Lloyd, alle reeds geciteerd). In casu is het ingeroepen recht beschrijvend voor waren en diensten die betrekking hebben op sokken en aanverwante artikelen en mist het onderscheidend vermogen. Het loutere feit dat een variant van deze beschrijvende en nietonderscheidende aanduiding in een andere vormgeving en spelling, naast andere elementen, voorkomt en het betwiste teken, is in casu onvoldoende om de consument in verwarring te kunnen brengen aangaande de herkomst van de betrokken waren of diensten. In deze omstandigheden zal de consument immers meer oog hebben voor de punten van verschil dan voor deze van overeenkomst

Lees de beslissing hier (link).
BVIE

Vzr. Rechtbank Amsterdam 24 juni 2011, LJN BQ9409 (The All Blacks (TAB) c.s. tegen Radio 538 B.V.)

Met dank aan Arnout Groen & Laura van Gijn, Klos Morel Vos & Schaap

Merkenrecht. Vorderingen obv woordmerk TURN UP THE BASS tegen woordmerk TURN UP THE BEACH (voor strandfeest). Vorderingen afgewezen: "uitburgering" / "verwatering", verwarring niet bewust gecreërd. 

Voorzieningenrechter: Dat in dit geval eerder sprake is van een slogan of leus dan van een merk heeft Radio 538 onderstreept (herkomstaanduiding r.o. 4.5). Inburgering is niet aannemelijk, want door handelen van merkhouder “niet uit te sluiten dat een bodemrechter eerder zal sprake van ‘uitburgering’ of ‘verwatering’ dan van inburgering. (r.o. 4.8)” Tevens geen onrechtmatige daad, nu geen sprake is van “bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld het bewust creëren  van verwarring om zodoende ‘op slinkse wijze’ klanten bij de concurrent weg te lokken r.o. 4.10)”. Proceskosten ex 1019h worden beperkt tot €10.000, want “het verzamelen van producties had kunnen worden gedaan door een medewerker met een ondersteunende functie (r.o. 4.11)”.

[red. Merkenrecht] 4.5.  Op grond van het door Radio 538 gevoerde verweer – dat hierna nog nader aan de orde zal komen – is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het merk TURN UP THE BASS bij het relevante publiek niet als herkomstaanduiding fungeert die verwijst naar de merkhouder (of naar de licentienemers van het merk). Het relevante publiek zal TURN UP THE BASS evenmin opvatten als een aanduiding voor specifieke waren of diensten. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter kan TURN UP THE BASS hooguit als een beschrijvende leus of slogan worden aangemerkt die het relevante publiek in verband brengt met een muziekstroming uit een bepaalde periode (grofweg de periode 1988-1993). Dit betekent voorshands dat het merk TURN UP THE BASS, alhoewel het is ingeschreven in het Benelux Merkenregister, niet de functie van een merk kan vervullen. Derhalve kan in dit geding niet worden uitgesloten dat een bodemrechter het merk van eisers nietig zal verklaren (zie artikel 2.28 BVIE). Dat in dit geval eerder sprake is van een slogan of leus dan van een merk heeft Radio 538 onderstreept aan de hand van productie 11 van eisers. Deze productie bestaat uit een vijftal flyers van TURN UP THE BASS-evenementen, georganiseerd door eisers, waarop niet alleen TURN UP THE BASS is vermeld, doch ook PUMP UP THE JAM, CAN YOU FEEL IT en SHOW ME LOVE. In zijn algemeenheid geldt dat consumenten niet gewend zijn de herkomst van waren of diensten uit slogans af te leiden.

4.6.  Evenmin kan voorshands worden geoordeeld dat TURN UP THE BASS door inburgering onderscheidend vermogen heeft verkregen en op die grond de functie van een merk kan vervullen. Weliswaar is niet onaannemelijk dat (de rechtsvoorganger van) CNR in de periode 1989-1993 veelvuldig en consequent gebruik heeft gemaakt van de naam TURN UP THE BASS voor verzamel-cd’s en evenementen, maar Radio 538 heeft aan de hand van haar producties voldoende aannemelijk gemaakt dat TURN UP THE BASS al ongeveer twintig jaar door zeer veel personen en bedrijven wordt gebruikt in titels van cd’s en nummers of in het kader van feesten en evenementen. Zo heeft Radio 538 als productie 2 een groot aantal twitterberichten in het geding gebracht waaruit blijkt dat TURN UP THE BASS als verwijzing wordt gebruikt naar dancemuziek in het algemeen en niet als herkomstaanduiding voor de waren en diensten van eisers. Als productie 3 heeft Radio 538 afbeeldingen van een groot aantal cd’s in het geding gebracht die gebruik maken van de woorden TURN UP THE BASS in de titel. Als productie 4 heeft zij afbeeldingen van een groot aantal cd’s in het geding gebracht die gebruik maken van de woorden TURN UP THE …. in de titel (bijvoorbeeld TURN UP THE REGGAE, TURN UP THE MUSIC, TURN UP THE VOLUME). Als productie 5, 6 en 7 heeft Radio 538 tal van voorbeelden en flyers in het geding gebracht van evenementen met de naam TURN UP THE BASS of daarop gelijkende namen zoals RE-TURN UP THE BASS, TURN UP THE BASS TRIBUTE of TURN UP THE BASEMENT die zijn of worden georganiseerd in de periode juli 2002 tot en met juli 2011. Onder deze voorbeelden bevindt zich een evenement dat op 22 augustus 2008 is georganiseerd onder de naam TURN UP THE BEACH. Geen van deze evenementen is georganiseerd door eisers.

4.7.  Tegen inburgering pleit eveneens dat eisers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij in de periode 1993 tot 2008 de naam/het merk TURN UP THE BASS consequent en veelvuldig hebben gebruikt. Zij hebben naar eigen zeggen sinds 2008 een zestiental feesten georganiseerd, hetgeen vooralsnog in het niet valt bij het grote aantal andere TURN UP THE BASS-evenementen (of evenementen die gebruik maken van een soortgelijke aanduiding) waarvan Radio 538 bewijsstukken in het geding heeft gebracht.

4.8.  Tegen geen van de TURN UP THE BASS-cd’s en evenementen waarvan Radio 538 bewijsstukken in het geding heeft gebracht (de producties 2 tot en met 7) zijn eisers opgetreden, althans daarvan is in dit geding onvoldoende gebleken. Derhalve valt niet uit te sluiten dat een bodemrechter eerder zal spreken van “uitburgering” of “verwatering” dan van inburgering. Hieraan draagt bij dat TM en [eiser sub 4] samenwerken met Radio Decibel, op welke zender [eiser sub 4] een wekelijks programma verzorgt. Ook Radio Decibel maakt gebruik van de aanduiding TURN UP THE BASS en voorshands heeft Radio 538 terecht aangevoerd dat het relevante publiek bij dit gebruik niet kan zien of weten dat gebruik wordt gemaakt van het merk van eisers. Hetzelfde geldt voor de door TM en [eiser sub 4] in Panama georganiseerde feesten. Op de flyers van die feesten (zie productie 11 van eisers) wordt eveneens gebruik gemaakt van de aanduiding TURN UP THE BASS. Ook hier geldt dat het relevante publiek niet kan zien of weten dat gebruik wordt gemaakt van het merk van eisers.

4.9.  De conclusie tot zover is dat de vorderingen in dit kort geding – voor zover die zijn gebaseerd op het merk van eisers – niet kunnen worden toegewezen, nu op voorhand voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter dit merk nietig zal achten.

4.10.  Daarnaast hebben eisers zich beroepen op artikel 6:162 BW (onrechtmatige daad [red. arcering]). Uitgangspunt hierbij is dat het profiteren van andermans product, inspanning, kennis of inzicht op zichzelf niet onrechtmatig is, ook niet als dit nadeel aan die ander toebrengt. Dit is pas anders indien sprake is van bijkomende omstandigheden, bijvoorbeeld het bewust creëren van verwarring om zodoende “op slinkse wijze” klanten bij de concurrent weg te lokken. In dit kader hebben eisers gesteld dat Radio 538 onrechtmatig handelt door een nagenoeg identieke naam te kiezen, voor een identiek evenement. In het kader van het merkenrecht hebben zij een aantal e-mails van derden in het geding gebracht waaruit verwarring zou moeten blijken. Bovendien hebben zij ter zitting gewezen op de volgens hen (nagenoeg) identieke wijze van presenteren van TURN UP THE BASS / TURN UP THE BEACH. Op de één na laatste pagina van de pleitnota van de raadsman van eisers zijn de twee desbetreffende logo’s afgedrukt die volgens eisers te veel op elkaar lijken en ter zitting is de radiocommercial van Radio 538 beluisterd die volgens eisers is ingesproken met eenzelfde soort stem en intonatie als in de reclame-uitingen van eisers. Naar voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter is dit alles echter onvoldoende om te kunnen spreken van een onrechtmatige daad. Na betwisting hiervan door Radio 538 is onvoldoende komen vast te staan dat de verschillende evenementen zich op dezelfde doelgroep richten en dat Radio 538 bewust zou profiteren van de bekendheid van eisers. Bovendien zijn TURN UP THE BASS en TURN UP THE BEACH niet geheel identiek. Dat verschillende derden in verwarring zijn geraakt, zoals blijkt uit de e-mails die eisers in het geding hebben gebracht, kan in het kader van het merkenrecht eventueel relevant zijn, doch is onvoldoende om van een onrechtmatige daad te kunnen spreken. De vorderingen van eisers kunnen derhalve evenmin op grond van artikel 6:162 BW worden toegewezen.

4.11.  Eisers zullen als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Radio 538 heeft op grond van artikel 1019h Rv aanspraak gemaakt op een bedrag van € 15.000,- aan advocaatkosten. Eisers hebben hiertegen verweer gevoerd. Dit verweer komt er onder meer op neer dat het niet nodig is geweest dat twee advocaten aan de zaak hebben gewerkt. Verder is aangevoerd dat 6,5 uur is besteed aan twee (confraternele) brieven aan de wederpartij waarin het verweer van Radio 538 is neergelegd en dat het om die reden buiten proportie is om twee keer 9 uur en 20 minuten te declareren als voorbereiding voor de zitting in dit kort geding (waar hetzelfde verweer wordt gevoerd). Tot slot is aangevoerd dat in deze zaak het verzamelen van de producties had kunnen worden gedaan door een medewerker met een ondersteunende functie. De voorzieningenrechter overweegt dat op grond van artikel 1019h Rv aanspraak kan worden gemaakt op de redelijke en evenredige kosten. Gezien het verweer van eisers is er aanleiding in dit geval de advocaatkosten te beperken tot € 10.000,-. 4.5. Op grond van het door Radio 538 gevoerde verweer (…) is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat het merk TURN UP THE BASS bij het relevante publiek niet als herkomstaanduiding fungeert die verwijst naar de merkhouder (of naar de licentienemers van het merk). Het relevante publiek zal TURN UP THE BASS evenmin opvatten als een aanduiding voor specifieke waren of diensten. Naar voorlopig oordeel van de  voorzieiningenrechter kan TURN UP THE BASS hooguit als een beschrijvende leus of slogan worden aangemerkt die het relevante publiek in verband brengt met een muziekstroming uit een bepaalde periode (grofweg de periode 1988-1993). Dit betekent voorshands dat het merk TURN UP THE BASS, alhoewel het is ingeschreven in het Benelux Merkenregister, niet de functie van een merk kan vervullen. Derhalve kan in dit geding niet worden uitgesloten dat een bodemrechter het merk van eisers nietig zal verklaren (zie artikel 2.28 BVIE). (…).

Lees het vonnis hier (pdf, LJN).

Merkenrecht. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard zijn om door te nemen. De komende dagen zal bespreking plaatsvinden van beslissingen die er in het bijzonder toedoen.

Tipt u ons op redactie@ie-forum.nl

BBIE 24 mei 2011, oppositienr 2004797 (Praktiker Deutschland GmbH (BUDGET) tegen BUDGET FLOORSTORE)

Merkenrecht. Oppositie o.g.v. ouder woord-/beeldmerk BUDGET tegen woord-/beelmerk BUDGET FLOORSTORE. Beperkte onderscheidingskracht gezien beschrijvend karakter. Vergelijking waren en diensten: beiden klasse 19 en 35. Oppositiebeslissing: Afgewezen. Merk wordt ingeschreven.

36. Door het verschil in lengte, de verschillende figuratieve elementen en bij gebrek aan onderscheidend vermogen van de woordelementen van de tekens zijn deze verschillen voldoende om de punten van overeenstemming te neutraliseren. Merk en teken stemmen in hun totaalindruk, naar het oordeel van het Bureau, niet overeen of in elk geval onvoldoende om tot (gevaar voor) verwarring te kunnen leiden

Lees de beslissing hier (link).
BVIE