Woord- en of beeldmerk  

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 3 juni 2015, IEF 14989; ECLI:NL:RBZWB:2015:3577 (Roy Donders)
Benelux (woord)merken. Voorgebruik Roy Donders is door JanssenConcepts gedeponeerd. Partijen zijn in overleg geweest, onder de voorwaarden dat JanssenConcept niets met de merkdeponering te doen. Roy Donders gebruikte zijn dienstmerk voor kledingparty's. Het merk ROY DONDERS is een eigen naam, toen het merk ROY DONDERS door JanssenConcepts werd gedeponeerd, was hij al een bekende Nederlander. JanssenConcepts heeft te kwader trouw de merken gedeponeerd en doorhaling van de gedeponeerde merken wordt bevolen.

3.3. Ter onderbouwing van zijn stelling dat de depots te kwader trouw zijn verricht, stelt [eiser] dat hij het teken ROY DONDERS voorafgaand aan het eerste depot van JanssenConcepts reeds als merk voor zijn huispakken en als dienstmerk voor zijn kledingparty’s gebruikte. Vanaf het eerste seizoen van ‘Roy Donders: Stylist van het Zuiden’ is de verkoop van zijn huispak een terugkerend thema in het televisieprogramma geweest. Hierdoor zijn de aanduidingen ‘Roy Donders’ en ‘Roy Donders original’ als onderscheidingsteken en dus als merk gebruikt voor de kleding van [eiser] (als warenmerk) en voor de kledingparty’s (als dienstmerk). De tekens hebben mede door de centrale plek in het televisieprogramma een groot onderscheidend vermogen voor de kleding van [eiser] verworven, veel meer dan het fantasiemerk ROJAMI’S. Het publiek percipieert het teken ROY DONDERS als merk en het teken fungeert dus bij uitstek als herkomstaanduiding. Het enthousiaste publiek wil niet zo maar een huispak, het wil een Roy Donders huispak.
Gezien de aangevangen verkoop van de kleding, de tientallen kledingparty’s en de diverse onderhandelingen met derden over allerlei Roy Donders-producten, is sprake van een reële exploitatie van het merk, althans van een concreet voornemen daartoe.
[eiser] stelt dat JanssenConcepts wetenschap had van het voorgebruik van het teken ROY DONDERS door [eiser] zelf. Janssen heeft [eiser] benaderd met een voorstel om nu juist de activiteiten die [eiser] ontplooid had verder te begeleiden als communicatieadviseur. Uit de correspondentie tussen partijen en de door Janssen gegeven presentatie blijkt onmiskenbaar dat Janssen van het merkgebruik door [eiser] op de hoogte was. JanssenConcepts heeft niet voor niets het teken ROY DONDERS al in december 2013 gedeponeerd, kort ná het eerste succesvolle seizoen van zijn TV-programma. Voor zover dat niet het geval is had JanssenConcepts als communicatieadviseur van genoemd gebruik behoren te weten, aldus [eiser].

3.8. Janssen c.s. betwist dat artikel 6septies UvP van toepassing is omdat [eiser] niet is aan te merken als een merkhouder en JanssenConcepts geen agent is.

3.18. Op grond van vorenstaande feiten en omstandigheden is de rechtbank van oordeel dat het depot van 19 december 2013, en daarmee ook het depot van 9 mei 2014, te kwader trouw is geschied. Daartoe geldt nog het volgende. Toen M. Janssen - zoals door Janssen c.s. gesteld - door het succes van de televisieserie de potentie zag in het registreren van het merk ROY DONDERS, had hij naar het oordeel van de rechtbank op grond van zijn professie (directeur van een marketingbureau) kunnen en dienen te onderzoeken of het merk al door [eiser] werd gebruikt. Gelet op de hiervoor vermelde producties blijkt dat er op internet genoeg aanwijzingen waren dat het merk reeds door [eiser] werd gebruikt als dienstmerk.

Op andere blogs:
Charlottes Law
Dirkzwager
RTL Boulevard (film)

Rechtbank Den Haag 13 mei 2015, IEF 14983; ECLI:NL:RBDHA:2015:5716 (Brite Strike Technologies)
Zie eerder IEF 14305. Brite Strike Inc. vordert een verklaring voor recht dat gedaagde te kwader trouw BRITE STRIKE heeft laten inschrijven, de nietigheid en de doorhaling van het merk. Gedaagde heeft woonplaats in Luxemburg en er is geen verbintenis die in Nederland is of moet worden uitgevoerd. De definitieve vragen:
I. Dient het BVIE (al dan niet op de in het arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 november 2013, overwegingen 28 - 34 genoemde gronden) te worden aangemerkt als een posterieur verdrag, zodat artikel 4.6 BVIE niet kan worden aangemerkt als een bijzondere regeling, in de zin van artikel 71 EEX-Vo oud?

Indien deze vraag bevestigend wordt beantwoord:
II. Volgt uit artikel 22 lid 4 EEX-Vo oud dat zowel de Belgische, als de Nederlandse en de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd zijn van het geschil kennis te nemen?
III. Zo nee, hoe dient dan in een geval als het onderhavige te worden vastgesteld of de Belgische, dan wel de Nederlandse of de Luxemburgse rechter internationaal bevoegd is? Kan voor deze (nadere) vaststelling van de internationale bevoegdheid artikel 4.6 BVIE (wél) worden toegepast?

Lees de uitspraak hier (pdf/html)

Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 3 april 2015, IEF 14981; zaak C-179/15 (Daimler)
Merkenrecht. Verzoekster (autofabrikant) is houdster van onder meer het internationale beeldmerk ‘Mercedes-Benz’, ingeschreven sinds 21-09-1966. De bescherming (ook in Hongarije) betreft overwegend bepaalde auto-onderdelen. Verweerster (kort: Együd Garage) is in Hongarije ingeschreven en actief in de auto-detailhandel. Haar diensten zijn afgestemd op de voertuigen van verzoekster. In 2007 sluit Mercedes-Benz Hungaria (dochter Daimler, geen partij in het geding) en verweerster een overeenkomst over klantenservice, die afliep op 31-03-2012. Gedurende de overeenkomst mag verweerster zich profileren als ‘erkend Mercedes-Benz garagehouder’. Maar ook na afloop van de overeenkomst (en nu nog steeds) blijft verweerster deze uitdrukking (met name op Hongaarse maar ook op Engelstalige websites) gebruiken, ondanks pogingen van verzoekster dit te stoppen om verwarring bij klanten te voorkomen. Verzoekster vraagt de verwijzende rechter vast te stellen dat verweerster inbreuk maakt op haar merkenrecht en haar te gelasten de (misleidende) advertenties te verwijderen, zich verder van inbreuken te onthouden en een rechtzetting in nationale en regionale dagbladen te plaatsen. Verweerster bewijst dat zij bij de onderneming die reclamediensten aanbiedt heeft aangedrongen op wijziging van de ads.

Die instructie zou inmiddels zijn uitgevoerd. De andere ads zijn niet door haar op internet geplaatst en zij heeft daartoe ook nimmer opdracht gegeven. Zij wijst erop geen invloed op de plaatsing van ads te kunnen uitoefenen. Op haar verzoeken tot verwijdering wordt slechts door één directeur van een reclamewebsite gereageerd; deze geeft toe dat verweerster geen opdracht tot plaatsing heeft gegeven. Hij stelt dat plaatsing komt door de werkwijze van websites (overnemen bestaande gegevens) om te voorkomen dat adverteerders denken dat het om een spookonderneming gaat.

De verwijzende Hongaarse rechter (hoofdstedelijke Rb) geeft aan dat er veel soortgelijke gevallen worden voorgelegd. Het lijdt geen twijfel dat het blijven opduiken het gevolg is van de praktijk van bepaalde aanbieders, en dat de gewraakte ads kunnen leiden tot verwarring bij het publiek. Er is geen unanimiteit onder Hongaarse rechters of het op deze wijze opduiken in ads, ook na pogingen tot verwijdering, moet worden beschouwd als ‘gebruik van het merk’. Hij vraagt dan ook het HvJEU zich hierover uit te spreken:

“Moet artikel 5, lid 1, onder b), van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk tegen een derde die wordt genoemd in een internetadvertentie waarin een teken is opgenomen dat met het merk kan worden verward en die betrekking heeft op door de derde aangeboden diensten die identiek zijn aan de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zodat bij het publiek ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat er officiële commerciële banden bestaan tussen de onderneming van de derde en de houder van het merk, ook dán kan optreden, wanneer de advertentie niet op het internet is geplaatst door of voor rekening van de erin genoemde persoon of op het internet blijft opduiken hoewel de erin genoemde persoon alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem kon worden verlangd om de advertentie te laten verwijderen, maar daar niet in is geslaagd?”

Vzr. Rechtbank Den Haag 19 mei 2015, IEF 14948 (Vlisco tegen Stella Jean)
Uitspraak ingezonden door Laura Fresco en Ivy de Bruijn, Hoyng Monegier LLP. Auteursrecht. Niet-geregistreerd gemeenschapsmodel. Merkenrecht. Vlisco ontwerpt opvallende, veelal exotische dessins die zij gebruikt op stoffen en modeaccessoires. Stella Jean is een Italiaans-Haïtiaans modelabel, die verkoopt via stellajean.it en een verkooppunt heeft in Den Bosch. Vlisco vordert staking van de inbreuk op auteursrechten op haar dessins, merkenrecht en Gemeenschapsmodellenrecht. Het uitputtingsverweer slaagt niet. Stella Jean c.s. maken niet aannemelijk dat haar leverancier officiële distributeur van Vlisco-stoffen is. De detailverschillen in dessin en de stofkwaliteit duiden er op dat het niet om Vlisco-stoffen gaat. De stoffen maken deel uit van een populaire stijl van Afrikaanse en exotische motieven, omdat er geen 'Umfeld' is overlegd, wordt een gemiddelde beschermingsomvang toegekend. Het uitsluitend decoratief gebruik van de registreerde vogel en het steigerende paard als onderdeel van een dessin dat over de gehele stof is herhaald, wordt niet opgevat als merkgebruik.

Voor een (beperkt) deel van de dessins heeft Vlisco een ongeregistreerd Gemeenschapsmodelrecht, waarvan niet alle dessins zijn gebruikt in producten van Stella Jean c.s.. Gedeeltelijk wordt staking inbreuk op Gemeenschapsmodelrechten bevolen. De voorzieningenrechter schat het deel dat betrekking heeft op handhaving van IE-rechten op 90%, omdat er ook op commune onrechtmatige daad een beroep is gedaan.

4.16. Bij de onderhavige dessins heeft Vlisco niet per dessin aangegeven wat de specifieke trekken zijn die de werken oorspronkelijk maken. Zij heeft echter wel per dessin documentatie over de ontwerper en de ontwerpdatum verstrekt en voor een deel van de ontwerpen ook de ontwerptekeningen. De verschillende dessins in ogenschouw nemend, is in het kader van de toetsing in kort geding ook zonder nadere motivering voorshands voldoende aannemelijk dat de ontwerpers bij ieder werk vrije creatieve keuzes hebben gemaakt ten aanzien van dessin, tekening, onderwerp en kleur. Daarbij is van belang dat Stella Jean c.s. geen voorbeelden hebben overlegd van het 'Umfeld', zodat de voorzieningenrechter slechts kan uitgaan van hetgeen van algemene bekendheid is over de stijl van Afrikaanse en exotische dessins. Naar voorlopig oordeel zijn door de makers van deze werken voldoende creatieve keuzes gemaakt om binnen die stijl in aanmerking te komen voor auteursrechtelijke bescherming.

4.17. Stella Jean c.s. hebben nog betoogd dat van auteursrechtelijke bescherming geen sprake kan zijn omdat Vlisco op haar website schrijft dat de dessins gebaseerd zijn op eeuwenoude motieven. Dat verweer slaagt niet, alleen al omdat dat niet op die website staat. Vlisco schrijft met betrekking tot drie specifieke dessins (2.5.13, 2.5.17, 2.5.19) dat die dessins in de loop der tijd een lokale benaming hebben gekregen onder Afrikaanse consumenten in Benin en Togo, Ghana of Congo. Die informatie impliceert echter niet dat de ontwerpen al bestonden voordat Vlisco ze op de markt bracht. De Afrikaanse consument kan deze 'bijnamen' aan de ontwerpen van Vlisco hebben gegeven. Stella Jean c.s. hebben geen voorbeelden overlegd van andere ontwerpen met dezelfde lokale namen, zodat ook geenszins uit te sluiten valt dat Vlisco op basis van een bekend motief zoals een vogel of vogelkooi, een ontwerp heeft gemaakt waarin voldoende eigen creatieve keuzes zijn gemaakt.

Prejudiciële vragen aan HvJ EU 31 maart 2015, IEF 14945; zaak C-163/15 (Hassan tegen Breiding)
Procesrecht. Merkenrecht. Verzoekster Youssef Hassan is sinds januari 2011 licentiehoudster van KBT & Co. Ernst Kruchen agenzia commerciale sociétá (KBT) die houdster is van het gemeenschapswoordmerk „ARKTIS”, dat onder meer is ingeschreven voor beddengoed en dekens (klasse 24). In de licentieovereenkomst is opgenomen dat verzoekster verplicht is om in eigen naam rechten wegens inbreuken op de merkrechten van licentiegeefster te doen gelden. De licentie is niet ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken.

Verweerster Breiding Vertriebsgesellschaft is zaakvoerder van OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH & Co. KG, die op 1 mei 2010 zijn eenmanszaak heeft overgenomen. Op 30 oktober 2012 bood OVL Onlinevertrieb & -logistik GmbH (OVL) op de website ‘schoene-traeume.de’ verschillende donsdekens ‘innoBETT selection Arktis’ aan.

Al in 2010 heeft verweerster de destijds licentiehoudster van KBT (Bavaria Vertriebs- und HandelsGmbH) in gebreke gesteld en een stakingsverklaring met boetebeding afgegeven om het teken ‘Arktis’ voor beddengoed niet langer te gebruiken. Op vordering van verzoekster heeft het Landgericht de geldigheid van deze stakingsovereenkomst bevestigd op de grond dat de aanduiding ‘Arktis’ niet louter beschrijvend is, en is KBT tot schadevergoeding veroordeeld. KBT is tegen die beslissing in hoger beroep gegaan bij de verwijzende rechter.

De verwijzende rechter (Oberlandesgericht Düsseldorf) stelt vast dat sinds 2010 niet langer verweerster, maar volgens DUI recht door de overname OVL tot staking is gehouden. Hij vraagt zich af of verzoekster de rechten wegens inbreuk op het gemeenschapsmerk op grond van Vo. 207/2009 kan doen gelden nu zij niet als licentiehoudster is ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken. Het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt lijkt in een uitspraak in 2005 het standpunt te hebben ingenomen dat de licentiehouder tegenover derden enkel rechten kan doen gelden wanneer de licentie in het register van gemeenschapsmerken is ingeschreven. De vraag rest dan of een niet-ingeschreven licentiehouder de rechten van de merkhouder kan doen gelden op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht. Hij legt het HvJEU de volgende vragen voor:

1. Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk eraan in de weg dat een licentiehouder die niet is ingeschreven in het register van gemeenschapsmerken aanspraken wegens inbreuk op een gemeenschapsmerk doet gelden?

2. Indien vraag 1 bevestigend wordt beantwoord: Staat artikel 23, lid 1, eerste volzin, van verordening (EG) nr. 207/2009 van de Raad van 26 februari 2009 inzake het gemeenschapsmerk in de weg aan een nationaalrechtelijke praktijk volgens welke de licentiehouder de aanspraken van de merkhouder tegen de inbreukmaker kan handhaven op grond van de bevoegdheid om in eigen naam een procedure te voeren over diens recht („Prozessstandschaft”)?

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland, IEF 14925, (Stichting Good Bears tegen T, L en SLB)
Uitspraak ingezonden door Landine Varela, De Vos & Partners. Handelsnaamrecht. Domeinnaamrecht. Oneerlijke concurrentie. Merkenrecht. L is oud-bestuurder van de Nederlandse tak van non-profit organisatie Good Bears of The World, en handelt vervolgens onder de naam Stichting Troostbeer Nederland. L registreert een Benelux beeldmerk en verschillende domeinnamen die gebruik maken van de tekens Good Bears. De voorzieningenrechter acht oneerlijke concurrentie en inbreuk op handelsnaamrecht aanwezig en beveelt SLB om de domeinnamen die gebruikmaken van 'Good Bear' over te dragen. De Nederlandse Stichting Good Bears is als licentiehouder van het Amerikaanse merk niet bevoegd zelfstandig (en zonder toestemming) in rechte op te treden op grond van merkenrecht.

Rechtbank Midden-Nederland 22 april 2015, IEF 14923, ECLI:NL:RBMNE:2015:2716 (Curator tegen Gedaagden)
Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. A12.it Software is failliet verklaard. Kort voor datum faillissement zijn klanten en domeinnamen A12 overgedragen aan gedaagden. De curator acht de overdracht paulianeus dan wel onrechtmatig. De curator vordert als merkhouder staking van het gebruik van het merkteken FLORE door gedaagden. Gedaagden voeren aan dat het merkendepot te kwader trouw is verricht, omdat er sprake is (voor-)voorgebruik. De deponering en uitoefening van het merkenrecht door de curator is niet onrechtmatig of misbruik van recht, ondanks dat het merk sinds 2011 niet meer wordt gebruikt. De termijn van vijf jaar uit 2.26 lid 2 sub a BVIE is nog niet verstreken. In het onderhavige geval wordt de naam slechts ter aanduiding van haar product, een applicatie, gebruikt en niet ter aanduiding van haar onderneming. De software-pakketten hebben niet dezelfde broncode en verschillen in functionaliteit. De software is in eigen tijd ontwikkeld, het beroep op werkgeversauteursrecht wordt verworpen. Aan de voorwaarden van artikel 8 Aw, openbaarmaken zonder naam maker, wordt voldaan, tenzij daar een uitdrukkelijke afspraak over bestaat; de bewijslast ligt bij gedaagden.

4.5.
[gedaagden] heeft aangevoerd dat het merkendepot gelet op het voorgebruik door [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] te kwader trouw is in de zin van artikel 2.4 sub f onder 1 BVIE, zodat [bedrijf 1] geen rechten op het merk [naam 2] heeft verkregen. Dit verweer gaat niet op. Niet (langer) in geschil is dat [bedrijf 1] het merk [naam 2] sinds 2008 gebruikt ter onderscheiding van haar producten en diensten. [bedrijf 1] moet ten opzichte van [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2], die het teken [naam 2] naar eigen zeggen sinds 2010 gebruiken voor hun applicatie, dan ook worden aangemerkt als eerste gebruiker (de zogenaamde voor-voorgebruiker) van het merk. [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] kunnen zich daarom niet beroepen op aanwezigheid van kwade trouw bij [bedrijf 1] c.q. de curator (vgl. BenGH 25 juni 2004, IER 2004, p. 342 (Winner Taco/El Taco)). Dit zou anders kunnen zijn als het voorgebruik door [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] omvangrijker en bekender is dan het voor-voorgebruik door [bedrijf 1] (vgl. HvJ EG 11 juni 2009, IER 2010,11 (Lindt & Sprüngli/Hauswirth)). Dat dit het geval is, is echter gesteld noch gebleken. [bedrijf 1] is derhalve rechthebbende op het merk [naam 2].

4.6.
Het verweer van [gedaagden] dat de deponering en uitoefening van het merkenrecht door de curator onrechtmatig is althans misbruik van recht, slaagt evenmin. Het enkele feit dat het merk sinds april 2011 niet meer door [bedrijf 1] wordt gebruikt, is daartoe onvoldoende.
Voor de situatie dat een merk niet wordt gebruikt is artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE geschreven. De daarin opgenomen termijn van vijf jaar is nog niet verstreken.
4.7.
[gedaagden] heeft niet betwist dat de door [gedaagde sub 2] gebruikte tekens identiek zijn aan, althans op verwarring wekkende wijze overeenstemmen met het merk [naam 2] van [bedrijf 1] in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a en b BVIE. [gedaagden] heeft voorts niet weersproken dat sprake is van gebruik als bedoeld in artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE. Volgens [gedaagden] hebben zowel [bedrijf 1] als Grits echter met dit gebruik ingestemd, zodat van merkinbreuk geen sprake is.

4.8.
Of Grits aan [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] toestemming heeft gegeven om het merk [naam 2] te gebruiken, is niet relevant.

Handelsnaamrecht
4.11.
Vaststaat dat de applicatie van [bedrijf 1] sinds 2008 op de website [domeinnaam 1] werd verhandeld onder de naam “[naam 2]”. Volgens de curator werd [bedrijf 1] door haar klanten met die naam aangeduid. De curator meent dat [naam 2] daarom als handelsnaam van [bedrijf 1] moet worden aangemerkt. De rechtbank volgt de curator hierin niet. Een handelsnaam is, gelet op artikel 1 Hnw, de naam waaronder men feitelijk handelt, de naam die naar buiten toe wordt gebruikt als aanduiding van de onderneming. Het gaat dus om de naam die de onderneming zelf gebruikt. In het onderhavige geval gebruikte [bedrijf 1] de naam “[naam 2]” slechts ter aanduiding van haar producten en niet ter aanduiding van haar onderneming. Er is derhalve geen sprake van een handelsnaam, maar van een merk. Dat [bedrijf 1] door haar klanten (mogelijk) werd aangeduid als [naam 2] doet daaraan niet af. De vordering onder 3.1 II zal dan ook worden afgewezen.

Auteursrecht
4.14.
[gedaagden] heeft aangevoerd dat de [naam 2]-software die [bedrijf 1] – tot 2008 onder de naam [naam 1] – aanbood (hierna: de [naam 1]-software), niet hetzelfde is als de [naam 2]-software waarvoor [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] sublicenties verkochten (hierna: de [naam 2]-software). De software-pakketten hebben niet dezelfde broncode en verschillen in functionaliteit. De [naam 2]-software is door Grits in eigen beheer ontwikkeld. Alle rechten op deze software liggen bij Grits. [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] hebben slechts het recht om sublicenties op de [naam 2]-software te verstrekken. De [naam 1]-software daarentegen is ontwikkeld door [gedaagde sub 3]. De broncode stond op de server van [gedaagde sub 3]. Op enig moment is [gedaagde sub 3] gaan samenwerken met [bedrijf 1]. Met de toenmalig eigenaar van [bedrijf 1], de heer [B] (hierna: [B]), had [gedaagde sub 3] afgesproken dat de rechten op de door hem ontwikkelde software niet aan [bedrijf 1] zouden gaan toebehoren. Wel mocht [bedrijf 1] de [naam 1]-software zonder licentiekosten exploiteren door verkoop van sublicenties aan haar klanten. Als tegenprestatie droeg [bedrijf 1] zorg voor correctief en adaptief onderhoud van de software. [bedrijf 1] kreeg in dat verband toegang tot een gedeelte van de broncode. Na het overlijden van [B] is [gedaagde sub 3] bestuurder en aandeelhouder van [bedrijf 1] geworden. Ter ondersteuning heeft [gedaagde sub 3] [A] erbij gevraagd. [A] heeft toen 40% van de aandelen in [bedrijf 1] gekregen. [A] was van voornoemde afspraak tussen [gedaagde sub 3] en [B] op de hoogte. In een mail van 22 juni 2007 heeft [gedaagde sub 3] aan [A] (nogmaals) bevestigd dat [gedaagde sub 3] rechthebbende was op het door hem ontwikkelde softwarepakket. Bij akte van 10 april 2010 heeft [gedaagde sub 3] de eigendom van de [naam 1]-software inclusief auteursrechten overgedragen aan Grits voor een koopsom van € 120.000,00. Daarmee is Grits rechtsgeldig eigenaar geworden van alle rechten verbonden aan de [naam 1]-software. Grits heeft vervolgens om niet een licentie op de exploitatie van de [naam 1]-software verstrekt aan de [bedrijf 1] groep, in ruil voor adaptief en correctief onderhoud door medewerkers van [bedrijf 1]. De aan [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] versterkte licentie op de [naam 2]-software staat daar los van. [gedaagde sub 3] heeft de [naam 1]-software verkocht omdat [bedrijf 1] vanwege een belastingschuld in zwaar financieel weer verkeerde. [gedaagde sub 3] hoopte met de verkoopopbrengst de belastingschuld te kunnen aflossen (bij wijze van geldlening of agio). Aangezien Grits de koopsom niet betaalde, is dat niet gebeurd. Aldus nog steeds [gedaagden]

4.17.
Wil sprake zijn van het in artikel 7 Aw geregelde werkgeversauteursrecht, dan zal vast moeten komen te staan dat tussen [gedaagde sub 3] en [bedrijf 1] een dienstverband heeft bestaan. Dat dit het geval is, heeft [gedaagden] niet bestreden. Zij heeft evenwel gesteld dat het dienstverband van [gedaagde sub 3] niet gericht was op het ontwikkelen van (de [naam 1]-)software. [gedaagde sub 3] had de [naam 1]-software al vóór zijn dienstverband met [bedrijf 1] ontworpen en ontwikkeld (...) Het beroep op artikel 7 Aw wordt daarom verworpen.

4.18.
Artikel 8 Aw is van toepassing indien de door [gedaagde sub 3] ontworpen software als eerste door [bedrijf 1] openbaar is gemaakt als van haar afkomstig, zonder vermelding van [gedaagde sub 3] als maker. Onder het openbaar maken van software valt onder meer het op de markt brengen ervan. Criterium is of de programmatuur beschikbaar wordt voor het publiek. Ook de openbaarmaking van een verveelvoudiging (bijvoorbeeld het vermarkten van een kopie) wordt onder het openbaarmakingsbegrip geschaard. [gedaagden] heeft niet bestreden dat [bedrijf 1] de door [gedaagde sub 3] ontworpen software als eerste op de markt heeft gebracht zonder vermelding van [gedaagde sub 3] als maker. Aan het vereiste van artikel 8 Aw is derhalve voldaan. (...)

4.22.
Slagen [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] in bovenbedoeld bewijs, dan staat vast dat niet [bedrijf 1] maar [gedaagde sub 3] maker van de [naam 1]-software is en derhalve auteursrechthebbende. In dat geval ligt de vordering gebaseerd op het auteursrecht voor afwijzing gereed. Wordt het bovenbedoelde bewijs niet geleverd, dan wordt [bedrijf 1] als maker en auteursrechthebbende op de [naam 1]-software aangemerkt. Vervolgens zal dan moeten worden beoordeeld of de door [gedaagde sub 1] en [gedaagde sub 2] geexploiteerde [naam 2]-software dezelfde is als de software van [bedrijf 1]. De rechtbank acht het voorshands nodig om, indien deze vraag voorligt, daaromtrent een deskundigenbericht in te winnen. Voordat daartoe wordt overgegaan, zal de rechtbank partijen in de gelegenheid stellen zich uit te laten over de wenselijkheid van een deskundigenbericht, over het aantal en het specialisme van de te benoemen deskundige(n) en over de aan de deskundige(n) voor te leggen vragen.

Vzr. Rechtbank Midden-Nederland 22 april 2015, IEF 14921; ECLI:NL:RBMNE:2015:8317 (DMGE tegen West Music)
Uitspraak ingezonden door Kim de Bonth, Holla. Artikel 8 Aw. Merkdepot te kwader trouw. Voorgebruik. Onder de vlag van Stichting WESP wordt het HOSSA! Festival georganiseerd. Beroepsmuzikant en bestuurder van West Music heeft Symphonica in Hossa als handelsnaam, zijn zoon heeft de domeinnaam geregistreerd, facebookpagina en logo ontworpen voor Stichting WESP. Bestuurder L deponeert het logo als merk. WESP gebruikt het logo zonder J als de maker te vermelden en doet succesvol een beroep op artikel 8 Aw.

Bewijs ontbreekt dat auteursrechten op het logo bij J is blijven rusten. In de algemene voorwaarden wordt het auteursrecht voorbehouden doch die zijn echter pas ná de eerste openbaarmaking gezonden. De eerste openbaarmaking, ex artikel 8 Aw, omvat niet de presentatie door ontwerper aan Stichting WESP. Er is geen sprake van voorgebruik door de ontwerper van het logo "als merk", noch van uitsluitend recht tot deponering als merk middels de algemene voorwaarden. Omdat de auteursrechten reeds vóór de toezending van de algemene voorwaarden zijn overgegaan op WESP, kunnen deze niet aan hen worden tegengeworpen.

5.6. Voor zover J. cs heeft bedoeld aan te voeren dat L cs heeft erkend dat de auteursrechten van het logo (nog) bij J rusten doordat L voor de aanpassing van het logo ten behoeve van het evenement van 2014 weer J heeft ingeschakeld en hij heeft aangekondigd dit bij het logo voor 2015 weer te zullen doen, geldt dat dit door L cs wordt betwist en een dergelijke erkenning niet zomaar uit het herhaald inschakelen van J valt af te leiden. Dit laatste temeer in het geval er (al dan niet mogelijk) sprake is van een fysieke maker (die de kennis en kunde heeft om het logo aan te passen) en een fictieve maker (die "slechts" rechthebbende is).

5.7. Op grond van het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat J cs in het kader van dit kort geding niet voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat partijen in afwijking van artikel 8 Aw zijn overeengekomen dat J, in de omstandigheden zoals deze zich hebben voorgedaan, zijn auteursrechten zou behouden.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Op andere blogs:
DomJur

Gerecht EU 21 april 2015, IEF 14914; ECLI:EU:T:2015:214; T‑360/12 (Louis Vuitton Malletier - grijs schaakbord)
Gerecht EU 21 april 2015, IEF 14914; ECLI:EU:T:2015:215; T‑360/12 (Louis Vuitton Malletier - bruin/beige schaakbord) 
LV vraagt Gemeenschapsbeeldmerk aan voor een grijs respectievelijk bruin/beige schaakbordpatroon. Op absolute gronden, vanwege ontbreken van onderscheidend vermogen (ook niet door het gebruik ervan), wijst de nietigheidsafdeling van het BHIM de nietigheidsvordering toe. Er wordt vast gesteld dat LV niet heeft aangetoond dat dit merk onderscheidend vermogen heeft gekregen in de genoemde 11 landen als gevolg van het gebruik van het merk. Het Gerecht EU wijst het beroep af.

7. (...) The Cancellation Division concluded, in paragraph 61 of its decision, that that lack of evidence as regards those States was sufficient to find that the applicant had not established that distinctive character had been acquired through use.

10. (...) The Board of Appeal also took the view, in paragraph 54 of the contested decision, that the documents produced by the proprietor of the contested trade mark did not demonstrate that the relevant public would be in the habit of making an assumption on the commercial origin of the goods at hand based on patterns. Lastly, the Board of Appeal considered, in paragraphs 71 to 73 of the contested decision, that, on the basis of the evidence provided by the applicant, it had not been established that the contested trade mark had acquired distinctive character through the use which had been made of it in a substantial part of the relevant territory, namely in Bulgaria, Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Slovenia, the Slovak Republic, Finland and Sweden, either at its filing date or after its registration.

86      It follows from the unitary character of the Community trade mark that, in order to be accepted for registration, a sign must possess distinctive character, inherent or acquired through use, throughout the European Union. It would be paradoxical to accept, on the one hand, pursuant to Article 3(1)(b) of Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (OJ 2008 L 299, p. 25), that a Member State has to refuse to register as a national mark a sign that is devoid of any distinctive character in its territory and, on the other hand, that that same Member State has to respect a Community trade mark relating to that sign for the sole reason that it has acquired distinctive character in the territory of another Member State (judgment of 14 December 2011 in Vuitton Malletier v OHIM — Friis Group International (Representation of a locking device), T‑237/10, EU:T:2011:741, paragraph 100).

117    For all of those reasons, it must be held that, in any event, the applicant has not demonstrated that the contested mark had, in Bulgaria, Denmark, Estonia, Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Portugal, Slovenia, the Slovak Republic, Finland and Sweden, acquired distinctive character in consequence of the use that had been made of it.

120    It was, therefore, for the applicant to prove the acquisition of distinctive character through use in the part of the European Union in which the contested mark was devoid of any distinctive character ab initio, which is, in the present case, the whole of the European Union. However, as is clear from paragraph 104 above, the applicant has not filed any of the evidence referred to in the case-law recalled in paragraph 90 above and the evidence adduced by the applicant, as set out in paragraph 95 above, does not demonstrate that the contested mark has acquired distinctive character through use in Denmark, Portugal, Finland and in Sweden.

Gerecht EU 5 mei 2015, IEF 14910; ECLI:EU:T:2015:257, zaak T-131/12 (SPA tegen BHIM; Sparitual)
Uitspraak ingezonden door Eric De Gryse, Simont Braun. Merkenrecht. Ten onrechte heeft de kamer van beroep geoordeeld dat de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 in casu niet was aangetoond. In de loop van de administratieve procedure verstrekte documenten volstonden om de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 aan te tonen, welke bekendheid bovendien reeds is erkend door de rechtspraak van het Gerecht, beslissingen van het BHIM en door nationale rechterlijke instanties van de Benelux-landen. SPA voert aan dat in de bestreden beslissing ten onrechte is vastgesteld dat het argument dat het gevaar bestond dat werd aangehaakt bij het woordmerk SPA voor waren van klasse 32, niet was gestaafd. Het Gerecht EU vernietigt de beslissing.

De beoordeling:

35. Gelet op de voorgaande opmerkingen dient – anders dan de kamer van beroep heeft overwogen en dan het BHIM en interveniënte stellen – te worden vastgesteld dat verzoekster, mits zij de voorwaarde die wordt gesteld in de in punt 32 supra vermelde rechtspraak naleefde, in casu de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 kon aantonen door gebruik te maken van de bewijzen inzake het beeldmerk SPA met Pierrot, waarvan het oudere woordmerk deel uitmaakt. Bijgevolg moet nog worden onderzocht of in casu is voldaan aan de in die rechtspraak gestelde voorwaarde, namelijk dat de verschillen tussen het woordmerk en het in de handel gebruikte beeldmerk er niet aan in de weg staan dat het betrokken publiek de aan de orde zijnde waren verder opvat als afkomstig van een bepaalde onderneming.

42. In het licht van een en ander, dient te worden vastgesteld dat – anders dan het BHIM en interveniënte stellen – de kamer van beroep ten onrechte tot het besluit is gekomen dat verzoekster de bekendheid van het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 niet had aangetoond omdat de documenten die zij had overgelegd enkel de bekendheid aantoonden van een ander merk dat bestond uit de term „spa” gekoppeld aan het beeldelement dat een pierrot weergeeft.

58. Gelet op de voorgaande overwegingen kan niet worden ingestemd met het argument van het BHIM dat de door verzoekster voor het Gerecht aangevoerde grieven inzake het gevaar voor aanhaken bij het woordmerk SPA voor waren van klasse 32 niet-ontvankelijk zijn omdat zij het voorwerp van het geding zoals bij de kamer van beroep aanhangig gemaakt, wijzigen. Voorts volgt uit deze overwegingen dat – zoals verzoekster terecht aanvoert – de kamer van beroep in wezen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door geen onderzoek te hebben verricht van de argumenten die verzoekster voor de oppositieafdeling had aangevoerd ter ondersteuning van haar grief inzake gevaar voor aanhaken bij dit oudere merk, terwijl zij daartoe was gehouden.

62. Gelet op één en ander dient te worden geoordeeld dat de kamer van beroep ten onrechte heeft vastgesteld dat in casu niet was voldaan aan de voorwaarde inzake de bekendheid van het oudere merk en dat zij, eveneens ten onrechte, niet heeft nagegaan of het gevaar bestond dat door het aangevraagde merk ongerechtvaardigd voordeel werd getrokken uit het oudere merk, terwijl zij – zoals hierboven is aangetoond – daartoe was gehouden. Bijgevolg dient het enige middel te worden aanvaard en de bestreden beslissing te worden vernietigd.