Alle rechtspraak  

Vzr. Rechtbank Maastricht, 6 maart 2009, LJN: BH7294, Fotostudio A.B. B.V. tegen Gedaagden (Fotostudio Arno Broeren)

Handelsnaamrecht, auteursrecht, domeinnaam. Eigennaam maakt inbreuk op initialen. Fotostudio A.B. wordt verkocht, oude eigenaren beginnen op 1 kilometer afstand een nieuwe fotostudio onder de eigennaam Fotostudio Arno Broeren (de ‘A.B.’ van Fotostudio A.B.) Tweede rechtszaak. Handelsnaamrechtelijke verwarring is te duchten. Ook gebruik van domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl  is een vorm van (verwarringwekkend) handelsnaamgebruik.

Geen inbreuk op huisstijl en auteursrecht eiser A.B. m.b.t. de op de site van gedaagden gebruikte foto’s, nu niet aannemelijk is geworden dat de rechten op de foto’s uit hoofde van de koopovereenkomst ook aan Fotostudio A.B. zijn overgedragen. Wel inbreuk auteursrecht van gedaagde door gebruik van zijn foto’s op website van eiser A.B.  Bewijsvermoeden artikel 8 Aw.

Wel oneerlijke mededinging door negatief uitlaten door gedaagde over Fotostudio A.B. en op ongeoorloofde wijze verwijzen naar hun verleden als oorspronkelijke oprichters van Fotostudio A.B. Partijen dragen hun eigen kosten.

Handelsnaam: 4.4.5. De voorzieningenrechter stelt voorop dat [gedaagden]. erkennen dat zij eerst sedert 12 februari 2009 in het register van de kamer van koophandel niet meer verwijzen naar de domeinnaam en het emailadres van Fotostudio A.B.

In algemene zin mogen handelsnamen beschrijvend zijn. De woordcombinatie: “Fotostudio A.B.” is aangekocht vanwege de naamsbekendheid en de daaruit voortvloeiende goodwill en verdient derhalve bescherming. Het woord: “Fotostudio” kan niet worden gemonopoliseerd, in die zin dat een andere fotograaf die foto’s maakt en verkoopt de omschrijving van die diensten door middel van gebruik van het woord: “Fotostudio” moet worden verboden, echter het gebruik van het woord “Fotostudio” dient wel zodanig te zijn dat er geen verwarringsgevaar ontstaat.

Nu [gedaagden]. naar aanleiding van het vonnis van 7 november 2008 voor de omschrijving van hun nieuwe onderneming het woord “Fotostudio” hebben gekozen, zijnde een onderneming die plaatsvindt in hetzelfde veld gelegen op (onweersproken) één kilometer afstand van Fotostudio AB, én aan het woord “Fotostudio” de eigennaam: “[gedaagde1]” hebben toegevoegd, een naam die rechtstreeks verwijst naar [gedaagde1] de oprichter van Fotostudio A.B., is naar het oordeel van de voorzieningenrechter bij het publiek verwarring te duchten. Naar het voorshands oordeel van de voorzieningenrechter zal ook een bodemrechter tot die conclusie komen, zodat gelet op het bepaalde in artikel 5 van de Handelsnaamwet de primaire vordering tot verbod een onderneming te drijven onder de naam: “Fotostudio [gedaagde1]” of onder een met Fotostudio A.B. gelijkende naam zal worden toegewezen, met dien verstande dat de termijn waarna [gedaagden]. dit verbod dienen na te leven zal worden gesteld op vijf dagen na betekening van dit vonnis. De te verbeuren dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

Domeinnaam: 4.4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam: www.fotostudioarnobroeren.nl als vorm van handelsnaamgebruik kan worden gezien, zodat hetgeen hiervoor is overwogen ook geldt voor het gebruik van deze domeinnaam en dus voorshands voldoende aannemelijk is dat bij gebruik van deze domeinnaam het zelfde verwarringsgevaar is te duchten. Het gevorderde verbod tot gebruik van domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl ligt derhalve voor toewijzing gereed, met dien verstande dat de termijn waarna [gedaagden]. dit verbod dienen na te leven zal worden gesteld op vijf dagen na betekening van dit vonnis. De te verbeuren dwangsommen zullen worden gemaximeerd.

Auteursrecht eiser: A: 4.5. Voorts stelt Fotostudio A.B. dat [gedaagden]. onrechtmatig jegens haar handelt door op slaafse wijze haar huisstijl na te bootsen door onder meer foto’s die haar toebehoren te publiceren op hun website.

(…)

4.5.4. (…) Deze artikelen zien naar het oordeel van de voorzieningenrechter ook niet op overdracht van de activa, maar, gelet op hun inhoud en het feit dat zij geplaatst zijn onder artikel 3: “garanties verkoper (financieel / fiscaal) Jaarrekening en financiële gegevens”, op garanties van de verkoper.
Nu noch uit de door Fotostudio A.B. genoemde artikelen van de koopovereenkomst, noch uit de overige artikelen van de koopovereenkomst, voortvloeit, dat de foto’s als activa zijn overgedragen en bovendien geen enkele lijst met overgedragen activa, noch de notariële akte van levering, is overgelegd waaruit eigendomsoverdracht van de foto’s zou kunnen worden afgeleid, is ondanks de overgelegde verklaringen van Mulder en [[YY]] voorshands onvoldoende aannemelijk dat de foto’s waarop Fotostudio A.B. in productie 3 doelt haar eigendom zijn uit hoofde van de koopovereenkomst.

4.5.5. Voorts voert Fotostudio A.B. aan dat de foto’s waarvan zij het auteursrecht claimt zijn gemaakt op de locatie van Fotostudio A.B., met haar middelen, in haar opdracht en voor haar rekening en risico. Daaruit vloeit volgens haar voort dat de foto’s ingevolge artikel 7 van de Auteurswet haar eigendom zijn.
De voorzieningenrechter volgt in dit kader [gedaagden]. in hun betoog dat het, indien wordt uitgegaan van de periode dat [gedaagde1] in dienstverband dan wel in opdracht heeft gefotografeerd voor Fotostudio A.B., om zeer weinig foto’s zal gaan en het bovendien onduidelijk is om welke foto’s het precies gaat, zodat deze vordering ook om deze reden zonder nadere onderbouwing niet toewijsbaar is.
Wel is, mede gelet op hetgeen [gedaagde1] zelf heeft verklaard, voldoende aannemelijk dat [gedaagde1] sedert 2006 weinig tot geen foto’s meer heeft gemaakt. Echter niet valt vast te stellen door wie de gewraakte foto’s dan wel zijn gemaakt.
Raadpleging van de door Fotostudio A.B. overgelegde productie 3 levert op dat op enkele foto’s de naam “[gedaagde1]” staat afgedrukt. De voorzieningenrechter overweegt dienaangaande dat uit de artikelen 4 (en 8)van de Auteurswet een bewijsvermoeden volgt ten gunste van degene die op het auteursrechtelijk te beschermen werk als maker wordt aangeduid. Daaruit volgt het vermoeden dat in ieder geval de foto’s waarop “[gedaagde1]” staat afgedrukt aan [gedaagde1] en niet aan Fotostudio A.B. toebehoren.

Gelet op het voorgaande komt de voorzieningenrechter tot de slotsom dat zonder nader onderzoek niet valt vast te stellen om welke foto’s het precies gaat en het er dus voorshands voor moet worden gehouden dat de auteursrechten op de foto’s waarop de naam [gedaagde1] staat afgedrukt aan [gedaagde1] toebehoren. Met betrekking tot de eigendom van deze en de overige foto’s is voorshands niet aannemelijk geworden dat zij uit hoofde van de koopovereenkomst aan Fotostudio A.B. zijn overgedragen. De voorzieningenrechter wijst het gevorderde derhalve af.

Oneerlijke mededinging: 4.6. (…) De voorzieningenrechter wijst dit verweer af en is van oordeel dat voorshands voldoende aannemelijk is dat [gedaagden]. zich schuldig maken aan oneerlijke mededinging. Nu de domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl deel uitmaakt van dit geding en voor raadpleging door de voorzieningenrechter toegankelijk is heeft de voorzieningenrechter uit eigen waarneming kunnen vaststellen dat [gedaagden]. zich uitvoerig negatief uitlaten over Fotostudio A.B. en op ongeoorloofde wijze verwijzen naar hun verleden als oorspronkelijke oprichters van Fotostudio A.B. Met name onder de link: “vraag en aanbod” nemen [gedaagden]. voor Fotostudio A.B. onder meer de volgende schadelijke standpunten in: (…)

Op de vraag: “Zijn jullie niet dezelfde als fotostudio A.B. onder aan de cauberg?”  antwoorden [gedaagden].: “Nee niet meer. Wel waren we de oprichters/eigenaars van fotostudio A.B. tot mei 2007 Maar nu we hebben we die zaak verkocht, en zijn daar ineens onverwachts niet meer welkom. Dat vonden we natuurlijk niet leuk en daarom hebben we besloten helemaal zelf opnieuw te beginnen, met en prachtige splinternieuwe en veel ruimere fotostudio naast de Aldi. Met Fotostudio A.B. hebben we dus helemaal niets meer mee te maken.. en zijn dus ook géén filiaal van fotostudio AB,.. en zijn daar ook niet meer werkzaam als fotograaf daar. Let-op. 99% van alle foto’s op hun site en e.d. zijn nog gemaakt door fotograaf [gedaagde1], wij gebruiken alleen eigen gemaakte foto’s op de site en in de advertentie’s.”

Auteursrecht gedaagde: 4.8.2. Gelet op hetgeen met betrekking tot de eigendom van foto’s in conventie is overwogen geldt ook in reconventie dat ten aanzien van [gedaagden]. geldt dat onvoldoende is komen vast te staan – behoudens de foto’s waarop de naam [gedaagde1] staat - om welke foto’s het precies gaat. Zoals in conventie onder 4.5.5 is overwogen volgt uit de artikelen 4 (en 8) van de Auteurswet een bewijsvermoeden ten gunste van [gedaagde1], nu hij degene is die op het auteursrechtelijk te beschermen werk, in casu de hiervoor bedoelde foto’s, als maker wordt aangeduid. Daaruit volgt het vermoeden dat in ieder geval de foto’s waarop “[gedaagde1]” staat afgedrukt niet aan Fotostudio A.B. toebehoren en dat derhalve díe foto’s van haar website dienen te worden verwijderd. De vordering zal derhalve worden toegewezen met dien verstande dat in het dictum zal worden opgenomen dat alleen díe foto’s dienen te worden verwijderd waarop de naam [gedaagde1] staat afgedrukt.

De voorzieningenrechter verbiedt gedaagden hun onderneming onder de naam Fotostudio Arno Broeren of onder een op Fotostudio A.B. gelijkende naam te drijven (…) verbiedt gedaagden in hun reclame-uitingen, zoals op hun website, e-mailadres, in kranten of anderszins, te refereren aan Fotostudio A.B. B.V. (…) verbiedt [gedaagden]., ieder voor zich en/of gezamenlijk de domeinnaam www.fotostudioarnobroeren.nl te gebruiken. Fotostudio A.B. wordt bevolen om de foto’s waarop de naam: “Arno Broeren” staat afgedrukt van haar website te verwijderen en verwijderd te houden.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Utrecht, 18 maart 2009, LJN: BH6636, Wannahaves Holding B.V. tegen ANWB B.V.
 
Merkenrecht, merk "Wannahaves" is een geldig merk. Anwb gebruikt teken "wannahaves" in tijdschriftartikel over hebbedingetjes. In het decembernummer van 2007 (nummer 12) is onder de kop “WANNAHAVES!” (subkop: “Hebbedingen of bittere noodzaak: een greep van de noviteiten die straks in de Nederlandse kampeerwinkels zullen liggen”) een artikel van zes pagina’s gepubliceerd waarin producten van derden worden getoond en kort worden besproken. Op de cover staat een verwijzing naar dit artikel, wederom met gebruikmaking van het teken “WANNAHAVES”.

Dergelijk gebruik is in de gegeven omstandigheden van het geval geen gebruik ter aanduiding van de herkomst van de waar of dienst. Ook geen ongerechtvaardigd voordeel trekken of afbreuk aan reputatie. 

4.12.  (…)  Er is met andere woorden voldoende aannemelijk gemaakt door de Anwb dat het teken “Wannahaves(!)” louter beschrijvend is gebruikt om de lezer te wijzen op - en in te lichten over de kenmerken van de beschreven waar - “hebbedingetjes” - in het artikel. Dit betekent dat de Anwb het teken “Wannahaves” niet heeft gebruikt als aanduiding van de herkomst van de waar of dienst, maar alleen om de eigenschappen van de onder dat teken aangeboden producten aan te duiden, zodat er geen sprake is van merkgebruik in de zin van het BVIE. Ook het publiek zal dit gebruik door de Anwb niet als merkgebruik opvatten. Zoals ook blijkt uit het door de Anwb overgelegde rapport van TPS/NIPO is in voldoende mate komen vast te staan dat de aanduiding “wannahaves” door een substantieel deel van de respondenten wordt geassocieerd met “dingen die je graag wilt hebben/dingen die je leuk vindt om te hebben/dingen die je moet hebben” en dus niet als een aanduiding ter onderscheiding van waren of diensten van een bepaalde onderneming. Dat Wannahaves Holding - overigens in een ander verband - “ten zeerste” betwist dat de aanduiding “wannahaves” een gebruikelijke term is om hebbedingen/gadgets mee aan te duiden, maakt dit niet anders.

Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank Rotterdam, 18 maart 2009, KG ZA 09-195, Stichting Clubswing Entertainment en Media tegen Lieuw-Sjong, Stichting Sugar Productions & Baja Beach Club Beta B.V. (met dank aan Thera Adam-van Straaten , Leijnse Artz)

Merkenrecht. Rotterdams vonnis over voorgebruik en vermeend voor-voorgebruik, met aardige kwade trouw overwegingen. Partijen hadden over een weer op dezelfde dag, 20 minuten na elkaar, depot verricht voor het merk BLUETIEK-IN – in de jaren ’80 een zeer bekende discotheek in Rotterdam, gevestigd op de plek waar tegenwoordig de Baja Beach Club is gevestigd. (Klik op afbeelding voor vergroting)

Eiseres Clubswing en gedaagden Baja Beach Club c.s. maken beide aanspraak op het merk BLEUTIEK – IN voor o.a. het organiseren van feesten en evenementen.

Op 7 oktober 2008 stuurde Clubswing een email Baja Beach Club met het voorstel om in samenwerking een “Bleutiek-in reünie party” te organiseren in de Baja Beach Club. Op dit verzoek werd door Baja Beach Club niet gereageerd. Op 23 januari 2009 heeft – zonder medewerking van Clubswing - in de Baja Beach Club een “Bleutiek-in” feest plaatsgevonden. Daarop heeft Clubswing, op 26 januari 2009, de maandag na het feest, een depot voor het woordmerk “BLUETIEK IN” doen verrichten bij het BBIE. Op dezelfde dag werden ook de domeinnamen “bluetiekin.nl”en “bluetikin.com” op naam van Clubswing geregistreerd.  

Een week later, op 3 februari 2009, is de merknaam “BLUETIEK-IN” op verzoek van de holding BV van de directeur van de Baja Beach Club gedeponeerd bij het BBIE.

 Clubswing stelt dat zij het evenementenformat “Bluetiek in” al in 2007 heeft ontwikkeld en vanaf december 2007 het subdomein bluetiekin.hyves.nl actief heeft. Volgens Clubswing maakt Baja Beach Club door het gebruik van het merk “BLUETIEK-IN” voor feesten in de Baja Beach Club, inbreuk op haar Benelux merk “BLUETIEK IN” en is het merkdepot van de directeur van de Baja Beach Club te kwader trouw gedeponeerd. Clubswing vordert in conventie onder meer een verbod op merkinbreuk en onrechtmatig handelen versterkt met dwangsommen.

Baja Beach Club c.s. op haar beurt stelt dat zij moet worden aangemerkt als voorgebruiker te goeder trouw. Van een uitgewerkt evenementenformat met betrekking tot “Bluetiek in” dat door Clubswing zou zijn ontwikkeld en gecommuniceerd, is geen sprake. Daarentegen was aan de zijde van Baja Beach Club wél sprake van een uitgewerkt evenement dat al op 4 september 2008 per email is gecommuniceerd aan de directeur van Baja Beach Club. Baja Beach Club c.s. vordert derhalve in reconventie een verbod op het gebruik van het merk “Bluetiek in” door Clubswing en overdracht van de domeinnamen “bluetiekin.nl”en “bluetikin.com”.

Daarop stelt Clubswing dat het voorgebruik door Baja Beach Club niet aan het merkdepot “BLUETIEK IN” van Clubswing in de weg stond, omdat Baja Beach Club op de hoogte was van het voor-voorgebruik te goeder trouw door Clubswing. De voorzieningenrechter is hiervan niet overtuigd en  overweegt als volgt:

“6.4 Van een depot te kwader trouw kan - voor zover hier relevant - sprake zijn indien het depot wordt verricht terwijl de deposant weet of behoort te weten dat een derde binnen de laat­ste drie jaren binnen de Benelux een overeenstemmend merk voor soortgelijke waren en/of diensten te goeder trouw en op normale wijze heeft gebruikt, en die derde geen toestemming heeft verleend voor depot. In dat geval wordt door de inschrijving van het merk ingevolge artikel 2.4 BVIE geen recht op het merk verkregen.

6.5 Ten tijde van en voorafgaand aan het deponeren van het merk “Bluetiek in” op 26 januari 2009 wist Clubswing van het (voor-)gebruik van het merk door Baja Beach Club c.s.. Zij was immers bekend met het op 23 januari 2009 gehouden “Bluetiek in”-feest en de voorbereidingen die daaraan vooraf waren gegaan. Clubswing stelt zich echter op het standpunt dat dit aan het depot van het merk niet in de weg stond omdat Baja Beach Club c.s. het merk niet te goeder trouw heeft gebruikt, nu zij wist of behoorde te weten van het (voor-voor-)gebruik van het merk “Bluetiek in” door Clubswing. Clubswing wijst voor het door haar gestelde gebruik van het merk met name naar de website https://bluetiekinn.hyves.nl en de websites www.bluetiekin.nl en www.bluetiekin.com.

Uit deze websites kan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter echter niet worden afgeleid dat er sprake was van een reële commerciële exploitatie van het merk door Clubswing, hetgeen een voorwaarde is om van voor-voorgebruik door Clubswing uit te kunnen gaan. Voldoende gebleken is immers dat de websites www.bluetiekin.nl en www.bluetiekin.com niet feitelijk in gebruik zijn (geweest), in die zin dat de gebruiker die inlogt op die sites slechts te zien krijgt dat de site “under construction” is. Ook uit de regi­stratie op Hyves - in beginsel een site voor privé-contacten - kan geen reële commerciële ex­ploitatie van het merk “Bluetiek in.” worden afgeleid, in elk geval niet door Clubswing, nu haar naam nergens expliciet met dat woord in verband wordt gebracht.

In dat verband is van belang, dat, zoals tussen partijen ook vast staat, de aanduiding Bluetiek in het verleden werd gebruikt door een bekende, inmiddels niet meer bestaande uitgaansgelegenheid in Rotterdam; onduidelijk is wie destijds de rechten op dat merk had, maar in confesso is dat de oorspronkelijke rechthebbende het niet meer gebruikt, maar dat evenmin één van partijen - dus ook Clubswing niet - de rechten van die gebruiker of toestemming voor dat gebruik heeft verkregen. Het enkele voorkomen van het woord op de hyves-site kan, tegen die achtergrond, dan ook niet als voor-voor-gebruik worden geduid, nu, zeker gelet op de context, het even goed een verwijzing naar de in het verleden bestaande gelegenheid kan betreffen.“

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen van Clubswing in conventie af. Het door Baja Beach Club in reconventie gevorderde verbod wordt (beperkt) toegewezen. Voor de vordering tot overdracht van de “bluetiek” domeinnamen ziet de voorzieningenrechter echter geen grond, omdat de websites niet in gebruik zijn. De voorzieningenrechter overweegt:
“Nu de websites van Clubswing feitelijk niet in gebruik zijn, is echter onvoldoende aannemelijk dat de enkele registratie van deze domeinnamen al inbreuk zal en kan maken op enig (merk)recht van Baja Beach Club c.s.”

Clubswing wordt veroordeeld in de proceskosten in conventie en reconventie na matiging “mede gelet op de indicatietarieven in IE –zaken” tot 4500 Euro aan salaris advocaat en 245 Euro aan verschotten.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, beschikking van 17 maart 2009, Industria de diseño textil S.A. tegen Artiq Mobile B.V. (met dank aan Peter Claassen, AKD Prinsen van Wijmen)

Ex parte. Merkenrecht. SMS-dienst biedt (zelfgemaakte) waardecheques met daarop het merk ZARA (de bekende modewinkelketen) aan om publiek over te halen om mee te doen aan de sms-spellen: inbreuk merkrecht ZARA. Pan-Europees verbod. (Klik op afbeelding voor vergroting).

2.2. Voorshands uitgaande van de geldigheid van het Gemeenschapsmerk (art. 95 GMVo), heeft verzoekster naar voorlopig oordeel voldoende aannemelijk gemaakt dat gerekwestreerden inbreuk maken op het Gemeenschapsmerkrecht van verzoekster. Het door gerekwestereerden gebruikte teken is immers identiek aan het Gemeenschapsmerk en wordt op zodanig wijze gebruikt dat het publiek een verband zal leggen tussen het merk en de SMS-diensten van gerekwestreerden.

Aangezien verzoekster tevens voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat haar Gemeenschapsmerk bekend is en dat de SMS-diensten van gerekwestreerden bij ten minste een deel van het publiek een negatief imago hebben, moet worden geconcludeerd dat het merkgebruik door gerekwestreerden afbreuk doet aan de reputatie van het Gemeenschapsmerk van verzoekster. Aangezien niet valt in te zien dat gerekwestreerdeneen geldige reden hebben voor het merkgebruik, is sprake van een inbreuk op het Gemeenschapsmerk in de zin van artikel 9 lid 1 sub c GMVo.

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 24 december 2008, LJN: BH6227, Upper Deck Panoceanic C.V. tegen Konami Digital Entertainment B.V.

Geschil over beëindiging distributieovereenkomst voor de EU vanwege een gestelde schending (inbreuk op IE-rechten) van een soortgelijke distributieovereenkomst voor de VS. 

Onduidelijke situatie, voorshands geen rechtvaardiging opzegging. Kaarten in kwestie hebben betrekking op Yu-Gi-Oh!, een populair Japanse strip (manga), die heeft geleid tot een wereldwijde mediafranchise in de vorm van animatieseries, films, computerspellen en een ruilkaartspel.

3.2. Upper Deck c.s. stelt daartoe primair dat Konami Inc. niet gerechtigd was de overeenkomst met Upper Deck VS te beëindigen. Konami Inc. ontleent de bevoegdheid tot beëindiging aan het artikel in de LOI-VS met betrekking tot ‘Intellectual property’. Dit artikel bepaalt dat de overeenkomst beëindigd kan worden als Upper Deck VS zonder toestemming van Konami Inc. gebruik maakt van de intellectuele eigendomsrechten van Konami Inc. Door vervalste kaarten aan Vintage Sport Cards te leveren zou Upper Deck VS volgens Konami Inc. in strijd met dat artikel hebben gehandeld.

(…) 4.3.  Wel wordt vastgesteld dat de vraag of door Upper Deck VS onrechtmatig jegens Konami Inc is gehandeld nog in onderzoek is en dit derhalve nog niet vast staat. (…) Dit bewijs komt voorshands, mede gelet op hetgeen door Upper Deck c.s. in het onderhavige kort geding daartegen is aangevoerd, zeer summier voor. Daarnaast komt het voorshands niet logisch voor dat een distributeur die vele miljoenen aan de verkoop van de in geding zijnde kaarten verdient en ook juridisch tegen illegaal gedrukte kaarten optreedt, zelf ook illegaal gedrukte kaarten in omloop zou brengen. Voorshands is dan ook zeker niet uit te sluiten dat door de rechter in de VS zal worden geoordeeld dat de opzegging door Konami Inc onrechtmatig is.

Lees het vonnis hier. 

Vzr. Rechtbank Almelo, 27 januari 2009, LJN: BH6361, Primeoak Buildings Ltd. tegen HMB.

Auteursrecht. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiseres Primeoak Buildings ontwerpt, produceert en bouwt, evenals gedaagde, eikenhouten gebouwen en bijgebouwen. Gedaagde handelt onder de naam HMB. Primeoak Buildings is merkhouder van het gemeenschapswoord-/beeldmerk PRIME OAK en stelt dat gedaagde inbreuk maakt op haar auteurs- en merkrechten.

De voorzieningenrechter acht het onvoldoende aannemelijk dat gedaagde de foto’s op zijn website niet zelf heeft gemaakt, de gebouwen op de foto’s niet zelf heeft ontworpen en gebouwd. De domeinnaam www.primeoak.nl  is reeds verwijderd uit het handelsregister en gedaagde heeft verklaard dat hij daar waar op zijn website staat geschreven prime oak of een daarmee overeenstemmend teken zal verwijderen en zal wijzigen in eersteklas eiken. Bovendien is er geen spoedeisend belang. De vorderingen van Primeoak Buildings worden derhalve afgewezen. Niet-ontvankelijkheid bij reconventionele vordering, nu gedaagde in persoon is verschenen. Liquidatietarief.

Auteursrecht: 4.4.  Primeoak Buildings stelt daartoe allereerst dat gedaagde zonder toestemming van Primeoak Buildings fotomateriaal van Primeoak Buildings heeft geplaatst op zijn website. Volgens Primeoak Buildings gebruikt gedaagde foto’s uit het databestand van Primeoak Buildings. Primeoak Buildings onderbouwt haar stelling verder door te verwijzen naar de tekst ‘Prime Oak’ boven de foto’s op de website www.eikengebouwen.nl. Gedaagde heeft het voorgaande gemotiveerd betwist, daartoe stellende dat hij de foto’s zelf heeft gemaakt, de gebouwen op de foto’s bovendien zelf heeft ontworpen en ook de gebouwen eigenhandig, samen met zijn partner, heeft gebouwd. Gelet op deze gemotiveerde betwisting is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat Primeoak Buildings onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat de foto’s die gedaagde gebruikt op zijn website, auteursrechtelijk beschermde foto’s zijn van Primeoak Buildings. Uit de stellingen van Primeoak Buildings kan naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter niet worden geconcludeerd dat de in het geding zijnde foto’s alle een afzonderlijk werk zijn van Primeoak Buildings, een oorspronkelijk en eigen karakter bezitten en de persoonlijke stempel van Primeoak Buildings als maker dragen in de zin van de Auteurswet.  

Domeinnaam / Handelsnaamrecht: 4.5.  Primeoak heeft geen belang meer bij de gevorderde verwijdering van de domeinnaam www.primeoak.nl in het handelsregister, nu gedaagde ter zitting heeft verklaard dat hij voornoemde domeinnaam reeds heeft verwijderd uit zijn inschrijving in het handelsregister, hetgeen Primeoak ter zitting heeft bevestigd. Ook heeft Primeoak Buildings ter zitting bevestigd dat gedaagde de link naar de technische site www.primeoak.co.uk heeft verwijderd van zijn website.

Merkenrecht: 4.6.  Ten aanzien van de gestelde inbreuk op het woord-/beeldmerk PRIME OAK [afbeelding] overweegt de voorzieningenrechter het volgende. Gedaagde heeft niet betwist dat Primeoak Buildings houder is van het woord-/beeldmerk PRIME OAK. Wel twisten partijen over de ingangsdatum waarop het merk gedeponeerd is door Primeoak Buildings, met andere woorden vanaf wanneer Primeoak Buildings de merkenrechtelijke bescherming in kan roepen van het woord/beeld PRIME OAK. De discussie hierover kan naar het oordeel van de voorzieningenrechter echter achterwege blijven, nu gedaagde ter zitting heeft verklaard dat hij op zijn website daar waar staat geschreven prime oak of een daarmee overeenstemmend teken zal verwijderen en zal wijzigen in eersteklas eiken. Of er al dan niet sprake is van een door gedaagde gepleegde merkenrechtelijke inbreuk door gebruik van het merk PRIME OAK is voor de beoordeling van dit geschil daarom niet langer relevant.

 4.7. Gelet op het voorgaande is de voorzieningenrechter van oordeel dat Primeoak Buildings onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat gedaagde inbreuk maakt op de auteurs- en/of merkrechten van Primeoak Buildings. Van onrechtmatig handelen aan de zijde van gedaagde is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter geen sprake. De vorderingen van Primeoak Buildings dienen te worden afgewezen.

4.8.  Primeoak Buildings heeft bovendien onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij een spoedeisend belang heeft bij haar vordering. Zij heeft gesteld dat zij door het onrechtmatig handelen van gedaagde schade lijdt en dat zij omzetderving heeft te duchten, maar heeft nagelaten te stellen waaruit die schade bestaat. Ook is onvoldoende aannemelijk geworden dat er een reëel gevaar voor schade bestaat in de toekomst. Een onmiddellijke voorziening uit hoofde van onverwijlde spoed is naar het oordeel van de voorzieningenrechter dan ook niet geboden.

Lees het vonnis hier.

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 24 februari 2009, LJN: BH6459, Reckitt Benckiser N.V. c.s. tegen Action Non Food B.V.

Gestelde merk-, model- en auteursrechtsinbreuk op flessen/verpakkingen schoonmaakmiddelen. Vorderingen van rechthebbende afgewezen. Reckitt brengt de vlekkenverwijderaars “Vanish” en “Cillit Bang” op de markt en heeft met betrekking tot die producten meerdere merken en modellen gedeponeerd. Reckitt meent dat Action inbreuk op haar merk-, model- en auteursrechten maakt door de producten “Oxi Quick” en “Mascot Turbo” op de markt te brengen. Ook maakt Action zich schuldig aan slaafse nabootsing, aldus Reckitt. In eerste instantie heeft de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag de vorderingen afgewezen (IEF 389). (Klik op afbeelding voor vergroting).

Action voert aan dat Reckitt geen spoedeisend belang heeft omdat het en eenmalige leverantie betrof. Het hof memoreert dat het spoedeisend belang moet worden vastgesteld naar de omstandigheden van het moment van de uitspraak en stelt vast dat Reckitt niet aannemelijk heeft gemaakt dat er na 2005 nog leveringen hebben plaatsgevonden. Daar staat tegenover dat er sprake is geweest van stelselmatig handelen, Action eerder haar onthoudingstoezegging niet geheel was nagekomen en Action de inbreuk niet heeft willen erkennen. Er is dus gevaar voor herhaling volgens het hof en dus een spoedeisend belang.

Merkenrecht: Reckitt baseert haar merkenvorderingen uitsluitend op verwarringsgevaar. Met betrekking tot de Vanish verpakking komt de discussie neer op de vraag van het onderscheidend vermogen. Volgens Reckitt heeft de verpakking als geheel groot onderscheidend vermogen en volgens Action is dat beperkt tot de woordelementen.

Vanish v Oxi Action: Het hof begint vast te stellen dat de kleur roze als zodanig niet door Reckitt kan worden geclaimd. Volgens het hof is het een feit van algemene bekendheid dat reinigingsproducten in een grote verscheidenheid van kleuren worden aangeboden. De consument zal derhalve in de kleur roze (of de andere gebezigde kleuren) geen herkomstaanduiding zien.

Beide verpakkingen gebruiken bellen als grafisch element. Volgens Action is dit een grafische weergave van de eigenschappen van een oxi-product en wordt het als zodanig gebruikt door meerdere aanbieders van dergelijke producten. Dit wordt door Reckitt niet betwist en het hof gaat ervan uit dat de bellen (en de aanduiding oxi-action) beschrijvend zijn.

De totaalindruk van het Vanish merk die bij de gemiddelde consument achterblijft is derhalve het woord Vanish en de witte boog. Deze elementen worden door Action niet gebruikt.

Cillit Bang v Mascot Turbo: Het hof acht de kleur paars, de alledaagse dop onvoldoende onderscheidend. De vorm is volgens het hof evenmin voldoende significant afwijkend om als zodanig voor bescherming in aanmerking te komen. De totaal indruk wordt derhalve gedomineerd door het woordelement “Cillit Bang”.

de merkenrechtelijke vorderingen van Reckitt worden daarom afgewezen.

Modellenrecht

Vanish v Oxi Action: Het geregistreerde Gemeenschapsmodel voor de verpakking van Vanish wordt volgens het hof gedomineerd door de opdruk, welke in het geval van de Oxi-Action pot wezenlijk anders is. Bovendien verschillen de potten zelf op meer dan ondergeschikte punten. 

Cillit Bang v Mascot Turbo: Reckitt heeft zich met betrekking tot de Cillit Bang fles beroepen op een niet-ingeschreven Gemeenschapsmodel. Cillit Bang is echter in 2004 op de markt gebracht en de beschermingsduur was derhalve verstreken op het moment van de uitspraak (en, merkt het hof op, op het moment van fourneren van de stukken voor arrest).

Auteursrecht: Het hof oordeelt dat de kleuren  roze en paars als basiskleuren voor de verpakkingen geen oorspronkelijke keuzes behelzen. Het hof baseert zich daarbij op hetgeen het heeft overwogen met betrekking tot het merkenrecht.

Met betrekking tot beide producten vindt het hof dat de overeenstemmingen enkel te vinden zijn in banale, niet te beschermen elementen en dat voor het overige de verschillen te groot zijn om inbreuk aan te nemen.

Onrechtmatig handelen: Gezien hetgeen reeds is overwogen is er volgens het hof van verwarrings- of verwateringsgevaar geen sprake..

Lees het arrest  hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 maart 2009, HA ZA 08-1522,  Crocs Inc & Crocs Europe B.V. tegen Metro Cash & Carry Nederland B.V. en HA ZA 08-1899 & HA ZA 08-2842,   Crocs Inc & Crocs Europe B.V. tegen Capelli Europe GmbH

Eerst even voor jezelf lezen. Merkenrecht. Modellenrecht. Auteursrecht. Schorsing reconventionele vordering tot nietigverklaring Gemeenschapsmodel van Crocs i.v.m. lopende nietigheidsprocedure bij het OHIM. Vorm Crocs-schoen is niet oorspronkelijk (prior art, de Classic Birki), gaten en hielrem zijn technisch effect. Look & feel hangt samen met keuzes die gemaakt zijn op het vlak van stijl en techniek. Maar wel auteursrecht als geheel. Geen inbreuk auteursrecht en modelrecht (voldoende afstand). Geen slaafse nabootsing. Gebruik gemeenschapsmerk Crocs in folder toegestaan: uitputting en geen suggestie commerciële band.

5.8. Wat betreft de auteursrechtelijke bescherming voert dat tot de conclusie dat het auteursrecht in elk geval niet ziet op de algemene basisvorm van de Crocs modellen. Deze basisvorm is objectief bepaald, dat wil zeggen door banale (niet nieuwe) vormen, door techniek en door stijl gegeven. Dat neemt evenwel niet weg dat aan de objectieve vorm subjectieve elementen zijn te herkennen die wel voldoen aan de eis dat zij een eigen, oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen. Tot deze subjectieve elementen rekent de rechtbank in elk geval de – hierna verder te bespreken – vorm van de gaten en de plaatsing daarvan, de profilering van de binnen- en buitenzool, de vorm van de zijkant van de zool en de band langs de wreef en de detaillering van de hielband. Deze elementen dragen tezamen zoveel bij aan het door de Crocs-modellen opgeroepen beeld dat geoordeeld moet worden dat de Crocs modellen als geheel auteursrechtelijke bescherming genieten. De beschermingsomvang is daarbij niet gelegen in de objectieve hoofdvorm maar wel in de te onderscheiden subjectieve toevoegingen.

Lees het vonnis hier.

GvEA, 17 maart 2009,  zaak T-171/06, Laytoncrest Ltd tegen OHIM / Erico International Corp

Merkenrecht. Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure op grond van ouder gemeenschapswoordmerk LENTON tegen aanvraag voor gemeenschapswoordmerk TRENTON. Geen impliciete intrekking van merkaanvraag door stilzwijgen in procedure.

“Zoals het OHIM ter terechtzitting heeft vermeld, betreft de onderhavige zaak een bijzonder belangrijke vraag voor zijn praktijk, aangezien uitspraak moet worden gedaan over de rechtmatigheid van een beslissing van een kamer van beroep waarin het gebrek aan procedurele activiteit van de aanvrager van een gemeenschapsmerk bij de oppositie- en de beroepsprocedure wordt gelijkgesteld met een stilzwijgende intrekking van de aanvraag die een einde maakt aan de beroepsprocedure omdat het geschil zonder voorwerp is."

Verplichte kennisgeving:  34. In casu blijkt uit de uiteenzetting van de feiten en uit de contacten die de kamer van beroep met verzoekster heeft kunnen hebben (zie punt 8 hierboven), dat de kamer van beroep verzoekster er op geen enkel moment van in kennis heeft gesteld dat zij zich op het standpunt zou stellen dat de merkaanvraag van verzoekster stilzwijgend was ingetrokken omdat deze niet procedureel actief was geweest.

35. Gesteld al dat de kamer van beroep kan oordelen dat de procedurele inactiviteit tijdens de oppositie- en de beroepsprocedure bij het BHIM aantoont dat de aanvrager van een gemeenschapsmerk geen belang meer heeft bij de inschrijving van dit merk en zijn aanvraag dus stilzwijgend heeft ingetrokken, zijn bij de vaststelling van de litigieuze beslissing derhalve hoe dan ook artikel 73 van verordening nr. 40/94 [beslissingen van het OHIM moeten met redenen omkleed zijn en kunnen zij slechts worden genomen op gronden waartegen de partijen verweer hebben kunnen voeren] en regel 54 van verordening nr. 2868/95 geschonden, zodat deze beslissing moet worden vernietigd.

Geen stilzwijgende afstand: 44. Artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 doelt immers enkel op de aanvrager van een gemeenschapsmerk en niet op de kamer van beroep. Deze kan zich dus niet op die bepaling beroepen om in de plaats te treden van de aanvrager en uit diens procedurele handelwijze af te leiden dat deze stilzwijgend afstand doet van zijn merkaanvraag. Bovendien heeft voormelde rechtspraak weliswaar betrekking op situaties waarin de opgave van de waren wordt beperkt, maar de motivering van de arresten van het Gerecht ziet ook uitdrukkelijk op het geval van de loutere intrekking van de merkaanvraag (zie punt 42 hierboven en aangehaalde rechtspraak). Dezelfde logica geldt in de twee gevallen, aangezien het aan de aanvrager staat om „uitdrukkelijk en onvoorwaardelijk” aan te duiden welke inhoud hij aan zijn merkaanvraag wil geven. Het staat dan aan de oppositieafdeling en aan de kamer van beroep om zich uit te spreken over de inhoud van deze aanvraag, waarbij zij de in de oppositieprocedure aangevoerde argumenten in overweging moeten nemen. Deze redenering belet het OHIM niet om het aangevraagde merk alleen voor een deel van de aangeduide waren of diensten in te schrijven, maar deze beperking zal dan plaatsvinden na het onderzoek van het verwarringsgevaar dat in casu was aangevoerd.

46      Bijgevolg kan op basis van artikel 44, lid 1, van verordening nr. 40/94 niet worden vastgesteld dat de gemeenschapsmerkaanvraag stilzwijgend is ingetrokken enkel doordat de aanvrager ervan niet is tussengekomen in de oppositie- en de beroepsprocedure bij het BHIM.

55. (…)  “verzoeksters procedurele inactiviteit tijdens de oppositie- en de beroepsprocedure kon [het OHIM] derhalve niet gelijkstellen met een situatie waarin de aanvrager zijn merkaanvraag stilzwijgend heeft ingetrokken.”

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 19 februari 2009, beschikking in zaak C-62/08, UDV North America Inc. tegen Brandtstraders N.V. Prejudiciële vragen Hof van Cassatie, België. (met dank aan Thierry van Innis, Allen & Overy)

Merkenrecht. Tussenhandel. Merkwaardig genoeg nog niet op de website van het HvJ Eg gepubliceerde beschikking over de vraag of een tussenhandelaar - in dit geval een tussenhandelaar (of handelstussenpersoon zoals het Hof het formuleert)  die een virtuele marktplaats exploiteert - gebruik maakt van het merk, niettegenstaande het feit dat dat niet ten behoeve van eigen waren is en niettegenstaande het feit dat zulks niet voor eigen rekening geschiedt. Het Hof beantwoordt deze vraag met een duidelijk ja. Een waarschuwing voor de tussenhandelaar.

UDV is houder van het gemeenschapsmerk Smirnoff Ice (klasse 33, gedestilleerde spiritualiën en likeuren). Brandtraders exploiteert een website waarop vennootschappen die lid zijn, anonieme advertenties kunnen plaatsen, zowel voor aan- als verkoop. Op deze website kunnen zij eveneens anoniem onderhandelen over hun transacties en eventueel tot een akkoord komen conform de algemene voorwaarden die op deze website zijn vermeld. Conform de algemene voorwaarden stelt Brandtraders, zodra zij op de hoogte wordt gebracht van een akkoord, als commissionair van de verkoper, tegen commissieloon een verkoopovereenkomst op met de koper Dit wil zeggen dat Brandtraders handelt in eigen naam, maar voor rekening van de verkoper.

Volgens een beschikking van de Brusselse Rechtbank van Koophandel heeft Brandtraders inbreuken gemaakt op artikel 9, leden l en 2, van verordening nr 40/94 omdat zij, om te beginnen, op 3 september 2001 van Hillyard een partij flessen Smirnoff Ice heeft gekocht, die zij heeft doorvekocht aan Checkprice; vervolgens omdat zij voordien op de website reclame heeft gemaakt voor deze handelstransactie en, ten slotte, omdat zij op 13 december 2001 op deze site opnieuw reclame voor een dergelijke handelstransactie heeft gemaakt.

Het Hof van beroep te Brussel heeft deze beschikking bij arrest van 23 september 2003 nietig verklaard, en de door UDV ingediende vordering tot staking ongegrond verklaard. UDV heeft cassatieberoep ingesteld bij het Hof van Cassatie, dat  de behandeling van de zaak geschorst en het Hof de volgende prejudiciële vragen gesteld.

Met zijn vragen wenst de verwijzende rechter in wezen te vernemen of het begrip ,,gebruik" in de zin van artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening nr 40/94 betrekking heeft op een situatie, zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, waarin een handelstussenpersoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van de verkoper en derhalve geen belanghebbende is bij een verkoop van waren waarin hij zelf wel verbonden partij is, in zijn stukken voor zakelijk gebruik een teken gebruikt dat gelijk is aan een gemeenschapsmerk voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven. Het Hof concludeert dat dat inderdaad zo is.

47. Vervolgens is duidelijk dat het in het hoofdgeding aan de orde zijnde gebruik betrekking heeft op waren, aangezien er ook zonder aanbrenging van een teken dat gelijk is aan een ingeschreven merk, op de waren van de derde sprake is van gebruik ,,voor [ ] waren of diensten" in de zin van artikel 9, lid 1, sub a, van verordening nr 40/94, wanneer de derde dit teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het genoemde teken en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht, in het hoofdgeding in de vorm van het gebruik van het betrokken teken in stukken voor zakelijk gebruik .

48. Wanneer een dergelijk verband eenmaal is gelegd, is het verder niet relevant dat de derde een teken dat gelijk is aan een ingeschreven merk, gebruikt voor het in de handel brengen van waren die niet zijn eigen waren zijn in die zin dat hij hierop geen titel verwerft tijdens de handelstransactie waarin hij optreedt

49. Bovendien kan niet worden betwist dat het gebruik van het genoemde teken door de derde, in een situatie zoals die welke in het hoofdgeding aan de orde is, door het betrokken publiek kan worden gezien als een aanwijzing of een vermoedelijke aanwijzing dat de derde de onderneming is waarvan de waren afkomstig zijn, en derhalve de indruk doet ontstaan dat er in het economisch verkeer een materieel verband bestaat tussen deze waren en de onderneming waarvan deze waren afkomstig zijn (zie in die zin arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 60)

50. Met een dergelijk gebruik matigt de derde zich in feite immers het essentiële voorrecht aan dat door een merk aan zijn houder wordt verleend, namelijk de uitsluitende bevoegdheid om het betrokken teken te gebruiken om waren te onder scheiden

51. In een dergelijk geval wordt het teken kennelijk gebruikt als merk Dienaangaande doet het voorts niet ter zake dat de derde dit teken gebruikt om de waren in de handel te brengen voor rekening van een andere marktdeelnemer die als enige de titel heeft op deze waren

Het Hof van Justitie (tweede kamer), verklaart voor recht:

Het begrip ,”gebruik” in de zin van artikel 9, leden 1, sub a, en 2, sub d, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk, heeft betrekking op een situatie, zoals die welke in bet hoofdgeding aan de orde is, waarin een handelstussenpersoon die optreedt in eigen naam maar voor rekening van de verkoper, en derhalve geen belanghebbende is bij een verkoop van waren waarin hij zelf wel verbonden partij is, in zijn stukken voor zakelijk gebruik een teken dat gelijk is aan een gemeenschapsmerk, gebruikt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven.

Lees het arrest hier.