Alle rechtspraak  

IEF 1260

En nog twee conclusies

- Conclusie AG Jacobs,  24 november 2005, zaak C-421/04,  Matratzen Concord AG tegen Hukla Germany SA.

"I would accordingly answer the question referred by the Audiencia Provincial, Barcelona, as follows:

Article 3(1)(c) of First Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks must be interpreted as meaning that a sign consisting solely of a word or words which denote the product which it covers or describe the kind, quality, quantity, intended purpose, value, geographical origin or other characteristics of the product in the language of one Member State may not be registered as a trade mark in another Member State where a significant proportion of traders in and consumers of that product can reasonably be expected to understand the meaning of the word or words." Lees conclusie hier. (Geen NL tekst beschikbaar).

- Conclusie AG Léger, 24 november 2005 , zaak C-431/04. Massachusetts Institute of Technology. Reference for a preliminary ruling from the Bundesgerichtshof. Rights conferred by a patent – Proprietary medicinal products – Supplementary protection certificates for medicinal products – The term ‘combination of active ingredients of a medicinal product’

"In the light of the above considerations, I suggest that the Court answer the questions referred by the Bundesgerichtshof as follows:

‘The concept of “combination of active ingredients of a medicinal product” within the meaning of Article 1(b) of Council Regulation (EEC) No 1768/92 of 18 June 1992 concerning the creation of a supplementary protection certificate for medicinal products must be interpreted as meaning that it does not preclude the grant of a supplementary protection certificate to a combination of two substances, one of which is a known substance with pharmacological properties of its own for a specific therapeutic indication and the other is necessary for the therapeutic efficacy of the first substance, for this indication’." Lees conclusie hier. (Geen NL tekst beschikbaar).

IEF 1258

Eerst even voor jezelf lezen

- GvEA 24 november 2005, zaak T-346/04, Sadas / OHMI - LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE).

Op visueel vlak zij vastgesteld dat, aangezien de beeldelementen van het oudere merk ondergeschikt zijn aan het woordelement ervan, de tekens kunnen worden vergeleken op basis van het woordelement alleen met inachtneming van het beginsel dat de beoordeling van het verwarringsgevaar, wat de overeenstemming van de tekens betreft, dient te berusten op de door deze tekens opgeroepen totaalindruk. Bijgevolg moeten de betrokken tekens worden geacht visueel overeen te stemmen. Het feit dat het teken waaruit het oudere merk bestaat, volledig in het dominerende bestanddeel van het aangevraagde merk voorkomt, wettigt immers de conclusie dat er sprake is van een grote fonetische overeenstemming. Bijgevolg dient te worden vastgesteld dat de kamer van beroep geen blijk heeft gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat er belangrijke gelijkenissen tussen de betrokken tekens zijn.

- GvEA 24 november 2005, zaak T-135/04, GfK / OHMI - BUS (Online Bus)

"Gelet op het voorgaande, en in het bijzonder op de grote soortgelijkheid van de betrokken diensten en de sterke fonetische overeenstemming van de conflicterende merken, dient te worden geoordeeld dat het loutere visuele verschil tussen deze merken, dat wordt gecreëerd door de aanwezigheid van het beeldelement in het oudere merk, in casu niet in staat is, verwarringsgevaar uit te sluiten. Wanneer de betrokken consument wordt geconfronteerd met de betrokken merken, zal hij immers vooral het woordelement „bus” onthouden, dat deel uitmaakt van beide merken en de uitspraak ervan domineert. Derhalve heeft de kamer van beroep terecht geconcludeerd tot het bestaan van gevaar van verwarring van de conflicterende merken".

- GvEA 24 november 2005, zaak T-3/04, Simonds Farsons Cisk / OHMI - Spa Monopole (KINJI by SPA)

Gemeenschapsmerk - Door houder van het gemeenschapsmerk "KINNIE" voor waren van de klassen 29 en 32 gevorderde vernietiging van beslissing R 996/2002-1 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 4 november 2003, houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling tot weigering van de inschrijving van het woord- en beeldmerk "KINJI by SPA" voor waren van de klassen 29 en 32

IEF 1257

Ondertussen op St. Maarten

Gerecht in Eerste Aanleg van de Nederlandse Antillen, zittingplaats Sint Maarten, 22 november 2003, AR no. 326 van 2003. Amerikaanse supermarktgigant 7-Eleven haalt bakzeil op St. Maarten, alwaar een kleine, lokale supermarkt actief is onder de naam 7 Alive. Crux van het verhaal is dat 7-Eleven op St. Maarten de afgelopen vijf jaren niet normaal is gebruikt.

De magere argumenten van 7-Eleven worden door het Gerecht van tafel geveegd: “Voor het normaal gebruik is onvoldoende dat haar merken zijn te zien op haar website, op een lijst van Amerikaanse netwerkseries en grote filmproducties en op de op St. Maarten opgenomen film Speed 2. Van dit gebruik van het merk kan immers niet worden gezegd dat het zich onmiskenbaar (mede) tot het publiek van de Nederlandse Antillen richt. Het tegendeel is het geval, zoals blijkt uit de homepagina van de website van 7-Eleven, waarop is vermeld: “This site is intended for residents of the US and Canada, excluding Quebec.”

Zou het oordeel van de rechter anders zijn indien Speed 2, net als het eerste deel, wél een kassucces was geweest? Lees hier het vonnis (Met dank aan Jolette Wiersema, DLA Schutgrosheide).

IEF 1256

Elke dag: dit of dat

Rechtbank 's-Hertogenbosch, 22 november 2005, KG ZA 05-663. Jumbo Supermarkten tegen Laurus Nederland. Jumbo biedt haar klanten garanties die zij heeft neergelegd in de formule van "de 7 dagelijkse zekerheden." Die zekerheden zijn:  1. elke dag: euro's goedkoper, 2. elke dag: service met een glimlacht, 3. elke dag: voor al uw boodschappen (etcetera).

De 7 zekerheden zijn ieder als tekst onder een bijbehorende afbeelding als Benelux beeldmerk ingeschreven. Als woordmerk zijn "zeven zekerheden" en "Jumbo elke dag beter" ingeschreven. Gedaagde Laurus maakt ter promotie van haar nieuwe Lekker  & Laag Superstores gebruik van de (niet geregistreerde) slogan "Onze 8 elke dag garanties", te weten: 1. elke dag de laagste prijs, 2. elke dag de grootste keus, 3. elke dag absoluut vers (etcetera).

"De rechter wil er veronderstellenderwijs van uitgaan dat ook na de "postkantoor" jurisprudentie de slogan "De 7 Dagelijkse Zekerheden" in aanmerking komt voor merkenrechtelijke en/of auteursrechtelijke bescherming omdat, hoewel de slogan overwegend is gesteld in beschrijvende termen die verwijzen naar het marktconcept, de slogan enigszins associaties oproept met de zeven weekdagen, het onderscheid tussen de zeven hoofdzonden en dagelijkse zonden en door de alliteratie. Een zekere mate van pakkendheid en originaliteit kan haar dan niet worden ontzegd, al acht de rechter die bepaald minder dan die bij slogans als "Have a break.." of "Let's make things better."

Wel is er alleen sprake van een zwakke bescherming die alleen bij al te letterlijke nabootsing kan worden ingeroepen en daarvan is bij "de 8 elke dag garanties" geen sprake. Ook onderschriften van het type "elke dag: dit of dat" missen iedere creativiteit of originaliteit . En "uiteraard haakt Laurus aan bij het (uit Amerika overgewaaide) every day low price marktconcept, maar dat mag zij. "De bewoordingen zijn anders en "dat is dan noch slaafs noch aanhaken."

Volgens de rechter zijn de vorderingen van Jumbo er kennelijk op gericht te verhinderen dat een concurrent in zijn reclame campagne in beschrijvende termen het edlp- concept uitdraagt. Een dergelijke vordering vind geen steun in het recht.  Eerder bericht hier. Lees het vonnis hier. (Met dank aan Marga Verwoert, Allen & Overy).

IEF 1254

Eerst even voor jezelf lezen

- Gerecht van Eerste Aanleg, 23 november 2005, zaak T-396/04, Soffass - OHIM (NICKY). Visueel en fonetisch stemmen de tekens van het aangevraagde merk Nicky en het oudere merk Noky in zekere mate overeen. "Wanneer de conflicterende tekens niet overduidelijk volledig van elkaar verschillen, doch er een aantal elementen van overeenstemming en een aantal mogelijke punten van verschil bestaan, mag het respectieve belang daarvan immers niet los van elkaar worden beoordeeld, maar moet dit gebeuren in het kader van een globale beoordeling van het verwarringsgevaar, met inachtneming van alle relevante factoren". Aldus wordt de beslissing van de kamer van beroep dat de conflicterende merken merkbaar overeenstemmen, in stand gehouden.

- Rechtbank 's-Gravenhage, 23 november 2005, KG 05/1225 (DoubleA - TripleA); vonnis hier

- Rechtbank 's-Gravenhage, 23 november 2005, KG 05/0439 (Stannah - Freelift);vonnis hier

IEF 1247

De volwassen man

Vers op rechtspraak.nl: Voorzieningenrechter Rechtbank Haarlem, 22 november 2005, LJN: AU6584, KG ZA 05-532.  General Media Communications tegen Horeca Exploitatie Maatschappij “Tamarinde.”

Seksclub Penthouse Haarlem maakt geen inbreuk op het merk van het gelijknamige tijdschrift Penthouse Magazine nu de waren en diensten niet soortgelijk worden geacht en Penthouse Magazine ook niet aannemelijk heeft gemaakt dat het bordeel door het gebruik van deze naam voordeel trekt uit de bekendheid en reputatie van het merk PENTHOUSE. Ook de handelsnaam van het bordeel vormt geen inbreuk op het merk van Penthouse Magazine.

"General Media begeeft zich naar eigen zeggen met haar productie en distributie van erotische waren en diensten op het gebied van “adult entertainment” en omschrijft daarbij haar doelgroep als de volwassen man op zoek naar erotische ontspanning. Hoewel gezegd kan worden dat dit gebied en deze doelgroep overeenstemmen met die van Tamarinde, is daarmee de soortgelijkheid van de waren en diensten niet gegeven. Immers, de aanschaf van een tijdschrift dan wel het bezoeken van een aan dat tijdschrift gelieerde internetsite, kenmerkt zich door een hoge mate van anonimiteit, passiviteit en laagdrempeligheid, terwijl het daadwerkelijk brengen van een bezoek aan een bordeel die kenmerken in aanzienlijk mindere mate bezit. Voorstelbaar is dat de volwassen man die een tijdschrift als Penthouse koopt, op zoek is naar een andere vorm van erotische ontspanning dan de volwassen man die een bordeel bezoekt." Lees het vonnis hier.

IEF 1243

Voor meerderlij uitleg vatbaar

Rechtbank Alkmaar, 17 november 2005, KG 05-408. Mr. Boddaert, in zijn hoedanigheid van curator in het faillissement van Plyboo Bamboo Design & Products B.V. / Doen Participaties B.V. tegen Shiva Holding B.V. / Charles Younge’s Holding B.V. Vallen de merkenrechten Plyboo onder de failliete boedel van Plyboo of niet?

De curator is in onderhandeling met Moso B.V. inzake de verkoop van goederen van de failliete boedel van Plyboo. Charles Younge’s en Shiva zijn beiden voor de helft rechthebbende op een Gemeenschapsmerk, een Benelux beeldmerk en een Benelux woordmerk. De curator vordert kort gezegd dat Charles Younge’s en Shiva hun medewerking moeten verlenen aan overschrijving van de Plyboo-merken en een verbod tot het gebruik ervan.

Op 22 september 1999 hebben Plyboo enerzijds en Charles Younge’s en Shiva anderzijds een licentieovereenkomst gesloten. Hierbij is aan Plyboo een exclusieve licentie verleend voor het gebruik van het woordmerk ‘PLYBOO’ en beeldmerk ‘PLYBOO’. De overeenkomst is aangegaan voor onbeperkte duur. In het geval van faillissement van Plyboo zou de overeenkomst van rechtswege ontbonden worden.

Op 28 mei 2002 is tussen Plyboo, Doen Participaties, Shiva en Charles Younge’s een zogenaamde ‘Subscription and Shareholders Agreement’ gesloten. Reden daarvoor was de toetreding van Doen Participaties als aandeelhouder (en financier) tot de vennootschap Plyboo. De enige aandeelhouders van Plyboo waren tot die tijd Shiva en Charles Younge’s. In de overeenkomst is, voorzover van belang, het volgende vermeld:

“Article 11. Intellectual Property

Schedule 6 sets fort an accurate, correct and complete list of a) all servicemarks, tradenames, copyrights and any other intellectual property rights (if any) and applications for registration of any of the foregoing (the ‘Intellectual Property Rights’), owned, used or planned to be used by the Company in connection with the Business, and b) all written agreements relating to the Intellectual Property Rights which the Company has licensed from or to a third party.The Intellectual Property Rights are registered in the name of, legally and beneficially vested in and the property of the Company.No further intellectual property rights or licenses are required by the Company to conduct the Business as presently conducted or as currently planned in order to avoid conflicts with or infringements upon the rights of others and no such conflict or infringement currently exists”.

 

De curator c.s. stelt zich op het standpunt dat Charles Younge’s en Shiva zich bij voornoemde overeenkomst hebben verbonden om de merken PLYBOO over te dragen aan Plyboo en deze ook ten name van Plyboo in te schrijven in het Benelux Merkenregister. Charles Younge’s heeft dit standpunt bestreden. Volgens haar is er geen sprake van een verbintenis tot overdracht. Shiva is niet in de procedure verschenen.

De Voorzieningenrechter oordeelt dat “de genoemde bepalingen van de overeenkomst, in onderling verband en samenhangend beschouwd, voor meerderlij uitleg vatbaar zijn en biedt de tekst van deze bepalingen als zodanig onvoldoende houvast voor zowel het standpunt van de curator c.s. als dat van Charles Younge’s.” De Voorzieningenrechter acht “bewijslevering noodzakelijk om te kunnen beoordelen welke van de in de verklaringen weergegeven versies van de gebeurtenissen rondom het sluiten van ‘Subscription and Shareholders Agreement’ de juiste is.” De Voorzieningenrechter weigert de gevorderde voorzieningen. Ook de gevorderde voorzieningen ten aanzien van de niet verschenen Shiva worden geweigerd. Nu Shiva voor de helft eigenaar is van de merken Plyboo zal de curator met een toewijzing van de vordering tegen Shiva niet veel kunnen. Alleen met medewerking van Charles Younge’s kan Shiva de merkrechten aan de curator overdragen.

De eis in reconventie van Charles Younge’s, kort gezegd dat het de curator op straffe van een dwangsom zal worden verboden om gebruik te maken van de aanduiding PLYBOO danwel van andere woord- en beeldmerken van Charles Younge’s wordt afgewezen. De toewijzing van het gevorderde verbod zou met zich meebrengen, dat het de curator praktisch onmogelijk zal worden gemaakt zijn wettelijke taken als curator naar behoren te vervullen. Lees het vonnis hier.

IEF 1233

Breed, breder, breedst (2)

Gerechtshof Amsterdam, 4 augustus 2005, LJN:AU6405, UPC tegen Bbned. Hoger beroep in kort geding Brederland tegen Brederband.

Vandaag gepubliceerd arrest, in navolging van dit eerdere bericht. UPC voert primair aan dat de voorzieningenrechter heeft miskend dat zij de aanduiding BREDERBAND niet als merk gebruikt maar als aanduiding van een eigenschap van de door haar geleverde dienst. Breedband is, aldus UPC, een soortnaam voor internet via DSL en niet gebruikt als teken om de herkomst van de aangeboden diensten te onderscheiden. Het Hof denkt hier anders over.

"BREDERBAND is een fantasiewoord dat in de vergrotende trap verwijst naar het bestaande woord breedband. Dat de term BREDERBAND echter ook in de visie van UPC zelf geen soortnaam is die enkel het kenmerk van het sneller zijn van deze internetdienst beschrijft, valt af te leiden uit de geprononceerde wijze waarop UPC dit woord in haar reclamecampagne gebruikt: tegen een oranje achtergrond volgt na de in wit uitgevoerde woorden "Chello introduceert" het in hetzelfde lettertype in opvallend blauw uitgevoerde woord "brederband©", waarbij het toegevoegde copyright-teken lijkt te benadrukken dat UPC aanspraak maakt op exclusief gebruik van dit woord.

Daarmee is niet verenigbaar dat UPC het woord BREDERBAND louter als soortnaam zou gebruiken. [...] Onder deze omstandigheden acht het hof voorshands niet aannemelijk dat de gemiddelde consument zal menen dat het gebruikte fantasiewoord BREDERBAND niet als herkomstaanduiding maar louter als productbeschrijving wordt gebruikt."

UPC komt verder op tegen de door de voorzieningenrechter aanwezig geachte begripsmatige en auditieve overeenstemming tussen het merk BREDERLAND en het teken BREDERBAND. UPC wijst op een verschil in uitspraak tussen, respectievelijk, de zachte letter L en de harde letter B. Het hof acht dit verschil, zo al aanwezig, niet zodanig groot dat dit noemenswaard afbreuk vermag te doen aan het overigens overeenstemmende klankbeeld, dat geaccentueerd wordt door het identieke woorddeel 'BREDER'. Zo er al enig begripsmatig verschil tussen merk en teken bestaat, acht het hof dit voorshands niet dermate zwaarwegend dat dit de visuele en auditieve overeenstemming kan ontkrachten.

Enige opening voor UPC: "Op zichzelf terecht stelt UPC bij grief 7 dat merken met een grote bekendheid een ruimere bescherming genieten. De vaststelling van de mate waarin Bbned het merk BREDERLAND (heeft) gebruikt, waarover partijen verdeeld zijn, vereist nader feitelijk onderzoek waarvoor dit kort geding geen ruimte biedt. Voorshands is onvoldoende gebleken dat het, aan de hand van bewijsstukken aannemelijk gemaakte, merkgebruik door Bbned in het economisch verkeer dusdanig gering zou zijn dat dit, gelet op de grote mate van overeenstemming tussen merk en teken en de overige omstandigheden van het geval, aan toewijzing van de op merkinbreuk gegronde vordering in de weg zou moeten staan. Grief 7 kan daarom evenmin slagen." Lees het arrest hier.

IEF 1229

Altijd gratis bellen

Voorzieningenrechter Amsterdam, 17 november 2005, KPN/ Tiscali, KG 05-2108.

Als laatste in een reeks van (min of meer) klinkende overwinningen voor KPN in vergelijkende reclame zaken, deze uitspraak van de voorzieningenrechter te Amsterdam. KPN betichtte Tiscali van misleidende reclame en misbruik van haar merknaam. Tiscali beloofde in haar reclame-uitingen op de televisie en op haar website immers altijd gratis bellen, het besparen van 300 EURO, 24,95 per maand en geen KPN meer nodig.

In disclaimers, die niet bij elke uiting aanwezig waren, vermelde Tiscali eventuele beperkende voorwaarden. Na sommaties van de advocaat van KPN heeft Tiscali de uitingen aangepast door disclaimers te plaatsen en bestaande teksten anders te formuleren. Zo werd 'bespaar 300 EURO', 'bespaar gemiddeld 300 EURO per jaar' waarbij Tiscali uitging van een gemiddelde besparing uitgaande van de gemiddelde kosten die (waarschijnlijk door de gemiddelde) consument wordt gemaakt. Dit gemiddelde haalde Tiscali uit een onderzoeksrapport dat verder niet toegankelijk was voor de consument.

Tiscali verweerde zich tijdens het kort geding door te wijzen op de aangepaste teksten en de opgenomen disclaimers. Rullmann heeft echter geen sympathie voor de argumenten van Tiscali. Misleidende reclame wordt aangenomen voor alle televisie-uitingen (dus niet voor uitingen op de website) omdat de dislcaimers in het korte tijdbestek van de commercial niet voldoende opvielen. Echter op één punt kreeg Tiscali gelijk van Rullmann. De uiting 'geen KPN meer nodig' is geen inbreuk op het merkrecht van KPN omdat Tiscali een geldige reden heeft om KPN te noemen. Het is voor de consument immers nieuw dat ze geen abonnement bij KPN meer nodig hebben. Tiscali mag de consument hierover informeren. 

Tiscali moet op haar website rectificeren. Rullmann vond rectificatie in een commercial op televisie, zoals was gevorderd door KPN, disproportioneel en wees deze vordering dan ook af.

Lees het vonnis hier. Zie eerder bericht hier. (Met dank aan Jolette Wiersema, DLA Schutgrosheide).

IEF 1228

Drie maal daags

Arrest GvEA, 17 november 2005, zaak T-154/03, Biofarma SA tegenOHIM/ Bausch & Lomb Pharmaceuticals Inc. Toch gevaar voor verwarring tussen de farmaceutische producten ARTEX (hypertensie) en ALREX (oogdruppels). 

Op basis van haar oudere nationale (Frankrijk, Portugal en Benelux) woordmerken ARTEX heeft Biofarma oppositie ingesteld tegen gemeenschapsmerkaanvrage voor het woord ALREX. De kamer van beroep van het OHIM heeft de  oppositie afgewezen, met name omdat de betrokken waren slechts in geringe mate soortgelijk zijn, hoewel ze tot dezelfde klasse behoren (klasse 5, farmaceutische producten).

Het GvEA gaat eerst na wie het relevante publiek is. Volgens BHIM en Bausch zou het publiek uitsluitend uit deskundige artsen bestaan. Het GvEA verwerpt dit. “Het relevante publiek bestaat dus zowel uit vakmensen uit de medische sector (artsen-specialisten, huisartsen en apothekers) als – anders dan de kamer van beroep heeft geoordeeld – uit patiënten.”

Daarna stelt zij vast dat de betrokken waren wel soortgelijk zijn. “Zoals verzoekster terecht heeft aangevoerd, gaat het in casu om waren van dezelfde aard (farmaceutische producten) met dezelfde doelstelling of bestemming (behandeling van gezondheidsproblemen bij de mens), die bestemd zijn voor dezelfde consumenten (vakmensen uit de medische sector en patiënten) en via dezelfde distributiekanalen worden afgezet (over het algemeen in apotheken).”

Aangezien de soortgelijkheid van de waren groter is dan de punten van verschil ertussen, dient te worden geconcludeerd dat de betrokken waren in zekere mate soortgelijk zijn. Aangezien ook de betrokken tekens in hoge mate overeenstemmen, zijn de onderlinge verschillen niet groot genoeg om het bestaan van verwarringsgevaar bij het relevante publiek uit te sluiten. Ten slotte wordt het bestaan van dit verwarringsgevaar nog versterkt door het feit dat de gemiddelde consument slechts zelden de mogelijkheid heeft de verschillende merken rechtstreeks met elkaar te vergelijken, en moet aanhaken bij het onvolmaakte beeld dat hem is bijgebleven.

Het GvEA concludeert dat er sprake is van verwarringsgevaar en vernietigt de beslissing van de kamer van beroep. Lees het arrest  hier.