Alle rechtspraak  

Emerson ontwikkelt, produceert en verhandelt diverse producten waaronder zogenoemde keukenafvalverwerkers of voedselafvalverwerkers. Deze apparaten worden onder de aanduiding In-Sink-Erator wereldwijd afgezet waaronder in Nederland.
Unistone is een producent van elektrische apparaten bestemd voor de huishoudelijke markt. Zij produceert ook voedselafvalverwerkers.

In deze zaak is eiseres gevestigd in de Verenigde Staten, gedaagde in de Volksrepubliek China. De voorzieningenrechter hier te lande komt daardoor uitsluitend rechtsmacht toe als forum delicti (artikel 6 sub d Rv). Naar vaste rechtspraak is deze internationale bevoegdheid niet grensoverschrijdend. De voorzieningenrechter beperkt zich tot een beoordeling van de feiten voor zover deze Nederland betreffen. 

De voorzieningenrechter stelt bij de beoordeling voorop dat van onrechtmatig handelen via een website slechts sprake kan zijn indien het gaat om een website die door woord en inhoud onmiskenbaar mede op het publiek in Nederland is gericht. Of dat het geval is zal in de regel afhangen van een combinatie van factoren. Naar voorlopig oordeel leiden de omstandigheden van het geval niet tot de conclusie dat van onmiskenbare gerichtheid op het Nederlandse publiek sprake is.

De website is Engelstalig, gedeeltelijk in het Chinees (De voorzieningenrechter heeft zijn waarneming beperkt tot het gedeelte in de Engels taal). De website richt zich in geen enkel opzicht op Nederland. Nederland wordt niet genoemd bij de landen waar Unistone gevestigd of vertegenwoordigd is. In Nederland worden geen producten van Unistone aangeboden. Unistone is hier niet vertegenwoordigd met een distributeur, importeur, agent of anderszins. De potentiele koper in Nederland zal dus via e-mail of telefoon in de Engelse of Chinese taal contact moeten zoeken. 

Unistone heeft bevestigd drie apparaten te hebben verkocht aan een bedrijf in Barendrecht. Dit betrof monsters nadat via de hierboven onder 3.9 beschreven weg, belangstelling was getoond om distributeur voor Benelux of Europa te worden. Uit de door Unistone overgelegde e-mail wisseling blijkt dat Polatec aan een en ander geen vervolg heeft willen geven omdat het gebruik van voedselafvalverwerkers in Nederland niet is toegestaan.  De omstandigheid dat het gebruik van voedselafvalverwerkers, althans de lozing van het daarvan afkomstige materiaal op het riool, in Nederland niet is toegestaan, leidt er ook toe dat hier te lande geen markt van enige betekenis kan ontstaan. 

Het bovenstaande voert tot de slotsom dat niet kan worden aangenomen dat Unistone via haar website haar producten in Nederland aanbiedt. Emerson heeft niet gesubstantieerd dat Unistone op enigerlei ander wijze de producten in Nederland aanbiedt. Inbreukmakende handelingen door te koop aanbieden in Nederland zijn onvoldoende gebleken.

Slechts als overweging ten overvloede zal de voorzieningenrechter zich summierlijk uitlaten omtrent de gestelde nabootsing.

Wil van nodeloos verwarringwekkende nabootsing sprake zijn, dan zal tenminste vereist zijn dat de producten, althans de voedselafvalverwerkers, van Emerson, wat hun vormgeving betreft, een eigen plaats op de relevante (Nederlandse) markt innemen.

Desgevraagd heeft de raadsman van Emerson geen concrete mededelingen kunnen doen omtrent de positie op de markt van haar producten. Uit getoond foldermateriaal blijkt wel dat er een Nederlandstalige folder bestaat betreffende de In-Sink-Erator van Emerson en dat daarvoor een geautoriseerd agent in Nederland is aangesteld en dat deze agent middels een Nederlandstalige website de producten ook te koop aanbiedt. Het had in de rede gelegen dat deze agent zich in deze procedure aan de zijde van Emerson had geschaard al was het maar om de voorzieningenrechter te informeren omtrent het belang van de zaak en de positie op de markt.

Ook voor de producten van Emerson dient te worden meegewogen dat er in Nederland feitelijk geen markt voor voedselafvalverwerkers is omdat het gebruik daarvan als grondregel niet is toegestaan. Bij deze stand van zaken dient te worden geconcludeerd dat Emerson met haar In-Sink-Erator in Nederland geen relevante marktpositie heeft. Reeds op die grond komt aan de voedselafvalverwerkers van Emerson, of onderdelen daarvan, hier te lande geen onderscheidend vermogen toe.

De nabootsing welke Emerson Unistone verwijt betreft met name de sinkmount. Ter zitting heeft de voorzieningenrechter vastgesteld dat de gootsteenbevestiging van Unistone in hoge mate identiek is aan de sinkmount van de In-Sink-Erator van Emerson. Na bevestiging van een sinkmount onder de gootsteenafvoer, kan daaronder zonder meer, met behulp van de beschreven bajonetsluiting, een behuizing van naar keuze Emerson dan wel Unistone (en wellicht ook andere merken) worden geplaatst. Hieruit volgt reeds dat de maatvoering aan de behuizingzijde identiek is, aan de gootsteenzijde zijn de maatvoeringen ook identiek omdat de bevestigingsmiddelen moeten passen op gestandaardiseerde gootsteenafvoeren.

Voor de gebruiker onderscheiden de bevestigingsmiddelen zich enkel door het merk In-Sink-Erator dan wel Unistone in het zichtbare gedeelte van de afvoer in de gootsteen. Ter zitting heeft de raadsman van Emerson bevestigd dat Emerson ook voedselafvalverwerkers voor derden produceert waarna deze derden de apparaten onder een eigen merk op de markt brengen. Deze apparaten zijn dan ook voorzien van een identieke sinkmount, dan echter voorzien van het merk van de derde en derhalve zonder het merk In-Sink-Erator. Hierdoor is een mogelijk (buiten Nederland bestaand) onderscheidend vermogen van de sinkmount verloren gegaan. Reeds op deze grond zou de vordering moeten worden afgewezen.

Ten slotte overweegt de voorzieningenrechter dat de sinkmount voor alles een technische oplossing beoogt te bieden voor de bevestiging van een voedselafvalverwerker aan de afvoer van de gootsteen. In beginsel is het gebruik van een technische oplossing vrij, tenzij deze beschermd zou zijn door een octrooi. Dat is in casu niet (meer) het geval. lees het vonnis hier.

In rov 4.7 overweegt de rechter: "Uit het voorgaande volgt dat het gebruik van de beide claims inzake de langere levensduur van 30% en de energiebesparing van 25% misleidend en om die reden ontoelaatbaar worden geacht. Deze conclusie leidt tot toewijzing van de vordering tot het staken en gestaakt houden van deze misleidende claims. De voorzieningenrechter zal dit verbod echter niet toewijzen voor het gebruik daarvan in de hele Europese Unie nu niet is gesteld of gebleken dat Ballarini de misleidend geoordeelde claims ook in andere landen gebruikt. Voorshands moet het ervoor worden gehouden dat Tefal derhalve geen belang bij dit onderdeel van haar vordering heeft".

De vorderingen van Tefal met betrekking tot haar merkrecht worden afgewezen. 
"Het gebruik door Ballarini van het teken Thermopoint wijkt wat betreft de woorden, het lettertype, de kleurstelling en totaalbeeld af van het door tefal gedeponeerde beeldmerk, mitsdien is er geen sprake van gerechtvaardigde vrees dat er verwarring bij het publiek zal ontstaan..." 

Lees het vonnis hier (met dank aan Bird & Bird)

Rekwirante stelt drie gronden, te weten schending van artikel 43, leden 2 en 3, juncto artikel 15, lid 3, van verordening nr. 40/94: niet-bewezen gebruik, schending van artikel 43, lid 2, van verordening nr. 40/94: gebrek aan afdoend bewijs van oppositiemerk en schending van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 ("De waren „kruiden- en vitaminedranken” en „concentraten van vruchtensappen” zijn immers in slechts zeer geringe mate soortgelijk, aangezien zij slechts weinig raakvlakken vertonen.").
Alle drie gronden worden ongegrond bevonden door de AG.

Ten aanzien van de eerste grond concludeert Jacobs als volgt:
"The Court of First Instance stated that where an opposing party maintains that use by a third party constitutes genuine use ‘he claims, by implication, that he consented to that use’. It went on to make two specific points. First, if the use by the third party was without the proprietor’s consent, the use would have infringed the proprietor’s trade mark right and it would therefore evidently have been in the third party’s interest not to disclose evidence thereof to the proprietor. It consequently seems unlikely that the proprietor would be in a position to submit evidence of such use. That approach seems eminently sensible. It would be pointless and contrary to the principles of sound administration and procedural economy for OHIM as a matter of course to require a trade mark proprietor to adduce evidence of consent in such circumstances. The matter would of course be different if the applicant had raised before OHIM the issue of the lack of consent. That however is the Court of First Instance’s second point: there was nothing in the documents before it suggesting that the applicant in the present case had done so. The Court of First Instance accordingly concluded that the above factors ‘formed a sufficiently firm basis to allow the Board of Appeal to conclude that the earlier trade mark had been used with its proprietor’s consent’. I agree with that conclusion and consider that the Court of First Instance did not err with regard to the burden of proof."

Ten aanzien van de laatste grond: "The applicant states that the assessment of the Court of First Instance in paragraphs 66 and 67 of the judgment ‘is not convincing’ and makes a number of assertions which it considers to support its view that the products concerned are not similar. Most of those assertions replicate verbatim, or very nearly so, its assertions to the same effect before the Court of First Instance, although several others are raised for the first time before this Court. They are all statements of fact. In my view, the applicant has not identified any error of law by the Court of First Instance. I agree with OHIM that the third ground of appeal is limited to the facts and should accordingly be dismissed as inadmissible.
In any event, the judgment seems to me to contain a correct summary of the principles governing assessment of similarity laid down by the Court of Justice in Canon and a correct application of those principles to the present case.

Lees hier de conclusie.

Tot slot de beoordeling van het verwarringsgevaar. "[...] het woord "cristal" beschrijft geenszins de betrokken waren, doch kan als suggestief worden beschouwd. Derhalve dient te worden aangenomen dat het merk CRISTAL een gemiddeld onderscheidend vermogen heeft, en geen zwak onderscheidend vermogen, zoals verzoekster stelt. [...]
Met betrekking tot verzoeksters argument dat er andere merken bestaan die het woord „cristal” bevatten en zijn ingeschreven voor de waren van klasse 33 – hetgeen volgens haar het bewijs levert van het zwakke onderscheidend vermogen van het oudere merk en van de vreedzame coëxistentie van de betroken merken –, volstaat de vaststelling dat niet is aangetoond dat deze merken werkzaam zijn of worden gebruikt voor de in geding zijnde waren, en in het bijzonder voor mousserende wijn.

Weliswaar kan niet volledig worden uitgesloten dat in bepaalde gevallen de coëxistentie van oudere merken op de markt het door de instanties van het BHIM vastgestelde gevaar voor verwarring van twee conflicterende merken vermindert, maar hiermee kan slechts rekening worden gehouden indien de aanvrager van het gemeenschapsmerk ten minste in de loop van de procedure voor het BHIM betreffende de relatieve weigeringsgronden, genoegzaam heeft aangetoond dat deze coëxistentie erop berust dat bij het relevante publiek geen sprake is van gevaar voor verwarring van de oudere merken waarop de aanvrager zich beroept, met het oudere merk van interveniënte waarop de oppositie is gebaseerd, en onder het voorbehoud dat de betrokken oudere merken en de conflicterende merken identiek zijn."
Het beroep wordt in zijn geheel verworpen.
Lees hier het arrest.

"De rechtbank is van oordeel dat partijen rechtens onvoldoende belang hebben bij hun vorderingen. [...] Volgens partijen staat enkel ter discussie op welke wijze deze overdracht dient te geschieden. Blijkens de wederzijdse stellingen bestaat deze discussie kennelijk omdat volgens partijen in de juridische literatuur onzekerheid bestaat over deze kwestie. De rechtbank overweegt echter dat de van toepassing zijnde regelgeving duidelijk is over de wijze van overdracht van rechten als de onderhavige. Ingevolge de BMW is immers een schriftelijk stuk vereist -een onderhandse akte volstaat derhalve- en kan het recht voorts voorwerp zijn van een licentie. Ingevolge de verordening dient de overdracht van een gemeenschapsmerk eveneens schriftelijk te geschieden en kan ook dit merk voorwerp zijn van een licentie. Het door partijen gestelde belang bij de gevorderde verklaringen voor recht met betrekking tot de wijze van overdracht ontbreekt derhalve naar het oordeel van de rechtbank. De omstandigheid dat in de literatuur onzekerheid bestaat vormt naar het oordeel van de rechtbank een onvoldoende belang nu in de wetgeving en de jurisprudentie geen onzekerheid bestaat. De rechtbank leidt bovendien uit de stellingen van partijen, alsmede uit de door [eiser] overgelegde stukken af dat de door partijen bedoelde onzekerheid in de literatuur -overigens aangezwengeld door [eiser] zelf- niet zozeer bestaat ten aanzien van de wijze van overdracht, maar ten aanzien van de vraag of het recht een registergoed is in de zin van artikel 3:10 BW en of de verordening een wet is in de zin van artikel 3:83 derde lid BW. Het antwoord op deze vraag is met het vorenoverwogene weliswaar niet gegeven, doch door partijen is niet voldoende gesteld welk concreet belang zij hebben bij hun vorderingen voor zover deze laatstgenoemde kwesties betreffen. Blijkens de stellingen van partijen wensen zij immers in verband met de tussen hen gesloten overeenkomst zekerheid over de wijze waarop de rechten dienen te worden overgedragen.

[...] De rechtbank overweegt voorts dat, voor zover bij beide partijen kennelijk vrees bestaat dat een onderhandse akte, ondanks de bestaande regelgeving en jurisprudentie, niet het door hen beoogde gevolg zal hebben, het partijen vrij staat om een notariële akte te doen opmaken dan wel op andere wijze afspraken te maken.
[...] Concluderend leidt de rechtbank uit de wederzijdse stellingen en de overgelegde stukken af dat beide partijen antwoord wensen te verkrijgen op een vraag die enkel in de juridische literatuur speelt. Zij is van oordeel dat deze wens een juridische beoordeling van de onderhavige rechtsvorderingen niet rechtvaardigt. De rechtbank zal daarom zowel de vordering in conventie als de vordering in voorwaardelijke reconventie afwijzen. Lees hier het vonnis.