Alle rechtspraak  

IEF 1838

Het snoepje en zijn verpakking

HvJ EG, conclusies AG Damaso Ruiz-Jarabo Colomer, 23 maart 2006, zaken C-25/05 P en C-24/05 P. Storck tegen OHIM (Nog geen Nederlandse vertaling beschikbaar).

Storck heeft twee gemeenschapsmerken aangevraagd: één voor een ineengedraaide bonbonverpakking voor bonbons in klasse 30, één voor een vormmerk voor een lichtbruine caramelbonbon voor suikerwaren in klasse 30. Beide merken worden geweigerd wegens een gebrek aan onderscheidend vermogen (ook niet door het gebruik ervan verkregen).

De kamer van beroep wees beide beroepen af. Ten aanzien van het vormmerk: "Die Beschwerdekammer war im Wesentlichen der Ansicht, dass die Kombination aus Form und Farbe der angemeldeten Marke nicht von Haus aus geeignet sei, als Hinweis auf die Herkunft der fraglichen Waren, also Zuckerwaren, zu dienen. Weiterhin werde durch die von der Klägerin eingereichten Nachweise nicht belegt, dass die Anmeldemarke durch Benutzung Unterscheidungskraft insbesondere für Karamellbonbons erlangt habe"
Ten aanzien van de bonbonverpakking: "Die Beschwerdekammer verwies darauf, dass die Farbe der Verpackung in der bildlichen Wiedergabe der Anmelde marke nicht die drei von der Rechtsmittelführer in beanspruchten Farbtöne erkennen lasse und außerdem für Bonbonverpackungen im Handel üblich und häufig sei".

De AG acht alle vier rechtsmiddelen ten aanzien van zowel het vormmerk als de bonbonverpakking deels ontoelaatbaar, deels ongegrond.

"Ohne Zweifel scheint der Wortlaut der fraglichen Vorschrift dafür zu sprechen, dass jedes Zeichen mit einem Minimum an Unterscheidungskraft zur Eintragung zuzulassen ist. Durch die weitere Entwicklung der Rechtsprechung zu den dreidimensionalen Marken ist diese Diskussion jedoch überwunden worden und daher die Streitfrage der Abgrenzung zwischen minimaler Unterscheidungskraft und ihrem völligen Fehlen hier nicht weiter zu vertiefen, auch wenn sie für Bildmarken und Wortmarken weiterhin offen ist.

Auch wenn die Kriterien für die Beurteilung der Unterscheidungskraft dreidimensionaler Marken sich nicht von denjenigen unterscheiden, die für andere Kategorien von Marken gelten, besteht doch ein gewisser Konsens darüber, dass es in der Praxis schwieriger sein kann, die Unterscheidungskraft einer dreidimensionalen Marke nachzuweisen als die einer Wort- oder Bildmarke.

Der Gerichtshof hat außerdem wiederholt darauf hingewiesen, dass die Wahrnehmung des Durchschnittsverbrauchers als der entscheidende Maßstab, um die Eignung angemeldeter Zeichen als Herkunftshinweis zu beurteilen, im Fall eines dreidimensionalen Zeichens nicht notwendig die gleiche ist wie bei Zeichen anderer Art, die vom Erscheinungsbild der mit der Marke gekennzeichneten Waren unabhängig sind, weil die Durchschnittsverbraucher nicht daran gewöhnt sind, aus der Form von Waren ohne zusätzliche Bild- oder Wortelemente auf die Herkunft der Waren zu schließen."

Lees de conclusie ten aanzien van het vormmerk hier. Lees de conclusie ten aanzien van de bonbonverpakking hier.

IEF 1834

Vlinderen

Telecomaanbieder Orange heeft het internetbedrijf OrangeTip uit Emmen voor de kortgedingrechter in Den Haag gedaagd, zo meldt het Dagblad van het Noorden. Het bedrijf uit Emmen zou inbreuk op het merkenrecht van Orange maken. "OrangeTip lijkt in woord en beeld te veel op Orange en dat leidt tot verwarring bij het publiek". Nu beide bedrijven zich tevens bezighouden met het samenstellen van adressenbestanden voor publicatie op het internet, neemt de chaos nog meer toe, zo stelt de advocaat van Orange. Orange eist bij de rechter elk van de drie aandeelhouders van OrangeTip te veroordelen tot een direct opeisbare dwangsom van 10.000 euro per dag.

OrangeTip is verbaasd, aldus een van de aandeelhouders. "OrangeTip is een vlinder. Emmen is de vlinderstad van Nederland en de thuisbasis van ons bedrijf." Ook de advocaat van OrangeTip begrijpt het niet: "Op het internet staan ontzettend veel bedrijven die de naam Orange gebruiken. Ik snap niet waarom mijn cliënt er nu is uitgepikt. Laten we wel zijn, OrangeTip is natuurlijk geen serieuze bedreiging voor het grote Orange en heeft bovendien niets met mobiele telefonie van doen." Wordt uiteraard vervolgd.

IEF 1831

Een eigen recht

Rechtbank Breda, 8 februari 2006, HA ZA 04-1471. Van Gelderen Advocaten B.V. tegen Dhr. S.F. Mensen / Bureau Finview.

Van Gelderen, een advocatenkantoor gespecialiseerd in arbeidsrecht, biedt een telefonische nieuwsdienst onder de naam “De (landelijke) ontslaglijn”. Bureau Finview, een financieel adviesbureau geeft onder andere telefonisch advies in ontslagkwesties.

Voorgeschiedenis van deponeren en vastleggen gaat terug tot 1999. In dat jaar heeft Mensen de domeinnaam ontslaglijn.nl laten vastleggen. De inschrijving van het door Van Gelderen gedeponeerde woordmerk Ontslaglijn is in 2002 door het BMB geweigerd. In mei 2003 heeft Van Gelderen, met terugwerkende kracht tot 1 januari 2003, de handelsnaam “De (landelijke) Ontslaglijn”doen inschrijven in het handelsregister. Mensen heeft eveneens in mei 2003 de handelsnaam De Ontslaglijk laten inschrijven bij de KvK. In  november 2003 heeft mensen, na sommatie van Van Gelderen, de woorden “de  ontslaglijn van Bureau Finview” van haar website verwijderd. In september 2004 heeft Van Gelderen tenslotte het woord/beeldmerk De Ontslaglijn ingeschreven bij het BMB. Van Gelderen beschuldigt Mensen nu van merkinbreuk.

Rechtbank Breda vindt echter dat het merk van Van Gelderen ieder onderscheidend vermogen mist, het is geen emergent merk en inburgering is niet aangetoond. Bovendien heeft Mensen de tekens “de ontslaglijn”en öntslaglijn.nl” slechts gebruikt in beschrijvende zin en zelfs als het merk onderscheidend zou zijn geweest, zou er dus nog geen sprake zijn van inbreuk.

Finview heeft daarnaast een geldige reden om het teken te gebruiken, nu zijn dienstverlening ziet op ontslagkwesties en hij het teken reeds voor het gedeponeerd werd als domeinnaam gebruikte. Aldus beschikt hij over “een eigen recht om dat teken te gebruiken en dat recht behoeft niet voor de toepassing van artikel 13 A BMW te wijken.” Ook  is er geen sprake van nodeloseze verwarring of misleiding en van ongerechtvaardigd voordeel trekken van de reputatie van Van Gelderen of van een onrechtmatige daad kan dus geen sprake zijn.

In reconventie spreekt de Rechtbank de nietigheid uit van dit woord/beeldmerk van Van Gelderen en beveelt tot doorhaling.

Lees het vonnis hier.

IEF 1827

Rectificatie

De advocaat van Allergan, producent van het geregistreerde geneesmiddel Botox®, bericht dat hij vandaag helaas heeft moeten constateren dat op de website www.ie-forum.nl in het begeleidende schrijven bij het vonnis inzake Merck/Mierlo-Hout (zie bericht hier) de volgende zinsnede is gebruikt:

"Deze procedure betreft de nasleep van een geschil tussen Merck & Co en de New Fill Clinic van Conny Breukhovenc.q Vanessa. De New Fill Clinic doet niet alleen in Botox behandelingen, maar biedt ook cosmetische behandelingen aan tegen mannelijke kaalheid, onder de naam "New Hair". "

De Clinic for Injectables "doet" echter in het geheel niet "in" BOTOX® behandelingen. De Clinic for Injectables gebruikt namelijk het middel Dysport voor de intracutane behandeling van aangezichtsrimpels en niet het geregistreerde geneesmiddel BOTOX® van Allergan.

Dysport is niet afkomstig van Allergan en dient derhalve niet met BOTOX® te worden aangeduid. Op deze wijze wordt - onnodig - afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen en de goede reputatie van de BOTOX® merken van Allergan.

IEF 1821

Licentierum

Gerechtshof  ’s-Gravenhage, 26 januari 2006 en 17 november 2005 Suriname Alcoholic Beverages tegen Bharat B.P.L. & Son V.O.F  Over beëindigde licenties en oude voorraden. 

SAB produceert in Suriname rum en is rechthebbende op twee Benelux-beeldmerken waarvan het woord Mariënburg onderdeel uitmaakt. De merken zijn ingeschreven voor rum. SAB heeft met Bharat c.s. op 10 juli 1989 een overeenkomst gesloten, waarbij onder meer is overeengekomen dat Bharat c.s. exclusief in de Benelux door SAB geproduceerde Mariënburgrum mag verkopen.

SAB heeft omstreeks april 2001 voor de laatste keer een partij rum, van 5.000 liter, aan Bharat c.s. geleverd. In 2004 hebben Bharat c.s. nog flesjes rum van 20 cl op de markt gebracht waarop voormelde Mariënburg-merken, althans daarmee overeenstemmende tekens, en het woord SAB (op de schroefdop) zijn afgebeeld. SAB verwijt Bharat c.s. daarmee inbreuk te maken op haar merk- en handelsnaamrechten.

Zij stelt daartoe dat de licentieovereenkomst inmiddels door haar is beëindigd en dat voormelde flesjes rum bevatten die niet van haar afkomstig is. Bharat c.s. voeren aan dat de flesjes rum van SAB bevatten en dat zij gerechtigd zijn de door SAB geleverde rum onder de Mariënburg-merken te verkopen, ongeacht of de licentieovereenkomst inmiddels is geëindigd, nu partijen niet zijn overeengekomen dat de voorraad binnen een bepaalde periode moet zijn verkocht.

SAB stelt zich op het standpunt dat Bharat c.s. na het einde van de overeenkomst niet meer gerechtigd waren de Mariënburg-merken te gebruiken, ook niet voor door SAB geleverde rum. Het Gerechtshof is van mening dat – nu de overeenkomst geen regeling op dit punt bevat – Bharat c.s. geen gebruik meer mogen maken van het merk:

“In artikel 11 B BMW is bepaald dat het uitsluitend recht op een merk kan worden ingeroepen door de merkhouder tegen een licentiehouder die handelt in strijd met de bepalingen van de licentieovereenkomst inzake onder meer de duur daarvan en de waren waarvoor de licentie is verleend.

Nu de overeenkomst geen regeling bevat over het gebruik van de merken na beëindiging van de overeenkomst, moet naar het voorlopig oordeel van het hof, behoudens wellicht bijzondere omstandigheden waaromtrent niets is gesteld, worden aangenomen dat Bharat c.s. niet gerechtigd zijn de merken te gebruiken na beëindiging van de overeenkomst en zij dus merk- en handelsnaaminbreuk plegen als zij gebruik maken van de merken en de handelsnaam nadat de licentieovereenkomst is geëindigd. Het hof heeft hierbij mede in aanmerking genomen dat uit de overeenkomst valt af te leiden dat naast de koopprijs (waarvan de betaling is geregeld in artikel 10) voor de in bulk te leveren rum, op grond van artikel 6 voor het gebruik van de merken een aparte licentievergoeding verschuldigd is per in de handel te brengen fles, welke vergoeding niet verschuldigd is als geen gebruik wordt gemaakt van de merken. Voorts merkt het hof op dat SAB in eerste aanleg (vergelijk punt 10 van haar pleitnota van 3 juni 2004) heeft aangeboden het eventuele restant van de door haar geleverde rum terug te kopen.”

In het tussenarrest van 17 november 2005 bepaalt het Gerechtshof dat een comparitie zal plaatsvinden. Het Gerechtshof wil – kort gezegd - weten of Bharat c.s. nog rum van SAB op voorraad heeft. Het Gerechtshof is van mening dat SAB geen belang heeft bij een inbreukverbod, omdat Bharat c.s. geen voorraad meer lijkt te hebben. Vóór de comparitie is er tussen partijen een vonnis gewezen in de bodemprocedure. Het Gerechtshof sluit – op basis van de huidige jurisprudentie – aan bij het vonnis in de bodemprocedure:

“Voorafgaand aan de comparitie heeft SAB het tussen partijen in de bodemzaak gewezen vonnis van de rechtbank ‘s-Gravenhage van 28 september 2005 toegezonden. Daarbij zijn Bharat c.s. bevolen elke inbreuk op de aan SAB toekomende Benelux merkenrechten SAB, MARIËNBURG en MARIËNBURG RUM te staken en gestaakt te houden op straffe van een dwangsom. Het gevorderde verbod om inbreuk te maken op de handelsnaamrechten van SAB (op de handelsnaam SAB) is in de bodemzaak afgewezen, waarbij het hof opmerkt dat dit van weinig praktisch belang is, nu de rechtbank heeft overwogen dat Bharat c.s. door het in casu verweten gebruik van het woord SAB (op de dop van de rumflessen) inbreuk maken op het beeldmerk SAB (van SAB. Tevens zijn de in kort geding gevorderde twee (in hoger beroep resterende) nevenvorderingen in het vonnis in de bodemzaak (onder d. en g.) toegewezen als omschreven in het dictum van dat vonnis. Het vonnis is uitvoerbaar bij voorraad verklaard. Bharat c.s. zijn van het vonnis in hoger beroep gekomen.

Indien in kort geding moet worden beslist op een vordering tot het geven van een voorlopige voorziening nadat de bodemrechter reeds een vonnis in de hoofdzaak heeft gewezen, dient de kort-gedingrechter in beginsel zijn vonnis af te stemmen op het oordeel van de bodemrechter, ongeacht of dit oordeel is gegeven in de overwegingen of in het dictum van het vonnis en ongeacht of dit vonnis in kracht van gewijsde is gegaan (vergelijk HR 19mei 2000, NJ 2001, 407).”


Lees het vonnis hier en het arrest
hier. Lees het vonnis van 28 september 2005 hier.

IEF 10470

Sir/Zirh

HvJ EG 23 maart 2006, zaak C-206/04 P (Mülhens tegen OHIM/Zirh; inzake Sir/Zirh) en dossier

(verwarring)

Hogere voorziening. Woordmerk Zirh maakt geen inbreuk op woordbeeldmerk Sir (zie afbeelding). Auditieve overeenstemming in dit geval onvoldoende om inbreuk aan te nemen.

‘Deze globale beoordeling houdt in dat auditieve overeenstemmingen tussen twee tekens kunnen worden geneutraliseerd door de begripsmatige en visuele verschillen daartussen, voorzover ten minste een van deze tekens voor het relevante publiek een duidelijke en vaste betekenis heeft die dit publiek onmiddellijk kan begrijpen.’ (Ov. 35, met verwijzing naar Picasso/Picaro).

IEF 1820

Horen, zien en navolgen (2)

Hof van Justitie EG, 23 maart 2006, zaak C-206/04. Mülhens  tegen OHIM. Woordmerk ZIRH, oppositie door houder van gemeenschapsmerk SIR.

Mühlens stelt oppositie in tegen de aanvrage van het woordmerk ZIRH en baseert zich daarbij op haar oudere woord/beeldmerk SIR. Beide merken zijn aangevraagd voor identiek waren in o.a. klasse 3. Na reeds in alle instanties te hebben verloren haalt Mühlens nu ook bij het Hof bakzeil. Mühlens heeft zo haar eigen interpretatie van het arrest Lloyd/Loints: auditieve overeenstemming tussen twee merken zou voldoende zijn om gevaar op verwarring aan te nemen.

Het Hof is een andere mening toegedaan en die is vrij duidelijk:

“Er kan niet worden uitgesloten dat de enkele auditieve overeenstemming van de merken verwarring kan doen ontstaan. Er dient evenwel aan te worden herinnerd dat het bestaan van een dergelijk gevaar dient te worden vastgesteld in het kader van een globale beoordeling wat betreft de begripsmatige, visuele en auditieve overeenstemming tussen de tekens in kwestie. Dienaangaande is de beoordeling van een eventuele auditieve overeenstemming slechts één van de relevante factoren in het kader van die globale beoordeling. Uit punt 28 van voormeld arrest Lloyd Schuhfabrik Meyer kan derhalve niet worden afgeleid dat telkens wanneer er enkel een auditieve overeenstemming tussen twee tekens is, er noodzakelijkerwijs een gevaar voor verwarring bestaat.” Lees het arrest hier. Eerder bericht over de aardige conclusie van AG Colomer hier.

IEF 1818

Eerst even voor jezelf lezen

- HvJ, 23 maart 2006, zaak C-206/04.  Mülhens  tegen OHIM. Woordmerk ZIRH, Oppositie door houder van gemeenschapsmerk SIR. Lees het arrest hier.

- HvJ, 23 maart 2006, zaak C-24/05 P en C 25/04 P.  2 x conclusie AG Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer. Storck tegen OHIM. Vormmerk bonbon, onderscheidend vermogen (door gebruik). Lees de conclusies hier en hier.

- Rechtbank ’s-Gravenhage, 22 maart 2006, HA ZA 04-1670. Merck & Co Inc. / Merck Sharp & Dohme B.V. tegen Steunpunt Apotheek magistrale bereidingen Mierlo-Hout B.V. Octrooi-inbreuk. Vlecam Den Haag B.V. en Vanessa Euro Promotion B.V. zijn de beherende vennoten van New-Fill Center Den Haag C.V. New Fill Clinic biedt onder meer cosmetische behandelingen aan tegen mannelijke kaalheid. Deze behandeling wordt door New Fill Clinic aangeboden en verkocht onder de naam "New Hair". De New Hair behandeling omvat onder meer het gebruik van zekere capsules welke afkomstig zijn van Apotheek Mierlo- Hout. Lees het vonnis hier.

IEF 1811

Oceaanoverschrijdend verbod

Rechtbank Rotterdam, 21 maart 2006,KG ZA 06-130. Think Services Inc. tegen ITpreneurs / S.S. Jasuja Holding B.V. c.s. (Met dank aan Silvie Wertwijn en Otto Swens, Steinhauser Hoogenraad ).

Een kort vonnis, dat met name aardig is vanwege het feit dat de Voorzieningenrechter (ook) een grensoverschrijdend inbreukverbod uitspreekt op de merken van Think Services in de VS.

Het Amerikaanse IT bedrijf Think en het Engelse Customers International hebben bij de beëindiging van hun samenwerking de wereld verdeeld. Think krijgt de VS en Customers de rest. Beide bedrijven maken in die periode gebruik van het HDI logo en woordmerk, dat is ontstaan uit de afkorting Help Desk Institute.

Begin 2004 heeft Think een nieuw woord- en beeldmerk ontworpen en gedeponeerd in de VS, de EU en de Benelux. Eveneens begin 2004 heeft ITpreneurs een samenwerkingsovereenkomst met Customers/HDI gesloten, op grond waarvan  ITpreneurs gebruik is gaan maken van het merk HDI. Think maakt hiertegen bezwaar.

De stelling van ITpreneurs dat Think haar depots te kwader trouw heeft verricht, omdat er sprake is van voorgebruik van Customers in de Benelux, gaat niet op nu Customers geen deel neemt aan het geding. Dat Think de merken niet in de Benelux gebruikt is ook niet relevant, eenvoudigweg omdat Think de merken nog niet hoeft te gebruiken.

ITpreneurs levert, althans leverde, bovendien ook aan de VS, waarmee volgens de rechtbank voldoende vaststaat dat ITpreneurs inbreuk maakt op de merkrechten van THINK. ITpreneurs dient daarom met onmiddelijk ingang ieder gebruik van het teken HDI dan wel een overeenstemmend teken te staken en gestaakt te houden.

Lees het vonnis hier

IEF 1803

De Vliegende Pauw

Rechtbank Rotterdam, 8 maart 2006, Haw Par Corporation Ltd & Novum Pharma B.V. tegen Flying Peacock Baynath B.V, S. Baynath V.O.F. & Rangoon Chemical Works Pvt. Ltd. Over Tiger Balsem, rechtsverwerking, voor-voor gebruik, soortnamen, woordenboekmerken, associatie en Singaporees auteursrecht.

Haw Par heeft verschillende Beneluxmerken op haar naam staan m.b.t. haar tijgerbalsem producten. Zo is Haw Par onder meer rechthebbende op de woordmerken TIGER en TIGER BALM uit 1978 en 1987. Daarnaast is Haw Par rechthebbende op de beeldmerken “TIGER TRADE MARK TJAP HARIMAU”, “RENNENDE TIJGER”, “TIGER BALM TIGER SINGAPORE”, “TIGER BALM ROOD ROUGE” en “TIGER BALM WIT BLANC”. Ook heeft Haw Par de zeshoekige vorm van het potje met de ronde deksel als vormmerk geregistreerd op 21 december 1995. Voornoemde merken komen voor op de potjes balsem van Haw Par.

Novum Pharma is de distributeur van Haw Par in de Benelux. Gedaagden houden zich kort weergegeven bezig met import en export van balsem voor onder meer spierverzorging. Sinds 1989 verkopen gedaagden het producten FLYING PEACOCK Balsem (rood en wit). Rangoon is de Indiase producent van de FLYING PEACOCK Balsem en de leverancier van Baynath C.S.


Haw Par en S. Baynath kennen elkaar van een eerdere procedure. Zo is S. Baynath bij vonnis van 29 november 1988 in kort geding veroordeeld ieder gebruik van de tekens “Tijgerbalsem” en “Tiger Balm”, “Flying Tiger Balm” en de rennende tijger te staken en gestaakt te houden. Op 10 juli 1989 heeft S. Baynath het woordmerk “FLYING PEACOCK BALM” en het beeldmerk “FLYING PEACOCK” geregistreerd. Deze registraties zijn vervallen op 10 juli 1999. Op 27 juni 2002 heeft S. Baynath het woordmerk “FLYING” en het beeldmerk “FLYING PEACOCK” geregistreerd.

Haw Par komt in deze procedure op tegen het gebruik van potjes balsem door gedaagden die tekens c.q. vormen bevatten die identiek zijn dan wel overeenstemmen met haar merken. Bovendien roept zij haar auteursrechten op haar potjes balsem in tegen gedaagden. Baynath verweert zich met een beroep op rechtsverwerking, depot te kwader trouw, dat de aanduiding tijgerbalsem zou zijn geworden tot een soortnaam, dat beschermingsomvang gering geacht zou moeten worden. Deze verweren treffen geen doel.

Volgens de rechtbank komt Baynath geen beroep toe op artikel 14bis, lid 1 BMW, omdat vaststaat dat Baynath C.S.op het moment van beide depots van de Peacock merken op de hoogte was van de voor 1989 door Haw Par geregistreerde merken (woordmerk Tiger Balm en het beeldmerk van de rennende tijger) en het gebruik daarvan door Haw Par c.s.

Zou er sprake zijn van inbreukmakende overeenstemming tussen de Tiger merken en Peacock merken dan zijn de laatste te kwader trouw gedeponeerd.

 

Ook een beroep op artikel 6:2 BW slaagt niet. Het enkele feit dat Haw Par c.s. tussen september 1990 en juni 2002 geen rechtsmaatregelen meer heeft genomen tegen het gebruik door Baynath c.s. van de tekens, afbeeldingen en vormen, is onvoldoende is om de conclusie te rechtvaardigen dat een beroep van Haw Par c.s. op de door haar gepretendeerde merk- en auteursrechten in strijd is met de redelijkheid en billijkheid. Er zijn geen andere bijkomende omstandigheden gesteld of gebleken.

Haw Par is voor voorgebruiker zodat van een te kwader trouw geen sprake is. “Uit de door Haw Par c.s. in het geding gebrachte producties, in het bijzonder uit de door haar overgelegde advertenties in tijdschriften en kranten en een drietal brieven afkomstig van Nederlandse drogisterijen die haar producten verkopen, is genoegzaam gebleken dat - anders dan door Baynath c.s. is betoogd - Haw Par c.s. het zeshoekige potje reeds vóór 1989 zowel buiten als binnen de Benelux heeft gebruikt en is blijven gebruiken, zodat Haw Par c.s. als voor-voorgebruiker heeft te gelden.”

De Tiger merken zijn bekende merken. De rechtbank overweegt als volgt. “Voorop staat dat het merk ‘Tiger Balm’ als fantasienaam voor spierverzorgende producten van huis uit zonder meer onderscheidend vermogen toekomt. Dit is op zichzelf ook niet betwist door Baynath c.s. Voorts mag op basis van hetgeen partijen over en weer hebben gesteld en de door Haw Par c.s. in het geding gebrachte producties als vaststaand worden aangenomen dat Haw Par c.s. de door Haw Par geregistreerde merken, waar van aanvang af het element “Tijger” onderdeel uitmaakt, sinds lange tijd en op grote schaal gebruikt, zowel buiten als binnen de Benelux, en meer in het bijzonder dat de verpakkingen hetzelfde zijn gebleven. Uit de door Haw Par c.s. overgelegde stukken is verder genoegzaam gebleken dat van een aanzienlijke afzet op de Nederlandse markt kan worden gesproken. Ook is uit de in het geding gebrachte producties genoegzaam gebleken van investeringen door Haw Par c.s. om het product binnen en buiten de Benelux bekendheid te geven.”

Het woordmerk Tiger Balm is niet tot soortnaam geworden. Het enkele feit dat tijgerbalsem in de Dikke van Dale is omschreven als een balsem tegen stijve en vermoeide spieren en het merkteken ontbreekt  is volgens de rechtbank daarvoor onvoldoende. Vaststaat dat Haw Par optreedt tegen inbreuken. Baynath heeft geen andere feiten en omstandigheden aangevoerd die het tegendeel aantonen.

De rechtbank is van oordeel dat er geen sprake is van overeenstemming tussen het teken FLYING PEACOCK BALM en de woordmerken TIGER en TIGER BALM. Wel acht de rechtbank overeenstemming aanwezig tussen de door Baynath gebruikte afbeeldingen en de geregistreerde beeldmerken van Ha Par, voorzover het gaat om het gebruik van een bewegend dier in combinatie met de kleurstellingen en de lay-out op de verpakkingen.

“Bij een globale beoordeling van de totaalindruk acht de rechtbank de punten van overeenstemming duidelijk meer in het oog springend dan de aanwezige verschillen, nu deze totaalindruk met name wordt bepaald door het geheel van de karakteristieke vlakverdeling, de oosterse sfeer oproepende blauwe sierranden in combinatie met de gouden kartels boven en onder de rechthoek, waarbinnen een zich van rechts naar links bewegend dier is afgebeeld. In combinatie met de overeenstemmende opvallende kleur oranje als achtergrond bij de verpakkingen van rode balsem maakt dit dat bij het publiek verwarring kan ontstaan, in ieder geval zodanig dat zowel visueel als begripsmatig de indruk wordt gewekt dat de producten uit dezelfde of met elkaar verbonden ondernemingen afkomstig zijn, waarmee het verwarringsgevaar voor de rode balsem is gegeven.”

Ook bij geen gevaar voor verwarring kan volgens de rechtbank sprake zijn van inbreukmakende overeenstemming. “De mate van overeenstemming tussen de afbeeldingen op de bovenzijde van het omdoosje en op de deksel van het glazen potje van Baynath c.s. enerzijds en het beeldmerk als door Haw Par c.s. geregistreerd onder nummer 584234 anderzijds acht de rechtbank niet zodanig dat verwarring is te duchten. Dit is met name het gevolg van het feit dat hier op de door Baynath c.s. gebruikte afbeeldingen de vier bewegende dieren in de halve ovalen rondom de cirkelvormige afbeelding en ook de blauwe zuilen ontbreken. Daarnaast is sprake van een andere achtergrondkleur in de middencirkel (oranje respectievelijk wit bij de verpakkingen van Baynath c.s. en rood in het merk van Haw Par c.s.). Dit neemt evenwel niet weg dat ook hier de karakteristieke punten van overeenstemming, het gebruik van de goudkleurige kartelrand rondom de cirkel met middenin de van rechts naar links bewegende dieren en de aanduiding van het merk in zwarte letters in de buitenbovencirkel, overheersen. Dit laatste leidt er toe dat bij een globale beoordeling van de totaalindruk de mate van overeenstemming voldoende moet worden geacht om de conclusie rechtvaardigen dat het betrokken publiek een verband zal leggen tussen de gebruikte tekens en het merk (associatie).”

Baynath verweert zich tevergeefs dat voor de beoordeling van de mate van overeenstemming het vormmerk niet relevant zou zijn, omdat het potje pas zichtbaar is nadat deze is uitgepakt faalt. ‘Post sale confusion’ speelt ook een rol bij de beoordeling. De consument die het potje uit de verpakking haalt kan alsnog in verwarring raken over de herkomst. De rechtbank neemt verwarringsgevaar aan, omdat het dominante bestandeel (zeshoekige vorm) van de potjes nagenoeg indentiek zijn.

Ook de verweren dat Haw Par geen verwarring zou hebben aangetoond, en dat hiervan geen sprake zou kunnen zijn, omdat de producten via gescheiden verkoopkanalen worden aangeboden, falen. De merken van Haw Par zijn bekende merken waardoor indirecte verwarring al voldoende is om inbreuk aan te nemen. Volgens de rechtbank is hiervan sprake.

Inbreuk op auteursrecht wordt afgewezen, omdat de verpakking in Singapore voor het eerst is openbaargemaakt en de daar geldende beschermingstermijn (50 jaar) is verlopen. De verpakking van Haw Par dateert uit 1934.

Lees het vonnis hier.