Alle rechtspraak  

Hof Den Haag 30 december 2014, IEF 14600 (DSM tegen Vion)
Beschikking ingezonden door Marlies Wiegerinck en Michiel Rijsdijk, Arnold + Siedsma. Merkenrecht. VION is merkhouder van gemeenschapswoordmerk VION, DSM heeft voor een jonger Beneluxwoordmerk ZIVION een spoedinschrijving verricht. DSM verzoekt tevergeefs het hof de gedeeltelijke toewijzing van de oppositie van Vion tegen DSMs ZIVION te vernietigen. De waren uit klasse 1 (B) chemische en biochemische producten voor land-,tuin- en bosbouwkundige doeleinden, etc.. zijn tenminste in zekere zin vergelijkbaar aan de ongedierteverdelging, parasietverdelging van de 'VION-klasse 5-waren'. Vanwege de indeling in verschillende klassen bestaat er niet automatisch een verschil in de aard van de waren, ook niet wanneer daarbij het bijvoeglijk naamwoord 'chemisch' ontbreekt, wat niet direct betekent dat er alleen natuurlijke producten zouden zijn. Vordering wordt afgewezen.

5.3. (...) Meer in het bijzonder kan DSM niet worden gevolgd in haar stelling dat, vanwege de indeling in verschillende klassen, er een verschil in de aard van de waren bestaat, in die zin dat alle "ZIVION Klasse 1(B)-waren', ook wanneer daarbij het bijvoeglijk naamwoord 'chemisch' ontbreekt, chemische producten zouden zijn en dat de 'VION Klasse 5-waren' geen chemische maar alleen natuurlijke producten zouden zijn. Niet valt in te zien dat bijvoorbeeld 'micro-organismen als plantbeschermings- en gewasbeschermingsmiddelen' uit de 'ZIVION Klasse 1 (B)-waren' chemisch moeten zijn, en, no minder, dat bijvoorbeeld 'middelen ter verdelging van ongebierte' uit de 'VION Klasse 5-waren' niet chemisch zouden kunnen zijn. Nu het derhalve bij beide warengroepen gaat om (bio)chemische of natuurlijke stoffen die, in de woorden van het Bureau (punt 42 van zijn beslissing), 'worden toegepast op planten en gewassen om die te vrijwaren van ongerechtigheden, om hun groei en meer in het algemeen hun gezondheid te bevorderen' zijn naar het oordeel van het hof wat hun aard betreft de 'ZIVION Klasse 1 (B)-waren' tenminste in zekere zin vergelijkbaar met de in overweging (b) van het Bureau genoemde 'VION klasse 5-waren'.

Hof van beroep Brussel 14 januari 2015, IEF 14596 (De TV-Makers tegen BBIE)
Merkenrecht. Het beroep strekt tot vernietiging van de beslissing van het BBIE om het woordmerk 'VLAANDEREN MUZIEKLAND' te weigeren vanwege het beschrijvend karakter en aanduiding van de herkomst. Het woord 'muziekland' bestaat niet in het Nederlands, het gaat om een neologisme dat door De TV-makers is bedacht. Het gaat om een voeging van een plaatsnaam (Vlaanderen) en een neologisme (muziekland) die wel degelijk ongewoon is, berust op fantasie en ongetwijfeld iets 'extra' bezit ten aanzien van de individuele woorden. Het merk wordt ingeschreven.

31. In het onbestaande woord 'muziekland' zal het doelpubliek weliswaar de onderdelen 'muziek' en 'land' herkennen.

Evenwel heeft het woord 'muziek' verschillende betekenissen (gaande van het geordende klankengeheel, over de partituur hiervan tot de uitvoering) en dat is niet anders voor de term 'land' (gaande van vaste bodem, over afgebakend territorium tot de volksgemeenschap in het territorium).

Het zijn telkens betekenissen die in bepaalde opzichten wel raakpunten kunnen hebben, maar waarvan in het voorliggende geval geen enkele a priori een spontane cognitieve reflex in de zin van één van de betekenissen zal opwekken. Dit is ook niet het geval wanneer die woorddelen worden gepercipieerd in samenhang met het woord 'Vlaanderen'.

Het gaat derhalve om een voeging van een plaatsnaam en een neologisme die wel degelijk ongewoon is, berust op fantasie, en ongetwijfeld iets 'extra' bezit ten aanzien van de individuele woorden, waarvan er één zelfs niet tot die woordenschat van de Nederlandse taal behoort.
32. (...) Op zich heeft het teken een uitgesproken abstract karakter ten aanzien van alle geclaimde waren uit de klassen 9 en 16: er valt direct en concreet verband te leggen tussen die waren en het teken. Ten aanzien van de geclaimde diensten uit klasse 41 ligt het enigszins anders nu voor ieder van die vijf diensten het onderdeel 'muziekland' kan refereren aan een 'muzikale' dimensie.

Hoe dan ook blijft dat het ongewone teken gemakkelijk in het geheugen blijft hangen en de gemiddelde consument zal op basis van dat teken zich gemakkelijk een positieve of negatieve ervaring herinneren met het oog op aankoop- of vermijdingsgedrag en aldus de betrokken waren en diensten kunnen identificeren als afkomstig van de onderneming

Vzr. Rechtbank Den Haag 26 januari 2015, IEF 14591 (Converse/All star tegen Carmika)
Uitspraak ingezonden door Reindert van der Zaal, Kennedy Van der Laan. Namaak. Merkenrecht. De voorzieningenrechter gebiedt Carmika bij verstek ieder inbreukmakend gebruik van de gemeenschapsmerken van licentiehouder Converse en het gebruik van de Benelux- en gemeenschapsmerken van All Star te staken en gestaakt te houden. Carmika wordt veroordeeld in de proceskosten ad €26.140,55.

2.1 (...) Ter zitting heeft Converse c.s. verklaard het verbod op inbreuk op de Beneluxmerken niet door Converse, maar uitsluitend door All Star wordt gevorderd. De eis in zoverre verminderd.

2.5. De vorderingen komen de rechtbank niet onrechtmatig of ongegrond voor zodat deze zullen worden toegewezen (...). Het uit te spreken inbreuk verbod op de Beneluxmerken wordt, zoals gevorderd, slechts toegewezen aan All Star als houdster van deze merken. De dwangsom zal worden gemaximeerd.

Vrz. Rechtbank van Koophandel (en afd.) Antwerpen 23 januari 2015, IEF 14587 (Optima tegen Belgacom)
Uitspraak ingezonden door Kristof Neefs, Altius. Optima stelt financiële planningsdiensten op basis van vier pijlers (inkomen, vermogen, pensioen en nalatenschap) en voert een logo met 4 lussen. Belgacom beslist met haar submerk PROXIMUS voortaan handelsnaam te voeren, met een nieuw logo en merk; alle iconen ondergaan een visuele herstilering. Optima komt op tegen het X-teken. Er wordt niet voldaan aan de bekendheid van het merk en een verband tussen merk en teken als drempelvoorwaarde in artikel 2.20.1.c. BVIE. Er wordt niet voldaan aan de soortgelijkheid van de waren en het verwarringsgevaar uit artikel 2.20.1.b BVIE. Er is geen sprake van inbreuk. Twee OPTIMA-merken worden op tegenvordering vervallen verklaard.

19. Concreet dient aan volgende volgende cumulatieve voorwaarden voldaan te zijn:
(i) Het ingeroepen merk moet bekend zijn.
(ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.
(iii) Het publiek moet een verband leggen tussen merk en teken.
(iv) Er wordt afbreuk gedaan aan het onderscheidend vermogen van het merk of de reputatie van het merk (OPTIMA BANK verwijst in hoofdzaak naar de afbreuk aan het onderscheidend vermogen.
(v) Er bestaat geen geldige reden voor het gebruik van het teken.
Artikel 2.20.1.c. BVIE is zowel van toepassing op het gebruik in het economische verkeer voor soortgelijke als niet-soortgelijke diensten. De aard van de aangeboden artikelen kan wel een rol spelen bij de boordeling omtrent het verband tussen merk en teken (infra).

(i) Het ingeroepen merk moet bekend zijn.
22. De bekendheid van het [OPTIMA]teken in de zin van art. 2.20.1.c. BVIE (hetzij als onderscheiden merk, hetzij als onderdeel van een complex beeldmerk) wordt niet aanvaard op grond van volgende overwegingen:
• De aangehaalde krantenartikels wijzen niet op de bekendheid van het -teken, doch geven aan dat merk en teken hun oorsprong vinden in een gelijkaardige inspiratiebron (“oneindige lussen”). Verder wordt de journalist (De Tijd/L’Echo en hernomen in het Het Laatste Nieuws) niet beschouwd als representatief voor de doelgroep (grote publiek) gezien hij een bijzonder waakzame positie inneemt (en dit in het licht van het doelpubliek van het dagblad). Verder wordt aangegeven dat in het desbetreffend artikel wordt gewezen
op het gegeven dat de ontwerpers “hun inspiratie halen bij de “oneindige lussen” die je ook in heel wat andere logo’s terugziet” zonder dat de vermeende bekendheid van [OPTIMA-teken]
• Het marktonderzoek aangereikt door OPTIMA BANK (uitgevoerd door MeMo2) zou aangegeven dat in november 2014 (concreet tussen 13 en 21 november 2014) de bekendheid van het merk zou gedaald zijn tot 4% van het relevante publiek (waarbij tevens een foutmarge van 4% wordt aangegeven). Deze marktstudie bewijst onvoldoende naar recht de bekendheid van het merk: (...)
• Het gegeven dat het merk een beeldmerk betreft, houdt een zekere drempel in voor het uitgroeien van de bekendheid van een merk aangezien het niet kan uitgesproken worden en specifiek aangezien de inspiratiebron (“oneindige lussen”) reeds bekend bij het doelpubliek in tal van alternatieve vormen: (...)
• Verder staat het concrete gebruik dat OPTIMA BANK maakt van haar merk, d.i. in combinatie met het woordonderdeel OPTIMA het uitgroeien van het grafisch onderdeel als bekend merk in de weg. Zowel visueel als in het herinneringsbeeld van het doelpubliek is het woordgedeelte dominant (zelfs indien het
grafische onderdeel visueel wordt voorgesteld voor of boven het woordgedeelte).

Er dient immers te worden uitgegaan van een natuurlijke intellectuele luiheid van een consument die eerst nota zal nemen van het uitspreekbare indien geen woordbegrip kan gedistilleerd worden uit de vormgeving (visueel dan wel intellectueel). Uit de voorgelegde communicatie blijkt dat het grafisch onderdeel slechts
sporadisch zonder bijkomende elementen wordt gebruikt. Het betreft een brochure omtrent de investeringen in appartementen in Brussel waarbij het merk (met uitzondering van de eerste pagina waar het grafische element wordt gecombineerd met het woordelement OPTIMA) onderaan elke pagina prominent aanwezig is. Uit al de overige communicatie (sponsoring) blijkt dat het grafisch element steeds in combinatie wordt gebruikt met andere grafische en woordelementen, waarbij de combinatie met het woordelement OPTIMA het talrijkste zijn (cfr. OPTIMA OPEN (tennis); OPTIMA RALLY (autorally), KAA OOSTENDE en BEERSCHOT (voetbal), KINGS OF GOLF (golf), OPTIMA GENT (basketbal), ….. ). Gezien deze wijze van reclame kan ook geen rekening worden gehouden met de totale investeringen in reclame aangezien onvoldoende naar recht wordt bewezen dat deze betrekking heeft op het grafische element op zich. In het licht hiervan wordt opgemerkt dat in de aangehaalde krantenartikels van 25 en 26 september
2014 het grafisch element wordt weergegeven samen met het woordgedeelte OPTIMA.

(ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.
26. Volledigheidshalve (en wederom wijzend op de abstractie die werd gemaakt van de niet-aanvaarde bekendheid van het merk) wordt aangegeven dat deze overeenstemming enkel wordt aanvaard bij beoordeling van merk [OPTIMA] en teken [PROXIMUS] op zich. Waar de kleur en inkleuring een overheersend herinneringsbeeld als gevolg hebben, zal bij integratie van het teken [PROXIMUS] als vervanging van de letter “X” deze intellectuele invulling bij de gemiddeld geïnformeerde, omzichtige en oplettende gewone consument de eerdere idee van overeenstemming doorkruizen. De herkenbaarheid van een letter in een begrip neemt de overheersende indruk ontstaan door kleur en kleurschakering weg.

(iii) Het publiek moet een verband leggen tussen merk en teken
29. Er is niet voldaan aan de voorwaarde van verband tussen merk en teken als aangegeven als drempelvoorwaarde in artikel 2.20.1.c. BVIE. De vordering die haar grond kent in vermeld artikel dient te worden afgewezen als ongegrond.

(iv) Afbreuk aan het onderscheidend vermogen van het merk.
32. Er is niet voldaan aan de voorwaarde van “afbreuk aan het onderscheidende vermogen van het merk” als aangegeven als drempelvoorwaarde in artikel 2.20.1.c. BVIE. De vordering die haar grond kent in vermeld artikel dient te worden afgewezen als ongegrond.

(v) Er bestaat geen geldige reden voor het gebruik van het teken.
34 (...) De geldige reden wordt niet aanvaard.

35. De vorderingen op grond van artikel 2.20.1.c. BVIE worden ongegrond verklaard gezien er onvoldoende bewijs voorligt omtrent volgende toepassingsvoorwaarden:
• bekend merk.
• verband tussen merk en teken.
wordt aangehaald.

Artikel 2.20.1.b. BVIE
37. Concreet dient aan volgende cumulatieve voorwaarden voldaan te worden:
(i) Het gewraakte teken moet als merk gebruikt zijn
(ii) Het merk en teken moeten gelijk zijn of met elkaar overeenstemmen.
(iii) de aangeboden diensten moeten gelijk of soortgelijk zijn.
(iv) er bestaat verwarring(of kan verwarring ontstaan) in hoofde van het publiek

44. De vorderingen op grond van artikel 2.20.1.c. BVIE worden ongegrond verklaard gezien het niet voldoen aan de volgende toepassingsvoorwaarden:
• Soortgelijke waren in de zin van vermeld artikel
Verwarringsgevaar in de zin van vermeld artikel

IV.B. Inbreuk op artikel VI.104 WER
Afgewezen als ongegrond

IV.C. Tegenvorderingen

Rechtbank Den Haag 21 januari 2015, IEF 14585; ECLI:NL:RBDHA:2015:575 (City Box tegen Boxaround)
Uitspraak mede ingezonden door Maarten Haak en Daan van Eek, Hoogenraad & Haak. Merkenrecht. Citybox is aanbieder van (tijdelijke) opslagruimte en is houdster van Benelux woord- en beeldmerk CITY BOX. Boxaround biedt via internet opslagruimte te huur aan en heeft derde opdracht gegeven diensten onder aandacht te brengen. Die derde doet dat door Google Adwords te kopen voor Google.nl, waaruit de bevoegdheid van deze rechtbank ex 4.6 BVIE volgt. Boxaround heeft een aangepaste onthoudingsverklaring getekend zonder adequaat boetebeding. Boxaround wordt bevolen merkinbreuk te staken, mede inbegrepen ieder gebruik als advertising keyword waarbij na invoeren daarvan in een online zoekmachine afgebeelde advertenties verschijnen. Dit verbod wordt versterkt met een dwangsom.

4.3. Nu Boxaround in haar onthoudingsverklaring de inbreuk niet heeft erkend, en zij slechts een geclausuleerd boetebeding heeft aanvaard, blijft de dreiging van verdere inbreuk op de rechten van City Box bestaan. Immers, niet in geschil is dat het door Boxaround getekende boetebeding beperkt is in die zin dat overtredingen door derden die in opdracht van Boxaround werken daardoor niet worden bestreken als Boxaround niet uitdrukkelijk opdracht heeft gegeven voor het gebruik van de City Box-merken of daarmee overeenstemmende tekens. Met City Box acht de rechtbank een dergelijke beperkte boeteclausule niet adequaat om de dreiging van inbreuk door het gebruik van de City Box-merken als advertising keyword weg te nemen, mede in het licht van het ontbreken van een erkenning van de inbreuk. De conclusie is dat de inbreuk op de City Box-merken door het gebruik in advertenties en als advertising keyword nog steeds dreigt.

4.4. Aan het voorgaande doet niet af dat Boxaround niet bewust merkinbreuk zou hebben gepleegd, dat Boxaround inmiddels een andere partij heeft ingeschakeld om haar internetmarketing te verzorgen, en dat er geen sprake zou zijn van een counterfeit-situatie. Deze omstandigheden, hoewel niet betwist door City Box, geven City Box als merkhouder niet dezelfde mate van zekerheid als een onthoudingsverklaring met een adequaat boetebeding.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Gerecht EU 15 januari 2015, IEF 14562 (Marques de l'ëtat de Monaco)
Merkenrecht. De internationale inschrijving voor het Gemeenschapswoordmerk MONACO is geweigerd op absolute gronden vanwege het beschrijvend karakter en ontbreken van onderscheidend vermogen. MONACO duidt de herkomst aan of is een geografische benaming voor bepaalde producten en diensten. Het beroep wordt verworpen.

Uit het persbericht: The Principality of Monaco cannot benefit from the protection of the trade mark MONACO in the EU in respect of certain goods and services. The word ‘MONACO’ designates the origin or geographical destination of the goods and services concerned and is devoid of distinctive character.

58      Om de gegronde redenen van de kamer van beroep die in punt 20 van het onderhavige arrest in herinnering zijn gebracht, moet worden geoordeeld dat die kamer van beroep – anders dan verzoekster stelt – voor elk van de betrokken waren en diensten rechtens genoegzaam het bewijs heeft geleverd van een voldoende rechtstreeks en concreet verband tussen die waren en diensten en het betrokken merk om te oordelen dat de term „monaco” in de handel kon dienen tot aanduiding van de plaats van herkomst of bestemming van de waren of van de plaats van het verrichten van diensten en bijgevolg dat genoemd merk de betrokken waren en diensten beschreef.

59      Met betrekking tot de beweerde kennelijk onjuiste beoordeling van het geografische criterium faalt verzoeksters argument dat een onderscheid moet worden gemaakt tussen de volledige („Vorstendom Monaco”) en de afgekorte („Monaco”) benaming van de Staat. Dat onderscheid staat immers niet in de weg aan de vaststelling van het verband tussen de betrokken waren en diensten en het betrokken gebied. Dienaangaande is verzoeksters argument dat het BHIM met het betrokken merk overeenstemmende woordmerken heeft aanvaard, in tweeërlei opzicht problematisch. Allereerst zij vastgesteld dat hoewel het BHIM, gelet op het gelijkheidsbeginsel en het beginsel van behoorlijk bestuur, rekening moet houden met beslissingen die reeds zijn genomen en zeer aandachtig moet onderzoeken of al dan niet een beslissing in dezelfde zin moet worden genomen, de toepassing van deze beginselen moet worden verzoend met het wettigheidsbeginsel (zie arrest van 17 juli 2014, Reber Holding/BHIM, C‑141/13 P, EU:C:2014:2089, punt 45 en aldaar aangehaalde rechtspraak). In casu heeft de kamer van beroep, zoals hierboven in de punten 47 tot en met 58 is gebleken, terecht geoordeeld dat het aangevraagde merk onder de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, onder c), van verordening nr. 207/2009 viel, zodat verzoekster zich ter ontkrachting van die vaststelling niet zinvol op eerdere beslissingen van het BHIM kon beroepen. Voorts heeft het BHIM zich op een voor verzoekster gunstige wijze uitgesproken over tal van andere, in punt 23 van dit arrest opgesomde waren en diensten die inmiddels door het betrokken merk worden beschermd.

Op andere blogs:
NLO Shieldmark
Hoogenraad & Haak

Vzr. Rechtbank Den Haag 14 januari 2015, IEF 14559; ECLI:NL:RBDHA:2015:799 (Tommy Teleshopping tegen Tel Sell)

Uitspraak ingezonden door Diederik Stols, Boekx Advocaten.

Inbreuk:

4.5. Voorhans is voldoende aannemelijk dat door het gebruik van de bedoelde tekens voor de apparaten die TSA verkoopt, verwarring kan ontstaan bij het relevante publiek. Ten eerste staat buiten kijf dat de apparaten die TSA verkoopt, identiek zijn aan de waren waarvoor het merk is ingeschreven. Ten tweede zijn de apparaten van TSA identiek aan de waren waarvoor Genius, Tommy en Teltv het merk gebruiken lijken de apparaten - zoals Tommy c.s. onbestreden heeft opgemerkt - ook qua vormgeving op elkaar. Ten derde worden de apparaten verkocht via vergelijkbare verkoopkanalen, te weten thuiswinkel via onder meer internet.

Zoektermen:

4.12 Naar voorlopig oordeel kan Tommy c.s. zich niet verzetten tegen het gebruik van de met de merken overeenstemmende zoektermen in het kader van de zoekmachine op de website van TSA. Uit de rechtspraak van het Hof van Justitie volgt dat een dergelijke praktijk is toegestaan omdat die er in de regel louter toe strekt internetgebruikers een alternatief te bieden voor de waren of diensten van de merkhouders en dus inherent is aan de vrije mededinging (...).

4.13 Het gegeven dat op de website van TSA, anders dan doorgaans het geval is bij reclame via een zoekmachine als Google, geen zoekresultaten van de merkhouder worden getoond, brengt naar voorlopig oordeel niet mee dat een uitzondering op de voorgaande regel moet worden gemaakt. Mogelijk brengt dat gegeven mee dat de merkhouders grotere reclame-inspanningen zullen moeten leveren om de bekendheid van de merken te behouden of te verhogen. Dat op zich volstaat echter niet om te concluderen dat er sprake is van een inbreuk (HvJ EU 22 september 2011, ECLI:EU:C:2011:604, Interflora, r.o. 57).

Oneerlijke handelspraktijken:

4.16. Het gebruik van de tekens Cera gold, Nicer, Slencera en Caresse in het kader van reclame voor de eerstgenoemde keramische pannen, groentesnijders, slankheidsleggings en jeanskleurige leggings zal al worden verboden op grond van merkinbreuk. Aangenomen moet worden dat Tommy c.s. geen belang heeft bij een verbod op oneerlijke handelspraktijken, misleiding of onrechtmatig aanhaken met betrekking tot dezelfde reclame-uiting, laat staan een spoedeisend belang. De oneerlijkheid, misleiding en onrechtmatigheid bestaat er volgens Tommy c.s. namelijk in dat het gebruik van de tekens Cera Gold, Nicer, Slencera en Caresse in die reclame-uitingen bij de consument de indruk wekt dat de producten zijn vervaardigd door een van de eiseressen, terwijl dat niet het geval is.

Lees de uitsprak (pdf/html)

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. Je kon er natuurlijk op wachten: de zin ‘Je suis Charlie’ is als merk gedeponeerd in de Benelux. Op 8 januari, de dag na de gruwelijke aanslag in Parijs, diende een Belg uit Steenokkerzeel de aanvraag tot merkregistratie in voor onder andere cosmetica, kleding, spelletjes en bier.

Bekend verschijnsel
Het is een bekend verschijnsel: commercieel gedreven figuren die meteen na een spraakmakende gebeurtenis naar het merkenbureau snellen om de naam die er aan verbonden is als merk te claimen. Het maakt ze eigenlijk niet uit of het nu om een dramatisch incident gaat of een vrolijke gebeurtenis: als ze er handel in zien slaan ze toe. Zo werden in het verleden ook de namen van de nieuwe Nederlandse prinsesjes ‘gekaapt’ en meer recentelijk de naam MH17.

Niet in strijd met openbare orde
De dubieuze aanvraag van de Belg is inmiddels getoetst door het Benelux Bureau voor de Intellectuele Eigendom (BBIE). Het BBIE kan het merk weigeren als het ‘in strijd met de openbare orde’ is. Echter, dat heeft het bureau in dit geval niet gedaan. Het BBIE treedt niet graag als zedenmeester op en is niet scheutig met dit soort weigeringen. De Vlaming zal zijn recht dus wel krijgen.

Dit artikel verscheen eerder in NRC Handelsblad

Oberlandesgericht Linz 15december2014, IEF 14547 (FKP Sojuzplodoimport tegen Spirits International BV) - NL Vertaling
Bijdrage ingezonden door Jan Brölmann en Radboud Ribbert, Greenberg Traurig LLP. Advocaten treden op namens Spirits International B.V.. De onderhavige zaak betreft een parallelle procedure in Oostenrijk die is gevoerd tussen FKP Sojuzplodoimport (“FKP”) en Spirits International B.V. (“Spirits”) met betrekking tot de vraag aan welke partij de Oostenrijkse merken “Stolichnaya” en “Moskovskaya” toekomen. Bij arrest van 15 december 2014 heeft het Oberlandesgericht Linz in hoger beroep geoordeeld ten faveure van Spirits op grond van het Russische verjaringsrecht.

Het geschil
In 1990/91 is de Russische staatsonderneming VVO Sojuzplodoimport (“VVO”) geprivatiseerd in VAO Sojuzplodoimport (“VAO”). In 1994 zijn de Oostenrijkse merken op naam gezet van VAO. VAO heeft deze merken in 1998 overgedragen aan ZAO, die de Oostenrijkse merken op haar beurt in 2001 heeft overgedragen aan Spirits. FKP heeft aangevoerd dat gebreken kleefden aan de privatiseringsprocedure van de onderneming VVO in VAO in 1990/91, waardoor VAO de Oostenrijkse merken niet rechtsgeldig heeft kunnen verkrijgen en overdragen. Spirits heeft gesteld dat de privatiseringsprocedure op een juiste wijze is doorlopen en dat zij de Oostenrijkse merken derhalve rechtsgeldig heeft verkregen. Daarbij heeft Spirits aangevoerd dat FKP zich niet meer kan beroepen op rechtsgevolgen die voortvloeien uit gebreken aan de privatiseringsprocedure, aangezien een beroep daarop verjaard is. Het beroep op verjaring is gehonoreerd door het Oberlandesgericht Linz.

Verjaring
Het Oberlandesgericht Linz heeft geoordeeld dat Russisch recht een verjaringstermijn van tien jaar voorschrijft die van toepassing is op aanspraken op rechtsgevolgen van ongeldigheid respectievelijk nietigheid van de privatiseringsprocedure. De verjaringstermijn is volgens het Oberlandesgericht Linz op zijn laatst in 1992 begonnen te lopen toen de VAO haar ondernemingsactiviteiten op basis van een algehele rechtsopvolging startte. Daarbij overweegt het Oberlandesgericht Linz tevens dat de aanspraak van FKP verjaard zou zijn als de datum wordt genomen waarop het verzoek werd ingediend bij het Oostenrijkse Octrooibureau, zijnde 19 april 1994, om de Oostenrijkse merken op naam van VAO te stellen. In beider gevallen is meer dan tien jaar verstreken voordat de procedure op 16 juni 2004 in Oostenrijk aanhangig werd gemaakt door FKP.

In dit verband wordt verwezen naar de volgende rechtsoverweging uit het arrest van het Oberlandesgericht Linz:

“Het Russische verjaringsrecht bevatte met het op 1 januari 1995 van kracht geworden art. 181, pt. 1, BW RF, dat met terugwerkende kracht van toepassing was op nog niet verjaarde aanspraken, een speciale regel ten aanzien van de vraag hoe lang de rechtsgevolgen van ongeldigheid resp. nietigheid van rechtshandelingen (met inbegrip van de privatiseringsprocedure) naar voren gebracht kunnen worden. Volgens deze regel (de voor de eiseres gunstigste, omdat zij de langste termijn van alle in aanmerking komende wettelijke bepalingen biedt) kon de klacht inzake de toepassing van deze rechtsgevolgen alleen binnen tien jaar vanaf de dag worden ingediend waarop de uitvoering van de (ongeldige resp. nietige) rechtshandeling begonnen was, en wel onafhankelijk van het feit of de schuldeiser op de hoogte was of zijn moest van de schending van het recht. De „uitvoering van de rechtshandeling" is in het onderhavige geval (een omzetting met een algehele rechtsopvolging) in ieder geval op het tijdstip begonnen waarop de VAO Sojuzplodoimport als algehele rechtsopvolgster van de VVO Sojuzplodoimport is opgetreden, dus toen zij de vermogensbestanddelen en rechten ervan overnam. De gerechtelijk deskundige prof. dr. Burkhard Breig huldigde daarover (op de bladzijden 40 ev. in ON 155) de opvatting dat als „uitvoering" al beschouwd dienen te worden het (van 25 december 1991 daterende en op 13 januari 1992 bij de bevoegde Moskouse autoriteiten binnengekomen) verzoek om registratie van de omzettingsprocedure alsmede alle verdere handelingen die passend of erop gericht waren, de omzettingsprocedure daadwerkelijk ten uitvoer te brengen. Daarmee is de termijn om de rechtsgevolgen die resulteren uit ongeldigheid resp. nietigheid van de omzetting van de VVO Sojuzplodoimport, in een klacht naar voren te brengen, op zijn laatst in 1992 begonnen te lopen toen de VAO Sojuzplodoimport haar ondernemingsactiviteiten op basis van een algehele rechtsopvolging startte. Maar ook de eerste schriftelijk gedocumenteerde beschikking van de VAO Sojuzplodoimport ten aanzien van de beide litigieuze Oostenrijkse merken, namelijk het op 19 april 1994 bij het Oostenrijkse Octrooibureau ingediende verzoek om haar (via een naams- resp. firmanaamswijziging) in plaats van de V/O Sojuzplodoimport als eigenaresse van de merken in te schrijven (bijlage ./AA), wat door een besluit van deze autoriteit van 13 mei 1994 (bijlage ./BB) werd geëffectueerd, lag nog meer dan tien jaar vóór de op 16 juni 2004 verrichte indiening van de in dezen te beoordelen klacht. De in deze klacht naar voren gebrachte aanspraken dienen daarom als verjaard beschouwd te worden, omdat zij uitsluitend gebaseerd zijn op de argumentatie in het proces dat de merkenrechten als gevolg van ongeldigheid resp. nietigheid van de omzetting niet op de VAO Sojuzplodoimport zijn overgegaan, maar in handen van de (voortbestaande) VVO Sojuzplodoimport (als rechtsopvolgster van de voorheen geregistreerde eigenaresse van de merken V/O Sojuzplodoimport) gebleven. Na het verstrijken van de termijn van tien jaar van art. 181, pt. 1, NW RF is het niet meer mogelijk in een klacht rechtsgevolgen (in dit geval ten opzichte van het merkenrecht) uit een eventuele gebrekkigheid van de omzettingsprocedure af te leiden, wanneer de beklaagde zich - zoals in dit geval is gebeurd - op de ingetreden verjaring beroept. De vraag of de concreet naar voren gebrachte aanspraken inzake het merkenrecht (ook) naar Oostenrijks (merken)recht verjaard zijn, is daarbij niet meer relevant. Zelfs wanneer men namelijk ontkennend op deze vraag zou antwoorden, zou daarmee niet de uit het schuldstatuut volgende verjaring van het (aan de klacht ten grondslag liggende en voor het slagen ervan noodzakelijke) recht geneutraliseerd of opgeheven worden, om een ongeldigheid of nietigheid van de omzettingsprocedure, waarvan de omzetting („uitvoering") al meer dan tien jaar vóór het inbrengen van de klacht is begonnen, in de vorm van een klacht naar voren te brengen.”

Prejudiciële vraag gesteld aan HvJ EU 5 november 2014, IEF 14543, zaak C-491/14 (UHostels - Rossa del Vents)
Merkenrecht. Dubbele identiteit. Verwijzende rechter: Juzgado de lo Mercantil de Madrid, Spanje: Moet artikel 5, lid 1, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat het uitsluitende recht van de houder van een merk om iedere derde het gebruik in het economische verkeer te verbieden van tekens die gelijk zijn aan of overeenstemmen met zijn merk, zich uitstrekt tot de derde die houder is van een jonger merk, zonder dat laatstbedoeld merk vooraf nietig hoeft te worden verklaard?
Lees verder