Alle rechtspraak  

Hof Amsterdam 5 juni 2012, zaaknr. 200.094.156/01 (Simiramida-04 EOOD tegen Diageo Brands B.V.)


Uitspraak ingestuurd door Arnout Gieske en Marco Gerritsen, Van Diepen Van der Kroef advocaten.

In navolging van IEF 9764. Tussenarrest. Merkenrecht. Diageo is merkenrechthebbende op het merk 'Johnny Walker'. Parallelimport alcoholica. Erkenning en de openbare orde exceptie. Acte éclairé.

Interpretatieve beslissing:
Simiramida stelt - succesvol - dat het verzuim van de Bulgaarse Hoge Raad om prejudiciële vragen te stellen niet het oordeel rechtvaardigt dat het onderhavige Bulgaarse vonnis niet kan worden erkend omdat de erkenning in strijd met de openbare orde in de zin van artikel 34 lid 1 EEX-Vo zou zijn. De 'interpretatieve beslissing' van de Bulgaarse Hoge Raad berust klaarblijkelijk op een misslag, nu import vanaf buiten de EER wel een inbreuk oplevert, is er sprake van een "acte éclairé", een interpretatievraag die al eens eerder beantwoord is door het HvJ. De onjuiste toepassing van het (Europese) recht is geen grond voor de openbare orde-exceptie van 34 lid 1 EEX-vo.

Vaststellingsovereenkomst
De schikkingsovereenkomst spreekt slechts van de opslagkosten en er is niet beoogd meer geschilpunten te beslechten, zodat Simiramida naar Bulgaars recht niets meer te vorderen heeft van Diageo. Na het overleggen van twee Bulgaarse opinies, is het hof van oordeel dat Diageo in beginsel aansprakelijk is voor de gevolgschade als gevolg van het beslag op de partij whisky.

Overig onrechtmatig handelen

3.21 Naar het oordeel van het hof heeft Simiramida onvoldoende gesteld om te kunnen oordelen dat Diageo de bedoelde onrechtmatige aanzeggingen heeft gedaan en evenmin dat de vertegenwoordigers van Diageo dergelijke (aan Diageo toe te rekenen) aanzeggingen hebben gedaan. De door Simiramida overlegde verklaringen zijn daarvoor niet specifiek genoeg. Daarbij betrekt het hof dat het Diageo vrijstond zich ertegen te verzetten dat Johnny Walker whisky zonder haar toestemming van buiten de Europese Economische Ruimte op de Bulgaarse markt zou worden gebracht. Zij mocht de afnemers van Simiramida  dan ook (op indringende wijze) waarschuwen voor mogelijk dreigend merkinbreuk Dit betekent dat het hof voorbij gaat aan het bewijsaanbod van Simiramida en dat grief 6 faalt.

Rechtbank Breda 6 juni 2012, HA ZA 11-1374 (Oishii tegen Oishii Gastro Events BVBA)

Uitspraak ingezonden door Marieke Coumans en Elise Menkhorst, De Gier|Stam & Advocaten. Mede ingezonden door Edwin Jacobs, time.lex.

Merkenrecht. Domeinnaamrecht. AdWords en Groupon reclame-uitingen. Handelsnaamrecht. Uitgebreide bevoegdheidsoverwegingen waarna de rechtbank zich onbevoegd verklaart.

Oishii exploiteert een restaurant in Breda en is houdster van woord- en beeldmerken. OGE exploiteert een restaurant te Aken (Duitsland) en Hasselt (België) en is houdster van de domeinnaam oishii.be.

De merkinbreuk strekt zich, aldus eiser, in elk geval via Internet, mede uit tot het arrondissement van de Rechtbank Breda waarin Oishii is gevestigd. OGE vordert in een incidentele vordering de onbevoegdheidsverklaring van de Rechtbank (4.6 lid 1 BVIE), omdat er geen enkel aanknopingspunt is voor de bevoegdheid van deze rechtbank.

Als uitgangspunt geldt dat het gebruik van een teken op een website niet reeds in ieder land waarin dat merk beschermd is een onrechtmatige daad oplevert op de grond dat de website vanuit dat land raadpleegbaar is. De website moet blijkens haar inrichting mede gericht zijn op potentiële deelnemers in Nederland, dat is afhankelijk van de omstandigheden, zoals TLD, de taal of taalkeuze en verwijzingen naar bepaalde landen (met verwijzing naar Vitra/Classic Design, IEF 5925)

Aangezien oishii.be linkt naar de vestiging te Aken, oishiihasselt.be linkt naar de vestiging in Hasselt en niet alleen het woord "Hasselt", maar ook de TLD .be getuigt dat de site zich richt tot het Belgische publiek. De site is daarbij in het Engels, omdat de bestuurder de Nederlandse taal niet machtig is. De OGE-Grouponactie was gericht op het publiek in de Euregio Maas-Rijn en niet op heel Nederland. Zelfs de "Deal van de dag voor de stad Maastricht" was gericht op publiek in Limburg, maar niet gericht op heel Nederland.

De aangehaalde Kösebasi (IEF 9731) en Gaastra(IEF 10014)-zaken zijn niet toepasbaar, omdat de gedaagde partijen zich niet in het buitenland bevonden en het ging om .nl-sites. Er is geen ruimte voor analoge toepassing van het Reinwaterarrest, omdat via artikel 71 lid 1 EEX-Verordening het lidstaten onverlet laat voor bijzondere onderwerpen de bevoegdheid te regelen. De rechtbank verklaart zich onbevoegd en veroordeelt eiser in de kosten ex 1019h Rv.

5.5. Dat bij een zoekopdracht naar het woord OISHII op google.nl als resultaat eerst www.oishii.be en www.oishii.de verschijnt en daarna www.oishiirestaurant.nl is het gevolg van de inkoop door OGE van de Google Adwords "Oishii" en "Hasselt". Dit is echter niet een aanwijzing dat OGE zich specifiek op Nederland richt, aangezien beide websites linken naar de Duitse vestiging van OGE in Aken. Bovendien heeft OGE toegelicht dat zij de genoemde Adwords niet specifiek voor Nederland, maar voor geheel het Google-domein heeft gekocht. Dat zoeken op de termen OISHII en HASSELT via google.nl als eerste resultaat oplevert www.oishiihasselt.be, is niet relevant voor eventuele merkinbreuk in Nederland, aangezien door de zoekopdracht met het woord HASSELT verwarring met de vestiging van Oishii in Nederland is uitgesloten en dit zoekresultaat een website oplevert die is gericht op de Belgische markt.

Op andere blogs:
De Gier|Stam advocaten (de eiser is gevestigd in Nederland en de gedaagde in België. Welke rechter is bevoegd?)

Hof 's-Gravenhage 5 juni 2012, zaaknr. 200.080.342/01 (H&M Hennes & Mauritz tegen G-Star), LJN BX0979

Na het tussenarrest IEF 10206, en voorzieningenrechter IEF 9280. Alle grieven falen en het Hof bekrachtigt de uitspraak van de voorzieningenrechter in kort geding.

Het merk RAW voor kleding is geldig, naar voorlopig oordeel van het hof is het onbewerkt zijn (RAW = rauw) geen kenmerk van kleding. Dat geldt overigens ook voor onafgewerkt zijn. Er is door H&M niet aannemelijk gemaakt dat het merk een algemeen gangbare aanduiding is voor bepaalde kleding (soortnaam is geworden).

RAW wordt - aldus H&M - niet gebruikt als merk, maar als onderdeel van de zuiver beschrijvende uitdrukking ter aanduiding van een muziekstijl (RAW BEAT EXPERIENCE) en als versiering. Echter het Hof acht het aannemelijk dat door de prominente losstaande plaatsing op de kleding van RAW op borsthoogte en op ruime afstand hiervan BEAT EXPERIENCE dat het publiek dit niet als onderdeel van een samenhangende zin zal beschouwen.

Het op basis van artikel 1 lid 2 GMVo gegeven verbod voor de gehele Gemeenschap wordt niet als te ruim beoordeeld. H&M heeft niet aangetoond waarom er in casus grond zou zijn voor een uitzondering. Er valt niet in te zien dat dit verbod het gebruik van de woorden BEAT EXPERIENCE en 'het artwork' zonder het woord RAW in de weg zou staan.

15. (...)Kleding is immers juist bewerkt of afgewerkt. Dat geldt ook voor kleding die voorzien is van aangebrachte rafels of gaten. Voor het aanbrengen daarvan is overigens zelfs een extra bewerking of afwerking nodig, terwijl gaten en rafels naar het voorlopig oordeel van het hof veeleer worden geassocieerd met (afgewerkte maar) versleten kleding, althans kleding met een versleten look dan met onafgewerkte kleding. Kleding voorzien van "modische" gaten en rafels zal door het publiek dan ook niet gezien worden als onafgewerkt.

RAW is dan ook geen teken of benaming die in de handel kan dienen ter aanduiding van kleding of een kenmerk daarvan.

(...)

Dat het merk RAW DENIM door het Bureau en de rechtbank 's-Gravenhage (naar het oordeel van het hof terecht) wel beschrijvend is geoordeeld, kan niet afdoen aan het voorlopige oordeel van het hof dat RAW niet beschrijvend is voor kleding en onderscheidend vermogen heeft. Raw denim beschrijft immers, anders dan raw, een bepaald materiaal (ruwe/onbewerkte spijkerstof), waarvan kleding kan zijn gemaakt en aldus een van de mogelijke kenmerken van kleding."

Lees het arrest hier (grosse zaaknr. 200.080.342/01, LJN BX0979).

Gerecht EU 7 juni 2012, gevoegde zaken T-492/09 T-147/10 (Meda Pharma tegen OHIM/Nycomed)

Gemeenschapsmerkenrecht. Nycomed verzoekt om 'uitstrekking van de bescherming' van het woordmerk ALLERNIL voor de waren van klasse 5. In de oppositieprocedure komt zij de houdster van het Duitse woordmerk ALLERGODIL tegen (klasse 5). De oppositieafdeling wijst het verzoek af, het beroep wordt verworpen. Aangevoerde middelen: beginselen inzake verwarringsgevaar onjuist toegepast (art. 8), ontoereikende motivering (art. 75).

Het Gerecht EU wijst de klacht af. De kamer van beroep heeft het woordelement "Aller" als beschrijvend opgevat voor allergiegeneesmiddelen en niet kenmerkend, er is daarom geen verwarringsgevaar.

49      Die Beschwerdekammer befand, dass bei umfassender Beurteilung die Verwechslungsgefahr trotz Identität der betreffenden Waren ausgeschlossen sei, da das Wortelement „aller“ beschreibend und nicht kennzeichnungskräftig sei und sich die Übereinstimmungen zwischen der Widerspruchsmarke und der angemeldeten Marke auf die Endung „il“ beschränkten.

50      Die Klägerin trägt vor, bei Warenidentität sei, um jegliche Verwechslungsgefahr auszuschließen, ein größerer Unterschied zwischen den Zeichen erforderlich als bei einem großen Warenabstand. Unter den Umständen des vorliegenden Falles, in dem die Warenidentität unstreitig sei, hätte die Beschwerdekammer eine Verwechslungsgefahr bejahen müssen, wie dies auch in der Entscheidung der Ersten Beschwerdekammer des HABM vom 14. September 2009 in der Sache R 734/2008‑1 (Alleris und Allernil) geschehen sei. Mehrere Entscheidungen des HABM zeigten, dass die angefochtenen Entscheidungen von der Entscheidungspraxis des HABM abwichen, was gegen den Gleichheitsgrundsatz und das Diskriminierungsverbot verstoße.

52      Die Beschwerdekammer hat aber in der vorliegenden Rechtssache die Umstände des Einzelfalls zutreffend berücksichtigt. Sie hat in diesem Zusammenhang zu Recht festgestellt, dass zwischen den im vorliegenden Fall betroffenen Waren Identität besteht, und hat ferner – wie oben aus den Randnrn. 40, 41 und 46 hervorgeht – festgestellt, dass sich die in Rede stehenden Zeichen in phonetischer und visueller Hinsicht ganz entfernt ähneln und dass ein Vergleich dieser Zeichen in begrifflicher Hinsicht unmöglich ist. Daher wird, wie das HABM zutreffend vorträgt, die Identität der gekennzeichneten Waren durch einen sehr geringen Ähnlichkeitsgrad der in Rede stehenden Zeichen ausgeglichen, so dass die Beschwerdekammer zu der Schlussfolgerung berechtigt war, dass keine Verwechslungsgefahr besteht, zumal der Aufmerksamkeitsgrad des Publikums erhöht ist und nicht dargetan wurde, dass die ältere Marke eine erhöhte Kennzeichnungskraft besitzt.

 

 

Schriftelijke opmerkingen door de Europese Commissie in zaak C-2/12 (Trianon Productie B.V. tegen Revillon Chocolatier Spa) 2 april 2012, D2722.

Ingezonden door Wouter Pors, Bird & Bird LLP.

In navolging van IEF 10714 (HR prejudiciële vragen: Staafje chocola in wijnrankvorm). Merkenrecht. Vormmerk. Hoewel de zaak geschikt is (medegedeeld tijdens de MMA-lunch van 1 juni 2012), had de Europese Commissie al wel een standpunt ingenomen.

In het licht van het vorenstaande, heeft de Commissie de eer Uw Hof voor te stellen als volgt op de voorliggende prejudiciële vragen te antwoorden.

1. Artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje Richtlijn 89/104/EEG moet zo worden uitgelegd, dat de vermoedelijke motivatie of perceptie van het in aanmerking komende publiek niet beslissend is bij de beantwoording van de vraag of een vorm wezenlijk waarde aan de betrokken waar geeft, maar hooguit een nuttig beoordelingselement kan zijn in het kader van een beoordeling op objectieve grondslag.

2. Artikel 3, lid 1, aanhef en sub e, derde gedachtestreepje Richtlijn 89/104/EEG moet zo worden uitgelegd, dat deze bepaling toepassing vindt waar de waarde van de vorm zelfstandig en inherent ten minste voor een aanzienlijk deel commerciële waarde geeft aan de betrokken waar, waarbij niet is uitgesloten dat in voorkomend geval andere kenmerken ook, en mogelijk een belangrijke, waarde geven aan deze waar.

Interessante overwegingen:

24. Met deze advocaten-generaal is de Commissie van mening dat deze bepaling aldus dient voor het maken van een onderscheid van rechten beschermd onder het merkenrecht en andersoortige bescherming van intellectuele eigendomsrechten, tegen de achtergrond van de doelstellingen de verlening van een eeuwigdurend exclusief recht te voorkomen waar dat niet geëigend is omdat dit de industriële ontwikkeling te veel zou belemmeren. Hieruit volgt dat deze nietigheidsgrond niet te restrictief moet worden uitgelegd. Bovendien vindt de Commissie hierin een bevestiging dat aan dit criterium primair toepassing moet worden gegeven op objectieve grondslag - en niet, of in elk geval niet hoofdzakelijk, op basis van de perceptie van het in aanmerking komende publiek. De functie van het maken van onderscheid op die wijze beter gewaarborgd.

 

31. De zienswijze dat de hier bedoelde ratio en hoofdregel uit Lego Juris in beginsel eveneens toepasbaar zijn op de nietigheidsgrond genoemd na het derde gedachtestreepje van punt e wordt eveneens gedeeld door het Gerecht. Dit blijkt uit het arrest in de zaak Bang & Olufsen, waar het Gerecht deze ratio en regel zonder voorbehoud overnam en toepaste op de ook in het onderhavige geval aan de orde zijnde weigeringsgrond inzake de vorm die een wezenlijke waarde geeft aan de waar.

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Vandaag heeft het BBIE een serie oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie BBIE serie mei 2012.

Rechtbank Amsterdam 30 mei 2012, LJN BW8436 (Akse Media/Smart Media tegen Smart Media Publishing Holland B.V.)

Uitspraak ingezonden door Naomi Ketelaar en Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap.

Akse, waarvan Smart Media enig aandeelhouder, is een uitgeverij die zich toelegt op gemeentegidsen, bedrijfsgidsen, VVV-gidsen, etc.. Smart media is echter beschrijvend voor uitgeefdiensten hoewel de twee merken weliswaar hetzelfde woordelement "smart media" hebben, is er geen sprake van inbreuk, omdat er andere beeldelementen worden gebruikt.

Het Benelux-Bureau voor de IE heeft het depot van Akse geweigerd:

"Het teken SMARTMEDIA is beschrijvend. Het bestaat uit het gangbare voorvoegsel smart (voor slim/intelligent, op intelligente wijze) en de soortnaam media. Het teken kan daardoor dienen tot aanduiding van soort, hoedanigheid of bestemming van de in de klassen 9 en 41 genoemde waren en diensten. Het teken mist bovendien ieder onderscheidend vermogen. Wij verwijzen naar artikel 2.11, lid 1, sub b. en c. BVIE."

De vraag waarover partijen twisten is of dientengevolge verwarringsgevaar is te duchten. Alle subs van 2.20 lid 1 BVIE worden kort besproken en de vorderingen worden afgewezen.

4.8. Het rechtbank overweegt als volgt. De in de omstreden tekens gebruikte woorden "smart media" zijn een bestanddeel van het eerste Akse-merk en een dominerend bestanddeel van het tweede Akse-merk. Dit bestanddeel heeft echter - voor de betrokken waren en diensten - geen onderscheidend vermogen. Het Engelse woord "smart" moge diverse betekenissen hebben, in de combinatie met "media" is de verreweg meest voor de hand liggende betekenis "slim/intelligent", zoals dit woord ook wordt gebruikt in woordcombinaties als "smartcard", "smartphone" en "smart bomb". Het in aanmerking komende publiek zal de woorden "SMART MEDIA" dan ook verstaan als "slimme media". De woorden "SMART MEDIA" kunnen zodoende dienen tot aanduiding van kenmerken van de desbetreffende waren en diensten, zodat zij geen merkenrechtelijke bescherming genieten. Dit wordt niet anders wanneer zij bestanddeel zijn van een woord/beeldmerk. De beschermingsomvang van een woord/beeldmerk, waarvan het woordbestanddeel louter beschrijvend is, beperkt zich tot de visuele weergave van de bestanddelen. De overeenstemming tussen de door SMP gebruikte tekens en de Akse-merken beperkt zich in casu tot het gebruik van de woorden "SMART MEDIA" . De visuele weergave van die woorden stemt niet overeen. De toegevoegde beeldelementen en het lettertype zijn verschillend, evenals het kleurgebruik. Er is dan ook geen sprake van verwarringsgevaar, zodat deze grondslag niet kan leiden tot toewijzing van het gevorderde.

Lees het vonnis hier (grosse HA ZA 11-2850, LJN BW8436).

Vzr. Rechtbank 's-Gravenhage 29 mei 2012, KG ZA 12-356 (CleanLeaseFortex tegen Lips c.s.), LJN BW7044

Uitspraak mede ingezonden door Carja Mastenbroek, DLA Piper.

Beneluxwoord-/beeldmerk. Kleur als onderdeel van een merkinschrijving, professionele textielreinigingsmarkt.

CleanLeaseFortex en Synergyhealth zijn beide actief op de professionele textielreinigingsmarkt. Zij leveren diensten op het gebied van zogenoemd integraal textielbeheer aan bedrijven en instellingen in de gezondheidszorg en – in mindere mate – horeca, recreatie en industrie. Ziekenhuizen en andere instellingen laten hun textielbeheer doorgaans verzorgen door één zogenoemde textielbeheerder. Om textiel te onderscheiden maken zij gebruik van wasetiketten en labels in textiel, zodat eventueel opgehaald 'vreemd' textiel kan worden onderscheiden van eigen producten. Uit kostenoverweging wordt het woord/beeldmerk zonder kleur gebruikt.

4.9. CleanLeaseFortex baseert haar merkenrechtelijke vorderingen (uitsluitend) op de gestelde visuele overeenstemming tussen haar merken en de tekens die Synergyhealth gebruikt. Daarvan is volgens CleanLeaseFortex sprake omdat de door Synergyhealth gebruikte tekens gelijk zijn aan haar merken wat betreft lettertype, opbouw en kleurgebruik.

Dat wijst de voorzieningenrechter van de hand. Het enige wat wel overeenstemt is dat in de merken en tekens gebruik wordt gemaakt van de combinatie donkerblauw / lichtblauw, waarbij het eerste (grotere) deel van het woord donkerblauw is en tweede (kleinere) deel van het woord lichtblauw. De visuele overeenstemming is niet zodanig dat er van overeenstemming kan worden gesproken in de zin van sub b of sub c BVIE. Dat het gebruik van de tekens zou leiden tot substantieel meer verwisseling van textiel of de verwerking van 'vreemd' textiel zou bemoeilijken, zoals CleanLeaseFortex heeft gesteld, kan voorshands niet worden aangenomen. De vorderingen worden afgewezen.

4.16.  In aanmerking genomen de omstandigheid dat naar voorlopig oordeel juist het woord- en beeldelement van de merken het onderscheidend vermogen daarvan - ook in visueel opzicht - in belangrijke mate bepalen en de afwezigheid van auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen de merken en de door Synergyhealth gebruikte tekens, leidt het enkele overeenstemmende kleurgebruik in de tekens van Synergyhealth voorshands niet tot de vereiste overeenstemmende totaalindruk tussen merken en tekens. Inbreuk op de merken van CleanLeaseFortrex door het gebruik van de tekens door Synergyhealth kan dan ook reeds daarom niet worden aangenomen.

Lees het vonnis hier  (grosse KG ZA 12-356 en LJN BW7044)

Rechter in kort geding Rechtbank van Koophandel van Antwerpen 6 december 2011, A/11/07209 (NV Nextel tegen BVBA Nexten Belgium)

Uitspraak ingezonden door Michaël De  Vroey, Baker & McKenzie Antwerpen.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Nextel is leverancier van gespecialiseerde probleemoplossingen en ICT-netwerken. NEXTEL is eveneens als Benelux woordmerk geregistreerd.

NEXTEN is actief in de IT-sectorspecifieke detachering. Zij heeft een Benelux woord- en beeldmerk geregistreerd. Tegen de OHIM-woord- en beeldmerkaanvrage is oppositie aangetekend door NEXTEL. NEXTEL verwijst (bijkomend) naar de 10e verjaardagsviering waar de samentrekking van NEXTEL en TEN de naam van het evenement NEXTEN vormde.

De stakingsrechter aanvaardt het beroep op impliciete instemming, subsidiair minstens gedogen van het begrip NEXTEN niet. Er zijn voldoende feitelijke aanwijzingen om gedogen te kunnen ontkennen. Er wordt een auditieve en visuele overeenstemming aanvaard, maar op het begripsmatige vlak is er geen vergelijking. Nu er een hoge mate van overeenstemming van activiteiten bestaat, dan wel complementaire dienstverlening, is er sprake van een oneerlijke handelspraktijk vanwege handelsnaamrechtelijke inbreuk.

De vordering tot staking van de statutaire vennootschapsnamen wordt gegrond geacht: de suffixen BELGIUM, CONSULTING en HOLDING zijn van een dergelijke banale aard dat zij louter een beschrijvende functie hebben en geen onderscheidend element toevoegen aan de quasi-identieke aanduiding NEXTEL en NEXTEN.

De rechter verklaard zich echter onbevoegd om kennis te nemen van de de eisen tot gedwongen overdracht van domeinnamen en  de eisen tot wijziging van de statutaire vennootschapsnaam. De verwerende partij dient de kosten te betalen ad €342,41 (dagvaarding) en rechtsplegingsvergoeding €1.320.

Gem. Hof Aruba, e.a. 27 maart 2012, LJN BW6641 (J.M.H. Trademark tegen Rewa)

Merkenrecht. Vervolg op IEF 9281. Rechtspraak.nl: JMH doet een beroep op bescherming van het merk Hollister Co. op basis van algemene bekendheid. Het toetsingscriterium voor bescherming zonder inschrijving vereist dat er algemene bekendheid van het merk in Curaçao dient te bestaan. Dit is niet door JMH bewezen en de vordering op grond van art. 6bis UV wordt door het Hof afgewezen. Evenmin acht het Hof het handelen van Rewa wat het woord “Holister’ betreft onrechtmatig in de zin van art. 6:162 BW.

Merkenlandsverordening
4.4.2 Voor het antwoord op de vraag of sprake is van de situatie van art. 8 aanhef en onder f sub 1 Mlvo, stelt het Hof voorop dat Rewa het merk Holister heeft gedeponeerd op 14 mei 2007. Dat betekent dat voldoende onderbouwd moet worden gesteld, en bij betwisting bewezen, dat Rewa ten tijde van het depot wist of behoorde te weten dat JMH binnen de periode 14 mei 2004-14 mei 2007 een met Holister overeenstemmend merk binnen de Nederlandse Antillen heeft gebruikt.

Wat dat betreft heeft JMH gesteld dat er hier te lande geen verkooppunten zijn waarin het merk “Hollister Co.” wordt verkocht (zie nr 20 in de memorie van grieven), zodat de vereiste wetenschap bij Rewa niet uit het aantal verkooppunten kan worden afgeleid.

Bij pleidooi heeft JMH als productie 16 overgelegd een overzicht van haar “internetverkopen” waaruit blijkt dat “Hollister Co.”-producten via internet zijn verkocht aan mensen die zich hier te lande bevonden, maar op welke wijze Rewa daarvan wetenschap heeft moeten hebben, is niet toegelicht en voor het Hof zonder toelichting niet duidelijk. Nu JMH ter zake de wetenschap die Rewa moet hebben voordat een vordering gebaseerd op art. 8 aanhef en onder f sub 1 Mlvo kan worden toegewezen, niet meer heeft gesteld dan hiervoor vermeld, dient de vordering voor zover gebaseerd op laatstgenoemd artikel te worden afgewezen.

4.4.3 Voor zover de vordering is gebaseerd op art. 8 aanhef en onder f ten tweede Mlvo moet deze worden afgewezen alleen al omdat is gesteld noch gebleken dat er tussen JMH en Rewa een “rechtstreekse betrekking” heeft bestaan in de zin van dat artikel.

Onrechtmatige daad
4.5 Voor zover de vordering van JMH is gegrond op art. 6:162 BW heeft zij niet meer aangevoerd dan dat zij “Hollister Co.” wereldwijd heeft geregistreerd, dat JMH het merk Hollister Co. reeds drie jaar voordat Rewa het merk Holister deponeerde, gebruikte voor kleding (warenklasse 25), voor welke klasse Rewa Holister eveneens als merk heeft gedeponeerd (zie onder “2. De feiten” in het beroepen vonnis) en heeft JMH overgelegd een lijst met 33 door Rewa gedeponeerde merken, waarvan JMH heeft gesteld dat op het eerste gezicht al minimaal 25 merken toebehoren aan een derde, welke stelling niet door Rewa is betwist.

Het Hof acht deze feiten, ook bezien in onderling verband en samenhang, niet zodanig van aard dat het handelen van Rewa wat het woord “Holister” betreft kan worden gekwalificeerd als onrechtmatig in de zin van art. 6:162 BW.