Merkenrecht  

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 8 september 2016, C-425/16; IEF 16230; IEFbe 1922 (Raimund) (gov.uk) Merkenrecht.

Verzoeker is sinds 17-05-2005 (‘met voorrang’) houder van het Uniewoordmerk ‘Baucherlwärmer’, een kruidenmengsel dat hij sinds circa 2000 met die naam aanduidt. Ook verweerster handelt in een dergelijk kruidenmengsel dat zij met dezelfde naam aanduidt. Verzoeker heeft een vordering tot staking ingesteld, vernietiging van de waren en publicatie van de uitspraak. Verweerster stelt dat verzoeker het Uniemerk in strijd met de goede zeden en te kwader trouw heeft verworven en stelt dan ook een reconventionele vordering tot nietigverklaring van verzoekers Uniemerk in. Laatstgenoemde procedure wordt geschorst in afwachting van kracht van gewijsde van de uitspraak op verzoekers vordering; in beroep is de schorsing opgeheven zodat die procedure nog aanhangig is. De rechter in eerste aanleg wijst verzoekers vordering af wegens aanvraag te kwader trouw. Het zou verzoeker bekend zijn geweest dat het kruidenmengsel zowel door verweerster als al door haar vader onder die naam werd samengesteld. Die beslissing wordt in beroep bekrachtigd. De zaak ligt nu voor ‘Revision’ bij de verwijzende rechter. Verzoeker stelt dat de lagere rechters de vraag inzake kwade trouw in de inbreukprocedure niet hadden mogen onderzoeken zonder dat de zaken waren gevoegd, respectievelijk zonder in kracht van gewijsde gegane beslissing in de procedure over de reconventionele vordering.

De verwijzende OOS rechter (Oberster Gerichtshof) stelt vast dat kwade trouw bij aanvraag een absolute nietigheidsgrond is die in de inbreukprocedure alleen geldig kan worden aangevoerd wanneer verweerster op grond daarvan een reconventionele vordering instelt. De vraag rijst echter hoe de reconventionele vordering dient te worden behandeld. Volgens de (Duitstalige) doctrine kan het nietigheidsbezwaar in ieder geval pas slagen wanneer het merk in de procedure inzake de reconventionele vordering nietig is verklaard. Het is echter niet duidelijk of de beslissing over de reconventionele vordering al in kracht van gewijsde moet zijn gegaan. Hij legt de volgende vragen voor aan het HvJEU:

Rechtbank Den Haag 31 augustus 2016, IEF 16212; ECLI:NL:RBDHA:2016:10248 (handel gerepareerde pallets) Merkenrecht. Het gaat hier om het verhandelen van gerepareerde pallets voorzien van Uniemerk EPAL. Er is sprake van een wijziging van de toestand van de waren; het publiek is niet geïnformeerd dat deze reparaties ongeautoriseerd zijn. Er is een gegronde reden voor verzet tegen verhandeling (art.13 lid 2 UMVo). Een beroep op uitputting komt PHZ niet toe nu zij niet heeft gesteld dat de gerepareerde Europallets die zij aanbiedt door of met toestemming van EPAL (in gerepareerde toestand) in het verkeer zijn gebracht. De tijdens reparaties aangebrachte wijzigingen zijn niet van ondergeschikte aard en dus een wijziging in de toestand van de waren in de zin van artikel 13 lid 2 UMVo.

Overeenkomstig Europese rechtspraak kan een gegronde reden voor verzet tegen gereviseerde waren ontbreken indien ofwel het merk wordt verwijderd of onzichtbaar wordt gemaakt, ofwel degene die gerepareerde/gereviseerde waren verhandelt bij die verhandeling alles doet wat redelijkerwijs mogelijk is om duidelijk te maken dat het gaat om niet onder toezicht van de merkhouder gereviseerde producten. Dat PHZ niet (actief) de indruk wekt tot het EPAL-distributienetwerk te behoren of bijzondere band suggereert, is onvoldoende, PHZ dient actief de genoemde indruk en suggestie weg te nemen. Aan PHZ wordt een verbod opgelegd.

Prejudicieel gestelde vragen aan HvJ EU 2 juni 2016, IEF 16208; IEFbe 1910; C-393/16 (Champagne Sorbetijs) Via Minbuza: Geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen. Verzoekster is een vereniging van de FRA champagne-industrie, waarbij alle wijnboeren en bedrijven die betrokken zijn bij de aanbouw en productie van champagne zijn aangesloten. Galana (interveniënte aan de zijde van verweerster Aldi) produceert diepvriesproducten, waaronder “Champagner Sorbet”, die verweerster, een discounter, eind 2012 aanbood en waarvoor zij reclame maakte in brochures. Volgens de lijst van ingrediënten op de verpakking van het product bestaat “Champagner Sorbet” onder meer uit “champagne (12 %)”. Verzoekster is van mening dat de verkoop van het diepvriesproduct inbreuk maakt op de beschermde oorsprongsbenaming “champagne” en vordert een verbod op het gebruik van de benaming “Champagner Sorbet” in het economische verkeer van diepvriesproducten. De rechter in eerste aanleg wijst verweersters vordering toe. In hoger beroep (door interveniënte) wijst de appelrechter de vordering alsnog af. Hij oordeelt dat niet is voldaan aan de voorwaarden voor een verbod en dat er geen sprake is van misleiding in de zin van Vo. 1308/2013. Verzoekster stelt daarop beroep in Revision in bij de verwijzende rechter.

Hof Den Haag 16 augustus 2016, IEF 16205; ECLI:NL:GHDHA:2016:2622 (Van Caem tegen Bacardi) Hoger beroep na IEF 13092. Proceskostenverhoging. Opgaveplicht. De  rechtbank concludeerde dat Van Caem inbreuk heeft gemaakt op merkrechten van Bacardi en legde Van Caem opgaveverplichtingen op. De voorzieningenrechter wees Van Caem zijn vorderingen in conventie af. Er is geen spoedeisend belang, omdat Bacardi (nog) niet gedreigd had met executiemaatregelen. In incidenteel hoger beroep worden de proceskosten verhoogd van 12.757 naar 23.000. Het principaal hoger beroep wordt verworpen. Van Caem wordt, na eisvermeerdering in reconventie, veroordeeld tot doen van opgave door een onafhankelijk forensisch accountant zo veel mogelijk gecontroleerd op juistheid en volledigheid, opgave van de voorraad en kopie van één document per transactie te bezorgen met daarin door wie inbreukmakende Bacardi-producten zijn verkocht, geleverd, gekocht of afgenomen in genoemde periode.

Hof Den Haag 26 juli 2016, IEF 16203 (Van Caem tegen Bacardi) Hoger beroep na IEF 14245 en IEF 10179. Merkenrecht. Parallelimport en Administratief Geleide Document (AGD). Het hof bekrachtigt grotendeels vonnis in eerste aanleg en vernietigt het vonnis tot het staken van iedere inbreuk op Bacardi-producten die door Van Caem voortdurend onder een douaneschorsingsregeling zijn geplaatst en het doen van opgave. Bacardi Producten die altijd niet-communautaire status hebben gehad vallen buiten bevolen opgave. Van Caem wordt veroordeeld tot schade, nader op te maken bij staat. Mevi-arrest van het HvJEU is volgens hof geen acte claire of éclairé. Geen winstafdracht voor inbreukmakende Bacardi producten op AGD, maar wel, voor zover het niet-uitgeputte producten die noch onder douane of accijnsschorsing zijn geplaatst: de afdracht van netto winst. . Schadevergoeding nader op te maken bij staat. De kosten voor de procedure in eerste aanleg worden verhoogt van ruim 44.000 naar ruim 79.000.

Rechtbank Amsterdam 17 augustus 2016, IEF 16197 (Scotch & Soda tegen My Brand c.s.) Merkenrecht. Sinds 2002 brengt Scotch & Soda kinderkleding op de markt onder de het (Beneluxwoord)merk SCOTCH SHRUNK. Op 23 november 2015 is woordmerk SHRUNK ingeschreven, de inbreuk is van vóór die datum gestaakt, dus merkinbreuk wordt beoordeeld aan de hand van eerste woordmerk. De rechtbank oordeelt van niet onder sub a en b. Scotch & Soda heeft onvoldoende onderbouwd onder sub c en d. Vorderingen worden afgewezen.

Rechtbank Den Haag 27 juli 2016, IEF 16194 (DKH Retail tegen Rezo Global) Merkenrecht. Onttrokken advocaat. Gevorderde wordt als niet weersproken toegewezen, met in achtneming van termijn op twee werkdagen na betekening van het vonnis en (beperkte) opgaveverplichting op vier weken. Een minder verstrekkende opdracht tot het maken van een rapport van feitelijke bevindingen hoeft niet door een accountant of gediplomeerde onafhankelijke administrateur te worden gemaakt; gedragsregels verbieden het trekken van conclusies, omdat het enkel een feitenweergave is; dit rechtvaardigt niet de aanzienlijke kosten. Gedaagde moet zelf schriftelijke, met deugdelijke bescheiden gestaafde opgave te doen. Schadevergoeding OF winstafdracht wordt toegewezen, niet de cumulatie daarvan.

Vzr. Rechtbank Den Haag 12 augustus 2016, IEF 16192; ECLI:NL:RBDHA:2016:9458 (Aliter Curari tegen Dr. Rath) Merkenrecht. Distributierelatie. Dr. Rath verhandelt voedingssuplementen  en Aliter Curari distribueert deze volgens overeenkomst voor eigen rekening en risico onder de naam Discover Your Own Health (DYOH). De distributierelatie wordt opgezegd en Dr. Rath deponeert met spoed en te kwader trouw DYOH-woordbeeldmerk. Het ex parte gelegde beslag en verbod op producten die inbreuk zouden maken op de ECG-merken en de Individuele productmerken moet worden gehandhaafd tot uitputting afdoende is aangetoond. Opheffing van het ex-parte gegeven verbod voor zover het betrekking heeft op inbreuk op de DYOH-merken, het conservatoire beslag tot afgifte en gelegde executoriale derdenbeslagen  voor verhaal van meer dan €5.160,71.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 13 juli 2016, IEF 16190; ECLI:NL:RBROT:2016:5304 (Pole Soccer tegen Ermilusto) Auteursrecht. Contractenrecht. Bij het spel “paaltjesvoetbal” dienen voetballers een op de grond geplaatste paal van de tegenstander met een voetbal om te schieten. Gedaagde heeft dit uitgewerkt in het concept “Pole Soccer” voor een speelveld met boarding en specifieke spelregels. Het is voldoende aannemelijk dat gedaagde zijn intellectuele eigendomsrechten heeft overgedragen aan Pole Soccer BV. Het verweer dat het bedongen recht op een bedrag van 185.000 een licentievergoeding zou zijn in plaats van een overeengekomen vergoeding voor afstand van de rechten, faalt. Gedaagde moet uitvoering geven aan verplichting uit de overeenkomst, waaronder overdracht auteursrecht op bij Notaris gedeponeerde format en spelregels (auteursrecht), de auteurs- en modelrechten op de ontworpen Soccer Fields en woordbeeldmerk Pole Soccer. Tevens wordt een verbod op inbreukmakende domeinnamen gegeven.

Prejudicieelgestelde vraag aan HvJ EU, C-381/16; IEF 16187; IEFbe 1903 (Esteban Torras Ferrazzuolo & Benjumea Bravo de Laguna)
Merkenrecht. Is de claim voor het terugkrijgen van eigendom van een Gemeenschapsmerk op andere gronden dan artikel 18 Gemeenschapsmerkverordening* in overeenstemming met EU recht en met die Verordening? Via gov.uk:

Is the claim for the recovery of ownership of a Community trade mark on grounds other than those set out in Article 18 of Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark and, in particular, in accordance with the cases provided for in Article 2(2) of Spanish Law 17 of 7 December 2001 on Trade Marks (BOE No 294 of 8 December 2001), compatible with EU law and in particular with that regulation?