Merkenrecht  

Rechtbank Gelderland 9 maart 2016, IEF 15812; ECLI:NL:RBGEL:2016:1691 (ERA Nederland en ERA Franchise tegen Houvast Makelaars)
Handelsnaamrecht. Merkenrecht. ERA Nederland maakt deel uit van een internationaal samenwerkingsverband van kwaliteitsmakelaars, waarin de zogenaamde ERA formule op basis van franchise in verschillende landen wordt geëxploiteerd. ERA Franchise is de merkhouder van de merken die tot die intellectuele eigendomsrechten behoren. ERA c.s. vorderen Houvast Makelaars te veroordelen per direct ieder gebruik van de intellectuele eigendomsrechten van ERA c.s. te staken en gestaakt te houden. De vorderingen gebaseerd op het handelsnaamrecht worden afgewezen, omdat onvoldoende vaststaat dat Houvast Makelaars na 1 januari 2014 in haar handelsnaam de naam ERA is blijven voeren. Naar het oordeel van de rechtbank is voldoende vast komen te staan dat Houvast Makelaars tot en met oktober 2014 onrechtmatig gebruik is blijven maken van de ERA merken bij haar makelaarsactiviteiten, hetgeen merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE oplevert. 

EUIPO 23 maart 2016, IEF 15807; IEFbe 1742; B 2 404 344 (Wartner tegen YouMedical)
Merkenrecht. Het door YouMedical aangevraagd merk WORTIE komt nauwelijks overeen met WARTNER waarop de oppositie is gebaseerd. De overeenkomsten (een W en RT) worden overstemd door door de verschillen.

Gerecht EU 16 maart 2016; IEF 15805; T-363/15; ECLI:EU:T:2016:149 (het Fins spel Mölkky)
Gemeenschapsmerk. Aanvraag van driedimensionaal merk. Vorm bestaande uit een spellendoos die houten blokken bevat. Er is sprake van absolute weigeringsgrond, omdat het aan onderscheidend vermogen ontbreekt. Het merk heeft ook geen onderscheiden vermogen verkregen door het gebruikt. Het beroep wordt verworpen.

Vzr. Rechtbank Den Haag 23 maart 2016, IEF 15804; ECLI:NL:RBDHA:2016:3199 (Stichting Stophersentumoren.nl tegen Stichting Ventoux3)
Zie eerder IEF 15161 en IEF 15246. Auteursrecht. Merkenrecht. Beide partijen zijn in voorbereiding van een eigen editie van het evenement. Partijen gebruiken hiertoe ieder eigen websites en socialmedia-accounts en maken alletwee gebruik van het logo en de naam Ventoux3. De voorzieningenrechter acht het onvoldoende aannemelijk dat SSH geheel of gedeeld auteursrechthebbende is op het Ventoux3-logo. Ook de vorderingen van SSH die zijn gebaseerd op de SSH-merken komen niet voor toewijzing in aanmerking. Het is onvoldoende aannemelijk dat SSH inbreuk maakt op het auteursrecht van SV3. Doordat het SV3-Merk niet identiek is aan het door SSH gebruikt woordteken Ventoux3, is onvoldoende aannemelijk dat inbreuk wordt gemaakt op SV3-Merk.   

Hof Den Haag 22 maart 2016, IEF 15801; IEFbe 1740; ECLI:NL:GHDHA:2016:669 (H&M tegen G-star Raw)
Merkenrecht; Internationale bevoegdheid. Geschil over onder meer het Gemeenschapsmerk RAW [IEF 13232]. De rechtbank heeft terecht geoordeeld dat de T-shirts en hoodies waarvoor H&M het artwork heeft gebruikt, identiek zijn aan de waren waarvoor G-Star het Gemeenschapsmerk RAW heeft ingeschreven, te weten kleding. Het Gemeenschapsmerk RAW heeft inherent onderscheidend vermogen voor kleding. H&M heeft hier slechts tegen ingebracht dat het begrip ‘raw’ beschrijvend is. Het onderscheidend vermogen van het Gemeenschapsmerk RAW is substantieel versterkt door het gebruik ervan. Dat het merk RAW daadwerkelijk onderscheidend vermogen heeft, wordt bevestigd door de marktonderzoeken die G-Star in het geding heeft gebracht. H&M wijst erop dat haar kleding uitsluitend in H&M-winkels wordt verkocht en vanwege die context zou het de gemiddelde consument volgens H&M duidelijk zijn dat de T-shirts en hoodies met het gewraakte artwork afkomstig zijn van H&M. Dat baat haar niet, er zijn vele voorbeelden van kleding waarop merken van derden staan of die in samenwerking met ontwerpers zijn gemaakt. Het hof bekrachtigt de bestreden vonnissen; IEF 13232, IEF 11923 en IEF 11582.

Serie Het Nieuwe Merkenrecht. Onlangs trad de nieuwe merkenrichtlijn in werking. Geduchte IE-Forum-redacteuren worden daar natuurlijk actief van”, zo schreef deLex in haar uitnodiging om een commentaar te schrijven bij één van de nieuwe artikelen. Dat klopt uiteraard en aan ons de taak u kort iets te vertellen over artikel 18 van de nieuwe richtlijn.

Er worden drie redenen genoemd voor het aanpassen van de Merkenrichtlijn (en overigens ook van de Uniemerkverordening, die als één pakket worden gezien):

1. modernisering en verbetering van de bestaande bepalingen, het vergroten van de rechtszekerheid en het verduidelijken van merkenrechten wat betreft de werkingssfeer en de grenzen daarvan;
2. grotere harmonisatie van nationale merkenwetgevingen en –procedures; en
3. het bevorderen van samenwerking tussen de bureaus van de lidstaten en het EUIPO (voorheen OHIM).

Artikel 18 beoogt met name een uitwerking van het eerste punt te zijn. In het artikel wordt bepaald wat de situatie is als een oudere merkhouder niet optreedt of niet op kan treden tegen een jongere merkregistratie:

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 8 februari 2016, IEF 15794; IEFbe 1737; C-93/16 (The Irish Dairy Board)
Via minbuza: Verzoekster, een in 1961 opgerichte Ierse zuivelonderneming/exporteur, heeft in januari 2014 Spaanse verweerster Tindale gedaagd wegens inbreuk op diverse gemeenschapsmerken (‘kerrygold’ voor boter en melkproducten) waarvan verzoekster houdster is. Het merk ‘kerrygold’ bestaat sinds 1962 en wordt wereldwijd, ook in Europa, verspreid. Verzoekster meent dan ook dat het merk in Europa ‘algemeen bekend’ is, zoals ook erkend in een BHIM-uitspraak van 22 oktober 2013. Verweerster, een Spaanse firma, maakt volgens verzoekster inbreuk op verzoeksters merken door in Spanje margarine te importeren en te distribueren met als onderscheidend teken Kerrymaid dat sterk overeenkomt met dat van verzoekster. Verzoekster wijst op het gevaar voor verwarring en het risico dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit verzoeksters reputatie. Zij vraagt bescherming op grond van de MerkenVo. Verweerster beroept zich op het feit dat zij de Spanje distributeur is voor ‘Kerrymaid’ van de Kerry Group, een in 1972 opgericht bedrijf in Kerry/Ierland en ook zij exporteert zowel binnen als buiten de EU. Zij stelt dat geen gevaar voor verwarring bestaat aangezien de tekens niet overeenkomen. Het eerste element ‘Kerry’ is een geografische term die niet kan worden gemonopoliseerd; verweerster ontkent voordeel te hebben bij het gebruik van het teken. De communautaire merkenrechter verwerpt verzoeksters beroep omdat hij geen gevaar voor verwarring ziet en alleen het eerste geografische deel overeenkomt. In Ierland en Verenigd Koninkrijk bestaan de merken probleemloos naast elkaar. Verzoekster gaat in beroep bij de verwijzende rechter.

Op 23 maart 2016 treedt de nieuwe Europese merkenverordening in werking, die een aantal veranderingen met betrekking tot het registreren van een merk in de Europese Unie tot gevolg heeft. De meest belangrijke wijzigingen:
5. Nu ook toetsing op rasbenamingen
Tot dusver waren de belangrijkste gronden waarop een ambtenaar van het Europese merkenbureau een merk mocht weigeren van inschrijving dat het merk niet onderscheidend is en of beschrijvend. Naast deze gronden had de ambtenaar nog andere gronden in acht te nemen, zoals of het merk niet gelijk is aan een oorsprongsbenaming of een geregistreerde geografische aanduiding of traditionele termen voor wijnen.

Nieuw is dat verder onderzoek zal worden gedaan of het nieuwe merk niet identiek is aan traditionele productiemethoden of recepten waarbij gebruik wordt gemaakt van rauwe materialen en ingredienten en die geen specifieke link hebben met een bepaald geografisch gebied maar wel aanduidingen zijn die algemeen bekend zijn. Te denken valt aan MOZZARELLA, JAMON SERRANO en een typisch Nederlands voorbeeld: BASTERD suiker.

Op 23 maart 2016 treedt de nieuwe Europese merkenverordening in werking, die een aantal veranderingen met betrekking tot het registreren van een merk in de Europese Unie tot gevolg heeft. De meest belangrijke wijzigingen:
3. Lijst van waren en diensten kan gewijzigd worden
4. Geen onderzoeksverslag meer

3. De mogelijkheid om de classificatie van uw bestaande merken te verduidelijken
Op 19 juni 2012 heeft de hoogste rechter in Europa in de IP Translator zaak geoordeeld dat de classificatie (lijst van waren en diensten) bij een merk nauwkeurig en precies moet zijn. Wij berichtten u in dezelfde maand daarover in onze nieuwsbrief Merkenflits. Nu heeft deze rechtszaak tot wet geleid en daaruit is een bijzonder effect voortgekomen: de classificatie van uw EU merk mag u nu nader specificeren!

Het Europese Merkenbureau heeft in het verleden juist gepromoot om een merk voor een beperkte standaardlijst in te dienen (de zogenaamde class headings) onder de veronderstelling dat dit de volledige lijst van waren en diensten zou bevatten. Dit is dus niet in lijn met de rechtspraak en daarom is er nu een herzieningsmogelijkheid van uw EU merken en de bijbehorende classificatie.

De herziening is mogelijk als uw Europese merk of het Europese deel van uw Internationale merk vóór 22 juni 2012 is geregistreerd voor een volledige standaard klasseomschrijving en de tekst van de klasseomschrijving niet precies noemt wat u daadwerkelijk doet.

Rechtbank Den Haag 16 maart 2016, IEF 15781; ECLI:NL:RBDHA:2016:2311 (Piloxing tegen Californian Classic Cars)
Merkenrecht. Uitputting. Piloxing LLC houdt zich bezig met de ontwikkeling en exploitatie van een fitnessprogramma onder de naam 'Piloxing’. Voor de exploitatie in Europa is Piloxing LCC een samenwerking gestart met Piloxing BV. Tussen beide ondernemingen is vervolgens een geschil ontstaan. Bij executoriale verkoop heeft Piloxing BV de gehele merchandise voorraad verkocht aan CCC. Piloxing LCC stelt dat CCC inbreuk maakt op haar Gemeenschapsmerk. Het beroep van CCC op uitputting slaagt niet. Door het ter verkoop in voorraad hebben van de voorraad heeft CCC derhalve inbreuk gemaakt op de Piloxing merken.