Merkenrecht  

Op 23 maart 2016 treedt de nieuwe Europese merkenverordening in werking, die een aantal veranderingen met betrekking tot het registreren van een merk in de Europese Unie tot gevolg heeft. De meest belangrijke wijzigingen:
1. De terminologie (namen)
2. De nieuwe tarieven zijn gedeeltelijk een kostenreductie

1. De terminologie (namen)
Allereerst gaan de namen wijzigen en zult u een nieuwe terminologie in onze brieven zien. Zo verandert de naam van het Europese merkenbureau van Bureau voor Harmonisatie binnen de Interne Markt (BHIM/OHIM) naar het Bureau voor Intellectuele Eigendom van de Europese Unie, ook wel kort gezegd: het Bureau of in de Engelse afkorting (EUIPO). Ook verandert de benaming van Gemeenschapsmerk in EUmerk en zullen we die naam in onze brieven afkorten van CTM naar EUTM.

Vzr. Rechtbank Rotterdam 15 maart 2016, IEF 15778; ECLI:NL:RBROT:2016:1953 (Aegon/Aegom)
Merkenrecht. Artikel 2.20 lid 1 sub c. Eiseres is een internationaal opererende financiële dienstverlener op het gebied van verzekeringen, pensioenen, sparen etc., en is Benelux-merkrechthebbende van haar merk. Gedaagde levert diensten op het gebied van beveiliging, trainingen, uitzending van flexwerkers en reiniging. De voorzieningenrechter acht het aannemelijk dat met de naam van gedaagde afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en de reputatie van het merk van eiseres. Vanwege de auditieve en visuele gelijkenis is aannemelijk dat een consument enig verband legt tussen eiseres en gedaagde. 

Gerecht EU 16 maart 2016, IEF 15773; IEFbe 1728; T-201/14; ECLI:EU:T:2016:148 (SPA WISDOM) 
Uit het persbericht: The Body Shop kan "SPA WISDOM" niet laten inschrijven als gemeenschapsmerk. Bescherming van het bekende merk SPA tegen de inschrijving van SPA WISDOM voor waren in klasse 3 (cosmetische middelen). Aldus bevestigt het Gerecht zijn vroegere rechtspraak door vast te stellen dat het woord "spa” eventueel een generieke term kan vormen ter beschrijving van een voor hydrotherapie gebruikte ruimte, zoals een hamam of sauna, maar niet ter beschrijving van cosmetica, op grond dat het verband tussen cosmetica en centra voor hydrotherapie niet dusdanig is dat het generieke of beschrijvende karakter van dat woord daartoe kan worden uitgebreid.

Hof Arnhem-Leeuwarden 8 maart 2016, IEF 15768 (Converse tegen Scapino)
Merkenrecht. Parallelimport. IEF 15043 , IEF 14344, IEF 11650, IEF 9669. Een deel van de in beslag genomen Converse schoenen wordt vermoed afkomstig te zijn van een door de merkhouder voor de EER geautoriseerde bron. Het verweer gebaseerd op uitputting faalt, zodat de door Scapino verhandelde schoenen niet met toestemming van Converse in het verkeer zijn gebracht. In het kader van de op haar rustende bewijstlast is in de loop van de procedure al voldoende gedetailleerde opgave gedaan. De grondslag is in het hoger beroep gewijzigd en de gevorderde 'publicatie van het vonnis', was gebaseerd op de stelling dat er sprake van namaak (counterfeit) was. Nu dit niet is aangepast, wordt vonnis niet gepubliceerd in kranten. Schadevergoeding: de procedure wordt naar de schadestaat verwezen.

Een kort commentaar bij artikel 11 van de nieuwe Merkenrichtlijn – Verbod voorbereidende handelingen in verband met het gebruik van een verpakking, IEF 15766; IEFbe 1725. (en français: Commentaire de l’article 11 de la nouvelle directive 2015/2436 rapprochant les législations des États-membres sur les marques – interdiction des actes préparatoires portant sur l’utilisation d’un conditionnement) Serie Het Nieuwe Merkenrecht. 1. Op 23 december 2015 werd Richtlijn 2015/2436 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2015 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten in het Publicatieblad gepubliceerd met als datum van inwerkingtreding 12 januari 2016. Deze Richtlijn maakt samen met de Verordening 2015/2424 deel uit van het « trademark package », dat in het leven werd geroepen om het Europese merkenrecht te hervormen en verder de nationale wetgeving van alle lidstaten te harmoniseren en in overeenstemming te brengen met de exhaustieve rechtspraak van het Hof van Justitie.
Artikel 11 van de Richtlijn illustreert dit treffend. Het artikel omvat het verbod op voorbereidende handelingen in verband met het gebruik van een verpakking of van een andere drager waarop het merk is aangebracht. Dit artikel 11 introduceert hiermee een nieuwe bepaling in het merkenrecht en is in de eerste plaats bedoeld om de rechten van de merkhouder tegenover derden te versterken, hetgeen hieronder nader zal worden toegelicht.

Rechtbank Den Haag 9 maart 2016, IEF 15750 ; IEFbe 1721; ECLI:NL:RBDHA:2016:2477 (Porsche tegen Rotterdamse gedaagde)
Bevoegdheidsincident. Samenloop Gemeenschapsmerk en Beneluxmerk. Porsche vordert nietigverklaring Beneluxmerk P@RSCHE, staking van met Gemeenschapsmerk overeenstemmend gebruik en bij eisvermeerdering doorhaling Gemeenschapsmerkdepots. Gedaagde is woonachtig in Rotterdam en dus zou die rechtbank bevoegd zijn. Deze rechtbank is exclusief bevoegd voor doorhaling van Gemeenschapsmerken op grond van artikel 96 GMVo en de uitvoeringswet. Het gevorderde in het bevoegdheidsincident wordt afgewezen.
 

Vzr. Rechtbank Rotterdam 1 maart 2016, IEF 15739; ECLI:NL:RBROT:2016:1630 (World Freight Logistics tegen Philip Morris)
Merkenrecht. Auteursrecht. Transitgoederen. WFL oefent een expeditiebedrijf uit. Philip Morris produceert en verhandelt Marlboro-sigaretten. Philip Morris is houder van een aantal Gemeenschapsmerken en Internationale Beeldmerken en tevens auteursrechthebbende ten aanzien van ontwerpen van Marlboro sigarettenverpakkingen. Philip Morris verneemt van de douane dat een container met sigaretten geadresseerd aan WFL wordt vastgehouden op grond van een vermoeden van inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht en verzoekt WFL om in te stemmen met vernietiging van de inbreukmakende sigaretten. De vordering van WFL tot opheffing van het door Philip Morris gelegde conservatoire beslag wordt afgewezen. Naar voorlopig oordeel dient Philip Morris in beginsel de mogelijkheid te worden geboden om in een bodemprocedure te bewijzen dat de sigaretten waren bestemd voor de Nederlandse markt en, zo zij hierbij in het gelijk mocht worden gesteld, de sigaretten te doen vernietigen.

4.4. Tussen partijen is wel in geding de vraag of de sigaretten, die afkomstig waren uit een derde land (buiten de EU), bestemd waren voor de Nederlandse markt, dan wel bestemd waren voor doorvoer naar een ander derde land (alsdan geheten: transitgoederen). Bij de beoordeling van deze standpunten van partijen is het volgende van belang.

4.14. Volgens WFL hebben de sigaretten als eindbestemming een (particuliere) handelaar in het land Syrië. Volgens Philip Morris kan dit niet juist zijn omdat een staatsbedrijf in Syrië het monopolie heeft op de invoer van sigaretten. De voorzieningenrechter zal niet treden in de juistheid van dit standpunt, bezien in het licht van de huidige omstandigheden in Syrië. Dit is verder ook niet nodig. Naar voorlopig oordeel dient Philip Morris in beginsel de mogelijkheid te worden geboden om in een bodemprocedure te bewijzen dat de sigaretten waren bestemd voor de Nederlandse markt en, zo zij hierbij in het gelijk mocht worden gesteld, de sigaretten te doen vernietigen. Gelet op het grote belang dat gediend is met bescherming van intellectuele eigendomsrechten, welk belang tot uitdrukking komt in de voor IE-rechthebbenden begunstigende bepalingen in de Richtlijn 2004/48 (de Handhavingsrichtlijn), dient grote terughoudendheid te worden betracht bij toewijzing van een vordering die ertoe strekt om reeds bij voorbaat aan een rechthebbende de mogelijkheid te ontnemen om handhavend op te treden in de vorm van het doen vernietigen van inbreukmakende goederen. In de omstandigheden van het geval bestaat geen aanleiding om deze terughoudendheid te laten varen.

 

HvJ EU 3 maart 2016, IEF 15737; ECLI:EU:C:2016:134; C-179/15 (Daimler)
Zie eerder IEF 14981. Uit het persbericht: Voormalige erkend garagehouders van Daimler zijn niet aansprakelijk voor internetadvertenties waarin hun naam geassocieerd blijft worden met het merk „Mercedes-Benz” ondanks hun inspanningen om die advertenties van het internet te laten verwijderen. Bovendien kan Daimler van die garagehouders niet eisen dat zij actie ondernemen om dergelijke advertenties van het internet te laten verwijderen wanneer zij geen opdracht tot plaatsing daarvan hebben gegeven.

Antwoord:

Artikel 5, lid 1, onder a) en b), van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten moet aldus worden uitgelegd dat een derde die wordt genoemd in een op een website gepubliceerde advertentie die een teken bevat dat gelijk is aan of overeenstemt met een merk, zodat de indruk wordt gewekt dat er commerciële banden bestaan tussen hem en de merkhouder, geen gebruik van dat teken maakt dat krachtens die bepaling door de merkhouder kan worden verboden, wanneer de advertentie niet door of namens de derde is geplaatst of, ingeval de advertentie door of namens de derde is geplaatst met de toestemming van de merkhouder, wanneer de derde de beheerder van die website, bij wie hij de advertentie had besteld, nadrukkelijk heeft gevraagd om de advertentie of de vermelding van het merk erin te verwijderen.

Gestelde vraag:

Moet artikel 5, lid 1, onder b), van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten aldus worden uitgelegd dat de houder van een merk tegen een derde die wordt genoemd in een internetadvertentie waarin een teken is opgenomen dat met het merk kan worden verward en die betrekking heeft op door de derde aangeboden diensten die identiek zijn aan de waren of diensten waarvoor het merk is ingeschreven, zodat bij het publiek ten onrechte de indruk kan worden gewekt dat er officiële commerciële banden bestaan tussen de onderneming van de derde en de houder van het merk, ook dán kan optreden, wanneer de advertentie niet op het internet is geplaatst door of voor rekening van de erin genoemde persoon of op het internet blijft opduiken hoewel de erin genoemde persoon alles heeft gedaan wat redelijkerwijs van hem kon worden verlangd om de advertentie te laten verwijderen, maar daar niet in is geslaagd?

Rechtbank Midden-Nederland 18 juni 2014, IEF 15728 (Curator A12.it tegen Flore Managed Services)
Oude jurisprudentie, nu pas beschikbaar, zie eerder IEF 14923. Bevoegdheidsincident art 6 EEX-Vo. Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Auteursrecht. De failliete vennootschappen A12.it hebben een webmodule binnen de zorgsector (Flore-software) op de markt gebracht, zij hebben auteursrecht op deze software, zij hebben merkenrecht op het Merk “Flore” en zij hebben recht op de handelsnaam “Flore”. De curator stelt dat FMS en Flore Plus zich bedrijfsmiddelen van de failliete vennootschappen hebben toegeëigend, zoals de Flore-software, bestaande licentienemers, klanteninformatie en licentieovereenkomsten. Gedaagden vorderen zonder succes dat de rechtbank een deskundige benoemt ter beantwoording van de volgende vraag: “Is de broncode van het softwarepakket dat door FMS/PLUS wordt geëxploiteerd in zodanige mate hetzelfde als de broncode van het pakket dat door de failliete vennootschappen werd geëxploiteerd dat deze beide pakketten na objectieve maatstaven als hetzelfde moet worden beschouwd?” De zaak kwam weer op de rol voor conclusie van antwoord.

4.2. Het verweer van de curator, komt er - zeer kort samengevat - op neer dat de vraag naar de broncode slechts van beperkte betekenis is, aangezien voor het geschil beslissend is of bestaande klanten(relaties) van de failliete vennootschappen rond het faillissement zijn overgenomen door FMS of Flore Plus, en indien dit het geval is of er bij destijds bestaande klanten van de failliete vennootschappen nieuwe software is geinstalleerd. Onderzoek naar de broncode door een deskundige is voor beantwoording van deze vraag volgens de curator niet noodzakelijk. Voorts heeft de curator uiteengezet dat onderzoek naar de broncode evenmin relevant is voor de vraag wie de rechthebbende op de Flore-software.

4.3. Gelet op het gemotiveerde verweer van de curator is de rechtbank van oordeel dat voor het benoemen van een deskundige in dit stadium van de procedure onvoldoende aanleiding bestaat. De rechtbank zal daarom ook de incidentele vordering tot benoeming van een deskundige afwijzen.

Bijdrage ingezonden door Chiever. Coca-Cola is er niet in geslaagd de nieuwe vorm van het colaflesje in Europa als merk te beschermen. Op 24 februari 2016 bepaalde het Europese Gerecht dat deze vorm niet onderscheidend is. Daarmee bevestigt het Gerecht de eerdere uitspraak van de Board of Appeal in 2014.

Niet onderscheidend Coca-Cola beschouwt het nieuwe, gladde flesje als de ‘natural evolution’ van zijn iconische fles met de kenmerkende ribbels. Volgens het bedrijf herkent de Europese consument Coca-Cola aan deze vorm. Echter, het Gerecht meent dat het cola-flesje zich niet onderscheidt van andere op de markt aanwezige flessen.

Marktonderzoek In een poging de registratie alsnog geaccepteerd te krijgen had Coca-Cola marktonderzoek laten verrichten in 10 Europese landen. Hiermee hoopte het bedrijf aan te tonen dat de vorm van de fles was ingeburgerd en dat de Europese consument het flesje zou herkennen als afkomstig van Coca-Cola.

Bewijs in 10 landen onvoldoende Echter, ondanks het feit dat het marktonderzoek aantoont dat het flesje door een groot deel van de respondenten herkend wordt, is dit volgens het Gerecht onvoldoende om aan te nemen dat de fles in de hele Europese Unie is ingeburgerd. De hele EU telt 28 landen en bewijs uit slechts 10 landen is dan onvoldoende.
 
Commentaar Chiever Helaas is het tegenwoordig bijna onmogelijk om 3D-merken te registreren. Vrijwel alles wordt (naar onze mening ten onrechte) afgewezen vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen. De enige mogelijkheid om zo'n merk toch geaccepteerd te krijgen is door het overleggen van Europees marktonderzoek, waaruit blijkt dat de consument de vorm als merk herkent.

In dit geval liet het marktonderzoek van Coca-Cola indrukwekkende cijfers zien: de herkenningsgraad in de 10 onderzochte landen varieerde tussen 48 % (Polen) en 79 % (Spanje). Het is dan ook spijtig dat het marktonderzoek niet in heel Europa is uitgevoerd. Als ook in de overige Europese landen herkenning was aangetoond - en dat is niet onwaarschijnlijk omdat het hier om een flesje gaat dat qua vormgeving dicht in de buurt komt bij het oude, wereldbekende cola-flesje - had Coca-Cola vermoedelijk zijn registratie wel gekregen.