Merkenrecht  

Rechtbank Rotterdam 25 maart 2015, IEF 14795; ECLI:NL:RBROT:2015:2044 (FKP Sojuzplodoimport tegen Spirits)
Wodkamerken. Sinds 2003 twisten partijen in de kern genomen over de vraag aan wie een viertal Benelux-merkrechten betreffende de wodkamerken "Moskovskaya", "Stolichnaya" en "Na Zdorovye" toekomen (hierna: de VO-merkrechten). Overgang tijdens uiteenvallen Sovjet-Unie. De vormgeving van het woord Stolichnaya is in al deze merken vrijwel identiek aan die van het woord Stolichnaya, Moskovskaya. Spirits heeft hierover aangevoerd dat de vorm, kleur en uitstraling van de fles het onderscheidende bestanddeel is, terwijl het woord Stolichnaya (evenals het woord Elit) van ondergeschikte betekenis is.  De voorzieningenrechter beveelt overdracht van merkregistraties van Spirits' Moskovskaya, Stolichnaya en Na Zdorovye. Andere latere merkregistraties worden nietig verklaard. Ieder onrechtmatig gebruik dient te worden gestaakt.

3.20. De merkregistraties met de nummers 711014, 717459 en 717463 (Stolichnaya Elit) zien op de hierna afgebeelde beeld-/vormmerken.(...)

Spirits heeft hierover aangevoerd dat de vorm, kleur en uitstraling van de fles het onderscheidende bestanddeel is, terwijl het woord Stolichnaya (evenals het woord Elit) van ondergeschikte betekenis is. Volgens haar is verder van enige verwarringwekkende overeenstemming geen sprake omdat de nadruk ligt op het bestanddeel Elit. Dat woord geeft ook aan dat het begripsmatig om een bijzonder luxe wodka gaat die een geheel eigen plaats in de markt inneemt.
FKP heeft betoogd dat zij geen bezwaren heeft tegen de vormgeving en kleurstelling van de fles, maar wel tegen het gebruik van het woord Stolichnaya. Zij is van mening dat de naam Elit een ondergeschikte positie heeft die niet afdoet aan het verwarringsgevaar.
Alle drie de merkregistraties bevatten de weergave van een fles met daarop een etiket met het woord Stolichnaya bovenaan in schrijfletters en schuin geplaatst, en daaronder - met ertussen een driehoekig teken - het woord Elit horizontaal geplaatst in een ander lettertype. Daar direct onder staan een aantal tekens die het woord Elit in cyrillisch schrift weergeven.
Voor de beoordeling is relevant welke totaalindruk vluchtige kennisneming van de fles met etiket achterlaat bij de gemiddelde consument. Het woord Stolichnaya vormt in dit samengestelde vorm- en beeldmerk van Spirits, ook al domineert dit niet, wel een onderscheidend bestanddeel. De schuine plaatsing en het lettertype van Stolichnaya zijn (vrijwel) identiek aan de vormgeving van dat woord midden in het witte veld op het VO-beeldmerk 318391. Er is daarom sprake van visuele overeenstemming. Daarbij gevoegd dat Stolichnaya een bekend merk is en het gaat om dezelfde waren, te weten wodka, zal het woord Elit, hoewel dat een centrale positie op het etiket inneemt, door de consument toch worden gezien als een aanduiding voor een (moderne, luxe) variant van het merk Stolichnaya. De overeenstemming van het onderscheidend element Stolichnaya leidt ertoe dat de totaalindruk van deze beeld-/vormmerken dermate overeenstemt met het VO-beeldmerk 318391 dat daardoor gevaar voor verwarring over de herkomst van de waren bij de gemiddelde consument bestaat. De vordering voor zover betrekking hebbende op deze registraties zal dan ook worden toegewezen.

geografische (herkomst)aanduidingen
3.25. De vordering van FKP dat Spirits ieder gebruik van de onjuiste geografische (herkomst)aanduidingen in merkregistraties en ieder onrechtmatig gebruik van (wodka)flessen met de misleidende geografische (herkomst)aanduidingen "Russian" en "Russian vodka" zal staken, is toewijsbaar voor zover het de verhandeling, import, export of ander gebruik van wodkaflessen met de misleidende geografische (herkomst)aanduiding "Russian" al dan niet in andere talen betreft. Zoals in het tussenvonnis onder 3.72 en 3.73 is overwogen, staat vast dat de door Spirits in Nederland geïmporteerde wodka niet in de Russische Federatie wordt geproduceerd; de wodka is dus niet Russisch. De genoemde aanduidingen, die daarmee in strijd zijn, hebben enige tijd op het etiket gestaan. Dat Spirits heeft toegezegd genoemde aanduidingen niet langer te gebruiken, maakt niet dat de vordering niet toewijsbaar is; het belang van FKP is dat duidelijkheid voor de toekomst ontstaat dat niet alsnog dergelijke waren op de markt worden gebracht. De rechtbank heeft daarbij wel nota genomen van de toezegging ter zitting van FKP, inhoudende dat zij het uit te spreken ge/verbod niet zal gebruiken om op te treden tegen enkele flessen met een oud etiket die bij toeval nog ergens in de handel worden aangetroffen.
Voor het overige zal de vordering als te onbepaald worden afgewezen.

Conclusie AG HvJ EU 24 maart 2015, IEF 14794; zaak C-125/14; ECLI:EU:C:2015:195 (Iron & Smith tegen Unilever)
Verzoekster heeft bij het Hongaars bureau voor intellectuele eigendom (BIE) een aanvraag ingediend voor de inschrijving van het gekleurde beeldteken „be impulsive” als merk. Unilever beroept zich op haar oudere – communautaire en internationale – woordmerken „Impulse”. Geografische en economische reikwijdte van bekendheid. Zie eerder IEF 13873. Conclusie AG:

1) Voor de toepassing van artikel 4, lid 3, van richtlijn 2008/95/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2008 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten kan het – afhankelijk van het specifieke merk dat als bekend wordt omschreven, en dus afhankelijk van het betrokken publiek – volstaan dat een gemeenschapsmerk bekend is in één lidstaat, die niet de staat hoeft te zijn waarin een beroep wordt gedaan op die bepaling. Dienaangaande zijn de beginselen die in de rechtspraak zijn ontwikkeld voor het vereiste van normaal gebruik van een merk, niet relevant om vast te stellen of er sprake is van bekendheid in de zin van artikel 4, lid 3, van de richtlijn.

2)      Wanneer het oudere gemeenschapsmerk niet bekend is in de lidstaat waarin een beroep wordt gedaan op artikel 4, lid 3, van de richtlijn, moet worden aangetoond dat een commercieel relevant gedeelte van het relevante publiek in die lidstaat een verband zal leggen met het oudere merk om te bewijzen dat zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel is getrokken uit of afbreuk is gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het gemeenschapsmerk in de zin van die bepaling. In dat verband is de sterkte van het oudere merk een belangrijk element bij het bewijs van een dergelijke associatie.

Gestelde vragen:

1)      Volstaat de bekendheid van een gemeenschapsmerk in één lidstaat om aan te tonen dat dit merk bekend is in de zin van artikel 4, lid 3, van [de richtlijn], ook wanneer de nationale merkaanvraag waartegen oppositie is ingesteld op basis van deze bekendheid, in een ander land dan deze lidstaat is ingediend?

2)      Kunnen de beginselen die [het Hof] heeft ontwikkeld met betrekking tot het normale gebruik van een gemeenschapsmerk worden gehanteerd bij de toepassing van de territoriale criteria op basis waarvan de bekendheid van een gemeenschapsmerk wordt beoordeeld?

3)      Indien de houder van een ouder gemeenschapsmerk aantoont dat zijn merk bekend is in andere landen dan de lidstaat waarin de nationale merkaanvraag is ingediend – die een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Unie bestrijken – kan hij dan los daarvan gehouden zijn om ook voor die lidstaat genoegzaam bewijs te leveren?

4)      Indien [vraag 3] ontkennend wordt beantwoord, is het, gelet op de specifieke kenmerken van de interne markt, mogelijk dat een merk dat in een aanmerkelijk gedeelte van de Europese Unie intensief wordt gebruikt, volkomen onbekend is bij het relevante nationale publiek, en dat daardoor niet is voldaan aan de andere voorwaarde voor de weigeringsgrond van artikel 4, lid 3, van de richtlijn, aangezien er geen risico is dat afbreuk wordt gedaan aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van het merk? Zo ja, welke feiten dient de houder van het gemeenschapsmerk dan aan te tonen opdat deze tweede voorwaarde vervuld zou zijn?

Rechtbank Den Haag 18 maart 2015, IEF 14789; ECLI:NL:RBDHA:2015:2856 (AFYON tegen gedaagde)
Merkenrecht. Bewijslast voor het (niet-)gebruik. Afyon produceert sucuk (Turkse droge worst) die zij verhandelt onder het merk CUMHURIYET SUCUKLARI. Zij vordert vervallenverklaring van het door gedaagde gehouden Benelux-woordmerk CUMHURIYET. Het HvJ-arrest Centrotherm is niet bepalend voor de uitleg van de Merkenrechtrichtlijn en kan niet bepalend zijn voor de uitleg van artikel 2.26 BVIE. De vervallenverklaringsprocedure voor het BHIM is een andere procedure dan in een civiele procedure. Afyon moet stellen en bewijzen dat er geen gebruik heeft plaatsgevonden. Dit wordt gemotiveerd betwist en de vordering wordt afgewezen.

4.4. Afyon betoogt dat genoemde bewijslast sinds het arrest van het Hof van Justitie in de zaak Centrotherm / BHIM (ECLI:EU:C:2013:593) op de merkhouder rust. (...)

4.5. Dit betoog wordt niet gevolgd. In de eerste plaats bevat de MRl slechts de gronden voor vervallenverklaring en niet de regels omtrent de vervallenverklaringsprocedure, waar het arrest van het Hof betrekking op heeft. Het Centrotherm-arrest is op dit punt dus niet bepalend voor de uitleg van de MRl, en kan daarmee ook niet bepalend zijn voor de uitleg van artikel 2.26 BVIE. Daarbij komt dat de vervallenverklaringsprocedure voor het BHIM een andere procedure is dan een civiele procedure als de onderhavige, zodat de regels omtrent stelplicht en bewijslast van de BHIM-procedure niet zonder meer kunnen worden toegepast in deze procedure. Uitgangspunt blijft dus dat het niet-gebruik van een Benelux-merk door degene die de vervallenverklaring inroept, in het voorliggende geval Afyon, moet worden gesteld en zo nodig bewezen.

Normaal gebruik door KOÇ met toestemming van [gedaagde] ?
4.13. Samengevat: Afyon heeft het niet-gebruik van het merk CUMHURIYET gesteld onder verwijzing naar het rapport Dennemeyer. Het niet-gebruik is door [gedaagde] betwist onder verwijzing naar facturen van KOÇ waaruit het normaal gebruik blijkt en diverse manco’s van het rapport Dennemeyer. In het licht van deze uitvoerige betwisting heeft Afyon onvoldoende gesteld, ook onvoldoende om te worden toegelaten tot bewijslevering. Om die reden zal haar vordering tot vervallenverklaring van het merk CUMHURIYET worden afgewezen. In het licht hiervan behoeft het betoog van [gedaagde] dat zij rauwelijks is gedagvaard geen behandeling, mede omdat [gedaagde] aan dat betoog geen vordering of andere consequentie heeft verbonden.

Vzr. Rechtbank Overijssel 17 maart 2015, IEF 14776; ECLI:NL:RBOVE:2015:1350 (Serbo Serres tegen Luxlight)
Merkenrecht. Keyword. Serbo Serres is houdster van woordmerk LUMINUS en houdt zich evenals Luxlight onder meer bezig met assemblage en verkoop van lichtstraten. Luxlight maakt gebruik van Keyword Insertion waardoor bij bepaalde keywords ('lichtstraat') de zoekopdracht terugkomt in de advertentie. Er is geen inbreuk merkrechten woordmerk LUMINUS, want er is geen verwarring omtrent de vraag van wie de door Google samengestelde advertentie afkomstig is.

4.4. Luxlight heeft ter zitting betoogd dat zij van mening is dat er in het geheel geen sprake is van gebruik van het woordmerk van Serbo Serres. Daartoe heeft zij onder meer aangevoerd dat zij weliswaar betaalde advertentiemogelijkheden van Google gebruikt, maar daarbij geen gebruik maakt van het woordmerk LUMINUS. Luxlight heeft na de brief van het incassobureau van 23 januari 2015 opdracht gegeven te achterhalen hoe zij inbreuk zou maken op het woordmerk LUMINUS, maar dit heeft zij niet kunnen achterhalen. De brief was in dat opzicht ook niet duidelijk. Pas na ontvangst van de dagvaarding werd duidelijk waar de vermeende inbreuk uit zou moeten bestaan. Luxlight maakt gebruik van de betaalde advertentiemogelijkheden door toepassing van zogenaamde ‘Keyword Insertion’, waardoor bij bepaalde keywords (zoals ‘lichtstraat’) de Google-zoekopdracht van de gebruiker terugkomt in de kop boven de Adwords-advertentie van Luxlight. Dit blijkt ook uit de in rechtsoverweging 2.6 weergegeven screenshot waar de zoekopdracht ‘luminus lichtstraat’ is ingevoerd. Google heeft de zoekopdracht beantwoordt met ‘luminus lichtstraat?’ en gekoppeld aan de advertentie van Luxlight. Dit betekent dat indien de zoekopdracht ‘volkswagen lichtstraat’ gegeven zou worden, de melding ‘volkswagen lichtstraat?’ in beeld zou verschijnen, wederom gekoppeld aan de advertentie van Luxlight. Luxlight maakt dus geen gebruik van een keyword dan wel adword dat gelijk is aan of overeenstemt met het woordmerk LUMINUS. Inmiddels heeft Luxlight onverplicht het woordmerk LUMINUS als ‘negative keyword’ opgegeven, teneinde Serbo Serres tegemoet gekomen. Luxlight blijft zich echter op het standpunt stellen dat zij geen gebruik, laat staan inbreuk maakt op het woordmerk van Serbo Serres.

4.6. De voorzieningenrechter is van oordeel dat het verweer van Luxlight doel treft.  (...)

Op andere blogs:
Dohmen
Novagraaf

Bijdrage ingezonden door Brigitte Spiegeler, Michiel Heffels, Camille Rideau en Joyce van der Holst, Spiegeler advocaten. De hoogste Franse rechter, het Cour de Cassation, heeft in haar arrest van 6 januari 2015 de afwijzing bevestigd van de weigering de frasen «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» als merk in te schrijven wegens gebrek aan onderscheidend vermogen. De functie van het merk was hier de kern van het juridische debat. De frasen in kwestie werden volgens de merkaanvrager gebruikt als merk doordat zij op een etiket waren geplaatst, waarmee ze een onderscheidend karakter zouden hebben verkregen. De Franse rechter was echter een andere mening toegedaan en besliste dat «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» ongeschikt zijn als aanduiding voor de herkomst van producten of diensten afkomstig van een onderneming.

Functies van een merk
De voornaamste functie van het merk bestaat uit het herleiden van de herkomst van de producten en diensten. Er bestaan echter nog meer functies die een merk kan hebben.

De esthetische functie van het merk is een aantal keer erkend door verschillende uitspraken en vooral door het arrest ‘l’Oréal Bellure’[1]. Zelfs wanneer merken daadwerkelijk esthetische creaties zijn, zijn noch de originaliteit, noch de nieuwheid van het symbool criteria voor de acceptatie van een merk. De rechtbank heeft echter «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» geweigerd omdat het een «common place» was, met andere woorden, te banaal[2] om een merk te zijn. In principe is hierbij de perceptie van de consument c.q. de geadresseerde de belangrijkste maatstaf.

Onderscheidend vermogen verkrijgen
Het is zeker mogelijk dat een teken onderscheidend vermogen kan verkrijgen door de manier waarop het wordt gebruikt (‘secondary meaning’, in het Engels). Toch was dit niet het geval in de deze zaak. Het Franse Hof merkt op dat onder de 62 producties van de wederpartij geen enkele peiling zat waaruit op te maken viel dat «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» door gebruik onderscheidend vermogen hadden verkregen.

Succes van I ♥ NY
In de jaren ’70 werd het imago van de stad New York een ‘boost’ gegeven en toerisme bevordert door gebruik van het logo « I ♥ NY ». De grafisch ontwerper Milton Glaser ontwierp het logo « I ♥ NY » dat hij vervolgens, achteraf gezien wat naïef, gratis overdroeg aan de stad New York[3]. Sindsdien is het logo een groot commercieel succes geworden. Dankzij intensief optreden tegen commercieel gebruik zonder toestemming, verdient de stad New York tegenwoordig per jaar minstens 30 miljoen dollar aan haar geliefde logo door het uitgeven van gebruikslicenties[4].

Algemeen nut en merkinschrijving
Als de gemeente van Parijs betrokken zou zijn geweest bij de inschrijving van de merken «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris», dan zou het Franse Hof wellicht tot een andere uitspraak zijn gekomen. Maar dat zou dan betekenen dat er sprake is van een nieuwe voorafgaande voorwaarde voor de indiening van een merk: die van het wettelijk belang van de indiener en bovendien een andere beoordeling aangezien de herkomst van producten of diensten wel duidelijk zouden zijn geweest, namelijk die van de stad Parijs. Zo heeft bijvoorbeeld de stad Düsseldorf een aantal logo’s als Europees merk ingeschreven. Wellicht hebben «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» meer kans van slagen als Europees merk.

Hoe dan ook, het is toe te juichen dat «I ♥ Paris» en «J’♥ Paris» niet als merk zijn gemonopoliseerd; het straatbeeld rond de toeristische plekken in ons geliefde Parijs zou er zeker anders hebben uitgezien.

Brigitte Spiegeler, Michiel Heffels, Camille Rideau en Joyce van der Holst
[1] C-487/07,L’Oréal SA, Lancôme parfums en beauté & Cie SNC en Laboratoire Garnier & Cie contre Bellure NV, Malaika Investments Ltd en Starion International Ltd., 18 juni 2009
[2] T-128/01, DaimlerChrysler / OHMI, 6 maart 2003
[3] https://www.logoworks.com/blog/a-brief-history-of-the-i-love-new-york-logo/
[4] https://www.muckrock.com/news/archives/2013/nov/19/new-york-cashes-i-ny-copyright/

Hof van beroep Brussel 27 januari 2015, IEF 14764; IEFbe 1261 (Kraft Foods tegen Natrajacali)
Eerder als IEFbe 1261 verschenen. Vormmerkenrecht. Marktpraktijken. Kraft Foods is merkhouder van diverse COTE D'OR-woord/beeldmerken en een vormmerk voor chocolade. Natrajacali brengt onder gemeenschapsmerk Belgid'Or chocoladeproducten uit onder gebruikmaking van een 'retroscript' van verpakking uit 1911 van Kraft Foods. De eerste rechter verklaart de vordering ontvankelijk, doch ongegrond. Het hof stelt vast dat Natrajacali enkel inbreuk pleegt op het Benelux vormmerk door gebruik te maken van de vorm van haar repen (langwerpig, driehoekig/"welvend", met streepjes). Het is aannemelijk dat de aaneengeschakelde repen in individuele repen verdeeld worden bij de consumptie en dan als dusdanig door het relevante publiek worden waargenomen. Er volgt een stakingsbevel vanwege strijd met 2.20.1 sub a BVIE en VI 104 en 97 boek VI WER.

p. 19/20: De inschrijving van het Benelux vormmerk van Kraft Foods maakt geen melding van een discreet opschrift "Dôte d'Or" bovenaan op de ingeschreven vorm. Natrajacali kan uit de aanwezigheid van een dergelijk opschrift op sommige chocoladereden die verkocht worden door Kraft Foods, echter geen nuttig argument putten. Het betrokken opschrift wijzigt het onderscheidend vermogen van de vorm waarin deze is ingeschreven immers niet.

Natrajacali kan evenmin nuttig een argument uit het gegeven dat de als merk ingeschreven vorm door Natrajacali wordt gebruikt in een aaneenschakeling daarvan. Het is immers aannemelijk dat de aaneengeschakelde repen in individuele repen verdeeld worden bij de consumptie daarvan en dan als dusdanig door het relevante publiek worden waargenomen.

Gelet op hetgeen voorafgaat besluit het hof dat het gelaakte teken gebruikt door Natrajacali (de gelaakte chocoladetablet) in vergelijking met het Beneluxmerk van Kraft Foods hoogstens verschillen vertoont die dermate onbeduidend zijn dat zij aan de aandacht van de gemiddelde consument kunnen ontsnappen en dat derhalve dient besloten te worden tot de gelijkheid van het vergeleken teken en merk.

Hof van beroep Antwerpen 26 februari 2015, IEF 14759 (LuxuryCarSelection tegen Porsche)
Uitspraak ingezonden door Lisbeth Depypere en Tom Heremans, CMS. Merkenrecht. Geen uitputting. Luxury Car Selection is een onderneming die zich bezig houdt met de in- en verkoop evenals met import en export van luxe- en personenwagens.  Daarnaast specialiseert zij zich ook in “autotuning”. Het geschil betreft de verkoop van Porsche-wagens, die oorspronkelijk door Porsche in het verkeer werden gebracht en vervolgens door Luxury Car Selection in een “getunede” versie verkocht werden. Voor het uitbouwen van deze auto’s werden geen oorspronkelijke Porsche-onderdelen gebruikt, maar onderdelen afkomstig van andere merken. Porsche verzet zich met succes tegen deze verkoop.

De Voorzitter [IE-Forum.be IEFbe 686] stelde vast dat er geen sprake is van uitputting aangezien Porsche de wagens niet getuned in het verkeer heeft gebracht. De verkoop van de getunede Porsche wagens is een merkinbreuk. Het hof verklaart het hoger beroep ongegrond en bevestigt de beslissing.

2.3. Luxurycarselection gebruikt de geregistreerde Porsche merktekens voor een auto die in zijn oorspronkelijke staat door Porsche op de markt is gebracht maar die nadien gewijzigd werd, Hierdoor wordt de herkomstaanduidingsfunctie, rneer specifiek de kwaliteitsgarantiefunctie van de Porsche merken aangetast.

Tevens gebruikt Luxurycarselection de Porschmerken voor gewijzigde waren waarbij zij afbreuk doet aan het onderscheidend vermogen en de reputatle van de Porschemerken.

Het is hlerbij niet relevant dat Luxurycarselection te goeder trouw zou zijn en niet wist dat het in de handel brengen van een "getuned Porsche voertuig waaraan onderdelen van een Techart pakket werden aangebracht, niet door Porsche wordt toegestaan.

(...)
2.4 (...) Door de aard van de handel van Luxurycarselection is het niet uitgesloten dat in de toekomst nog gewijzigde Porsche-wagens te koop zullen worden aangeboden. Het gegeven dat Luxurycarselection na de dagvaardlng vrijwlllig de onrechtmatige praktijk heeft gestaakt doet hleraan geen afbreuk.

Conclusie AG HvJ EU 12 maart 2015, IEF 14751; ECLI:EU:C:2015:167; zaak C-20/14 (BGW)
Eerder IEF 13594. Jonger merk [BGW Bundesverband der deutschen Gesundheitswirtschaft] bestaande uit nevenschikking van een lettercombinatie die het woordelement van het oudere merk [BGW Beratungs‑Gesellschaft Wirtschaft mbH] overneemt en een combinatie van woorden waarvan de beginletters de letters van de lettercombinatie herhalen. Conclusie A-G:

Artikel 4, lid 1, onder b), van [merkenrichtlijn] moet aldus worden uitgelegd dat wanneer er sprake is van dezelfde of soortgelijke waren en diensten, er bij het publiek gevaar voor verwarring van twee tekens kan bestaan wanneer de lettercombinatie, die het enige woordelement van het oudere teken is, ook voorkomt in het jongere woordteken en daar in nevenschikking staat met een beschrijvende woordcombinatie die bestaat uit woorden waarvan de beginletters overeenkomen met de letters van die lettercombinatie, zodat deze lettercombinatie door het relevante publiek wordt waargenomen als de afkorting van de woordcombinatie waaraan zij is toegevoegd. Het bestaan van verwarringsgevaar moet globaal worden beoordeeld, rekening houdende met alle relevante omstandigheden van het concrete geval.

Gestelde vraag:

Moet artikel 4, lid 1, onder b), van richtlijn 2008/95/EG aldus worden uitgelegd dat in geval van dezelfde en soortgelijke waren en diensten gevaar voor verwarring bij het publiek kan worden aanvaard wanneer een lettercombinatie met onderscheidend vermogen, die het oudere woord- of beeldteken met een gemiddeld onderscheidend vermogen vormt, in het jongere woordteken van een derde zo wordt overgenomen dat aan deze lettercombinatie een beschrijvende woordcombinatie wordt toegevoegd die daarop betrekking heeft en die lettercombinatie als afkorting van de beschrijvende woorden verklaart?

Bijdrage ingezonden door Kurt Stöpetie, Brinkhof. Maakt de Hoge Raad de werkdruk voor IE-rechters onnodig zwaar? Een korte reactie op HR 20 februari 2015, IEF 14684 (AFC Ajax / Promosports). Het Amsterdamse hof had in deze zaak geoordeeld dat merk en teken niet voldoende lijken om tot relevante overeenstemming te concluderen (vgl. § 3.3.2 van het arrest). De Hoge Raad keert het oordeel van het hof om en maakt ervan dat in het oordeel van het hof dat de vesten met geen van de rood-wit merken voldoende gelijkenis vertonen om tot relevante overeenstemming te concluderen, besloten ligt dat het hof enige mate van overeenstemming aanwezig acht (vgl. § 3.3.5 van het arrest).

De Hoge Raad overweegt in § 3.3.4 in absolute bewoordingen dat een beoordeling van het gestelde verwarringsgevaar (sub b) of verband (sub c) slechts achterwege kan blijven indien “in geen enkel opzicht overeenstemming bestaat tussen het ingeroepen merk en het beweerd inbreuk makende teken” en overweegt dan vervolgens:

“Vertonen merk en teken daarentegen een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming, dan dient de rechter een globale beoordeling te verrichten om uit te maken of, niettegenstaande de geringe mate van overeenstemming tussen merk en teken, het betrokken publiek merk en teken met elkaar kan verwarren of een verband tussen beide legt, op grond van andere relevante factoren, zoals de algemene bekendheid of reputatie van het merk. (Vgl. in het kader van art. 8 lid 1 sub a, b en lid 5 Vo.40/94, thans Vo. 207/2009: HvJEU 2 september 2010, IEF 9061; zaak C-254/09P, ECLI:EU:C:2010:488 (Calvin Klein) en 24 maart 2011, IEF 12437; zaak C-552/09P, ECLI:EU:C:2011:177 (Ferrero))” (§ 3.3.4 van het arrest).

De Hoge Raad concludeert dat het hof vanwege de gevonden “enige mate van overeenstemming” had moeten onderzoeken of er verwarringsgevaar (sub b)  is of verband (sub c) en door dit na te laten blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting (§ 3.3.5 van het arrest), waarna het arrest wordt vernietigd en naar het Haagse hof wordt verwezen. Waarom doet de Hoge Raad dit? Maakt de Hoge Raad het werk van IE-feitenrechters niet onnodig zwaarder?

Waarom zouden de feitenrechters nog het verwarringsgevaar (sub b) en het verband (sub c) nog moeten onderzoeken als geoordeeld is dat merk en teken niet op (merkenrechtelijk) relevante wijze overeenstemmen? De stelling dat zulk onderzoek alleen achterwege mag blijven als er “in geen enkel opzicht”  overeenstemming is tussen merk en teken, houdt noodzakelijkerwijs in dat dit onderzoek steeds moet plaats vinden. Immers, het is eigen aan de aard van merkenrechtelijke geschillen dat er altijd wel enige (feitelijke) overeenstem¬ming is tussen merk en teken.

De Hoge Raad verwijst voor zijn oordeel naar Calvin Klein en Ferrero van het HvJEU. De Hoge Raad had met verwijzing naar het arrest van het HvJEU van 23 januari 2014, BHIM / riha WeserGold, IEF 13456; zaak C-558/12 P ook voor een andere weg kunnen kiezen. Het HvJEU overwoog daar:

“47    Terwijl het Gerecht in punt 58 van het bestreden arrest had geoordeeld dat de conflicterende tekens globaal verschilden, ondanks de visuele en fonetische overeenstemming, heeft het wat de rechtmatigheid van de litigieuze beslissing betreft immers juridische consequenties willen trekken uit het feit dat de kamer van beroep het onderscheidend vermogen van de oudere merken niet had onderzocht. […] Aldus heeft het Gerecht heeft in de punten 70 tot en met 72 van dit arrest opgemerkt dat de kamer van beroep het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken overeenkomstig artikel 64, lid 1, van verordening nr. 207/2009 had moeten onderzoeken, hetgeen zij heeft verzuimd te doen. Het Gerecht heeft bijgevolg in punt 82 van dat arrest geoordeeld dat deze onjuiste opvatting betekende dat de kamer van beroep een mogelijkerwijs relevante omstandigheid voor de globale beoordeling van het verwarringsgevaar niet had onderzocht en, in punt 83 van dat arrest, dat een dergelijke onjuiste opvatting een schending van wezenlijke vormvoorschriften vormde, wat moest leiden tot de vernietiging van de litigieuze beslissing.

48      Door te oordelen dat het ontbreken van een onderzoek van het toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken door de kamer van beroep de nietigheid van de litigieuze beslissing met zich meebracht, heeft het Gerecht aldus geëist dat de kamer van beroep een element onderzocht dat niet relevant was om te beoordelen of sprake was van gevaar voor verwarring van de conflicterende merken in de zin van artikel 8, lid 1, sub b, van verordening nr. 207/2009. Aangezien vooraf was vastgesteld dat de betrokken merken globaal verschilden, was verwarringsgevaar immers uitgesloten en kon een eventueel toegenomen onderscheidend vermogen als gevolg van het gebruik van de oudere merken het ontbreken van overeenstemming van deze merken niet compenseren.”

Ook in de door de Hoge Raad aangehaalde arresten Calvin Klein en Ferrero was er (natuurlijk) enige gelijkenis tussen merk en teken, maar in beide zaken werd - niettegenstaande enige gelijkenis - vastgesteld dat merk en teken niet overeenstemden, zodat nader onderzoek naar verwarringsgevaar of merkbekendheid achterwege kon blijven.

In Calvin Klein (bm CK Calvin Klein v wm CK Creaziones Kennya) heette het dat “de conflicterende merken in geen enkel opzicht” overeenstemden, waardoor verwarringsgevaar of bekendheid van het merk niet nader onderzocht hoefden te worden (Calvin Klein, § 58 en § 68).

In Ferrero (wm Kinder v bm TiMi Kinderjoghurt) heette het dat “de betrokken tekens niet overeenstemden” en herhaalt het HvJEU dat de bekendheid en het onderscheidend vermogen van het (oudere) merk geen relevante factoren zijn om uit te maken of conflicterende merken overeenstemmen (Ferrero, § 58) en overweegt het hof in § 66 zoals de Hoge Raad in § 3.3.4 overweegt (kennelijk is § 3.3.4 aan §66 ontleend) om vervolgens vast te stellen dat het Gerecht had geoordeeld dat de betrokken tekens gelet op een aantal visuele en fonetische kenmerken niet overeenstemmend waren (§ 67), zodat nader onderzoek naar merkbekendheid of warensoortgelijkheid irrelevant is (§ 68).

Uit het voorgaande lijkt te volgen dat de Hoge Raad de slotsom van het Amsterdamse hof (onvoldoende gelijkenis en dus geen relevante overeenstemming tussen merk en teken) ook heel wel had kunnen begrijpen als “geen overeenstemming” of “geen merkenrechtelijk relevante overeenstemming” tussen de betrokken tekens, zodat het hof terecht geen nader onderzoek had gedaan naar de gestelde onderscheidende kracht en bekendheid van de ingeroepen merken.

De overweging van de Hoge Raad dat dit nadere onderzoek altijd moet plaats vinden als tussen de betrokken tekens ook maar “een zekere, zelfs geringe, mate van overeenstemming” bestaat, lijkt op basis van de genoemde arresten van het HvJEU in elk geval niet zo absoluut begrepen te hoeven worden. Dat zou de feitenrechter in elk geval een hoop werk besparen.

Een andere, makkelijker oplossing is dat de feitenrechter zich in absolute bewoordingen uitspreekt en voortaan niet overweegt dat de betrokken tekens onvoldoende lijken om tot relevante overeenstemming te concluderen, maar gewoon niet lijken. Maar of zo’n overweging van de Hoge Raad een voldoende krijgt, durf ik niet te voorspellen.

Kurt Stöpetie
Amsterdam, 10 maart 2015

Rechtbank Midden-Nederland 4 maart 2015, IEF 14734; ECLI:NL:RBMNE:2015:1063 (Fuelplaza tegen Gaos)
Uitspraak ingezonden door Maarten Haak en Sarah Arayess, Hoogenraad & Haak advocaten. Merkenrecht. Fuelplaza handelt in brandstoffen en smeermiddelen via de handelsnaam "OK", via www.okolie.nl en heeft woordmerk OK NoordOost en woord/beeldmerk OK geregistreerd. Goas onderneemt in beleggingen en heeft sinds 1999 www.ok.nl geregistreerd. Tevergeefs heeft Fuelplaza deze domeinnaam getracht over te namen en beroept zich nu op het merkenrecht (2.20 lid1 sub a en d BVIE). Gaos verwijst naar  Rb Groningen 2007 [IEF 4196] waarin is overwogen dat iemand nadeel lijdt omdat hij iets niet kan krijgen niets te maken heeft met het onderscheidend vermogen of reputatie, noch met enig voordeel trekken daaruit. Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE geeft niet onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk. De rechtbank wijst de vorderingen af.

4.5. Gaos heeft betwist dat door het gebvruik van het teken "ok" in de domeinnaam afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk van Fuelplaza. Zij heeft in dat verband verwezen naar een uitspraak van de Rechtbank Groningen (thans Rechtbank Noord-Nederland (...)). Daarin is (...) overwogen dat het feit dat iemand (de merkhouder nadeel lijdt omdat hij iets niet kan krijgen (de beschikking over met het merk overeenstemmende domeinnaam) niets te maken heeft met het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk, noch met enig voordeel trekken daaruit of afbreuk doen daaraan. De rechtbank sluit zich hierbij aan.
Artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE heeft tot doel de goodwillfunctie van het merk te beschermen door verwatering, aanhaken en afbreken te bestrijden, niet om de merkhouder een onbeperkt recht tot optimale uitbating van zijn merk te gunnen. Ook het beroep op artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE wordt daarom verworpen.

Lees de uitspraak (pdf/html)
Op andere blogs verschrenen:
Hoogenraad & Haak