Merkenrecht  

Hof van beroep Brussel 3 februari 2015, IEF 14649 (IUS)
Merkenrecht. Het BBIE beslist tot doorhaling van de door eiser ingeschreven merk IUS (Latijn voor recht) met toepassing van 2.1.4 BVIE omdat beschrijvend is voor juridische diensten. Het woord 'IUS' is het Latijnse woord voor "recht", dat Latijn een dode taal is, staat er niet aan in de weg dat het een belangrijke  invloed heeft gehad op de Benelux-talen. De gemiddelde consument weet dat in de juridische wereld vaak Latijnse termen worden gebruikt. Een groot aantal advocatenkantoren gebruikt de term IUS als onderdeel van hun handels- of vennootschapsnaam. Het Hof van beroep verklaart de vordering ongegrond, de weigering is terecht.

17. Het woord "ius" is het Latijnse woord voor "recht". Eiser voert aan dat het Latijn een dode taal is. Enkel een handvol mensen kennen nog de betekenis van bepaalde Latijnse woorden. De gemiddelde consument van de betrokken diensten zal niet in staat zijn het woord ‘lus' te begrijpen en kan er dus de betrokken dienst niet uit afleiden. Het is de terminologie die in het normale taalgebruik van de betrokken categorieen consumenten wordt gebruikt die doorslaggevend is. In bet normale taalgebruik van de beoogde doelgroep zal bet woord “lus” geenszins voorkomen. Het betrokken teken zal en kan dus niet dienen ter aanduiding van de betrokken diensten.

18. Het BBIE is het terecht oneens met deze stelling. Dat het Latijn een dode taal is, staat er niet aan in de weg dat het Latijn een belangrijke invloed heeft gehad op de Benelux-talen en er veel Latijnse termen In bet dagelijks taalgebrulk aanwezlg zijn. Het vak Latijn blijft ook leerlingen aantrekken in het middelbaar onderwijs.

(...) dat het woord “lus” niet voorkomt In de tijdschrlften “Ciné-Télé Revue” of “Dag Allemaal” is niet relevant omdat de gemiddelde consument deze tijdschriften niet raadpleegt als hi] op zoek is naarjuridische diensten of juridische informatie.

(...) In het Groot Woordenboek der Nederlandse Taal (Van Dale, 14dC druk, p. 1592) wordt het woord “jus” (uitspraak joes’) met als betekenis recht vermeld en wordt uitgelegd dat het woord afkomstlg is van het Latijnse “ius”. Als voorbeeldzin schrijft Van Dale: “jus studeren”.

De gemiddelde consument weet dat in de juridische wereld vaak Latijnse termen worden gebruikt.  (...)

Een groot aantal advocatenkantoren gebruikt de term “ius” als onderdeel van hun handels- of vennootschapsnaam: Altius, Eubellus, Ad/ius, Auxillus, Lexius Advocaten, Venus, Orbius, Xinius, lus Consult.

Bijdrage ingezonden door Bas Kist, Chiever. De rechtbank in het Franse Valenciennes heeft onlangs bepaald dat een echtpaar zijn dochter niet de naam Nutella mag geven. Nutella werd in september vorige jaar geboren. Meteen bij de aangifte bij de burgerlijke stand ging het al mis. De dienstdoende ambtenaar vond de naam Nutella maar niets en speelde de zaak door naar de familiekamer van de lokale rechtbank.

NUTELLA: PESTERIJEN EN SPOT
Daar oordeelde de rechter dat het niet in het belang van het meisje is om een naam te dragen die gelijk is aan een wereldbekend merk chocoladepasta. Dat leidt straks alleen maar tot pesterijen en spot, aldus de rechter. En omdat de ouders niet bij de zitting aanwezig waren, koos de rechter zelf maar een nieuwe voornaam: Ella.

ROLLS ROYCE EN TOM TOM
Ook in Nederland is het oppassen geblazen met bekende merken als voornaam. Zo kreeg goeroe Emile Ratelband in 1977 geen toestemming om zijn zoon Frans Rolls Royce te noemen. En op de website www.vernoeming.nl is te lezen dat recentelijk de voornaam Tom Tom in eerste instantie afgewezen werd. Om onduidelijke reden werd de naam vervolgens alsnog geaccepteerd. Ik vrees dat de kleine Tom Tom nog vaak te horen krijgt dat hij maar even de weg moet wijzen.

Dit artikel werd eerder gepubliceerd in NRC Handelsblad Noem je kind niet Nutella NRC 10-02-2015

Gerecht EU 5 februari 2015, IEF 14639; T--570/10 RENV; ECLI:EU:T:2015:76 (Environmental Manufacturing/OHIM - Wolf)
Na IEF 13223 en IEF 11342. Verwateringsgevaar, gevaar voor free-riding. De interveniënt heeft bij de procedure bij het OHIM geen mogelijke verandering van het economisch consumentengedrag genoemd, daarom de kamer van beroep onterecht aangenomen dat verwatering optrad. De redenering van de kamer van beroep was niet duidelijk gericht op het verwaterings of 'free-riding' aspect. Het Gerecht EU vernietigt het besluit van de tweede Board of Appeal van OHIM.

39      In this instance, the Court of Justice pointed out, in paragraphs 38 and 44 of its judgment, that the General Court erred in law by failing to criticise, in disregard of the case-law cited in its own judgment, the Board of Appeal’s failure to conduct an analysis of the effects of the use of the mark applied for on the economic behaviour of the average consumer of the goods covered by the earlier marks.

40      In that regard, it must be noted that, contrary to what it suggests, the intervener did not put forward any argument before OHIM to establish the existence of a risk of the consumer of the goods in respect of which the earlier marks were registered changing his economic behaviour. As the applicant points out, the intervener did not mention, during the proceedings before OHIM, the possibility of any change in the economic behaviour of the consumer.

41      In those circumstances, the applicant’s complaint alleging infringement of Article 8(5) of Regulation No 207/2009 must be upheld, in so far as the Board of Appeal incorrectly found that there was a risk of dilution.

43      As the applicant’s complaint challenging the risk of dilution was upheld in paragraphs 36 to 42 of the present judgment, it is now for the General Court to verify whether the Board of Appeal was justified in finding that there was a risk of free-riding in the present case.

46      The intervener submits that it provided proof that the earlier marks have been used in trade for decades and that they have been continuously promoted. The risks of misappropriation of the reputation of the earlier marks are all the more obvious in that the use of a mark with a canine’s head in the sector concerned is unique and that the goods are identical or at least highly similar. In that regard, the applicant never explained the reasons which led it to choose precisely the sign represented in the mark applied for. The combination of the reputation of the mark and the similarity of the goods may, according to the intervener, suffice to establish that there is a risk of free-riding. Finally, the intervener submits that, as the ground of dilution is well-founded, the Board of Appeal could include it in its assessment of the risk of free-riding. In any event, the dilution is only one of the aspects of the global assessment of the risk of free-riding carried out by the Board of Appeal.
65      In the light of the above, the applicant’s second complaint, alleging infringement of Article 8(5) of Regulation No 207/2009, in so far as the Board of Appeal found that there was a risk of free-riding, must be upheld.

65      In the light of the above, the applicant’s second complaint, alleging infringement of Article 8(5) of Regulation No 207/2009, in so far as the Board of Appeal found that there was a risk of free-riding, must be upheld.

Rechtbank Den Haag 4 februari 2015, IEF 14631; ECLI:NL:RBDHA:2015:2027 (Tommy Hilfiger tegen X c.s.)
Bewijslast. Parallel import. Namaak. Faciliteren van merkinbreuk. Bestuurdersaansprakelijkheid. Kleding voorzien van Tommy Hilfiger tekens. Zie eerder IEF 12478. Wishful Business met Y als bestuurder heeft door haar betrokkenheid bij de proefaankoop (afhaaladres) en bij het beslag in Alkmaar merkinbreuk gefaciliteerd. [X] en [Y] hebben door hun betrokkenheid bij de verhandeling van de in Lelystad en Heemskerk in beslag genomen kleding merkinbreuk gefaciliteerd. De merkinbreuk door de verhandeling van kleding valt het ook onder de bestuurdersaansprakelijkheid van X. De vorderingen worden toegewezen.

Merkinbreuk, onrechtmatig handelen en (bestuurders)aansprakelijkheid
2.10. Naar het oordeel van de rechtbank heeft Wishful Business door haar betrokkenheid bij de proefaankoop en bij het beslag in Alkmaar merkinbreuk gefaciliteerd. [X] en [Y] hebben door hun betrokkenheid bij de verhandeling van de in Lelystad en Heemskerk in beslag genomen kleding merkinbreuk gefaciliteerd. Ook is vast komen dat Primetta v.o.f. en dus [X] als vennoot en Wishful Business inbreuk op de merkrechten van THL hebben gemaakt door verhandeling van kleding voorzien van Tommy Hilfiger tekens na augustus 2005. Tot slot is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid van [X] voor merkinbreuk door [X] Trading B.V., Fashion Gate B.V. en Fashion Logistics B.V. en van [Y] voor merkinbreuk en onrechtmatig handelen door Wishful Business. Een en ander wordt hierna toegelicht.

- proefaankoop en beslag Alkmaar
2.11. Bij de proefaankoop in maart 2011 heeft React kleding voorzien van de Tommy Hilfiger tekens gekocht van Outlet 4 You en die kleding afgehaald bij de bedrijfsruimte van Wishful Business in Alkmaar. (...)

2.16. De conclusie is dat Wishful Business door haar betrokkenheid bij de proefaankoop en bij de in beslag genomen namaakkleding merkinbreuk heeft gefaciliteerd en daarmee onrechtmatig heeft gehandeld jegens TH.

- beslag Lelystad en Heemskerk
2.22. De conclusie is dat zowel [X] als [Y] door hun betrokkenheid bij de verhandeling van de in Lelystad in beslag genomen kleding en bij de in Heemskerk op voorraad gehouden kleding merkinbreuk hebben gefaciliteerd en zodoende onrechtmatig hebben gehandeld jegens TH.
2.23. De stelling dat Dreamer, [X] Beheer, en Fashion Gate Group tevens betrokken waren bij de proefaankoop en de kleding die in beslag is genomen in Alkmaar, Lelystad en Heemskerk heeft TH onvoldoende onderbouwd. Van merkinbreuk dan wel onrechtmatig handelen van deze gedaagden is ten aanzien van deze feiten dan ook geen sprake.

- handel in Tommy Hilfiger kleding vanaf 2005 – (faciliteren van) merkinbreuk
2.28. Gelet op het voorgaande stelt de rechtbank vast dat [X] (als vennoot van Primetta v.o.f.) en Wishful Business inbreuk hebben gemaakt op de Gemeenschapsmerken van THL op grond van artikel 9 lid 1 sub a GMVo. Van andere verschenen gedaagden komen in het rapport geen facturen of andere correspondentie voor waaruit blijkt dat zij zelf aan de merkhouder voorbehouden handelingen hebben verricht. Van merkinbreuk door andere verschenen gedaagden op grond van het rapport is dan ook geen sprake.

2.37. Naar het oordeel van de rechtbank is tevens sprake van bestuurdersaansprakelijkheid van [Y] voor merkinbreuk en onrechtmatig handelen door Wishful Business. TH heeft onweersproken gesteld dat [Y] (indirect) enig aandeelhouder en bestuurder en feitelijk beleidsbepaler is van Wishful Business en dat zij persoonlijk namens Wishful Business handelde. Wishful Business heeft ook geen werknemers in dienst. Als gevolg van eerdere procedures tegen haar echtgenoot [X] had [Y] op de hoogte dienen te zijn van het inbreukmakend karakter van dergelijk handelen. Van voornoemd handelen is [Y] persoonlijk een ernstig verwijt te maken en zodoende is sprake van bestuurdersaansprakelijkheid.

Groepsverband
2.39 (...) Dat van een dergelijk bewust gezamenlijk optreden sprake was bij [X] c.s. en [Q], [Z] en Dion wat betreft ieder van de verschillende hiervoor besproken onrechtmatige handelingen heeft TH onvoldoende toegelicht.

Vorderingen in de hoofdzaak
2.40. Gelet op de vaststelling van merkinbreuk door [X] en Wishful Business is het sub I gevorderde verbod om inbreuk te maken op de Gemeenschapsmerken van THL (vermeld in 2.1 van het tussenvonnis) dientengevolge toewijsbaar als nader in het dictum bepaald. De rechtbank zal gelet op artikel 98 lid 1 GMVo het verbod opleggen voor de Gemeenschap. Afzonderlijk belang bij een verbod op inbreuk op de aan de Gemeenschapsmerken identieke Beneluxmerkrechten heeft TH niet gesteld, zodat het gevorderde verbod in zoverre wordt afgewezen.

Lees de uitspraak (pdf/html)

Op andere blogs:
Wieringa

Gerecht EU 5 februari 2015, IEF 14629; ECLI:EU:T:2015:72 (Red Bull tegen OHIM)
Gemeenschapsmerk. Verwarringsgevaar. Gelijke waren. Sun Mark deponeert het woordmerk BULLDOG, waartegen oppositie is ingesteld door Red Bull. Het Gerecht constateert dat BULLDOG ten opzichte van RED BULL en BULL slechts gedeeltelijk overeenstemmen. Tegelijkertijd levert de totaalindruk in combinatie met een situatie van identieke producten wel degelijk verwarringsgevaar op. Het Gerecht vernietigt de beslissing.

Mate van overeenstemming

31. In the present case, it should be noted that the beginning of the two signs at issue contains four identical letters, namely ‘b’, ‘u’, ‘l’ and ‘l’. The consumer will generally pay greater attention to the beginning of a word sign than to the end. The first part of a trade mark tends normally to have a greater visual and phonetic impact than the final part (see, to that effect, judgments of 7 September 2006 in Meric v OHIM — Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, paragraph 51, and of 3 September 2010 in Companhia Muller de Bebidas v OHIM — Missiato Industria e Comercio (61 A NOSSA ALEGRIA), T‑472/08, EU:T:2010:347, paragraph 62), even if that argument does not hold in all cases (see judgment of 27 February 2014, Advance Magazine Publishers v OHIM — López Cabré (TEEN VOGUE), T‑37/12, EU:T:2014:96, paragraph 70 and the case-law cited).

32. In this instance, in the case of relatively short word signs, it must be held that the fact that the first four letters, constituting all the letters making up the earlier word marks and the majority of those forming the mark applied for (four out of seven), is sufficient for the Board of Appeal’s characterisation of the signs as ‘similar to a rather low degree’ to be dismissed. Red Bull is therefore correct in claiming that OHIM erred in its assessment in that regard.

33. On the other hand, given that, according to case-law, a difference consisting in a single consonant can sometimes prevent the finding of a high degree of visual similarity between two relatively short word signs (see, to that effect, judgments of 22 June 2004 in Ruiz-Picasso and Others v OHIM — DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, paragraph 54, and of 16 January 2008 in Inter-Ikea v OHIM–Waibel (idea), T‑112/06, EU:T:2008:10, paragraph 54), it must be pointed out that the presence of the three additional letters in the mark applied for (‘d’, ‘o’ and ‘g’) prevents the signs at issue being considered to have a high degree of similarity.

34. It must therefore be concluded that there is only an average visual similarity between the signs at issue.

Verwarringsgevaar

60. It should first be noted that the Board of Appeal failed to take into account, in the assessment of the likelihood of confusion, the fact that the products at issue were completely identical. Given, first, how important the fact is that they are identical and, second, the conclusion, reached in paragraph 54 above of the overall resemblance of the signs at issue, it must be held that the likelihood of confusion between the marks at issue has been proved.

Op andere blogs:
MARQUES

Hof 's-Hertogenbosch 3 februari 2015, IEF 14625; ECLI:NL:GHSHE:2015:308 (appellanten tegen K.I.N.)
Tussenarrest. Acquisitiefraude door verzending van spookbrieven. Bewijslast en bewijslevering. Geïntimeerden is al zestig jaar actief en thans internationaal marktleider op het gebied van het verzamelen en tegen betaling aan haar klanten beschikbaar stellen van “business-informatie”. In december vind er grote acquisitiefraudeplaats met behulp van briefpapier met haar merk en logo het gaat om honderden spookbrieven. Niet kan worden aangenomen dat appellanten ieder voor zich door de verzending van de spookbrieven inbreuk hebben gemaakt op de IE-rechten, het hof zal geïntimeerden toelaten nader bewijs te leveren.

2.2. In december 2009 werd [geïntimeerden] geconfronteerd met een grote acquisitiefraude, waarbij haar (handels)naam en merken werden gebruikt. Op (niet van [geïntimeerden] afkomstig) briefpapier met haar merk en logo, ondertekend door “Ing. Mr. [Algemeen Directeur], Algemeen Directeur” werden (potentiële) klanten van [geïntimeerden] benaderd met verzoek om bedrijfsgegevens ter beschikking te stellen. Het gaat daarbij om honderden van dergelijke spookbrieven.

(...) in november 2008 ruim 500 bedrijfsadressen had verzonden.

4.2
In deze procedure stelt [geïntimeerden] dat het verzenden van de spookbrieven een inbreuk vormt op haar auteursrechten, merkrechten en handelsnaam, althans jegens haar onrechtmatig is.(...)

4.5. (...) Alleen op grond van de vaststaande feiten kan naar het oordeel van het hof niet als vaststaand worden aangenomen dat appellanten ieder voor zich door de verzending van de spookbrieven inbreuk hebben gemaakt op de auteursrechten, merkrechten en handelsnaamrechten van [geïntimeerden] dan wel (anderszins) jegens haar onrechtmatig hebben gehandeld, zoals de centrale stelling van [geïntimeerden] luidt. De overige omstandigheden die [geïntimeerden] heeft aangevoerd en die zij in haar reconstructie heeft opgenomen onderbouwen die stelling weliswaar, maar bieden - in onderlinge samenhang bezien - niet het bewijs daarvan. Naar het oordeel van het hof bieden deze dat bewijs ook niet in die mate dat kan worden gezegd dat [geïntimeerden] voorshands, behoudens tegenbewijs, het bewijs van haar stelling heeft geleverd. Het hof neemt hierbij in aanmerking dat de reconstructie van [geïntimeerden] onduidelijkheden/ongerijmdheden bevat, zoals met name het doel dat [appellanten c.s.] met de spookbrieven zoals deze zijn ingericht (met onjuiste gegevens) zouden hebben kunnen bereiken, de vermelding van een postbusnummer dat aan een buitenstaander toebehoort, een niet nader onderbouwd contact tussen [geïntimeerden] en een onbekend gebleven drukker en de identiteit van de persoon die de dagvaarding voor (...) heeft aangenomen en die door de deurwaarder niet is vastgesteld (mva noot 13).

Vzr. Rechtbank Den Haag 2 februari 2015, IEF 14624 (BALR tegen gedaagde)
Uitspraak ingezonden door Aimée van Hattum, Hofhuis Alkema Groen. Verstekvonnis. De vordering komen niet onrechtmatig of ongegrond voor en worden toegewezen. Met het oog op de uitvoerbaarheid zijn de termijnen voor naleving van de bevelen wat verruimd. De voorzieningenrechter beveelt de staking van het gebruik van Beneluxwoordmerk BALR binnen één dag na betekening, opgave binnen acht weken, terugroepactie binnen 10 werkdagen en binnen 4 weken afgeven van voorraad ter vernietiging.

Hof van beroep Antwerpen 19 januari 2015, IEF 14623 / eerder als IEFbe 1188 (Optiteam tegen Velum)
Uitspraak aangebracht door Eric De Gryse, Emmanuel Cornu en Anne Delheid, Simont Braun. Merkenrechtinbreuk. Parallel circuit. Reserveonderdelen. Geen soortnaamverwording. Velum is titularis van de woordmerkrechten LASER en het beeldmerk SUNBURST voor zeilboot(toebehoren) en buiten de EER als PERFORMANCE SAILCRAFT (AUSTRALIA). Optiteam verkoopt zeilboten en toebehoren onder deze tekens die niet afkomstig zijn van Velum maar die vanuit een parallel circuit vanuit Australië worden ingevoerd. Door de Voorzitter van de Rechtbank van koophandel Antwerpen werd merkinbreuk vastgesteld:

met uitzondering van het gebruik van vernoemde merken met toevoeging van het begrip “voor” (“for”) om de bestemming van het onderdeel/accessoire aan te duiden, voor zover dit onderdeel/accessoire niet zelf het één of beide merken draagt. 

De merken zijn in de zeilwereld bekend. Volgens het Hof zijn de twee merken fantasiebenamingen, die niet beschrijvend zijn voor de waren waarvoor de merken zijn gedeponeerd en die wel degelijk de herkomst van de boten kunnen aanduiden. Er is geen sprake van verwording tot soortnaam doordat de ontwerper de "LASER"-boten benoemd of door het bestaan van een vereniging zoals International Laser Class Association.

Appellanten wordt toegestaan om bij de verkoop van onderdelen/accessoires die niet zelf één of beide merken dragen, ter indicatie van de bestemming van “voor/for LASER” te gebruiken. De producten worden met de aanduiding REPLICA voorgesteld als imitatie van het originele product, hetgeen niet kan beschouwd worden als een eerlijk gebruik in de handel en nijverheid. Hof bevestigt het eerdere stakingsbevel.

(...) Zij moeten [red. hun tegenvordering tot nietigveklaring ex 2.28 a t/m d BVIE] aantonen dat het teken waaruit het merk bestaat een beschrijvend karakter heeft, dan wel dat het om een andere reden niet in staat is waren te onderscheiden naar hun herkomst uit een bepaalde onderneming. Zij doen zulks niet. 
(...)

Met de geïntimeerde kan worden vastgesteld dat het geenszins is aangetoond dat "LASER" in 1970 ten tijde van het merkdepot de gebruikelijke benaming was voor boten, zonder dat "LASER" nog verband hield met de herkomst van de boten.
(...)
Terecht oordeelde de eerste rechter dat het gegeven dat de ontwerper, (...) de boten benoemd als "LASER"-boten, geen bewijs kan inhouden dat het begrip tot een soortnaam zou zijn verworden. (...)
Het bestaan van ILCA, zijnde de International Laser Class Association, kan geen afbreuk doen aan het voorgaande. Dat een vereniging de naam draagt van het merk, betekent immers niet noodzakelijk dat het merk haar onderscheidend vermogen verliest.(...)

Dat het relevante publiek de "LASER-boot" uitsluitend zal associëren met de constante eigenschappen die de "LASER Class Rules" vooropstelt - zoals de appellanten beweren - betekent volgens het hof nog niet noodzakelijk dat "LASER" een soortnaam is geworden bij dit publiek.

(...)
Het hof treedt het oordeel van de eerste rechter bij. De appellanten kunnen worden toegelaten om onderdelen/accessoires voor boten vermarkt onder het merk "LASER" op de door de eerste rechter bepaalde wijze aan te duiden als mogelijk onderdeel ervan. Dergelijk gebruik is noodzakelijk om het publiek volledige en begrijpelijke informatie te verstrekken over de bestemming van het onderdeel/accessoire.

Zoals ook de eerste rechter, oordeelt het hof dat het gebruik van het merk "LASER" voorafgegaan door het begrip "Replica" niet kan worden beschouwd als in overeenstemming met de toepassingsvoorwaarden van artikel 2.23.1 c BVIE. De producten worden op die wijze voorgesteld als imitatie van het originele product, hetgeen niet kan beschouwd worden als een eerlijk gebruik in de handel en nijverheid. Terecht besloot de eerste rechter dat de legitieme belangen van de geïntimeerde als merkhouder niet afdoende worden gewaarborgd door een dergelijk gebruik.

The objective of this public consultation (until 23rd of February) is to seek suggestions and ideas from all OHIM stakeholders and general public on the vision and strategic goals set by the Office for the coming years. OHIM values the opinion of its stakeholders and therefore invites them to review the Guiding Principles and Outline of the Strategic Plan 2020 and submit your feedback and any other suggestions you may have by e-mail

Contributions will be treated confidentially. See our privacy statement for information on how your personal data and contribution will be dealt with.

Gemeenschapsmerk. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Hieronder de tabel met arresten die wellicht de moeite waard zijn om door te nemen.

T-69/14			Beroep verworpen
T-195/13	CAMEA	BALEA	Beroep verworpen
T-11/14	Pianissimo		Beroep verworpen
T-46/13	KIT, EL SABOR DE NAVARRA		Beroep verworpen