Merkenrecht  

EUIPO 11 oktober 2023, IEF 21755; R 872/2023-4 (Rigo Trading tegen EUIPO). Op 26 oktober 2021 heeft Rigo Trading, eigenaar van Haribo, een merkinschrijving gedaan voor de gummy bear in verschillende klassen. Het EUIPO heeft toen in de eerste instantie de inschrijving geweigerd, omdat dit niet onderscheidend was voor norm van de waren waar het teken voor was ingeschreven. De gummybear wordt veel gebruikt om verschillende voorwerpen mee te decoreren volgens het EUIPO en zij voegen een aantal voorbeelden hiervan toe. Rigo Trading houdt echter voet bij stuk en geeft daarbij aan dat de gummybear een minimum aan onderscheidend vermogen heeft doordat het niet simpel geometrisch is vormgegeven. Daarnaast voert Rigo Trading aan dat het gaat om een 2D-merk van de Haribo goldbear. Het publiek zal het beeldmerk herkennen als een herkomstaanduiding, omdat de goldbear erg bekend is en niet lijkt op gummy bears van concurrenten. Op deze gronden is het merk wederom geweigerd door het EUIPO, omdat het publiek de gummybear niet zal zien als een herkomstaanduiding. Daarnaast is het teken niet onderscheidend voor de meeste klassen waarvoor het is ingeschreven, omdat dit veel gebruikt wordt. Voor deze klassen zal daarom de merkinschrijving geweigerd worden.

Hof Den Haag 17 oktober 2023, IEF 21752; 200.321.071/01 (Appellant tegen William Djoko). Appellant is een DJ die zijn muziek onder de naam ‘DJOKO’ naar buiten brengt. William Djoko brengt muziek naar buiten onder zijn eigen naam ‘William Djoko’. William Djoko is de merkhouder van het woordmerk ‘William Djoko’. De artiesten worden regelmatig met elkaar verward. Djoko heeft appellant gedagvaard en gevorderd de inbreuk op zijn merkrechten te staken. Hierop heeft appellant in reconventie gevorderd dat Djoko staakt met het maken van inbreuk op zijn artiestennaam ‘DJOKO’ en zijn merkenrechten. De voorzieningenrechter heeft eerder geoordeeld dat appellant gebruik van het merk dient te staken [zie IEF 21041]. Djoko heeft ondertussen een bodemprocedure aanhangig gemaakt bij de rechtbank Den Haag wegens inbreuk op zijn Uniemerken.

Vzr. Rb. Amsterdam 11 oktober 2023, IEF 21750; ECLI:NL:RBAMS:2023:6327 (VanDutch tegen Rhino Overseas en Key asset holding). In 2007 is VanDutch Marine Limited (hierna: VDML) opgericht met het idee om luxe jachten te verkopen op grote schaal. Hiervoor kreeg bedrijf 1, een Nederlandse ontwerper en bouwer van luxe jachten, royaltyvergoedingen per verkochte boot. VDML heeft kort daarop een overeenkomst gesloten waarbij zij haar activiteiten als agent van Rhino ging uitvoeren en door Rhino gefinancierd werd. In 2014 is VanDutch ingeschreven als merk bij het EUIPO en het WIPO. Vervolgens had het bedrijf meer kapitaal nodig en heeft Rhino zich garant gesteld bij een lening die VMDL afsloot bij TCA Gobal Credit Master Fund (hierna: TCA). TCA heeft hierbij zekerheidsrechten gevestigd op de intellectueel eigendomsrechten. In maart 2017 wilde TCA haar zekerheidsrechten uitwinnen gezien VMDL haar verplichtingen niet nakwam, waardoor zij contact zocht met twee partijen of zij interesse hadden in de intellectueel eigendomsrechten. Uiteindelijk heeft de Amerikaanse vennootschap VanDutch Inc. (hierna: VDI) op 3 april 2017 de rechten gekocht. Hiervan is de overdracht niet ingeschreven in het WIPO, wel bij het EUIPO. VDI heeft de rechten op naam gezet van haar dochteronderneming VanDutch Holdings (hierna: VDH). Op 6 september 2017 heeft het EUIPO de Uniemerken van VDML overgezet op de naam van Rhino. VDH heeft stappen gezet om een rechterlijk oordeel te verkrijgen dat zij de rechthebbende op die merken is, maar dat was uiteindelijk telkens niet nodig, eerst omdat Rhino zelf al een procedure daartoe was gestart bij de Amerikaanse rechter, en later omdat de Uniemerken bleken te zijn doorgehaald bij het EUIPO. Rhino heeft daarna een verzoek tot herleving van het merkenrecht ingediend bij het EUIPO om de merken weer terug te laten zetten op haar naam, omdat de Rhino Overseas niet bestond en de overeenkomst tussen Rhino en Rhino Overseas een vervalsing was.

Hof Amsterdam 24 oktober 2023, IEF ; 200.317.061/01 (Rotterdamsche Producten Mij tegen Philip Morris & Loendersloot). Rotterdamsche Producten Mij (hierna: RPM) is een groothandel in onder andere sigaretten, likeuren en medische hulpmiddelen. Philip Morris is een tabaksproducent van de tabaksticks ‘HEETS’ die geschikt zijn voor het apparaat IQOS; een tabaksverbander. Philip Morris is merkhouder van de woordmerken ‘HEETS’ en ‘IQOS’. Begin juli 2020 heeft een levering van in de Filipijnen plaatsgevonden van doosjes HEETS die uit hun originele omdozen zijn gehaald en omgepakt zijn in een blanco dozen met aanduidingen. Deze levering was bestemd voor een distributeur in Armenië. De partij is daarna naar Rotterdam vervoerd, waarbij Loendersloot de geadresseerde was. Philip Morris heeft Loendersloot verzocht om afgifte van de goederen en verstrekking van informatie omtrent de levering, maar dit heeft Loendersloot geweigerd. Philip Morris heeft hierop beslag gelegd van de goederen wegens concrete aanwijzingen van dreigende illegale handel of smokkel. RPM heeft na dit beslag een kort geding aanhangig gemaakt en gevorderd dat het beslag opgeheven wordt, maar heeft hierbij Loendersloot niet gedagvaard. De voorzieningenrechter heeft de voorzieningen afgewezen, waartegen RPM in hoger beroep is gegaan. Het hof heeft vervolgens het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en Philip Morris verboden om nogmaals beslag te leggen op de partij. Tegen dit vonnis heeft Philip Morris cassatie ingesteld. De Hoge Raad heeft toen geoordeeld dat Loendersloot als partij bij het geding betrokken had moeten worden en dat RPM haar had moeten dagvaarden. Nu heeft RPM Loendersloot in de procedure gedagvaard. De rechtbank in eerste aanleg heeft het vonnis van het hof vernietigd [zie IEF 19671].

HR 27 oktober 2023, IEF 21744; ECLI:NL:HR:2023:1484 (Jiskefet c.s. tegen Noblesse). Jiskefet c.s. hebben in 2021 een kort geding aangespannen om de verkoop van de Jiskefet Encyclopedie van Noblesse Uitgevers tegen te gaan [zie IEF 20292]. De vorderingen van Jiskefet c.s. werden grotendeels toegewezen en Noblesse diende door middel van een sticker aan te geven dat de encyclopedie niet van Jiskefet zelf afkomstig is. Het hof heeft het vonnis van de voorzieningenrechter vernietigd en de vorderingen van Jiskefet c.s. alsnog afgewezen [zie IEF 20802]. Het uitbrengen van de encyclopedie maakt volgens het hof geen inbreuk op het merkrecht van Jiskefet c.s. In deze uitspraak verwerpt de Hoge Raad het cassatieberoep van Jiskefet c.s. Ook de eerdere conclusie van P-G van Peursem strekte tot verwerping van het cassatieberoep [zie IEF 21487]. 

Rb. Den Haag 30 augustus 2023, IEF 21737; ECLI:NL:RBDHA:2023:12742 (Stichting REACT tegen SHLC). Stichting React voert een procedure tegen vermeend inbreukmaker SLHC. SLHC maakt volgens Stichting React inbreuk op de intellectueel eigendomsrechten van verschillende rechthebbenden door imitatiegoederen aan te bieden via het platform vova.com. Stichting React heeft in het tussenvonnis [zie IEF 21627] goedkeuring gekregen om de belangen van rechthebbenden in deze procedure te behartigen. In het tussenvonnis zijn enkele punten naar voren gebracht Stichting React die in dit vonnis nader besproken worden. Stichting React heeft de rechtbank verzocht te bepalen dat voor rechthebbenden die geen woon- of verblijfplaats in Nederland hebben niet het opt-in regime geldt, maar het opt-out regime voor deelname aan de procedure. De benadeelden in deze zaak bestaan voornamelijk uit grote internationale merkhouders die de procedure van Stichting React steunen. Het zou voor Stichting React bewerkelijk en tijdsintensief zijn om een opt-in verklaring van alle rechthebbenden te vragen. De rechter gaat hierin mee en oordeelt dat voor rechthebbenden die niet in Nederland woonachtig zijn het opt-out regime van toepassing is. Stichting React dient daarnaast een advertentie te plaatsen over de behartiging van belangen in de procedure met daarin de mogelijkheid voor rechthebbenden om te opt-outen. 

HvJ 19 oktober 2023, IEF 21730; C‑655/21 (Bulgarije tegen G. ST. T.). G. ST. T. is eigenaar van een kledingwinkel in Bulgarije, waar imitatie-merkkleding werd verkocht. In de Republiek Bulgarije wordt de schending van intellectuele eigendomsrechten met strafrechtelijke sancties bedreigd. Verdachte is toen merkinbreuk met verzwarende omstandigheden ten laste gelegd, omdat de merkinbreuk aanzienlijke schadelijke gevolgen heeft. De straf die hem opgelegd zou worden kon minimaal vijf jaar bedragen, maar omdat sprake was van verzwarende omstandigheden zou dit zelfs zeven jaar kunnen worden. Daarnaast kunnen ook andere maatregelen opgelegd worden aan gedaagde, zoals een geldboete die hoog kan oplopen en met de bijkomende maatregel van verbeurdverklaring en vernietiging van de inbreukmakende goederen en van materialen en werktuigen die voornamelijk zijn gebruikt bij het plegen van het strafbare feit. De verwijzende rechter heeft de behandeling van de zaak geschorst en het Hof prejudiciële vragen gesteld. 

Rb. Den Haag 23 augustus 2023, IEF 21717; ECLI:NL:RBDHA:2023:12493 (Creation luxe Design tegen Notino). Creation Luxe Design (Hierna: CLD) en Inter Development Diffusion (Hierna: IDD) gebruiken het Mancera-merk en het Montale-merk om onder andere parfums op de markt te brengen. Zij hebben daartoe exclusieve licenties verkregen. CLD en IDD hebben per geografisch gebied exclusieve licentienemers aangesteld, waarvan Silk Cosmetics een is. Notino, een parfumverkoper, heeft proefaankopen op haar website aangeboden die voorzien waren van het Mancera en Montale merk, waar geen toestemming voor is verkregen van de merkhouder. De verpakkingen en de parfumfles van de verkochte producten waren ernstig bekrast, waardoor de herkomst van de parfum niet meer te herleiden was. In het verleden heeft Silk Cosmetics reeds geprocedeerd tegen Notino, waarin is geoordeeld dat sprake was van uitputting. 

BOIP 13 oktober 2023, IEF 21722; 2018302 (Salas Holland tegen Haecotia). De merken JANZEN en Maison Jansen zijn ingeschreven voor dezelfde waren en diensten. Opposant Salas Holland, houder van het merk JANZEN betoogt dat aan het woordelement ‘maison’ geen onderscheidend vermogen kan worden toegekend en dit als beschrijvend moet worden opgevat. Dit komt doordat het teken volgens Salas Holland rechtstreekse informatie bevat over het beoogde doel en de plaats van gebruik van de betrokken waren en diensten. Dat het woordelement ‘maison’ beschrijvend is, valt in lijn met eerdere beslissingen van het BOIP. Volgens opposant dient daardoor het woord ‘maison’ in de beoordeling over de overeenstemming buiten beschouwing gelaten te worden. Op het verschil tussen de letter ‘s’ en de letter ‘z’ na zijn de woorden identiek, waardoor ze visueel overeenstemmen. Daarnaast stemmen de woorden ook fonetisch gezien overeen, omdat de uitspraak van de woorden nagenoeg identiek is. Begripsmatig gezien zullen de woorden gezien worden als patroniem van ‘Jans zoon’. Gezien het gaat om waren en diensten waar de gewone consument bij betrokken is, zal het aandachtsniveau lager zijn. Door de grote overeenstemming tussen tekens, kan verwarringsgevaar ontstaan.

EUIPO 20 september 2023, IEF 21723; 3 162 062 (Tesla tegen Juicyphant). Juicyphant heeft één dag na de aankondiging van het product 'Gigabier' door Tesla een merkaanvraag ingediend bij het EUIPO ten aanzien van het woordmerk 'Gigabier'. Tesla heeft hier oppositie tegen ingediend op basis van eerder reëel en relevant gebruik van niet-geregistreerde rechten. Tesla moet in de oppositieprocedure bewijzen dat het teken van meer dan alleen lokale betekenis is in Ierland en Denemarken en dat sprake was ven reëel gebruik op de markt. Tesla voert hiertoe nieuwsberichten aan omtrent de bouw van de nieuwe fabriek ‘gigafactory’ die verschenen voordat Juicyphant de merkaanvraag had verricht. In deze nieuwsberichten werd echter geen woord gerept over Gigabier. Tesla heeft daarnaast online publicaties van Engelse en Duitse websites, youtubevideo’s en tweets aangevoerd die eerder zijn verschenen dan de aanvraag van Juicyphant. Dit materiaal bevat de bekendmaking van het nieuwe product ‘gigabier’ door Elon Musk.