Merkenrecht  

Hof Den Haag 30 december 2014, IEF 14518 (Wolf Oil tegen Wolf Licenses)
Beschikking ingezonden door Willem Hoorneman, CMS. Merkenrecht. Vernietiging oppositiebeslissing. Het Hof acht complementair karakter aanwezig tussen o.a. smeerolie en motoren, omdat zij in hun (onderlinge) werking dusdanig verbonden zijn dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere. Verwarringsgevaar wordt aangenomen, zodat inschrijving wordt geweigerd voor de klassen 7 en 8.

5.5. Verzoekster beroept zich er met name op dat er sprake is van complementariteit en zogenaamde "post sales" verwarring. Het hof overweegt dat waren of diensten complementair zijn wanneer zij dermate onderling verbonden zijn dat de ene onontbeerlijk of belangrijk is voor het gebruik van de andere. zodat de consument kan denken dat de verantwoordelijkheid voor de vervaardiging van deze waren of het verrichten van deze diensten in handen is van een en dezelfde onderneming .

5.6. Naar het oordeel van het hof is voldoende duidelijk voor de geopponeerde waren in klasse 7 waarvoor het teken is gedeponeerd dat sprake is van een complementair karakter ten opzichte van antivries-, reinigings- en smeermiddelen waarvoor het merk is geregistreerd. De laatste zijn immers niet alleen belangrijk maar zelfs onontbeerlijk voor de juiste werking van motoren en machines, alsmede luchtcompressoren. Het hof vermag niet in te zien dat het algemene publiek niettemin geen enkele soortgelijkheid zou aannemen en reeds daarom niet verward zou worden, zoals het Bureau heeft aangenomen. Het is immers geenszins uit te sluiten dat aan een eventueel toe te passen antivries-, reinigings- of smeermiddel dezelfde oorsprong zal worden toegedicht als aan de motor, machine of luchtcompressor die gesmeerd, gereinigd of tegen vorst beschermd moet worden. De omstandigheden die het Bureau ter onderbouwing van zijn oordeel noemt, namelijk dat het minder gebruikelijk is dat fabrikanten van motoren en machines ook de oliën en brandstof daarvoor produceren en dat deze waren langs verschillende kanalen worden gedistribueerd, acht het hof onvoldoende onderbouwd en ook overigens niet doorslaggevend. Het publiek dat bijvoorbeeld tijdens onderhoud aan een WOLF motor een smeerolie, reinigingsmiddelof antivriesmiddel wil toepassen, kan licht denken van doen te hebben met middelen afkomstig van dezelfde fabrikant als die van de motor, of althans met door die fabrikant goedgekeurde of met zijn toestemming in het verkeer gebrachte middelen. Aan dit een en ander doet niet af dat bij het teken motoren en machines voor landvoertuigen uitgezonderd zijn.

5.7. De tevens in de warenomschrijving van het teken geclaimde kleppen en ventielen, oliehouders, koppelingen, slangverbindingen, filters, vetspuiten, ventilatoren voor motoren en machines, krukken, anti-trilling montages en krikken zijn alle rechtstreeks gerelateerd aan onderhoud of onderdelen van machines en motoren. Ten eerste geldt dat al deze waren zelf ook smeermiddel of olie behoeven of bevatten, zodat ook voor hun werking waren van het merk onontbeerlijk zijn of in elk geval zeer belangrijk. Bovendien zullen zij - net als olie, smeermiddel, antivries en reinigingsmiddelen - worden ingezet bij regulier onderhoud aan de motor of machine. Dit betekent dat er sprake is van enige mate van soortgelijkheid tussen de waren en diensten waarvoor het merk is gedeponeerd en de geopponeerde waren waarvoor het teken is gedeponeerd.

5.8. Voor wat betreft de geopponeerde waren in klasse 8 (handgereedschappen en - instrumenten) overweegt het hof dat onder die ruime omschrijving ook handgereedschappen en -instrumenten vallen die bij de toepassing van de waren in klassen l, 3 en 4 als omschreven in het merk van verzoekster worden gebruikt. Zo zal voor een schuurblok, dat immers valt onder de definitie van handgereedschap waarvoor het teken is gedeponeerd, het polijstpapier, als geregistreerd voor het merk, kunnen worden gebruikt. Hierbij komt dat vele handgereedschappen op enig moment een smeermiddel of reiniging behoeven. Verzoekster heeft zodoende voldoende gemotiveerd gesteld dat het publiek om die reden aan handgereedschappen en -instrumenten waarvoor het teken is gedeponeerd, een zelfde gemeenschappelijke herkomst kan toelichten als aan de toe te passen middelen waarvoor het merk is ingeschreven. Zodoende is er van enige mate van soortgelijkheid sprake.

 

Prejudiciële vragen gesteld aan HvJ EU 10 november 2014, IEF 14520, zaak C-500/14 (Ford Motor Company) - dossier
Vragen gesteld door Tribunale ordinario di Torino, Italië. Merkenrecht. De zaak speelt tussen twee private partijen: verzoekster Ford Motor Company, houdster van een geldig merk, en ITA verweerster Wheeltrims srl. Verzoekster is een procedure gestart tegen het ITA bedrijf wegens vermeende schending van haar exclusieve rechten in de zin van artikel 9 van Vo. 207/2009. Het gaat om door verweerster verkochte wieldoppen waarop het merk van verzoekster is gereproduceerd zonder dat verweerster in het bezit is van de vereiste licenties. Verzoekster heeft in kort geding verloren. Zij eist nu voor de verwijzende rechter een verklaring dat verweerster haar rechten schendt wegens ongeoorloofd gebruik, dat verweerster productie/verkoop/reclame voor de wieldoppen staakt en een veroordeling tot schadevergoeding. Inbreuk op haar exclusieve recht kan niet gerechtvaardigd worden door toepassing van de zogenaamde reparatieclausule.

Verweerster beroept zich op deze in de ITA wet opgenomen reparatieclausule. Zij stelt in het bijzonder dat het merk Ford op de wieldoppen enkel aanwezig is om de identificatie van de producent met betrekking tot het goed als geheel, te weten de auto waarop de wieldop wordt aangebracht. Het gaat dan om het reproduceren op reserveonderdelen van een esthetisch-beschrijvend kenmerk dat aanwezig is op de originele stukken, welk kenmerk essentieel is om het samengestelde product – de auto – zijn oorspronkelijke vorm terug te geven.

De verwijzende ITA rechter (Rb Torino) stelt vast dat er veel onzekerheid bestaat over de precieze vaststelling en afbakening van de werkingssfeer van de reparatieclausule. De rechter in kort geding oordeelde dat die bepaling een ruimere inhoud heeft, omdat daarin in het algemeen wordt verwezen naar de „exclusieve rechten op de onderdelen van een samengesteld voortbrengsel”. De bepaling vooronderstelt een fundamenteel commercieel recht van de ondernemers om het oorspronkelijke onderdeel volkomen identiek te reproduceren, voortvloeiend uit de beginselen van vrije mededinging. Bij vervanging van auto-onderdelen kan, als esthetisch element, een min of meer getrouwe afbeelding van het merk van de autofabrikant zijn aangebracht en oefent het zijn „gewone” functie van aanduiding van de producent slechts uit ten aanzien van het goed in zijn geheel.

Gestelde vragen:

a) Verdraagt het zich met het gemeenschapsrecht dat artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 aldus worden toegepast dat producenten van reserveonderdelen en toebehoren ingeschreven merken van derden mogen gebruiken teneinde de uiteindelijke koper in staat te stellen de oorspronkelijke verschijningsvorm van een samengesteld voortbrengsel te herstellen, ook al brengt de merkhouder het betrokken onderscheidend teken op zodanige wijze op het op het samengestelde voortbrengsel te monteren reserveonderdeel of toebehoren aan dat het van buitenaf zichtbaar is en zo bijdraagt aan de uiterlijke verschijning van het samengestelde voortbrengsel?

b) Moet de in artikel 14 van richtlijn 98/71 en artikel 110 van verordening (EG) nr. 6/2002 bedoelde reparatieclausule aldus worden uitgelegd dat zij voor derde producenten van reserveonderdelen en toebehoren een subjectief recht inhoudt, en dat dergelijke derden, in afwijking van het bepaalde in verordening nr. 207/2009 en richtlijn 89/104/EG, op grond van dit subjectieve recht het ingeschreven merk van anderen mogen gebruiken voor reserveonderdelen en toebehoren, ook al brengt de merkhouder het betrokken onderscheidend teken op zodanige wijze op het op het samengestelde voortbrengsel te monteren reserveonderdeel of toebehoren aan dat het van buitenaf zichtbaar is en zo bijdraagt aan de uiterlijke verschijning van het samengestelde voortbrengsel?

Merkenrecht. We beperken ons tot een maandelijks overzicht van de oppositiebeslissingen van het BBIE. Recentelijk heeft het BBIE een serie van dertiental oppositiebeslissingen gepubliceerd die wellicht de moeite waard is om door te nemen. Zie voorgaand bericht in deze serie: BBIE-serie november 2014.

Behoefte aan of maakt u graag een verdere analyse? Tip de redactie: redactie@ie-forum.nl.

Rechtbank Amsterdam 24 december 2014, IEF 14511 (Capri Sun tegen Riha Wesergold)
Uitspraak ingezonden door Gino van Roeyen en Monique Hennekens, BANNING. Vormmerk. Slaafse nabootsing. Capri Sun brengt stazakjes (kinder)vruchtensap op de markt en is houdster van het Benelux driedimensionaal vormmerk. Volgens de rechtbank Den Haag [IEF 13734] is het vormmerk technisch bepaald en dus nietig verklaard. Deze rechtbank volgt: alle wezenlijke elementen van het sta-zakje zijn technisch bepaald, zodat het vormmerk nietig is ex 2.1 lid 1 BVIE. Beroep op slaafse nabootsing faalt eveneens. De opdruk van het zakje van Riha bevat immers zeer prominent haar (van Capri Sun afwijkende) merknaam.

Het reflecterende uiterlijk, de rechthoekige vorm in een (specifieke) hoogte/breedteverhouding, de lasnaden, de bolling van het Sta-zakje aan de onderkant (‘het buikje’) en het taps toelopen van het zakje zijn technisch bepaalde vormelementen.

4.10. De rechtbank overweegt dat van bescherming als vormmerk is uitgesloten een teken dat uitsluitend bestaat uit een vorm die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. Achtergrond van deze beperking is dat de bescherming van het merkenrecht niet wordt ingezet ter bescherming van vormen die beschermd kunnen worden door andere, in tijd beperkte, intellectuele eigendomsrechten. Voorkomen dient te worden dat een merkhouder een monopolie wordt toegekend op technische oplossingen of gebruikskenmerken van een waar. Deze uitsluitingsgrond dient aldus te worden uitgelegd dat een teken dat enkel bestaat uit de vorm van een waar (of bij vormloze waren zoals vloeistoffen: de verpakking van die waar), op grond van deze bepaling niet kan worden ingeschreven indien wordt aangetoond dat de wezenlijke functionele (in de zin van merkenrechtelijke, onderscheidende) kenmerken van die vorm uitsluitend aan de technische uitkomst zijn toe te schrijven. Dat er mogelijk nog andere vormen bestaan waarmee dezelfde technische uitkomst kan worden verkregen, staat niet in de weg aan toepassing van de uitsluitingsgrond. Dit kan wel een aanwijzing zijn dat dat de gekozen vorm niet aan een technische uitkomst is toe te schrijven, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde vorm van een verpakking wel enige (technische) functie vervult, maar dat de vorm tevens is ingegeven uit design-overwegingen. Een teken kan naast technische onderscheidende elementen, ook niet technische onderscheidende elementen bevatten. In dat geval is de techniek-uitzondering niet van toepassing. Ook wanneer de technische aspecten van de vorm niet wezenlijk zijn (geen onderscheidend element van de vorm zijn), vindt de uitzonderingsgrond geen toepassing. Het feit dat de vorm zelf het resultaat is van een technisch procedé (zoals bijvoorbeeld de door Riha genoemde verpakkingsmachine), maakt niet dat de vorm reeds daarom onder deze uitzonderingsbepaling valt. Al met al is dus voor toepassing van de uitzonderingsregel noodzakelijk dat alle wezenlijke (in de zin van onderscheidende) kenmerken van het Sta-zakje functioneel bepaald zijn. Het is aan Riha om aan te tonen dat de onderscheidende kenmerken van het Sta-zakje uitsluitend aan een technische uitkomst zijn toe te schrijven.

4.14 Conclusie van het voorgaande is dat voor elk (in de merkinschrijving zichtbaar) vormelement een technische functie kan worden vastgesteld. Niet gebleken is dat het Sta-zakje een belangrijk niet-functioneel kenmerk bevat. Daarmee staat vast dat de – voor de totale indruk wezenlijke – kenmerken van het Sta-zakje een technische functie hebben. Dat er talloze variaties op de sta-zakjes bestaan, maakt dat niet anders. De geregistreerde vorm van het Sta-zakje is noodzakelijk voor het bereiken van een technische uitkomst en kan krachtens 2.1 lid 2 BVIE niet als merk worden beschouwd. Riha kan op grond van artikel 2.18 lid 1 sub a BVIE met succes de nietigheid van het inschreven teken inroepen. De vordering van Riha in reconventie slaagt in zoverre.

Op anders blogs:
Hoogenraad & Haak

Bijdrage inzonden door Corina Post -Wolfert, Cpostc. Eerder verschenen in de Levensmiddelenkrant. Merken vereisen grote investeringen om consument merktrouw te maken én te houden. Een merk kan sterk zijn als de consument het in één oogopslag herkent en herinnert en een merk kan sterk zijn op juridisch vlak. Er is echter ook een keerzijde als de concurrentie het succes van een merk gebruikt als aanduiding van eenzelfde soort product. In de Innova Klassiek van Levensmiddelenkrant, zijn het veelal producten met de sterke merken die er met de prijzen vandoor gaan, omdat deze erin slagen over meerdere jaren een consistente prestatie neer te zetten in het schap. Maar wat is een sterk merk eigenlijk?

Daarvoor eerst even terug naar afgelopen oktober. Elk jaar reikt de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie de FNLI Merk van het Jaar award uit. De FNLI stelt hiervoor 7 productcategorieën op waarin één merk kan winnen. Dit jaar waren dat Hertog Jan, Douwe Egberts, LU, Unox, Campina, Johma en Nivea die in hun categorie wonnen. Uiteindelijk kreeg Campina de overall award Merk van het Jaar 2014 uitgereikt. De consument beoordeelt dit merk als beste op kwaliteit, innovatiekracht en expressiviteit. Coca-Cola scoort het beste op de meest herkenbare verpakking. Stuk voor stuk sterke merken, maar duidelijk op verschillende criteria. In de eerste plaats is een merk ‘sterk’ wanneer een flink deel van de doelgroep het herinnert en herkent. Dit wordt versterkt door imago en identiteit van het product of dienst.

Vernoemen
Op juridisch vlak is een merk sterk wanneer het zijn product niet beschrijft. Dit kan door het product te vernoemen naar zijn bedenker. Douwe Egberts is opgericht door Egbert Douwes, Johma is een samentrekking van de grondleggers Johan en Martin, LU komt uit de namen Lefèvre-Utile van het banketbakkersechtpaar en Hertog Jan bier is vernoemd naar de gelijknamige Middeleeuwse Brabantse Hertog. Een sterk merk kan ook worden gecreëerd door niet beschrijvende woordelementen aan elkaar te plakken. Zo is Nivea ontstaan uit het Latijnse woord niveus, dat sneeuwwit betekent. Unox zou een samenvoeging zijn van Unilever en Ox (Oss) en Campina  een naam uit de Romeinse tijd voor de Brabantse Kempen.

Langdurig gebruik
Een merk kan ook sterk worden doordat het intensief en langdurig wordt gebruikt in reclame. De bekendheid van een merk wordt mede vergroot door bijvoorbeeld kleurgebruik, logo, slogan of een muziektune. Deze bekendheid kan er voor zorgen dat het merk inburgert.
Zo bracht Wrigley in 1914 kauwgom op de Amerikaanse markt met de naam Doublemint en registreerde de naam als merk. Doublemint is te herkennen aan zijn felgroene verpakking, langwerpige kauwgomplakjes gewikkeld in een zilver cellofaantje. Deze vorm onderscheidt zich duidelijk van andere kauwgommerken. Wrigley adverteerde decennialang succesvol met tweelingen om de nadruk op het element double te leggen. Doublemint kreeg ook in Europa succes waar de kauwgom slechts door één persoon werd aangeprezen. Toen echter de naam bij het Europese Merkenbureau werd gedeponeerd, weigerde deze Doublemint als merk in te schrijven omdat het beschrijvend zou zijn. Double kan twee keer zo fris betekenen en mint verwijst naar de smaak. Beschrijvende namen kunnen nu eenmaal geen merk zijn. Wrigley deponeerde zijn merk opnieuw en riep dit keer de bekendheid (inburgering) van zijn naam in. Toen werd de naam als merk wel gehonoreerd.

Keerzijde
Succes van een merk kent ook een keerzijde wanneer anderen het gaan gebruiken als aanduiding van eenzelfde soort product. Het merk wordt dan een soortnaam, zoals Maizena voor maiszetmeel. Dit kan gebeuren doordat de merkhouder niet adequaat optreedt tegen het gebruik van zijn merk door anderen. Het kan ook dat de merkhouder niet een duidelijke soortnaam op zijn product heeft gezet. Dit gebeurde bij het merk Vaseline. In 1872
extraheerde Chemicus Robert Chesebrough uit ruwe olie een petroleum jelly. Deze substantie sluit een open wond af zodat er geen ziekteverwekkers bij kunnen komen. Hij noemde dit product Vaseline maar vergat er een duidelijke soortnaam aan mee te geven. Toen andere fabrikanten eenzelfde product gingen produceren en het hoofdbestanddeel Vaseline noemden, kon hier niet tegen worden opgetreden.

Een sterk merk vereist dus grote inspanning en investeringen om de consument merktrouw te maken én te houden. Coca-Cola is zo’n sterk merk. Al ruim een eeuw is het wereldwijd bekend door niet alleen zijn ‘taste’ maar vooral door zijn naam, lettertype, kleurgebruik, de vorm van de flessen, slogans en reclamecampagnes. In die beroemdheid worden door Coca-Cola jaarlijks enorme bedragen geïnvesteerd. Investeren blijft namelijk noodzakelijk, óók als iedereen je kent.

Hof van Beroep van Luxemburg 18 december 2014, IEF 14499 (Benediktiner Weissbier) = franstalig
Eerder als IEFbe 1106. Merkenrecht. BEDA heeft het woordmerk BENEDIKTINER WEISSBIER gedeponeerd, het BBIE heeft laten weten de registratie te weigeren, want het teken is beschrijvend voor (wit)bier. Het bestaat uit de oorsprongsbenaming 'Benedictijns' en de algemene benaming voor witbier in de Duitse taal. De weigering van het merk is gebaseerd op artikel 2.11 onder 1 sub b) en c) BVIE. De weigering door het BBIE van het gedeponeerde merk is ex sub b terecht geweigerd.

(...) raisonnablement s' attendre à ce que le consommateur moyen des produits et services visés, même non germanophone, ne se méprendra pas sur les mots "BENEDIKTINER" et "WEISSBIER" qui se traduisent de surcroît aisément dans une des autres langues usuelles au Benelux. Ainsi, le mot BENEDIKTINER se traduit en néerlandais par "Benedictinjse" et WEISSBIER" par "Witbier"

Le signe verbal "BENEDIKTINIER WEISSBIER" permettra au public pertinent d'établir immédiatement et sans autre réflexion un rapport concret et direct avec la bière, de sorte qu'il ne dispose d'aucun pouvoir distinctif par rapport à des produits similaires qui ont une autre origine commerciale.

Le refus d'enregistrement par l'OBPI de la marque telle que déposée était partant justifié au regard de l'article 2.11.1 b) de la CBPI.

L'OBPI a refusé le dépôt pour l'ensemble des produits des classes 32, 41 et 43. Il en découle que la Cour n'est pas obligée dans le cadre de la demande principale tendant à voir dire que l'OBPI est tenu de procéder à l'enregistrement de la marque pour l'ensemble des produits et services des classes 32, 41 et 43, d'examiner le mérite de la demande d'enregistrement de la marque pour les produits et services autres que la bière, étant donné que même à supposer que la marque remplis les critères pour être enregistrée pour lesdits services et produits, l'enregistrement ne saurait être accordé pour l'ensemble des produits et services pour lesquels il a été requis.

OLG Köln 31 oktober 2014, IEF 14498 (WeserGold tegen Deutsche SiSi-Werke) - vertaling
Bijdrage ingezonden door Kurt Stöpetie en Rutger Stoop, Brinkhof. Advocaten treden op namens Capri-Sun. Merkenrecht. Waar in eerste aanleg het vormmerk in zowel Nederland [IEF 13734] als Duitsland [IEF 14226] nietig werd verklaard, omdat de vorm van het sta-zakje van CAPRI-SUN noodzakelijk zou zijn om een technische uitkomst te verkrijgen, legt het Duitse Oberlandesgericht van Keulen het nietigheidsoordeel van het DPMA naast zich neer. De Duitse appelrechter handhaaft het aan riha Wesergold opgelegde inbreukverbod, omdat het oordeel van het DPMA niet definitief is en zij het – op basis van een analyse van de aangevoerde argumenten – het niet zeer waarschijnlijk acht dat het DPMA-oordeel in stand zal blijven. Dit oordeel is in lijn met het recente arrest van het Gerecht Simba Toys v OHIM (T-450/09) over de uitleg van de uitsluitingsgrond vanwege technische noodzakelijkheid (zie artikel 7, lid 1 (e, ii) Vo (EG) 207/2009): zie IEF 14409.

De Duitse appelrechter oordeelt verder, net zoals alle tot nog toe ingeschakelde Duitse Landgerichten, dat het vormmerk van het sta-zakje van CAPRI-SUN onderscheidend vermogen bezit en dat door het gebruik van een sta-zakje met nagenoeg dezelfde afmetingen (zij het met een zgn. S-vorm) gevaar voor publieksverwarring gegeven is.

Onderscheidend vermogen
De Duitse appelrechter oordeelt dat het gaat om een verpakkingsvorm met een unieke positie op de relevante markt, want zelfs als gekeken wordt naar andere verpakkingen van vloeibare levensmiddelen op de markt moet geconstateerd worden dat geen vergelijkbare sta-zakjes worden gebruikt (p. 10, onder aa.). Het voorgaande en het gemiddelde onderscheidend vermogen en de aanzienlijke bekendheid van het sta-zakje meegewogen, maken dat het publiek de verpakkingsvorm zal waarnemen als een indicatie van herkomst (p. 15, onder cc.).

Verwarringsgevaar
Bij de beoordeling van het verwarringsgevaar is een belangrijke factor dat het vormmerk en het litigieuze teken worden gebruikt voor identieke waren, namelijk vruchtendranken. Uitgaande van een normaal onderscheidend vermogen van het vormmerk en van een hoge mate van overeenstemming tussen het vormmerk en het litigieuze teken, is het redelijk om aan te nemen dat verwarringsgevaar aanwezig is, aangezien een significant deel van het publiek zal menen dat de waren van gelieerde ondernemingen afkomstig zijn (p. 15, onder b).

Verbod blijft overeind
De Keulse appelrechter onderschrijf het oordeel van het Keulse Landgericht en handhaaft op basis van het geldig te achten Duitse vormmerk DE 39508178 zowel het verbod op de inbreukmakende sta-zakjes, als het verbod op de inbreukmakende kartonnen omverpakkingen.

Volledige tekst van het arrest in het Duits, of de Engelse vertaling.

Rechtbank Den Haag 17 december 2014, IEF 14493; ECLI:NL:RBDHA:2014:15671 (Kesa tegen AS Watson)
Bijdrage ingezonden door Naomi Ketelaar en Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap. Merkinbreuk. Normaal gebruik. Bewijs. Kesa is groothandel op het gebied van elektrische apparaten en houdster van diverse PROLINE-merken. Zij spreekt AS Watson , wereldwijd detailhandelaar en eigenaar van Kruidvat en Trekpleister, aan op de via webshops aangeboden tabletcomputers met de aanduiding 'Pro-Line'. Er bestaat slechts een gering verschil, te weten een koppelteken tussen de letters O en L. De reconventionele vordering tot nietigheid van PROLINE wordt afgewezen. Het merk heeft onderscheidend vermogen en is niet beschrijvend voor de waren. Merken kunnen ook normaal zijn gebruikt zonder dat het zoekresultaten via Google oplevert of in het productassortiment van BCC zit. Stakingsvordering wordt toegewezen met een opgaveverplichting.

Volgorde van behandeling conventie/reconventie
4.5. De rechtbank begrijpt de voorwaarde zo dat de eis in reconventie wordt ingesteld als de rechtbank in conventie tot het oordeel zou komen dat (uitgaande van geldige merken) sprake is van merkinbreuk. In dat geval geldt de eis in reconventie als ingesteld en komt de rechtbank gelet op het bepaalde in artikel 99 GMVo ook in conventie toe aan beoordeling van de gevoerde geldigheidsverweren. Het gebruik van de frase “en/of’ laat die lezing ook uitdrukkelijk toe, hoewel aan Kesa kan worden toegegeven dat de formulering van de voorwaardelijke reconventie niet uitblinkt in helderheid.

4.6. Dit betekent dat de rechtbank eerst in conventie de gestelde merkinbreuk zal beoordelen.

Nietigheid: onderscheidend vermogen en beschrijvend
4.21. Het betoog van AS Watson dat de PROLINE woordmerken ieder onderscheidend vermogen missen, slaagt niet. (...) Met Kesa is de rechtbank van oordeel dat noch die twee elementen afzonderlijk noch de combinatie daarvan een kenmerk van de betrokken waren weergeeft. Zodoende is ‘PROLINE’ voor de ingeschreven waren van de PROLINE woordrnerken niet beschrijvend.

Vervallen vanwege non usus
4.27. AS Watson heeft de stelling ingenomen dat Kesa de PROLINE merken niet normaal heeft gebruikt voor de gewraakte waren. AS Watson heeft schermafdrukken overgelegd van de zoekresultaten op de website www.bcc.nl en bij de zoekmachine Google waar bij het zoeken op de gewraakte waren in combinatie met ‘Proline’ geen resultaten worden gevonden (behalve voor DVD spelers). (...) Merken kunnen ook normaal gebrtiikt zijn op een wijze die niet leidt tot resultaten bij het zoeken via Google. Daarnaast is BCC slechts één van de retaitkanalen van Kesa in de EU zoals blijkt uit producties die Kesa heeft overgelegd zodat het ontbreken van (een deel van) de gewraakte waren in het huidige productassortiment van BCC op zichzelf niets zegt over (niet-)normaal gebruik. Andersoortig bewijs zoals een gebruiksonderzoek ten aanzien van de gewraakte waren of verklaringen van marktdeelnemers in de branche ontbreken.

Lees de uitspraak (pdf/ html)

Vz. RCC 2 december 2014, IEF 14489 (Unilux rolhorren)
Het betreft de website van adverteerder voor zover hierop mededelingen over Unilux (rol-)horren worden gedaan. Deze kan als volgt worden samengevat. Klaagster stelt, kort samengevat, dat op de website van adverteerder staat dat zij horren van het merk Unilux levert. Aan klaagster is echter verteld dat Unilux niet aan adverteerder levert. Blijkbaar gebruikt adverteerder het merk Unilux op oneigenlijke wijze, hetgeen voor de leek niet duidelijk is. Unilux heeft bij e-mail meegedeeld dat zij in het verleden (rol)horren heeft geleverd aan adverteerder, maar dat zij enkele jaren geleden de leveringen heeft gestaakt “wegens misbruik reclame uitingen”. Klacht wordt toegewezen.

1) Op grond van de klacht dient de vraag te worden beantwoord of adverteerder in de bestreden reclame-uiting mag meedelen of suggereren dat via haar (rol)horren van het merk Unilux kunnen worden gekocht. Klaagster stelt dat dit niet het geval is, maar adverteerder stelt niet op de hoogte te zijn van het feit dat Unilux haar niet meer als dealer zou wensen. In verband met de beoordeling van de klacht is informatie gevraagd aan Unilux. Unilux heeft daarop bij e-mail van 15 oktober 2014 meegedeeld dat zij in het verleden (rol)horren heeft geleverd aan adverteerder, maar dat zij enkele jaren geleden de leveringen heeft gestaakt “wegens misbruik reclame uitingen”. Unilux deelt voorts mee dat er sprake is van misleiding door adverteerder. De voorzitter oordeelt naar aanleiding van dit alles als volgt.

3) Op grond van de e-mail van 15 oktober 2014 van Unilux is echter duidelijk dat dit bedrijf inmiddels het dealerschap van adverteerder heeft beëindigd en dat dit kennelijk verband houdt met “misbruik reclame uitingen”. Unilux heeft niet toegelicht wat zij hieronder verstaat. Wel gaat de voorzitter ervan uit dat indien adverteerder ten tijde van het indienen van de klacht een bestelling bij Unilux zou hebben geplaatst, de bestelling om die reden zou zijn geweigerd. Feitelijk kon adverteerder sindsdien geen uitvoering meer aan het dealerschap geven, hoewel de bestreden uiting anders suggereert. Derhalve wordt in de uiting geen juiste informatie verstrekt over de beschikbaarheid van Unilux producten via adverteerder, een van de voornaamste kenmerken van het product als bedoeld onder b van artikel 8.2 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). De voorzitter oordeelt voorts dat de gemiddelde consument door het voorgaande ertoe gebracht kan worden een besluit over een transactie te nemen, dat hij anders niet had genomen. Om die reden is de uiting misleidend en daardoor oneerlijk in de zin van artikel 7 NRC. Overigens merkt de voorzitter op dat ten tijde van deze beslissing adverteerder de website nog niet had aangepast, hoewel het haar duidelijk had moeten zijn dat zij niet meer in staat is Unilux producten te leveren. Derhalve wordt beslist als volgt.

Hof Den Haag 16 december 2014, IEF 14480; ECLI:NL:GHDHA:2014:4644 (Quilate tegen Foralways)
Uitspraak ingezonden door Naomi Ketelaar, Gregor Vos, Klos Morel Vos & Schaap en Charles Gielen, NautaDutilh. Merkenrecht. Foralways is houdster van diverse L'ARGENTINA-merken. De rechtbank [IEF 10884] oordeelt dat deze merken niet beschrijvend zijn voor kleding uit Argentinië. Het Hof verklaart de Benelux en de internationale inschrijving voor Benelux deel nietig en beveelt de doorhaling. Nu Argentinië een bij het relevante publiek bekend (groot) land is, de kleding en schoeisel hun herkomst in Argentinië kunnen hebben, is er sprake van een aanduiding slechts bestaande uit een geografische benaming en dus elk onderscheidend vermogen mist. Het relevante publiek verwacht een verband (ex Chiemsee-zaak, IEF 2814). Het woord-beeldmerk blijft in stand.

10. De volgende vraag is of door de handel en voormelde gemiddelde consument van kleding en schoenen in de Benelux het land Argentinië met die waren in verband wordt gebracht dan wel of redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst te verwachten is. Het hof laat in het midden of het vereiste verband thans reeds bestaat en Argentinië voor kleding en schoenen thans beroemd of bekend is, nu het van oordeel is dat redelijkerwijs een dergelijk verband in de toekomst is te verwachten in de zin van het Chiemsee-arrest. Bij die beoordeling is in het bijzonder van belang, in welke mate het relevante publiek bekend is met de benaming (als geografische plaats), alsmede met de kenmerken van de daardoor aangeduide plaats en de betrokken categorie van waren. Hierbij heeft het Hof van Justitie EG in de Chiemsee-zaak aangegeven dat dat verband niet te verwachten is (en de aanduiding dus wel onderscheidend vermogen heeft) als
1. de geografische benaming in de betrokken kringen niet bekend is, althans niet bekend is als een geografische plaats of
2. als door de kenmerken van de plaats het niet waarschijnlijk is dat het voor de betrokken kringen aannemelijk is, dat de betrokken categorie van waren uit deze plaats afkomstig is.

13. Nu Argentinië een bij het relevante publiek bekend (groot) land is, kleding en schoeisel hun herkomst in Argentinië kunnen hebben en het relevante publiek dit weet, neemt het hof aan dat sprake is van een woordmerk slechts bestaande uit een geografische benaming die een geografische plaats aanduidt, waarvan redelijkerwijs in de toekomst te verwachten is dat die plaats in de opvatting van de betrokken kringen met de betrokken categorie van waren in verband wordt gebracht, zodat dit woordmerk elk onderscheidend vermogen mist. Overigens wijst het hof er in dit verband nog op dat naar zijn oordeel (anders dan in de CLOPPENBURG-zaak) de herkomst van kleding door (een aanzienlijk deel van) het relevante publiek van belang wordt geacht.
Gelet op het bovenstaande slaagt grief II.

16. Het hof is van oordeel dat (in ieder geval) de combinatie van de kroon - die niet een uiterst eenvoudige figuur is, maar een enigszins bijzondere vorm heeft door de combinatie van de gebogen, in dikte aflopende (spinpoot) armen, de gestileerde, van de spinpoten afwijkende, verdikte arm in het midden, de gesloten bovenkant met daarboven een bal en een kruis en de versierde onderkant -, de blauwe kleur en de gebogen rangschikking van de letters van het woord L'ARGENTINA tezamen (enig) onderscheidend vermogen heeft.
De omstandigheid dat beeldelementen wellicht ook een decoratieve functie hebben doet aan het bovenstaande niet af Hetzelfde geldt voor de stelling dat het woordelement het dominerende element in het beeldmerk is.

Lees de uitspraak (pdf/html)