Merkenrecht  

Bijdrage ingezonden door Chiever. Coca-Cola is er niet in geslaagd de nieuwe vorm van het colaflesje in Europa als merk te beschermen. Op 24 februari 2016 bepaalde het Europese Gerecht dat deze vorm niet onderscheidend is. Daarmee bevestigt het Gerecht de eerdere uitspraak van de Board of Appeal in 2014.

Niet onderscheidend Coca-Cola beschouwt het nieuwe, gladde flesje als de ‘natural evolution’ van zijn iconische fles met de kenmerkende ribbels. Volgens het bedrijf herkent de Europese consument Coca-Cola aan deze vorm. Echter, het Gerecht meent dat het cola-flesje zich niet onderscheidt van andere op de markt aanwezige flessen.

Marktonderzoek In een poging de registratie alsnog geaccepteerd te krijgen had Coca-Cola marktonderzoek laten verrichten in 10 Europese landen. Hiermee hoopte het bedrijf aan te tonen dat de vorm van de fles was ingeburgerd en dat de Europese consument het flesje zou herkennen als afkomstig van Coca-Cola.

Bewijs in 10 landen onvoldoende Echter, ondanks het feit dat het marktonderzoek aantoont dat het flesje door een groot deel van de respondenten herkend wordt, is dit volgens het Gerecht onvoldoende om aan te nemen dat de fles in de hele Europese Unie is ingeburgerd. De hele EU telt 28 landen en bewijs uit slechts 10 landen is dan onvoldoende.
 
Commentaar Chiever Helaas is het tegenwoordig bijna onmogelijk om 3D-merken te registreren. Vrijwel alles wordt (naar onze mening ten onrechte) afgewezen vanwege het ontbreken van onderscheidend vermogen. De enige mogelijkheid om zo'n merk toch geaccepteerd te krijgen is door het overleggen van Europees marktonderzoek, waaruit blijkt dat de consument de vorm als merk herkent.

In dit geval liet het marktonderzoek van Coca-Cola indrukwekkende cijfers zien: de herkenningsgraad in de 10 onderzochte landen varieerde tussen 48 % (Polen) en 79 % (Spanje). Het is dan ook spijtig dat het marktonderzoek niet in heel Europa is uitgevoerd. Als ook in de overige Europese landen herkenning was aangetoond - en dat is niet onwaarschijnlijk omdat het hier om een flesje gaat dat qua vormgeving dicht in de buurt komt bij het oude, wereldbekende cola-flesje - had Coca-Cola vermoedelijk zijn registratie wel gekregen.

Gerecht EU 25 februari 2016, IEF 15722; T-692/14; ECLI:EU:T:2016:99 (Puma tegen Sinda Poland)
Merkenrecht. Bekend merk. Sinda heeft een beeldmerk bestaand uit een springend beest geregistreerd. Puma heeft zonder succes oppositie gevoerd met een beroep op haar beeldmerken van een springende katachtige. Het OHIM heeft ten onrechte geoordeeld dat gemiddelde consument waarschijnlijk meer dan gemiddeld aandachtig is bij de aankoop van sportschoenen. Het Gerecht vernietigt deze beslissing en veroordeelt partijen in de helft van de kosten van Puma.

25      S’agissant des produits relevant de la classe 25 désignés par la marque demandée, soit les « chaussures, chaussures de sport », qui sont incluses dans les produits relevant de la même classe désignés par les marques antérieures, il y a lieu de relever que ce sont des biens de grande consommation, dont les caractéristiques objectives n’impliquent pas que le consommateur moyen fasse un examen particulièrement attentif lors de leur achat. En outre, le prix ne constitue pas une caractéristique objective des chaussures et chaussures de sport au sens de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, car il peut varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit. Dès lors, il y a lieu de retenir que le niveau d’attention du public pertinent doit être considéré comme moyen.

26      Dès lors, la chambre de recours a commis une erreur en concluant que le consommateur moyen était susceptible d’être plus attentif.

Rechtbank Den Haag 24 februari 2016, IEF 15718; ECLI:NL:RBDHA:2016:1831 (Noosa tegen Desir)
Uitspraak ingezonden door Marlou van de Braak, HOYNG ROKH MONEGIER. Auteursrecht. Modelrecht. Merkenrecht. Noosa houdt zich bezig met het ontwerp, de productie en de verhandeling van sieraden en modeaccessoires. De riemen en armbanden worden gekenmerkt door zogenaamde chunk drukkers. Desir biedt tevens riemen en armbanden aan waar drukkers op kunnen worden geplaatst. De rechtbank beveelt Desir om iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel brede riem en enkele armband van Noosa in de Europese Unie te staken. Hetzelfde geldt voor inbreuk op de auteursrechten van Noosa op haar dubbele armband en smalle riem in Nederland en de inbreuk op het Gemeenschapswoordmerk CHUNK van Noosa in de Europese Unie. Tevens zal Desir een rectificatie op haar website moeten plaatsen. De rechtbank verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring dan wel vervallenverklaring van de internationale merkregistratie voor het woordmerk CHUNK voor andere (niet EU-)landen. Daarnaast verklaart de rechtbank het Beneluxwoordmerk CHUNK, het Gemeenschapswoordmerk CHUNK en de internationale merkregistratie voor het woordmerk CHUNK voor zover geldig voor de Europese Unie vervallen voor de drukknopen.

6.1 Beveelt Desir om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapsmodel brede riem (001250088-0001) en het Gemeenschapsmodel enkele armband (001259378-000 1) van Noosa  in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

6.2 beveelt Desir om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op de auteursrechten van Noosa op haar dubbele armband en smalle riem in Nederland te staken en gestaakt te houden;

6.3. beveelt Desir om binnen 2 werkdagen na betekening van dit vonnis iedere inbreuk op het Gemeenschapswoordmerk CHUNK (011681525) van Noosa in de Europese Unie te staken en gestaakt te houden;

6.8. beveelt Desir om binnen 3 werkdagen na betekening van dit vonnis op haar website www.desir.nl en alle subsites (“landensites”) hiervan, gedurende vier weken onafgebroken de volgende tekst te plaatsen, volledig zichtbaar bij opening van de website, zonder dat de bezoeker daarvoor dient te scrollen, in een goed leesbaar zwart lettertype met lettergrootte 12, op een neutrale, contrasterende achtergrond, conform goed drukkersgebruik, het logo van Desir bevattend, niet voorzien van enige aanvulling, wijziging of commentaar: (…)

6.16. verklaart zich onbevoegd kennis te nemen van de vordering tot nietigverklaring dan wel vervallenverklaring van de internationale merkregistratie voor het woordmerk CHUNK, geregistreerd op 28juni 2012 onder nummer 1142072, voor zover dit gelding heeft in Noorwegen, Zweden, Turkije, Australië en de Verenigde Staten van Amerika;

6.17. verklaart vervallen het Beneluxwoordmerk CHUNK ingeschreven op 7 maart 2014 onder nummer 1239138, het Beneluxwoordmerk CHUNK ingeschreven op 26 maart 2013 onder nummer 0935137, het Gemeenschapswoordrnerk CHUNK ingeschreven op 22 augustus 2013 onder nummer 011681525 en de internationale merkregistratie voor het woordmerk CHUNK, geregistreerd op 28 juni 2012 onder nummer 1142072, voor zover geldig voor de Europese Unie, ieder van deze merken uitsluitend voor de waar “drukknopen”.

Lees de uitspraak hier (pdf/html)

HvJ EU 17 februari 2016, IEF 15717; C-396/15P ; ECLI:EU:C:2016:95 (Shoe Branding Europe en Adidas)
Merkenrecht. Positiemerk. Adidas heeft met succes beroep aangetekend (T-145/14) na oppositie gevoerd tegen de positiemerkregistratie bestaande uit twee paralelle strepen op de zijkant van een schoen; de latere merkregistratie levert verwarringsgevaar op en wordt geweigerd. Het OHIM heeft ten onrechte geoordeeld dat de merken visueel niet-gelijk waren. Er is sprake van: 'parallel sloping stripes, equidistant, of the same width, contrasting with the base colour of the shoe, placed on the outside of the shoe'. Het hoger beroep door Shoe Branding wordt afgewezen, zodat het merk afgewezen blijft.

Lees ook het persbericht

Gerecht EU 24 februari 2016, IEF 15715; ECLI:EU:T:2016:94 (Coca Cola flesje zonder cannelures)
Merkenrecht. Uit het persbericht: Gerecht EU wijst het beroep van Coca-Cola voor de registratie van een Gemeenschapsmerk voor de contour van een flesje zonder zogenaamde cannelures of verticale groeven. Het merk heeft geen onderscheidend vermogen (ook niet door gebruik).

50      In casu lijken dergelijke aanwijzingen niet te bestaan. Het aangevraagde merk wordt immers gekenmerkt door zijn vorm met gewelfde contouren. Deze vorm geeft echter niet méér weer dan de som van de elementen waaruit het aangevraagde merk bestaat, namelijk een fles naar het voorbeeld van de meeste flessen op de markt. Een dergelijke vorm kan immers gewoonlijk worden gebruikt in de handel van de in de inschrijvingsaanvraag bedoelde waren. Hieruit volgt dat de wijze waarop de elementen van het onderhavige samengestelde merk zijn gecombineerd, dit merk evenmin onderscheidend vermogen kan verlenen (zie in die zin arrest Vorm van bierfles, punt 38 supra, EU:T:2004:120, punt 32).

51      Het aangevraagde merk vormt bijgevolg slechts een variant op de vorm en de verpakking van de betrokken waren op basis waarvan de gemiddelde consument de betrokken waren niet van de waren van andere ondernemingen zal kunnen onderscheiden [zie in die zin arresten van 17 december 2008, Somm/BHIM (Zonwerend afdak), T‑351/07, EU:T:2008:591, punt 27, en 16 september 2009, Alber/BHIM (Handgreep), T‑391/07, EU:T:2009:336, punt 60].

52      De kamer van beroep heeft dus geen blijk gegeven van een onjuiste opvatting door te oordelen dat de gemiddelde consument van de Unie het aangevraagde merk, in zijn geheel beschouwd, slechts zou waarnemen als een variant op de vorm en de verpakking van de waren waarvoor inschrijving van dat merk is aangevraagd.

53      Aan deze oplossing wordt niet afgedaan door het argument dat de kamer van beroep het aangevraagde merk niet globaal heeft onderzocht. Met name uit punt 27 van de bestreden beslissing blijkt immers dat de kamer van beroep het aangevraagde merk heeft beoordeeld gelet op „het geheel van de kenmerken van [verzoeksters] recipiënt”. In punt 35 van de bestreden beslissing heeft de kamer van beroep ook aangegeven dat „het algemene overzicht van de door [verzoekster] vermelde kenmerken geen totaalindruk wekte die het aangevraagde teken onderscheidend vermogen kan verlenen”.

Gerecht EU 5 februari 2016, IEF 15713; ECLI:EU:T:2016:69 (Kicktipp tegen OHIM en Società Italiana Calzature Srl)
Uitspraak ingezonden door Paul Geerts, Rijksuniversiteit Groningen. Kicktipp heeft een aanvraag ingediend voor de inschrijving van een gemeenschapmerk bij OHIM. Volgens het gerecht is de indiening van een vernieuwingscertificaat voldoende om het bestaan, de geldigheid en de beschermingsomvang van een merk te bewijzen, indien het de daartoe vereiste informatie bevat. Daarnaast is het gerecht van mening dat een groot deel van het Italiaanse publiek niet geacht kan worden te weten wat de Engelse woorden 'kick' en 'kicker' betekenen.

65. It follows from the foregoing that the submission of a renewal certificate is sufficient to establish the existence, validity and scope of protection of the mark on which the opposition is based, if it contains all the information necessary for that purpose.

118. Concerning the applicant’s argument that the word ‘kick’ is part of basic English vocabulary, the following points should be noted. While it is true that a large proportion of consumers in the European Union has some knowledge of basic English vocabulary (see, to that effect, regarding the English words ‘star’, ‘snack’ and ‘food’, judgment of 11 May 2010 in Wessang v OHIM — Greinwald (star foods), T‑492/08, EU:T:2010:186, paragraph 52), the words ‘kick’ and ‘kickers’ cannot be regarded as part of that basic vocabulary (see, to that effect, regarding the word ‘kickers’, judgment of 19 April 2013 in Hultafors Group v OHIM — Società Italiana Calzature (Snickers), T‑537/11, EU:T:2013:207, paragraph 50). The applicant’s argument that the Italian public is sports-oriented is not in itself sufficient to establish that the English words ‘kick’ and ‘kicker’ will be generally understood by Italian consumers.

Via BMM Newsflash: de Voorzitter van het BHIM (“BIEEU”) heeft een boodschap uitgestuurd: Merken die vóór 23 maart 2016 vervallen, blijven onderworpen aan de taksen zoals vastgelegd in de huidige Verordening nr. 2869/95 betreffende de te betalen taksen . Merken die vervallen op 23 maart 2016 of erna zijn onderworpen aan de nieuwe (lagere) taksen, zelfs indien hun vernieuwing werd aangevraagd of betaald vóór 23 maart 2016. Het onterecht teveel betaalde deel aan taksen voor merken die vervallen op 23 maart 2016 of erna, zal worden terugbetaald. Voor meer inlichtingen over de wijze van terugbetaling zie oami.

Verklaring over de specificatie van waren en diensten van een Uniemerk, art. 28 (8) UMVo
In dit verband vestigen wij uw aandacht op de publicatie van een communicatie van de Voorzitter van het BHIM (“BIEEU”) begeleid van een lijst van termen die duidelijk niet onder de letterlijke betekenis van de algemene klasse-omschrijving vallen. In de User Area zal vanaf 23 maart e.k. een online document beschikbaar zijn voor het afleggen van de verklaring.

Voorz. Rechtbank van Koophandel Antwerpen 18 november 2015, IEF 15703; eerder als: IEFbe 1695 (Upper at Home tegen The Works)
Merkenrecht. Prejudiciële vragen gesteld aan Benelux Gerechtshof ; De vordering van UPPER AT HOME strekt tot verklaring van recht dat THE WORKS door het gebruik van het teken Upperdare inbreuk pleegt op haar rechten die zij put uit de merken Upperdare, Upper en Upperathome. THE WORKS formuleert een tegenvordering opdat de Benelux–merken Upper en Upperdare vervallen zouden worden verklaard en de doorhaling ervan zou worden bevolen. Dat is in een eerder vonnis 3 juni 2015 al uitgesproken. De gestelde vraag, BenGH-rolnr. A 1/15 :

Kan de houder van een merk dat door de rechter vervallen werd verklaard, nog rechten die uit dat merk voortvloeien inroepen ten aanzien van andere partijen dan haar wederpartij in de zaak die aanleiding heeft gegeven tot de vervallenverklaring, (1) in de periode waarin tegen de vervallenverklaring nog rechtsmiddelen mogelijk of aanhangig zijn of (2) zolang het verval nog niet is opgenomen in het Merkenregister?”

Rechtbank Den Haag 17 februari 2016, IEF 15702; ECLI:NL:RBDHA:2016:1029 (Tommy Hilfiger tegen Sporttrading c.s.)
Merkenrecht. Faillissement inbreukmakende partij; aansprakelijkheid curator, bestuurders en/of doorstarter. Sporttrading c.s. heeft zich aangeduid als 'official clean-out distributor’ van Tommy Hilfiger. Inbreuk op merkrechten van Tommy Hilfiger is gegeven. In de procedure tegen Sporttrading Holland wordt er een EU-wijde staking van het merk, opgave, recall en vernietiging bevolen. Tommy Hilfiger krijgt een kopie van de fysieke en digitale bestanden om schadevergoeding c.q. winstafdracht te kunnen bepalen. Tegen de curator is Tommy Hilfiger niet-ontvankelijk voor de handelingen van Sporttrading (oud). De vorderingen die zien op voldoening uit de boedel, dienden ter verificatie te zijn aangemeld.

5.7. Voorts staat vast dat Sporttrading (oud) de partij kleding ter verkoop heeft aangeboden aan Metro en ter verkoop in opslag heeft gehad. Daarmee is inbreuk door Sporttrading (oud) op de merkrechten van Tommy Hilfiger Licensing gegeven.

5.8. De curator heeft er echter terecht op gewezen dat alle vorderingen die zijn gebaseerd op handelingen door Sporttrading (oud) (met uitzondering van de hierna te behandelen vordering V) niet tegen de curator kunnen worden ingesteld. Voor deze vorderingen geldt immers dat zij zien op voldoening van een verbintenis uit de boedel, welke vorderingen dienen te worden aangemeld ter verificatie, dan wel dat het vorderingen betreft die geen betrekking hebben op tot de boedel behorende rechten of verplichtingen, welke vorderingen tegen de gefailleerde vennootschap dienen te worden ingesteld. Tommy Hilfiger dient in zoverre niet-ontvankelijk te worden verklaard.

5.9. Vordering V is terecht tegen de curator ingesteld omdat deze vordering ziet op een niet verifieerbare vordering tot afgifte van tot de boedel behorende kleding. De curator heeft evenwel onbestreden gesteld dat de boedel niet meer beschikt over enige voorraad. Daarvan uitgaande is de vordering niet toewijsbaar omdat de curator het gevorderde niet kan nakomen.

Hof Amsterdam 1 december 2015, IEF 15696; ECLI:NL:GHAMS:2015:5690 (Stichting Eco Communicatie-Ventoux Advocaten tegen Stichting Keurmerk Eco Label)
Zie eerder IEF 14011. Collectief merk ECO LABEL. De appellanten kunnen niet als belanghebbenden worden aangemerkt in de zin van art. 2.27 lid 1 BVIE. Zij zijn daarom terecht door de eerste rechter niet-ontvankelijk verklaard in hun vordering tot vervallenverklaring en doorhaling van het merk. Ventoux treedt op eigen naam op ten behoeve van cliënten die belang hebben bij vervallenverklaring zonder dat haar identiteit onthuld behoeft te worden. Deze voorgestane wijze van procederen leidt ertoe dat cliënten geen eis in reconventie kunnen instellen, dat de uitspraak in deze zaak geen gezag van gewijsde krijgt en het mogelijk zou zijn om meerdere keren over dezelfde kwestie te procederen.

3.4. Ventoux c.s. hebben bij memorie van grieven aangevoerd dat Ventoux op eigen naam optreedt ten behoeve van Cliënten die belang hebben bij vervallenverklaring wegens niet-normaal gebruik van het merk van Stichting Keurmerk c.s. ter voorkoming van een mogelijk door hen te plegen inbreuk daarop. Bij pleidooi hebben Ventoux c.s. nader gepreciseerd dat het om een cliënt zou gaan, die ook de declaraties van Ventoux met betrekking tot de onderhavige procedure voldoet. Volgens Ventoux c.s. heeft deze cliënt er een rechtens te respecteren belang bij dat het verval van de merkrechten van Stichting Keurmerk c.s. kan worden ingeroepen zonder dat haar identiteit onthuld behoeft te worden. Aldus kan volgens Ventoux c.s. onder meer voorkomen worden dat een procedure tot vervallenverklaring van een merk direct een platform biedt voor het instellen van eventuele reconventionele vorderingen terzake van mogelijk inbreukmakend gebruik of registratie van merken, handelsnamen en domeinnamen door die cliënten. Daaromtrent wordt het volgende overwogen.

Het hier beschreven belang is, indien al aanwezig, niet een belang dat in rechte bescherming verdient. Stichting Keurmerk c.s. wijzen er terecht op dat de door Ventoux c.s. voorgestane wijze van procederen er (onder meer) toe leidt dat zij geen eis in reconventie kunnen instellen, dat de uitspraak in deze zaak ten opzichte van de anoniem gebleven cliënt geen gezag van gewijsde krijgt en het derhalve voor deze laatste mogelijk zou zijn om meerdere keren over dezelfde kwestie te procederen. Daarbij komt dat doordat de materiële procespartij anoniem blijft niet kan worden getoetst of bij deze daadwerkelijk het vereiste (proces)belang bestaat. Een en ander leidt tot de gevolgtrekking dat aan het niet onthullen door Ventoux van de identiteit van haar lastgever de consequentie moet worden verbonden dat ook voor zover deze ten behoeve van een anonieme cliënt is ingesteld de vordering van Ventoux c.s. niet toewijsbaar is.

Op andere blogs:
Wieringa