Merkenrecht  

OHIM Kamer van Beroep 27 november 2012, zaaknr. R0273/2009-3 (D. Jesús Enrique Samper Rives tegen DOPAT, S.A.)

Gemeenschapsmodellenrecht. Merkenrecht. Jesús Enrique Samper Rives heeft het Gemeenschapsmodel 794870-0004 geregistreerd. DOPAT S.A. vordert een nietigverklaring op grond van artikel 25, paragraaf 1, letter e) CDR, op basis van het aan haar toekomend beeldmerk.

Ter beoordeling staan de twee tekens die bestaan uit verschillende representaties van de letter "H". Gezien de gelijkenis tussen het Gemeenschapsmerk en de letter "H" die is opgenomen in het model en de soortgelijkheid van producten, bestaat er gevaar voor verwarring.

De kamer heeft met het voorstel tot gedeeltelijke aanpassing met de woorden "dat zonder de letter 'H' het design blijft bestaan in een aangepaste vorm" bedoeld dat deze aanwijzing moet worden geïnterpreteerd op een dusdanige wijze dat met een gedeeltelijke wijziging een duidelijke, nauwkeurige, volledige, begrijpelijke, duurzame en objectieve aanpassing plaatsvindt. Met andere woorden: met de gedeeltelijke wijziging wordt niet een algehele verwijdering van de letter 'H' bedoeld.

De houder is in de gelegenheid gesteld een aangepaste versie van het model te overhandigen, maar heeft dit achterwegen gelaten. Het beroep wordt afgewezen.

Helaas slechts in Spaans beschikbaar
12. El 25 de septiembre 2009, la Tercera Sala informó al titular de que la renuncia parcial mediante las palabras “sin que la letra ‘H’ forme parte de él”, no cumplía los requisitos exigidos en el artículo 18, apartado 2 del REDC, sobre el “Mantenimiento del dibujo o modelo en forma modificada”, dado que dicho artículo debe interpretarse en el sentido de que puede constituir una renuncia parcial indicada de forma clara, precisa, completa en sí misma, inteligible, duradera y objetiva. 

21. En este caso, la Sala considera que una renuncia parcial solo ediante una explicación no cumple dichos requisitos exigidos al no ir acompañada de una representación de la forma modificada del modelo y, específicamente en el caso de autos, la explicación “sin que la letra ‘H’ forme parte de él” no constituye una indicación clara, precisa, completa en sí misma, inteligible, duradera y objetiva de la renuncia, ya que dichas palabras pueden interpretarse no solo como una supresión total de la letra “H” sino por una supresión parcial de las tres líneas que forman la letra “H”. En consecuencia, la Sala no comparte el argumento del titular de que no es imprescindible presentar una nueva representación del modelo o dibujo modificado. La División  de Anulación no incurrió en error al considerar que el titular no había presentado una solicitud de la forma modificada.

OHIM Kamer van Beroep 26  september 2012, zaaknr. 489/2011-3 (D. Mohamed Dairek Toumi tegen DIESEL S.P.A.)

Gemeenschapsmodel tegenover ouder merkenrecht. Nietigheidsverklaring. Verwarringsgevaar.

Toumi heeft een aanvraag ingediend tot registratie van het Gemeenschapsmodel 625116-0001. Tegen de aanvraag wordt door DIESEL, als oudere merkhouder, een nietigheidsverklaring gevorderd.

Wat betreft de vergelijking van de betrokken waren, ziet het oudere merk op "kledingstukken, schoeisel en hoofddeksels" terwijl het gemeenschapsmodel betrekking heeft op "gespen". Er is een duidelijk verband tussen "gespen" en "riemen",  deze zijn opgenomen in de bredere categorie van "jurken" of "kleding". Gespen worden gezien als een inherent onderdeel van een riem. De producten zijn zeer vergelijkbaar en de consument van dergelijke producten is identiek. Het merk kan visueel en conceptueel worden waargenomen. Zowel visueel als auditief zijn de tekens vrijwel identiek.

Aangezien de beiden vrijwel identiek zijn en gelden voor soortgelijke producten, bestaat er een verwarringsgevaar bij het relevante publiek. De consument heeft geen directe vergelijking, waardoor zij moeten afgaan op de algehele indruk die wordt gewekt, wat het gevaar voor verwarring vergroot. DIESEL kan daarom zijn recht uitoefenen tegen aanvrager van het model op grond van artikel 5 van de Merkenrechtrichtlijn en artikel 20 van de Italiaanse wet. In het licht van het voorgaande wordt het beroep afgewezen.

21. Por lo que se refiere a la comparación de los productos amparados por los signos en conflicto, la marca anterior protege “prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería” de la clase 25 de la Clasificación de Niza mientras que el DMCconcierne “hebillas”. 

22. Existe una evidente relación entre “hebillas” y “cinturones” que están incluidos en la categoría más amplia de “vestimenta” o “prendas de vestir”. En efecto, las hebillas son una parte inherente de los cinturones. Las hebillas son imprescindibles para el uso de los  cinturones, de modo que estos no podrían cumplir su finalidad sin incorporar una hebilla. Los productos son muy similares. Las hebillas y las prendas de vestir pueden compartir los mismos canales de distribución (por ejemplo tiendas de ropa y de accesorios), y son complementarios en el sentido de ser productos que son útiles o imprescindibles el uno para el otro. Del propio DMC se desprende que lo protegido no es únicamente una hebilla sino una parte del cinturón. En múltiples ocasiones no se podría llevar un pantalón sin cinturón con hebilla. El destinatario de dichos productos es idéntico. 

28. De todas formas, la Sala considera que  esta diferencia no impide que la marca anterior se pueda percibir tanto visual como fonética y conceptualmente en el modelo comunitario. Visualmente, la diferencia principal, como se acaba de observar, reside en que en el modelo la palabra DIESEL aparece en letra negrita y gruesa. No obstante, los signos son prácticamente idénticos. Fonéticamente, la palabra DIESEL es idéntica tanto en la marca como en el DMC. Conceptualmente, dicha palabra significa una clase de carburante. 

31. Puesto que los signos son prácticamente idénticos y los productos son similares, se reúnen las condiciones para considerar que existe un riesgo de confusión por parte del público pertinente. Dicho riesgo se ve incrementado por el hecho de que en múltiples ocasiones no se puede comparar los signos uno al lado del otro y el consumidor tendrá que valerse únicamente de su memoria imperfecta. Por lo tanto, la solicitante puede ejercer su derecho exclusivo en contra del titular del modelo a tenor del artículo 5 de la DM y del artículo 20 de la Ley italiana.

Beantwoording vragen van het lid Bashir (SP) over fiscale vluchtroutes door Nederland (ingezonden 21 november 2012), kenmerk IFZ/2012/717 U.

5 Kunt u aangeven hoe de constructie van het onderbrengen van merken van internationale concerns in Nederland werkt en wat de vastgestelde bijbehorende belastingtarieven zijn? Hoe wijkt deze constructie af ten opzichte van de mogelijkheden in ons omringende landen?

Antwoord op vraag 5: Het onderbrengen door een internationaal concern van merkenrechten in Nederland kan bezwaarlijk als een constructie worden aangemerkt. Elk internationaal concern heeft de vrijheid zijn bedrijfsactiviteiten daar uit te voeren en de voor deze bedrijfsactiviteiten benodigde activa daar onder te brengen waar het hem goeddunkt. Als hij dat in Nederland doet kan het concern zekerheid vooraf krijgen over de wijze waarop op dat activum kan worden afgeschreven en, wanneer hij het activum verkrijgt van een verbonden partij, welke prijs de Belastingdienst zakelijk vindt. Er wordt nooit afgeweken van het wettelijke belastingtarief.

8 Kunt u een voorbeeld laten zien van een tax-ruling aan een internationaal concern betreffende de royalty’s?

Antwoord op vraag 8: Er is geen eenduidig begrip ‘tax-ruling betreffende de royalty’s’.

Wanneer een Nederlandse belastingplichtige een activum ter beschikking stelt van een verbonden vennootschap zal hij daarover een zakelijke vergoeding moeten  verantwoorden in zijn belastingaangifte. Van de belastingdienst kan hij zekerheid krijgen over een zakelijke vergoeding voor de in Nederland verrichte dienst. Mede in reactie op vraag 5 ben ik overigens graag bereid een technische briefing  over de APA-/ATR praktijk door de Belastingdienst voor u te laten verzorgen.

9 Kunt u aangeven wat de opbrengsten zijn van de belasting op royalty’s van internationale concerns die door Nederland gesluisd worden? Kunt u eventueel aangeven welk bedrag Nederland misloopt door eventuele
kortingen?

Antwoord op vraag 9: Nee. De Belastingdienst houdt dit niet apart bij. Nederland loopt geen belastinginkomsten mis aangezien er geen kortingen worden gegeven.

10 Gaat u tegen deze belastingontwijking maatregelen nemen? Zo ja, wat zijn deze maatregelen en wanneer gaat u die nemen? Zo nee, waarom niet?

11 Zijn er landen die officieel hebben geklaagd over constructies die via Nederland mogelijk zijn? Zo ja, welke landen? Zo nee, is het bij u bekend dat er internationaal onvrede is?

Antwoord op vraag 10 en 11: Er zijn recentelijk initiatieven ontplooid bij de Europese Commissie en bij de OESO om mogelijke belastingontwijking te analyseren en om naar maatregelen te zoeken. Daaruit blijken geen signalen dat er internationale onvrede is over de rol van Nederland bij mogelijke belastingontwijking. Nederland gaat actief in die projecten participeren. In mijn brief aan uw kamer van 17 januari 2013 ben ik overigens dieper op dit vraagstuk ingegaan.

Rechtbank Den Haag 16 januari 2013, HA ZA 12-541 (Prep Associates Ltd. tegen Neomix Columbus B.V. en E.P. Ros Holding B.V.)

Uitspraak ingezonden door Remco van Leeuwen, Van Doorne N.V..

Merkenrecht. Beroep op uitputting, vrij verkeer van goederen en rechtsverwerking. Overdracht domeinnaam.

PAL houdt zich bezig met de productie, distributie en verkoop van huidverzorgingsproducten onder het ingeschreven Beneluxwoordmerk PREP. Na de beëindiging van de samenwerking met PAL heeft Neomix de distributie en verkoop van crème onder het teken PREP voortgezet. Sindsdien neemt Neomix de producten af van de Italiaanse vennootschap Coswell S.p.A., die houdster is van het internationale woordmerk PREP en diverse (EU/internationale)beeldmerken. Ros Holding, enig aandeelhouder/bestuurder van Neomix, heeft een (in 2012 doorgehaald) Beneluxbeeldmerk.

Het verweer van Ros c.s. dat het merkrecht van PAL is uitgeput omdat de verhandelde producten door Coswell op de markt is gebracht, slaagt niet. Coswell is niet houder van het merk waarop PAL zich beroept. Uit de afwezigheid van het verzet tegen de verhandeling van PREP-producten in Italië, kan niet de conclusie worden getrokken dat Coswell toestemming van PAL heeft.

Het beroep op het vrije verkeer van goederen binnen de EU slaagt evenmin. De invoerbeperking is in dit geval echter gerechtvaardigd uit hoofde van de bescherming van de industriële en commerciële eigendom in de zin van artikel 34 VWEU (zo ook het HvJ EG in HAG II; IE-Klassieker EU-recht).

Een beroep op rechtsverwerking slaagt evenmin. Aan het feit dat PAL niet heeft opgetreden tegen de inschrijving van deze merken kan Ros c.s. echter niet zonder meer het gerechtvaardigd vertrouwen ontlenen dat PAL geen beroep meer zou doen op haar merkrecht tegen het gebruik van die merken in de Benelux.

Ros c.s. maakt inbreuk, de verbods- en nevenvorderingen worden toegewezen. De registratie van de domeinnaam prep-poducts.com dient onmiddellijk te worden opgeheven. De gevorderde opheffing van de "eventuele" registratie van andere domeinnamen dan prep-products.com, wordt afgewezen omdat gesteld noch gebleken is dat Ros c.s. andere domeinnamen heeft geregistreerd.

4.3. Het verweer van Ros c.s. dat het merkrecht van PAL is uitgeput omdat de door haar verhandelde producten door Coswell op de markt zijn gebracht, kan niet slagen. Van uitputting in de zin van artikel 2.23 lid 3 BVIE kan immers alleen sprake zijn als de producten door of met toestemming van de merkhouder in het verkeer zijn gebracht. Coswell is niet de houder van het merk waarop PAL zich beroept.

4.7. Op grond van het voorgaande moet worden geconcludeerd dat Ros c.s. inbreuk heeft gemaakt en nog maakt op het merk van PAL. Het gevorderde verbod zal daarom worden toegewezen. De nevenvorderingen heeft Ros c.s. niet bestreden, afgezien van haar hiervoor verworpen verweer tegen de inbreuk. Ook die vorderingen zullen daarom grotendeels worden toegewezen. De gevorderde opheffing van de "eventuele" registratie van andere domeinnamen dan prep-products.com, wordt afgewezen omdat gesteld noch gebleken is dat Ros c.s. andere domeinnamen heeft geregistreerd. De gevorderde winstafdracht zal worden verwezen naar de schadestaat omdat de hoogte van de winst niet kan worden vastgesteld op basis van de gegevens die partijen in deze procedure hebben aangereikt.

Lees het vonnis HA ZA 12-541, schone pdf HA ZA 12-541.

Merkenrecht. We beperken ons tot een wekelijks overzicht van de (voortgezette oppositie)beslissingen van het Gerecht EU. Ditmaal over:

A) Verwarringsgevaar van woordmerk 'BELLRAM' en oudere beeldmerk 'RAM'
B) Verwarringsgevaar met een instantie van de Unie
C) Bij algehele vergelijking ontstaat risico tot verwarring
D) Het woordmerk 'ecoDoor' heeft een beschrijvend karakter
E) STEAMGLIDE beschrijvend voor de betreffende waar
F) Niet voldaan aan normaal gebruik
G) PREMIUM XL en L geen onderscheidend vermogen
H) 3D-beeldmerk voor een vibrator is niet onderscheidend van de norm en het woordelement kan het gebrek aan onderscheidend vermogen van het driedimensionale element niet compenseren.

Gerecht EU 15 januari 2013, zaak T-237/11 (Lidl Stiftung / OHMI - Lactimilk; BELLRAM)

A) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „BELLRAM” voor waren van klasse 29 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1154/2009-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 maart 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de oppositieafdeling om dat merk in te schrijven in het kader van de oppositie ingesteld door de houder van de Spaanse woord- en beeldmerken met het woordelement „RAM” [red. beiden hier afgebeeld] voor waren van klasse 29.

Het beroep wordt verworpen. Aangezien in casu het relevante publiek in beide gevallen bestaat uit de gemiddelde eindverbruiker, de waren in hoge mate soortgelijk zijn en de aan de orde zijnde tekens overeenstemmen, moet worden vastgesteld dat er gevaar voor verwarring tussen de aan de orde zijnde merken bestaat. Ook op Class46-blog.

103. De kamer van beroep heeft om te beginnen in de punten 37 tot en met 39 van de bestreden beslissing opgemerkt dat het oudere woordmerk, gelet op het door interveniënte geleverde bewijs dat het merk intensief was gebruikt, over een groter onderscheidend vermogen beschikte. Vervolgens heeft zij in punt 40 van de bestreden beslissing geoordeeld dat er rekening houdend met het grote onderscheidend vermogen van het oudere woordmerk, met de visuele en fonetische overeenstemming tussen de tekens en met de hoge soortgelijkheid van de waren sprake was van verwarringsgevaar. Tot slot heeft zij in punt 40 van de bestreden beslissing gepreciseerd dat zelfs indien het oudere woordmerk slechts een gemiddeld onderscheidend vermogen had, er gevaar voor verwarring tussen de aan de orde zijnde tekens zou bestaan.

105. Aangezien in casu het relevante publiek bestaat uit de gemiddelde eindverbruiker (zie punt 84 hierboven), de aan de orde zijnde waren in hoge mate soortgelijk zijn (zie punt 90 hierboven) en de aan de orde zijnde tekens overeenstemmen (zie punt 102 hierboven), moet worden vastgesteld dat, zoals de kamer van beroep in punt 40 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, er gevaar voor verwarring tussen de aan de orde zijnde merken bestaat, ongeacht of het oudere woordmerk al dan niet een groot of zwak onderscheidend vermogen heeft.

Gerecht EU 15 januari 2013, zaak T-413/11 (Welte-Wenu / OHMI - Commission; EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES)

B) Gemeenschapsmerk –Beroep ingesteld door de houder van het gemeenschapsbeeldmerk bestaande in de afbeelding van een cirkel van 12 sterren tegen een blauwe achtergrond voor waren van de klassen 7 en 12 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 1590/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 12 mei 2011 houdende toewijzing van de vordering tot nietigverklaring van dat merk, ingesteld door de Europese Unie, vertegenwoordigd door de Commissie.

Het beroep wordt verworpen en de kostenveroordeling van de Kamer van beroep van het OHIM wordt opgeheven. Het relevante publiek zal een verband leggen tussen de aanvrager en de instellingen, organen en agentschappen van de Unie, die van de Europese vlag gebruik maken. Voornamelijk het woord "services", die als een verwijzing naar vergunningverlening, kwaliteitscontrole en service onder de garantie van een officiële instantie van de Unie ten aanzien van de waren in kwestie zou tot verwarring kunnen leiden. Het woord "Europees", dat deel uitmaakt van de naam van een aantal organen of instanties van de Unie, vergroot deze kans op verwarring. Ook op MARQUES.

64. Diesen Erwägungen der Beschwerdekammer ist beizupflichten. Denn weder die Existenz der beiden Wortbestandteile der in Rede stehenden Marke noch die in der Mitte dieser Marke befindliche Abbildung eines Gelenkkreuzes können ausschließen, dass die angesprochenen Verkehrskreise eine Verbindung zwischen der Klägerin und den von der fraglichen Marke erfassten Waren einerseits und den Organen, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union oder einer anderen internationalen zwischenstaatlichen Organisation, die die Europaflagge verwendet, andererseits herstellen. Die Abbildung des Gelenkkreuzes wird vom Publikum zweifellos als unmittelbarer Hinweis auf die von der fraglichen Marke erfassten Waren wahrgenommen. Die Wortbestandteile sind geeignet, die Wahrscheinlichkeit, dass das Publikum eine Verbindung zwischen den in Rede stehenden Waren und der Union herstellt, zu erhöhen. Dies gilt insbesondere für das Wort „Services“, das – auch unter Berücksichtigung dessen, dass die in Rede stehende Marke nur Waren erfasst – als Bezugnahme auf Genehmigungs-, Qualitätskontroll- oder Garantieleistungen einer offiziellen Agentur der Union hinsichtlich der von der fraglichen Marke erfassten Waren wahrgenommen werden könnte. Das Wort „European“, das Teil der Bezeichnung mehrerer Organe, Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union ist, ist ebenfalls geeignet, diese Wahrscheinlichkeit zu erhöhen.

67. Im vorliegenden Fall ist die Zusammensetzung der Fachkreise, die von den von der fraglichen Marke erfassten Waren angesprochen werden, sehr vielfältig, da sie sowohl Fachleute des Fahrzeugbaus als auch die in einer Kfz-Werkstatt arbeitenden Techniker und anderen Personen umfassen. Während hinsichtlich der Personen der ersten Kategorie vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie relativ gut über die Einrichtungen oder sonstigen Stellen der Union, die in ihrem Tätigkeitsbereich aktiv sind, sowie über die dort verwendeten Qualitätsnormen und -zeichen informiert und sich infolgedessen der Tatsache bewusst sein werden, dass es sich bei der in Rede stehenden Marke weder um das Emblem einer speziellen Einrichtung der Union noch um ein von dieser verwendetes Prüfzeichen handelt, gilt dies nicht für die Personen der zweiten Kategorie. Letztere sind, wie die Angehörigen der breiten Öffentlichkeit, im Allgemeinen nicht ebenso gut informiert und können daher infolge des Vorhandenseins einer Nachahmung der Europaflagge in der fraglichen Marke hinsichtlich des Bestehens einer Verbindung zwischen der Klägerin und ihren von der genannten Marke erfassten Waren einerseits und der Union andererseits irregeführt werden.

Gerecht EU 15 januari 2013, zaak T-451/11 (Gigabyte Technology / OHMI - Haskins; Gigabyte)

C) Gemeenschapsmerk – Beroep door de aanvrager van het woordmerk „Gigabyte” voor waren en diensten van de klassen 9, 35, 37 en 42 ingesteld en strekkende tot vernietiging van beslissing R 2047/20102 van de tweede kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 20 mei 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de gedeeltelijke weigering van de oppositieafdeling om dit merk in te schrijven in het kader van de oppositie die door de houder van het gemeenschapswoordmerk „GIGABITER” voor diensten van de klassen 39, 40 en 42 is ingesteld.

De hogere voorziening wordt afgewezen. De betrokken tekens hebben een visuele, fonetische en begripsmatige gelijkenis waardoor bij algehele evaluatie het risico van verwarring tussen de betrokken tekens ontstaat.

92. As has already been observed, the signs in question are visually, aurally and conceptually similar. In addition, the services covered by the marks in question are similar. In the context of a global assessment, it must therefore be held, on the basis of the case-law cited in paragraph 89 above, that there is a likelihood of confusion between the signs at issue.

93. That finding cannot be brought into question by the applicant’s argument based on the fact that it owns a number of trade marks containing the word ‘gigabyte’, including two registered Community figurative marks, which have been used on the European market since at least 1996 and which cover services identical to those at issue in the present case. According to the applicant, given that no instance of confusion has been found concerning its use of the mark containing the word ‘gigabyte’ – highly similar, if not almost identical, to the mark applied for in the present case – it is unlikely that consumers will be led mistakenly to believe that the services covered by the mark applied for have the same commercial origin as the services covered by the earlier mark.

98. Even setting aside the fact that it is supported only by evidence which has been rejected (see paragraph 19 above), that line of argument is ineffective. It follows from the considerations set out in paragraphs 91 to 96 above that the opposition was well founded, to the requisite legal standard, on the earlier trade mark and that OHIM acted correctly in allowing that opposition and in rejecting the trade mark application submitted by the applicant in respect of the services in question. The trade mark application filed by the proprietor of the earlier trade mark in the United States, evoked by the applicant in its submissions, is therefore irrelevant. The applicant’s assertions relating to the earlier trade mark having no reputation in the European Union are also ineffective, since it is not apparent from the contested decision that the Board of Appeal took any allegedly highly distinctive character of the earlier trade mark resulting from a hypothetical reputation into consideration in its global assessment of the likelihood of confusion between the marks at issue.

Gerecht EU 15 januari 2013, zaak T-625/11 (BSH / OHMI; ecoDoor)

D) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 340/20111 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 22 september 2011 houdende verwerping van het beroep tegen de weigering van de onderzoeker om het woordmerk „ecoDoor” in te schrijven voor waren van de klassen 7, 9 en 11.

Het beroep wordt verworpen. Ter beoordeling staat de vraag of het woordmerk 'ecoDoor' beschrijvend is voor de waren waarvoor zij is ingeschreven. Het ecologisch karakter zal wegens de kwaliteiten van de deur door het relevante publiek worden opgevat als een rechtstreekse beschrijving van een wezenlijk kenmerk van de betrokken waren. Het woordmerk 'ecoDoor' heeft een beschrijvend karakter voor de ingeschreven waar.

17. Of een merk beschrijvend is, moet dus worden beoordeeld met betrekking tot de waren of diensten waarvoor inschrijving van het teken is aangevraagd, en uitgaande van de perceptie van het relevante publiek, dat bestaat uit de consumenten van deze waren of diensten [arrest Gerecht van 14 juni 2007, Europig/BHIM (EUROPIG), T-207/06, Jurispr. blz. II-1961, punt 30].

28. Zoals de kamer van beroep in punt 17 van de bestreden beslissing heeft opgemerkt, zonder dat deze vaststelling door verzoekster wordt betwist, kunnen de in punt 4 supra opgesomde waren deuren hebben. Bijgevolg kan het aangevraagde merk de ecologische kwaliteiten van de deur van de betrokken waar beschrijven.

33. Dienaangaande hoeft slechts te worden vastgesteld dat alle door verzoekster vermelde mogelijkheden verwijzen naar het feit dat de waar waarop het aangevraagde merk betrekking heeft, een ecologisch karakter heeft wegens de kwaliteiten van de deur waarvan deze waar is voorzien. Welke ook de door het relevante publiek in aanmerking genomen juiste uitlegging van het aangevraagde merk zij, dit merk zal in deze omstandigheden worden opgevat als een rechtstreekse beschrijving van een wezenlijk kenmerk van de betrokken waren.

Gerecht EU 16 januari 2013, zaak T-544/11 (Spectrum Brands (UK) / OHMI / Philips; STEAM GLIDE)

E) Gemeenschapsmerk – Vordering tot nietigverklaring ingediend door de houder van het woordmerk „STEAM GLIDE” voor de waren van klasse 9 tegen beslissing R 1289/20101 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 14 juli 2011, waarbij de beslissing van de nietigheidsafdeling houdende verwerping van het verzoek van Koninklijke Philips Electronics NV tot nietigverklaring werd vernietigd en het betrokken merk nietig werd verklaard.

Het Gerecht EU verwerpt het beroep. De term "STEAM" is rechtstreeks beschrijvend voor de waren van klasse 9. De term "GLIDE" geeft meer kwalitatieve en beschrijvende associaties. Ieder van de termen die deel uitmaken van de term "STEAM GLIDE", op zichzelf, zijn beschrijvend voor een kenmerk van de betrokken waren.

28 However, while admitting that the word ‘steam’ is directly descriptive and perhaps even banal in relation to the goods in question, the applicant submits, in the first of its complaints, that the word ‘glide’ is evocative and elicits ‘qualitative rather than descriptive associations’. It submits that the word in fact conjures up the image of the product moving as a glider does, hovering above the fabric, without touching it, whilst in reality steam irons always operate in contact with the fabric. Thus, the applicant argues, the word ‘glide’ stimulates the imagination to create a mental image of suspension and hovering which does not in fact exist.

29 That argument must be rejected. Admittedly, as the applicant maintained at the hearing, the word ‘glide’ may mean several different things depending on more or less subtle shades of meaning. However, as the Board of Appeal rightly stated in point 23 of the contested decision, ‘glide’, when it is specifically associated with the goods in issue, directly describes the movement of an iron used to press clothes. In that context, the intervener also points out, correctly, that, according to the Oxford English Dictionary, the word ‘glide’ refers to movement ‘over a surface’ and not above a surface as the applicant maintains by referring to the image of a glider. Since the smooth movement of an iron across clothes, which results from the steam, corresponds to what the consumer may expect from a product of that type, the description of that movement by the word in question thus does not ‘conjure up’ an image of hovering but is clearly descriptive of a very real characteristic of the goods in issue.

30 The conclusion must therefore be that each of the words of which the expression ‘steam glide’ is composed, taken in isolation, is descriptive of a characteristic of the goods in issue.

Gerecht EU 17 januari 2013, zaak T-355/09 (Reber / OHMI - Wedl & Hofmann; Walzer Traum)

F) Gemeenschapsmerk – Beroep ingesteld door de houder van het nationale woordmerk „Walzertraum” voor waren van klasse 30 en strekkende tot vernietiging van beslissing R 623/2008-4 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 9 juli 2009 houdende vernietiging van de beslissing van de oppositieafdeling voor zover daarbij de inschrijving van het beeldmerk „Walzer Traum” voor waren van de klassen 21 en 30 gedeeltelijk wordt geweigerd in het kader van de door verzoekster ingestelde oppositie.

Het beroep wordt verworpen. Rekening houdend met het volume van de verkoop van het product beschermd door het oudere merk, de aard en de kenmerken van het product, de geografische omvang van het gebruik van het merk, de gevoerde reclame op haar website en de continuïteit van het gebruik van het oudere merk, ia aan normaal gebruik in relatie tot de aard en het belang niet voldaan.

49. Nach alledem ist die Beschwerdekammer zu Recht zu dem Ergebnis gelangt, dass die Klägerin zwar eine gewisse Kontinuität der Benutzung der älteren Marke nachgewiesen habe, sich diese Benutzung aber in örtlichen und mengenmäßigen Grenzen gehalten habe, die als eng und lokal zu qualifizieren seien, so dass sie mit Blick auf ihre Art und ihren Umfang nicht als ernsthafte Benutzung angesehen werden könne. Die Beschwerdekammer hat nämlich in Übereinstimmung mit der oben in Randnr. 29 angeführten Rechtsprechung eine umfassende Beurteilung vorgenommen, indem sie das Verkaufsvolumen der durch die ältere Marke geschützten Ware, die Art und Merkmale der Ware, die geografische Verbreitung der Benutzung der Marke, die Werbung auf der Internetseite der Klägerin sowie die Kontinuität der Benutzung der älteren Marke berücksichtigt und dabei die berücksichtigten Faktoren in gewissem Maße zueinander in Beziehung gesetzt hat.

Gerecht EU 17 januari 2013, gevoegde zaken T-582/11 en T-583-11 (Solar-Fabrik / OHMI; Premium XL)

G) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 245/20111 en R 246/20114 van de eerste kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 1 september 2011, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van de woordmerken „Premium XL” / "Premium L", voor waren van de klassen 9 en 11.

Het beroep wordt verworpen, omdat Premium XL en Premium L in alledaagse taal, zoals in de handel, als een generieke term wordt gebruikt. Premium XL en Premium L kunnen niet in staat zijn om de commerciële herkomst van de producten die zij aanwijzen, en de wezenlijke functie van het merk, te vervullen. Bij Premium XL en L kan de consument geen voostelling maken aan wat voor soort product ze verwant zijn. Daarom kunnen Premium XL en Premium L niet worden beschouwd als onderscheidend. Ook op MARQUES-blog

27. Die Zeichen Premium XL und Premium L vermitteln zwar dem Verbraucher infolge ihrer generischen Bedeutung, die darauf abzielt, auf unbestimmte Weise die Art, die Funktion, die Qualität oder eine der Eigenschaften einer beliebigen Ware zu preisen, keine Vorstellung von der Art der mit den Zeichen gekennzeichneten Ware, doch können diese Wortzeichen, gerade weil sie im alltäglichen Sprachgebrauch wie auch im Verkehr allgemein als generische lobende Begriffe verwendet werden, nicht als geeignet angesehen werden, auf die betriebliche Herkunft der mit den Zeichen gekennzeichneten Waren hinzuweisen und damit die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen (vgl. in diesem Sinne Urteile vom 13. Juli 2005, Sunrider/HABM [TOP], T-242/02, Slg. 2005, II-2793, Randnr. 95, und vom 20. Januar 2009, Pioneer Hi-Bred International/HABM [OPTIMUM], T-424/07, nicht in der amtlichen Sammlung veröffentlicht, Randnr. 26). Somit können die Zeichen Premium XL und Premium L nicht als unterscheidungskräftig angesehen werden.

Gerecht EU 18 januari 2013, zaak T-137/12 (FunFactory / OHMI; Vibrateur)

H) Gemeenschapsmerk – Vernietiging van beslissing R 1436/20114 van de vierde kamer van beroep van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (BHIM) van 19 januari 2012, waarbij is verworpen het beroep tegen de beslissing van de onderzoeker houdende weigering van inschrijving van het driedimensionale merk in de vorm van een vibrator voor waren van klasse 10.

Het beroep wordt verworpen. De vorm waarvoor de inschrijving is aangevraagd, wijkt niet sterk af van de norm. Het aangevraagde merk mist onderscheidend vermogen wat inherent is aan de betrokken producten. De totaalindruk van het publiek zal het beschrijvend element of zwak onderscheidend onderdeel van een samengesteld merk niet als onderscheidend en dominerende bestanddeel ervaren. Het beschrijvende karakter van het woordelement "FUN" kan niet compenseren voor het gebrek aan onderscheidend vermogen van het driedimensionale element. Ook op IPKat (Trade mark for three-balled vibrator is functional, confirms General Court).

36. Insoweit ist darauf hinzuweisen, dass das Publikum einen beschreibenden oder kennzeichnungsschwachen Bestandteil einer komplexen Marke im Allgemeinen nicht als unterscheidungskräftiges und dominierendes Merkmal in dem von dieser Marke hervorgerufenen Gesamteindruck ansehen wird (vgl. Urteile des Gerichts vom 5. April 2006, Madaus/HABM – Optima Healthcare [ECHINAID], T-202/04, Slg. 2006, II-1115, Randnr. 54 und die dort angeführte Rechtsprechung, und vom 28. Oktober 2009, CureVac/HABM – Qiagen [RNAiFect], T-80/08, Slg. 2009, II-4025, Randnr. 49). Folglich kann der beschreibende Charakter des Wortbestandteils die fehlende Unterscheidungskraft des dreidimensionalen Bestandteils nicht ausgleichen.

38. Nach alledem vermag die zur Eintragung angemeldete Form, da sie in ihrer Gesamtheit nicht erheblich von der Norm oder der Üblichkeit in der betreffenden Branche abweicht, nach der in Randnr. 19 des vorliegenden Urteils angeführten Rechtsprechung nicht die wesentliche Funktion der Marke zu erfüllen, die darin besteht, die Herkunft der Ware zu identifizieren. Folglich ist die Beschwerdekammer zutreffend zu dem Ergebnis gelangt, dass die angemeldete Marke keine originäre Unterscheidungskraft für die fraglichen Waren habe, und sie hat damit die Anmeldung zu Recht zurückgewiesen.

Rechtbank Amsterdam 14 januari 2013, zaaknummer: AWB 11/2287 BESLU (NOS tegen het Commissariaat voor de Media)

Als randvermelding. Reclamerecht. Inmonteren van beeldmerk, scribes.

In navolging van de beslissing op bezwaar 19856/2010012457. De Nederlandse Omroep Stichting (hierna: NOS) heeft het programma Studio Sport uitgezonden. In deze uitzending is het merk Sponsor Bingo Loterij (hierna: SBL) tijdens het in beeld brengen van de stand of een ander spelmoment in totaal negen keer elektronisch aan het beeld toegevoegd en getoond (de zogenaamde scribes).

Het Commissariaat voor de Media heeft in primair besluit het uitzenden van scribes ontoelaatbaar geacht en een bestuurlijke boete van €60.000 opgelegd wegens overtreding van artikel 2.89, eerste lid, onder b, van de Mediawet 2008. De rechtbank is van oordeel dat het Commissariaat zich op het standpunt mocht stellen dat er sprake is van een ernstige overtreding, gelet op het stelselmatig en met grote nadruk tonen van de naam van de SBL tijdens het programma. Een ernstige overtreding volgens artikel 2.8. van de Beleidslijn  indien sprake is van sluikreclame met grote nadruk wordt aangenomen. Daarmee valt de overtreding volgens artikel 2.4. van de Beleidslijn in de boetecategorie met een bandbreedte tussen de €20.000 en €80.000.

De NOS heeft er volgens de rechtbank vanuit mogen gaan dat ze conform de wet handelde aangezien niet eerder deze scribes zijn beboet. De inmiddels adequate maatregelen die zijn genomen ter voorkoming van herhaling van de overtreding, wegen mee als boeteverlagende omstandigheid. De rechtbank verklaart het beroep gegrond, maar ziet aanleiding de boete te matigen en met toepassing van artikel 8:72a van de Awb vast te stellen op een bedrag van €30.000.

8.8. De rechtbank ziet daarnaast aanleiding om in dit geval boeteverlagende omstandigheden, zoals bedoeld in artikel 2.12 van de Beleidslijn, aan te nemen. Uit de stukken in het dossier en het verhandelde ter zitting is gebleken dat onderhavige scribesovertreding niet eerder is voorgekomen en gesanctioneerd door verweerder. De door verweerder genoemde Talpa de Wedstrijden-beschikking is naar het oordeel van de rechtbank niet dezelfde overtreding als in de onderhavige zaak aan de orde is. Voldaan wordt dan ook aan de eis  in de Beleidslijn dat de interpretatie van de geschonden norm niet eerder in het toezichtsbeleid van het Commissariaat is betrokken. Ook ziet de rechtbank een boeteverlagende omstandigheid in het gegeven dat eiseres inmiddels adequate maatregelen heeft genomen ter voorkoming van herhaling van de overtreding. Ter zitting is immers gebleken dat eiseres de als overtreding aangemerkte scribes op dit moment niet meer uitzendt en ook niet meer uit zal zenden in de toekomst als de scribes een overtreding vormen.

Overige leessuggesties: 8.2, 8.3.

Gerechtshof Den Haag 15 januari 2013, LJN BY8261 (Dr. Ing. H.C.F. Porsche AG tegen Porsche Specialist Van Den Berg Apeldoorn B.V.)

Uitspraak ingezonden door Josine van den Berg en Jacqueline Schaap, Klos Morel Vos & Schaap.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Domeinnaamrecht. Eerlijk gebruik. Rechtsverwerking. Arrest na IEF 10012 waarin het gebruik van de tekens door Van den Berg (Porschespecialist Van den Berg) is geoorloofd en dat zij hierdoor geen ongerechtvaardigd voordeel trekt uit het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Voor de beoordeling dat er sprake is van eerlijk gebruik van de handelsnaam in nijverheid en handel wordt de toets van Anheuser-Busch (IE-Klassieker handelsnaamrecht) aangehaald: de mate waarin het gebruik van de handelsnaam van de derde door (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek zou worden begrepen als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen de derde en de houder van het merk. Er is een reële kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in het gebruik van de handelsnaam Porschespecialist aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren en diensten van de onderneming en Porsche. Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk niet wegneemt. Het kan zich niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat Van den Berg zich afficheert als 'specialist' en derhalve juist niet de indruk kan wekken als ware zij een officiële dealer.

Naar het oordeel van het hof kan er niet van worden uitgegaan dat het relevante publiek het teken 'porschespecialist' in een handelsnaam of in een als merk gebruikt teken aldus begrijpt dat de desbetreffende onderneming dus géén officiële dealer van Porsche is. Voor oneerlijk gebruik is reeds voldoende dat bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzonder band tussen Van den Berg en Porsche bestaat; dat hoeft niet een officieel dealerschap te zijn (BMW / Deenik, IE-Klassieker merkenrecht).

De disclaimer op de website, waarin staat dat Van den Berg op generlei wijze is verbonden aan Porsche AG en dat het woord louter verwijst naar het type auto, baat niet. Een beroep op eerlijk gebruik van de tekens als bedoeld in artikel 2.23 lid 1 BVIE en 12 GMV slaagt niet. Dat Van den Berg toestemming heeft gekregen van de Porsche (Service) Dealerorganisatie, betekent niet dat Porsche aan Van den Berg toestemming heeft verleend om het merk te gebruiken. Een beroep op rechtsverwerking vanwege enkel tijdsverloop of louter stilzitten levert geen toereikende grond op voor het aannemen van dit beroep. Naar het oordeel van het hof is Van den Berg niet opgenomen in de Porsche-organisatie, er is slechts sprake van een jarenlange, wellicht innige, vaste-klant-relatie met Pon.

Door gebruik te maken van de gestroomlijnde vormgeving en profile wordt nog geen inbreuk gemaakt op auteursrechten van Porsche (geen EOK/PS).

Het Hof vernietigt het tussen partijen gewezen vonnis en verbiedt Van den Berg de aanduiding Porschespecialist te gebruiken als merk-, handels- of domeinnaam. Het is in beginsel wel toegestaan om in (andere) reclame-uitingen te vermelden dat zij is gespecialiseerd in Porsche.

13. Naar het oordeel van het hof is het gebruik door Van den Berg van de tekens (i) tot en met (iv), beoordeeld aan de hand van bovenstaande maatstaven, geen eerlijk gebruik als hier bedoeld.
Gebruik van het woord 'Porsche' of het woord 'porschespecialist' door Van den Berg in haar handelsnaam of in een teken dat zij gebruikt 'als merk' (ter onderscheiding van waren en diensten) kan naar het oordeel van het hof bij het relevante publiek (in dit geval: Porsche-bezitters als het gaat om reparatie/onderhoud van hun Porsche-automobiel en om de aanschaf van reserve-onderdelen, en (potentiële) kopers van gebruikte automobielen) de indruk wekken dat er een bijzondere band bestaat tussen die onderneming en Porsche. Er is een reële kans dat (een aanzienlijk deel van) het betrokken publiek in dergelijk gebruik een aanwijzing ziet voor het bestaan van een verband tussen de waren of diensten van die onderneming en Porsche.
Het hof is van oordeel dat het gebruik van het woord 'specialist' die indruk niet wegneemt. Het kan zich dus niet verenigen met het oordeel van de rechtbank dat Van den Berg zich aldus afficheert als 'specialist' en derhalve juist de indruk kan wekken als ware zij officiële dealer. Naar het oordeel van het hof kan er niet van worden uitgegaan dat (een aanzienlijk deel van) het releva14. Ten aanzien van de website met de domeinnaam 'www.porschespecialist.nl' overweegt het hof in dit verband nog als volgt. Op de website is steeds linksboven het logo afgebeeld en rechtsboven de handelsnaam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde] Apeldoorn B.V.' met contactgegevens. Mede in het licht van hetgeen hiervoor is overwogen wekt de inhoud van de website daarmee, anders dan de rechtbank oordeelde, de indruk dat er een bijzondere band bestaat tussen [geïntimeerde] en Porsche.
[geïntimeerde] heeft aangevoerd dat zij op haar website een disclaimer heeft opgenomen die haar disculpeert: onderaan de webpagina wordt meegedeeld dat Porschespecialist [naam geïntimeerde] op generlei wijze is verbonden aan Porsche AG automobielen of [naam importeur] Porsche, en dat het woord Porsche louter verwijst naar het type auto. Deze disclaimer baat [geïntimeerde] echter niet. Daargelaten dat zij alleen ziet op de website en niet op gebruik van de gewraakte tekens elders, is, zoals Porsche heeft uiteengezet in de memorie van grieven onder 91, de disclaimer dermate onderaan de webpagina's geplaatst dat zij door de gemiddelde websitebezoeker niet zal worden waargenomen.

19. Wat betreft het primaire betoog (toestemming) merkt het hof in de eerste plaats op dat [geïntimeerde] ten pleidooie in hoger beroep heeft erkend dat zij nimmer officiële Porsche-dealer is geweest. Ten aanzien van de vraag of [geïntimeerde] de hiervoor bedoelde toestemming had, overweegt het hof dat de stelplicht en bewijslast ter zake bij [geïntimeerde] ligt. Naar het oordeel van het hof heeft [geïntimeerde] haar stelling op dit punt onvoldoende onderbouwd. Uit de correspondentie, (algemene) brieven, facturen, softwarelicentie, e.d. in genoemde producties blijkt niet dat Porsche (of [naam importeur]) aan [geïntimeerde] toestemming heeft verleend om het merk Porsche te gebruiken in de gewraakte tekens.

23. Naar het oordeel van het hof blijkt uit de door [geïntimeerde] in dit verband overgelegde producties slechts dat [geïntimeerde] een jarenlange, wellicht innige vaste-klant-relatie heeft (gehad) met [naam importeur], maar niet dat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie. [geïntimeerde] is altijd buiten deze organisatie gebleven. Reeds daarom kan [geïntimeerde] niet worden gevolgd in haar stelling dat zij, omdat zij verregaand was opgenomen in de Porsche organisatie, er op mocht vertrouwen dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zal maken zodat Porsche thans haar rechten heeft verwerkt. De vraag of gedragingen van [naam importeur] in dit verband kunnen/moeten worden toegerekend aan Porsche, kan dus in het midden blijven.

24. [geïntimeerde] heeft, onder overlegging van voorbeelden, ook nog gesteld dat zij bij [naam importeur] bestellingen plaatste onder de naam 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' (zodat [naam importeur] op de hoogte was van het gebruik van deze naam, terwijl zij niet daartegen protesteerde) en dat [naam importeur] en Porsche ook brieven hebben gericht aan 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]'. Volgens Porsche zegt dat niets omdat de verkoopafdeling van [naam importeur] de persoon die de onderdelen bestelt op naam van 'Porschespecialist [naam geïntimeerde]' in het kader van de afwikkeling van die transactie ook op die manier terugschrijft. Wat daar ook van zij, naar het oordeel van het hof bieden deze (en de andere overgelegde) stukken onvoldoende grond voor het oordeel dat [geïntimeerde] het gerechtvaardigd vertrouwen mocht koesteren dat zij impliciete toestemming had om de aanduiding 'porschespecialist' te voeren of dat Porsche haar aanspraken niet (meer) geldend zou maken. nte publiek het teken 'porschespecialist' in een handelsnaam of in een als merk gebruikt teken aldus begrijpt dat de desbetreffende onderneming dus géén officiële dealer van Porsche is. Bovendien is voor oneerlijk gebruik reeds voldoende dat, kort gezegd, bij het publiek de indruk kan ontstaan dat er een bijzondere band tussen Van den Berg en Porsche bestaat; dat hoeft niet een officieel dealerschap te zijn. Die indruk kan, zoals hiervoor is overwogen, in dit geval naar het oordeel van het hof worden gewekt. Van den Berg had zich hier bewust van moeten zijn. Bij dit alles komt dat het merk 'Porsche' in de Benelux bekendheid geniet, waaruit Van den Berg voordeel zou kunnen halen om haar waren en/of diensten in de handel te brengen.

Overige leessuggesties rechtsoverweging 27 e.v.

Lees het arrest hier zaaknr. 200.098.670/01, LJN BY8261.

Op andere blogs:
DirkzwagerIEIT ('Porschespecialist' met succes verboden door Porsche)
DomJur 2012-928 (Porsche AG – Porsche Specialist B.V.)
Marques (Court of Appeal The Hague drives Porsche to victory in trade mark infringement case against ‘Porschespecialist’)
SOLV (Wereld van verschil tussen "Porschespecialist" en "Gespecialiseerd in Porsche")
Rechtennieuws.nl ('Porschespecialist' met succes verboden door Porsche)

BMM Themanummer, Themanummer Merk en geneesmiddelen, BMM Bulletin 2012-4 (winter).

In het acht jaar geleden verschenen themanummer Farma en Merkenrecht (BMM Bulletin 2004-2) lag de nadruk op de commerciële kant van de geneesmiddelenmarkt met alle interessante IE-gevolgen, die concurrentie met zich meebrengt, zoals de farmareclame, substitutie van geneesmiddelen en parallelimport.

Ditmaal heeft de redactie een meer praktische invalshoek gekozen, die de merkengemachtigde zeker zal aanspreken, zoals de totstandkoming en de ontwikkeling van het farmamerk in een streng door de overheden in het belang van de volksgezondheid gereguleerde markt.

Pierre Konings, 'Global Branding van geneesmiddelen', BMM Bulletin, 2012-4, p.130/134.
Marloes Bakker, 'Farmaceutische merken in registerconflicten', BMM Bulletin 2012-4, p.135/144.
Ilja Morée, 'Vervalste geneesmiddelen - De stand van zaken.', BMM Bulletin 2012-4, p.145/147.

Pierre Konings – toen hij dit artikel schreef werkzaam bij het geneesmiddelenconcern MSD – beschrijft de ontwikkeling van een nieuw merk en de hindernissen, die daarbij te nemen zijn.

Marloes Bakker, advocaat bij Klos Morel Vos & Schaap geeft een inleiding bij de Europese rechtspraak met betrekking tot de acceptatie voor inschrijving van het merk en inventariseert de rol van het Benelux Merkenbureau(BBIE) en het Europese Merkenbureau(BHIM) in registerconflicten.

Ilja Morée, advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek tot slot beschrijft de strijd van de overheid om o.a. via regelgeving het op de markt brengen van vervalste en daarmee kwalitatief ondeugdelijke geneesmiddelen te voorkomen.

Pierre Konings, 'Global Branding van geneesmiddelen', BMM Bulletin, 2012-4, p.130/134.

Het ontwikkelen van een geneesmiddel duurt vele jaren en kost honderden miljoenen euro’s. Dan moet de naam van dat product klinken als een klok. Namen van geneesmiddelen werden traditioneel ontworpen voor doktoren die de geneesmiddelen voorschreven en klonken wetenschappelijk. Tegenwoordig zijn namen van medicijnen steeds meer patiëntgericht en klinken abstracter zoals PROZAC (fluoxetine, Eli Lilly) tegen depressie en VIAGRA (sildenafil, Pfizer) bij erectiestoornissen. Maar hoe komen de geneesmiddelen aan hun naam? Waar moet een goede naam aan voldoen? In dit artikel geef ik een blik op merkcreatie vanuit het farmaceutisch bedrijf waarvoor ik werkzaam ben.

Marloes Bakker, 'Farmaceutische merken in registerconflicten', BMM Bulletin 2012-4, p.135/144.

Merken voor geneesmiddelen zijn een categorie apart. Farmaceutische merken bevatten vaak een pre- of suffix die gerelateerd is aan de werkzame stof of het indicatiegebied van het geneesmiddel waarvoor zij bedoeld zijn. Welke invloed hebben deze elementen op de vraag of er sprake is van gevaar voor verwarring? Dienen zij te worden weggelaten uit de vergelijking van de tekens? Of worden zij niet als beschrijvend opgevat door het relevante publiek? Wie is eigenlijk het relevante publiek als het gaat om geneesmiddelen? En wanneer moeten geneesmiddelen als ‘soortgelijk’ worden beschouwd? Dit artikel geeft een inleiding op deze onderwerpen aan de hand van Europese rechtspraak en onderzoekt in het bijzonder hoe het BBIE en het BHIM omgaan met merken voor geneesmiddelen in registerconflicten.

Ilja Morée, 'Vervalste geneesmiddelen - De stand van zaken.', BMM Bulletin 2012-4, p.145/147.

In de EU is sprake van een toename van geneesmiddelen die qua identiteit, geschiedenis of oorsprong vervalst zijn. Deze middelen zijn uit het oogpunt van de Europese geneesmiddelenwetgeving illegaal omdat zij niet voldoen aan de communautaire voorschriften voor geneesmiddelen. Vervalste geneesmiddelen dienen te worden onderscheiden van andere illegale geneesmiddelen, alsmede van middelen die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten. Voorts mogen producten met onbedoelde kwaliteitsgebreken als gevolg van fabricage- of distributiefouten niet met vervalste geneesmiddelen worden verward.

Een bijdrage van Corina Wolfert, Merkenbureau Abcor.

In navolging van IEF 11873. De Australische merkenautoriteiten weigerden het merk ZELCIVOL van Boehringer Ingelheim in klasse 5 voor farmaceutische preparaten omdat de merknaam de INN stem OL bevat (section 43 van de Merkenwet 1995). Een merknaam mag volgens deze wet geweigerd worden als deze bestaat uit een INN stem en dit voor verwarring of misleiding zorgt met de aangevraagde warenomschrijving. Boehringer tekent bezwaar aan en wordt in het gelijk gesteld. De uitspraak geeft duidelijke handvaten hoe met INN stems in merken omgegaan moeten worden.

Het merk ZELCIVOL wordt in eerste instantie geweigerd omdat deze onder andere het element OL bevat. Dit element wordt in de lijst van de World Health Organisatie genoemd als een gebruikelijke INN stem dat verwijst naar Alcohol en Phenol. Voor meer achtergrond informatie, zie het artikel Merken- en gezondheidsautoriteiten meer op een lijn.

Een merknaam mag geweigerd worden wanneer het een INN stem bevat en dit tot verwarring of misleiding kan leiden in combinatie met de waren uit klasse 5. Het merk ZELCIVOL is aangevraagd voor farmaceutische preparaten en heeft dus geen specifieke medische indicatie. Het merk zou wel geaccepteerd worden als de warenomschrijving op een zodanige wijze gelimiteerd is dat het product een Alcohol of Phenol functionaliteit in de molecuul structuur heeft.

Boehringer liet het er niet bij zitten en voerde argumenten aan waarom ZELCIVOL wel geaccepteerd moest worden. De beoordelaar hield de beoordeling van het merkenbureau tegen het licht. Zo bekeek zij de uitzonderingsregel. Een INN stem in een merknaam is namelijk wel toegestaan (1) wanneer het een betekenis heeft. En (2) als een INN stem op een zodanige wijze in de naam is verwerkt dat deze niet wordt opgemerkt als een INN stem. De beoordelaar keek tevens naar de bestaande merken en zag een inconsistentie voor wat betreft de acceptatie van merken met een INN stem zoals OL die zonder beperking geaccepteed zijn.

De beoordelaar bepaalde dat de merknaam ZELCIVOL in zijn geheel beschouwd moet worden. De naam ZELCIVOL is op te vatten als een merknaam en niet als een stofnaam. Hierbij nam de beoordelaar ook mee dat andere nationale merkenbureaus het merk ZELCIVOL al wel hadden geaccepteerd.

Het merkenbureau buigt zich nu over hun handelswijze van merknamen in klasse 5 die bestaan uit een INN stem. De beoordelaar heeft een lijst opgesteld die een verdere nuancering geeft hoe om te gaan met de uitzonderingsregel (wanneer een merk dus wel geaccepteerd moet worden). Dit is wanneer:

• Een suffix een algemeen bekende afkorting is, anders dan een INN stem (zoals: AL = Albanie)
• De INN stem niet meer dan 2 tot 3 letters heeft (zoals: kin, ol al, ur, vir),
• Het merk nog meer voor de hand liggende suffixen bevat (zoals: som, one)
• De INN stem op een zodanige manier gebruikt wordt dat het element niet als INN stem wordt opgevat (zoals: ZELCIVOL. Gelet moet dan worden op de klemtoon, toevoeging van mede- of klinkers aan het element, lengte van het woord, etc).

Gelukkig blijkt maar weer dat de medicinale soep toch niet zo heet wordt gegeten als deze wordt toegediend. Toch moeten we afwachten hoe deze liberalere koers wordt opgepakt door het Australische merkenbureau. De farmaceutische industrie kan met bovengenoemde uitspraak voorzichtig weer ademhalen wanneer zij in hun creatieve proces bezig zijn merknamen te ontwikkelen.

Rechtbank Den Haag 9 januari 2012, zaaknr. 410156 / HA ZA 12-27 (Prominent c.s. tegen X en Velderhof Fauteuils B.V.)

In navolging van IEF 11705. Bewijs dat notariële akte juist is, terwijl onderdeel geschrapt was. Merkenrecht na faillissement. Vonnis geldt als overdrachtsakte van het merk VELDERHOF.

In het tussenvonnis heeft de rechtbank overwogen dat X c.s.zal worden toegelaten tot het leveren van tegenbewijs tegen de voorshands bewezen geachte stelling dat de notariële akte de afspraken die zijn gemaakt tussen Velderhof en Prominent Comfort ten aanzien van het merk juist weergeeft. X c.s. heeft als bewijsmiddelen twee e-mailberichten overlegd. Uit geen van beide e-mailberichten kan worden afgeleid of partijen tijdens de onderhandelingen reeds overeenstemming hadden bereikt over de 18 maanden termijn en de bewoording daarvan als opgenomen in die conceptakte.

De rechtbank bepaalt bepaalt dat dit vonnis zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij [X] het Benelux woordmerk VELDERHOF overdraagt aan Prominent Comfort, zij die overdracht aanvaardt en dat [X] aan (de advocaat van) Prominent Comfort de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige overdracht bij het BBIE te doen inschrijven. Verklaring voor recht dat onrechtmatig is gehandeld door VELDERHOF te gebruiken na faillissement.

2.11. De verklaringen van Harder en Russchen stroken met elkaar. Uit deze verklaringen volgt naar het oordeel van de rechtbank dat tijdens het doornemen van de notariële akte op 31 juli 2008 tussen Van Olst en [X] een discussie is ontstaan over de 18 maanden termijn die op dat moment was opgenomen in (het concept van) de te passeren notariële akte. Uit de verklaringen volgt ook dat Van Olst en [X] na overleg van zo’n 30 minuten overeenstemming hebben bereikt de 18 maanden termijn uit die akte te schrappen. De notariële akte is vervolgens na het schrappen van de 18 maanden termijn door partijen ondertekend.

2.18 (...) In aanvulling hierop overweegt de rechtbank dat zij begrijpt dat Prominent Comfort met haar onvoorwaardelijke vordering sub I (zie hiervoor vermeld in 2.1) bedoelt dat het vonnis zal hebben te gelden als een akte van overdracht van het merk VELDERHOF en tevens als een machtiging tot inschrijving van die overdracht in het desbetreffende merkenregister. De vordering sub I zal op die wijze worden toegewezen. Het onvoorwaardelijk sub II en III gevorderde wordt toegewezen als een verklaring voor recht dat onrechtmatig is gehandeld vanaf het faillissement van Velderhof omdat op die datum het merk weer eigendom van Prominent Comfort had moeten zijn, en als een veroordeling tot het vergoeden van de schade die daaruit voortvloeit nader op te maken bij staat.

dictum
3.4. bepaalt dat dit vonnis zal hebben te gelden als een in wettige vorm opgemaakte akte, waarbij [X] het Benelux woordmerk VELDERHOF met inschrijvingsnummer 0747259 gedeponeerd op 22 december 2003 overdraagt aan Prominent Comfort en Prominent Comfort die overdracht aanvaardt en bepaalt dat [X] aan Prominent Comfort en/of de advocaat van Prominent Comfort de uitdrukkelijke machtiging verleent om zodanige overdracht bij het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom te doen inschrijven;

3.5. verklaart voor recht dat gedaagden ieder voor zich onrechtmatig hebben gehandeld jegens Prominent Comfort door het Benelux woordmerk VELDERHOF met inschrijvingsnummer 0747259 gedeponeerd op 22 december 2003 na het faillissement van Velderhof nog te gebruiken;

3.6. veroordeelt gedaagden tot het vergoeden van de schade die voortvloeit uit het onrechtmatig handelen als bedoeld onder 3.5 nader op te maken bij staat en te vereffenen volgens de wet;