Merkenrecht  

Rechtbank Breda, 15 september 2010, HA ZA 08-553, Curator RMark International B.V. tegen gedaagden (met dank aan Steffen Hagen,  CMS Derks Star Busmann).

Merkenrecht. Curator eist de eigendom op van merkregistraties van voormalig oprichters/bestuurders gefailleerde onderneming, die deze merken voor de oprichting op eigen naam hebben geregistreerd. De vordering wordt afgewezen. De rechtbank overweegt dat “deze geschetste gang van zaken zeer gebruikelijk en maatschappelijk aanvaard is.”

3.6. Het uitsluitende recht op een merk wordt verkregen door diegene die als eerste een verzoek tot inschrijving (depot) aan de daartoe bevoegde instantie doet en die instantie dat verzoek met een inschrijving honoreert. Gelet op de volmachtverlening door K. en A., bezien in samenhang met de bovenvermelde correspondentie door EMAB, zijn K. en A. als verzoekers tot inschrijving aan te merken. Dat is vervolgens ook door het Benelux-Merkenbureau en het WIPO tot uitdrukking gebracht met de inschrijving van K. en A. als merkhouders. Aan dit oordeel doet niet af de stelling van de curator dat het woord- en beeldmerk in opdracht van Rmark International B.V. i.o. is bedacht en in opdracht van Rmark International B.V. i.o. is ontworpen en vervolgens betaald en gebruikt. Rechtscheppend is slechts het eerste depot, verricht door K. en A..

3.7. Voormelde door de curator gestelde feiten en omstandigheden kunnen evenmin tot het oordeel leiden dat het depot door K. en A. nietig is. Immers noch Rmark International B.V., noch de curator hebben op enig moment een beroep op de nietigheid van het depot gedaan. Ten overvloede geldt dan dat de uit de stellingen van de curator te destilleren mogelijke nietigheidsgrond, te weten het te kwader trouw verrichte depot, niet aan de orde is. De akte van oprichting van de Relakz-vennootschappen dateert van na het depot. Gesteld noch gebleken is dat Rmark International B.V. i.o. het merk 'Relakz" al voor de akte van oprichting heeft gebruikt.

3.8. Uit bovenstaande overwegingen volg dat K. en A. de rechtmatige eigenaren van (onderdelen van) het woord- en beeldmerk ‘Relakz’ zijn. Onder bijzondere omstandigheden kan desalniettemin sprake zijn van onrechtmatig handelen of ongerechtvaardigde verrijking. A. heeft gesteld dat hij de bedenker van het merk is en dat daarna met de komst van K. tot het opzetten van de Relakz-vennootschappen is overgegaan, waarbij Rmark International B.V. het merk heeft mogen gebruiken. De rechtbank stelt voorop dat deze geschetste gang van zaken zeer gebruikelijk en maatschappelijk aanvaard is. De stelling van de curator dat het woord- en beeldmerk in opdracht valt Rmark International B.V. i.o. is bedacht en in opdracht van Rmark International B.V. i.o. is ontworpen en vervolgens, zo begrijpt de rechtbank de curator, door K. en A. is toegeëigend, wordt verworpen. De curator heeft niet toegelicht op welke wijze de natuurlijke persoon en bedenker van het merk, A., in opdracht van Rmark International B.V. i.o. zou hebben gewerkt. De stelling van de curator dat Fabio Baldelli BVBA i.o. het merk in opdracht van Rmark International B.V. i.o. heeft bedacht en ontworpen is gemotiveerd weersproken met verwijzing naar de omschrijving op de factuur, waarna de curator zijn stelling onvoldoende gemotiveerd heeft gehandhaafd. Ze wordt dan ook verworpen. In de omstandigheid dat Rmark International B.V. kosten in verband met de deponering van het merk heeft betaald is ook geen grond voor ongerechtvaardigde verrijking gelegen. Rmark International B.V. heeft het merk immers, al dan niet stilzwijgend, mogen gebruiken zodat zij  daartegenover inkomsten heeft kunnen genereren.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Amsterdam, 17 september 2010, KG ZA 10-1433 WT/PvV, Cassina S.P.A. tegen R. (met dank aan Selale Dogan, Van der Steenhoven).

Auteursrecht. Merkenrecht. Inbreuk op auteursrecht en merkenrecht door het ondanks eerdere toezeggingen, herhaaldelijk verhandelen van nagemaakte Le Corbusier-meubels op Marktplaats.nl. Dat het doorverkopen van gebruikte meubelen zou betreffen doet daar niet aan af. “Daarvoor is van belang dat gesteld noch gebleken is dat de aangeboden meubels destijds met toestemming van de auteursrechthebbende in het verkeer zijn gebracht.” Vordering afgifte tot vernietiging toegewezen. Splitsing proceskosten m.b.t. periode vóór en na implementatietermijn 1019h.  In citaten:

2.8. In een e-mail van 23 juni 2010 heeft R. het volgende, voor zover hier van belang, aan mr. Dogan meegedeeld: ."I have done nothing agains your copy writes laws, because if I did try selling something similar to your casina products is all been advertised as USED, in my  apartment! Yes, years ago I told you that I would nor use your trade mark name, and I have NOT!'".

(…)  4.4. Voor wat betreft het auteursrecht is dat het geval, omdat de door R. ter verkoop aangeboden meubels een niet geoorloofde verveelvoudiging vormen van de LC2 modellen waarvan Cassina licentiehouder is. R. heeft immers niet betwist dat de originele LC2 modellen, waarvan door de rechthebbende aan Cassina een licentie is verstrekt om die te fabriceren, een eigen oorspronkelijk karakter hebben en het persoonlijk stempel van de maker dragen, noch dat de door hem met een verwijzing naar de maker (Le Corbusier) en met gebruik van de door de maker aan het ontwerpen gegeven naam (LC2) aangeboden meubelmodellen vrijwel gelijk zijn aan die van de originelen, zodat de nagemaakte modellen op grond van het auteursrecht als inbreukmakende producten kunnen worden aangemerkt. Dat, zoals door R. gesteld, de door hem aangeboden meubels gebruikt zijn, maakt dat niet anders. Daarvoor is van belang dat gesteld noch gebleken is dat de aangeboden meubels destijds met toestemming van de auteursrechthebbende in het verkeer zijn gebracht. Van uitputting van het auteursrecht, indien het verweer van R. zo moet worden begrepen, is hier derhalve geen sprake.

(…) 4.6. Tevens is voldoende aannemelijk dat in een bodemprocedure zal worden geoordeeld dat R. met de in geding zijnde advertentie inbreuk maakt op het merkrecht van de rechthebbende en Cassina. In de advertentie maakt R. immers gebruik van het woordmerk Le Corbusier om het publiek duidelijk te maken dat de door hem aangeboden meubelmodellen gelijk zijn aan de meubelontwerpen van Le Corbusier. Het relevante publiek zal. zoals door Cassina gesteld, de meubelmodellen onder die aanduiding (ten onrechte) identificeren als afkomstig van deze bekende meubelontwerper. Nu de door R. aangeboden meubelmodellen evenwel niet van de rechthebbende op het woordmerk Le Corbusier afkomstig zijn, is voldoende aannemelijk dat daarmee verwarring bij het relevante publiek kan ontstaan, dan wel dat aldus afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen van het woordmerk. Voorshands kan Cassina R. het gebruik van het woordmerk Le Corbusier dan ook op grond van artikel 2.20, eerste lid, BVIE ontzeggen. Ook de vordering om R. te veroordelen de inbreuk op het woordmerk Le Corbusier te staken en gestaakt te houden, zal daarom worden toegewezen. Het tevens gevorderde verbod op het gebruik van het beeldmerk Le Corbusier zal evenwel worden afgewezen, nu gesteld noch gebleken is dat R. dat beeldmerk in zijn advertentie(s) heeft gebruikt.

4.7. Tevens zal R. worden veroordeeld om de bij hem in voorraad gehouden inbreukmakende meubelmodellen, waaronder de drie door hem ter verkoop aangebonden LC2 meubelmodellen, ter vernietiging aan Cassina af te geven. Artikel 28, eerste lid, van de Auteurswet (Aw) geeft aan Cassina immers de bevoegdheid om niet geoorloofde verveelvoudigingen, waarvan hier sprake is, als haar eigendom op te eisen dan wel vernietiging of ongebruikmaking daarvan te vorderen. Dat R. stelt rechtmatig eigenaar te zijn van de door hem ter verkoop aangeboden LC2 meubelmodellen maakt dat niet anders. Dat doet aan de aan Cassina, dan wel de rechthebbende op het auteursrecht op de LC-meubelmodellen, in artikel 28, eerste lid, Aw gegeven bevoegdheid niet af. Nu R. zich bovendien niet heeft gehouden aan zijn eerdere toezegging(en) om geen inbreuk meer te zullen maken op de auteursrechten van Cassina wordt daarin voorts aanleiding gezien om geen vergoeding voor de door R. af te dragen meubelmodellen aan Cassina te gelasten.

(…) 4.10. R. zal als de in grotendeels het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld. Cassina heeft veroordeling van R. in de volledige proceskosten ex artikel 1019h Rv gevorderd. Deze kosten kunnen uitsluitend worden toegewezen voor zover het gaat om kosten samenhangend met de inbreuk op intellectuele eigendomsrechten en voor zover deze kosten redelijk en evenredig zijn, tenzij de billijkheid zich daartegen verzet. Cassina heeft haar vordering onderbouwd met specificaties van de werkzaamheden die de door haar ingeschakelde advocaten in de periode van 24 november 2005 tot en met 27 januari 2006 en in de periode van 8 juni 2010 tot en met 7 september 2010 (deels geschat) hebben verricht. De advocaatkosten zijn daarbij op een bedrag van in totaal EUR 7.930,79 begroot. Ten aanzien daarvan wordt overwogen dat naar voorlopig oordeel de gevorderde advocaatkosten voor de periode van 24 november 2005 tot en met 27 januari 2006 niet toewijsbaar zijn. Weliswaar speelde ook toen een ;vergelijkbare inbreuk door R. op de intellectuele eigendomsrechten van Cassina, maar de implementatietermijn van artikel 1019h RV is pas op 29 april 2006 verstreken. Mede gelet op de vele jaren die sinds de inbreuk eind 2005/begin 2006 zijn verstreken komt het onbillijk voor om ook de toen gemaakte advocaatkosten in de onderhavige proceskostenveroordeling te betrekken.

Lees het vonnis hier.

HvJ EU, 16 september 2010, conclusie A-G Mazák in zaak C-120/08, Bayerischer Brauerbund eV tegen Bavaria NV (prejudiciële Bundesgerichtshof, Duitsland)

Merkenrecht. Geografische aanduidingen. De verwijzende rechter wenst in wezen te vernemen hoe bij conflict tussen de beschermde geografische aanduiding (BGA) en het merk te bepalen of de BGA „Bayerisches Bier” voorrang in de tijd heeft op het merk van Bavaria met het gevolg dat de bescherming van dat merk kan worden ingetrokken. De inschrijving (met voorrang) van een van de internationale merken van Bavaria valt precies tussen de indiening van de aanvraag en de bekendmaking van de BGA „Bayerisches Bier”. De A-G concludeert dat niet de aanvraag maar de bekendmaking de doorslag geeft en dat Bavaria dus waarschijnlijk aan het langste eind trekt.

55. In de bij de verwijzende rechter aanhangige zaak ontstond de conflictsituatie door de uitbreiding van de bescherming van het merk van Bavaria tot Duitsland in 1995. Die beschermingsuitbreiding gaf aanleiding tot de vraag of de aanduiding „Bayerisches Bier” – waarvan de registratie als BGA in dat stadium volgens de vereenvoudigde procedure was aangevraagd, maar nog niet was afgesloten – reeds bescherming of meer specifiek voorrang op het merk van Bavaria genoot, met het gevolg dat de rechtsbescherming van dat merk in Duitsland was uitgesloten en bijgevolg moest worden ingetrokken.

68. Met betrekking tot volgens de vereenvoudigde procedure geregistreerde benamingen is het eerste tijdstip in die procedure waarop al deze communautaire instanties en marktdeelnemers kennis kunnen nemen van de registratie van een benaming in het kader van die procedure, de bekendmaking van de registratie ervan krachtens artikel 17 van verordening nr. 2081/92, juncto artikel 15 van die verordening in het Publicatieblad van de Europese Unie.

69. Mijns inziens is die datum – namelijk de datum van eerste kennisgeving op gemeenschapsniveau van de bescherming van volgens de vereenvoudigde procedure geregistreerde benamingen – gelet op de opzet en de systematiek van artikel 14, lid 1, van verordening nr. 2081/92 derhalve de datum die relevant is voor de bepaling van de voorrang van deze benamingen met het oog op de toepassing van artikel 14, lid 1, van deze verordening.

88.      Ik geef het Hof derhalve in overweging de prejudiciële vragen te beantwoorden als volgt:

1)      Artikel 14, lid 1, van verordening (EG) nr. 510/2006 van de Raad van 20 maart 2006 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen is niet van toepassing ingeval een beschermde oorsprongsbenaming geldig is geregistreerd volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 17 van verordening (EEG) nr. 2081/92 van de Raad van 14 juli 1992 inzake de bescherming van geografische aanduidingen en oorsprongsbenamingen van landbouwproducten en levensmiddelen.

2)      Verordening nr. 2081/92 moet aldus worden uitgelegd dat de datum van bekendmaking van de registratie het relevante tijdstip is voor de bepaling van de rangorde in de tijd, met het oog op de toepassing van artikel 14, lid 1, van deze verordening, van een beschermde geografische aanduiding die volgens de vereenvoudigde procedure van artikel 17 van deze verordening is geregistreerd.

Lees de conclusie hier. Zie ook hier, HvJ EG, 2 juli 2009, C-343/07, Bavaria NV & Bavaria Italia Srl tegen Bayerischer Brauerbund eV.

HvJ EU, 9 september 2010, C-265/09 P,OHIM tegen BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

Merkenrecht. Beroep tegen weigering inschrijving van een teken bestaande uit één letter, het beeldteken α. Het Gerecht oordeelde eerder dat de onderbouwing van de weigering te algemeen was:  het OHIM dient steeds op basis van concrete feiten aan te tonen dat het aangevraagde merk geen onderscheidend vermogen heeft. Het Hof bevestigt dit oordeel. Maar het algemene heel eenvoudig geconcretiseerd worden, dus veel maakt het niet uit.

36. Zoals de advocaat-generaal in punt 47 van zijn conclusie heeft aangegeven, biedt de verplichting om concreet te beoordelen of het betrokken teken geschikt is om de aangeduide waren of diensten van die van andere ondernemingen te onderscheiden de mogelijkheid om de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 in overeenstemming te brengen met de erkenning in artikel 4 van deze verordening dat een teken in het algemeen geschikt is om een merk te vormen.

37. In dit verband moet erop worden gewezen dat, ook al heeft het Hof blijkens de aangehaalde rechtspraak erkend dat het voor sommige categorieën tekens moeilijker kan zijn om van meet af aan onderscheidend vermogen te hebben, het Hof de merkeninstanties daarom niet van de verplichting heeft vrijgesteld om het onderscheidend vermogen van deze tekens in concreto te onderzoeken.

38. Wat meer bepaald het feit betreft dat het betrokken teken bestaat uit één letter zonder grafische wijziging, dient eraan te worden herinnerd dat de inschrijving van een teken als merk niet afhankelijk is van de vaststelling van een bepaald niveau van taalkundige of artistieke creativiteit of verbeelding van de houder van het merk (arrest van 16 september 2004, SAT.1/BHIM, C-329/02 P, Jurispr. blz. I-8317, punt 41).

39. Het BHIM is er dan ook toe gehouden, aan de hand van een concreet onderzoek betreffende de verschillende waren of diensten te beoordelen of het betrokken teken geschikt is om deze waren of diensten te onderscheiden, temeer daar de vaststelling van het onderscheidend vermogen moeilijker kan blijken te zijn voor een merk bestaande uit één letter dan voor andere woordmerken,

40. Derhalve heeft het Gerecht, voor zover het heeft geverifieerd of de vierde kamer van beroep van het BHIM concreet heeft onderzocht of het betrokken teken geschikt is om de betrokken waren te onderscheiden van die van andere ondernemingen, artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94 juist toegepast.

Lees het arrest hier.

HvJ EU, 14 september 2010, conclusie A-G Cruz Villalón in zaak C-96/09 P, Anheuser-Busch, Inc. tegen Budějovický Budvar

Merkenrecht. Conclusie in een van de talrijke Budweiser/Bud geschillen. Oppositie door Budvar de houder van de oorsprongsbenaming Bud. Oppositie op basis van een ander teken: artikel 8, lid 4. “De bijzonderheid van deze zaak is gelegen in het feit dat Budvar haar oppositie tegen deze inschrijving van „Bud” als gemeenschapsmerk heeft gebaseerd op artikel 8, lid 4, van verordening (EG) nr. 40/94, waarin Budvar een beroep deed op een ouder recht op de benaming Bud, dat bestond uit een oorsprongsbenaming die in Oostenrijk en in Frankrijk bescherming zou genieten krachtens internationale overeenkomsten.” Uitgebreide argumentatie van de A-G, ter onderbouwing van het standpunt dat de oppositie wellicht ten onrechte door het Gerecht is toegewezen. De zaak dient volgens de A-G te worden teruggewezen naar Gerecht die het gebruik van ‘Bud’ in het economisch verkeer nader dient te onderzoek. Heel kort in citaten:

52. Onder artikel 8, lid 4, valt een zeer heterogene groep tekens. De onnauwkeurige omschrijving van de aard van de tekens die uit hoofde van deze bepaling kunnen worden ingeroepen, maakt dat lid 4 in de praktijk fungeert als een soort restbepaling of als een heterogene groep tekens waaronder niet alleen niet-ingeschreven merken vallen die niet aan de voorwaarde van algemene bekendheid voldoen, maar ook alle andere tekens die in het economisch verkeer worden gebruikt en een meer dan alleen plaatselijke betekenis hebben.

63. Van de nationale tekens worden, aan de hand van het dubbele criterium van „gebruik” en „betekenis”, die tekens gekozen en bijzonder beschermd die kenmerken bezitten die de blokkering van de registratie van een merk op communautair niveau rechtvaardigen. Zoals rekwirante immers terecht opmerkt, zou het, indien elk nationaal teken de inschrijving van een gemeenschapsmerk kon beletten, praktisch onmogelijk zijn een eenvormig merk te verkrijgen voor de gehele Europese Unie. Na inschrijving is het gemeenschapsmerk geldig en beschermd op het gehele grondgebied van de Unie (artikel 1 van verordening nr. 40/94). Daarom moet een nationaal teken, of een teken dat in verschillende lidstaten wordt beschermd, wil het die inschrijvingsprocedure kunnen belemmeren, bijzonder sterk zijn, dus kenmerken bezitten die het mogelijk maken de inschrijving van een merk, met werking voor de gehele Unie, te blokkeren.

64. Naar mijn mening ontstaan die kenmerken niet onmiddellijk als gevolg van een eventuele registratie. De door de wetgever gebruikte formuleringen lijken erop te wijzen dat een wat meer feitelijke beoordeling moet worden verricht, die gebaseerd is op het belang in het economisch verkeer. Het gaat kortom om voorwaarden die de wetgever welbewust op feitelijk vlak heeft gesitueerd, die meer aanknopen bij de feiten dan bij het abstracte gegeven van de rechtsbescherming

135. Krachtens artikel 1 van verordening nr. 40/94 is het gemeenschapsmerk na inschrijving geldig en wordt het beschermd op het gehele grondgebied van de Unie. Daarom moet een ouder niet-geregistreerd recht, om de inschrijving te kunnen beletten van een gemeenschapsmerk dat bestemd is om op het grondgebied van de 27 lidstaten te gelden, een importantie bezitten die voldoende is om te rechtvaardigen dat dit oudere recht voorrang heeft boven het jongere gemeenschapsmerk. De „betekenis” van dit oudere recht moet zodanig zijn dat het de mogelijkheid biedt om, met werking voor de hele Unie, de inschrijving van een merk te blokkeren, en die betekenis kan niet uitsluitend betrekking hebben op de territoriale beschermingsomvang van het ingeroepen recht.

155. In het bijzonder dient te Gerecht [na verwijzing – IEF] te onderzoeken of Budvar een gebruik van „Bud” „in het economisch verkeer” vóór de datum van indiening door Anheuser-Busch van de eerste aanvraag om inschrijving van „Bud” als gemeenschapsmerk heeft aangetoond. Hiertoe dient het Gerecht een autonome uitlegging toe te passen op de voorwaarde „gebruik in het economisch verkeer”, dat wil zeggen een uitlegging die niet aansluit bij die welke in de rechtspraak inzake diezelfde formulering, maar dan in de context van artikel 9, lid 1, van dezelfde verordening, is vastgesteld.

Lees de conclusie hier.

HVJ EU, 14 september 2010, zaak C 48/09 P, Lego Juris tegen OHIM / Mega Brands Inc. (met gelijktijdige dank aan Willem Hoyng, Carl de Meyer en Patricia Cappuyns, Howrey).

Merkenrecht. Vormmerk. Het Legoblokje kan niet als gemeenschapsmerk worden ingeschreven. Het betreft een teken dat uitsluitend bestaat uit de vorm van de waar die noodzakelijk is om een technische uitkomst te verkrijgen. 
Het geschil betreft een nietigheidsactie van Mega Brands tegen het vormmerk Legoblokje (afbeelding). Het HvJ EU oordeelt in het onderhavige arrest dat het merk terecht nietig is verklaard. Eerst even kort, in citaten:

Eerste onderdeel: onjuiste uitlegging van het voorwerp en de strekking van de weigeringsgrond van artikel 7, lid 1, sub e-ii, van verordening nr. 40/94

61.  In deze omstandigheden kan de positie van een onderneming die een technische oplossing heeft ontwikkeld, ten opzichte van concurrenten die slaafse nabootsingen van de vorm van de waar op de markt brengen waarbij juist dezelfde oplossing wordt gebruikt, niet worden beschermd door de toekenning van een monopolie aan die onderneming door merkinschrijving van het driedimensionale teken bestaande uit die vorm, maar kan deze situatie – in voorkomend geval – worden onderzocht tegen de achtergrond van de regels inzake oneerlijke mededinging. Een dergelijk onderzoek behoort evenwel niet tot het voorwerp van het onderhavige geding.

(…)

Tweede onderdeel: toepassing van onjuiste criteria bij de vaststelling van de wezenlijke kenmerken van een vorm van een waar.

74. Voor zover het Gerecht zich heeft gebaseerd op dezelfde feitelijke elementen om vast te stellen dat alle elementen van de vorm van het Legoblokje – met uitzondering van de kleur ervan – functioneel zijn, kan zijn beoordeling, bij gebreke van een door rekwirante aangevoerde onjuiste opvatting, niet worden getoetst door het Hof in het kader van de hogere voorziening.

75. Wat het argument van rekwirante betreft, dat het Gerecht blijk heeft gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door te oordelen dat de onderzoeken inzake de perceptie van de vorm van de betrokken waar door het relevante publiek irrelevant waren, dient te worden opgemerkt dat, anders dan het geval is in de hypothese bedoeld in artikel 3, lid 1, sub b, van richtlijn 89/104 en artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94, waarin dwingend rekening moet worden gehouden met de perceptie van het relevante publiek omdat deze wezenlijk is om vast te stellen of op grond van het aangevraagde teken de betrokken waren of diensten kunnen worden geïdentificeerd als afkomstig van een bepaalde onderneming (zie, in die zin, arresten van 6 mei 2003, Libertel, C‑104/01, Jurispr. blz. I-3793, punt 62, en Koninklijke KPN Nederland, reeds aangehaald, punt 34), een dergelijke verplichting niet kan worden opgelegd in het kader van lid 1, sub e, van die artikelen.

(…)

Derde onderdeel: toepassing van onjuiste criteria inzake het functionele karakter.

84. In het kader van het onderzoek van het functionele karakter van een teken bestaande uit de vorm van een waar hoeft enkel te worden beoordeeld, nadat de wezenlijke kenmerken van dit teken werden vastgesteld, of deze kenmerken beantwoorden aan de technische functie van de betrokken waar. Dit onderzoek betreft natuurlijk de analyse van het teken waarvan de inschrijving als merk is aangevraagd, en niet van tekens bestaande uit andere vormen van de waar.

85. Bij de beoordeling van de technische functionaliteit van de kenmerken van een vorm kan onder meer rekening worden gehouden met documenten inzake oudere octrooien die de functionele elementen van de betrokken vorm beschrijven. In casu hebben de grote kamer van beroep van het BHIM en het Gerecht met betrekking tot het Legoblokje rekening gehouden met dergelijke documenten.

Lees het arrest hier. Persbericht hier.

Rechtbank Maastricht, 25 augustus 2010,  HA ZA 09-390, Atlas International Brielle B.V. tegen Atlas 2000 B.V. (met dank aan Michiel van Gastel, Van Gastel en Bal).

Vervolg op Rechtbank Maastricht, 26 september 2007 en 12 maart 2008, waarbij het gedaagde werd verboden nog langer gebruik te maken van de naam 'Atlas'. Het geschil betrof, kort gezegd,  de ontbinding van de toestemming om het bestanddeel Atlas te gebruiken in de handelsnaam van een hotel. De toestemming kon worden ontbonden op grond van onvoorziene omstandigheden, namelijk de verwarring van het publiek. Aan gedaagde werd een redelijke tegemoetkoming in de kosten van de omschakeling naar een nieuwe handelsnaam toegekend.

In het onderhavige geschil stelt eiseres dat gedaagde nog steeds inbreuk maakt op haar  handelsnaam- en merkrechten, onder meer door vermeldingen en afbeelding (van het pand) op sites van derden. De vorderingen van eiser worden grotendeels toegewezen. 

Hernieuwde vordering: 3.3. Als uitgangspunt moet worden genomen dat een hernieuwde vordering tot veroordeling van een partij op straffe van een hoger maximum van in totaal te verbeuren dwangsommen dan opgelegd bij de oorspronkelijke veroordeling, omdat de dwangsommen tot het maximum zijn verbeurd zonder dat de veroordeling is nagekomen, toelaatbaar is (vergelijk gerechtshof 's-Gravenhage 24 augustus 2004, NJF 2004,532). Vast moet wel komen te staan dat er nog steeds sprake is van onrechtmatig handelen of nalaten dat de gevorderde verboden en geboden, op straffe van een dwangsom, rechtvaardigt.

Merkrechten: 3.6. Het gevorderde sub I betreft ondermeer het verbod van het gebruik van de merknaam "Atlas" door gedaagde.(…)

3.9. Uit het debat tussen partijen is gebleken dat gedaagde  na het vonnis van 12 maart 2008 tot november 2008 is doorgegaan met het gebruiken van "hotel Atlas 2000". Ook daarna heeft zij nog tot begin 2009 gewacht met het aanschrijven van enkele hotelbookingssites die desverzocht direct zijn overgegaan tot de verzochte aanpassing nl. om "Atlas" uit de vermelding van het hotel van gedaagde op de desbetreffende sites te verwijderen. Een groot aantal van de bookingssites die eiseres heeft genoemd, zijn door gedaagde niet met eenzelfde verzoek benaderd. Daarmee is door eiseres in ruime mate aangetoond dat de noodzaak aanwezig is om gedaagde - die reeds € 100.000,- aan dwangsommen heeft verbeurd - andermaal een dwangsomveroordeling op te leggen, zodat de vordering sub I in zoverre voor toewijzing gereed ligt.

(…)

3.11. Ook ten aanzien van dit deel van de vordering geldt dat de rechtbank in haar vonnis van 12 maart 2008 al (impliciet) heeft beslist dat de bedoelde afbeelding kan worden beschouwd als beeldmerk. Uit een afdruk van de webpagina van 4 februari 2009 van de website uw-adres.nl blijkt dat gedaagde kennelijk nog steeds het bedoelde beeldmerk gebruikt. Op die zoeksite wordt, indien als zoekopdracht de gegevens van het hotel van gedaagde in Valkenburg aan de Geul wordt opgegeven, naast bedrijfgegevens van dat hotel, ook een link naar de website van gedaagde getoond. Boven die link staat het omstreden beeldmerk met daarboven de naam Atlas Hotels afgebeeld. Het feit dat beeldmerk daarop staat afgebeeld moet worden beschouwd als een gebruik van dat beeldmerk door gedaagde nu niet is gesteld of gebleken dat gedaagde dat gebruik heeft getracht te (laten) beëindigen. Daarenboven heeft gedaagde toegegeven dat zij gebruik maakt van de domeinnaam "atlas2000hotel.nl" en evident is dat dit in strijd is met hetgeen reeds op goede gronden in kort geding is beslist. Ook het resterende gevorderde sub I ligt voor toewijzing gereed.

Domeinnaam: 3.13. Het gevorderde sub I1 betreft de overdracht van de domeinnaam "Hotel Atlas2000.nl”en  "Atlas 2000 hotel.nl" aan eiseres.

(…)

3.15. Het verweer dat hangende de hoger beroepsprocedure tegen het vonnis van 12 maart 2008 slechts voorlopige voorzieningen kunnen worden getroffen, moet aanstonds worden verworpen, omdat deze stelling geen steun in het recht vindt. (…)

3.16. Wat betreft de domeinnaam "atlas2000hotel.nl" overweegt de rechtbank het volgende. De stelling dat overdracht van deze laatste domeinnaam slechts kan worden gevorderd indien de deponering daarvan te kwader trouw zou zijn geschied vindt geen steun in het recht. Dat de domeinnaam indertijd te goeder trouw is gedeponeerd, is niet relevant. Nu is geoordeeld dat door opzegging door eiseres een einde is gekomen aan het recht van gedaagde om het merk "Atlas" te gebruiken, is deze ook niet meer gerechtigd die naam te gebruiken in haar domeinnaam, omdat zulks verwarringscheppend is. (…)

Gebruik ter correctie: 3.22. Gedaagde voert als verweer dat zij de naam "Atlas" niet gebruikt als merk, handelsnaam of domeinnaam, maar dat zij de naam enkel vermeldt ter aanduiding van het feit dat haar naam niet meer luidt "Hotel Atlas 2000", maar is gewijzigd in "Hotel 2000."

3.23. Naar het oordeel van de rechtbank is voormeld gebruik van de naam "Atlas" niet te beschouwen als een gebruik van de naam "Atlas" als merk, handelsnaam of domeinnaam dat op grond van het vonnis van 12 maart 2008 als onrechtmatig moet worden beschouwd. Het gebruik van de naam "Atlas" geschiedt juist in het kader van de voldoening aan voormeld vonnis, doordat een onrechtmatig geoordeeld merk, respectievelijk onrechtmatig geoordeelde handelsnaam of domeinnaam wordt gewijzigd in een niet ten opzichte van eiseres onrechtmatig merk onrechtmatige handelsnaam of domeinnaam. (…) Anno 2010 is, gelet op de verstreken tijd sinds dat vonnis van 2008, geen redelijke noodzaak meer die vermelding op haar website nog langer te handhaven, zodat de rechtbank ervan uit gaat dat gedaagde die vermelding zal gaan verwijderen.

Gebruik foto pand: 3.25. 3.26. Eiseres heeft als productie 15 bij de dagvaarding een pagina van de website van gedaagde overgelegd daterend van 28 januari 2009. Op een van de drie foto's op die pagina is bet terras bij het hotel van gedaagde te zien, op welk terras een bord staat met de naam "Hotel Atlas 2000." Het staat gedaagde uiteraard vrij om op baar eigen website een afbeelding van haar hotel c.a. te plaatsten, maar indien op die foto is te zien dat op het terrein van haar hotel een bord met de naam "Hotel Atlas 2000" staat, moet dat worden beschouwd als gebruik van het merk "Atlas" door gedaagde, tot welk gebruik gedaagde echter niet is gerechtigd.

3.27. Het gevorderde sub V betreft het verwijderen van de naam "Atlas" en een foto van het pand van gedaagde van alle bij derden in gebruik zijnde websites.

3.28. (…) De rechtbank is van oordeel dat het feit dat de naam "Atlas" gebruikt wordt op die sites, dan wel dat op die sites een foto van het hotel van gedaagde staat afgebeeld met daarop een bord met de naam "Hotel Atlas 2000" heeft te gelden als gebruik van het merk "Atlas." door gedaagde, nu niet is gesteld of gebleken dat gedaagde dat gebruik heeft getracht te (laten) beëindigen. Van gedaagde kan worden verlangd dat zij de beheerders van de betreffende websites verzoekt, en zonodig sommeert de aanduidingen "Hotel Atlas 2000" alsmede de betreffende foto te verwijderen van hun sites. Voorzover de daarop betrekking hebbende bescheiden door gedaagde zijn overgelegd, hebben deze sites daaraan ook zonder dralen voldaan, zodat niet valt in te zien waarom gedaagde dat niet voor alle door eiseres genoemde sites heeft gedaan. Het gevorderde sub V ligt dan ook voor toewijzing gereed.

Lees het vonnis hier. Vonnis Rb Maastricht van 26 september 2007 hier, vonnis Rb Maastricht van 12 maart 2008 hier.

Vzr. Rechtbank Arnhem, 3 september 2010, KG ZA 10-384, Connect Uitzendbureau B.V. tegen EU-Connect B.V. (met dank aan Laurens Kamp, Simmons & Simmons & Gert Jan van de Kamp, CS Advocaten)

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Eiser Connect Uitzendbureau stelt dat gedaagde EU-Connect inbreuk maakt op het woordmerk Connect en de handelsnamen van Conenct Uitzendbureau. Vorderingen toegewezen. Het woordmerk Connect heeft ‘tenminste enig onderscheidend vermogen’ en de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau zijn niet louter beschrijvend. Verwarring is te duchten, volgens de voorzieningenrechter.

Merkenrecht (inbreuk sub b): 4.5. Met betrekking tot het onderscheidend vermogen wordt voorshands het navolgende geoordeeld. (…) De stelling van EU-Connect dat het Benelux-Bureau als gevolg van nieuw beleid dit woordmerk thans niet meer zou inschrijven, is door Connect Uitzendbureau betwist en door EU-Connect niet van een concrete onderbouwing voorzien. Zij heeft enkel, zonder nadere toelichting, verwezen naar door haar overgelegde (gedeelten) van richtlijnen en voorts gerefereerd aan een betwist en niet verifieerbaar telefoongesprek met het Benelux-Bureau. Dat is onvoldoende om te kunnen oordelen dat het merk voldoende onderscheidend vermogen mist en derhalve nietig zou zijn. Het verweer van EU-Connect dat honderden bedrijven het element Connect in hun naam voeren, slaagt evenmin. Voor de vaststelling van de beschermingsomvang van het woordmerk Connect dient te worden uitgegaan van de opvattingen van het relevante publiek ten tijde van de aanvang van de gestelde inbreuk door EU-Connect. Sinds januari 2007 is EU-Connect onder die naam actief op de markt. Dat betekent dat merkinschrijvingen van na die tijd buiten beschouwing dienen te blijven, zodat aan de door EU-Connect in het geding gebrachte uitdraai uit het merkenregister in dit verband weinig betekenis toekomt. Geoordeeld moet daarom worden dat het woordmerk Connect voor de door Connect Uitzendbureau aangeboden diensten, tenminste enig onderscheidend vermogen heeft en aldus in ieder geval als een 'zwak merk' kan worden aangemerkt. Het nietigheidsberoep van EU-Connect stuit daarop voorshands af.

4.10. Gelet op de grote mate van visuele, auditieve en begripsmatige overeenstemming tussen het woordmerk Connect en het teken EU-Connect, het feit dat de aangeboden diensten in hoofdzaak dezelfde of soortgelijk zijn, alsmede de aanwezigheid van in elk geval enige onderscheidingskracht van het woordmerk Connect, is de voorzieningenrechter voorshands van oordeel dat bij het in aanmerking komende publiek, in dit geval werkzoekenden en opdrachtgevende bedrijven, verwarring kan ontstaan. (…)

Handelsnaamrecht: 4.16. (…) Volgens vaste rechtspraak wordt de grens van de bescherming van beschrijvende handelsnamen echter bereikt als de gevraagde bescherming zou leiden tot monopolisering van algemeen beschrijvende woorden, zodanig dat anderen die niet meer zouden kunnen gebruiken als aanduiding van hun onderneming. Vastgesteld wordt dat het bij de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, gelet op de combinatie van de woorden 'Connect' en '(Technisch) Uitzendbureau ' in relatie tot de door Connect Uitzendbureau aangeboden diensten, niet gaat om louter beschrijvende aanduidingen.

4.1 8. Gelet op de geringe mate waarin de handelsnaam EU-Connect afwijkt van de handelsnamen Connect Uitzendbureau en Connect Technisch Uitzendbureau, en voorts gelet op de aard van beide ondernemingen en de plaats waar zij zijn gevestigd [actief in heel Nederland – IEF], is naar het voorlopig oordeel van de voorzieningenrechter voldoende mate aannemelijk dat bij het relevante publiek verwarring is te duchten tussen Connect Uitzendbureau en EU-Connect. Het relevante publiek kan gemakkelijk in de veronderstelling komen dat er een bedrijfsmatige band bestaat tussen beide ondernemingen. Dat er tot op heden geen verwarring is opgetreden, zoals EU-Connect heeft gesteld, is niet maatgevend. Een en ander leidt tot de conclusie dat EU-Connect haar handelsnaam voert in strijd met het bepaalde in artikel 5 Hnw.

Domeinnaam EU-Connect.nl: 4.19. (…) Daarbij wordt EU-Connect op de betreffende website niet aIleen gebruikt als domeinnaam, maar ook als handelsnaam voor de aangeboden uitzenddiensten. In feite wordt daarmee de domeinnaam gekleurd tot handelsnaam. Deze is zozeer met het gebruik van EU-Connect verweven, dat het gebruik van de domeinnaam moet worden aangemerkt als handelsnaamgebruik. (…)

Merk/handelsnaam: 4.20. Gelet op hetgeen hiervoor ten aanzien van het merkenrecht is overwogen, handelt EU-Connect ook in strijd met artikel 5a Hnw, nu EU-Connect een handelsnaam voert die het merk bevat waarop Connect Uitzendbureau ter onderscheiding van haar diensten recht heeft, en waarbij dientengevolge bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de diensten is te duchten.

Lees het vonnis hier. Eerdere uitspraken m.b.t. Connect Uitzendbureau hier.

Rechtbank Arnhem, 11 augustus 2010, LJN: BN5872, Wibro Holland V.O.F. tegen W. Lock Beheer B.V.
 
Merkenrecht. Gedaagde stelt  dat eiser inbreuk maakt op gedaagdes beeldmerk Easy Bike en partijen komen tot een overeenkomst. Eiser i.c. stelt achteraf echter dat sprake is van misbruik van omstandigheden en stelt dat sprake is van onverschuldigde betaling veroorzaakt door het inroepen van een nietig merkrecht. Eiser had  gestelde inbreuk moeten onderzoeken: “Voor zover Wibro al, zoals ter comparitie gesteld, de overeenkomst tot betaling van EUR 5.000,00 exclusief btw, heeft gesloten onder invloed van de waan dat het merk Easybike beschermd was, komt die waan voor haar rekening.” Geen onrechtmatig wapperen / bedreiging. Wel bewijsopdracht voor merkhouder m.b.t. normaal gebruik van het beeldmerk.

Onverschuldigde betaling: 4.4.  (…)  Zelfs indien met Wibro wordt aangenomen dat aan Lock Beheer geen merkenrechtelijke bescherming toekwam, dan had het op de weg van Wibro gelegen om hier al onderzoek naar te doen vanaf het moment van ontvangst van de brief van 20 november 2008. Daaruit blijkt immers al dat Lock Beheer van mening is dat er inbreuk wordt gemaakt op haar merkrecht en dat zij wil dat de verkoop van fietsen met het merk easy2bikes moet worden gestaakt. Op dat moment had het op de weg van Wibro gelegen om te (laten) onderzoeken of Lock Beheer dit standpunt terecht innam of niet. Het lijkt er echter op dat zij dit heeft nagelaten en dat [betrokkene1] vervolgens ‘gewoon’ met vakantie is gegaan. Hieraan kan niet afdoen de stelling van Wibro dat zij er gerechtvaardigd op heeft mogen vertrouwen dat partijen blijkens de brief van [betrokkene1] van 21 november 2008 al overeenstemming hadden bereikt over de bij Halfords in verkoop zijnde fietsen. Nog daargelaten dat niet is gesteld of gebleken dat Lock Beheer heeft ingestemd met de tekst van de brief zoals die door Wibro op 21 november 2008 is geformuleerd, blijkt uit die tekst ook niet zonder meer dat voor de fietsen die al bij Halfords stonden en die geen nieuwe opdruk zouden krijgen geen vergoeding behoefde te worden betaald. Over het al dan niet betalen van een vergoeding staat niets in de tekst. De meegezonden factuur suggereert veeleer dat Lock Beheer daaromtrent nog meer duidelijkheid wilde. Wibro mocht er dan ook niet zonder meer op vertrouwen dat de zaak met betrekking tot de bij Halfords in verkoop zijnde fietsen was afgedaan na verzending van de brief van 21 november 2008. Voor zover Wibro al, zoals ter comparitie gesteld, de overeenkomst tot betaling van EUR 5.000,00 exclusief btw, heeft gesloten onder invloed van de waan dat het merk Easybike beschermd was, komt die waan voor haar rekening.

Wapperen: 4.5.  Ter comparitie heeft Wibro nog aangevoerd dat zij zich bedreigd voelde. Die dreiging kwam volgens haar via Halfords. Er is volgens Wibro sprake geweest van ‘wapperen’ doordat Lock Beheer probeerde via de leverancier haar zin te krijgen. Volgens Wibro is dit een vorm van afpersing. Hoewel het zogenaamde wapperen met een merkrecht onder omstandigheden onrechtmatig kan zijn, heeft Wibro geen vordering ingesteld op die grond. Haar vordering is, zoals hiervoor reeds aangegeven, gegrond op onverschuldigde betaling. Nu aan de betaling een overeenkomst ten grondslag heeft gelegen en het gestelde wapperen op zich de rechtsgeldigheid van die overeenkomst niet aantast, dient te worden aangenomen dat de vordering niet kan worden toegewezen.
Er is in elk geval ook onvoldoende gesteld om aan te nemen dat er sprake is geweest van bedreiging in de zin van artikel 3:44 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) als – alternatieve – grond voor vernietiging. Overigens wordt daarbij opgemerkt dat Wibro deze vernietigingsgrond ook niet heeft genoemd in haar buitengerechtelijke verklaring waarin zij een beroep heeft gedaan op vernietiging. Daarin noemt zij immers alleen misbruik van omstandigheden. Zoals hiervoor al is aangegeven is echter niet komen vast te staan dat er sprake is geweest van bijzondere omstandigheden in de zin van artikel 3:44 BW lid 4 omdat in dat verband niet meer of anders is aangevoerd dan dat [betrokkene1] op vakantie was in Zuid-Amerika.

Non usus: 4.6.  De tweede vraag die voorligt is of het woordbeeldmerk van Lock Beheer is vervallen wegens niet-gebruik ervan. (…)

4.11.  Van normaal gebruik is sprake, wanneer het merk wordt gebruikt teneinde voor de gemerkte waren of diensten een afzet te vinden of behouden. Uitsluitend symbolisch gebruik is niet voldoende om de aan het merk verbonden rechten te behouden. De in productie 5C overgelegde voorbeelden van gebruik, waarop het gebruik van het beeldmerk van Lock Beheer slechts op twee foto’s van fietsen duidelijk is te zien, worden – met inachtneming van het voorgaande en mede in het licht van de stelling van Wibro dat er slechts sprake is van symbolisch gebruik – niet voldoende geacht om reeds op grond daarvan te kunnen aannemen dat Lock Beheer en/of Beldirect het beeldmerk normaal heeft gebruikt.

4.12.  In artikel 2.26 lid 2 (a) BVIE is bepaald dat de rechter de merkhouder met het bewijs van gebruik kan belasten. Gelet daarop en op het bewijsaanbod dienaangaande van Lock Beheer zal de rechtbank Lock Beheer als merkhouder opdragen het gebruik van haar onder 2.2. weergegeven beeldmerk in de periode vanaf 28 januari 2003 tot aan de instelling van de vordering van vervallenverklaring te bewijzen.

4.13.  Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 2 september 2010, KG ZA 10-826, Grohe AG c.s. tegen R&M Company c.s. (met eerdere dank aan Jaap Bremer & Annemieke Kooy, BarentsKrans).

Merkenrecht. Domeinnamen. Eiser Grohe, een fabrikant van sanitairartikelen, maakt bezwaar tegen het gebruik door gedaagde van de domeinnaam www.grohekranenshop.nl.

Merkinbreuk. Gebruik als merk: gedaagde gebruikt “het teken op zodanige wijze dat er een verband ontstaat  tussen de handelsnaam en de waren die zij in de handel brengt of de detailhandelsdiensten die zij verricht.” (HvJ Céline). Inbreuk ‘sub b’: “Bedoelde detailhandeldiensten voor (uitsluitend) "Grohe-kranen" zijn soortgelijk aan de sanitairwaren waarvoor Grohe AG haar merken heeft ingeschreven.” Geen refererend merkgebruik: “Daartoe is bepaald niet nodig dat in de domeinnaam het dominerende element "grohe" wordt opgenomen.” Indruk van een commerciële band. Inbreuk ‘sub c’: ongeoorloofd kielzogvaren. Geen ondubbelzinnige toestemming, geen merklicentie.

Merkinbreuk: 4.2. Het gebruik van het teken grohekranenshop.nl door R&M moet naar voorlopig oordeel worden gezien als gebruik van dat teken als (woord)merk door R&M, namelijk voor het onderscheiden van haar eigen diensten, te weten het wederverkopen van douches en kranen van Grohe. Dat gebeurt middels de aan de door R&M gehouden domeinnaam verbonden website. Zo wordt de bezoeker van die website – ook na de door R&M verrichte aanpassingen – verwelkomd met de tekst “Welkom bij grohekranenshop.nl” en is bovenaan iedere pagina in een bijzonder lettertype de tekst “grohekranenshop.nl” geplaatst. Daarmee gebruikt R&M het teken op zodanige wijze dat een verband ontstaat tussen de handelsnaam en de waren die zij in de handel brengt of de detailhandeldiensten die zij verricht. (…)

4.3. (…) Het in aanmerking komende publiek zal vanwege de elementen "grohekranen" in het aldus als handelsnaam opgevatte teken, licht een aanwijzing kunnen zien dat de daaronder aangeboden diensten afkomstig zijn van marktleider Grohe. Daartoe is immers de wijze van gebruik in de praktijk van belang en op de site wordt bijvoorbeeld in het oog springend benadrukt dat uitsluitend sanitair van het merk Grohe wordt verkocht.

Inbreuk "sub b": 4.5. Bedoelde detailhandeldiensten voor (uitsluitend) "Grohe-kranen" zijn soortgelijk aan de sanitairwaren waarvoor Grohe AG haar merken heeft ingeschreven. (…)

4.7. In aanmerking genomen de soortgelijkheid van waren en diensten en de – grote – onderscheidende kracht van de Grohe-merken gehanteerd door marktleider Grohe (vgl. hierna in 4.9) wordt voorshands geoordeeld dat de overeenstemming van de merken en het teken zodanig is, dat daardoor gevaar voor verwarring kan ontstaan bij het in aanmerking komende publiek. Door het hanteren van het teken grohekranenshop.nl kan immers de indruk worden gewekt, dat er een commerciële band tussen R&M en Grohe bestaat, die bijvoorbeeld behelst dat R&M een officiële distributeur van Grohe is of anderszins een bijzondere relatie met Grohe heeft (vgl. HvJEG BMW/Deenik NJ 2001/134). Merkgebruik zonder toestemming van de merkhouder door een derde is weliswaar toegestaan ter noodzakelijke referentie aan de bestemming van bepaalde waar (vgl. HvJEG Gillette/LA-Laboratories IER 2005/51), maar in het onderhavige geval is naar voorlopig oordeel aan de vereisten voor refererend merkgebruik niet voldaan. Daartoe is bepaald niet nodig dat in de domeinnaam het dominerende element "grohe" wordt opgenomen4. Het feit dat R&M niet anderszins (expliciet) de suggestie wekt dat zij een officiële distributeur van Grohe is, doet aan dit oordeel niet af. De weinig in het oog springende en tamelijk nietszeggende vermelding “grohekranenshop. nl is een R&M Company” en de summiere aanpassingen van onder meer de contactinformatie wegen niet op tegen de prominente plaats van het teken “grohekranenshop. nl” op de website en het overige gebruik van dat teken. Naar voorlopig oordeel is sprake van het wekken van een merkenrechtelijk verboden indruk van een commerciële band en zodoende van refererend merkgebruik dat verder gaat dan wat nodig is in het kader van de (verdere) verhandeling van producten van Grohe. Dat hoeft Grohe niet te dulden.

4.8. Nu Grohe haar vorderingen onder meer heeft gebaseerd op art. 2.20 lid 1 sub b BVIE en art. 9 lid 1 sub b GMVo, is deze "sub b" grondslag voorshands genoegzaam om haar merkinbreukverbod te dragen.

Inbreuk "sub c": 4.9. Bovendien trekt R&M naar voorlopig oordeel ongerechtvaardigd voordeel uit of doet zij afbreuk aan het onderscheidend vermogen van de bekende merken van marktleider Grohe. R&M profiteert immers van de (door Grohe onderbouwde en niet door R&M bestreden) bekendheid van deze merken, waardoor deze merken dreigen te verwateren, terwijl voor de noodzaak van het aangevallen gebruik door R&M geen steekhoudende geldige reden is aangevoerd. Het handelen van R&M moet daarmee worden aangemerkt als ongeoorloofd kielzogvaren in de zin van het arrest in de zaak l’Oréal-Bellure (HvJEG, NJ 2009/576). Niet van belang is in dit verband of de merkhouder hiervan in enigerlei vorm schade ondervindt; zij behoeft dit niet te dulden.

4.10. Dit een en ander levert voorshands tevens merkinbreuk op grond van art. 2.20 lid 1 sub c BVIE en art. 9 lid 1 sub c GMVo op, zoals Grohe terecht aanvoert.

Geen toestemming: 4.12. Dit verweer faalt. Zo al van de gestelde (impliciete) toestemming van Grohe kan worden gesproken – en dat ligt, gelet op de wijze waarop dit zou zijn geschied (vluchtig en zonder specifiek om toestemming voor merkgebruik door R&M te vragen), voorshands bepaald niet voor de hand – dan kan niet worden gezegd dat dit een ondubbelzinnige toestemming aan R&M zelf betreft. R&M is toen niet voldoende kenbaar in beeld gebracht door Ariës – nog los van de vraag of R&M heeft kunnen en mogen menen dat Van Hesse namens Grohe B.V. toezeggingen kon doen, althans dat een aldus door R&M opgevat fiat zijdens Van Hesse aan Grohe B.V. zou moeten worden toegerekend, hetgeen al evenmin voldoende aannemelijk is gemaakt in dit kort geding. Deze gang van zaken wordt voorshands onvoldoende geacht om tot een merklicentie te kunnen oordelen. In de onderhavige omstandigheden had het op de weg van R&M gelegen om zelf uitdrukkelijke, ondubbelzinnige, bewijsbare toestemming te vragen voor haar voorgenomen gebruik en wel van (de directie van) Grohe zelf. Dat heeft zij nagelaten. Dat zij op deze basis met haar website is gaan deelnemen aan het economisch verkeer op de aangegeven wijze, komt mitsdien voor haar risico.

Lees het vonnis hier.