Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Arnhem, 29 juli 2020, LJN: BN5631, Royaan tegen Gedaagden

Merkenrecht. Eiser, een fabrikant van diepvriessnacks, stelt dat gedaagde, een voormalig werknemer,  in strijd heeft gehandeld met concurrentiebeding en geheimhoudingsbeding en inbreuk heeft gemaakt op het merkrecht van eiser m.b.t. het merk “Say Cheese”van merkenrecht.  Vorderingen m.b.t. geheimhouding en merkinbreuk toegewezen.

Geheimhouding: 4.12.  Wel is voldoende aannemelijk geworden dat [gedaagden] in januari 2010 bijna letterlijk teksten uit het Document van mei 2007 hebben overgenomen in hun marketingmateriaal. [gedaagde1] heeft daarmee het geheimhoudingsbeding overtreden. [gedaagde2] en [gedaagde3] hebben daarvan geprofiteerd. Dat Royaan er kennelijk tot op heden niet voor heeft gekozen om deze teksten te gebruiken doet daaraan niets af.

4.13.  Gelet op het voorgaande zal het gevorderde verbod om gebruik te maken van vertrouwelijke informatie van Royaan worden toegewezen, echter alleen voor zover het gaat om de hiervoor onder 4.9 [o.a. ‘gezellig samenzijn verrijken’- IEF] en 4.12 genoemde teksten uit het Document.

Merkinbreuk: 4.20.  [gedaagden] voeren aan dat zij de beeldmerken met de woorden Say Cheese nooit hebben gebruikt en dat zij na de aanmaning van Royaan in april 2010 zijn gestopt met het gebruiken van de woordcombinatie Say Cheese.

4.21.  Overwogen wordt dat Royaan, nu zij onweersproken heeft gesteld dat zij door overgang onder algemene titel houdster is geworden van het woordmerk Say Cheese en de beeldmerken Say Cheese, zoals genoemd onder 2.12 van de feiten, voldoende belang heeft bij toewijzing van het gevorderde verbod aan [gedaagden] om deze merken te gebruiken, nu niet is gebleken dat [gedaagden] daadwerkelijk het gebruik van de aanduiding Say Cheese hebben gestaakt of dat zij niet voornemens zijn deze aanduiding in de toekomst weer te gaan gebruiken. Dit deel van de vordering zal daarom worden toegewezen. De veroordeling zal worden versterkt met een dwangsom, die aan een maximum zal worden gebonden.  

(…)

5.2.  verbiedt [gedaagde1], [gedaagde2] en [gedaagde3] hoofdelijk om, na betekening van dit vonnis, gebruik te maken van het woordmerk Say Cheese en gebiedt hen hoofdelijk om, na betekening van dit vonnis, alle verwijzingen naar dit merk onmiddellijk te verwijderen en om alle bestaande producten met dit woordmerk uit de markt te (laten) halen.

Lees het vonnis hier.  

Rechtbank Rotterdam, 18 augustus 2010, HA ZA 07-158,  Bacardi & Company Ltd, tegen Mevi Internationaal Expeditiebedrijf B.V. (met dank aan Mark Tsoutsanis,  RWV Advocaten).

Merkenrecht. Parallelimport. Tussenvonnis na tussenvonnis Rechtbank Rotterdam, 19 november 2008, HA ZA 07-0158, IEF 7333. Eerst even heel kort:

3.16 De rechtbank is van oordeel dat er door de handelingen die Mevi heeft verricht ten aanzien van de flessen in de lijst bij het rapport van Mazars sprake is van gebruik in het economisch verkeer van de Bacardi-merken. Het is echter de vraag of Mevi zélf als gebruiker van de merken kan worden beschouwd, nu zij steeds heeft gehandeld in opdracht en zij zelf geen eigenaar van de flessen was. De rechtbank ziet aanleiding om een prejudiciële vraag te stellen. Een en ander wordt hieronder toegelicht. (…)

3.29 De rechtbank ziet aanleiding om op de voet van artikel 267 VWEU hierover een vraag van uitleg betreffende artikel 5 en 7 Merkenrichtlijn voor te leggen aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. De rechtbank heeft het voornemen om de navolgende vraag van uitleg te stellen, waarvan zij de beantwoording noodzakelijk acht voor haar beslissing in het onderhavige geschil:

Moet de handelwijze van Mevi zoals hierboven omschreven, waardoor originele flessen Bacardi ten aanzien waarvan het merkrecht niet is uitgeput in de EER zijn ingevoerd, worden aangemerkt als gebruik door Mevi als derde in de zin van de artikelen 5 en 7 van de Merkenrichtlijn, in aanmerking nemende dat Mevi deze handelingen steeds verricht als vergunninghoudend expediteur en houder van een douane-entrepot en AGP en als dienstverlening voor en in opdracht van anderen en zijzelf geen eigenaar van de betreffende flessen is?

3.30 De rechtbank zal partijen in de gelegenheid stellen zich over de voor te leggen vraag uit te laten. Daartoe zal de zaak worden verwezen naar de rol voor het nemen van een akte, eerst door Bacardi c.s.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Breda, 12 augustus 2010, KA ZA 10-416, Heerkens Shoes B.V. tegen Fergan SARL (met dank aan Tinga Kleefman, Lawton Advocaten)

Merkenrecht. Gemeenschapsmerken. Opheffingskortgeding na bewijsbeslag. Heerkens stelt dat de voorzieningenrechter van de Rechtbank Breda die de verloven voor de beslagen heeft gegeven niet bevoegd was omdat artikel 2 van de Uitvoeringswet van de Gemeenschapsmerkverordening de Rechtbank te Den Haag daartoe exclusief bevoegd verklaart. Verder stelt Heerkens dat het gelegde bewijsbeslag in strijd is met proportionaliteit. Proceskostenveroordeling.

Bevoegdheid: 4.3. […] De voorzieningenrechter gaat hieraan voorbij omdat het Gerechtshof te ’s-Hertogenbosch hierover anders heeft geoordeeld. Overigens heeft de voorzieningenrechter overwogen om een prejudiciële vraag voor te leggen aan het Europese Hof van Justitie, inhoudende of artikel 103 van de Gemeenschapsmerkverordening toelaat dat de nationale wetgever de bevoegdheid tot het treffen van voorlopige voorzieningen en beschermende maatregelen exclusief toekent aan één gespecialiseerde rechtbank voor het de gemeenschapsmerk, zoals in Nederland de rechtbank Den Haag terzake is aangewezen. Maar de voorzieningenrechter laat deze mogelijkheid over aan het gerechtshof in geval van een eventueel appèl.

Proportionaliteit van het beslag: 4.6. Wanneer een merkhouder constateert dat een acute inbreuk op zijn merkrecht dreigt, is diens belang bij een alomvattend conservatoir beslag op alle inbreukmakende zaken (in dit geval op laarzen, verpakkingen en documenten) in beginsel gegeven. Alleen een beschrijvend beslag, al dan niet in combinatie met een monsterneming, kan op zichzelf niet voorkomen dat inbreukmakende zaken alsnog worden verhandeld en de merkinbreuk aldus wordt voortgezet. Naar het oordeel van de voorzieningenrechter had en heeft.

Fergan daarom nog steeds belang bij het door haar gelegde conservatoire bewijsbeslag met afgifte van de inbreukmakende zaken. Bij afweging van de actuele wederzijdse belangen is de voorzieningenrechter van oordeel dat het belang van Fergan bij handhaving van de gelegde conservatoire beslagen zwaarder weegt dan het commerciële belang van Heerkens bij vrijgave van de beslagen zaken.

Proceskosten: 4.7. […] Als de in het ongelijk te stellen partij zal Heerkens worden veroordeeld in de kosten van dit geding, gevallen aan de zijde van Fergan. Omdat het geschil betrekking heeft op de handhaving van intellectuele eigendomsrechten, kan Fergan in beginsel aanspraak maken op de in het kader van dit kortgeding werkelijk gemaakte kosten. De overgelegde kostenspecificatie van Fergan heeft geen betrekking op dit geding maar op de beslaglegging. Daarom zullen de proceskosten worden begroot op € 1.079,-, samengesteld uit een bedrag van € 263,- aan griffierecht en een bedrag van € 816,- aan salaris advocaat conform het normale liquidatietarief. De kosten van Fergan met betrekking tot de beslaglegging zijn te vorderen in het kader van de in verband met de beslagen in te stellen hoofdzaak.

Lees het vonnis hier.

Oud nieuws is ook nieuws. Niet zo gek veel veranderd in 100 jaar:

 En uit dezelfde editie:

HvJ EU, 29 juli 2010, zaak C-214/09 P, Anheuser-Busch Inc. tegen OHIM / Budějovický Budvar

Merkenrecht. Gemeenschapsmerken. Succesvolle oppositieprocedure o.g.v. oudere merken BUDWEISER” en „Budweiser Budvar” (Budvar)  tegen aanvrage Gemeenschapswoordmerk „BUDWEISER” (Anheuser Busch).

Perscommunique HvJ: Anheuser-Busch may not register the word ‘Budweiser’ as a Community trade mark for beer. Budějovický Budvar, which brought opposition proceedings against that registration, was not obliged to provide, automatically, proof of renewal of its earlier identical mark during the period set for submission of evidence in support of its opposition

In 1996, the American brewer Anheuser-Busch applied to OHIM (the Office for Harmonisation in the Internal Market) for registration of the word ‘Budweiser’ as a Community trade mark for beer and malted alcoholic and non-alcoholic beverages. The Czech brewery Budějovický Budvar brought opposition proceedings against such registration relying on its earlier international word mark BUDWEISER, protected in particular in Germany and Austria.

Budějovický Budvar provided evidence showing its ownership of the earlier trade mark but the protection enjoyed by that mark expired during the period which OHIM had set for submission of evidence in support of the opposition. As OHIM had not requested during that period that Budějovický Budvar provide evidence of renewal of its earlier mark, the company submitted that evidence – on its own initiative – but at a later stage in the opposition proceedings.

OHIM rejected Anheuser-Busch’s application for a Community trade mark on the ground that the mark applied for was identical to Budějovický Budvar’s earlier mark. OHIM also found that the goods listed in Anheuser-Busch’s application were essentially identical to the goods ‘beer of any kind’ covered by the earlier mark. In view of the identity of the marks and the obvious similarities between the goods concerned, OHIM also upheld Budějovický Budvar’s opposition in relation to malted non-alcoholic beverages.

Anheuser-Busch brought an action before the General Court against the OHIM decision. In its judgment delivered in March 20091, the General Court upheld OHIM’s decision, finding that Budějovický Budvar already held the right in Germany and Austria to use the word ‘BUDWEISER’ commercially for beer. The General Court also held that the Czech brewery had not been obliged to produce, on its own initiative, evidence of renewal of its earlier mark during the period fixed by OHIM for the submission of evidence.

Anheuser-Busch challenged the judgment before the Court of Justice, relying inter alia on the argument that, as the protection afforded to the earlier mark had expired before the end of the period fixed for the submission of evidence, Budějovický Budvar ought to have submitted evidence of the mark’s renewal within that period.

The Court of Justice today finds that Budějovický Budvar was not obliged to provide, automatically, within that period evidence of renewal of its earlier mark even though the protection afforded by that mark expired between the date on which notice of opposition had been filed and the end of that period. In fact, Budějovický Budvar would have been obliged to submit such evidence only if OHIM had expressly requested it. OHIM did not, however, make such a request.

Furthermore, the new rules relating to the production of evidence, which entered into force in 2005 and which now impose an express obligation on an opponent to produce proof of renewal of its earlier trade mark, may not be applied retroactively to the present case.

The Court therefore finds that, as Budějovický Budvar was not required to prove renewal of its trade mark during the period set for the submission of evidence in support of its opposition, it could submit the renewal certificate for the mark after that period had expired.

None of the grounds of appeal being founded, the Court dismisses Anheuser-Busch’s appeal in its entirety.

Lees het arrest hier. Persbericht hier.

Gerechtshof Amsterdam, 13 juli 2010, zaaknr. 200.054.066/01/KG, NL Unlimited B.V. tegen Theagenda.nl  (met dank aan Laurens Thissen, Kerckhoffs Advocaten ).
 
Wel gemeld, nog niet besproken. Handelsnaamrecht, Domeinnamen. Inbreuk handelsnaamrecht door gebruik generieke domeinnaam. Gerechtshof Amsterdam bekrachtigt het KG vonnis waarin met de handelsnaam "theagenda.nl" een verbod is verkregen op het voeren van de jongere handelsnaam "agenda.nl" (zie vzr. Rechtbank Amsterdam, 10 december 2009, IEF 8550). Gebruik van een gangbare en beschrijvende aanduiding mag er niet toe mag leiden dat gevaar voor verwarring ontstaat. Structureel faciliteren handelsnaaminbreuk door verstrekken gebruiksrecht op handelsnaam. Kosten onrechtmatige daad “zodanig verweven met het handhaven van Paulas intellectuele eigendomsrechten jegens NL Unlimited, dat ook deze kosten in aanmerking komen voor volledige vergoeding ex artikel 1019h Rv.”

3.6. Uitgangspunt bij de beoordeling is dat onder omstandigheden een domeinnaam als handelsnaam kan worden beschouwd. De enkele inschrijving van agenda.nl in het handelsregister kwalificeert niet als gebruik als handelsnaam. Of sprake is van een handelsnaam is beslissend of NL Unlimited, rekening houdende met de perceptie van het relevante publiek, op commerciële wijze onder de naam agenda.nl deelnam aan het handelsverkeer. In aanmerking dient te worden genomen dat NL Unlimited op de website www.agenda.nl niet alleen agendagegevens vermeldde maar tevens advertentieruimte heeft aangeboden aan adverteerders. Gelet op het bedrijfsmatige karakter dat de website hierdoor toekomt almede op de wijze waarop de diensten, als diensten van agenda.nl op de website werden aangeboden, is het hof voorshands van oordeel dat het gebruik van de domeinnaam tevens als gebruik als handelsnaam kan worden aangemerkt. Het betoog van NL Unlimited C.S. dat zij agenda.nl als merk gebruiken doet daar niet aan af. Grief I faalt derhalve.

3.7. Met grief I1 bestrijden NL Unlimited C.S. het oordeel van de voorzieningenrechter dat het gebruik van agenda.nl inbreuk maakt op de handelsnaam van Paula doordat verwarring is te duchten. Tussen partijen is niet in geschil dat Paula zijn handelsnaam “theagenda.nl” geruime tijd vóórdat NL Unlimited ter aanduiding van haar onderneming de handelsnaam “agenda.nl” is gaan voeren, in gebruik heeft genomen. Vast staat dat beide ondernemingen zich richten op dezelfde doelgroep, namelijk Nederlandse internetgebruikers op zoek naar vrijetijdsbesteding en adverteerders. De handelsnamen van partijen wijken slechts in geringe mate van elkaar af door het Engelse lidwoord "the" in de handelsnaam van Paula. Aan NL Unlimited C.S. kan worden toegegeven dat - zoals zij aanvoeren - "agenda" een gangbare en beschrijvende aanduiding is voor de activiteiten die beide ondernemingen ontplooien. Hoewel dit op zich zelf een beperking in de beschermingsomvang kan mee brengen omdat het anderen vrij moet staan dergelijke aanduidingen in hun handelsnaam te voeren, laat deze omstandigheid onverlet dat gebruik van de aanduiding "agenda" er niet toe mag leiden dat gevaar voor verwarring ontstaat, waarbij moet worden bezien of de handelsnaam in zijn geheel geen verwarring wekt. Gelet op het geringe onderscheid tussen de handelsnamen, de nauw verwante opzet van de beide websites en de (nagenoeg) identieke diensten die worden aangeboden is voorshands aannemelijk dat verwarring tussen de beide ondernemingen is te duchten bij het relevante publiek. Blijkens de door NL Unlimited C.S. in het geding gebrachte producties bestaan naast elkaar reeds vele variaties die het woord "agenda" bevatten. Bij deze variaties wordt steeds gebruik gemaakt van een gecombineerde term zoals: onlineagenda.nl, webagenda.nl, jouwagenda.nl, etc. NL Unlimited had over legio variaties kunnen beschikken om in haar handelsnaam gebruik te maken van de aanduiding “agenda.nl”. De grief is tevergeefs voorgedragen.

3.8. Met grief III komen NL Unlimited c. s. op tegen het oordeel van de voorzieningenrechter dat de vorderingen tegen Newhold toewijsbaar zijn op grond van onrechtmatig handelen jegens Paula. Ook deze grief faalt. Gelet op hetgeen onder 3.7 is overwogen en de handelsnaaminbreuk die NL Unlimited door het gebruik van agenda. n1 maakt, kan het (blijven) verlenen door Newhold aan NL Unlimited van een uitsluitend gebruiksrecht op de handelsnaam/domeinnaam, waarmee zij de handelsnaaminbreuk structureel faciliteert, in casu als onrechtmatige gedraging jegens Paula worden aangemerkt. Het hof acht de toewijzing van het verbod en de dwangsommen jegens Newhold dan ook juist. Waarom de dwangsom te verstrekkend is, hebben NL unlimited C.S. niet nader toegelicht.

3.9. Ten slotte hebben NL Unlimited c.s. met grief IV nog aangevoerd dat de door Paula gemaakte proceskosten ten aanzien van de vordering uit hoofde van onrechtmatige daad jegens Newhold niet in aanmerking komen voor volledige vergoeding. Deze grief is eveneens tevergeefs voorgesteld. Op zichzelf is juist dat, zoals NL Unlimited C.S. stellen, in beginsel enkel proceskosten gemaakt ter handhaving van intellectuele eigendomsrechten voor volledige vergoeding ex artikel 1019h Rv in aanmerking komen. In aanmerking genomen echter dat NL Unlimited in casu na de eerste sommatie van Paula de domeinnaam agenda.nl heeft overgedragen aan Newhold en deze vervolgens de domeinnaam aan NL Unlimited ter beschikking heeft gesteld, heeft Paula onder Newhold beslag moeten leggen ter handhaving van zijn handelsnaamrecht. Voorshands acht het hof de daarmee gemoeide kosten zodanig verweven met het handhaven van Paulas intellectuele eigendomsrechten jegens NL Unlimited, dat ook deze kosten in aanmerking komen voor volledige vergoeding ex artikel 1019h Rv.

Lees het arrest hier.

Vzr. Rechtbank Roermond, 15 juli 2010, KG ZA 10-40, Goodyear Dunlop Tyres Europe B.V. tegen Euro-Tyre B.V. (met dank aan Eveline Rethmeier, Howrey). 

Wel gemeld, nog niet besproken. Merkenrecht. Parallelimport Dunlop-autobanden. Vorderingen afgewezen i.v.m. ontbreken spoedeisend belang: een relatief geringe overtreding, waarbij het onvoldoende aannemelijk is dat het ging om opzettelijk handelen. Kort, in citaten:

4.2.3. (…) Vorenstaande overwegingen leiden voorshands tot de aanname dat aan Goodyear-Dunlop het uitsluitende recht toekomt banden met het merk DUNLOP SP 3000A met een breedte van 235 in de EER in het verkeer te brengen. Dat deze (merk)rechten zouden zijn uitgeput is in dit kort geding niet komen vast te staan. In zoverre heeft Goodyear-Dunlop belang bij (een beoordeling van) de door haar ingestelde vorderingen.

(…) 4.3.3. Daartegenover staat dat Euro-Tyre gemiddeld twee miljoen banden per jaar verkoopt, waaronder (ook) door of met toestemming van Goodyear-Dunlop in de EER in het verkeer gebrachte autobanden van het merk DUNLOP SP en DUNLOP SP SPORT. De merkinbreuk ziet eveneens op de verkoop van autobanden met het merk DUNLOP SP maar heeft betrekking op een specifieke breedtemaat (235). Gelet op de hiervoor genoemde omzet van Euro-Tyre en de geringe hoeveelheid (80) "verkeerde" banden is er sprake van een relatief geringe overtreding. Voorstelbaar is dat Goodyear-Dunlop als gevolg hiervan schade heeft gelden maar de omvang daarvan is vermoedelijk gering. Verder is gesteld noch gebleken dat Euro-Tyre na april 2009, nadat de inbreuk was geconstateerd, nog banden van het type zoals hierboven nader is omschreven, heeft ingekocht en/of verkocht. Nadat Euro- Tyre in augustus 2009 duidelijk werd om welke type band het ging, heeft zij het aanbod ervan op haar website verwijderd. Euro-Tyre heeft ook uitdrukkelijk gesteld dat zij zich in de toekomst wil onthouden van handelingen die inbreuk maken op het merkrecht van Goodyear-Dunlop UK. Tenslotte heeft Euro-Tyre onvoorwaardelijk toegezegd, welke toezegging zij ter zitting heeft herhaald, haar leverancier aan Goodyear-Dunlop bekend te maken en een volledige opgave te doen van de door haar gekochte banden. Ter zitting is gebleken dat tussen Goodyear-Dunlop en Euro-Tyrc nog steeds een handelsrelatie bestaat en dat laatstgenoemde onweersproken heeft gesteld de handelsrelatie met Goodyear-Dunlop te willen voortzetten.  Tegen deze achtergrond is onvoldoende aannemelijk geworden dat liet bij de gewraakte overtreding ging om opzettelijk handelen van Euro-Tyre; het moet er -bij de huidige stand van zaken- voor worden gehouden dat zij verwijtbaar onzorgvuldig heeft gehandeld.

4.4. Vorenstaande overwegingen leiden tot de slotsom dat Goodyear-Dunlop een spoedeisend belang ontbeert bij de door haar gevraagde voorlopige voorzieningen. De omstandigheid dat mogelijk door derden (ook) inbreuk is of wordt gemaakt op de merkrechten van Goodyear-Dunlop maakt vorenstaand oordeel niet anders. Het door Goodyear- Dunlop gevorderde verbod moet worden afgewezen. De daaraan gekoppelde overige vorderingen delen dit lot.

Lees het vonnis hier.

Kamerstuk 21501-30 nr. 232. Brief minister EZ: Verslag van de Raad voor Concurrentievermogen van 25 en 26 mei.

Raadsconclusies: De Commissie gaf aan dat het communautaire merkenrechtensysteem, dat bestaat naast de nationale merkenrechtensystemen van de lidstaten, inmiddels 15 jaar bestaat. Op verzoek van de Raad in mei 2007 laat de Commissie momenteel een studie doen naar de werking van het merkenrechtensysteem. Doel is te bezien hoe het merkenrechtensysteem in de EU en de samenwerking tussen het Europese merkenbureau OHIM (Office of Harmonization for the Internal Market) en de nationale merkenbureaus kan worden gemoderniseerd, versterkt en waar nodig verbeterd. Deze studie zal naar verwachting eind van dit jaar worden afgerond. De Commissie sprak de verwachting uit een voorstel voor herziening van Verordening 207/2009 inzake het EU merkenstelsel te zullen doen eind van dit jaar. De Raad nam vervolgens zonder discussie de conclusies aan.

Lees de gehele brief hier.

Rechtbank Assen, 8 juni 2010, LJN: BN0714, Calidris 28 EU S.A.R.L c.s. tegen Gedaagde

Merkenrecht. Domeinnamen. Eisers stellen dat gedaagde door het gebruikt van merken en domeinnamen in een persbericht, waarmee gedaagde als een criminele organisatie aanmerkte, inbreuk heeft gemaakt op de merkrechten van eisers. Vorderingen (sub d) toegewezen. Veroordeling tot staken en gestaakt houden van inbreuk om merkrechten en gebruik van domeinnamen.  Lijfsdwang mag worden toegepast
 
4.13.  Niet in geschil is dat [naam gedaagde] in zijn persbericht van 22 april 2010 gebruik heeft gemaakt van het internationale (vogel-)beeldmerk van Calidris 2. Naar voorlopig oordeel kan Calidris 2 zich tegen dit gebruik door [naam gedaagde] verzetten op grond van het bepaalde in artikel 2.20 lid 1 sub d van het Beneluxverdrag Intellectuele Eigendom (BVIE), nu sprake is van gebruik door [naam gedaagde] van dit beeldmerk anders dan ter onderscheiding van de waren of diensten van Calidris 2, waarbij sprake is van gebruik van dit beeldmerk zonder geldige reden waardoor afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van dit merk. Gezien ook de verklaring van [naam gedaagde] dat hij van zins is uitlatingen over Calidris te blijven doen zal de door Calidris 2 onder 1. gevorderde veroordeling van [naam gedaagde] het gebruik van de merkrechten van Calidris 2 te staken en gestaakt te houden worden toegewezen, onder bepaling dat de eis in de hoofdzaak dient te worden ingesteld binnen zes maanden nadat dit vonnis is betekend.

4.14.  Tevens is voldoende gebleken dat [naam gedaagde] in zijn persbericht van 22 april 2010 de domeinnamen van Calidris 3 - www.schwarzedose.de en www.schwarzedose.com - heeft gebruikt. Nu Calidris 3 houder is van deze door [naam gedaagde] gebruikte domeinnamen zal [naam gedaagde], gezien zijn verklaringen dat hij zich over Calidris wil blijven uitlaten, worden veroordeeld dit gebruik te staken en gestaakt te houden.

4.15.  Om te voorkomen dat [naam gedaagde] op het moment dat hij zich niet langer mag bedienen van de merken en domeinnamen van Calidris zijn toevlucht zal nemen tot het gebruik van de handelsnaam van Calidris om zijn onrechtmatige uitlatingen kracht bij te zetten, vordert Calidris tevens [naam gedaagde] te veroordelen het gebruik van haar handelsnaam te staken. Niet door Calidris gesteld is echter dat [naam gedaagde] reeds gebruik heeft gemaakt van de handelsnaam van Calidris, zodat geen staking van dit gebruik kan worden gevorderd. Om die reden dient dit onderdeel van de vordering te worden afgewezen.

(…)

5.6.  bepaalt dat, door de eiseres die het betreffende verbod heeft gevorderd, op [naam gedaagde] lijfsdwang mag worden toegepast indien [naam gedaagde] één van de onder 5.1, 5.3 en 5.4 van het dictum genoemde veroordelingen overtreedt en machtigt de desbetreffende eiseres in dat geval om [naam gedaagde] te gijzelen voor de duur van maximaal een maand per overtreding van één van de opgelegde verboden, zulks tot een maximum voor al die veroordelingen tezamen van in totaal één jaar,

Lees het vonnis hier.

Hoge Raad, 9 juli 2010, LJN: BM3979, Engineering Design Documentation Services B.V. tegen  Electronic Data Systems Corporation

Merkenrecht. Handelsnaamrecht. Procesrecht. Niet-ontvankelijkheid in hoger beroep wegens het ontbreken van belang bij rechtsvordering betreffende een handelsnaam en merk en het terecht opwerpen van een exceptio plurium litis consortium. (Met conclusie A-G Huydecoper).

De partijen in deze zaak - EDDS, de eiseres tot cassatie, en EDSC, de verweerster - verschillen in materieel opzicht over de vraag, welke van hen de beste rechten heeft op de aanduiding "EDS". Beide maken aanspraak op zowel handelsnaam- als merkrechten voor deze aanduiding. In cassatie is dit materiële geschil echter maar zéér zijdelings aan de orde. In deze instantie strijden de partijen over de vraag of het hof met recht een namens EDSC gevoerd "prealabel" verweer gegrond heeft bevonden.

In de eerste aanleg werden EDSC c.s. in het gelijk gesteld. De rechtbank droeg aan EDDS bewijs op van het voeren van een relevante handelsnaam voorafgaand aan het (door de rechtbank als vaststaand aangenomen) voeren daarvan door EDSC c.s.; en kwam na getuigenverhoren tot het oordeel dat EDDS niet in het leveren van het haar opgedragen bewijs was geslaagd. EDDS stelde hoger beroep in, maar richtte dat alleen tegen EDSC - en dus niet tegen de dochtervennootschap EDSI B.V., die in eerste aanleg mede als principaal eiseres en als gedaagde in reconventie was opgetreden.

EDSC voerde in appel aan dat als gevolg van het niet in het appel betrekken van haar dochtervennootschap (waardoor het vonnis van de eerste aanleg tussen deze dochtervennootschap en EDDS kracht van gewijsde had gekregen), EDDS bij het hoger beroep tegen haar, EDSC, geen relevant belang meer had. Na een tussenarrest en daarop gevolgde comparitie voegde EDSC toe, dat haar hierdoor een beroep op de zogenaamde "exceptio plurium litisconsortium" toekwam. Het hof heeft de verweren van EDSC geaccepteerd. Het oordeelde het beroep van EDSC op de "exceptio" gegrond en stelde vast dat EDDS geen (rechtmatig) belang had bij haar hoger beroep. In aansluiting hierop verklaarde het hof EDDS niet-ontvankelijk in haar appel. (Gerechtshof Amsterdam, 10 oktober 2008, IEF 7258).

De Hoge Raad verwerpt i.c. het beroep tegen het arrest van het hof:

3.4 In dit geding dient tot uitgangspunt dat Electronic USA voor het aanbieden en leveren van computerdiensten de handelsnaam EDS voert en het woordmerk EDS als Benelux-merk heeft laten registreren, en dat zij aan haar Nederlandse dochtermaatschappij Electronic BV toestemming heeft gegeven voor diezelfde diensten EDS als handelsnaam en merk in Nederland te gebruiken.
Hoewel denkbaar was geweest dat het geschil tussen Engineering en Electronic c.s. over het gebruik van EDS als merk en handelsnaam aan de orde werd gesteld in een procedure tussen uitsluitend Engineering en Electronic USA (dan wel tussen uitsluitend Engineering en Electronic BV), brengt dat niet mee dat het hof Engineering in haar hoger beroep tegen (alleen) Electronic USA ontvankelijk had moeten verklaren. Het onderhavige geval wordt immers hierdoor gekenmerkt, zoals het hof in zijn hiervoor weergegeven rov. 2.7 tot uitdrukking heeft gebracht, dat de procedure in eerste aanleg is gevoerd tussen enerzijds Engineering en anderzijds zowel Electronic USA als Electronic BV, dat zulks heeft geleid tot een eindvonnis van de rechtbank dat, voor zover het de verhouding tussen Engineering en Electronic BV betreft, onherroepelijk is geworden, en dat op grond van het in zoverre onherroepelijke vonnis Engineering jegens Electronic BV verplicht is het gebruik van EDS als merk en handelsnaam te staken en gestaakt te houden, terwijl voorts de merkdepots van Engineering in dat vonnis nietig zijn verklaard en haar reconventionele vorderingen tot het verbieden van het gebruik van EDS als merk en handelsnaam door Electronic BV, onherroepelijk zijn afgewezen. Het hof heeft geoordeeld dat daarmee onverenigbaar is de door Engineering beoogde uitkomst van de procedure in hoger beroep jegens Electronic USA (te weten dat het haar wel en Electronic USA niet is toegestaan om de aanduiding EDS als merk en handelsnaam te gebruiken), en dat Engineering daarom geen belang had bij haar hoger beroep tegen Electronic USA. Daarbij heeft het hof kennelijk aangenomen dat, gelet op het onherroepelijke vonnis ten gunste van Electronic BV en de moeder/dochterrelatie tussen laatstgenoemde en Electronic USA, Engineering in geen geval gebruik zal kunnen maken van de rechten die zij in het hoger beroep tegen Electronic USA geldend wil maken. Deze oordelen geven geen blijk van een onjuiste rechtsopvatting en zijn in het licht van de vaststaande feiten en de door partijen aangevoerde stellingen niet onbegrijpelijk.

3.5 Het aldus door het hof gehonoreerde verweer is geen exceptief verweer maar een verweer ten principale. De door Electronic USA bepleite niet-ontvankelijkheid van Engineering is immers niet een gevolg van toepassing van regels van zuiver processuele aard, maar het gevolg van een inhoudelijke beoordeling van het belang van Engineering bij haar rechtsvordering jegens Electronic USA in het licht van de specifieke omstandigheden van het geval. Het gaat derhalve om een inhoudelijke beoordeling van de rechtsbetrekking in geschil (tussen Engineering en Electronic USA). Dit betekent dat hier geen sprake is van een exceptie als bedoeld in art. 128 lid 3 Rv. en dat het hof het verweer mocht beoordelen, ook als dat niet uiterlijk bij memorie van antwoord naar voren was gebracht. Het voorgaande geldt evenzeer indien het gaat om een exceptio plurium litis consortium.

3.6 Op grond van het voorgaande kunnen de klachten van het middel niet tot cassatie leiden.

Lees het arrest hier.