Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank ‘s- Gravenhage, 14 oktober 2009, KG ZA 09-1234, Coty Prestige Lancaster Group GmbH tegen FM Group Nederland B.V. c.s

Merkenrecht. Haagse L'Oréal/Bellure-variant. Eiser Coty, licentiehouder  van diverse (bekende) parfummerken, o.a. Joop!, Davidoff & Jil Sander, maakt succesvol bezwaar tegen de vergelijkingslijsten in de productcatalogus / brochure (maar niet tegen de internetlijstjes) van gedaagde FM.  “Zonder meer ziet de voorzieningenrechter dan ook niet in dat de overzichtstabel niet in strijd komt met het criterium neergelegd in L'Oréal – Bellure.”

2.12. Dit soort lijstjes hebben op het internet verschillende verschijningsvormen. Als regel bieden zij een min of meer volledig overzicht van de onder FM label verkrijgbare productnummers, zowel voor mannen als voor vrouwen, met aan ieder productnummer gekoppeld een aanduiding door gebruik van een woordmerk van een bekende parfum met een overeenstemmende geur. De overeenstemming wordt omschreven in termen variërend van geïnspireerd door tot identiek aan want afkomstig uit dezelfde fabriek. Vergelijkingslijstjes van de hier besproken soort worden hierna aangeduid als de een op een lijstjes.

2.13. De door FM Group uitgegeven brochure of productencatalogus bevat ook een tabel. In deze overzichtstabel kan worden afgelezen welke geurgroepen overeenkomen met ander producten op de markt binnen dezelfde geurfamiliegroepen. De andere producten worden aangeduid met de desbetreffende merken. De bedoelde tabel, hierna de overzichtstabel, is hieronder weergegeven, ter wille van de leesbaarheid gedeeltelijk.

4.8. Naar voorlopig oordeel heeft Coty onvoldoende aannemelijk gemaakt dat er een voldoende rechtstreeks verband bestaat tussen de verspreiding van de een op een lijsten op het internet en doen of nalaten van FM Group. Dit brengt met zich dat de vorderingen, wat betreft FM Group en voor zover deze zien op deze lijstjes, niet kunnen worden toegewezen. (…)

4.9. Dat de productcatalogus / brochure, met daarin opgenomen de overzichtstabel, door FM Group wordt verspreid is door FM Group erkend. Vast staat ook dat de door Coty vertegenwoordigde merken in deze tabel worden gebruikt. In de kop van de tabel wordt in kapitalen aangegeven dat deze bestemd is voor vergelijking. De inhoud van de tabel leert dat dat geen andere vergelijking is dan van bekende merken, waaronder al de door Coty in deze procedure vertegenwoordigde merken, met productnummers van FM Group. De tabel, opgenomen over dubbele pagina’s aan het einde van de brochure, is niet anders bedoeld dan als het sluitstuk dat afnemers dient te bewegen tot aanschaf van een FM product. De afnemer kan aldaar opzoeken welk productnummer dezelfde geurgewaarwording zal bieden als het hem of haar bekende merkproduct. In de voorgaande bladzijden van de brochure heeft de afnemer geleerd dat er geen wezenlijk verschil, anders dan verpakking en presentatie, is tussen het bekende merkproduct en het FM product. Zonder meer ziet de voorzieningenrechter dan ook niet in dat de overzichtstabel niet in strijd komt met het criterium neergelegd in L'Oréal – Bellure.

4.10. Naar voorlopig oordeel is de overzichtstabel van FM Group dan ook aan te merken als een inbreuk ex artikel 9 lid 1 onder c GMVo of artikel 2.20 lid 1 onder c BVIE. De inbreuk is FM Group toe te rekenen.

4.11. Niet aannemelijk is dat deze inbreuk zich heeft uitgestrekt over andere landen dan België en Nederland. Nu FM Group Belgium uitsluitend franchise neemster is voor deze landen en de inbreuk uitsluitend wordt aangenomen op de grondslag van de productcatalogus / brochure is ook niet aannemelijk dat er een dreiging is dat de inbreuk zich buiten deze landen zal uitstrekken. Het gevorderde onder 1 zal daarom worden toegewezen met een beperking tot deze landen op de wijze zoals hieronder verwoord. Omdat het verbod ook ziet op verspreiding van de brochure via het internet zal FM Group een iets ruimere tijd worden vergund om haar website aan te passen. De dwangsom zal worden gematigd en gemaximeerd.

4.12. Het gevorderde onder 2 zal worden toegewezen met een beperking tot de door FM Group gebruikte productcatalogus / brochure met daarin opgenomen de overzichtstabel.

Lees het vonnis hier of hieronder.

 

 

Vzr. Rechtbank Alkmaar, ex parte beschikking van 12 oktober 2009, AZ N.V. tegen Toerkoop Zonvaart (met dank aan Laura van Gijn, Klos Morel Vos & Schaap)

Merkenrecht. Ex parte beschikking m.b.t. domeinnaam www.voetbalreizenaz.nl. Reisbureau biedt pakketreizen aan voor AZ supporters en gebruikt zonder toestemming het merk van AZ in de domeinnaam en op de website. Inbreukvorderingen toegewezen. Het verzoekschrift geeft aan dat het zeer spoedeisende belang deze zaak zeer specifiek is en o.a. te maken heeft met de risicoaansprakelijkheid van de voetbalclub voor het gedrag van supporters.

“Deze inbreuk veroorzaakt zeer aanzienlijke directe schade. Daarnaast veroorzaakt het gebruik van het AZ merk een zeer acute en ernstige dreiging van onherstelbare schade. (…) de onder de vlag van het AZ merk aangeboden pakketreizen naar door AZ in Europa te spelen wedstrijden komen niet onder de controle van AZ tot stand. AZ heeft daardoor geen invloed op de kwaliteit van de geboden service. Problemen zullen desalniettemin wegens het bestaan van direct verwarringsgevaar aan AZ worden toegerekend.

Rond de verkoop van toegangsbewijzen voor internationale voetbalwedstrijden buiten kunnen zich al snel problemen voordoen. Daarbij valt met name te denken aan de verkoop van kaarten aan AZ supporters voor andere plaatsen dan in het speciaal voor de AZ supporters bij de betreffende wedstrijden bestemde vak. Dat kan – in de meest ernstige gevallen – leiden tot geweldsincidenten.

Dergelijke incidenten zijn niet slechts schadelijk voor de reputatie van AZ en dus voor het AZ merk, zij kunnen met name ook leiden tot sancties van overkoepelende voetbalorganen zoals de nationale bond KNVB of de Europese bond UEFA. Als bekend is de meest ernstige sanctie op dergelijke incidenten uitsluitend van deelname en het betalen van hoge boetes. De dreiging van dit soort schade is de meest ernstige bedreiging voor een professionele voetbalorganisatie denkbaar. Daarbij is het van belang dat in de reglementen en rechtspraak van de diverse overkoepelende voetbalorganen uitgegaan wordt van een risicoaansprakelijkheid van de voetbalclub voor het gedrag van supporters.”

Lees het vonnis hier of hieronder.

Statistieken over Benelux-oppositiebeslissingen uit de presentatie van E. Simon, directeur-generaal van het BBIE, gehouden tijdens de Benelux-Gerechtshof studiedag op 9 oktober j.l.

Voor wie overweegt in beroep te gaan, is het wellicht interessant om te weten dat het Gerechtshof Den Haag over de periode van vier jaar in 100%  van de gevallen tot hetzelfde oordeel is gekomen als het BBIE, terwijl het Gerechtshof Brussel in diezelfde periode en bij een vergelijkbaar aantal zaken maar in  27%  van de zaken dezelfde mening als het BBIE was toegedaan.

Rechtbank Amsterdam, 30 september 2009, ex parte beschikking Magazijn De Bijenkorf tegen gerequestreerde (met dank aan Jesse Hofhuis, Jesse Hofhuis).

Ex Parte. Gerequestreerde dient gebruik domeinnaam www.3dwazedagen.nl te staken en gestaakt te houden en mag de domeinnaam niet aan een derde overdragen zonder toestemming van verzoekster de Bijenkorf.

Lees de beschikking hier of hieronder (m.b.v. Scribd, een experiment).

Teksten van de presentaties die gehouden zijn tijdens de studiedag van het Benelux-Gerechtshof op 9 oktober j.l. onder de noemer: Het Benelux -Gerechtshof als beroeps- en cassatie-instantie voor het Benelux merken- en modellenrecht.

Werking van het Benelux-Gerechtshof en zijn positie in groter internationaal verband. Spreker: de heer J.-F. Leclercq, advocaat-generaal bij het Benelux-Gerechtshof en procureur-generaal bij het Belgische Hof van Cassatie.
 
De komende aanpassingen van het Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom.  Spreker: de heer E. Simon, directeur-generaal van het Benelux-Bureau voor de Intellectuele Eigendom.   

De toekomst van het Benelux-Gerechtshof, met speciale aandacht voor de bevoegdheden inzake intellectuele eigendom.  Sprekers: prof. J. Erauw, directeur van de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Gent, en mr. D.W.F. Verkade, advocaat-generaal bij de Hoge Raad der Nederlanden, opstellers van de preadviezen ‘over het Benelux-Gerechtshof’ respectievelijk ‘betreffende enige vragen omtrent de toekomst van het Benelux-Gerechtshof’. 

Rechtsvergelijking tussen de drie landen met betrekking tot de beroepsprocedure en de cassatieprocedure.  Spreker: mr. W.D.H. Asser, raadsheer bij de Hoge Raad der Nederlanden.

Lees de teksten hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 oktober 2009, HA ZA 07-1829, Red Bull GmbH tegen Frisdranken Industrie Winters (met dank aan Klos Morel Vos & Schaap) 

Merkenrecht. Exportmerk. Overeenstemmende kleurvlakken. Afvullen kwalificeert als gebruik als merk. “Het vullen van een vloeistofverpakking (een productiehandeling) waarop een merk is aangebracht, is aldus te kwalificeren als het aanbrengen van een merk op die vloeistof.” (Bellure)inbreuk sub b & sub c ('in het kielzog komen'). 

4.9. Winters vult in opdracht van een derde van die derde afkomstige blikjes af en levert deze gevuld weer bij die derde af, welke derde vervolgens de blikjes in het verkeer brengt (exporteert naar Tunesië in dit geval). In die constellatie is Winters weliswaar (derhalve) geen belanghebbende (…) bij een verkoop van waren waarin zij zelf wel verbonden partij is, maar staat op de betreffende blikjes wel vermeld dat Winters Producent is. (…)

4.10. Het ‘niet belanghebbende zijn’ bij de verkoop van de blikjes zelf of het al dan niet aanspraak kunnen maken op een (eigendoms)titel op de waar, is merkenrechtelijk onvoldoende in het licht van UDV/Brandtraders om te kunnen aannemen dat hier geen sprake is van gebruik als merk.

(…) 4.23. Het dominerende en onderscheidende bestanddeel (waaraan meer gewicht toekomt bij de overeenstemmingsvraag, nu die immers in het totaalbeeld meer opvalt) uit het Gemeenschapsmerk betreft de trapeziumvormige blauw/grijze kleurvlakken (…) Die elementen komen in gewijzigde vorm, maar herkenbaar terug in het achtergrondontwerp van het Tornado blikje, dat van dezelfde of vrijwel dezelfde tinten blauw/grijs gebruik maakt. (…) in de blikjes van Red Bull en Tornado dezelfde kleur rood wordt gebruikt voor de naam van de producten. Naar totaalindruk is bij het Tornado blikje zodoende sprake van een overeenstemmend teken ten opzichte van de ingeroepen merken van Red Bull.

(…) 4.28. Gelet op de onbetwiste marktleiderspositie van Red Bull in het energy drinks marktsegment en de dito bekendheid van haar ingeroepen merken, waarvan de onderscheidende en dominerende bestanddelen als hiervoor overwogen zijn overgenomen op het Tornado blikje, wordt aannemelijk geacht dat met het Tornado blikje is gepoogd in het kielzog te komen van marktleider Red Bull, waarmee ongerechtvaardigd voordeel is behaald. (…) ook de “sub c grondslag kan bij die stand van zaken in het onderhavige geval een merkinbreukverbod dragen."

Lees het vonnis hier of inmiddels ook hier ('schone' pdf Rb DH).

null

Rechtbank Amsterdam, 19 augustus 2009, LJN: BJ7584, Costume National Distribution S.R.L. tegen Velvet Uomo B.V.

Merkenrecht, althans, een alinea merkenrecht in zaak over schending van exclusiviteitsafspraken in de modebranche. “Verwachtingen die aan een exclusiviteitsafspraak kunnen worden ontleend, kunnen niet zodanig ver strekken dat van de wederpartij uit hoofde van deze afspraak ook verlangd kan worden dat deze optreedt richting derden.”

6.14.  Subsidiair heeft Velvet nog gesteld dat Costume National haar exclusiviteitsafspraak ook zou hebben geschonden indien niet zal komen vast te staan dat zij de kleding aan Senza heeft geleverd. In de modebranche is het immers gebruikelijk, aldus Velvet, dat tegen mogelijke inbreuken op merkenrecht actief wordt opgetreden. De rechtbank deelt dit standpunt van Velvet niet. Het moge dan zo zijn dat in de modebranche actief wordt opgetreden ter handhaving van eigen rechten, dit betekent niet automatisch dat een derde partij daaraan eveneens rechten kan ontlenen. De rechtbank is van oordeel dat de verwachtingen die aan een exclusiviteitsafspraak kunnen worden ontleend, niet zodanig ver kunnen strekken dat van de wederpartij uit hoofde van deze afspraak ook verlangd kan worden dat deze optreedt richting derden. Feiten of omstandigheden die dit in deze zaak anders zouden kunnen doen zijn, heeft Velvet niet gesteld.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 26 augustus 2009, KG RK 09-2267, Bose Corporation c.s. tegen Foka B.V.

Merkenrecht. Ex parte. Inbreuk op Gemeenschapsmerken Bose door verhandeling van namaak Bose-hoofdtelefoons, -verpakkingen en –garantiebewijzen door Foka. Weigering om onthoudingsverklaring af te geven maakt onherstelbare schade bij uitstel aannemelijk. Pan-Europees verbod.

2.2. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands dat de op de Foka-hoofdtelefoon en verpakking aangebrachte tekens gelijk zijn aan dan wel op verwarrende wijze overeenstemmen met de aan verzoekster sub 2 toebehorende Gemeenschapsmerken en daarenboven in het economisch verkeer gebruikt worden voor dezelfde waren als die waarvoor de Gemeenschapsmerken zijn ingeschreven. De voorzieningenrechter acht het bovendien aannemelijk dat door het gebruik van de tekens verwarring bij het publiek kan ontstaan.

2.3. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift onder randnummer 11 is aangevoerd is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor Bose zal veroorzaken. De voorzieningenrechter begrijpt uit hetgeen verzoeksters bij monde van hun advocaat telefonisch nog hebben gesteld dat een verbod voor de gehele Gemeenschap wordt verzocht. Het op de Gemeenschapsmerken gebaseerde verzoek zal daarom en met inachtneming van het bepaalde in artikel 103 lid 2 GMVo voor de gehele Gemeenschap worden toegewezen en wel op de wijze zoals hierna is verwoord.

2.4. Het voorgaande brengt mee dat verdere verhandeling van de in het verzoekschrift beschreven hoofdtelefoons en verpakkingen zal worden verboden in de gehele Gemeenschap, waaronder in Nederland.

Lees de beschikking hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 2 september 2009, KG RK 09-2315, The Polo/Ralph Lauren Company tegen Metro Cash & Carry Nederland B.V.

Merkenrecht. Ex parte. Inbreuk op Gemeenschapsbeeldmerk en Beneluxwoordmerk POLO door verhandeling pantalons met teken ‘Polo’  en gebruik van Polo-logo in advertentie (folder tijdelijke aanbieding). Pan-Europees verbod.

2.2. De voorzieningenrechter is voorshands van oordeel dat het op de door Makro verhandelde pantalons aangebrachte teken ‘Polo’ gelijk is aan het Benelux woordmerk POLO en wordt gebruikt voor dezelfde waren als waarvoor dat merk is ingeschreven. Derhalve is naar voorlopig oordeel sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub a BVIE.

2.3. Het door Makro in haar advertentie gebruikte POLO TEAM-logo met afbeelding van een galopperend paardje met een ruiter erop stemt naar voorlopig oordeel overeen met het aan Ralph Lauren toebehorende Gemeenschapbeeldmerk. Een van de onderscheidende elementen van dit teken is immers, net als het Gemeenschapsbeeldmerk, een afbeelding van een paardje met een ruiter. Ook al is de overeenstemming beperkt, gelet op de gestelde bekendheid van het merk en het feit dat het teken in het economisch verkeer wordt gebruikt voor identieke waren als waarvoor het merk is ingeschreven, kan worden aangenomen dat er sprake is van verwarringsgevaar. Daar komt nog bij dat het ook in het logo gebruikte element POLO overeenstemt met een ander merk van Ralph Lauren, hetgeen het risico op verwarringsgevaar vergroot. Gelet op dit een en ander is naar voorlopig oordeel sprake van inbreuk in de zin van artikel 9 lid 1 onder b GMVo.

2.4. Ten slotte – en in het verlengde van het vorenstaande – moet naar voorlopig oordeel ook worden aangenomen dat door het gebruik van het teken ‘Polo Team’, waarmee de pantalons in de advertentie worden aangeduid, bij het publiek gevaar voor verwarring kan ontstaan met het Benelux woordmerk POLO. Derhalve is naar voorlopig oordeel evenzeer sprake van inbreuk in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub b BVI

Lees de beschikking hier.

HvJ EG, 6 oktober 2009, zaak C-301/07, PAGO International GmbH tegen Tirolmilch registrierte Genossenschaft mbH (prejudiciële vragen Oberste Gerichtshof (Oostenrijk)

Merkenrecht. Wordt een gemeenschapsmerk in de gehele Gemeenschap beschermd als "bekend merk" in de zin van artikel 9, lid 1, sub c, van verordening nr. 94/40/EG van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk (GMV)(1), wanneer het slechts in één lidstaat "bekend" is?

Indien vraag 1 ontkennend wordt beantwoord: is een slechts in één lidstaat "bekend" merk in deze lidstaat krachtens artikel 9, lid 1, sub c, GMV beschermd, zodat een tot deze lidstaat beperkt verbod kan worden uitgevaardigd?"

26. Bijgevolg moet de verwijzende rechter op basis van de gegevens in het hoofdgeding nagaan of het betrokken gemeenschapsmerk bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de onder dat merk aangeboden waren bestemd zijn.

27. Wat het territoriale aspect betreft, is aan de bekendheidsvoorwaarde voldaan wanneer het gemeenschapsmerk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap (zie, mutatis mutandis, arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 28).

28. Het Hof heeft reeds geoordeeld dat het met betrekking tot een Benelux-merk voor de toepassing van artikel 5, lid 2, van de richtlijn voldoende is dat dit merk bekend is in een aanmerkelijk gedeelte van het Benelux-gebied, hetgeen in voorkomend geval een gedeelte van één van de Benelux-landen kan zijn (arrest General Motors, reeds aangehaald, punt 29).

29. Daar het in casu gaat om een gemeenschapmerk dat op het gehele grondgebied van een lidstaat bekend is, namelijk Oostenrijk, kan worden aangenomen dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, is voldaan aan de territoriale voorwaarde van artikel 9, lid 1, sub c, van de verordening.

Het Hof van Justitie (Tweede kamer) verklaart voor recht:

Artikel 9, lid 1, sub c, van verordening (EG) nr. 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het gemeenschapsmerk moet aldus worden uitgelegd dat een gemeenschapsmerk slechts de bij deze bepaling geboden bescherming geniet wanneer het bekend is bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor de door dat merk aangeduide waren of diensten bestemd zijn, in een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Europese Gemeenschap en dat, gelet op de omstandigheden van het hoofdgeding, het grondgebied van de betrokken lidstaat kan worden beschouwd als een aanmerkelijk gedeelte van het grondgebied van de Gemeenschap.

Lees het arrest hier.