Merkenrecht  

Artikel in Adformatie n.a.v. de, overigens succesvol verlopen, promotie van Tobias Cohen Jehoram (De Brauw, Blackstone Westbroek), afgelopen vrijdag in Utrecht. In dit artikel formuleert de jonge doctor het wat minder wetenschappelijk: “Behalve de eerdere genoemde twee vliegen in één klap (nieuw handboek en promotie), slaat Cohen Jehoram nóg een slag. Hij gebruikt het handboek ook als vehikel om zijn onvrede te uiten over een aantal zaken.

Cohen Jehoram gebruikt voor juristen ongebruikelijke taal: ‘Het Europese Hof van Justitie, de hoogste Europese rechter die dat uniforme recht moet uitleggen, die maakt er een zootje van!’ Het hof redeneert volgens Cohen Jehoram in veel gevallen naar de gewenste uitkomst toe en onderweg laat het zich niet veel gelegen liggen aan de structuur van de wetgeving. Die wet staat als een huis. Het is een logisch systeem dat netjes op elkaar aansluit. Cohen Jehoram gebruikt het gebouw als metafoor: ‘Op het moment dat je daar een raar balkonnetje aan gaat hangen, zit dat wel vast, maar het moet op een gegeven moment gestut worden.”

(…) Om merkenrecht als kansspel te kwalificeren, vindt Cohen Jehoram wat ver gaan maar hij stelt wel vast dat je als bedrijf een specialist nodig hebt om een weg te banen door het mijnenveld dat het geworden is. De promovendus: ‘Ik heb vanmorgen een sessie gehad met cliënten, om ze de structuur van het inbreukartikel uit te leggen. Die zaten daar allemaal met open mond te luisteren. En dat zijn gespecialiseerde bedrijfsjuristen! Het is bloody ingewikkeld gemaakt. Het is een gemiste kans dat het zo abstract is gemaakt. Het wettelijke systeem dat er was, was heel goed doordacht. Zonde gewoon.’ (Adformatie 40/ 2 oktober 2009). 

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 september 2009, KG ZA 09-1032, TNT N.V. & Logispring Investment Fund N.V. c.s. tegen Logispring Executives B.V. c.s.
 
Merkenrecht. Stukgelopen samenwerking. Geschil over het gebruik van het merk Logispring (investeringsmaatschappij) door partijen. Gedaagde slaagt er niet in aan te tonen dat de merkrechten van eiser wegens non-usus vervallen zouden zijn en dat van eigen merkgebruik inde Benelux geen sprake zou zijn. Inbreuk aangenomen. Matiging wegens onduidelijke proceskostenspecificatie.

Non non-usus: 4.10. (…) Voorshands heeft TNT voldoende aannemelijk gemaakt dat TNT Holdings haar toestemming voor het gebruik van de merkrechten aan Investment Fund heeft gegeven. Dit vloeit immers voort, zoals TNT ter zitting heeft uiteengezet, uit de bedoeling die TNT N.V. medio 2000/2001 had met het opzetten van haar venture capital fonds, waartoe zij zelf Investment Fund heeft opgericht en waarin zij – via LogiSpring Holding – een meerderheidsbelang heeft. TNT heeft voorts onweersproken gesteld dat TNT N.V. de naam voor het fonds zelf, d.w.z. vóór de betrokkenheid van [X] c.s. bij het fonds, heeft bedacht en dat zij die naam als woord- en beeldmerk heeft gedeponeerd met één primair doel, zijnde het gebruik van de merken door Investment Fund. Dat die registratie heeft plaatsgevonden op naam van een aparte holding waarin de intellectuele eigendomsrechten zijn ondergebracht, is daarbij bepaald niet als ongebruikelijk te duiden. Het feit dat tussen TNT Holdings enerzijds en Investment Fund en LogiSpring Holding anderzijds nadien alsnog een licentieovereenkomst op schrift is gesteld (vgl. r.o. 2.11.), is een verdere bevestiging van de medio 2000/2001 reeds verleende expliciete toestemming.

Afwijkend gebruik: 4.11. [X] c.s. heeft ten aanzien van het beeldmerk nog gesteld dat ‘powered by TPG’ daarin als het onderscheidende en dominerende bestanddeel moet worden aangemerkt, welk bestanddeel ontbrak in het logo zoals dat door Investment Fund werd gebruikt, daarmee kennelijk betogend dat het gebruik van bedoeld logo geen instandhoudend gebruik van het beeldmerk heeft opgeleverd. Die stelling wordt als ongegrond verworpen, reeds omdat onder normaal gebruik ook moet worden verstaan het gebruik van het merk in een op onderdelen afwijkende vorm, zonder dat – zoals hier – het onderscheidend vermogen van het merk in de vorm waarin het is ingeschreven, wordt gewijzigd. Bovendien wordt dit element voorshands bepaald niet dominant geacht.

Merkgebruik in de Benelux: 4.14. Wel heeft [X] c.s. betwist dat van merkgebruik in de Benelux sprake is. In dat verband heeft zij betoogd dat de website www.logispring.com zich niet mede op Nederland of de Benelux richt. Dat verweer wordt verworpen. Niet in geschil is dat de website tot een week voor de mondelinge behandeling een andere inhoud kende dan die ten tijde van de mondelinge behandeling (…)  en dat bezoekers zich op de website aanvankelijk konden aanmelden voor een ‘update letter’ (een nieuwsbrief), waarbij zij bij het invullen van de contactgegevens bij ‘country’ een land konden selecteren uit een lijst met daarop onder meer Nederland, België en Luxemburg . Ook niet in geschil is dat op de website onder meer werd vermeld dat LogiSpring ‘a global private equity firm’ is ‘currently most active in USA en Europe’ (vgl. r.o. 2.13.). Ook staat vast dat op de website melding werd gemaakt van participaties van Investment Fund in Belgische en Nederlandse portfolio vennootschappen zoals Kiala en Covast. Ter zitting is namens TNT voorts, onder overlegging van print screens van de website op 4 september 2009, onvoldoende gemotiveerd weersproken gesteld dat informatie over deze beide portfolio vennootschappen nog steeds op de site kan worden geraadpleegd. Uit deze omstandigheden leidt de voorzieningenrechter voorshands af dat de website www.logispring.com mede gericht was op het Benelux-gebied. Het feit dat [X] c.s. kort voor de mondelinge behandeling een aantal wijzigingen heeft doorgevoerd en op de homepage een disclaimer heeft aangebracht met de tekst ‘This site is not intended for the use of vistors from Belgium, The Netherlands or Luxembourg. LogiSpring does not operate in the BeNeLux countries’ doet niet af aan de vaststelling dat het Beneluxgebied binnen het bereik van de ondernemingsactiviteiten viel. Gelet hierop bestaat er, ook na wijziging van de website, minst genomen voldoende dreiging dat [X] c.s. zich in de nabije toekomst via de website opnieuw in het Benelux gebied zal begeven. Een aanwijzing daarvoor kan worden gevonden in een andere gewijzigde tekst op de website na aanpassing, namelijk die onder het kopje ‘approach’ waar wordt vermeld: ‘please note that we are currently unable to operate in the Benelux (onderstreping toegevoegd, Vzr – zie productie 5B en 11B [X] c.s.).

4.15. Naast het gebruik van de tekens via de website zoals hiervoor beschreven, heeft dat gebruik overigens ook plaats gehad door het versturen van de digitale nieuwsbrief ‘LogiSpring Strobe’ aan abonnees in de Benelux. (…)

Geen belang: 4.18. [X] c.s. heeft verder nog betoogd dat het van ‘essentieel belang’ is dat Sàrl en Management Services gedurende de liquidatie van LogiSpring Fonds II het gebruik van de gewraakte tekens kunnen voortzetten, doch die stelling heeft [X] c.s. in het geheel niet onderbouwd, terwijl ook anderszins niet wel begrijpelijk is dat de afwikkeling van deze Cayman Islands vennootschap de noodzaak zou inhouden tot gebruik van deze tekens in de Benelux.

Inbreuk: 4.19. De voorlopige slotsom is dat [X] c.s. inbreuk maakt op de merkrechten van TNT Holdings zodat de verbodsvordering, voor zover gegrond op de merkrechten, zal worden toegewezen als in het dictum te melden. Nu [X] c.s. niet hebben betwist dat het geregistreerd houden van de domeinnaam logispring.com gebruik oplevert in de zin van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE (vgl. r.o. 4.13. hiervoor), zal de gevorderde overdracht van de domeinnaam eveneens worden toegewezen. (…)

Proceskosten: 4.26. (…) De voorzieningenrechter deelt de bezwaren die [X] c.s. heeft tegen de door TNT in het geding gebrachte specificatie. In de facturen zijn de gefactureerde bedragen zwart gemaakt en daarvoor in de plaats zijn telkens met de hand geschreven (kennelijk) andere bedragen vermeld. Ook in de ‘time summary’ waarin een overzicht wordt gegeven van de totaal bestede tijd, het uurtarief en het honorarium is een deel zwart gemaakt. Nu de voorzieningenrechter aldus niet in staat is gesteld genoegzaam de redelijkheid en evenredigheid van de gemaakte kosten te beoordelen, maar anderzijds voldoende aannemelijk is gemaakt dat de kosten van deze procedure afwijken van die welke de indicatietarieven in IE-zaken indiceren, zal aansluiting worden gezocht bij het door [X] c.s. opgegeven en gespecificeerde bedrag, zijnde € 38.546,04. [X] c.s. heeft niet voldoende kenbaar gesteld dat een proceskostenveroordeling ter hoogte van dit bedrag niet redelijk en evenredig zou zijn.

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank Breda, 1 oktober 2009, KG ZA 09-510, Stichting Afzetbevordering Grootgroenproducten tegen Direct Select (met dank aan Rutger van Rompaey, QuestIE).

Eerst even voor jezelf lezen. Onrechtmatige registratie domeinnamen grootgroen.nl en vakbeursgrootgroen.nl . Eiser maakt op grond van haar handelsnaam- en merkenrecht succesvol bezwaar tegen domeinnaamregistratie door, althans in vermeende samenspraak met een voormalig medewerker.

“Al deze omstandigheden, bezien in onderlinge samenhang, brengen mee dat voldoende aannemelijk is dat de registratie door Direct Select van de domeinnaam grootgroen.nl in een bodemprocedure eveneens als domeinnaamkaping zal worden gekwalificeerd, gepleegd in samenspanning met Verheijen.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 23 september 2009, HA ZA 08-1452, Euprax Perchtold & Partner Steuerberatersozietät (EPP) tegen B, tevens h.o.d.n. Euprax en Zobu B.V.

Merkenrecht. Is gebruik Gemeenschapsmerk in één lidstaat te kwalificeren als normaal gebruik? Eiser EPP is houdster van het Gemeenschapswoordmerk Euprax (klassen 35 en 41). Gedaagde B deponeert Euprax als merk bij het BBIE gedeponeerd (klassen 35 en 42) en voert de handelsnaam Euprax. Gedaagde Zobu heeft de domeinnaam euprax.nl geregistreerd. Gedaagde schrapt na sommatie klasse 35 uit de dienstenopgave, maar eiser geeft aan dat “coëxistentie van de identieke benaming niet verder bespreekbaar is”. Gedaagde stelt i.c. dat het merk alleen in Duitsland is gebruikt en roept het verval van het Gemeenschapsmerk in. De rechtbank twijfelt en verwijst de zaak naar de rol:

4.6. Een vraagpunt in juridische zin is de conclusie welke verbonden zou moeten worden aan de feitelijke vaststelling dat alleen in Duitsland sprake is van normaal gebruik. Dit roept immers de vraag op of het gebruik in één enkele lidstaat is te kwalificeren als normaal gebruik in de Gemeenschap in de zin van artikel 50 lid 1, sub a GMVo. In het licht van artikel 108 lid 2 GMVo sub a kan wellicht worden aangenomen dat dat niet het geval is. Het normale gebruik in Duitsland – deze rechtbank gaat daar voorshands van uit – is op grond van die bepaling immers de grondslag waarop het Gemeenschapsmerk kan worden omgezet in een nationaal merk. Beiden partijen dienen zich hierover uit te laten (voetnoot rechtbank: naar de kern is dit de problematiek gesignaleerd in Cohen Jehoram/Van Nispen/ Huydecoper, Industriële eigendom 2, 2008, nr 14.5.2, noot 93.).

4.7. Indien geconcludeerd zou worden dat het als verweer gevoerde beroep op verval niet slaagt, lijkt de uitkomst van deze zaak vooral af te hangen van het antwoord op de vraag of de door B en Zobu aangeboden diensten soortgelijk zijn aan de door EPP onder onder klasse 35 aangeboden diensten. Dat dit zo is lijkt EPP voornamelijk af te leiden uit de vroegere inschrijving van het Beneluxmerk Euprax voor deze klasse. Daar staat tegenover dat B en Zobu het moeilijk maken voor derden om van haar activiteiten kennis te nemen nu haar website www.euprax.nl alleen toegankelijk is met een wachtwoord. Ter rolle dienen partijen zich hierover eveneens uit te laten.

4.9. (…)  De rechtbank heeft van B kopie ontvangen van schikkingsvoorstellen. Dit betreft door haar rechtstreeks – met voorbijgaan van haar eigen advocaat en de advocaat van EPP – aan de directeur van EPP toegezonden brieven. Deze handelwijze is niet geoorloofd. Op de inhoud van deze correspondentie heeft de rechtbank geen acht geslagen. B dient zich bij voortprocederen van verdere amateuristische bemoeienis te onthouden. Zij wenst zich te verweren in een rechtszaak waarin een beroep wordt gedaan op een Gemeenschapsmerk. Het is wenselijk dat een verweerder zich laat bijstaan door een hierin geverseerde advocaat, waarbij deze advocaat niet voor de voeten dient te worden gelopen door handelingen die niet alleen niet geoorloofd zijn maar ook zijn goede taakvervulling als advocaat bemoeilijken.

Lees het vonnis hier. 

Gerechtshof Amsterdam, 29 september 2009, zaaknr. 200.019.012/01 SKG, G-Star International B.V. tegen Bestseller Retail B.V. (met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper).

Auteursrecht. Merkenrecht. Vormmerken. G-Star stelt dat Bestseller met de Zinko-spijkerbroek inbreuk maakt op de rechten van G-Star met betrekking tot G-Stars eigen bestseller, de Elwood-spijkerbroek (klik op afbeelding voor vergroting). Het hof oordeelt met de rechtbank dat de ‘aanblik/totaalindruk van de twee broeken te verschillend' is. Aan de Elwood komt bovendien vanwege de ontlening aan een motorbroek geen (zeer) grote beschermingsomvang toe. Het hof bekrachtigt het vonnis waarvan beroep (vzr. Rechtbank Amsterdam, 16 oktober 2008, IEF 7178). In citaten:

4.3. (…) Dat de fraaiheid van het uiterlijk van een broek (en de pasvorm daarvan) in het algemeen bij de aankoopbeslissing een belangrijke rol speelt en dat de door de onder 4.1 sub iv tot en met vi genoemde elementen bepaalde vorm van de Elwood-broek een wezenlijke waarde daaraan geeft in de zin van artikel 2.1 lid 2 BVIE acht ook het hof voorshands niet onaannemelijk. Het hof verwerpt in dit verband het betoog van G-Star dat de vormgeving van alledaagse kleding als een spijkerbroek - in tegenstelling tot bijvoorbeeld haute couture - in het algemeen vooral een onderscheidingsfunctie heeft. Dit een en ander brengt reeds mee dat serieus rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat de vorm van de broek, en dus ook die van het kniestuk, niet voor merkenrechtelijke bescherming in aanmerking komen. De op merkenrechtelijke grondslag door G-Star gevorderde voorzieningen zijn reeds daarom niet toewijsbaar. Dit brengt mee dat grief 2 faalt.

4.4. Mede gelet op eerdere uitspraken van de bodemrechter waarin deze vraag aan de orde is geweest, gaat het hof er voorshands van uit dat (de vorm van) de Elwood-broek voldoende oorspronkelijkheid bezit om als werk in auteursrechtelijke zin te worden aangemerkt en derhalve auteursrechtelijk beschermd is. Door Bestseller is echter in dit geding voldoende aannemelijk gemaakt dat de vormgevingselementen die het karakteristieke uiterlijk van de Elwood bepalen door Morisset in 1995 voor het merendeel (bewust) zijn ontleend aan het model van een motorbroek en dat deze elementen voorts toen al jarenlang toepassing vonden in de (motor)sport- en werkkledingbranche. Dat aan het onderhavige werk een (zeer) grote beschermingsomvang toekomt, zoals G-Star verdedigt, kan in het licht hiervan niet als juist worden aanvaard. Het feit dat deze elementen in de Elwood-broek zijn aangebracht om een visueel/esthetisch (stoer) effect te bereiken en niet, althans niet in de eerste plaats, om redenen van functionele aard, zoals in vorenbedoelde (motor)sport- en werkkleding, maakt dit niet anders.

4.5. De vergelijking van de Elwood en de Zinko leert dat van de vijf min of meer als karakteristiek/kenmerkend te beschouwen elementen van de Elwood er drie zijn terug te vinden in de Zinko, doch in gewijzigde vorm. Zo is op de achterzijde van de broekspijpen van de Zinko weliswaar een naad aangebracht doch niet ter hoogte van de knie maar een twintigtal centimeters lager. Ook bij de Zinko loopt over het bovenste gedeelte van de pijp een schuine naad doch deze is aanmerkelijk schuiner dan bij de Elwood doordat deze vanaf de heup tot een punt iets boven de knie loopt in plaats van tot een punt net onder het kruis. Voorts wordt weliswaar door middel van stiksels de indruk gewekt dat de Zinko is voorzien van een kniestuk, maar doordat het geen ingezet kniestuk is mist de Zinko de karakteristieke bollende - op een motorbroek geïnspireerde - pasvorm van de Elwood. Het hof is van oordeel dat, hoewel in het licht hiervan gezegd kan worden dat de Zinko een aantal elementen gemeen heeft met de Elwood en daarmee enige gelijkenis met deze broek vertoont, de uitvoering van deze (reeds vóór het ontstaan van de Elwood in broeken aangebrachte) elementen te verschillend is om als (relevante) bewerking of nabootsing in gewijzigde vorm van auteursrechtelijk beschermde trekken van de Elwood te worden gekwalificeerd. De gelijkenis van de broeken is niet zodanig dat de Zinko als verveelvoudiging van de Elwood in auteursrechtelijke zin kan worden aangemerkt; daarvoor is de aanblik/totaalindruk van de twee broeken te verschillend.

Lees het arrest hier.

GvEA, 30 september 2009, zaken T-191/08 en T-75/08, Joop! GmbH tegen OHIM.

Weigering beeldmerk dat een uitroepteken weergeeft (!) voor klassen 14, 18 en 25 (kleding en metalen accessoires). Geen onderscheidend vermogen. Teken kan geen herkomstfunctie vervullen. Gestelde inburgering onvoldoende aangetoond. Nederlandse vertaling helaas nog niet beschikbaar.

(T-191/08: ) 27. Weiter hat die Beschwerdekammer im vorliegenden Fall zu Recht die fehlende Unterscheidungskraft aus dem Umstand hergeleitet, dass der Verbraucher, einschließlich des in höherem Maße aufmerksamen Verbrauchers, nicht in der Lage ist, auf die Herkunft der angemeldeten Waren auf der Basis eines simplen Ausrufezeichens zu schließen, das vielmehr als bloße Anpreisung oder als Blickfang wahrgenommen wird. Daher wird das in Rede stehende Zeichen nicht unmittelbar als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren wahrgenommen und ermöglicht es dem Verbraucher nicht, es mit bestimmten Waren in Verbindung zu setzen, so dass das Zeichen die Hauptfunktion einer Marke nicht erfüllen kann, nämlich dem Verbraucher oder Endabnehmer die Ursprungsidentität der mit der Marke versehenen Ware zu garantieren, indem sie ihm ermöglicht, diese Ware ohne Verwechslungsgefahr von denjenigen anderer Herkunft zu unterscheiden.

28. Im Übrigen ist festzustellen, dass zum einen in der fraglichen Markenanmeldung nichts zur Wiedergabe des Zeichens an einer festen und bestimmten Stelle auf den Waren, auf denen es angebracht ist, in einer diesen Waren angepassten Größe angegeben ist und dass zum anderen das in Rede stehende Ausrufezeichen keine besondere Schriftgestaltung aufweist, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen erkannt und vom Standardschriftbild unterschieden werden könnte. Entgegen dem Vorbringen der Klägerin können die grafischen Unterschiede zwischen dem verwendeten Schrifttyp und dem Standardschrifttyp „Times New Roman“ keineswegs die Aufmerksamkeit des Verbrauchers auf sich zu ziehen und von ihm in Erinnerung behalten werden. Aus diesem Blickwinkel ist es unerheblich, dass das fragliche Zeichen von einem Designer entworfen wurde.

29. Aus den vorstehenden Erwägungen ergibt sich, dass die Beschwerdekammer mit der Feststellung, dass die angemeldete Marke nicht als geeignet angesehen werden kann, die betriebliche Herkunft der Waren, die sie kennzeichnet, zu identifizieren und daher die wesentliche Funktion einer Marke zu erfüllen, keinen Beurteilungsfehler begangen hat.

30, Dieses Ergebnis kann durch die anderen von der Klägerin vorgetragenen Argumente nicht in Frage gestellt werden.

(…)

42. Weiter ist festzustellen, dass die einzigen Nachweise für die Benutzung der angemeldeten Marke drei Fotos von Jeans sind, auf denen ein Stück Stoff oder ein Etikett angebracht ist, das ein Ausrufezeichen darstellt. Diese Beweismittel können offensichtlich keineswegs belegen, dass die angemeldete Marke den betreffenden Verbrauchern vor dem Anmeldetag bekannt war.

Lees de arresten hier en hier.

GvEA, 29 september 2009, T-139/08, The Smiley Company SPRL tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering beeldmerk dat halve glimlach van een smiley weergeeft (kleding en accessoires). Geen onderscheidend vermogen. Dat het een onderdeel is van een al ingeschreven merk (de hele smiley van The Smiley Company, klik voor een licentie), doet hier in beginsel niet aan af.

31. Het betrokken merk bevat geen enkel aspect dat door het – zelfs betrekkelijk oplettende – relevante publiek gemakkelijk en onmiddellijk kan worden onthouden en op grond waarvan dit merk onmiddellijk kan worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren. Zoals de kamer van beroep terecht heeft opgemerkt, zal het merk uitsluitend worden beschouwd als een decoratief element, zowel voor de waren van klasse 14 als voor die van de klassen 18 en 25. Het betrokken merk zal dus geen enkele van de betrokken waren kunnen individualiseren ten opzichte van concurrerende waren.

32. Dat het relevante publiek de gewoonte heeft om eenvoudige beeldtekens bestaande in stroken of strepen als merken op te vatten, of dat vele producenten dergelijke merken hebben ingeschreven ter aanduiding van waren van klasse 25, kan deze vaststelling niet op losse schroeven zetten.

37. De kamer van beroep heeft dus op goede gronden geoordeeld dat het betrokken merk een zeer eenvoudig en banaal dessin met een uitsluitend decoratieve functie is en dat dit merk niet zal worden opgevat als een aanduiding van de commerciële herkomst van de betrokken waren.

 39. Ten slotte faalt het argument dat het betrokken merk door het relevante publiek wordt herkend als een „halve mond van een smiley” – waarbij smiley zelf als gemeenschapsmerk nr. 517383 is ingeschreven – en dus daardoor onderscheidend vermogen heeft, gesteld al dat dit voor het eerst voor het Gerecht geformuleerde argument ontvankelijk is. Het BHIM merkt terecht op dat, indien deze benadering wordt gevolgd, in feite zou worden erkend dat elk deel van een ingeschreven merk, en dus elk deel van een merk met onderscheidend vermogen, louter op grond daarvan ook onderscheidend vermogen heeft in de zin van artikel 7, lid 1, sub b, van verordening nr. 40/94. Dit kan niet worden aanvaard. De beoordeling van het onderscheidend vermogen van een merk in de zin van deze bepaling berust immers op de geschiktheid van dit merk om op de markt aangeboden waren of diensten van de aanvrager te individualiseren ten opzichte van de door concurrenten aangeboden waren of diensten van dezelfde soort (…) . Het feit dat het betrokken merk bestaat in een deel van een reeds ingeschreven merk, is hierbij niet relevant.

40. In elk geval kan weliswaar bij een vergelijking van de merken naast elkaar worden vastgesteld dat het betrokken merk lijkt op een helft van de mond in gemeenschapsmerk nr. 517383, maar er dient in herinnering te worden gebracht dat de gemiddelde consument moet afgaan op het onvolmaakte beeld van het merk dat hem is bijgebleven (…) . Verder veronderstelt het herkennen van een deel van gemeenschapsmerk nr. 517383 in het betrokken merk door het relevante publiek dat dit laatste dat gemeenschapsmerk kent, wat door verzoekster niet is aangetoond. Er kan dus niet worden aangenomen dat het relevante publiek bij het zien van het betrokken merk dit zal herkennen als een halve mond van een smiley of als de helft van de glimlach in gemeenschapsmerk nr. 517383. In dit verband dient eveneens te worden vastgesteld, zoals het BHIM heeft gedaan, dat het kleine verticale streepje onder de hoofdkromme van het betrokken merk niet voorkomt in de mond in gemeenschapsmerk nr. 517383. Derhalve is het bewijs van de mogelijke associatie van het betrokken merk met het door verzoekster aangehaalde merk niet geleverd.

Lees het arrest hier.

Merkensmurf, pardon Merkengogo (één van de zeer vele verschillende gogo's van bijzonder populaire C1000 spaaractie). Gezien de omschrijving zou een © op z'n hoofd misschien wat passender geweest zijn.

Rechtbank Utrecht, 23 september 2009, LJN: BJ8578, Thuisbezorgd.nl B.V. tegen Jolidé V.O.F.

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Eindvonnis (tussenvonnis: Rechtbank Utrecht, 12 november 2008, IEF 8226) in zaak over thuisbezorgd en thuisbezorgen. Kort vonnis, in citaten:

2.2.  In het tussenvonnis van 4 maart 2009 heeft de rechtbank Tb in de gelegenheid gesteld te reageren op de door Jolidé bij antwoordakte in het geding gebrachte stukken en de stellingen van Jolidé met betrekking tot de oprichting en inschrijving van de besloten vennootschap Tjokke e-marketing B.V. en de overdracht van de domeinnaam aan die besloten vennootschap.

2.5.  Met Tb moet worden geoordeeld, dat het nog steeds in de macht ligt van [gedaagde sub 2], [gedaagde sub 3] en [gedaagde sub 4] als vennoten van de vof Jolidé en pro se om de domeinnaam op elk gewenst moment opnieuw aan Jolidé dan wel aan een derde te doen overdragen en dientengevolge haar inbreukmakende en onrechtmatige handelwijze voort te zetten. Gelet op de overdracht van de domeinnaam door Jolidé gedurende deze procedure is dit ook geenszins uit te sluiten.
Het mag dan zo zijn, dat zoals Jolidé stelt, de situatie niet meer is zoals in het tussenvonnis van 12 november 2008 onder 7.3. is vermeld, maar dit laat onverlet dat nog steeds sprake is van een dreigende inbreuk van de handelsnaam thuisbezorgen.nl op de handelsnaam thuisbezorgd.nl en een daarmee verbandhoudend onrechtmatig handelen door Jolidé en haar vennoten pro se. Een verbod op het gebruik van de handelsnaam thuisbezorgen.nl en de domeinnaam thuisbezorgen.nl is derhalve nog steeds gerechtvaardigd evenals het verbod als vermeld in het tussenvonnis van 12 november 2008 onder 7.17.

2.10.  (…) In de onderhavige procedure heeft de discussie zich met name toegespitst op het bepaalde van artikel 5 HNW. Er zal dan ook van worden uitgegaan dat aan de werkzaamheden die daarmee gemoeid zijn 90% is besteed. De overige 10% moet worden geacht te zijn besteed aan werkzaamheden in verband met de discussie op grond van het bepaalde in artikel 6:162 BW, omdat dit een aanzienlijk geringer onderdeel van de discussie in deze procedure uitmaakt.

2.11.  Deze zaak kan als een eenvoudige zaak (zonder re- en dupliek en/of pleidooi) in het kader van de indicatietarieven worden gekwalificeerd. (…) kan een bedrag van
90 % van EUR 8.000,-- als maximaal redelijk en evenredig worden geacht, oftewel
EUR 7.200,--, vermeerderd met het vastrecht van EUR 254,--.  Voor de overige 10% dient aansluiting te worden gezocht bij het gebruikelijke liquidatie tarief.

 Lees het vonnis hier.

Jesse Hofhuis (Jesse Hofhuis): Op schijnbaar nette afstand.

"Iedereen die wel eens in een supermarkt komt, kent het verschijnsel van de verpakking die meer of minder subtiel overeenstemt met het A-merk. Het wekken van verwarring lijkt daarbij niet het voornaamste doel – in de markt weet men ook wel dat dat niet mag. Welk belang hebben concurrenten er dan bij om in hun uiterlijk op kleine afstand van het populaire merk te gaan staan? Recent onderzoek van de Universiteit van Tilburg lijkt deze vraag te beantwoorden: juist subtieler kopiëren kan onder omstandigheden leiden tot hogere waardering van het concurrerende product. Maar is dat geen inbreuk “sub c”?

Bij het Tilburg Institute of Behavioral Economics Research (TIBER) is onderzoek verricht naar de effecten van look-a-like verpakkingen op de productwaardering door consumenten[i]. Bij dit onderzoek is onder meer gekeken naar de relatie tussen de mate van overeenstemming met het A-merk enerzijds en de waardering van de look-a-like anderzijds. Dat onderzoek is onder meer verricht met drie fictieve concurrenten van Bertolli olijfoliemargarine: één verpakking stemde nagenoeg niet overeen met Bertolli, één was een tamelijk schaamteloze kopie en één zat daar tussenin."

Lees hier verder (website Jesse Hofhuis).