Merkenrecht  

Vzr. Rechtbank Dordrecht, 19 november 2009, LJN: BK3695, Eiser hodn. Bandenservice Numansdorp tegen Gedaagde hodn. [X] Bandenservice,

Handelsnaamrecht. Merkenrecht. Executiegeschil over dwangsommen (zie: IEF 6592). Gegeven bevel kan niet serieel worden overtreden, zodat eenmaal een dwangsom wordt verbeurd ongeacht het aantal wijzen waarop het bevel wordt overtreden. Aannemelijk dat bevel, gelet op doel en strekking daarvan, is overtreden.

Uit het bevel om “elk gebruik” te staken volgt dat ook met een overtreding van het bevel waarvan de ernst en omvang gering is dwangsommen worden verbeurd. Niet aannemelijk dat de overtreding het gevolg is van (gedeeltelijke of tijdelijke) onmogelijkheid om het bevel na te komen. Evenmin aannemelijk dat sprake is van rechtsverwerking. Geen bevoegdheid om dwangsombepaling te wijzigen.  

4.2.  Uit (…) het vonnis volgt dat het doel en de strekking van het (…) bevel de beëindiging betreft van (i) het gevaar dat het publiek door het gebruik van de handelsnaam “[Y] Bandenservice” (hierna ook de verboden handelsnaam) de ondernemingen van partijen met elkaar verwart (ii) inbreuk op het merkrecht van [gedaagde] en (iii) het onrechtmatig handelen van [eiser] jegens [gedaagde], daaruit bestaande dat hij zich een aanzienlijk bedrag voor onder meer achtergelaten goodwill heeft laten betalen en daarna een eigen bedrijf heeft opgericht met als handelsnaam de oude handelsnaam van het andere bedrijf en het dan in reclamemededelingen aan het publiek doen voorkomen alsof dit nieuwe bedrijf het oude bedrijf is, maar dan verhuisd. Uit het bevel om “elk gebruik” te staken volgt dat ook met een overtreding van het bevel waarvan de ernst en omvang gering is dwangsommen worden verbeurd. Het bevel is gericht tot [eiser], zodat het gebruik van de verboden handelsnaam door derden in beginsel niet daaronder valt. Dit kan anders zijn indien het gebruik door derden in opdracht of met toestemming van [eiser] plaatsvindt.

4.3.  Een verbod om elk gebruik te staken kan op elk moment maar één keer worden overtreden. De stelling van [eiser] dat het onder 5.1 geformuleerde bevel niet serieel kan worden overtreden, zodat er ongeacht het aantal wijzen waarop de verboden handelsnaam wordt gebruikt maar eenmaal een dwangsom wordt verbeurd, is derhalve juist. Hieraan doet niet af dat de dwangsom is opgelegd voor “elke overtreding” omdat de dwangsom geldt voor meerdere bevelen, namelijk “de onder r.o. 5.1 tot en met r.o. 5.4 geformuleerde bevelen”. Ook kan het van belang zijn indien na een periode van staking [eiser] opnieuw de verboden handelsnaam of de in het vonnis omschreven logo gebruikt, maar dat is niet aan de orde.

(…)

4.8.  De door [eiser] aangevoerde omstandigheid dat de vermeldingen op de bandenwebsites geen prominente plaats in zijn gedachten hadden, kan niet als excuus worden aanvaard nu [eiser], afgaande op zijn stelling dat hij de beheerders van de bandenwebsites op 21 augustus 2008 per e-mail heeft aangeschreven, er zich van bewust is geweest dat het gebruik van de verboden handelsnaam op die websites gestaakt diende te worden. Van [eiser] mag dan ook in redelijkheid worden verwacht dat hij daartoe adequate stappen onderneemt. Daarvoor was niet noodzakelijk dat, zoals [eiser] impliceert, eerst een nieuwe naam voor de onderneming van [eiser] werd bedacht en door [gedaagde] werd goedgekeurd. Dat is een keuze van [eiser] die voor zijn rekening en risico komt.

4.9.  (…) De afhankelijkheid van derden, waarop [eiser] zich beroept, doet er niet aan af dat in redelijkheid van hem meer inspanningen en zorgvuldigheid mocht worden verwacht (…) Dat [eiser] een en ander, zoals hij stelt, vanwege de hectiek in de bewuste periode heeft nagelaten, is voor zijn rekening en risico.

(…)

4.11.  Uit het voorafgaande volgt dat [eiser] voor de onder 4.6 bedoelde overtreding van het in het vonnis onder 5.1 gegeven bevel een bedrag van € 39.000 aan dwangsommen heeft verbeurd. Aangezien de overige door [gedaagde] gestelde overtredingen binnen de periode van 23 augustus 2008 tot en met 25 september 2008 vallen, behoeven deze geen bespreking omdat – gelet op hetgeen onder 4.3 is overwogen – daarmee geen hoger bedrag aan dwangsommen kan zijn verbeurd.

Lees het vonnis hier.

Hof van Cassatie van België, 22 oktober 2009, nr. C.08.0411.N, Benelux-organisatie voor de Intellectuele Eigendom tegen Janssen Pharmaceutica.

Merkenrecht. Cassatie in merkweigeringszaak. BBIE weigert inschrijving van het merk Summer Skin, in hoger beroep wordt die weigering ongedaan gemaakt (IEF 6079), maar in cassatie oordeelt het Hof dat de aanvankelijke weigering toch terecht was.

5. De appelrechters stellen vast dat de woordcombinatie Summer Skin kan worden "ervaren als de uitdrukking van een resultaat" dat wordt bereikt door het gebruik van de producten die onder het teken worden aangeboden en dat de combinatie van de twee termen als zodanig geen bepaalde betekenis heeft, maar daarentegen wel verwijst naar "een gegeerd resultaat" na gebruik van de producten. Aldus stellen zij vast dat de woordcombinatie Summer Skin in minstens één van de potentiële betekenissen een kenmerk van de betrokken waren of diensten aanduidt.

6. De appelrechters konden uit deze gegevens niet afleiden, zonder miskenning van de artikelen 2.1 1. l .b en c BVIE, dat "geen van de absolute weigeringsgronden uit artikel 2.1 1. l .b en c BVIE aan de registratie van het teken in de weg staan".

Lees het arrest hier.

GvEA, 17 November 2009, zaak T-473/08, Apollo Group, Inc. tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Weigering registratie Woordmerk THINKING AHEAD. Geen onderscheidend vermogen.

27. However, signs which do not enable the public concerned to repeat a purchasing experience, if it was positive, or to avoid it, if it was negative, when making a later purchase of the goods or services in question, are devoid of any distinctive character for the purposes of Article 7(1)(b). Such is the case, in particular, of signs which are commonly used for the marketing of the goods or services concerned. Those signs are deemed incapable of performing the essential function of a mark, that is to say, identification of the origin of the product or service in question (see, to that effect, judgment of 12 March 2008 in Case T‑341/06 Compagnie générale de diététique v OHIM (GARUM), not published in the ECR, paragraph 29, and the case-law there cited).

(…)

34      Thus, in connection with educational and training services, the disputed word sign is necessarily regarded as a reminder to potential consumers of such services to enrol on courses, to take part in them and to study with the aim, inter alia, of improving their career opportunities or their social position. Contrary to the applicant’s submissions, the expression ‘thinking ahead’, because of its clear and specific meaning, namely, ‘thinking to the future’, when it is used in connection with those services, leads consumers to associate it with their personal future development, even though it is true that educational and training services are also intended to meet a current and immediate need.

(…)
 
37. It follows from the foregoing considerations that, from the point of view of the relevant public, the word sign THINKING AHEAD constitutes, because of its inherent meaning which evokes the future, a principally promotional message in relation to the services concerned in Class 41 of the Nice Agreement. It is therefore likely commonly to be used to market those services and is deemed incapable of performing the essential function of a mark, that is to say, that of identifying their origin (see the case-law cited in paragraph 27 above).

(…)

39. Accordingly, the Board of Appeal rightly concluded that that expression will be perceived by the relevant public primarily as a promotional slogan rather than as a trade mark.

Lees het arrest hier. 

GvEA, 12 november 2009, zaak T-438/07, Spa Monopole tegen OHIM / De Francesco Import GmbH

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen anvraag voor gemeenschapswoordmerk SpagO o.g.v. ouder nationaal woordmerk SPA. Oppositie afgewezen, geen verwarringsgevaar, geen afbreuk aan reputatie.

37. Bijgevolg heeft de kamer van beroep op goede gronden geoordeeld dat, ondanks het grote onderscheidend vermogen dat het oudere merk intussen heeft verkregen, de overeenstemmingen tussen de conflicterende tekens niet volstonden voor de vaststelling van een verband tussen het aangevraagde merk voor alcoholhoudende dranken enerzijds en het oudere merk voor minerale wateren anderzijds.

38. Aangezien niet is voldaan aan een van de drie cumulatieve toepassingsvoorwaarden van artikel 8, lid 5, van verordening nr. 40/94, is het niet nodig te onderzoeken of sprake is van een voordeel of afbreuk als bedoeld in de derde voorwaarde van deze bepaling.

Lees het arrest hier.

GvEA, 11 November 2009, zaak T-277/08, Bayer Healthcare LLC tegen OHIM / Uriach-Aquilea OTC

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk CITRACAL o.g.v. ouder national woordmerk CICATRAL (geneesmiddelen). Verwarringsgevaar. Oppositie toegewezen.

55. It is true that the average consumer, perceiving a word sign, will break it down into word elements which, for him, have a concrete meaning or which resemble words known to him (…) . However, that will not be so in the present case. The word elements ‘cica’ and ‘citra’ do not have any concrete meaning, any more than do the endings ‘tral’ and ‘cal’. The signs at issue are therefore not likely to be broken down by the public into word elements which have a concrete meaning or resemble words known to it and which, together, would form a coherent whole giving a meaning to each of the signs at issue or to one of them.

56. In view of the fact that the signs at issue have no conceptual content, their visual and phonetic similarities cannot be offset by the differences between them.

(…) 59. In the present case, since the goods at issue are similar and the signs at issue are very similar overall, it must be held that there is a likelihood of confusion.

Lees het arrest hier.

GvEA, 11 November 2009, T-162/08, Frag Comercio Internacional, SL tegen OHIM / Tinkerbell Modas LTDA

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapsbeeldmerk ‘GREEN by missako’o.g.v. oudere nationale en Gemeenschapsbeeldmerken  MI SA KO (kleding). Oppositie afgewezen. Geen gevaar voor verwarring.

50. In the fourth place, conceptually, the Court finds that the word ‘misako’ does not have any meaning in any of the languages of the European Union. In respect of the mark applied for, the English word ‘green’ denotes a colour but is also used in the field of ecology and golf. The word ‘by’ is commonly used in trade, particularly in the fashion industry, to indicate the origin of goods. Assuming that they are read as a whole, the words ‘green by missako’ will thus be understood as ‘green’ from ‘missako’. The Board of Appeal was therefore right in finding, in paragraph 29 of the contested decision, that no conceptual comparison could be made between the signs at issue.

51. It follows that the Board of Appeal did not err in holding that there was no similarity between the signs resulting from the overall impression conveyed by them, particularly on account of the near illegibility of ‘by missako’.

52. In those circumstances, the Court finds that, even though some of the goods covered by the marks at issue are identical or similar, the visual, phonetic and conceptual differences between the signs are sufficient grounds for finding that there is no likelihood of confusion in the perception on the part of the relevant public.

Lees het arrest hier. 

GvEA, 11 november 2009,  zaak T-150/08, REWE-Zentral AG tegen OHIM / Aldi Einkauf GmbH & Co

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag Gemeenschapswoordmerk CLINA o.g.v. ouder Gemeenschapswoordmerken CLINAIR (schoonmaakproducten). Oppositie toegewezen. Verwarringsgevaar.

67. Das Vorbringen der Klägerin, die ältere Marke habe geringe Kennzeichnungskraft und nicht, wie von der Beschwerdekammer angenommen, eine durchschnittliche Kennzeichnungskraft, ist als ins Leere gehend zurückzuweisen. Auch im Fall einer Marke mit nur geringer Kennzeichnungskraft kann nämlich insbesondere wegen einer Ähnlichkeit der Zeichen und der betreffenden Waren oder Dienstleistungen Verwechslungsgefahr bestehen. Das ist dann der Fall, wenn der Ähnlichkeitsgrad der mit den Marken gekennzeichneten Waren und der Ähnlichkeitsgrad der Marken zusammen betrachtet hoch genug sind, um das Vorliegen von Verwechslungsgefahr annehmen zu können (Urteil des Gerichts vom 15. März 2006, Athinaiki Oikogeniaki Artopoiia/HABM – Ferrero [FERRÓ], T-35/04, Slg. 2006, II-785, Randnr. 69).

68. Im vorliegenden Fall ergibt sich aus der obigen Prüfung, dass die fraglichen Waren identisch oder hochgradig ähnlich sind und die einander gegenüberstehenden Zeichen einen hohen Grad visueller und phonetischer Ähnlichkeit aufweisen, der nicht durch einen etwaigen begrifflichen Unterschied neutralisiert werden kann.

Lees het arrest hier.

Rechtbank Arnhem, 28 oktober 2009, LJN: BK2776, eiseres tegen gedaagde (Gark).

Stukgelopen relatie en samenwerking. Bij wie rusten de IE-rechten op de Gark, een multifunctionele hark? (Gesteld) heen en weer schuiven van IE-rechten leidt tot onduidelijkheid, maar niet tot schade, aangezien het gebruiksrecht niet is beknot door de handelingen van gedaagde.

Conventie: 4.3.  (...) Eerst indien de rechtbank van oordeel is dat gedaagde onrechtmatig heeft gehandeld jegens eiseres, is de vraag bij wie de IE-rechten thans berusten relevant.

4.4.  Tussen partijen staat vast dat het weliswaar in eerste instantie de bedoeling was om de IE-rechten van gedaagde over te dragen aan Pondac, maar dat bij nader inzien is besloten dat de IE-rechten zouden worden ingebracht in Pisarla. Pondac zou vervolgens de IE-rechten exploiteren op basis van een licentie. Dit laatste is uitgevoerd, het eerste niet. Zoals ook al is vastgesteld door de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam in haar eindbeschikking van 9 augustus 2007, zijn de IE-rechten niet formeel overgedragen aan Pisarla. Pondac heeft echter wel de Gark geëxploiteerd, al dan niet op basis van een licentie van gedaagde. Pondac had dus slechts een gebruiksrecht. De overdracht van eiseres namens Pisarla op 28 juni 2006 had derhalve geen rechtsgevolg, ook als zou eiseres bevoegd zijn geweest om Pisarla te vertegenwoordigen. Pisarla was immers geen eigenaar van de IE-rechten.

4.5.  Gesteld noch gebleken is dat het gebruiksrecht van Pondac is beknot door de handelingen van gedaagde op 11 september 2007, daags voor het door eiseres aangevraagde faillissement van Pondac. Dit betekent dat niet kan worden worden aangenomen dat eiseres in haar hoedanigheid van aandeelhouder en/of schuldeiser van Pondac schade heeft geleden door die handelingen van gedaagde.

4.6.  Omdat Pisarla geen rechthebbende was op de IE-rechten, kan eiseres ook geen schadevergoeding vorderen in haar hoedanigheid van aandeelhouder en/of schuldeiser van Pisarla. Aan Pisarla is geen eigendoms- of gebruiksrecht ontnomen. Wellicht heeft Pisarla inkomsten gederfd doordat het voornemen om de IE-rechten bij haar in te brengen niet is uitgevoerd. Dit geeft eiseres in haar hoedanigheid van aandeelhouder evenwel geen rechtstreekse aanspraak op schadevergoeding jegens gedaagde gelet op de ABP/Poot jurisprudentie van de Hoge Raad, nog daargelaten of kan worden aangenomen dat gedaagde jegens Pisarla in verzuim was. eiseres heeft ook geen aanspraak op schadevergoeding in haar hoedanigheid van schuldeiser van Pisarla aangezien gesteld noch gebleken is dat zij vorderingen heeft op Pisarla die door Pisarla niet voldaan kunnen worden.

 (…)

Reconventie: 4.14.  De rechtbank is van oordeel dat [eiseres] niet bevoegd was Pisarla te vertegenwoordigen, althans daarvan is de rechtbank niet gebleken en [eiseres] heeft dat op zichzelf niet betwist. Nog afgezien van de vraag of deze overdracht als onrechtmatig kan worden beschouwd jegens [gedaagde], heeft [gedaagde] naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende geconcretiseerd waar zijn nadeel uit bestaat. [gedaagde] heeft de IE-rechten weer aan zichzelf
overgedragen. Hoewel die rechtshandeling door de curator is vernietigd, blijkt uit de in het geding gebrachte stukken en dan met name uit het faillissementsverslag van de (opvolgend) curator van 20 maart 2009 dat de curator aan die vernietiging geen vervolg geeft en de kwestie heeft ‘weggeschikt’.

4.15.  De vorderingen van [gedaagde] op dit punt zullen dan ook worden afgewezen, nu [gedaagde] naar het oordeel van de rechtbank onvoldoende belang heeft daarbij.

Lees het vonnis hier.

BVIE. Tractatenblad 2009/198: Benelux-verdrag inzake de intellectuele eigendom (merken en tekeningen of modellen) (met Protocol).

De Nederlandse en de Franse tekst van het Protocol van 4 augustus 2009 tot aanpassing van het Uitvoeringsreglement zijn geplaatst in Trb. 2009, 122.

De wijzigingen vervat in artikel A, B en D van het Protocol van 4 augustus 2009 zijn ingevolge zijn artikel D, punten 1 en 2, juncto artikel 6.5, eerste lid, van het Verdrag in werking getreden op 1 oktober 2009. 
Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden, gelden artikel A, B en D van het Protocol van 4 augustus 2009, evenals het Verdrag, alleen voor Nederland.

Lees hier meer.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 5 november 2009, KG ZA 09-1340, Tell Sell IE B.V. c.s. tegen Fitness-Import BV

Merkenrecht. Modellenrecht. Auteursrecht. Uitputting. Tell Sell c.s. zijn Beneluxdistributeur voor leverancier Fitness Brands Inc van de fitnessapparaten AB CIRCLE en AB CIRCLE PRO. Fitness Brands is houdster van Gemeenschapsmodel- en Gemeenschapsmerkrechten m.b.t. tot de apparaten. Tell Sell is houdster van de corresponderende Benelux-woordmerken.

Gedaagde Fitness-Import brengt zonder toestemming en zonder dat sprake is van uitputting hetzelfde toestel op de markt en heeft de tekst van haar advertenties ontleend aan die van Tell Sell c.s. Inbreuk aangenomen.

Uitputting: 4.3. Fitness-Import erkent dat het door haar aangeboden apparaat hetzelfde is als het door Tel Sell cs op de markt gebrachte apparaat. Het enige ter zake doende inhoudelijke verweer van Fitness-Import is dat sprake zou zijn van (merkenrechtelijke) uitputting, omdat de door haar aangeboden fitnessapparaten zouden zijn verkregen van handelaren in de EU. (…)

4.4. Dit verweer slaagt naar voorlopig oordeel niet. De bewijslast voor uitputting ligt bij een partij als Fitness-Import en wel ter zake van elk individueel exemplaar waarvoor beroep wordt gedaan op uitputting (1). Dat daar op grond van wat thans voorligt in de bodemprocedure aan zal kunnen worden voldaan door Fitness-Import, is voorshands niet aannemelijk geworden. De enige overgelegde factuur dateert van 24 september 2009, terwijl het apparaat al vanaf juli 2009 op de site van Fitness-Import wordt aangeboden, zodat zonder nadere onderbouwing – die ontbreekt – alleen al daarom niet aannemelijk voorkomt dat deze transactie de gehele verkoopvoorraad zou omvatten. Bovendien was na de eerste sommatie door Fitness-Import aangegeven dat haar leverancier DKN Lifestyle zou betreffen, maar die is ter zitting in dit verband geheel buiten beeld geraakt. Ten slotte wordt meegewogen dat door Tel Sell cs ter zitting onweersproken is gesteld dat zij ongeveer 60 apparaten per week afzet en Fitness-Import onder de prijs aanbiedt die in het "officiële" distributiekanaal doorgaans wordt aangetroffen en onweersproken is gesteld dat Fitness-Import "geen kleintje" is in de betreffende branch.

4.5. Daarbij heeft bovendien nog het volgende te gelden. Fitness-Import doet in feite beroep op impliciete afstand van recht van de kant van Tel Sell IE en Fitness Brands om op grond van hen toekomende merkrechten op te treden tegen verdere verhandeling van de gewraakte fitnessapparaten door Fitness-Import. Daarvoor geldt als criterium naar vaste rechtspraak dat moet worden vastgesteld dat de merkhouder "met zekerheid" afstand moet hebben gedaan(2). Daarvan is nog geen begin van aanwijzing bijgebracht zijdens Fitness- Import tegenover de stellige betwisting daarvan door Tel Sell cs.

Derden-aanbieders: 4.6. Dat sprake is van derden-aanbieders op marktplaats.nl, E-Bay, speurders.nl en andere sites, zoals Fitness-Import aangeeft, maakt het vorenoverwogene niet anders. Voor zover Fitness-Import wil betogen dat Tel Sell cs niet afdoende zou optreden tegen inbreuk op haar gestelde rechten door derden, heeft voorshands te gelden dat Fitness-Import die stelling onvoldoende steekhoudend heeft gesubstantieerd. Nog daargelaten de relevantie van dit mogelijke verweer heeft Fitness-Import bovendien niet weersproken dat Tel Sell cs ook derden waar nodig sommeert – het afgelopen jaar 10 partijen.

Inbreuk: 4.7. Nu Fitness-Import (onbestreden) dezelfde waar (een bepaald type fitnessapparaten) onder de als merken ingeschreven tekens (althans onder het teken Ab Circle Pro) aanbiedt, is sprake van handelen in strijd met art. 9(1)(a) GMVo respectievelijk art. 2.20(1)(a) BVIE, hetgeen merkinbreuk oplevert. Evenmin is bestreden dat zodoende inbreuk wordt gemaakt op de ingeroepen Gemeenschapsmodelrechten, nu dit bij de geïnformeerde gebruiker geen andere totaalindruk wekt dan een apparaat volgens het geregistreerde Gemeenschapsmodel dat Tel Sell cs kunnen inroepen, zodat ook sprake is van modelrechtinbreuk in de zin van art. 19(1) GModVo. Dit brengt mee dat een inbreukverbod op die rechten toewijsbaar is, zoals in het dictum verwoord. (…)

Auteursrecht: 4.8. Ook is een inbreukverbod als in het dictum verwoord toewijsbaar op grond van auteursrechtinbreuk op de advertentietekst die Fitness-Import hanteert en naar voorlopig oordeel duidelijk is ontleend aan de tekst die Tel Sell cs hanteert en ten aanzien waarvan hen auteursrecht toekomt, omdat dat laatste niet is bestreden door Fitness-Import.

Proceskosten: 4.11. Als hoofdzakelijk in het ongelijk gestelde partij wordt Fitness-Import veroordeeld in de proceskosten. Fitness-Import heeft bestreden dat de van de kant van Tel Sell cs verantwoorde kosten (neerkomend op een bedrag aan salaris advocaat van € 8.888,18 excl. BTW) aan de dubbele redelijkheidstoets uit art. 1019h Rv voldoen. Deze zaak moet worden gekenschetst als een eenvoudig kort geding. Dat veelvuldig in der minne is getracht tot een vergelijk buiten rechte te komen, zoals Tel Sell cs stellen, maakt dit op zichzelf niet zozeer anders, dat het toe te passen Indicatietarief zou verspringen naar de hogere categorie, zodat een kostenveroordeling van € 6.000,- (exclusief BTW) voor salaris advocaat in dit geval passend wordt geoordeeld, te vermeerderen met vastrecht en deurwaarderskosten.

1 HvJ EG zaak C-173/98 (Sebago/GB Unic)
2 HvJEG zaak C-414/99 t/m C-416/99 (Davidoff & Levi Strauss), NJ 2002/183, HvJEG zaak C-59/08 (Copad/Dior)
en HvJEG zaak C-324/08 (Makro/Diesel)

Lees het vonnis hier of hieronder: