Merkenrecht  

Hoge Raad, 30 januari 2009, LJN: BG4906, Ondeo Nalco Netherlands B.V., rechtsopvolgster van IWC Chemische Produkten B.V. tegen M. Michel Company Inc (met conclusie A-G Verkade). (met dank aan Susan Kaak, Ventoux)

 

Merkenrecht. Vordering tot winstafdracht. Gebruik te kwader trouw, als bedoeld in art. 13.A lid 5 BMW, Maatstaf; Stelplicht. Van moedwillig gepleegde inbreuk is niet reeds sprake in een geval als het onderhavige waarin een merkgebruik achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld.

De Hoge Raad vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam  en verwijst het geding naar het gerechtshof 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing.

De Hoge Raad verwijst naar zijn tussenarrest van 27 oktober 2006, nr. C05/162 NJ 2006, 588, voor het daaraan voorafgegane verloop van het geding. Bij dat arrest heeft de Hoge Raad het Benelux-Gerechtshof vragen van uitleg gesteld over art. 13.A, lid 5, van de BMW.  De door de Hoge Raad bij voormeld arrest gestelde vragen heeft het Benelux-Gerechtshof bij arrest van 11 februari 2008, NJ 2008, 535 beantwoord.

“3.3 Uit deze beantwoording blijkt dat de rechtsklachten van de onderdelen 3.1 en 3.3 terecht zijn voorgesteld. Het hof heeft blijk gegeven van een onjuiste rechtsopvatting door de derde grief van IWC (…) van het bestreden arrest te verwerpen op de grond, kort samengevat, dat sinds de verbreking van hun zakelijke relatie eind 1995 en gedurende de inbreukprocedure tot juni 1999 IWC ernstig rekening ermee had te houden dat haar uiteindelijk merkinbreuk zou kunnen worden verweten, dat het voor haar risico is gekomen dat zij is doorgegaan met het omstreden merkgebruik, alsmede dat hetgeen zij had aangevoerd ten behoeve van haar verweer dat dit gebruik niet te kwader trouw was, dan wel dat de omstandigheden van het geval geen aanleiding gaven tot een veroordeling tot winstafdracht als bedoeld in art. 13.A, lid 5, ontoereikend is om van toewijzing van deze vordering af te zien.

In rov. 4.9 en 4.10 ligt immers besloten dat het hof bij beoordeling van de derde grief ervan is uitgegaan dat voor de toewijsbaarheid van een vordering tot winstafdracht als bedoeld in art. 13A lid 5 BMW - thans: art. 2.21 lid 4 BVIE - voldoende is dat onder de omstandigheden van het geval de merkinbreuk aan de inbreukmaker (achteraf) kan worden verweten, dan wel dat die inbreuk voor zijn risico komt.

Blijkens de antwoorden van het Benelux-Gerechtshof moet het voor gebruik te kwader trouw als bedoeld in art. 13A lid 5 evenwel gaan om een "moedwillig gepleegde inbreuk" en is daarvan niet reeds sprake in een geval als het onderhavige waarin een merkgebruik achteraf inbreukmakend wordt geoordeeld: de inbreukmaker dient zich van zijn inbreukmakend handelen bewust te zijn geweest, waarvan - gezien de antwoorden van het Hof op de vragen 3, 4.a en 4.b - geen sprake behoeft te zijn in een geval waarin de inbreukmaker zich tegen de hem verweten inbreuk heeft verweerd met een niet bij voorbaat kansloos beroep op een bestaande contractuele rechtsverhouding met de merkhouder welke, naar hij stelt, het gebruik van het teken heeft gerechtvaardigd.

Voorts volgt uit het arrest van het Benelux-Gerechtshof dat, anders dan het hof blijkens rov. 4.10 - kennelijk - van oordeel was, de door IWC in de feitelijke instanties aangevoerde, in rov. 3.4.2 van het tussenarrest onder (b) en (c) weergegeven, feiten en omstandigheden kunnen bijdragen aan het oordeel dat van gebruik te kwader trouw als bedoeld in art. 13.A, lid 5 geen sprake is geweest.

3.4 Ook de motiveringsklacht van onderdeel 3.3 is gegrond, voor zover daarin wordt geklaagd dat het hof zonder nadere motivering de daarin vermelde feiten en omstandigheden - weergegeven in het tussenarrest in rov. 3.4.2 onder (a), (b) en (c) - ontoereikend heeft geoordeeld voor het afwijzen, althans verminderen of matigen, van de vordering tot winstafdracht. Zij kunnen blijkens de uitspraak van het Benelux-Gerechtshof immers worden aangemerkt als "omstandigheden van het geval" als bedoeld in art. 13.A, lid 5.
De klacht met betrekking tot omstandigheid (d) faalt op de gronden, vermeld in de conclusie van de Advocaat-Generaal, genomen na het arrest van het Benelux-Gerechtshof, onder 3.18.1 - 3.18.6.

4. Beslissing

De Hoge Raad:

vernietigt het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 24 februari 2005;
verwijst het geding naar het gerechtshof 's-Gravenhage ter verdere behandeling en beslissing;
veroordeelt Michel in de kosten van het geding in cassatie, daaronder begrepen de kosten verband houdende met de behandeling van de zaak bij het Benelux-Gerechtshof, tot op deze uitspraak aan de zijde van IWC begroot op € 542,11 aan verschotten en € 4.800,-- voor salaris.

Lees het arrest hier, en inmiddels ook hier (Rechtspraak.nl)

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 januari 2009, KG ZA 08-1608, Zino Davidoff S.A. & Coty Prestige Lancaster Group Gmbh tegen Handelsonderneming Doddema V.O.F. c.s.

Merkenrecht. Uitputting. Selectieve distributie. Parallelimport. Vonnis stemt sterk overeen met eerder Lancaster-vonnis van vandaag, eveneens over parfumtesters (zie hieronder, IEF 7529).  Davidoff constateert i.c. dat via het internet verkochte testers afkomstig zijn van gedaagde Doddema en stelt dat Doddema hiermee inbreuk maakt op haar merkrechten. Doddema beroept zich succesvol op uitputting, met enige dank aan Davidoff.

Gemoedelijke 1019h proceskostenregeling: "De raadsman van Doddema heeft ter zitting opgegeven 10 uren, à € 230 aan de zaak te hebben besteed en reiskosten te hebben gemaakt overeenkomend met 500 kilometer. Deze opgave is door Davidoff niet betwist. Davidoff zal worden veroordeeld tot betaling van € 2.500."

“4.7. (…) De problematiek van de kwalificatie van terbeschikkingstelling als in de handel brengen weggedacht, volgt uit het door Davidoff bij dagvaarding gestelde dat het in deze zaak gaat om testers die door Davidoff ter beschikking zijn gesteld aan wederverkopers in de Gemeenschap. Dit volgt niet enkel uit het gegeven dat Davidoff het tegendeel niet heeft gesteld. Davidoff stelt immers ook dat de testers ter beschikking zijn gesteld onder de ARC. Het model van deze standaardovereenkomst heeft zij als productie 2 in geding gebracht. Deze overeenkomst ziet onmiskenbaar op wederverkopers in de Gemeenschap. Genoemd artikel bepaalt expliciet dat waren onder het merk uitsluitend mogen worden ingekocht en doorverkocht bij of aan andere Authorised Retailers in de EER. Daarnaast is op de verpakking van de tester aangegeven dat deze niet mag worden verkocht. Dit correspondeert met het verbod op verkoop geformuleerd in artikel 6.3. van het ARC. Het verbod op de verpakking is tot uitdrukking gebracht in het Frans, Engels en Duits. Dit zijn drie Europese talen die weliswaar ook buiten Europa worden gesproken maar gezamenlijk gebruikt, zonder gebruik van enige niet-Europese taal, indiceren dat gebruik van de tester in Europa is voorzien.

4.8. Hetgeen hierboven is overwogen wordt niet anders doordat de advocaat van Davidoff ter zitting aanvoerde dat niet vaststond waar de tester voor het eerst ter beschikking was gesteld. Aansluitend hierop heeft de advocaat ter zitting de nog verder gaande stelling betrokken dat de tester buiten de Gemeenschap ter beschikking was gesteld en dat Oddema moest bewijzen dat dat anders was. Ook dat kan Davidoff niet baten. Stellingen die fundamenteel zijn voor de uitkomst van het kort geding en aan de hand waarvan gedaagde zijn bewijspositie moet kunnen bepalen dienen bij dagvaarding te worden ingenomen en kunnen niet ter zitting in kort geding worden opgevoerd4.9. Naar voorlopig oordeel dient er dan ook van uit te worden gegaan dat de tester in deze zaak door Davidoff binnen de Gemeenschap aan een wederverkoper ter beschikking is gesteld onder de voorwaarden en voorbehouden welke zijn opgenomen in de ARC [Authorised Retailer Contrcat – IEF]. Te beantwoorden is dan de vraag of dit ter beschikking stellen als promotiemateriaal is aan te merken als in de handel brengen in de zin van artikel 13 GmerkVo.

(…)

4.13. (…) Van in het verkeer brengen is derhalve sprake indien de merkenrechthebbende de beschikkingsbevoegdheid over de met de merken voorziene waren aan een derde heeft overgedragen en daardoor de economische waarde van het merk heeft gerealiseerd (…) Anders dan Davidoff heeft betoogd is van een overdracht van beschikkingsbevoegdheid in vorenbedoelde zin ook sprake indien de rechthebbende de wederverkoper, zoals hier, de bevoegdheid heeft gegeven het wezenlijke van de waar, i.e. de inhoud van de tester, te verbruiken ten behoeve van willekeurige derden. Hiertoe is in aanmerking te nemen dat de voor Davidoff te realiseren economische waarde bestaat uit het fungeren van de testers als instrument in advertising en marketing voor en van haar waar. Deze economische waarde van het merk is gerealiseerd, door de terbeschikkingstelling met dat doel van de testers met het merk aan derden. De merkhouder heeft daardoor de mogelijkheid verloren om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene waar binnen de Gemeenschap te controleren.

4.14. Dat Davidoff contractueel heeft bedongen dat de eigendom van de parfumtesters bij haar blijft rusten en het de wederverkoper is verboden de parfumtesters te verkopen, biedt haar vorenbedoelde controle niet, en doet aan het bovenstaande niet af. Dat de rechthebbende bij schending van de contractuele afspraken door de wederverkoper niet de beoogde economische waarde van het merk realiseert mag op zichzelf gezien juist zijn, doch dit kan voor hem hoogstens leiden tot een actie uit toerekenbaar tekortschieten en schadevergoeding. Door de feitelijke gang van zaken wordt eerder onderschreven dat de merkhouder de controle over de verdere verhandeling heeft verloren. Het merkenrecht staat de houder van het merk vanwege de uitputting van dat recht niet langer ter beschikking om zich tegen de verdere verhandeling van de waar te verzetten.”

Lees het vonnis hier.

Vzr. Rechtbank ’s-Gravenhage, 29 januari 2009, KG ZA 08-1533, Coty Prestige Lancaster Group Gmbh tegen N.R.S. Trading Company B.V.

Merkenrecht. Selectieve distributie. Uitputting. Geen begripsmatig verschil tussen ‘in de handel brengen’ en ‘in het verkeer brengen’. Van in het verkeer brengen is sprake ‘indien de merkhouder de beschikkingsbevoegdheid over de met de merken voorziene waren aan een derde heeft overgedragen en daardoor de economische waarde van het merk heeft gerealiseerd’. Van uitputting is ook sprake ‘indien de merkhouder de dépositair de bevoegdheid heeft gegeven het wezenlijke van de waar, i.e. het in de tester bevindende reukwater, te verbruiken ten behoeve van willekeurige derden’. Een contractueel verbod doet daar niet aan af. Vonnis stemt sterk overeen met tweede Lancaster-vonnis van vandaag, eveneens over parfumtesters (zie hierboven, IEF 7530).

Vervolg op IEF 7296 (Rechtbank ’s-Gravenhage, 18 november 2008, Coty /  Tico), waarin werd geoordeeld dat gedaagde Tico door het verhandelen van parfumtesters inbreuk maakte op de (parfum)merken DAVIDOFF en  COOL WATER. Tico werd bevolen de leverancier van de testers te noemen en in het onderhavige geschil vordert eiser Coty dat die leverancier, gedaagde N.R.S. Trading, ieder gebruik van de merken DAVIDOFF en  COOL WATER voor testers wordt verboden. De vordering wordt, uitgebreid gemotiveerd, afgewezen.

“4.5. Deze stelling wordt verworpen. Naar voorlopig oordeel lijkt er geen begripsmatig verschil te bestaan tussen de termen “in het verkeer brengen” en “in de handel brengen”. Daartoe geldt in de eerste plaats dat in de onderscheiden taalversies van de Verordening beide begrippen worden gebruikt. De Franse vertaling van de Verordening spreekt in artikel 13 vergelijkbaar met de Nederlandse tekst van “mis dans le commerce”. In de Engelse versie wordt het begrip “put on the market” gehanteerd, terwijl de Duitse tekst spreekt over “in den Verkehr gebracht worden sind” (lid 1) respectievelijk “inverkehrbringen” (lid 2). In de tweede plaats wordt in de doctrine in verband met uitputting vrijwel uitsluitend gesproken van “in het verkeer brengen”. In de derde plaats geldt dat in de totstandkomingsgeschiedenis van het BVIE geen verklaring wordt gegeven voor de van de Richtlijn en Verordening afwijkende bewoordingen van artikel 2.23 lid 3 BVIE (en het voordien geldende artikel 13A lid 9 Benelux merkenwet (BMW)), terwijl dat van de bepaling van artikel 2.23 lid 1 BVIE (het oude artikel 13A lid 7 BMW) wel wordt gezegd (“De formulering (…) is enigszins gewijzigd, teneinde nauwer aan te sluiten bij artikel 6 lid 1 sub b van Richtlijn 98/104, en bij de formulering van de artikelen 2.11 en 2.28.”). Hieruit kan worden afgeleid dat ook de Beneluxwetgever kennelijk geen juridisch verschil heeft toegedicht aan de termen “in het verkeer brengen” respectievelijk “in de handel brengen”. Voorshands dient er dan ook vanuit te worden gegaan dat er geen begripsmatig verschil tussen beide termen bestaat, zodat de stelling van Lancaster dat de parfumtesters weliswaar door haar in het verkeer worden gebracht maar níet bedoeld zijn om daadwerkelijk te worden verhandeld, niet concludent is.

4.6. De uitputtingsregeling heeft tot doel de belangen van de merkenbescherming met die van het vrije verkeer van goederen zoals vervat in de artikelen 28 en 30 EGVerdrag in overeenstemming te brengen. De merkhouder komt in dit verband, zoals Lancaster met juistheid heeft gesteld, het uitsluitende recht toe de eerste verhandeling van de van het merk voorziene waren in de Gemeenschap te controleren (vgl. HvJ EG 18 oktober 2005, C-405/03, Class International / Colgate, IEPT 20051018 onder verwijzing naar HvJ EG 20 november 2001, C-414/99 t/m C-416/99, Zino Davidoff en Levi Strauss, IEPT 20011120). Daardoor wordt hij in staat gesteld de economische waarde van zijn merk te realiseren. Van in het verkeer brengen is derhalve sprake indien de merkhouder de beschikkingsbevoegdheid over de met de merken voorziene waren aan een derde heeft overgedragen en daardoor de economische waarde van het merk heeft gerealiseerd (vgl. HvJ EG 30 november 2004, C-16/03, Peak Holding / Axolin-Elinor, IEPT 20041130). Anders dan Lancaster heeft betoogd is van een overdracht van beschikkingsbevoegdheid in vorenbedoelde zin naar voorlopig oordeel ook sprake indien de merkhouder de dépositair, zoals hier, de bevoegdheid heeft gegeven het wezenlijke van de waar, i.e. het in de tester bevindende reukwater, te verbruiken ten behoeve van willekeurige derden. Hiertoe is in aanmerking te nemen dat de voor Lancaster te realiseren economische waarde bestaat uit het fungeren van de testers als instrument in advertising en marketing voor en van haar waar. Deze economische waarde van het merk is gerealiseerd, door de terbeschikkingstelling met dat doel van de van het merk voorziene testers aan derden. De merkhouder heeft daardoor de mogelijkheid verloren om de verdere verhandeling van de van het merk voorziene waar binnen de Gemeenschap te controleren. De voorzieningenrechter deelt wat dat betreft de zienswijze van het BundesGerichtsHof zoals neergelegd in zijn arrest van 15 februari 2007 (I ZR 63/04, GRUR Int., 2008/1, pp. 62-65).

4.7. Dat Lancaster contractueel heeft bedongen dat de eigendom van de parfumtesters bij haar blijft rusten en het de dépositair is verboden de parfumtesters te verkopen, biedt haar vorenbedoelde controle niet, en doet aan het bovenstaande niet af. Dat de merkhouder bij schending van de contractuele afspraken door de dépositair niet de beoogde economische waarde van het merk realiseert mag op zichzelf gezien juist zijn, doch dit kan voor hem hoogstens leiden tot een actie uit toerekenbaar tekortschieten en schadevergoeding. Door die gang van zaken wordt eerder onderschreven dat de merkhouder de controle over de verdere verhandeling heeft verloren. Het merkenrecht staat de houder van het merk vanwege de uitputting van dat recht niet langer ter beschikking om zich tegen de verdere verhandeling van de waar te verzetten (vgl. HvJ EG 30 november 2004, C-16/03, Peak Holding / Axolin-Elinor, IEPT 20041130). 

4.8. Dat, zoals Lancaster ook nog heeft gesteld, de merken op de parfumtesters niet de eigenlijke merkfunctie vervullen, te weten het onderscheiden van de waar, maar slechts een refererende functie hebben in verband met de kwaliteit van de wel voor de verkoop bestemde parfums, aan welke functie de wet niet het gevolg van uitputting zou verbinden, vermag de voorzieningenrechter niet in te zien. Het op de parfumtester aangebrachte merk beoogt de afnemer immers te bewegen tot aankoop van eenzelfde product met hetzelfde merk.

4.9. In artikel 13 lid 2 GMVo / artikel 7 lid 2 van de Richtlijn, wordt bepaald dat de uitputting zich niet voordoet indien de waren verder zijn verhandeld en er voor de merkhouder gegronde reden zijn om zich tegen die verdere verhandeling te verzetten, met name wanneer de toestand van de waren is gewijzigd of verslechterd.

4.10. Voor zover uit de stellingen van Lancaster moet worden begrepen dat zij zich ook op die bepaling beroept, geldt dat dit beroep naar voorlopig oordeel niet kan slagen. Er is weliswaar sprake van een verdere verhandeling, maar een gegronde reden zoals voorzien in lid 2 doet zich niet voor. Lancaster heeft immers niet inzichtelijk gemaakt dat bij de verdere verhandeling de toestand van de waar is gewijzigd of verslechterd. De stelling dat de dépositaire de toestand van de waar wijzigt door de testers te verkopen, wordt in dit verband verworpen. De doorverkoop heeft immers plaatsgevonden in dezelfde eenvoudige verpakking en uitmonstering als waarmee de testers door Lancaster aan haar dépositaires ter beschikking zijn gesteld. De enkele wil van de dépositaire om de tester niet te gebruiken in overeenstemming met het doel waarmee zij ter beschikking is gesteld, maakt nog niet dat daarmee ook de toestand van de waar is gewijzigd.

4.11. De voorzieningenrechter merkt op dat een andere gegronde reden voor Lancaster zich te verzetten tegen de doorverkoop mogelijk gelegen zou kunnen zijn in de schending van het contractuele verbod op doorverkoop. Deze grondslag berust evenwel niet op het merkenrecht. De advocaat van Lancaster heeft ter zitting desgevraagd verklaard dat de vorderingen niet tevens worden gebaseerd op de grondslag onrechtmatige daad, zodat daaraan niet wordt toegekomen. 4.12. Dit voert tot de slotsom dat Lancaster zich naar voorlopig oordeel niet kan verzetten tegen de verdere verhandeling van de door haar in de Gemeenschap in het verkeer gebrachte producten. De vorderingen van Lancaster zullen dan ook worden afgewezen. Nu partijen zijn overeengekomen dat ieder de eigen kosten zal dragen, zal conform worden beslist."

Lees het vonnis hier.

GvEA, 28 Januari 2009, T-174/07, Volkswagen AG tegen OHIM (Nederlandse vertaling nog niet beschikbaar)

Merkenrecht. Terechte weigering beschrijvend woordmerk TDI. Inburgering niet aangetoond.

„46. Da das Gericht bereits befunden hat, dass das Zeichen TDI im Bereich von Automobilen auf die „Turbo Direct Injection“- oder „Turbo Diesel Injection“-Technik hinweist, da ferner oben in Randnr. 33 festgestellt worden ist, dass die Ausdrücke „Turbo Direct Injection“ oder „Turbo Diesel Injection“ Merkmale bezeichnen, die einen bestimmten Typ von Motoren unabhängig von der Kategorie von Fahrzeugen, in die sie eingebaut sind, gemeinsam sind, und da jedenfalls das Zeichen TDI der Abkürzung dieser Worte entspricht, ist zu konstatieren, dass die Anmeldemarke die Merkmale dieses Typs von Motoren im Allgemeinen bezeichnen kann.

47. Es ist daher davon auszugehen, dass die maßgeblichen Verkehrskreise einen hinreichend unmittelbaren und konkreten Zusammenhang zwischen dem Zeichen TDI und den Merkmalen eines bestimmten Typs von Motoren im Allgemeinen herstellen können, so dass das Zeichen für die in die Klasse 7 fallenden Motoren beschreibend ist, deren Beschaffenheit es bezeichnet.

(…) 52. Es ist daher festzustellen, dass die Anmeldemarke für alle von der Anmeldung erfassten Waren und Dienstleistungen beschreibend is.“

Lees het arrest hier.

Gerechtshof Amsterdam, 27 januari 2009, zaaknr. 106.006.053/01, WE Netherlands B.V. tegen Hachette Filipacchi Presse S.A. (met dank aan Paul Steinhauser, SteinhauserVandenBrinkHeeziusRijsdijk)

Handelsnaamrecht. Hoger beroep in een geschil over de handelsnaam ELLE. Hachette, uitgever van het ‘damesmodetijdschrift’ Elle, heeft weliswaar niet het voornemen om zelf kledingwinkels in Nederland te gaan exploiteren, maar heeft een franchiseketen een licentie verleend om de naam Elle voor modewinkels te gebruiken. Partijen stellen over en weer de vraag aan de orde  in hoeverre het gebruik van de namen "WE" door  WE (het kledingmerk en de modewinkels) respectievelijk "Elle" door Hachette als gebruik als handelsnaam, dan wel slechts als merk en/of onderdeel van een handelsnaam kan worden gekwalificeerd.

Het Hof Amsterdam bekrachtigt het vonnis waarvan beroep. (zie: IEF 2129, De specifieke schrijfwijze). Geen verwarring, geen verwatering.

“4.3. WE stelt zich op het standpunt dat het gebruik van de naam Elle voor kledingwinkels in Nederland leidt tot gevaar voor verwarring met haar onderneming en mitsdien op grond van artikel 5 van de Handelsnaamwet verboden is. Zij beroept zich in dit verband zowel op haar huidige gebruik van het persoonlijke voornaamwoord WE als handelsnaam als op de nawerking van de door haar in het verleden als handelsnaam gebruikte persoonlijke voornaamwoorden Hij, Zij en You. (…)

4.4. Het standpunt van WE dat het gebruik van een persoonlijk voornaamwoord als (handels)naam voor een modewinkel, ook als dit in een andere taal is, er reeds per definitie toe zal leiden dat het publiek de desbetreffende onderneming direct of indirect zal verwarren met de onderneming van WE kan niet als juist worden aanvaard. Daarmee zou immers een onevenredig groot en naar het oordeel van het hof niet realistisch gewicht aan de begripsmatige verwantschap van de benaming worden toegekend; Hachette voert terecht aan dat van het normaal oplettende publiek een dergelijke taalkundige exercitie/vertaalslag over het algemeen niet kan worden verwacht.

4.5. Niet aannemelijk is dat dit anders ligt waar het het gebruik van het persoonlijk voornaamwoord in de franse taal "Elle" betreft. Voor zover al valt aan te nemen dat Elle door het relevante publiek in Nederland direct als voornaamwoord (en als vertaling van Zij) wordt herkend, speelt ook naar oordeel van het hof bij de beoordeling van een eventueel verwarringsgevaar een belangrijke rol dat Elle een bekende naam is met een duidelijke eigen identiteit/positie in de (dames)modewereld. Aangenomen moet worden dat als gevolg van de sedert jaren bestaande (grote) bekendheid van het damesmodetijdschrift, een damesmodewinkel Elle, ook door het publiek dat gevoelig is voor het gebruik van voornaamwoorden in de Nederlandse en Franse taal, in de eerste plaats zal worden geassocieerd met het modetijdschrift en niet met de onderneming WE noch met de in het verleden door WE als handelsnaam gevoerde Nederlandse en Engelse persoonlijke voornaamwoorden. Dat de bekendheid van Elle geen rol zou mogen spelen omdat die bekendheid betrekking heeft op het gebruik als merk terwijl dit gebruik vooral gerelateerd zou zijn aan het modetijdschrift en niet, althans niet in relevante mate, aan de verkoop van dameskleding, vermag het hof niet in te zien. Bij de beoordeling van de vraag welke gedachte het zien of horen van de naam Elle als naam van een damesmodewinkel bij het relevante publiek oproept is de voor de handliggende associatie met het bekende damesmodetijdschrift, en de door Hachette onder de naam Elle georganiseerde activiteiten en geboden diensten op het gebied van damesmode, een omstandigheid waarmee wel degelijk rekening moet worden gehouden. Gelet op die omstandigheid is ook naar het oordeel van het hof verwarringsgevaar met de onderneming van WE niet te duchten.

4.6 Ook het hof komt derhalve tot de slotsom dat het bestaan van een relevant verwarringsgevaar tussen de gevoerde namen WE en Elle niet valt aan te nemen. Nu WE ook niet te bewijzen aanbiedt dat een dergelijk gevaar in de praktijk wel te duchten is, strandt haar vordering voor zover deze op artikel 5 van de Handelsnaamwet is gebaseerd. In het midden kan blijven of WE een beroep toekomt op "nawerking" met betrekking tot door haar in het verleden gebruikte handelsnamen en of Hachette de naam Elle ook in Nederland reeds als handelsnaam gebruikte. Ook kan - als niet van beslissend belang - in midden blijven of het teken Elle door Hachette c.q. de betrokken franchisenemers bij de exploitatie van zogenoemde Elle brand stores feitelijk als handelsnaam wordt gebruikt dan wel als beeld/woord merk en/of als onderdeel van een handelsnaam.

4.7. WE heeft voorts aangevoerd dat het gebruik van Elle ter onderscheiding van kledingwinkels zal leiden tot verwatering van haar handelsnaam en afbreuk doet aan de reputatie van haar onderneming en mitsdien jegens haar onrechtmatig is. Dit betoog faalt reeds omdat - zonder nadere toelichting die ontbreekt - niet kan worden aangenomen dat tussen Elle en WE, ook indien deze beide namen worden gebruikt ter onderscheiding van (de exploitant van) damesmodewinkels, door het normaal oplettend publiek een zodanig verband wordt gelegd dat dergelijke effecten zullen optreden. In dit verband merkt het hof nog op dat de door WE gevraagde bescherming, ook voor zover deze op artikel 6:162 BW berust, gelet op hetgeen hiervoor omtrent het verwarringsgevaar is overwogen, te ver gaat. Daarbij heeft het hof mede in aanmerking genomen dat niet van een bewust aanleunen/ongerechtvaardigd voordeel trekken is gebleken, terwijl bovendien het standpunt van WE zou meebrengen dat WE op de voet van artikel 6:162 BW een bescherming wordt geboden die er in feite op neerkomt dat WE een monopolie op het gebruik van alle voornaamwoorden ter onderscheiding van (de exploitatie van) kledingwinkels heeft, hetgeen niet kan worden aanvaard. Het door Hachette bestreden standpunt van WE, ten slotte, dat door het gebruik van de naam Elle voor modewinkels afbreuk wordt gedaan aan de reputatie van haar onderneming is door WE niet voldoende feitelijk onderbouwd noch te bewijzen aangeboden en is in het licht van de bekendheid en het eigen karakter van Elle, die naar Hachette onweersproken heeft gesteld ook in de Elle-modewinkels vorm krijgt (zie in dit verband productie 23 van Hachette), niet goed voorstelbaar.

Beslissing Het hof: bekrachtigt het vonnis waarvan beroep voor zover aan het oordeel van het hof onderworpen.

Lees het arrest hier.

Nota bene: Voor wie al dacht dat de eind vorige week vrijgegeven ‘Go Fast’ ex parte beschikking wat merkwaardig aandeed: dat gevoel was juist. Per abuis is de verkeerde beschikking rondgemail. De juiste beschikking is hieronder weergegeven. Het verzoek blijkt toch gedeeltelijk te zijn toegewezen. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 8 december 2008,  KG RK 08-2154, Go Fast Sports & Beverage Company.

Auteursrecht. Merkenrecht. Verzoeker Go Fast stelt dat voormalige distributeur zelf een energy drink op de markt brengt die sterk gelijken op de energy drink van verzoeker. De rechtbank wijst verzoek toe waar het het merkenrecht betreft:

Bevoegdheid: “2.1. De Nederlandse rechter heeft krachtens artikel 93 lid 5 [plaats van inbreuk – IEF]  van de Verordening (EG) 40/94 van de Raad van 20 december 1993 inzake het Gemeenschapsmerk (hierna te noemen: “GMVo”) rechtsmacht voor zover het verzoek ziet op de gestelde inbreuk op de Gemeenschapsmerken in Nederland. Voor zover een verbod is gevraagd op inbreuk op deze rechten buiten Nederland ontbreekt rechtsmacht (...).

2.2. Voor zover het verzoek is gebaseerd op inbreuk op de aan verzoeksters toekomende auteursrechten op het logo op de blikjes energydrink is de Nederlandse rechter bevoegd daarvan kennis te nemen, aangezien gerekwestreerde sub 1 in Nederland is gevestigd en tussen het verzoek jegens gerekwestreerde sub 1 enerzijds en het verzoek jegens gerekwestreerde sub 2 anderzijds een band zoals bedoeld in artikel 6 aanhef en onder 1 EEX bestaat.

2.3. Het op de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht gebaseerde verzoek is slechts gericht tegen gerekwestreerde sub 2. De Nederlandse rechter heeft ten aanzien van dat verzoek krachtens het bepaalde in artikel 5 lid 3 EEX rechtsmacht, doch uitsluitend voor zover het verzoek betrekking heeft op een verbod op inbreuk op het handelsnaamrecht van verzoeksters in Nederland. De Nederlandse rechter heeft geen rechtsmacht met betrekking tot de gestelde inbreuk op het handelsnaamrecht buiten Nederland.

Merkenrecht: (…) 2.6. De voorzieningenrechter constateert dat de op de door gerekwestreerden aangeboden blikjes energydrink aangebrachte en op de website met domeinnaam luckytime. nl geplaatste tekens gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met de aan verzoeksters toebehorende Gemeenschapsmerken en daarenboven in het economisch verkeer voor dezelfde waren worden gebruikt als waarvoor de Gemeenschapsmerken zijn ingeschreven. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd is voldoende aannemelijk dat uitstel onherstelbare schade voor verzoeksters zal veroorzaken. Het verzoek zal worden toegewezen op de wijze zoals hierna is verwoord.

Auteursrecht & handelsnaamrecht: 2.7. Het verzoek zal overigens worden afgewezen, omdat het niet in overeenstemming wordt geacht met de aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen hoge eisen in het bijzonder ten aanzien van de aannemelijkheid van het bestaan van en/of de gestelde inbreuk op het auteursrecht en het handelsnaamrecht.”

Lees de beschikking hier.

Hoge Raad, 23 januari 2009, nr. C05/071HR, nadere conclusie A-G Verkade inzake Benetton Group SpA tegen G-Star International B.V. (met dank aan Wouter Pors, Bird & Bird).

Merkenrecht. Nadere conclusie A-G Verkade  naar aanleiding van het arrest van het Hof van Justitie van 20 september 2007, zaak C 371/06 (IEF 4745). Na het arrest van het HvJEG hebben partijen nadere schriftelijke toelichtingen gegeven. Op 9 mei 2008 is gefourneerd en is arrest gevraagd. A-G Verkade handhaaft in deze nadere conclusie zijn eerdere conclusie van 17 februari 2006 tot vernietiging en verwijzing.

“Met zijn oordeel heeft het HvJEG, in andere woorden, bevestigd dat de oude BenGH jurisprudentie van o.m. Burberrys I achterhaald is door het Philips/Remington-arrest van het HvJEG, óók voor wat betreft de per se uitsluiting van merkenrecht voor vormen die 'een wezenlijke waarde aan de waar' geven.” Vormen die de wezenlijke waarde van de waar bepalen kunnen geen merk vormen. Nooit. Ook niet wanneer die vorm aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken.

“3.2. Het eerder onder 2.3 weergegeven antwoord van het HvJEG op de desbetreffende vraag van de Hoge Raad houdt in essentie in dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen, óók niet (via artikel 3, lid 3 van de Merkenrichtlijn)  wanneer die vorm vóór de depotdatum aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken (als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar). 
   Daarmee dient de door de Hoge Raad in de aanhef van rov. 3.7.4 van het tussenarrest aan zichzelf gestelde vraag óf een verwijzingshof aan een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 bedoeld wel behoort toe te komen, ontkennend beantwoord te worden. Voor zo'n onderzoek is (inderdaad) geen plaats, nu bij een vorm van een waar die (tevens) een wezenlijke waarde aan die waar geeft, het (eventuele) verkrijgen van aantrekkingskracht c.q. onderscheidend vermogen als merk niet aan de absolute werking van art. 3, lid 1, aanhef en onder e, derde streepje kan afdoen.
   Dit brengt weer mee dat van de in het tussenarrest onder in 3.7.1 vermelde klachten van middel V ook de klachten (i) en (ii) slagen. In rov. 3.7.2 van het tussenarrest had de Hoge Raad reeds overwogen dat de klacht onder (iii) van middel V slaagde.

3.3. Met het slagen van genoemde klachten (i) en (ii) van middel V, rijst - terzijde - nog de vraag of Benetton bij het slagen van de genoemde klacht onder (iii) nog enig nader garen zou ' /\Is gecorrigeerd bij het herstelarrest van 13 oktober 2006. kunnen spinnen. Indien na verwijzing blijkt dat het slagen van de klachten (i) en (ii) meebrengt dat het beroep van Benetton op de nietigheid van de in 's hofs arrest bedoelde vormmerken ten onrechte is verworpen en dat inburgering tot onderscheidingsteken van de als merk gedeponeerde vormen, op enig tijdstip, daaraan niet kan afdoen, lijkt er voor nader onderzoek naar de vraag op welk tijdstip die vormen (toch) onderscheidend vermogen als merk zouden hebben verkregen, geen (zinvolle) plaats meer. Ik veronderstel dat de Hoge Raad dit in zijn tussenarrest van 8 september 2006 reeds onder ogen heeft gezien, door in rov. 3.7.2 in fine te spreken over 'beoordelen met inachtneming van hetgeen hierna verder nog wordt overwogen'.

3.4. Naar aanleiding van de nadere schriftelijke toelichtingen van partijen na het arrest van het HvJEG plaats ik nog enkele opmerkingen.

3.5. De nadere s.t. namens Benetton neemt vooral een voorschot op de procedure na vemietiging en verwijzing. Voor zover in deze s.t. het stellen van nadere prejudiciële vragen gesuggereerd wordt, meen ik dat daartoe in elk geval in deze fase van het geding geen aanleiding bestaat.

3.6.1. Ook de nadere s.t. namens G-Star gaat, onder 2 en 3, in op de procedure na vernietiging en verwijzing. Ik sta bij deze s.t. stil voor zover gesuggereerd wordt dat de Hoge Raad zou dienen terug te komen op (een deel van) rov. 3.7.4 van het tussenarrest.

3.6.2. Volgens G-Star zou het prejudiciële uitsluitsel over de betekenis van - kort gezegd - reclame-inspanningen de daardoor teweeggebrachte wervingskracht, anders dan de Hoge Raad in rov. 3.7.4 lijkt te suggereren, niet betekenen dat er voor het verwijzingshof geen rol meer zou zijn weggelegd voor een hernieuwd onderzoek als in rov. 3.7.3 bedoeld. De nadere s.t. voert daartoe (onder verwijzing naar de eerdere s.t., par. 2.5.10) aan, samengevat, dat G-Star óók heeft gesteld dat de aantrekkingskracht van de Elwood-spijkerbroek wordt bepaald door onder meer kwaliteit, draagcomfort en de reputabele herkomst daarvan (onder venwijzing naar MvA par. 58-61 en pleitnota in appel par. 47 en 49), en dat G-Star ook op die grond gesteld heeft dat de gedeponeerde vormen niet de wezenlijke waarde van de waar bepalen. Nu het (Amsterdamse) hof die stellingen van G-Star niet verworpen heeft, zou na vernietiging het verwijzingshof zich daarover alsnog moeten uitlaten.

3.6.3. Voor zover deze nadere s.t. doelt op kwaliteit en draagcomfort, gaat het m.i. om aspecten die nu juist 'een wezenlijke waarde aan de waar' geven in de zin van het hier toepasselijke art. 1 lid 2 BMW. Voor zover de nadere s.t. doelt op 'reputabele herkomst', kan het m.i. slechts gaan om hetzij inburgeringsaspecten ten aanzien van de bedoelde vormen die, naar blijkt uit het arrest van het HvJEG, ingevolge art. 3, lid l, aanhef en onder e, derde streepje, niet aan de nietigheid kunnen afdoen, hetzij de reputatie van een of meer woordmerken van G-Star, die evenwel niet deel uitmaken van de onderhavige als vormmerk gedeponeerde vormen.

Ik handhaaf mijn eerdere conclusie d.d. 17 februari 2006 tot vernietiging en verwijzing.”

Lees de conclusie hier.

Jeroen K. van Hezewijk: Montex and Rolex – Irreconcilable Differences? A Call for a Better Definition of Counterfeit Goods.  Verschenen in: International Review of Intellectual Property and Competition Law (Max Planck Instituut, München), 39 IIC 775 (2008). De auteur is gedurende het jaar 2009 werkzaam bij het New Yorkse IE-kantoor Kenyon & Kenyon LLP.

 ‘Nieuwe analyse van het arrest Montex / Diesel (HvJEG 9 november 2006, Zaak C-281/05), dat in Nederland tot verhitte discussie heeft geleid. In het kader van die nieuwe analyse betoogt het artikel dat het begrip “counterfeit” (“namaakgoederen” in de Nederlandse versie), zoals dat voorkomt in de Anti-Piraterij Verordening (APV) van essentieel belang is voor een goed begrip van dit arrest.

Waar de APV het heeft over “namaakgoederen” doelt zij niet zonder meer op alle goederen waarmee inbreuk wordt gemaakt op een merkrecht. Echter, dit onderscheid tussen “namaakgoederen” en “inbreukmakende goederen” in het algemeen is in de Montex­ zaak veronachtzaamd, met alle gevolgen van dien.

Het artikel betoogt dat “namaakgoederen” een ruimere bescherming toekomt dan andere “inbreukmakende goederen”, zulks op basis van de APV en TRIPS. TRIPS lijkt er zelfs toe te dwingen dat transit door de EU van dergelijke namaakgoederen verboden wordt. Wanneer echter zoveel nadruk gelegd wordt op “namaakgoederen” als separate classificatie, blijkt dat de definitie daarvan (zoals te vinden in TRIPS en de APV) ondeugdelijk is. Het artikel betoogt daarom eveneens dat die definitie aan herziening toe is.’

Lees het volledige artikel hier.

Rechtbank ’s-Gravenhage, Ex parte beschikking van 22 januari 2009, KG RK 09-132, Eredivisie N.V. & Eredivisie clubs tegen MYP2P B.V. (met dank aan Bastiaan van Ramshorst, Klos Morel Vos & Schaap).

Auteursrecht. Merkenrecht. Interessante beschikking van de Rechtbank Den Haag in een zaak over livestreams van Eredivisiewedstrijden. Het op een website ter beschikking stellen van (bittorrent-achtige)  links waarmee illegale streams kunnen worden gedownload (die met eerder gedownloade sopcast-software bekeken kunnen worden, maar dus niet op de litigieuze website zelf staan) is aan te merken als een openbaarmakingshandeling, vergelijkbaar met het doorgeven van een signaal door middel van televisietoestellen door een hotel aan de gasten die in zijn kamers verblijven (HvJ EG, Hoteles).

Uit het verzoekschrift: “Myp2p verricht zelfstandig openbaarmakingshandelingen.  (…) Het begrip openbaarmaken in de zin van artikel 12 Aw. dient te worden uitgelegd aan de hand van artikel 3 lid 1 van Richtlijn 2001/29 (Richtlijn auteursrecht in de informatiemaatschappij).

 (…) Het HvJEG heeft in zijn Hoteles-arrest (HvJEG 7 december 2006(C-306/05)) dit begrip nader uitgelegd. In die zaak ging het om de vraag of de distributie van een signaal door middel van televisietoestellen aan klanten die in hotelkamers logeren, een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van richtlijn 2001/29 vormt, en of de installatie van televisietoestellen in de kamers van een dergelijke zaak op zich een handeling van dien aard vormt.

 (…) Het Hof (…) oordeelde vervolgens dat op de eerste en de derde vraag [moet] worden geantwoord dat, ook al vormt de loutere beschikbaarstelling van fysieke installaties als zodanig geen mededeling in de zin van richtlijn 2001/29, het doorgeven van een signaal door middel van televisietoestellen door een hotel aan de gasten die in zijn kamers verblijven, ongeacht de gebruikte techniek van doorgifte van het signaal, een mededeling aan het publiek in de zin van artikel 3, lid 1, van deze richtlijn vormt (r.o. 46-47).

Myp2p verricht vergelijkbare handelingen als het hotel in bovengenoemd arrest. Immers: Myp2p is een andere organisatie van wederdoorgifte dan de oorspronkelijke. Zij verricht haar handelingen ten behoeve van een ander, nieuw publiek. Het nieuwe publiek bestaat uit mensen die niet aan een van de officiële partners van Verzoeksters betaald hebben voor het zien van de wedstrijden. (…)”

De voorzieningenrecht oordeelt, heel kort, het is tenslotte een ex parte,  dat er inderdaad sprake is van openbaarmaken:

“2.2. De voorzieningenrechter constateert dat de op de website van gerekwestreerden aangebrachte tekens (vergelijk productie 2) gelijk zijn aan dan wel overeenstemmen met de aan verzoeksters sub 1 tot en met sub 17 en sub 19 toebehorende Gemeenschap- en/of  Beneluxmerkrechten en daarenboven in het economische verkeer worden gebruikt voor dezelfde of soortgelijke waren of dienste, waardoor bij het publiek verwarring omtrent de herkomst van de door gerekwestreerden aangeboden streams kan ontstaan. Daarenboven constateert de voorzieningenrechter dat gerekwestreerden live uitzendingen van Eredivisievoetbalwedstrijden van verzoeksters sub 2 tot en met sub 19 zonder toestemming openbaar maakt of dreigt openbaar te maken. Gelet op hetgeen in het verzoekschrift is aangevoerd is voldoende aannemelijk dar uitstel onherstelbare schade voor verzoeksters zal veroorzaken. Het verzoek zal bijgevolg worden toegewezen op de wijze zoals hierna is verwoord, met dien verstande dat het op het merkenrecht gebaseerde verzoek van verzoekster sub 18 bij gebreke van een overgelegde merkinschrijving zal worden geweigerd.”

Lees de beschikking hier.

1- Rechtbank 's-Gravenhage, ex parte beschikking van 18 december 2008, KG RK 08/2242. 3M Company.

Merkenrecht. Toegewezen ex parte. Gestelde counterfeit van mutsen onder de naam Thinsulate. Pan-Europees inbreukverbod.

"Voldoende aannemelijk is dat Minoes een teken gebruikt dat identiek is aan de Gemeenschaps woordmerken THINSULATE van 3M. Minoes gebruikt het teken voor dezelfde waren als waarvoor de merken van 3M zijn ingeschreven. Het verzoek zal op de wijze als hieronder verwoord worden toegewezen op grondslag van de ingeroepen Gemeenschaps merkrechten THINSULATE."

Lees de beschikking hier.

1- Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 16 oktober 2008, KG RK 08/1703, Teddy S.P.A.

Modellenrecht. Auteursrecht. Slaafse nabootsing. Gestelde inbreuk op gemeenschapsmodelrecht en auteursrecht m.b.t. een damesjas.

"2.4. De voorzieningenrechter oordeelt voorshands – vooropstellend de geldigheidspresumptie van het Gemeenschapsmodelrecht – dat de damesjas van gerekwestreerde bij de geïnformeerde gebruiker geen andere algemene indruk wekt dan het ingeschreven Gemeenschapsmodel. Alle wezenlijke elementen uit het Gemeenschapsmodel van Teddy zijn overgenomen: geplooide kraag, voorzijde met blinde, gesegmenteerde sluiting en gestileerde bloemen in 4 tegenover 1 opzet aan weerskanten (zij het dat de bloemen in de jas van gerekwestreerde ten opzichte van het del wellicht iets minder zijn uitgewerkt, maar dat maakt voor de totaalindruk geen verschil), alles afgezet met bies in afwijkende, donkerder kleur. Voldoende aannemelijk is dat tevens sprake is van een voor een aan een ingrijpende maatregel als een ex parte verbod te stellen spoedeisendheid; uitstel van een inbreukverbod zal onherstelbare schade voor verzoekster veroorzaken. De voorzieningenrechter ziet derhalve voldoende aanleiding voor toewijzing van het verzoek, reeds op grond van het ingeroepen Gemeenschapsmodel, evenwel als in het dictum verwoord. De overige aangevoerde grondslagen behoeven bij die stand van zaken in het kader van de beoordeling van het verzochte ex parte verbod thans geen beoordeling."

Lees de beschikking hier.

2 - Rechtbank ’s-Gravenhage, ex parte beschikking van 2 december 2008, KG RK 08/2128, Exide Technologies

Merkenrecht. Gestelde inbreuk op gemeenschapsmerk.

"Beoordeling: Het verzoek zal op de wijze als hieronder verwoord worden toegewezen op grondslag van het ingeroepen Gemeenschaps woord/beeldmerkrecht. Het teken op de door gerekwestreerde aangeboden accu’s stemt overeen met het Gemeenschapsmerk van Exide."

Lees de beschikking hier.