Merkenrecht  

Gerechtshof ’s-Gravenhage, 27 april 2010, zaaknr. 105.006.548/01, 1-800-Flowers.com tegen The Zockoll Group Ltd v/h Phonenames Ltd (met dank aan Dirk Straathof, Brinkhof)

Merkenrecht. Domeinnamen. Non usus. Vervallenverklaring van twee Benelux-merken. Geschil tussen bloemenhandelaren over de registratie en het gebruik van merken die een alfanumeriek telefoonnummer bevatten (zoals b.v. 1-800-FLOWERS). Het hof bekrachtigt vonnis waarvan beroep (Rechtbank 's-Gravenhage, 6 december 2006, IEF 3010). Gebruik in domeinnamen websites levert geen merkgebruik in de Benelux op volgens het Lexington/Ladbrokes-criterium. “Dat via de website bestelde bloemen in de Benelux worden bezorgd kan niet als gebruik in de Benelux worden aangemerkt.”

11. Ad 10a tot en met e: gebruik op en/of van de website(s) van a~pellante. Zockoll heeft - terecht - niet betwist dat het gebruik van de domeinnamen en de website van appelante merkgebruik oplevert. Zij betwist wel dat dat gebruik merkgebruik in de Benelux oplevert. Het internet is naar zijn aard wereldwijd toegankelijk en een website kan in beginsel door iedere gebruiker van het internet, waar ook ter wereld, worden bezocht. Het gebruik van een merk op een website levert niet reeds in ieder land van waaruit de website kan worden bezocht merkgebruik op. Daartoe moet aan nadere voorwaarden zijn voldaan. Het Lexington-arrest van de Hoge Raad 3 januari 1964, NJ 1964, 445 (over de vraag of een reclame-uiting in een internationaal tijdschrift in Nederland een onrechtmatige daad opleverde) en het arrest van de Hoge Raad van 8 februari 2005, NJ 2005,404 (over de vraag of een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde kansspelaanbieder door het (zonder vergunning) aanbieden van deelname aan kansspelen via internet door middel van een mede op Nederland gerichte website handelde in strijd met artikel 1 sub a van de Wet op de Kansspelen ('gelegenheid geven') en daarmee onrechtmatig jegens Nederlandse kansspelaanbieders (met een vergunning) in aanmerking nemende, is het hof van oordeel dat van gebruik door appellante in de Benelux, kan worden gesproken indien zij via internet door middel van een blijkens hun inrichting en/of andere omstandigheden (specifiek) mede op de van de omstandigheden, zoals het top-level domain van het internetadres (een organisatorisch of een geografisch top level domein), de taal waarin de website is gesteld dan wel de taalkeuzemogelijkheden die de website biedt en (andere) verwijzingen op de website naar (een) bepaald(e) land(en). Vergelijk ook Hof 's-Gravenhage 23 februari 2006, IEF 1796 (Ipko-Amcor/Marie Claire) en 20 maart 2008, BIE 2009,63 (Vitra/Classis Design). Als sprake is van gebruik moet nog, aan de hand van de in rechtsoverweging 8 genoemde criteria, de vraag beantwoord worden of sprake is van normaal gebruik.

(…)

12. Het hof is van oordeel dat niet kan worden aangenomen dat de website
www.1800flowers.com (specifiek) mede is gericht op het behalen van afzet in de Benelux.

(…)

voor betaling van via de website bestelde bloemen gebruik kan worden gemaakt van een in de Benelux uitgegeven creditcard is eveneens onvoldoende reden om gerichtheid op de Benelux aan te nemen. Met in de Benelux uitgegeven creditcards kan op vele plaatsen in de hele wereld worden betaald en ook voor bestellingen via niet op de Benelux gerichte websites. De mogelijkheid van internationaal gebruik is juist een kenmerk van creditcards en is geen bijzonderheid van de onderhavige website.

(…)

Hetgeen derhalve resteert is een website die vanuit de Benelux kan worden bezocht waarna  online of door te bellen met een Amerikaans telefoonnummer een opdracht kan worden gegeven om ergens ter wereld bloemen te bezorgen. Dit is naar het oordeel van het hof te weinig om aan te nemen dat de website (specifiek) mede gericht is op de Benelux.

Dat via de website bestelde bloemen in de Benelux worden bezorgd kan niet als gebruik in de Benelux worden aangemerkt nu - zoals Zockoll gesteld en appellante erkend, althans niet gemotiveerd betwist heeft - het daarbij in het algemeen gaat om bestellingen van buiten de Benelux en van de merken bij de bezorging - door lokale bloemisten - en op (de verpakking van) de geleverde bloemen geen gebruik wordt gemaakt.

(…)

Door de wereldwijde toegankelijkheid van het internet bestaat er voor de inwoners van de Benelux de mogelijkheid gebruik te maken van niet op de Benelux gerichte websites. Dat is echter onvoldoende om te concluderen dat de mede erop gericht zijn in de Benelux afzet te creëren.

(…)

Het bovenstaande brengt mee dat het door appellante hiervoor onder 10a tot en met e gestelde onvoldoende is om gebruik van de merken van appellante in de Benelux aan te nemen.

Lees het arrest hier.

Prof. mr. A.A. Quaedvlieg, Radboud Universiteit, Klos Morel Vos & Schaap: Herkomst- en goodwillinbreuk in het merkenrecht na INTEL en L’Oréal. (Eerder gepubliceerd in Ars Aequi Maandblad, december 2009).

In de twee snel opeenvolgende zusterarresten INTEL en L’Oréal heeft het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen niet alleen het eigene van de goodwillfunctie belicht, maar ook verrassende samenhangen met en overgangen naar de klassieke herkomstfunctie onthuld. Tijd voor een bestandsopname van de sophisticated machine die het leerstuk van de merkinbreuk geworden is, waarbij fundamentele vragen ruim aan bod komen.

'Verwarring' is een rechtsbegrip; 'associatie' één van zijn feitelijke componenten. Positieve vaststelling van verwarringsgevaar betekent niet meer dan dat verwarring niet op grond van een rechtsvermoeden mag worden aangenomen. In INTEL eist het HvJ niet meer dan het vertrouwde juridische bewijs van verwatering.

“Op alle niveaus van de merkinbreuk: het verwarringsgevaar dat vereist is voor ‘verwarringsinbreuk’, het ‘verband’ dat vereist is voor goodwillinbreuk, en de concrete goodwillinbreuk als belichaamd in onder meer (gevaar voor) verwatering, eist het Hof dus een ‘positieve’ (concrete, reële, niet op louter rechtsvermoedens stoelende) vaststelling. Dit verschaft het merkenrecht een consistente basis van nuchterheid en realisme die weleens een kostbaar bezit kan blijken in een steeds complexer systeem van intellectuele eigendom.”

Lees het volledige artikel hier.

Rechtbank Arnhem, 21 april 2010, LJN: BM2158, Eisers tegen Gedaagden (Afrikaanse bastrommels)

Merkenrecht, beeldmerk, logo, handelsnaamrecht, Afrikaanse trommels. Kort vonnis waarin zelfs instrumenten zijn geanonimiseerd: “De [XX], ook bekend als [XXX], is volgens de door [gedaagde] overgelegde pagina van Wikipedia de algemene naam voor een categorie Afrikaanse basttrommels, die samen met de djembé vorm kregen in West-Afrika.”  Naar verwijzing gewijzigde vermelding op site levert geen merkgebruik op.

4.3.  [eis.2] en [eis.3] zijn ook geen houder van een woordmerk [XXX], hetwelk zich niet voor inschrijving leent, maar van een beeldmerk. De in dit beeldmerk in gewoon schrift opgenomen woorden ‘[naam]’ kan [eisers] niet als zodanig monopoliseren.

4.4. Ten aanzien van het wel voor bescherming in aanmerking komende logo in het beeldmerk, het figuurtje dat twee trommels vast houdt, overweegt de rechtbank als volgt.[gedaagde] heeft ter comparitie onweersproken gesteld, dat hij, na het eerste preprocessuele bezwaar van [eisers], en nog voor de dagvaarding, van zijn site [domeinnaam] een informatieve site heeft gemaakt met informatie over [XX]s in het algemeen en links naar percussiescholen.

(…) 4.6. [eisers] klaagt dat op deze pagina niet wordt verwezen naar haar gegevens. Zij heeft daar echter aan toegevoegd dat bezoekers ook niet verder kunnen doorklikken op de website en waarschijnlijk op de doodlopende website vastlopen.

4.7. Naar het oordeel van de rechtbank kan dit niet worden aangemerkt als gebruik in de zin van artikel 2.20 BVIE, waartegen de merkhouder zich kan verzetten, dit wil zeggen gebruik in het kader van een handelsactiviteit waarmee een commercieel doel wordt nagestreefd, dan wel gebruik waardoor ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk worden gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

4.8. Wat betreft het handelsnaamrecht, waarop [eisers] zich beroept, overweegt de rechtbank dat ook deze grondslag faalt omdat ter comparitie is gebleken dat [gedaagde] de aanduiding [XX] niet of niet meer gebruikt als handelsnaam, dit wil zeggen als naam ter identificatie van zijn onderneming. Hij gebruikt hiervoor de handelsnaam [handelsnaam].
Bovendien is de handelsnaam [handelsnaam] beschrijvend. Eventueel verwarringsgevaar in de zin van artikel 5 HNW kan niet kan worden toegeschreven aan deze soortaanduiding, waarbij meetelt dat de beide ondernemingen niet in dezelfde plaats zijn gevestigd, terwijl niet is gesteld of gebleken dat sprake is van een relevante interlokale naamsbekendheid van de muziekschool van [eis.1]

Lees het vonnis hier.

HvJ EU, beschikking van 15 januari 2010, zaak C-579/08 P, Messer Group GmbH teegn Air Products and Chemicals, Inc.

Merkenrecht. Oppositieprocedure tegen aanvragen woordmerken Ferromix, Inomix and Alumix o.g.v. oudere woordmerken FERROMAXX, INOMAXX and ALUMAXX (lasgassen). Hof wijst beroep tegen arrest Gerecht af. Opposities toegewezen. De complaints zijn allen ‘clearly unfounded’.

70. It is true that, according to settled case-law, the more distinctive the earlier mark, the greater will be the likelihood of confusion (see Lloyd Schuhfabrik Meyer, paragraph 20, and Waterford Wedgwood v Assembled Investments (Proprietary) and OHIM, paragraph 32). The Court has thus concluded that there may be a likelihood of confusion, notwithstanding a low degree of similarity between the trade marks, where the goods or services covered by them are very similar and the earlier mark is highly distinctive (see Waterford Wedgwood v Assembled Investments (Proprietary) and OHIM, paragraph 33 and case-law cited). However, that possibility cannot preclude a likelihood of confusion where the distinctive character of the earlier mark is weak.

Lees het arrest hier.

Gerecht EU, 13 april 2010, zaak T-103/06, Esotrade, SA tegen OHIM / Antonio Segura Sánchez

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag beeldmerk YoKaNa o.g.v. oudere nationale en Gemeenschapsbeeldmerken YOKONO (kleding). Oppositie toegewezen. 

40. Quant à la similitude conceptuelle des marques en conflit, il n’est pas contesté par la requérante que les mots « yokono » et « yokana » n’ont pas de signification conceptuelle claire pour le public pertinent. Il est cependant probable que le consommateur concerné leur attribue une origine asiatique. En effet, d’une part, la combinaison des lettres « y », « k » et « n » évoque une origine asiatique et, d’autre part, le rond de couleur rouge figurant dans la marque demandée évoque le drapeau japonais et l’étoile figurant dans la marque antérieure le drapeau chinois. Il s’ensuit que les marques en cause présentent un certain degré de similitude sur le plan conceptuel.

43. Cependant, en l’espèce, il y a lieu de considérer que, au regard de l’identité constatée entre les produits visés par les deux marques en cause, l’existence d’une similitude phonétique et d’une certaine similitude conceptuelle est suffisante pour conclure à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée, et cela malgré les différences visuelles existant entre les signes en conflit.

Lees het arrest hier.

Gerecht EU, 15 april 2010, zaak T-488/07, CaseCabel Hall Citrus Ltd tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Nietigheidsprocedure tegen Gemeenschapswoordmerk EGLÉFRUIT o.g.v. oudere Gemeenschaps- en nationale merken UGLI en ‘UGLI Fruit – but the affliction is only skin deep’. Verwarringsgevaar  niet aannemelijk.

50. Concerning the EGLÉFRUIT mark and the figurative mark ‘UGLI Fruit – but the affliction is only skin deep’, it can also not be considered that the Board of Appeal made an error of assessment in holding that there was no likelihood of confusion. As is apparent from the Board of Appeal’s correct assessment of the similarity of the marks, there are very clear visual differences between them, in particular as a result of the distinctive and dominant figurative element of the earlier mark, representing a bulldog with a citrus fruit in front of it. Similarly, there is no conceptual link between the marks at issue. On the contrary, as the Board of Appeal noted, in so far as the word ‘ugli’ in the earlier mark is likely to be associated with the English word ‘ugly’ by the relevant public, there would appear even to be a conceptual difference.

51. In those circumstances, despite the fact that the goods covered by the marks at issue are identical, the degree of phonetic similarity established, which concerns the descriptive word elements ‘fruit’ and, to a small extent, the elements ‘eglé’ and ‘ugli’, does not, in the present case and of itself, support the finding that there is a likelihood of confusion on the part of consumers of everyday consumer goods.

Lees het arrest hier.

Gerecht EU, 20 april 2010,  zaak T-187/08, Rodd & Gunn Australia Ltd tegen OHIM

Gemeenschapsmerk. Beeldmerk hond. Mislukte vernieuwing registratie. Geen restitutio in integrum.

28. It is apparent from that provision that restitutio in integrum is subject to two conditions, first, that the party acted with all due care required by the circumstances and, second, that the non-observance of the time-limit by that party has the direct consequence of causing the loss of any right or means of redress (…)

30. In the present case, there is no need for the Court to rule on whether a non-professional representative can renew a Community trade mark, and therefore whether the proprietor of the mark exercised all due care required by the circumstances in that regard; it suffices to point out that, in any event, CPA did not exercise all due care required by the circumstances.

Lees het arrest hier.

Gerecht EU, 21 april 2010, zaak T-361/08, Peek & Cloppenburg tegen OHIM/ The Queen Sirikit Institute of Sericulture (Thailand),

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure  tegen aanvraag beeldmerk Thai Silk o.g.v. ouder Duits nationaal beeldmerk dat vogel weergeeft (kleding). Oppositie afgewezen, geen verwarringsgevaar.

60. Zelfs indien het woordelement van het aangevraagde merk beschrijvend zou kunnen worden geacht, zoals verzoeksters aanvoeren, neemt dit niet weg dat het relevante publiek bij verwijzing naar dit merk uitsluitend het woordelement ervan zal uitspreken, en niet de term die overeenkomt met het in het beeldelement ervan voorgestelde dier, aangezien die overeenkomst van nature onrechtstreeks is, en in casu ook onzeker wat die term betreft, niettegenstaande de door verzoeksters aangevoerde rechtspraak, volgens welke het publiek een beschrijvend bestanddeel van een samengesteld merk niet beschouwt als het onderscheidende en dominerende bestanddeel van de door dit merk opgeroepen totaalindruk (…).

68. Hoewel de betrokken waren dezelfde zijn en er sprake is van een zwakke begripsmatige overeenstemming van de conflicterende tekens, heeft de kamer van beroep op goede gronden geconcludeerd dat de door de betrokken merken opgeroepen totaalindruk geen verwarringsgevaar kan creëren bij het relevante publiek.

Lees het arrest hier.

Gerecht EU, 21 april 2010, T-249/08, Coin SpA tegen OHIM / Dynamiki Zoi AE

Gemeenschapsmerk. Oppositieprocedure tegen aanvraag woordmerk FITCOIN o.g.v. oudere (inter)nationale en Gemeenschapsbeeldmerk ‘coin’. Gerecht vernietigt beslissing Kamer van Beroep: publiekscriterium onjuist toegepast.

24. (…)It follows that, in order to reject an opposition, it is necessary to establish that there is no likelihood of confusion on the part of the public throughout the territory in which the earlier mark/marks is/are protected.

25. The Board of Appeal thus erred in concluding that there was no likelihood of confusion by confining itself to an analysis of the similarity of the signs and the likelihood of confusion in relation solely to the Italian public, without taking account of the average consumer in the European Union with respect to the goods and services in Classes 16, 25, 28 and 35, of average German, Spanish, Hungarian and Slovenian consumers with respect to the services in Class 36, and of average German, Hungarian and Slovenian consumers with respect to the services in Class 41.

26. It follows that, by taking account only of earlier Italian marks and by finding that there was no likelihood of confusion on that basis alone, even though the applicant had, in support of its opposition, also invoked earlier trade marks enjoying protection outside Italy and covering goods and services which are essentially identical to those covered by the earlier Italian marks, the Board of Appeal breached Article 8(1)(b) of Regulation No 40/94.

Lees het arrest hier. 

Rechtbank ’s-Gravenhage, 21 april 2010, HA ZA 09-1279, Go Fast Sports & Beverage Company c.s. tegen Go Fast Sports Benelux N.V.

Merkenrecht. Vonnis in incident. Zekerheid. “Go Fast USA is statutair gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika. Bijgevolg is zij op grond van het Vriendschapsverdrag en het daarbij behorende Protocol vrijgesteld van het stellen van de in artikel 224 Rv bedoelde zekerheid. De incidentele vordering tot zekerheidstelling zal dan ook worden afgewezen.

Lees het vonnis hier.