Merkenrecht  

HvJ EG, 20 september 2007, zaak C 193/06 P, OHIM tegen Quick Restaurants SA (alleen Franse versie beschikbaar).

Wel gesignaleerd, nog niet besproken. Merkenrecht. Oppositiezaak. Aanvraag voor ‘Quicky, een Gemeenschapswoord/beeldmerk. Oppositie op basis van oudere (inter)nationale woord- en beeldmerken ‘Quick’ en Quickies. Het Hof wijst Gerecht terecht met betrekking tot de vergelijking van de tekens, althans de formulering van haar eindoordeel over de vergelijking van de tekens.

De zaak betreft het vergelijk tussen het aangevraagde woord/beeldmerk Quicky van Nestle, Quicky het Nestlé-konijn, en de oudere woordmerken QUICKIES et QUICK van Quick Restaurants. Het Gerecht oordeelde eerder dat de merken visueel en auditief overeenstemden en dat verwarringsgevaar niet kon worden uitgesloten. Het Gerecht merkte daarbij nog op dat aan het onderscheidend vermogen van het konijn nog werd behoorlijk afgedaan doordat het gebruik van dergelijke afbeeldingen dieren (l’utilisation d’un animal jovial et animé) zeer gebruikelijk is in de voedingsmiddelenindustrie.

In de onderhavige zaak stelt het Hof echter dat door het Gerecht onvoldoende is gekeken naar de totaalindrukken van de tekens bij de beoordeling van de visuele overeenstemming. Onder verwijzing naar het arrest in de Shaker-zaak (Limonchelo) benadrukt het Hof dat bij het onderzoek of sprake is van gevaar voor verwarring, niet slechts één bestanddeel van een samengesteld merk in de beschouwing worden betrokken en worden vergeleken met een ander merk. Bij een dergelijke vergelijking moeten de betrokken merken juist elk in hun geheel worden onderzocht, wat niet uitsluit dat de totaalindruk die een samengesteld merk bij het relevante publiek nalaat, in bepaalde omstandigheden door een of meerdere bestanddelen ervan kan worden gedomineerd.

Het gaat er om of binnen de totaalindruk een element dominant is, woord of beeld, en andere elementen ondergeschikt (verwaarloosbaar), terwijl het Gerecht i.c. het zo fromuleerde dat het woordelement niet verwaarloosbaar zou zijn en het beeldelement niet dominant. Dat iets niet verwaarloosbaar is, is iets anders dan dominant en dominantie is de doorslaggevende factor.

De zaak wordt verwezen naar het Gerecht, die dus ofwel haar mening ofwel haar formulering kan aanpassen.

Lees het arrest hier. Eerder arrest GvEA hier.  

HvJ EG, 20 september 2007, in zaak C 371/06, Benetton Group SpA tegen G-Star International B.V.

Wel gemeld, nog niet besproken. Merkenrecht. Prejudiciële “Burberry-achtige” vraag. Conclusie AG werd niet nodig gevonden en het Hof doet de zaak razendsnel af in slechts drie en een half kantje: De vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, kan geen merk vormen. En nee, dus ook niet als  die vorm, voor depot, door reclamecampagnes bekend is geworden en zo, en dus niet op esthetische of andere gronden,  aantrekkingskracht heeft gekregen (wat wel wweer meteen een hoop bewijsproblemen voorkomt).

Vindt het publiek de Elwood-broek aantrekkelijk om zijn uiterlijke kenmerken, los van het feit dat dat uiterlijk (ook) als merk dient, dan wel omdat de Elwood-broek in zijn uiterlijke kenmerken herkenbaar is als broek van het merk G-Star? Irrelevant zegt het Hof, lees Philips/Remington. Het einde van Burberry I?

Het Hof antwoord op twee prejudiciële vragen van Hoge Raad:

1. Mist de uitsluiting van artikel 3 lid sub e, derde streepje van de richtlijn toepassing indien, voorafgaand aan de aanvrage om inschrijving, voor het publiek de aantrekkingskracht van een vorm die een wezenlijke waarde aan de waar geeft in overwegende mate bepaald is gaan worden door de bekendheid daarvan als onderscheidingsteken?

2. En zo ja, in welke mate moet die aantrekkingskracht de overhand hebben gekregen?
Met andere woorden, is inburgering van een vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft mogelijk?

Het Hof overweegt dat de uitzondering van artikel 3 lid 3 van de richtlijn (inburgering) niet verwijst naar de in artikel 3 lid 1 sub e bedoelde tekens (vorm bepaalt de wezenlijke waarde van de waar).

Vzr. Rechtbank ’s-Hertogenbosch, 17 september 2007, LJN: BB3761. Forum Hypotheken & Beleggingen B.V. tegen Lorest B.V. c.s.

“Voorop wordt gesteld dat naar vaste jurisprudentie het gebruik van een domeinnaam als het voeren van een handelsnaam in de zin van de Handelsnaamwet kan worden aangemerkt. Aangenomen moet worden dat een onderneming die zich bedient van een domeinnaam deze doorgaans gebruikt om zich aldus tot het publiek te richten.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Arnhem, 8 augustus 2007, LJN: BB3604, in de zaken Rijnconsult tegen gedaagde en in de zaak Institut [eigennaam] France Europe S.A tegen gedaagde.

“Rijnconsult stelt dat zij met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten (het merkenrecht en het op de vragenlijsten, handboek en ondersteunende teksten rustende auteursrecht) over een exclusieve licentie beschikt voor de Nederlandse markt en dat gedaagde in conventie/eiser in reconventie daarop inbreuk maakt door zich als gecertificeerd in HBDI te presenteren en gebruik te maken van de "officiële HBDI-materialen" en het logo en de diagrammen van HBDI, zulks terwijl gedaagde in conventie/eiser in reconventie niet is gecertificeerd en gelicentieerd in HBDI. “

Lees het vonnis hier.  

Rechtbank Amsterdam, 18 juli 2007, LJN: BB3934, Intrum Justitia Nederland B.V. tegen Evia Justitia B.V.

Merkenrecht & handelsnaamrecht. Bodemprocedure. Geen inbreuk, de onderscheidingskracht van de term ‘Justitia’ is minmaal, zodat het gebruik van dit woord in een handelsnaam niet door Intrum kan worden gemonopoliseerd. Verwarring is niet gebleken.

Intrum, kort gezegd een incassobedrijf,  gebruikt haar handelsnaam ‘Intrum Justitia’ sinds 1987. Het Zwitserse Intrum Justitia Licensing AG is houder van een gemeenschapsbeeldmerk en het Benelux woordmerk ‘Intrum Justitia’, voor o.a. juridische dienstverlening op het gebied van het innen van schulden. De Zwitserse AG heeft aan de B.V. een volmacht verleend om een gerechtelijke procedure te starten tegen Evia Justitia B.V. wegens merk- en handelsnaaminbreuk.

In kort geding heeft Intrum onder meer gevorderd om Evia te veroordelen het gebruik van haar handelsnaam Evia Justitia te staken en gestaakt te houden. Bij vonnis van de voorzieningenrechter van deze rechtbank van 31 augustus 2006 heeft de voorzieningenrechter de door Intrum gevraagde voorziening geweigerd. De bodemrechter sluit zich hierbij aan.

Rechtbank ’s-Gravenhage, 20 september 2007, KG ZA 07-931, Orphan Europe Sarl,
Haagse Transvaal en Sport Apotheek B.V.

“Orphan vordert kort weergegeven: een verbod op inbreuk op het merk CARBAGLU; een verbod op onrechtmatig handelen door het verstrekken van de eigen bereiding terwijl CARBAGLU is voorgeschreven door de behandelend arts; een verbod op handelen in strijd met de geneesmiddelenwetgeving of een ongeschreven norm door het verstrekken van de eigen bereiding wanneer CARBAGLU dan wel carglumaatzuur is voorgeschreven door de behandelend arts.”

Lees het vonnis hier.

HvJ EG, 20 september 2007, in zaak C-371/06, Benetton Group SpA tegen G-Star International B.V.

Het Hof van Justitie (Zesde kamer) verklaart voor recht:

"Artikel 3, lid 1, sub e, derde streepje, van de Eerste richtlijn (89/104/EEG) van de Raad van 21 december 1988 betreffende de aanpassing van het merkenrecht der lidstaten, moet aldus worden uitgelegd dat de vorm van een waar die een wezenlijke waarde aan die waar geeft, geen merk kan vormen op basis van artikel 3, lid 3, van de richtlijn, wanneer die vorm vóór de inschrijvingsaanvraag aantrekkingskracht heeft verkregen door de bekendheid ervan als onderscheidingsteken, als gevolg van reclamecampagnes waarin de aandacht werd gevestigd op de specifieke kenmerken van de betrokken waar."

Lees het arrest hier.

HvJ EG, 20 september 2007, zaak C 193/06 P, OHIM tegen Quick restaurants SA

“L’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 22 février 2006, Nestlé/OHMI – Quick (QUICKY) (T 74/04), est annulé en tant que le Tribunal, en violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire, n’a pas apprécié la similitude visuelle des signes en cause en se fondant sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci.”

Lees het arrest hier (alleen Franse versie beschikbaar).

GvEA, 20 september 2007, zaak T-461/04, Imagination Technologies Ltd. Tegen OHIM (PURE DIGITAL)

Weigering woordmerk PURE DIGITAL. “It must be borne in mind that, according to settled case-law, a mark must have become distinctive through use before the application was filed. (…)  that interpretation is the only one compatible with the logic of the system of absolute and relative grounds for refusal in regard to the registration of Community trade marks, according to which the date of filing of the application for registration determines the priority of one mark over another. That interpretation also makes it possible to avoid a situation in which the applicant for a mark may take undue advantage of the length of the registration procedure in order to prove that his mark has become distinctive through use subsequent to the filing of the application.”

Lees het arrest hier (alleen Engelse versie beschikbaar).

Communication Nº 5/07 of the President of the OHIM of 12 September 2007 on changes of practice in opposition proceedings.

In order to streamline opposition proceedings, the Office has decided to make a number of changes to both the admissibility and the adversarial phases. The main aims are to simplify the admissibility check process; provide clarity on the division of costs when either an opposition or a CTM application is withdrawn; and reduce the administrative burden associated with requests for repeated extensions of suspension periods.

Lees hier meer.

Dirk Visser (Klos Morel Vos & Schaap): Korte aanvulling op kort commentaar bij het Céline-arrest.

Dr. A. Tsoutsanis wees mij er terecht op dat ik in mijn korte commentaar  (zie IEF 4662) bij het Céline-arrest heb nagelaten te wijzen op het feit dat in dat arrest voor een belangrijk deel wordt voortgeborduurd op HvJ EG 16 november 2004, zaak C-245/02, Anheuser Busch/Budejovický Budvar; Budweiser.

Ook daar ging het om de vraag wanneer een handelsnaam inbreuk maakt op een merk, evenwel toen in het kader van de uitleg van artikelen 16 en 17 TRIPs.

Art. 16 TRIPs: Verleende rechten

"1. De houder van een ingeschreven handelsmerk heeft het uitsluitend recht alle derden die niet zijn toestemming daartoe hebben, te beletten om in het handelsverkeer identieke of soortgelijke tekens te gebruiken voor waren of diensten die identiek zijn met of soortgelijk zijn aan die waarvoor het handelsmerk is ingeschreven, wanneer dat gebruik vermoedelijk zou leiden tot verwarring. In het geval van het gebruik van een identiek teken voor identieke waren of diensten wordt het vermoeden van verwarring verondersteld. De hierboven beschreven rechten laten bestaande eerdere rechten onverlet en zijn evenmin van invloed op de mogelijkheid waarover de Leden beschikken om rechten te verlenen op grond van het gebruik."

Art. 17 TRIPs: Uitzonderingen

"De Leden kunnen voorzien in beperkte uitzonderingen op de op een handelsmerk verleende rechten, zoals eerlijk gebruik van beschrijvende termen, mits deze uitzonderingen rekening houden met de legitieme belangen van de houder van het handelsmerk en van derden."

Toen verwees het HvJ EG ook al naar ‘de functies van het merk’

Ernst-Jan Louwers (Louwers Advocaten) wijst op het opmerkelijk dictum van het onlangs ook in het Bijblad gepubliceerde dictum van het Tijgernootjesvonnis  (Rechtbank Rotterdam, 9 november 2006, IEF 2977, 28 november 2006):

'De Voorzieningenrechter verbiedt DNG om binnen twee dagen na betekening van dit vonnis de ten processe bedoelde ‘poemanoten’ en de ten processe bedoelde verpakkingen van de ‘poemanoten bacon-kaas’ te (doen) vervaardigen, te im- en exporteren, ter verkoop aan te bieden, te verkopen, af te leveren of op andere wijze te gebruiken'.

Lees het dictum en het vonnis hier. 

Hof Amsterdam, 6 september 2007, rolnr. 177/05, Mag Instrument Inc tegen Geelhoed (met dank aan Vriesendorp & Gaade)

Wel gemeld, nog niet besproken. Merkenrecht, bodemprocedure. De enkele overeenstemming van de lettergreep MAG met de merken van Mag instrument is op zichzelf niet voledoende om hier te spreken van een overeenstemmend teken in de zin van het BVIE, ook niet indien daarbij in aanmerking wordt genomen dat het woord MAG het meest onderscheidende element is van die merken. De bekendheid van het merk en een eventueel serie- of paraplumerk doen hier niet aan af.

Mag Instrument is de rechthebbende op onder meer de volgende Benelux woordmerken: MAG, MAG CHARGER, MAG INSTRUMENT, MAGLITE, MAG-LITE etc. MAG Instrument gebruikt deze woordmerken voornamelijk voor staafzaklampen.

Geelhoed’s Benelux beeldmerk MAGUM voor oplaadbare, waterdichte duiklampen is van een latere datum. Mag Instrument heeft op basis van haar merken Geelhoed gedagvaard voor de rechtbank Amsterdam. Haar vorderingen zijn echter afgewezen. Het hof bekrachtigd het vonnis van de rechtbank.

GvEA, 12 september 2007, zaak T 164/06, ColArt/Americas, Inc tegen OHIM. 

Weigering woordmerk BASICS voor, kort gezegd, verf en aanverwante artikelen. Gebrek aan onderscheidend vermogen wegens beschrijvendheid van teken BASICS ex artikel 7 lid 1 sub c GMV. Geen beroep op inburgering.

Het Board of Appeal heeft het beroep tegen beslissing van de examiner dat BASICS dient te worden geweigerd afgewezen. Met het Board of Appeal oordeelt het Gerecht van Eerste Aanleg nu ook dat ‘the word ‘basics’ denotes essential, fundamental or elementary elements, which constitute a basis. In reading that everyday word in the English language, the target public may thus immediately, and without further thought, perceive it as a description of one of the characteristics of the relevant goods, namely the fact that they are basic goods for the Fine Arts and for decoration.’ (r.o. 23) Met verwijzing naar onder meer het Companyline-arrest oordeelt het Gerecht van Eerste Aanleg dat aangezien de aanvrage strandt op één van de weigeringsgronden van artikel 7 lid 1 GMV (t.w. sub c), onderzoek naar de weigering via artikel 7 lid 1 sub b GMV niet hoeft plaats te vinden.

Het beroep op inburgering slaagt niet; het bewijs wordt te mager geacht: ‘None of the documents featuring tubes of acrylic paint bearing the mark BASCIS and none of the print-outs containing promotional material contains any form of reference to the dates and places where those goods were marketed or where such material was used.’ (r.o. 50) Ook een verklaring van de algemeen directeur van de distributeur van de BASICS-goederen, waarin verkoopaantallen worden genoemd (r.o. 51), en het marktaandeel van de aanvrager (r.o. 52) worden voor het bewijs van inburgering onvoldoende geacht.

Lees het arrest hier (nog geen Nederlandse versie beschikbaar).