Merkenrecht  

Gemeenschappelijk Hof van Justitie van de Nederlandse Antillen en Aruba, 31 augustus 2007, A.R. 326/03-H.220/06. 7-Eleven Inc. tegen Laprior. (Met dank aan Leonie Kroon, DLA Piper)

Antilliaans Merkenrecht. Geen normaal gebruik van het merk 7-Eleven door de omstandigheid dat het Antilliaanse publiek programma’s kan ontvangen, websites kan bezoeken of films kan huren waarin reclame voor 7-Eleven wordt gemaakt. Geen geldige reden voor niet normaal gebruik. Beroep op algemeen bekendheid van het merk faalt.

Appellante 7-Eleven Inc. is een grote Amerikaanse (franchise)keten van zogenaamde ‘convenience stores’. Geïntimeerde Laprior N.V. bezit op St. Maarten een supermarkt genaamd 7-Alive (Grocery). 7-Eleven Inc. verzet zich tegen het gebruik door Laprior van de naam 7-Alive en een op het 7-Eleven gelijkend beeldmerk. De vorderingen van 7-Eleven Inc. zijn in eerste instantie door het Gerecht in eerste aanleg van de Nederlandse Antillen (GEA) afgewezen en de merkinschrijvingen van 7-Eleven Inc. bij het Bureau voor de Industriële Eigendom van de Nederlandse Antillen zijn vervallen verklaard en doorgehaald wegens niet normaal gebruik. 7-Eleven Inc. gaat in hoger beroep bij het Gemeenschappelijk Hof.

Dirk Visser (Klos Morel Vos & Schaap): Kort commentaar bij het Céline-arrest.

‘Samengevat lijkt het er uiteindelijk om te gaan of (een aanzienlijk deel van) het publiek denkt dat er een verband bestaat tussen de jongere handelsnaam en het oudere merk, met name wanneer dat oudere merk een zekere bekendheid geniet waardoor sprake kan zijn van voordeel trekken uit de reputatie of het onderscheidend vermogen van dat merk.

En daarmee zijn we via een erg ingewikkeld verhaal aanbeland bij een criterium dat erg veel lijkt op art. 5 lid 5 Merkenrichtlijn (‘ons’ art. 2.20 lid 1 sub ‘sub d’): “gebruik van een teken anders dan ter onderscheiding van waren of diensten [bijvoorbeeld een handelsnaam, DV], indien door gebruik, zonder geldige reden, van dat teken ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit of afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk”.

Die uitkomst is tamelijk vaag, maar op zichzelf best acceptabel. De weg erheen is evenwel voor een gewone sterveling bijna niet te volgen.”

Lees het volledige commentaar hier. Lees het arrest hier.

1- GvEA, 12 september 2007, zaak T-140/06, Philip Morris Products SA tegen OHIM. 

Weigering vormmerk sigarettenverpakking (alleen beschikbaar in het Frans):

“65 En l’espèce, bien que la forme de la marque demandée ne corresponde pas à celle de la forme standard des paquets de cigarettes, c’est-à-dire un parallélépipède rectangle, elle est néanmoins proche de cette dernière forme ainsi que de certaines des variations du paquet standard se trouvant habituellement dans le commerce. La seule différence entre la forme demandée et la forme standard réside dans la forme des deux faces latérales. S’agissant de la forme demandée, ces dernières sont entièrement courbées et, ainsi qu’il a été relevé au point 59 ci-dessus, il n’y a pas d’arêtes longitudinales entre ces deux faces courbées et les deux faces planes verticales. S’agissant de la forme standard, les deux faces latérales sont planes et parallèles. Il en résulte que la marque demandée ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.”

Lees het arrest hier.

2- GvEA, 12 september 2007, zaak T-141/06, Glaverbel SA tegen OHIM.

Weigering beeldmerk relief op glas (alleen beschikbaar in Engels en Frans):

“44 In the light of all of the above, it is apparent that the Board of Appeal rightly considered that the evidence adduced by the applicant was insufficient to show the distinctive character acquired through use of the sign in question. The declarations of professionals produced by the applicant are insufficient, first, because they concern only the opinion of a professional public although the public concerned by the goods in question includes final consumers and, second, because they do not cover all the territory of the European Community. The indication of sales volumes and the production of advertising material is not sufficient to fill those gaps.”

Lees het arrest hier.

3- GvEA, 12 september 2007, zaak T-164/06, ColArt/Americas, Inctegen OHIM.

Weigering woordmerk BASICS (alleen beschikbaar in Engels en Frans):

“53 In the absence of other supplementary data or additional evidence, the Board of Appeal did not err in law in finding that the applicant had not established that the mark for which registration was sought had become distinctive through its use in the Community for the goods in question, including acrylic paints and artists’ varnishes, before the application for registration was filed.”

Lees het arrest hier.

4- GvEA, 12 september 2007, zaak T-291/03, Consorzio per la tutela del formaggio Grana Padano tegen OHIM / Biraghi SpA,

Nietigverklaringsprocedure Gemeenschapswoordmerk GRANA BIRAGHI op grond van den oorsprongsbenaming‚ grana padano’.

“89 Er dient dus te worden geconcludeerd dat het beroep gegrond is, aangezien de kamer van beroep ten onrechte heeft geoordeeld dat de benaming „grana” een soortnaam is en dat het bestaan van de BOB „grana padano” niet in de weg staat aan inschrijving van het merk GRANA BIRAGHI in de zin van artikel 14 van verordening nr. 2081/92. Derhalve dient de bestreden beslissing te worden vernietigd.”

Lees het arrest hier.

Rechtbank Haarlem, 7 september 2007, KG ZA 07-350, Pernod Ricard Italia S.p.A en Pernod Ricard Nederland B.V. tegen Peter Herres Wein- und Sektkellerei GmbH en Sankt Richard GmbH (met dank aan Marjolein Siegenthaler en Arnout Groen, De Brauw Blackstone Westbroek).

Merkenrecht. Merk, etiket en wijnfles Canei maken geen inbreuk op de Galilei-merken van Pernod. Ook indien er geen gebruik, in de zin van 2:20 BVIE, in Nederland wordt gemaakt, kan er toch sprake zijn van een onrechtmatige daad. €20.000 proceskosten.

Pernod brengt sinds de jaren 70 een lichtmousserende witte wijn op de markt onder de naam Canei en is merkhouder van een van een vijftal woord- en/of beeld- en/of vormmerken. Herres produceert onder de naam Galilei ook zo'n soort wijn, die sinds december 2006 op de Nederlandse markt is.

Pernod stelt dat sprake is van merkinbreuk ex artikel 2.20 lid 1 sub a, b, en c BVIE en oneerlijke mededinging. Vast is komen te staan dat Herres in Duitsland produceert ten behoeve van Nederland, onder meer omdat de flessen zijn voorzien van een Nederlands etiket. De Voorzieningenrechter stelt dat het daarom niet uitmaakt of er gebruik is in de zin van 2:20 BVIE, omdat er onder die omstandigheden - bij merkinbreuk - in Nederland sprake zou zijn van een onrechtmatige daad door Herres.

HvJ EG, 11 september 2007, zaak C 17/06, Céline SARL tegen Céline SA

Arrest naar aanleiding van prejudiciële vraag door Hof van Nancy. Ouder Frans merk Céline (gedeponeerd 1948) treedt op tegen gebruik jongere maatschappelijke benaming/handelsnaam / bedrijfsembleem Céline (1950). Iedereen die iets over het Opel-arrest heeft gezegd, heeft naar aanleiding van dit arrest wellicht ook iets op te merken.

Uitlegvraag of het gebruik door een derde zonder toestemming van aan een ouder woordmerk gelijk teken als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem, voor verhandeling van dezelfde waren als waarvoor het merk in ingeschreven, valt onder merkgebruik ex artikel 5 lid 1 a Merkenrichtlijn dat de merkhouder kan verbieden. Dat kan, indien er sprake is van een gebruik voor waren dat afbreuk doet of kan doen aan de functies van het merk, met name de wezenlijke functie daarvan, de consument de herkomst van de waren of diensten.

Het Hof van Justitie wijdt in r.o. 20 e.v. in een aantal korte overwegingen aandacht aan het verschil tussen het gebruik ‘als merk’ en het gebruik ‘anders dan als merk’ :

“21. Een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem dient op zich echter niet ter onderscheiding van waren of diensten (zie in die zin arrest van 21 november 2002, Robelco, C 23/01, Jurispr. blz. I 10913, punt 34, en arrest Anheuser-Busch, reeds aangehaald, punt 64). Een maatschappelijke benaming heeft namelijk tot doel een vennootschap te identificeren, terwijl een handelsnaam of een bedrijfsembleem ertoe dient een onderneming aan te duiden. Wanneer het gebruik van een maatschappelijke benaming, een handelsnaam of een bedrijfsembleem beperkt is tot het identificeren van een vennootschap of tot het aanduiden van een onderneming, kan dit derhalve niet worden aangemerkt als gebruik „voor [...] waren of diensten” als bedoeld in artikel 5, lid 1, van de richtlijn.

22. Daarentegen is sprake van gebruik „voor [...] waren” in de zin van artikel 5, lid 1, van de richtlijn, wanneer een derde het teken dat zijn maatschappelijke benaming, zijn handelsnaam of zijn bedrijfsembleem vormt, aanbrengt op de waren die hij in de handel brengt (zie in die zin reeds aangehaalde arresten Arsenal Football Club, punt 41, en Adam Opel, punt 20).

23. Daarnaast is, ook zonder aanbrenging op de waren, sprake van gebruik „voor [...] waren of diensten” in de zin van die bepaling, wanneer de derde het betrokken teken op zodanige wijze gebruikt, dat een verband ontstaat tussen het teken dat de maatschappelijke benaming, de handelsnaam of het bedrijfsembleem van de derde vormt, en de waren die hij in de handel brengt of de diensten die hij verricht.”

Over de ‘escape’ van artikel 6 lid 1 sub a Merkenrichtlijn, overweegt het Hof van Justitie dat dit artikel slechts aan een verbod in de weg staat indien sprake is van een gebruik van het teken volgens de eerlijke gebruiken in nijverheid en handel, waarbij rekening moet worden gehouden met de mate waarin het publiek de naam van de derde begrijpt als aanwijzing voor het bestaan van een verband tussen merk en teken, alsmede met de mate waarin de derde zich daarvan bewust had moeten zijn en de bekendheid van het merk.

Lees het arrest hier. Conclusie AG hier. Amicus Curiae brief hier.

1- BBIE, beslissing inzake oppositie, 6 september 2007, Nr. 2000394, Continental Holding B.V. tegen Albron B.V. (MORE tegen Coffee & More ( fig.))

“Hoewel het ingeroepen recht geheel vervat zit in het bestreden teken, dat bovendien over een zwak onderscheidend vermogen beschikt, is deze vaststelling op zichzelf niet voldoende om te overwegen dat de twee betrokken merken, elk in hun geheel beschouwd, overeenstemmen.”

Lees de beslissing hier.

2- BBIE, beslissing inzake oppositie, 6 september 2007, Nr2000392, Continental Holding B.V. tegen Albron B.V. (MORE tegen Coffee & More ( fig.))

“Hoewel het ingeroepen recht geheel vervat zit in het bestreden teken, dat bovendien over een zwak onderscheidend vermogen beschikt, is deze vaststelling op zichzelf niet voldoende om te overwegen dat de twee betrokken merken, elk in hun geheel beschouwd, overeenstemmen.”

Lees de beslissing hier.

3- HvJ EG, 11 september 2007, zaak C-17/06, Céline SARL tegen Céline SA.

„Merken, Artikelen 5, lid 1, sub a, en 6, lid 1, sub a, van Eerste richtlijn (89/104/EEG), Recht van houder van ingeschreven merk, bezwaar te maken tegen gebruik door derde van teken dat gelijk is aan merk, Gebruik van teken als maatschappelijke benaming, handelsnaam of bedrijfsembleem, Recht van derde om zijn naam te gebruiken”

Lees het arrest hier.

4- HvJ EG, 11 september 2007, zaak C-431/05. Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos Lda tegen Merck & Co. Inc. & Merck Sharp & Dohme Lda.

“Artikel 33 van de TRIPs-overeenkomst, Octrooien, Minimale beschermingsduur, Wetgeving van lidstaat die in kortere duur voorziet, Artikel 234 EG, Bevoegdheid van Hof, Rechtstreekse werking”

Lees het arrest hier.

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam 6 september 2007, KG ZA 07-1296. Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij B.V. tegen Royal Diamonds Amsterdam B.V. en Handelsmaatschappij Hagee B.V. (met dank aan Hanneke Holthuis, Höcker).

Handelsnaam- en merkrechtzaak over, kort gezegd, het predikaat koninklijk. Koningin is helaas zelf geen partij, dus of Royal zich Royal mag noemen komt niet ter sprake, element  'Koninklijke'  kan niet door eiser worden gemonopoliseerd. Om element 'Amsterdam' te gebruiken hoef je er niet gevestigd te zijn. Tussen de handelsnamen van partijen is geen verwarring te duchten.

Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij B.V. (“Asscher”) maakt bezwaar tegen het gebruik van de handelsnaam “Royal Diamonds Amsterdam door gedaagden (“Royal Diamonds”). Asscher voert sinds 1980 de handelsnamen Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij, Royal Asscher Diamond Company Ltd. en Royal Asscher Diamonds. Ook beschikt zij over diverse merkregistraties met betrekking tot de namen Royal Asscher Diamonds en Royal Asscher.

Sinds begin 2007 is Royal Diamonds actief onder de handelsnaam Royal Diamonds Amsterdam. Asscher stelt dat zij hiermee inbreuk maakt op haar handels- en merkrechten, maar krijgt ongelijk in deze kort geding procedure.

Voorzieningenrechter Rechtbank Amsterdam, 6 september 2007, KG ZA 07-1172 P/MV, Stichting Het Greenleaf Centrum Voor Dienend leiderschap In Nederland c.s. tegen Stichting Center for Servant Leadership in Europe c.s. (met dank aan Marc de Boer, Boekx).

Aanvullende werking van 6:162 BW op het depot te kwader trouw. Verbod op het gebruik van het logo (geen merk). Wellicht opmerkelijke volledige proceskostenveroordeling.

Stichting Center for Servant Leadership in Europe c.s. (“Stichting Maris”) heeft tot 2003 in Nederland als vertegenwoordiger opgetreden van het in de VS gevestigde The Greenleaf Center. Zij had tot 2003 het recht de naam en het logo van The Greenleaf Center te gebruiken. Stichting Maris heeft in 2000 een (beeld)merk geregistreerd.

In 2003 is Stichting Het Greenleaf Centrum Voor Diendend Leiderschap In Nederland c.s. (“Greenleaf Centrum”) aangesteld als officiële vertegenwoordiger van The Greenleaf Center. Het Greenleaf Centrum vordert (in conventie) jegens Stichting Maris o.a. een verbod op het gebruik van het logo van het Greenleaf Center en overdracht van het door Stichting Maris in 2000 geregistreerde (beeld)merk. Het Greenleaf Centrum beschikt niet over een merkrecht.

In reconventie vordert Stichting Maris o.a. een verbod op gebruik van de naam en het Greenleaf-logo. Dit op basis van haar merk.

De Voorzieningenrechter wijst het in conventie gevorderde verbod op het gebruik van het logo (let op: geen merk) toe. Interessant zijn de overwegingen omtrent het depot te kwader trouw en de aanvullende werking van 6:162 BW. Interessant is daarbij ook de overweging dat het recht op gebruik van een naam en logo niet automatisch het recht op merkregistratie met zich meebrengt:

Rechtbank ’s-Gravenhage, 7 september 2007, KG ZA 07-731, Danziger “Dan” Flower Fram tegen Biological Industries Plant Propagation Ltd. c.s.

Kwekersrecht. “In dit kort geding staan de vragen centraal of de Bambino onvoldoende duidelijk te onderscheiden is van de Million Stars of dat de Bambino weliswaar onderscheidbaar is, maar niettemin moet worden beschouwd als een daarvan afgeleid ras in de zin van artikel 13 leden 5 (onder a) en 6 van de Gemeenschapskwekers-rechtverordening.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 6 september 2007, KG ZA 07-1172 P/MV, Stichting Het Greenleaf Centrum Voor Diendend leiderschap In Nederland c.s. tegen Stichting Center for Servant Leadership in Europe c.s. (Met dank aan Marc de Boer, Boekx).

“Onder deze omstandigheden is voorshands voldoende  aannemelijk dat een bodemrechter zal oordelen dat de merkinschrijving te kwader  trouw is geschied, als bedoeld in artikel 2.4f sub 2 BVIE. Weliswaar is de termijn  van vijfjaar (artikel 2.28 lid 3 BVIE) waarbinnen de nietigheid van de  merkinschrijving kan worden ingeroepen verstreken, maar dit neemt niet weg dat  een bodemrechter op grond van de aanvullende werking van artikel 6: 162 BW kan  oordelen dat gedaagden geen beroep meer kunnen doen op de inschrijving.

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 6 september 2007, KG ZA 07-1296 P/BB, Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij B.V. tegen Royal Diamonds Amsterdam B.V. (Met dank aan Hannele Holthuis, Höcker).

“Het is niet aannemelijk gemaakt dat Royal Diamonds Amsterdam C.S. met het gebruik van haar handelsnaam suggereert dat zij onderdeel uitmaakt van de onderneming van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij en ook niet dat ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit en afbreuk wordt gedaan aan het onderscheidend vermogen en/of reputatie van de merken van Koninklijke Asscher Diamant Maatschappij.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Amsterdam, 5 september 2007, HA ZA 05-2200, Gallup Inc c.s. tegen TNS Nipo B.V. & Gallup Foundation(met dank aan Diederik Stols, DLA Piper).

“Op grond van de Toronto Resolutie was voor  ieder nieuw land toestemming vereist van Gallup Inc. Onder andere Gallup International,  Nipo en Gallup Inc waren dus gerechtigd tot het gebruik van de naam 'Gallup'. Dat aan dit  recht een einde is gekomen, is naar het oordeel van de rechtbank door Gallup Inc en Gallup  Gmbh onvoldoende onderbouwd. Het enkele feit dat Gallup Inc in 1992 haar lidmaatschap  in Gallup International heeft opgezegd is daartoe onvoldoende, aangezien, zoals Gallup Inc  ook zelf stelt, nergens is opgenomen of bedongen dat het recht op gebruik door Gallup  International en haar leden eindigt bij een breuk met Gallup Inc.”

Lees het vonnis hier.

Rechtbank Almelo, 31 augustus 2007, KG ZA 07-166, Stichting Vestia Groep tegen Stichting Vestion Wonen (Met dank aan Fulco Blokhuis, Boekx).

Handelsnaamrecht of merkenrecht? Wellicht vooruitlopend op de plannen van sommige IE-juristen, behandelt de Rechtbank Almelo de handelsnaamrechtelijke en merkenrechtelijke vordering zonder onderscheid en met verwarringsgevaar als criterium, inclusief gemiddelde consumenten, onderscheidend vermogen en regio’s.

Eiseres Vestia is evenals Vestion een woningcorporatie. Vestia beschikt over een aantal Benelux Merkinschrijvingen, welke in “overwegende mate betrekking hebben op het beeldmerk Vestia”. Op grond van haar merken en handelsnaam maakt Vestia bezwaar tegen het gebruik van de naam Vestia door gedaagde. De rechtbank wijst de vordering af, onder andere omdat de tekens “afgezien van de eerste vijf letters van Vestion en Vestia” geen gelijkenis vertonen, en hanteert daarbij, zonder op het merken- of handelsnaamrecht in te gaan, de volgende criteria: