Merkenrecht  

Na beoordeling van de antwoorden en onderzoeken van partijen wijst de rechtbank de vorderingen van Stokke af. In de woorden van de rechtbank zelf:

“ In het tussenvonnis heeft de rechtbank overwogen dat van Marktplaats gevergd kan worden dat zij maatregelen treft die er op gericht zijn de schade van Stokke c.s, als gevolg van de inbreukmakende advertenties te voorkomen of te beperken, maar dat hij het  antwoord op de vraag welke maatregelen passend zijn een afweging gemaakt dient te  worden tussen de belangen van partijen, waarbij in hoge mate rekening gehouden dient te worden met de kosten van de maatregelen -die dienen beperkt te blijven- en de gevolgen van de maatregelen voor de bedrijfsvoering van Marktplaats.

0p grond van het bovenomschreven criterium is de rechtbank, gelet op hetgeen partijen naar voren hebben gebracht, van oordeel dat van Marktplaats niet gevergd kan worden dat zij de NAW-gegevens van haar adverteerders, dan wel van adverteerders van  -kort gezegd- STOKKE producten verplicht hun NAW-gegevens op te geven. Daarbij is het volgende van belang:

 - Het belang van STOKKE c,s. bij de opgave van de NAW-gegevens is beperkt. Stokke c.s. hebben in het verleden, toen de NAW-gegevens nog niet bekend waren, een betrekkelijk gering aantal adverteerders aangesproken op inbreukmakencie advertenties. Van de via het e-mailadres aangesproken adverteerders konden Stokke os. toen al 2/3 deel  bereiken. Dit aandeel zou nog verhoogd kunnen worden, wanneer Stokke c.s. eerst door middel van het doen van een bod de NAW-gegevens van de adverteerders zouden proberen te bemachtigen. Het is bovendien maar de vraag of Stokke c.s. dc adverteerders die ze thans niet betrekkelijk eenvoudig kunnen bereiken, wel zullen kunnen bereiken wanneer zij, zoals zij wensen, over de opgegeven NAW-gegevens van deze adverteerders beschikken, omdat deze gegevens niet goed voorafgaand aan het plaatsen van de advertentie te controleren zijn. Dat betekent dat niet te verwachten is dat Stokke c,s, ook na de door hen voorgestane wijziging over de juiste gegevens van alle adverteerders beschikken. 

- Het opvragen van NAW-gegevens van alle adverteerders kan niet van Marktplaars gevergd worden, gezien de gevolgen daarvan voor de bedrijfsvoering van Marktplaats. In een eerder stadium van de procedure heeft Marktplaats al op overtuigende wijze uiteengezet dat en waarom zij er nu juist voor gekozen heeft om geen NAW-gegevens van al haar  adverteerders op te vragen. 

- Ofschoon Marktplaats de kosten die gemoeid zijn met het plaatsen van een filter naar het oordeel van de rechtbank (fors) heeft overdreven, moet er, mede gezien hetgeen door de deskundigen van Stokke c.s. over de kosten is opgemerkt van worden uitgegaan dat met het irnplementeren van de filter een meer dan verwaarloosbaar bedrag gemoeid is.  Daarbij is van belang dat Marktplaats er terecht op heeft gewezen dat zij wanneer zij jegens Stokke es. verplicht is de NAW-gegevens te verzamelen zij een dergelijke verplichting ook jegens andere gerechtigden op intellectuele eigendomsrechten heeft. 

- Het betrekkelijk geringe belang van Stokke c.s. bij het verkrijgen van de NAWgegevens weegt niet op tegen het (vooral) financiële belang van Marktplaats om geen filter te plaatsen ter verkrijging van die gegevens. 

Uit het bovenstaande volgt dat de vorderingen sub c en i van Stokke c,s niet toewijsbaar zijn. In het tussenvonnis heeft de rechtbank reeds overwogen en beslist dat ook de overige vorderingen niet toewijsbaar zijn. Alle vorderingen van Stokke c.s, zullen derhalve worden afgewezen.”  (conclusie 2.22.- 2.24)

Lees het vonnis hier. Engelse versie op Book9.nl

“Chambers GmbH beklaagt zich erover dat DAT en HBS onnodig grievend de suggestie hebben gewekt dat het van Chambers GmbH afkomstige product inferieur zou zijn en dat er door gebruikers veelvuldig over geklaagd zou zijn. Met de rechtbank is het hof echter van oordeel dat dit een vertekende en onjuiste weergave is van wat in die brieven (aan hun relaties – IEF)  te lezen valt. DAT deelt in de brief van 1 februari 2000 mee dat zij haar product verbeterd heeft. Ook als de geadresseerden wisten dat het product oorspronkelijk van Chambers GmbH afkomstig was en later niet meer, dan heeft DAT daarmee toch nog niet gesuggereerd dat Chambers GmbH, die helemaal niet genoemd wordt, een inferieur product leverde. Technokar wordt wel genoemd, maar over de kwaliteit van haar product wordt niets negatiefs gezegd, zelfs niet dat het door haar geleverde product hetzelfde was als wat DAT voor de gepretendeerde verbetering leverde.” (6.2)

“In de brief van 12 mei 2000 wordt wel vermeld dat het geleverde oorspronkelijk uit Duitsland (al wordt Chambers GmbH niet genoemd) werd geïmporteerd en thans van elders. Over het Duitse product wordt niet met zoveel woorden iets negatiefs gezegd, maar wel wordt gezegd dat na de verandering het aantal klachten is afgenomen. Dat is een veel "rustiger" bewering dan "dat door gebruikers veelvuldig over het product van Chambers zou zijn geklaagd". Onnodig diffamerend is zij niet en het hof is van oordeel dat zij de grenzen van wat in het maatschappelijk verkeer betamelijk is, niet te buiten gaat.” (6.3)

“In de tweede plaats klaagt Chambers GmbF-1 erover dat er dreigend over wordt gesproken dat het doorverkopen van de producten afkomstig van Chambers GmbH aan sancties onderhevig en zelfs strafbaar zou zijn. Dat is in zoverre juist dat de brief van 1 februari 2000 dat vermeldt voor door Technokar onder de naam LecWec op de markt gebrachte producten. De klacht van Chambers GmbH gaat er echter aan voorbij dat op dat ogenblik het Beneluxmerk LecWec op naam van DAT geregistreerd was. Mogelijk rustte op haar een gehoudenheid dat merk aan Chambers GmbH over te dragen, maar dat was nog niet gebeurd en Chambers GmbH had er ook nog niet om gevraagd. Op dat ogenblik was DAT houder van het Beneluxmerk LecWec en niet valt in te zien waarom zij (of haar distributeur HBS) het recht misten dat merkrecht tegenover derden staande te houden.” (6.4)

“In de brief van 12 mei 2000, toen Chambers GmbH wel (in kort geding) om overdracht van het merkrecht had gevraagd, die vordering weliswaar niet was toegewezen, maar DAT wel het gebruik van het merk was verboden, werd ook geen beroep meer gedaan op het merkrecht van DAT. Slechts werd gesteld dat DAT het merk in overleg met Chambers GmbH had laten registreren. Maar dat was, zoals door de rechtbank in hoger beroep niet bestreden is vastgesteld, ook waar.”(6.5)

“Tenslotte stelt Chambers GmbH zich in de toelichting op deze grief op het standpunt dat het zenden van de brief van 12 mei 2000 ook afgezien van de inhoud onrechtmatig zou zijn. Het hof ziet echter niet in hoe het zenden van een brief als zodanig, dat wil zeggen los van de inhoud daarvan, onrechtmatig zou kunnen zijn. Het enkele door Chambers GmbH in dit verband aangevoerde feit dat de door de president in kort geding bevolen rectificatie nog niet verstuurd was, maakt in ieder geval het sturen van een andere brief nog niet onrechtmatig.”(6.6)

Dwangsommen

“Een andere grief betreft de verbeurte door DAT van dwangsommen doordat zij in strijd met het door de voorzieningenrechter tegen haar gegeven bevel een teken dat merkenrechtelijk met LecWec overeenkomt is blijven gebruiken tot in elk geval 15 juni 2001. De rechtbank heeft het aan de rechtbank Den Haag te beoordelen geacht of DAT door gebruik te maken van het merk LeakLock gebruik heeft gemaakt van een teken dat met LecWec overeenstemt en de rechtbank Den Haag heeft die vraag inmiddels met betrekking tot het Gemeenschapsmerk LecWec ontkennend beantwoord. Voorzover nodig overweegt het hof dat het dat oordeel van de Haagse rechtbank deelt. (…) Terecht heeft de rechtbank derhalve geen dwangsommen verbeurd verklaard geacht wegens overtreding van het hiervoor bedoelde in kort geding gegeven bevel.”  (7.2)

Overdracht

“Door eisvermeerdering in hoger beroep vordert Chambers GmbH thans ook een verklaring voor recht dat de Benelux merkinschrjjving 629966 (beeldmerk LecWec) uit hoofde van het vonnis waarvan beroep aan Chambers GmbH is overgedragen. Daartoe voert zij aan dat DAT zich in eerste aanleg bereid verklaard heeft de merkinschijving aan Chambers GmbH over te dragen en dat de rechtbank haar "dan ook" geboden heeft zulks onmiddellijk te doen. Chambers GmbH beschouwt onder deze omstandigheden dit vonnis, waartegen op dit punt geen incidenteel hoger beroep is ingesteld, als de geldige titel die artikel 3:64 BW voor overdracht eist, terwijl het vonnis ook de levering van het merk bewerkstelligt nu daarvoor vereist is dat deze schriftelijk gebeurt. DAT bestrijdt de zienswijze van Chambers GmbH. (9.1)

“Anders dan Chambers GmbH meent, wordt door het vonnis van de rechtbank niet de levering bewerkstelligd waartoe DAT bij dat vonnis veroordeeld werd. Weliswaar geeft de wet in artikel 3:300 8W de mogelijkheid dat de rechter bepaalt dat zijn uitspraak dezelfde kracht heeft als een in wettige vorm opgemaakte akte van degene die tot de rechtshandeling gehouden is, maar van die mogelijkheid heeft de rechtbank in het onderhavige geval geen gebruik gemaakt. Dat kon zij ook niet omdat Chambers GmbH dat niet gevorderd had. De rechtbank heeft bij het bestreden vonnis slechts aan DAT geboden de merkinschrijving aan Chambers GmbH over te dragen en die overdracht op haar kosten in het Benelux merkenregister te doen inschrijven. Aan dat bevel is, naar tussen partijen vaststaat, niet voldaan. De vordering tot verklaring voor recht moet daarom afgewezen worden.” (9.2)

Omdat het beroep op verjaring  van dwangsvorderingen is in incidenteel hoger beroep niet helemaal duidelijk gesteld, houdt het hof er rekening mee dat Chambers op dit beroep op verjaring niet is ingegaan omdat het haar is ontgaan. Het hof  verwijst de zaak daarom naar de rolzitting van 10 april om Chambers gelegenheid te geven om haar antwoord in hoger beroep aan te vullen.

Lees het arrest hier.

Kaul GmbH heeft het Gerecht verzocht de beslissing van de kamer van beroep van het OHIM te vernietigen. Het Gerecht heeft geoordeeld dat de kamer van beroep in deze beslissing ten onrechte had geoordeeld dat een verzoekende partij feitelijke gegevens die zij niet heeft aangedragen voor de oppositieafdeling van het OHIM die in eerste aanleg uitspraak doet, niet voor het eerst kan aanvoeren ter ondersteuning van haar beroep voor een kamer van beroep. Volgens dat arrest moet de kamer van beroep daarentegen wel rekening houden met dergelijke gegevens wanneer zij uitspraak doet op het bij haar ingestelde beroep.

Het OHIM stelt in zijn verzoekschrift in hogere voorziening dat het Gerecht de bepalingen van de verordening betreffende gemeenschapsmerken (nr. 40/94) onjuist heeft uitgelegd.

Het Hof oordeelt dat blijkens artikel 74 lid 2 van verordening nr. 40/94, het OHIM geen rekening hoeft te houden met feiten of bewijsmiddelen die de partijen niet tijdig hebben aangevoerd.(41) “Anders dan het OHIM stelt, volgt uit deze bewoordingen dat de partijen, in de regel en behoudens andersluidende bepaling, nog feiten en bewijsmiddelen kunnen aanvoeren na afloop van de termijnen waarbinnen deze feiten en bewijsmiddelen moeten worden aangevoerd krachtens de bepalingen van verordening nr. 40/94, en dat het het OHIM niet verboden is, rekening te houden met niet tijdig aangevoerde feiten of overgelegde bewijzen.” (42)

“Evenwel volgt met even grote zekerheid uit deze bewoordingen ook dat een partij die feiten of bewijsmiddelen niet tijdig aanvoert, op grond van deze bepaling er niet onvoorwaardelijk aanspraak op kan maken dat het OHIM met deze feiten of bewijsmiddelen rekening houdt. Aangezien artikel 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 preciseert dat het OHIM in een dergelijk geval geen rekening „hoeft” te houden met dergelijke feiten en bewijsmiddelen, beschikt het OHIM immers over een ruime beoordelingsvrijheid om te beslissen of het daarmee rekening houdt, op voorwaarde dat het zijn beslissing op dat punt motiveert.” (43)

Het Hof vernietigt het arrest van het Gerecht: “Uit het voorgaande volgt dat het Gerecht, door in de punten 29 en 30 van het bestreden arrest te oordelen dat de kamer van beroep niet mag weigeren rekening te houden met feiten en bewijsmiddelen die de partij die oppositie heeft ingesteld tegen een aanvraag tot inschrijving van een merk, voor het eerst aanvoert in de schriftelijke uiteenzetting die zij indient ter ondersteuning van haar beroep bij bedoelde kamer tegen een beslissing van een oppositieafdeling, en door de omstreden beslissing te vernietigen uitsluitend op grond dat de kamer van beroep in casu wel heeft geweigerd met dergelijke feiten en bewijsmiddelen rekening te houden, de bepalingen, in hun onderlinge samenhang gelezen, van de artikelen 42, lid 3, 59 en 74, lid 2, van verordening nr. 40/94 heeft geschonden.” (64)

Het Hof doet vervolgens de zaak zelf af en vernietigt de beslissing van de derde kamer van beroep van het OHIM: “In plaats van gebruik te maken van de beoordelingsmarge die zij aan deze bepaling (artikel 74 lid 2 GMV, red.) ontleent, heeft de kamer van beroep in casu ten onrechte gemeend dat zij geen beoordelingsmarge had om te bepalen of zij met de litigieuze feiten en bewijsmiddelen rekening kon houden.” (69)

Lees het arrest hier.

De voorzieningenrechter behandelt eerst enkele preliminaire bezwaren. Eerst oordeelt de rechter dat de aanwezigheid van de door Technip in het kader van de beslaglegging ingeschakelde automatiseringsdeskundige ter zitting niet bezwaarlijk is. Daarna wijst de rechter het bezwaar van eisers dat te laat een lijst met inbreukmakende bestanden zou zijn overgelegd af. Tenslotte oordeelt de rechter dat het bezwaar van Technip tegen het bieden van de gelegenheid aan eisers om na het sluiten van de kort geding zitting een specificatie van de gemaakte proceskosten na te zenden gegrond is en geeft de rechter geen gelegenheid tot het alsnog verstrekken ervan.

De rechter behandelt de opheffingsgronden ex artikel 705 Rv.

Ondeugdelijkheid ingeroepen recht.

Eisers hebben gesteld dat Technip niet het recht heeft om op het computerprogramma Pyros auteursrechtelijk beslag te leggen. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat het door Technip ingeroepen recht ten aanzien van Pyros deugdelijk is, aangezien uit de website van Johnsom c.s. (die gezien de inhoud daarvan met medewerking van Goossens totstandgekomen is) blijkt dat met Pyros hetzelfde doel wordt nagestreefd als met Spyro, namelijk het verbeteren van het productieproces van ethyleen en propyleen in de petrochemische industrie. Voorts blijkt dat Pyros is gebaseerd op het ‘Politecnico Kinetic Scheme’. Goossens heeft niet gesteld of voldoende aannemelijk gemaakt dat Pyros geen verveelvoudiging is.

Daarnaast oordeelt de voorzieningenrechter dat Technip het beslag ook terecht heeft doen uitstrekken over het eerste exemplaar van Spyro, terwijl de rechtbank deze vordering in de bodemzaak heeft afgewezen, aangezien hij het aannemelijk acht dat Technip in hoger beroep wel voldoende gemotiveerd kan betwisten dat Goossens het betreffende computerprogramma en kinetisch schema rechtmatig in zijn bezit heeft. De voorzieningenrechter verwijst hiertoe naar een verklaring van één van de makers van het kinetisch schema, prof. Ranzi.

Eisers hebben nog aangevoerd dat zij na het Hoge Raad arrest onmiddellijk het gebruik van de beweerdelijk inbreukmakende computerprogramma’s en kinetische schema’s hebben gestaakt, maar de voorzieningenrechter oordeelt dat eventuele handelingen van eisers in strijd met het auteursrecht van Technip in de periode dat nog geen definitief oordeel omtrent het bestaan daarvan bestond volledig voor rekening en risico van eisers komen.

De voorzieningenrechter leidt uit de beslagstukken en het deskundigenverslag af dat eisers ook na het sluiten van een overeenkomst van dading zijn blijven beschikken over verveelvoudigingen van Spyro en het kinetische schema en dat zij blijkens de website van Johnson de bedoeling hebben Pyros aan derden voor commerciële doeleinden ter beschikking te stellen. Daardoor acht de voorzieningenrechter het aannemelijk dat Technip licenties is misgelopen ter waarde van tussen de EUR 130.000,- en EUR 230.000,-. Het bedrag waarvoor op het onroerend goed beslag is gelegd, is daarom niet buitensporig hoog. Ook heeft Technip het beslag mogen doen uitstrekken over Johnson privé en de eenmanszaak Peaches.

Onnodigheid beslag.

De voorzieningenrechter concludeert dat er inbreukmakende bestanden bij Johnson zijn aangetroffen en dat het beslag derhalve niet onnodig is gelegd. Hetzelfde geldt ten aanzien van het op de gegevensdragers van Goossens gelegde beslag.

Disproportioneel, vexatoir, onrechtmatig en misbruik van recht

Eisers hebben hun stelling dat er gegevens definitief zijn verwijderd onvoldoende aannemelijk gemaakt. Ter zitting heeft de deskundige namelijk verklaard dat hij de gegevens slecht onbruikbaar heeft gemaakt en kopieën daarvan heeft opgeslagen om aan de bewaarder in handen te stellen.

Ook de aanwezigheid van één van de werknemers van Technip bij het beslag wordt niet onrechtmatig geoordeeld, aangezien de deurwaarder niet in staat moet worden geacht te beoordelen of bepaalde gegevens inbreukmakend zijn.

Eisers voeren voorts aan dat aan de voorwaarde van bewaring van de gegevensdragers dat eisers hun medewerking niet zouden verlenen niet is voldaan, aangezien zij aan het overzetten van de gegevens wel hun medewerking zouden hebben verleend. De voorzieningenrechter oordeelt echter dat de gegevensdragers van eisers om praktische redenen in gerechtelijke bewaring mochten worden genomen en de bewaring daarom niet onrechtmatig is.

De beslaglegging en gerechtelijke bewaring zijn ook niet disproportioneel en Technip heeft geen misbruik van recht gemaakt. De voorzieningenrechter oordeelt dat eisers onvoldoende aannemelijk hebben gemaakt dat zij zonder dat zij kunnen beschikken over inbreukmakende computerprogramma’s en bijbehorend kinetische schema c.a. geen inkomsten zouden kunnen genereren. De stelling dat de activiteiten van eisers niet concurrerend zouden zijn met die van Technip dan wel dat zij geen inbreuk zouden maken op de auteursrechten van Technip is reeds afgewezen. Van onevenredige schade is geen sprake. Ook kennisname van privé-gegevens van eisers bij het onderzoeken van de gegevensdragers is onvermijdelijk.

Voor zover de in beslag genomen inbreukmakende computerprogramma´s en kinetische schema´s noodzakelijk zouden zijn voor de verdediging in de door Technip ingestelde bodemprocedures, valt volgens de voorzieningenrechter niet in te zien waarom deze in die procedures geen rol zouden kunnen spelen, bijvoorbeeld in het kader van een door de rechter te gelasten deskundigenbericht.

Tenslotte oordeelt de voorzieningenrechter dat de vordering van Technip tot vergoeding van de daadwerkelijk proceskosten toewijsbaar is. Technip heeft deze proceskosten voldoende onderbouwd.

Lees het vonnis hier. Eerder vonnis Rechtbank Utrecht: IEF 2700 (5 oktober 2006). 

De vorderingen van Sony terzake PS3 zijn voldoende spoedeisend, gelet op de voorgenomen Europese marktintroductie van PS3 op 23 maart 2007. De voorzieningenrechter komt tot het voorlopige oordeel dat PsxShop geen (impliciete) toestemming van Sony had om PS3 van buiten de EER te importeren. Het materiaal van PsxShop is voorzien van aanduidingen waaruit blijkt dat deze voor Japan bestemd is. Daarnaast ontbreekt een CE markering op het product. Dat PS3 in Europa werkt, toepasbaar is met een Europese televisiestandaard en beschikt over een Nederlands menu, verandert volgens de voorzieningenrechter de zaak niet.

De voorzieningenrechter neemt geen spoedeisendheid aan betreffende de vorderingen tegen de niet-PS3 producten van Sony. In de sommatiebrief is niet naar deze producten verwezen en het is voor de rechter aannemelijk dat Sony al geruime tijd op de hoogte is van de eigen import van buiten de EER door PsxShop van Sony producten.

De voorzieningenrechter compenseert de proceskosten met deze formulering:

“De voorzieningenrechter begrijpt dat voor Sony de primaire inzet van deze procedure was het verkrijgen van een verbod op (verder) parallel import van PS3 producten. Vanuit die optiek is Sony als de hoofdzakelijk in het gelijk gestelde partij aan te merken. Voor PsxShop geldt evenwel dat zij al na ontvangst van de brief van 8 februari 2007 de verhandeling van PS3 producten had gestaakt. Voor PsxShop was de inzet van de procedure, zo begrijpt de rechtbank haar verweer, het dreigend verbod van verhandeling van alle producten met Sony merken. Toewijzing van een zo veel omvattend verbod zou haar onderneming bij de basis aantasten. Alles afwegende acht de voorzieningenrechter het geraden dat de kosten worden gecompenseerd des dat partijen de eigen kosten dragen.” (4.16)

Lees het vonnis hier.

"4.19 Door het depot in 1984 werden geen eenmaal vervallen rechten hersteld. De inschrijving heeft geen terugwerkende kracht en dient bezien te worden als een nieuwe inschrijving. Op het moment van dit depot gold met betrekking tot het algemeen bekende automerk Jaguar de situatie zoals hiervoor onder 4.16 aangeduid. Onder die omstandigheden diende er rekening mee gehouden te worden dat de actieradius van het merk Jaguar inmiddels groter was geworden dan alleen de autobranche. Van degene die dan een merk wil deponeren mag worden verlangd dat hij de registers raadpleegt om te zien of hij dit zonder problemen kan doen. Door Jaguar is bij het pleidooi in hoger beroep (pleitnota punt 16) terecht opgemerkt dat Van Hilst in dit verband geen argumenten kan ontlenen aan de uitspraak van het Benelux Gerechtshof van 19 december 1996 (NJ 1997, 623), aangezien de daarin behandelde casus niet vergelijkbaar is met de onderhavige. Kort gezegd komt het hierop neer dat het bestaan van het algemeen bekende merk, ook al is dit bestemd voor andere waren dan waarvoor men zelf een merk wil deponeren, fungeert als waarschuwing die niet te goeder trouw genegeerd.

4.20 Inmiddels was in 1980 het woord/beeldmerk van Jaguar voor onder meer sportschoenen ingeschreven. Naar het oordeel van het is het evident dat de waren waarvoor dit laatste merk is ingeschreven soortgelijk zijn aan die van het depot door geïntimeerde sub 2 in 1984. Bij onderzoek in het register zou duidelijk geworden zijn dat dit laatste depot niet zonder meer vrijelijk kon geschieden

4.21 Een en ander voert het hof tot de slotsom dat het depot van geïntimeerde sub 2 in 1984 als een depot te kwader trouw aangemerkt dient te worden. Dit brengt mee dat aan Van Hilst geen beroep toekomt op de hiervoor onder 4.17 vermelde termijn van vijf jaar. De consequentie hiervan is dat Jaguar zich met vrucht kan beroepen op artikel 2.4 aanhef en sub e BVIE, zodat aan het depot geen werking toekomt. Het beroep van Van Hilst op verval van het woord/beeldmerk uit 1980 wegens niet-gebruik behoeft geen bespreking aangezien (reeds) de overige merkinschrijvingen van vóór het depot van 1984 die Jaguar aan haar vorderingen ten grondslag legt voor een toereikende merkenrechtelijke basis zorgdragen.

4.22 Op die grondslag kan Jaguar zich (in ieder geval) ingevolge artikel 2.20 lid 1 aanhef en onder c BVIE verzetten tegen het gebruik dat Van Hilst maakt van het teken Jaguar. Dit geldt voor het woordmerk; de afbeelding van een roofdierkop die Van Hilst gebruikt vertoont naar het oordeel van het hof onvoldoende overeenstemming met de beeldmerken van Jaguar. Bij de beantwoording van de vraag of Jaguar zich op de grond van andere onderdelen van artikel 2.20 lid 1 BVIE tegen het gebruik van het teken kan verzetten heeft Jaguar geen belang, zodat het hof deze vraag in het midden laat."

Lees het arrest hier. Vonnis waarvan beroep hier. Eerdere vonnissen en arresten hier, hier en in IER 1996/45 (Pr. Rb. Breda 25 juli 1996) en IER 1996/46 (Hof 's-Hertogenbosch 12 november 1996).

Auteursrecht

De voorzieningrechter kan, zo te lezen wellicht een beetje met het oog op het Technip-criterium, nog niet met zekerheid te zeggen of er sprake is van een auteursrechtelijk beschermd werk. “ Duidelijk is dat voor GRAS gebruik wordt gemaakt van reeds bestaande computerprogramma's, zoals Microsoft Excel en Acces, zodat geen van beide partijen een beroep op oorspronkelijkheid kan doen, voor zover de opbouw, volgorde en / of lay-out van GRAS en FRIS zijn bepaald door deze bestaande programma's. De voorzieningenrechter sluit echter niet uit dat zowel (het oudere-IEF) RM 97 en RM 2000 als GRAS als een zodanig oorspronkelijke samenvoeging, selectie of bewerking van diverse functionaliteiten kunnen worden gezien dat daarin de persoonlijke, subjectieve visie oftewel het `persoonlijke stempel' van Schreurs en Vastenhout (en in GRAS wellicht ook van Romkes) tot uitdrukking wordt gebracht. Ook sluit de voorzieningenrechter niet uit dat aan GRAS ten opzichte van RM 97 en RM 2000 nieuwe elementen zijn toegevoegd op zodanige wijze dat GRAS moet worden gezien als een nieuw, oorspronkelijk werk en als een zelfstandig werk in de zin van artikel 10, tweede lid, Aw. In dit kort geding is dit echter op basis van de stellingen en de toelichtingen van partijen en de in het geding gebrachte stukken nog niet met voldoende zekerheid vast te stellen om, al is het maar voorlopig, een uitsluitend recht aan te nemen en een verbod tot gebruik van een soortgelijk rekenmodel of programma te rechtvaardigen. Daarvoor is nader feitenonderzoek nodig, waarbij getuigen moeten worden gehoord, en waarvoor mogelijk een deskundigenbericht nodig is.”

Werkgeversauteursrecht

Ook over een mogelijk artikel 7 Aw werkgeversauteursrecht is volgens de voorzieningenrechter nog niets met zekerheid te zeggen. “De voorzieningenrechter stelt vast dat Schreurs en Vastenhout eventuele auteursrechten op GRAS of eerdere rekenmodellen niet bij akte  overeenkomstig artikel 2 Aw aan Metafoor hebben overgedragen en daarover ook geen  afspraken hebben gemaakt met Metafoor. (…)De door Metafoor  overgelegde arbeidsovereenkomsten met Schreurs en Vastenhout bieden onvoldoende  aanknopingspunten voor het oordeel dat het (door)ontwikkelen van het systeem GRAS tot  de taak van Schreurs en Vastenhout behoorde en dat Metafoor zeggenschap had over de  vorm waarin het systeem tot stand zou komen.” Ook de feitelijke situatie (betaalde overuren etc. is onvoldoende helder.

Auteursrechten op promotiemateriaal.

Partijen zijn het erover eens dat het folder- / promotiemateriaal een auteursrechtelijk beschermd werk in de zin van artikel 10 Aw is, en dat de tekst over het systeem FRIS daarmee  grotendeels overeenstemt of zelfs identiek is. Wel betwisten Buro Beeld c.s. dat de  auteursrechten daarop aan Metafoor toekomen. Vastenhout zou de tekst hebben bedacht en geschreven, zonder daartoe de opdracht van Metafoor te hebben gekregen. Ook hier is de  voorzieningenrechter van oordeel dat onvoldoende duidelijk is geworden of het schrijven van het foldermateriaal in dienst van Metafoor tot de taak van Vastenhout behoorde, zodat de voorzieningenrechter ook op dit punt zonder nader onderzoek geen oordeel kan geven.  

Merkinbreuk

Op het punt van merkinbreuk is de voorzieningenrechter wel stellig: “Het op dit punt op zichzelf correcte  betoog van Metafoor, namelijk dat de aanwezige verschillen tussen merk en teken worden  gecompenseerd door de grote mate van overeenstemming tussen de beide rekensystemen,  waardoor toch verwarring kan ontstaan bij de gebruikers, gaat naar voorlopig oordeel van de  voorzieningenrechter in dit geval niet op. Voor het risico op verwarring zijn de visuele,  auditieve en begripsmatige verschillen tussen enerzijds het woordmerk GRAS en anderzijds  het teken FRIS te groot. De visueel en auditief overeenstemmende tweede letter R en vierde  letter S en het gebruik van hoofdletters vormen daarvoor onvoldoende grondslag. Mogelijk  roept het woord FRIS een lichte associatie op met het woord GRAS, maar naar voorlopig oordeel in dit geval onvoldoende om te kunnen spreken van verwarring en dus merkinbreuk.  in de zin van artikel 2.20 lid 1, sub b van het Benelux Verdrag Intellectuele Eigendom  (BVIE). Daarbij speelt een rol dat GRAS en FRIS afkortingen zijn van Grondgebruik  Analyse Systeem respectievelijk Financieel Ruimtelijk Informatie Systeem, hetgeen  duidelijk in het promotiemateriaal en op de website wordt vermeld en hetgeen het risico op  verwarring verkleint.”

Slaafse nabootsing.

“Met betrekking tot  dit beroep is de voorzieningenrechter van oordeel dat Metafoor onvoldoende heeft  onderbouwd dat Buro Beeld c.s. evengoed een andere weg hadden kunnen inslaan zonder  afbreuk te doen aan de deugdelijkheid en bruikbaarheid van het rekensysteem. Het is de  voorzieningenrechter, mede in het licht van de eerder door Schreurs en Vastenhout  ontwikkelde rekenmodellen RM 1997 en RM 2000, onvoldoende duidelijk geworden of het  product wel voldoende onderscheidend is en welke (technische) elementen strikt  noodzakelijk zijn voor de deugdelijkheid en de bruikbaarheid van het systeem en welke  elementen niet.”

Samenvattend is de voorzieningenrechter van oordeel dat hij zich niet het voor een verantwoorde beslissing vereiste inzicht heeft kunnen verschaffen over de vraag of er sprake is van inbreuk op auteursrecht of slaafse nabootsing.  De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af, waarbij ook meespeelt dat er al een bodemprocedure aanhangig over dit en een veel meer omvattend geschil tussen partijen.  

Proceskosten.

“Buro Beeld en Vastenhout hebben gevorderd om bij een afwijzend vonnis  Metafoor te veroordelen in de volledige feitelijke door hen gemaakte proceskosten in de zin van artikel 14 van de Richtlijn 2004/48/EG betreffende de handhaving van intellectuele  eigendomsrechten. De voorzieningenrechter stelt vast dat in beginsel ook de eisende partij  die vergeefs een beroep doet op IE-rechten in de volledige proceskosten kan worden  veroordeeld, nu artikel 14 van deze handhavingsrichtlijn spreekt van `de in het ongelijk  gestelde partij'. Hierboven is echter al gebleken dat het gelijk in dit kort geding deels in het midden blijft, omdat de voorzieningenrechter zich in dit kort nog niet het vereiste inzicht  heeft kunnen verschaffen voor een verantwoorde beslissing over de gestelde  auteursrechtinbreuk dan wel de gestelde slaafse nabootsing. In dat Licht, terwijl dit kort  geding in feite een deelproces vormt van een veel omvangrijkere bodemprocedure, verzet de billijkheid zich, naar het oordeel van de voorzieningenrechter, in dit kort geding tegen een  volledige proceskostenveroordeling van Metafoor. Metafoor zal als de deels in het ongelijk gestelde partij op de gebruikelijke wijze door vaststelling van een forfaitair bedrag worden  veroordeeld in de proceskosten van Buro Beeld en Vastenhout.”      

Lees het vonnis hier.